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16/06/2010Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 1
“LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE”
AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGI
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE EUROPEAN PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS
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Lo scenario internazionale
• La tutela richiede la registrazione
• Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design)
• Costante incremento delle registrazioni internazionali
• Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale
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Brevetto e segreto• SEGRETO: durata potenzialmente
illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore (tutela internazionale prevista dal trattato TRIPs del 1994 – In Italia art. 98 e 99 c.p.i.)
• BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo (20 anni) ma certa nella sua durata
MARCHI
• Il marchio non registrato (di fatto) è protetto solo se notoriamente e continuativamente usato (l’uso locale conferisce solo un diritto di “preuso” nei limiti territoriali e quantitativi dimostrati)
• Alcuni paesi (ad esempio Germania, Cina) non riconoscono alcun effetto legale al marchio di fatto
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MODELLI (DESIGN)
• Il modello comunitario “di fatto” è protetto solo per tre anni dalla prima diffusione ufficiale
• Solo contro imitazioni identiche
• Diversi paesi (extra europei) non riconoscono tutela al modello (design) di fatto (es. Cina)
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BREVETTI - NOVITA’• E’ nuovo ciò che non rientra
identicamente nello stato della tecnica
• Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo (novità assoluta)
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BREVETTI - ATTIVITA’ INVENTIVA(non ovvietà)
• E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica
• Non solo l’invenzione geniale è brevettabile
• Problem / solution approach
• Could / Would approach
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BREVETTAZIONE ALL’ESTERO
• DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI
• CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO - CBE (EPO = European Patent Office)
• CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT (PATENT COOPERATION TREATY – WIPO = World Intellectual Property Organisation)
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BREVETTO EUROPEO Vantaggi:
• Procedura centralizzata di esame e concessione
• Procedura centralizzata di opposizione
• Fascio di brevetti nazionali
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BREVETTO EUROPEO
• Comprende 37 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati dell’Unione Europea)
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BREVETTO EUROPEO
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BREVETTO EUROPEO• Si svolge in quattro fasi principali:
1. Ricerca di anteriorità con opinione di brevettabilità e successiva pubblicazione della domanda di brevetto europeo (European Patent Application)
2. Esame di merito ed eventuale concessione (deve essere fatta un’esplicita richiesta di esame)
3. Nazionalizzazione nei paesi di interesse del richiedente
4. Eventuale opposizione (entro 9 mesi)
DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI
DOMANDE DEPOSITATE
2005 2006 2007 2008 2009
DOMANDE EUROPEE
60.790 61.141 62.768 63.077 55.896
DOMANDE EUROPCT
67.919 74.258 78.655 83.567 78.646
TOTALE 128.709 135.399 141.423 146.644 134.542
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DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI
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DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI
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BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)
• La procedura PCT non consiste nella concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda
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DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT
Vantaggi:
• Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare
• Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi)
• Altissimo numero di paesi aderenti
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Stati della convenzione PCT
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BREVETTO PCT
BREVETTO PCT
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BREVETTO PCT
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BREVETTO PCT
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BREVETTO PCT
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MARCHI
• Parola, figura, segno (bi o tridimensionale), suono, destinati a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa da quelli proposti od offerti da altre imprese concorrenti
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FONDAMENTALI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO
• NOVITA’ (RELATIVA)
• CAPACITA’ DISTINTIVA (ORIGINALITA’)
• POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
• LICEITA’
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MARCHIO TUTELA INTERNAZIONALE
• Marchio comunitario Paesi U.E.
• C.D. “Marchio internazionale” Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo)
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MARCHIO COMUNITARIO
• Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione Europea
• Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell’Unione
• Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è registrato
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MARCHIO COMUNITARIO CONTRAFFAZIONE
• Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa dal giudice del luogo della contraffazione (forum commissi delicti) efficacia solo nello stato
• Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa nel paese del contraffattore (forum rei) efficacia in tutta UE
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MARCHIO COMUNITARIO NULLITA’
• Cause di nullità
- in via principale (solo all’UAMI)
- in via riconvenzionale presso i Tribunali comunitari (12 in Italia)
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MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE
ARTEMIDE “TIZIO” - Marchio TO2007C002468Primo deposito MI1987C021468 08 luglio 1987 0000541521 14 marzo 1991
Precedente rinnovo
MI1997C003334 14 aprile 1997 0000789574 02 settembre 1999
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MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE
Nome: Kraft Foods Global Brands LLCNumero: 347006Data di deposito: 22/09/2009Data di registrazione: 22/02/2010Classificazione di Nizza: 30Marchio: IndividualeTipo di marchio: Tridimensionale
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MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE
Data di deposito: 01/02/2005Data di registrazione: 09/06/2006Data di scadenza: 01/02/2015Classificazione di Nizza: 30Nome: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGNumero: 7205
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MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE
Data di deposito: 01/06/1999Data di registrazione: 06/02/2001Data di scadenza: 01/06/2019Classificazione di Nizza: 30Nome: Ferrero GmbHNumero: 38843Tipo di persona giuridica: Persona giuridica
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MARCHI COMUNITARI
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MARCHI COMUNITARI
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MARCHIO INTERNAZIONALE
• Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale (WIPO) per tutti i paesi indicati dal richiedente
• In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale
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MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE
• 84 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Korea del Sud)
• Mancano India e Taiwan (però Taiwan è parte WTO)
INTERAZIONE FRA LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE
E’ possibile
• Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario
• Designare l’intera U.E. (marchio comunitario) all’atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale
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MARCHIO INTERNAZIONALE
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MARCHIO INTERNAZIONALE
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MARCHIO INTERNAZIONALE
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MODELLI (DESIGN)
1. PUO’ ESSERE REGISTRATO COME DESIGN L’ASPETTO ESTERIORE DI UN “PRODOTTO”:
• QUALE RISULTA DALLE SUE LINEE, DAI COLORI, DALLA FORMA, DAI MATERIALI UTILIZZATI
• OVVERO DAL SUO ORNAMENTO
2. PER “PRODOTTO” SI INTENDE QUALSIASI PRODOTTO INDUSTRIALE (O ARTIGIANALE) COMPRESI I COMPONENTI DI PRODOTTI, GLI IMBALLAGGI, LE PRESENTAZIONI, I SIMBOLI GRAFICI
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REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN
• NOVITA’
- UN DESIGN E’ NUOVO SE NESSUN DISEGNO O MODELLO IDENTICO E’ STATO DIVULGATO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA
- IL TITOLARE O IL SUO AVENTE CAUSA POSSONO TUTTAVIA DIVULGARE (USARE) IL DESIGN PER 12 MESI PRIMA DEL DEPOSITO
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REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN
• CARATTERE INDIVIDUALE
(SOSTITUISCE LO “SPECIALE ORNAMENTO”)
QUESTO REQUISITO SUSSISTE SE “L’IMPRESSIONE GENERALE” CHE IL DESIGN SUSCITA “NELL’UTILIZZATORE INFORMATO” E’ DIVERSA DA QUELLA CHE SUSCITANO I MODELLI PRECEDENTEMENTE DIVULGATI
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OGGETTO: MOTORETITOLARE: HONDA MOTORS (GIAPPONE)
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OGGETTO: MORSETTO PER CAVITITOLARE: THE PANDUIT CORP. (USA)
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OGGETTO: PNEUMATICOTITOLARE: THE YOKOAMA RUBBER CO. (GIAPPONE)
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OGGETTO: SANDWICHTITOLARE: YAIR SIERADZKI (ISRAELE)
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DESIGN – TUTELA INTERNAZIONALE
• MODELLO COMUNITARIO (PAESI UE)
• MODELLO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DELL’AIA)
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MODELLO COMUNITARIO
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MODELLO COMUNITARIO
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EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO
Conclusioni del Consiglio Europeo del 4.12.2009
• Brevetto unico per tutta l’Unione Europea • Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio
Brevetti Europeo • Ricerche di anteriorità condotte anche dagli
Uffici Nazionali
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO
DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO)
La Corte di primo grado avrà:
• Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità)
• Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO
• La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione)
• La lingua di procedura sarà:
- per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO)
- per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario
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US LITIGATIONS
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Cause di brevetti, marchi e copyright avviate negli Stati Uniti, 1996-2007 – Fonte Oblon, Spivak
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Patent Trademark Copyright
2007 3,487 2,896 4,400
2006 2,835 3,754 4,944
2005 2,720 3,668 5,796
2004 3,075 3,508 3,007
2003 2,814 3,672 2,448
2002 2,700 3,470
2001 2,520 3,348
2000 2,484 4,204
1999 2,318 3,831
1998 2,218 3,448
1997 2,112 3,189
1996 1,840 2,925
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Costo medio delle cause di PI in US (Fonte Oblon, Spivak)
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Patent (2007) Trademark (2007) Copyright (2007)
Less than $ 1 million at risk
$ 600,000 $ 255,000 $ 290,000
$ 1-25 million at risk
$ 2,500,000 $ 650,000 $ 500,000
More than $ 25 million at risk
$ 5,000,000 $ 1,250,000 $ 1,000,000
2005 2005 2005
Less than $ 1 million at risk
$ 650,000 $ 300,000 $ 250,000
$ 1-25 million at risk
$ 2,000,000 $ 700,000 $ 440,000
More than $ 25 million at risk
$ 4,500,000 $ 1,250,000 $ 975,000
2003 2003 2003
Less than $ 1 million at risk
$ 500,000 $ 298,000 $ 249,000
$ 1-25 million at risk
$ 2,000,000 $ 602,000 $ 499,000
More than $ 25 million at risk
$ 5,000,000 $ 1,000,000 $ 950,000
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CONCLUSIONI • La registrazione internazionale dei brevetti, design e marchi
costituisce uno strumento imprescindibile non solo per la tutela dell’innovazione, ma anche per sottrarre sbocchi di mercato ai concorrenti e per la concreta valorizzazione della proprietà industriale come autonomo asset aziendale
• Il portafoglio aziendale di brevetti, marchi e design va costantemente incrementato utilizzando al meglio gli strumenti di registrazione unificata previsti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi
• Parallelamente, è indispensabile una costante attività di monitoraggio delle registrazione dei concorrenti (attraverso
sorveglianze periodiche e ricerche preventive)