Il risarcimento del danno da violazione di diritti di ... · Consente di tutelare gli aspetti tecnici di prodotti o ... Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati Associati. Marchio di Forma

Il risarcimento del danno

da violazione di diritti di

proprietà industriale ed intellettuale

Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati Associati

Rilevanza della proprietà industriale ed intellettuale


Proprietà intellettuale o diverse proprietà con diverse

funzioni ?

Diritti di proprietà industriale – brevetti, marchi e design

v. Diritti di proprietà intellettuale – diritti di autore

Hard IP – brevetti v. Soft IP – marchi, design e diritti di

autore


Come si proteggono i prodotti o i servizi?

Diverse forme di proprietà industriale

Materia codificata dal 2005 – CPI Codice della Proprietà Industriale - Dlgs. n. 30 del 10.02.05

1. Invenzioni: Brevetto; Modello di utilità

2. Elementi distintivi e forma di un prodotto: Marchio; Design; Concorrenza sleale


Brevetto

Consente di tutelare gli aspetti tecnici di prodotti o procedimenti nuovi e in qualsiasi settore della tecnica

Durata: 20 anni dalla data di deposito del titolo

Il brevetto attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo dell’invenzione brevettata nel territorio di brevettazione


Requisiti di brevettabilità

Novità

• L’invenzione non deve essere compresa nello stato

della tecnica. Ogni divulgazione può rendere il

brevetto nullo

Attività inventiva

• L’invenzione non deve risultare evidente ad un

esperto del ramo

Applicazione industriale

• L’invenzione deve poter avere un'applicazione

industriale


Brevetto Europeo

• Fino alla concessione, titolo unitario Dopo la concessione, fascio di brevetti nazionali

• Ai fini dell'accertamento della validità e dell'ambito di protezione del brevetto, si applica la CBE Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 (art. 69 CBE)

• Ai fini della determinazione dei diritti conferiti dal brevetto, vale a dire l'accertamento degli atti che costituiscono contraffazione, si applica la legge nazionale (art. 2 CBE)


Modelli di utilità

• Nuove conformazioni di prodotti atte a fornire

particolare comodità di applicazione o di impiego a

macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere

• Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione

industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad

un livello inferiore)

• Durata: 10 anni dalla data di deposito


Marchio

Art. 7 CPI - Oggetto di registrazione come marchio

d'impresa

• i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti

graficamente (le parole, compresi i nomi di persone, i

disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del

prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o

le tonalità cromatiche)

• requisito per ottenere la tutela: purché consentano di

distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese – cd. funzione distintiva


Marchio di Forma

Art. 9 CPI

“Non possono costituire oggetto di

registrazione come marchio

d'impresa i segni costituiti

esclusivamente dalla forma imposta

dalla natura stessa del prodotto,

dalla forma del prodotto necessaria

per ottenere un risultato tecnico, o

dalla forma che dà un valore

sostanziale al prodotto”


I requisiti di validità del marchio

• Capacità distintiva

• Novità

• Liceità


Capacita' distintiva

Art. 13 CPI

Non possono essere registrati come marchi d'impresa i

“segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli

costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche

di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad

essi si riferiscono”

Eccezione - i segni che a seguito dell'uso che ne sia

stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo


Novità

Art. 12 CPI

No segni anteriori

• uguali per prodotti o servizi uguali;

• simili o uguali per prodotti o servizi simili/uguali: occorre che esista un rischio di confusione per il pubblico (anche solo rischio di associazione);

• tutela ultramerceologica per i marchi c.d. celebri

Es. Armani


Marchio Sonoro

Fra i segni tutelabili rientrano anche "i suoni".

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia

comunitaria, per registrare come marchio un segno di

per sé non percepibile visivamente occorre che lo

stesso sia oggetto di una rappresentazione grafica


Il caso Tarzan (R-708-2006-4)

Gli eredi dello scrittore

Edgar Rice Burroughs

vogliono ottenere la

registrazione come

marchio del celebre urlo

di Tarzan e, a tale scopo,

lo riproducono

graficamente


Il caso Tarzan – segue...

La Commissione di ricorso dell'Ufficio per

l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ritiene

però insufficienti le due immagini fornite in quanto

non sufficientemente chiare e incomplete, poiché

"nessuno è capace di leggere uno spettogramma e

capire il suono che esso raffigura"


Il caso Tarzan – segue...

Gli eredi allora presentano anche un file audio che

riproduce perfettamente il famoso urlo e la domanda

di marchio comunitario supera brillantemente l'esame


http://www.offertepubblicitarie.com/img_pubblicita/1174922223_radio_ist2_2551633_3d_rendered_musical_note_background.jpg

Tutela delle caratteristiche estetiche di un

prodotto: Design

• Protezione nazionale - Es. solo per il territorio italiano o con una domanda per ogni Stato

• Protezione comunitaria - una domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea

• Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni


Cosa si può proteggere

• La forma esterna di un prodotto

• Contenitori, imballaggi


Design - Requisiti per la protezione

1. Novità

Nessun design identico deve essere stato divulgato in

precedenza

2. Carattere Individuale

Un design ha carattere individuale se l'impressione

generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa

dall'impressione suscitata da qualsiasi design che sia

stato divulgato prima della data di presentazione della

domanda di registrazione


Esempio: tutela design “Panton Chair”

Ordinanza Tribunale Milano 28.11.06

La società Vitra, titolare dei

diritti di utilizzazione economica della sedia Panton Chair creata da Verner Panton

c. distributore di sedie Loft

Il Tribunale di Milano ha concesso la tutela ai sensi del Diritto d’autore


Diritti di autore: quadro normativo

• Convenzioni internazionali: principalmente CUB

Convenzione di Berna del 1886, ratificata dall’Italia

con L. n. 399 del 20.06.1978

• Direttive comunitarie: da ultimo ECD - Direttiva

Copyright - direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di

taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi

nella società dell'informazione

• L. n. 633 del 22.04.1941


Diritti di autore


Diritti di autore

I concetti chiave

• Idea v. Espressione: no tutela di idea o

informazioni

• Forma di espressione: no formalità per

esistenza tutela

• Creatività: originalità e novità di livello

minimo

• Opera v. Supporto: diritti di autore e

diritti connessi


Diritti di autore

Diversi tipi di opere dell’ingegno

appartenenti a diverse categorie o

generi

Diversi tipi di opere e diverse

utilizzazioni economiche

Opere semplici; opere composte;

opere collettive


Diritti di autore

Un sistema di:

• Diritti patrimoniali

- esclusivi di utilizzazione economica

- a compenso

- eccezioni a diritti: libere utilizzazioni

• Diritti morali

- paternità

- integrità

- inedito

- ritiro opera dal commercio


Diritti di autore

Diritti patrimoniali di utilizzazione

economica

• Pubblicazione

• Riproduzione

• Esecuzione in pubblico

• Diffusione, comunicazione al pubblico

• Messa a disposizione del pubblico

• Distribuzione, noleggio e prestito

• Elaborazione, adattamento


Diritti di autore

Titolari dei diritti di autore

• Autori

• Artisti interpreti esecutori

• Editori

• Produttori fonografici

• Produttori audiovisivi

• Emittenti

• Fornitori di contenuti

• Costitutori di banche di dati


Pausa ?


La violazione della proprietà intellettuale

Plagio: violazione dei diritti morali

Contraffazione: violazione dei diritti patrimoniali

Plagio-contraffazione: violazione dei diritti morali e

patrimoniali


La violazione della proprietà industriale:

la contraffazione di brevetto

Art. 66 CPI

“I diritti di brevetto per invenzione consistono nella

facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto

nel territorio dello stato”

• Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi

di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o

importare

• Se un procedimento divieto di applicare il

procedimento o il prodotto direttamente ottenuto


La violazione della proprietà industriale:

la contraffazione di marchio

Art. 20 CPI

“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio”

• Contraffazione: violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione

• Ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori


Il caso A-style


Ordinanza Tribunale Milano 10.10.05

marchio consistente nella lettera dell'alfabeto "A" in una

particolare veste grafica, che "nasconde una seconda

immagine di due figure umane stilizzate, raffigurate in

una posa poco 'casta'"


…segue

Venuto a conoscenza dell'esistenza di un marchio

consistente nella lettera "H" che a sua volta nasconde,

mediante la stilizzazione di due figure umane, una “posa

non casta”, A-Style lamenta la carenza di novità del

marchio

Il Tribunale non accoglie l'istanza, sostenendo la

possibilità che il segno "A" sia contrario al buon costume.


Sentenza Tribunale Bari 12.07.07

Il titolare del marchio A–Style

promuove una causa anche

nei confronti del titolare del

marchio "K“ e il Tribunale di

Bari accoglie la domanda,

rilevando che il marchio non

può essere ritenuto contrario

al buon costume


Rimedi contro la violazione di diritti di proprietà

industriale ed intellettuale

• Azioni cautelari: inibitoria, descrizione, sequestro

• Azioni ordinarie: inibitoria e risarcimento del danno

• Tutela penale


Il risarcimento del danno da violazione di diritti

di proprietà industriale ed intellettuale

• Art. 13 Direttiva Enforcement - Direttiva 2004/48/CE

sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale

• Art. 125 CPI (D. Lgs.30 del 10.02.05)

• Art. 158 LDA (L. n. 633 del 22.04.1941)

Esigenza di creare una disciplina di deterrenza

capace di rendere la contraffazione non conveniente


Il risarcimento del danno da violazione di di

diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI

Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti

dell'autore della violazione

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile,

tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze

economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare

del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,

nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il

danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.



diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI

Art. 125 CPI segue

“2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne

la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti

della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il

lucro cessante è comunque determinato in un importo non

inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe

dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del

diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione

degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi

eccedono tale risarcimento”



diritti di proprietà intellettuale: art. 158 LDA

Art. 158 LDA

“2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il

lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056,

secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili

realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il

danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei

diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore

della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per

l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059

del codice civile.”



diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Art. 1223 Codice Civile: danno risarcibile

perdita economica subita o danno emergente

perdita del bene

mancato guadagno o lucro cessante

perdita da mancata disponibilità del bene




Art. 1223 Codice Civile: danno risarcibile

deve essere conseguenza immediata e diretta della

violazione

deve essere fornita la prova della sua esistenza e della

sua riconducibilità al fatto dell’autore della violazione

(nesso causale)




Elemento soggettivo ?

Diritti di proprietà industriale cd. titolati: il regime di pubblicità dei diritti cd.

titolati (invenzioni brevettate e marchi registrati) impone un obbligo di

consultazione ed una presunzione di conoscenza dei registri

Diritti di proprietà industriale non titolati e diritti di proprietà intellettuale: in

assenza di un regime di pubblicità sussiste comunque un obbligo di diligenza

consistente nel porre in atto tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione

di diritti

presunzione di colpa e prova liberatoria sul piano del nesso causale




Criteri di quantificazione danno risarcibile: diritti di

proprietà intellettuale

• danno emergente e lucro cessante (1223 c.c.)

• oppure valutazione secondo equità (1226 c.c e 2056 c.c.)

• valutazione del fatto colposo del titolare del diritto (1227 c.c.)

• tenuto conto degli utili dell’autore della violazione

• se liquidazione forfettaria, non inferiore al cd. prezzo del

consenso

• sono dovuti i danni morali




In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di

autore: differenze

Diversità tra opere dell’ingegno, forme, supporti e mezzi di

sfruttamento diversità nelle violazioni e nel risarcimento

dei danni conseguenti

Relazione triangolare tra autore, aventi causa dell’autore e terzi:

autore v. impresa culturale impresa culturale v. impresa

culturale concorrente





autore: il danno emergente

La contraffazione incide sulla posizione esclusiva del titolare del

diritto per interferenza ingiustificata nelle scelte di sfruttamento

del bene e quindi con il potere di disposizione e/o il potere di

godimento danno costituito da perdita di chances e

quindi principalmente lucro cessante





autore: il danno emergente

Ma la contraffazione può comportare anche

- nuove spese (di indagine, di reazione, ecc.)

- una perdita di valore o lo svilimento dell’opera a causa

dell’opera contraffatta (es. per difetto di qualità o lesione della

reputazione del titolare)

- la mancata riscossione del cd. prezzo del consenso

danno costituito anche da perdita di valore economico

del bene e quindi danno emergente





proprietà intellettuale: il lucro cessante

Il mancato guadagno viene individuato:

• quanto all’autore, nei compensi che avrebbe percepito se il

contraffattore avesse chiesto ed ottenuto il suo consenso: cd. giusto

prezzo del consenso

• quanto all’impresa culturale avente causa dell’autore che eserciti

direttamente i diritti patrimoniali, negli utili non conseguiti per effetto

della contraffazione

• quanto all’impresa culturale avente causa dell’autore che sfrutti

indirettamente tramite imprese terze i diritti patrimoniali, nei mancati

compensi pagabili da dette imprese terze.





proprietà intellettuale: il lucro cessante

I mancati utili dell’impresa culturale vengono determinati

utilizzando come parametri

• il cd. giusto prezzo del consenso

• gli utili del contraffattore





proprietà intellettuale: Gli utili del contraffattore

Valutazione se ed in quanto l’impresa culturale danneggiata

sarebbe stata capace di conseguire tutti o solo parte degli utili

conseguiti dal contraffattore gli utili del contraffattore

costituiscono un parametro di valutazione del lucro cessante, non

l’ammontare minimo risarcibile del lucro cessante





proprietà intellettuale: Surplus realizzato dal contraffattore?

La riversione di tutti gli utili del contraffattore ammissibile solo se

il conflitto è tra imprese culturali in relazione ad una medesima

opera (es. edizione cover di un libro edito)

Se invece il contraffattore compie un utilizzo dell’opera diverso

da quello posto in essere dal l’impresa culturale titolare la

riversione di tutti gli utili del contraffattore non è giustificata (es.

utilizzo di un’opera derivata)




Criteri di quantificazione danno risarcibile: diritti di

proprietà industriale

- danno emergente e lucro cessante (1223 c.c.)

- valutazione secondo equità (1226 c.c)

- valutazione del fatto colposo del titolare del diritto (1227 c.c.)

- tenuto conto del mancato guadagno del titolare e/o dei benefici

dell’autore della violazione e/o dei danni morali

- se liquidazione forfettaria, non inferiore al cd. prezzo del

consenso

- se richiesta, reversione degli utili dell’autore della violazione


Brevetti: Lucro Cessante –

Quale criterio adottare?

1. Profitti persi dal titolare: nei mercati con pochi attori e se il brevetto è stato attuato e utilizzato dal titolare, ma si devono considerare:

i) quota di mercato detenuta dal titolare;

ii) andamento del mercato

2. restituzione dell’utile del contraffattore (prova non agevole): quando le sue potenzialità sono maggiori di quelle del titolare del brevetto, in caso di brevetto non ancora attuato, quando la contraffazione può incidere negativamente sulla possibilità di futura attuazione


Brevetti : Lucro Cessante –

Quale criterio adottare?

3. Royalty ragionevole (quanto il licenziatario avrebbe

versato a titolo di royalty- prezzo del consenso)

• È una determinazione forfettaria del lucro cessante e

si utilizza se non èpossibile ricorrere agli altri due

criteri (prova: esibizione contratti già conclusi)

• Es. caso dell’inventore-persona fisica o del titolare del

brevetto che non produce in Italia -Trib. Roma,

28.01.1991, in GADI 2650)


Brevetti: Danno Emergente

• Costi di mantenimento del brevetto (tasse di reg.)

• Spese sostenute per pubblicità (dimostrazione che tali

spese si riferiscano al brevetto)

• Costi di reazione alla contraffazione (spese

investigative, consulenti brevettuali, pubblicazioni

diffide, dipendenti interni impegnati a contrastare)

• Costi per la costituzione di parte civile in processi

penali paralleli


Marchi: Lucro Cessante

Quantificazione del danno in base a:

1. profitti persi dal titolare del marchio:

bilanci e libri sociali, documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto recante il marchio contraffatto e la diminuzione di clientela (ordini disdettati, documentazione di trattative non andare a buon fine), listino prezzi, studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite, posizionamento prodotto sul mercato.

2. profitti contraffattore (art. 121 bis CPI diritto di informazione)


Marchi: Danno Emergente

Danno al bene-marchio, liquidato in via equitativa

• Dilution (annacquamento del marchio che gode di rinomanza) - rilevante nel caso i prodotti contraffatti siano qualitativamente inferiori, Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI 4598, Montblanc)

• Spese sostenute per l’attività promozionale (se si riferiscono al marchio)

• Costi mantenimento del marchio

• Costi di “reazione”anche pubblicitaria


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