Патенты:

зачем, кому и

почему?!

Проф. Александр Тормасов

Ректор АНО «Университет Иннополис»

SPM Conference

Kazan, 6.12.13

О докладчике

Ректор АНО «Университет Иннополис»

Руководитель направления перспективных разработок в компании Parallels

Доктор физико–математических наук, MФТИ, профессор

Заведующий базовой кафедрой Теоретической и Прикладной

Информатики MФТИ

С 90-х годов работает в индустрии ПО

(Россия, Швеция, Англия, США, Индия…)

Опыт работы в стартапе (SWsoft->Parallels)

сотрудник №2 в компании

сейчас около 1000 человек, существенно за 100м$ оборот

Подал более 200 заявок на патенты (в основном США), получил более 120

патентов США и Евразии

2

Для кого эта презентация?

Для тех, кто хочет работать в Hi-Tech индустрии:

Для частных лиц и компаний

Для стартапов и стартаперов

Для интересующихся защитой IP

Пригодится!

Зачем?

«умный учится на ошибках других, глупый на своих»

Я – глупый.

Вы – умные (должны стать!)

4

3

Что такое патент?

Право запрещать другим

НЕ право продавать или использовать

4

Зачем их на самом деле надо брать?

Защита вложений для инвесторов

Преграда для конкурентов

Нематериальный актив

Доход за счѐт лицензирования

Доступ к технологиям третьих лиц

Щит против интеллектуальной собственности конкурентов

Маркетинг (―patent pending,‖ ―patented‖)

6

5

Зачем?

С большими компаниями все не так

Многие большие компании берут множество самых «глупых»патентов

IBM – 6,4 тысяч в год (2012)

Microsoft – 2.9 тысяч в год (2012)

Делается это для борьбы с конкурентами, которые подаютпатентные иски против них

Для опровержения нарушения патента надо экспертное заключение –а это дорого ($50K-$200K за один патент)

В случае претензий конкуренту выкладывается на стол стопкапатентов «по делу и не совсем» в виде встречного иска, несколькодесятков, которые надо опровергать.

Стоимость любого разбирательства в суде – от нескольких $M

Но… не все так просто (кое-что будет далее)

7

6

Зачем?

Патент нужен исключительно ДЛЯ СУДА

Патент надо подавать только тот, у которого могут быть нарушители, и

который можно нарушить, и нелегко обойти

Если нарушителей нет, кого судить-то?

8

7

Что имеет смысл патентовать?

То, что даѐт вам преимущества над конкурентами

Новые разработки

Оригинальные разработки

То, что отличает ваш продукт от продуктов конкурентов

То, что можно легко нарушить и сложно обойти!

8

Что имеет смысл патентовать? Часть 2

Только "гениальные" изобретения могут быть запатентованы?

Не так!

Единственный стандарт: новизна, неочевидность, и полезность.

Нет требования иметь "гениальную" или "фундаментальную" идею.

Спешите! Дата приоритета может стоить миллиарды.

«Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а

население растет...» Аксиома Коула

То, что было ранее нетривиально, со временем становится

очевидным

9

Что нельзя патентовать?

Стопку любых патентов (в том числе и своих)

То, что было изобретено «до вас»

То, что вы обнародовали более чем год назад

11

10

Кому необходимы патенты в США?

Тем, кто там продаѐт

Тем, кто имеет технологию, которой там интересуются

Тем, кто имеет там конкурентов

12

11

Жизненный цикл патента

1. Оформили текст с описанием и claims

2. Подали заявку в USPTO, заплатили пошлину

Опционально сначала подали provisional patent application, а затем в

течении года – utility

Подали когда то IDS, if any

3. Через n-е время получили ответ c отказом

Патентный эксперт проверяет формулу изобретения, делает

поиск, высылает заявителю Office Action

4. Написали возражение, поменяли claims

5. Скорее всего, Goto 3

6. Поторговались с examiner, и получили allowance

Или полный отказ…

7. Оплатили пошлину, подали continuation

13

12

Зачем нужен юрист?

Потому что патент – ЮРИДИЧЕСКИЙ документ

Оценивать его качество в итоге могут в суде

Непригодный для суда патент – бесполезен

Что можно писать в тексте, а что нет – определяется знаниями и опытом юриста

Личный опыт: брать дешевого юриста – удвоить затраты

Все, что он сделал – придется выкинуть, и платить еще раз. Увы, чудес не

бывает…

Как отличить хорошего юриста от плохого?

Хороший юрист стоит от 300$/час, скорее 400$ и выше ;-)

Начинающий и малоопытный – 200$ в час.

14

13

Порядок подачи заявки на патент

А что у нас «нового»?

Дать начальную информацию патентному юристу

Обсуждение с юристом

Юрист пишет проект описания заявки

Изобретали проверяют/дополняют описание

Окончательная заявка подаѐтся в Патентное Ведомство

14

Из чего состоит текст патента?

Вам надо написать

Prior art (уровень техники)

Drawings (изображения, диаграммы и др)

Description (описание)

Claims –черновик (формула изобретения)

Судят только за их нарушения, не за описание!

Остальное сочиняет юрист

Он же правит claims

15

Сколько это удовольствие стоит? Вариант 1

(устарело, х 1.5 как минимум)

идея

сформул

ирована

МАТЕРИАЛЫ

ДАНЫ

ПАТЕНТНОМУ

ЮРИСТУ

$10K

2 месяца

первый

вариант

заявки

подаём

заявку

~$1K

пошлины

~2-2.5 года~$1K

Office

Action

Ответ

~$3-4K

Office

Action

Ответ

~$3-4K

. . .

Allowance

Пошлины

$1K

Patent

issues

$20-25K

. . .

вариант номер 1

16

А кто автор? Кому дают патент?

В США - только частные лица

Компания не может являться автором!

Автор тот, кто может указать claim в создании которого принял участие

а не тот, кто делал описание

Автор может быть из любой страны

17

Права

После подачи заявки – юр. статус «patent pending»

После получения – юр. статус «patented»

Как можно потерять права в США

Публикация

Продажа образца с изобретением внутри

Как можно потерять права в Европе/России

Примерно так же

19

18

Может ли быть чушь в патенте?

Да!

Не надо аналогов вечного двигателя, остальное можно

Патентный офис проверяет новизну, а не правильность или

работоспособность

Лучше делать «настоящий патент»

20

19

Поздно пить боржом, коли…

Я изобрѐл гениальный алгоритм несколько лет назад, но не запатентовал его (он

лежит у меня в ящике стола). Недавно я обнаружил патент некоего

американца, который именно этот алгоритм запатентовал. Что я могу сделать?

Ничего!

Но почему — ведь я же первый изобрѐл?

Суть закона в том, что надо было подать заявку тогда, а не спохватываться

сейчас

21

20

Патенты США vs World

Форма патентов США и Европы/России формально не отличается, но по

сути…

В США нет патентных судов, судят присяжные домохозяйки/фермеры

Все, что написано в патенте (особенно в claim), трактуется

буквально, никаких обобщений

В Европе/России

Несколько по другому трактуются клаймы, есть обобщения и т.д.

21

А на практике они действуют?

Еще как!

Даже в России

В США– штраф в размере прибыли

А если знал, но продавал – в тройном размере

Остановка продаж на территории страны

22

Судный день

Август 2003

Присяжные в Чикаго нашли, что Microsoft нарушает патент Дойла (запуск апплетов внутри броузера), и присудили...

$521 миллион

23

Почему так много?!

Присяжные решили, что роялти “была бы” 2.5% от цены Internet

Explorer

$1.47 роялти за одну копию Internet Explorer x 354 млн. копий

24

Пример много $$$ патентной войны

Например, Microsoft заплатил M440$ компании InterTrust за использование

DRM-технологий

При этом использовал два замечательных аргумента

1. Мы разработали нашу технологию (.NET) сами, не глядя на InterTrust

и их разработки. Наши программисты в глаза эти патенты не видели!

2. Патенты не действительны, так как ЭТО уже было изобретено

другими, ДО того как InterTrust подал заявку

Увы…

25

Microsoft vs EOLAS

Эпиграф

1991 memo from Bill Gates:

"I feel certain that some large company will patent some obvious thing related

to interface, object orientation, algorithm, application, or other crucial

technique. If we assume this company has no need of any of our patents, then

they have a 17-year right to take as much of our yearly profits as they want”.

26

Что такое EOLAS?

Embedded Objects Linked Across Systems

3 изобретателя и 100 акционеров

спин-офф UCSF

UCSF - владелец патента, дал эксклюзивную лицензию EOLAS'У, и UCSFполучает 25% от денег, которые этот патент зарабатывает

27

Майкл Дойл

Мichael Doyle работал в UCSF (University of California San Francisco) в

начале 90х годов

Теперь уже трудно вспомнить состояние Интернета в те годы -

браузеры только начали существование, электронная почта была

примитивной…

Сам Дойл работал над проблемой обмена image exchange в областимедицины

Его идея: запуск приложения прямо из браузера

Результат размышлений Дойла - патентная заявка, поданная в 1994 году

28

Всего 10 claims. Вот первый1. A method for running an application program in a

computer network environment, comprising:

providing at least one client workstation and one

network server coupled to said network

environment, wherein said network environment is a

distributed hypermedia environment;

executing, at said client workstation, a browser

application, that parses a first distributed hypermedia

document to identify text formats included in said

distributed hypermedia document and for responding

to predetermined text formats to initiate processing

specified by said text formats; utilizing said browser

to display, on said client workstation, at least a

portion of a first hypermedia document received over

said network from said server, wherein the portion of

said first hypermedia document is displayed within a

first browser-controlled window on said client

workstation, wherein said first distributed hypermedia

document includes an embed text format, located at

a first location in said first distributed hypermedia

document, that specifies the location of at least a

portion of an object external to the first distributed

hypermedia document, wherein said object has type

information associated with it utilized by said browser

to identify and locate an executable application

external to the first distributed hypermedia

document, and wherein said embed text format is

parsed by said browser to automatically invoke said

executable application to execute on said client

workstation in order to display said object and enable

interactive processing of said object within a display

area created at said first location within the portion

of said first distributed hypermedia document being

displayed in said first browser-controlled window.

29

REEXAMINATION

В США нет оппозиций (в отличии от европейской практики)

Но: если есть веские основания считать что патент недействителен из за

prior art…

Любой может подать Request for Reexamination, и аргументировать его

Обычно подают reexam или конкуренты, или сам патентообладатель

В экстраординарных ситуациях, директор Патентного Офиса может сам

дать указание на reexamination

Сразу после проигрыша судебного иска Микрософт начал пиар-кампанию

Октябрь 2003 - Патентный Оффис по собственной инициативе начал

reexamination

30

Майкрософт улыбался, как

Чеширский Кот

Предварительное решение патентного эксперта было что ―таки

да, патент выдан ошибочно‖

Но всѐ хорошо, что хорошо кончается

А кончилось это хорошо для EOLAS'a

Патентный Офис объявил о намерении подтвердить их патент

Аппеляции, дискуссии об объемах продаж вне США…

…

27 сентября 2007 года EOLAS объявил шарехолдерам о договоренности

и выплате существенных дивидендов по итогам

31

Заключение

Патенты нужны VC

Патенты нужны чтобы их продать

Патенты нужны чтобы по ним судить

Патенты – это дорого, но все равно надо

Американское патентное право – самое сложное направление их

юриспруденции

С патентами должны работать юристы, понимающие суть дела

В России патенты тоже есть

они работают

ими надо уметь пользоваться

32

32

Вопросы?

Хотите получить степень

Master of Science Information Technology – Software Engineering

от Carnegie Mellon University, USA за 1 год?

Обращайтесь http://university.innopolis.ru

(с) А. Тормасов, 2013, tor@innopolis.ruчасть материалов предоставлена Ю. Бардмессером

Любое цитирование и копирование презентации требует согласования с автором