DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE-Note de curs-

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Proprietatea intelectuală cuprinde două mari domenii: Dreptul proprietăţii industriale şi Drepturile de autor. Reglementările juridice ce aparţin proprietăţii intelectuale sunt consecinţa împrejurării că în activitatea lor curentă oamenii realizează şi utilizează opere ştiinţifice, literare, artistice, precum şi creaţii intelectuale industriale şi semnele distinctive ale activităţii industriale. Pe o anumită treaptă a dezvoltării social umane, raporturile ce se nasc între oameni ca urmare a realizării şi utilizării operelor ştiinţifice, literar-artistice etc. au fost reglementate prin norme juridice, iar ansamblul lor constituie, într-o opinie, instituţia juridica „Dreptul proprietăţii intelectuale”, iar într-o altă opinie, chiar ramura Dreptul proprietăţii intelectuale.

Preliminarii: Dreptul de autor : ca instituţie juridică, reprezintă ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale ce decurg din crearea şi valorificarea operelor ştiinţifice, literare şi artistice. În prezent, în România această problemă este reglementată, în principal, prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Obiectul dreptului de autor este constituit din operele de creaţie intelectuală: din operele ştiinţifice (ex. studii, comunicări, prelegeri, altele asemenea), literare (ex. - romane, poezii, dramaturgie, critică literară) şi artistice (opere muzicale, artă coregrafică, fotografie ş.a.). În privinţa creării şi utilizării lor, legiuitorul emite norme juridice ce determină apariţia de drepturi subiective şi de obligaţii juridice. Asemenea drepturi subiective nu se nasc decât în privinţa acelor opere care îndeplinesc în mod cumulativ anumite condiţii caracteristice, trăsături esenţiale. În măsura în care acestea sunt îndeplinite, autorul acelei opere devine titular al dreptului de autor şi uneori şi al altor drepturi în mod automat, ex lege, şi fără îndeplinirea altor formalităţi. După ce opera a fost creată, nu este necesară înregistrarea ei, prezentarea ei la o anumită autoritate sau organizaţie de altă natură. Aceste condiţii, necesar a fi îndeplinite, sunt următoarele:

- să fie vorba despre o creaţie intelectuală, o creaţie a minţii omului (una sau mai multe persoane fizice). Persoana juridică, în principiu, nu poate fi titulară a dreptului de autor, deoarece aceasta nu creează din punct de vedere intelectual.

- să fie vorba despre o creaţie exprimată într-o formă concretă, perceptibilă simţurilor umane. Acest lucru nu înseamnă neapărat publicarea operei respective. (ex. manuscrise, notiţe, schiţă, tablou, partitură). Dreptul de autor nu ocroteşte conţinutul de idei al operei. Acesta nu ocroteşte ideile, ci doar o anumită formă de exprimare a acestor idei. Nimeni nu-şi poate apropria ideile (acestea circulă liber). Dacă ideea circulă sub o anumită formă, această formă e apropriată.

- creaţia intelectuală trebuie să prezinte originalitate: trebuie să reflecte exprimarea personalităţii creatorului. Dacă aceasta nu există, nu putem vorbi de o operă care să fie

protejată prin dreptul de autor. Este o creaţie intelectuală dar nu este o operă ca obiect al dreptului de autor. Noţiunea de originalitate trebuie deosebită de cea de noutate. Dreptul de autor se poate naşte chiar şi în legătură cu o operă ce nu conţine idei noi. E important ca forma de exprimare a acelor vechi idei sa fie alta decât cea anterioară şi opera să exprime, într-o anumită măsură, personalitatea autorului subsecvent.

Proprietatea industrială : există două categorii de obiecte ale acesteia: creaţii intelectuale industriale şi semne distinctive ale activităţii industriale. Convenţia de la Paris din 1883 privind protecţia proprietăţii industriale (cea mai veche în materie şi încă în vigoare) menţionează ca fiind obiecte al proprietăţii industriale: invenţiile, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, numele comercial, indicaţiile de provenienţă, denumirile de origine. De asemenea, este enumerată şi aşa-numita ”represiune a concurenţei neloiale”. Autorii (din ce în ce mai mulţi) sunt de acord că acesta nu constituie un obiect distinct al proprietăţii industriale. El se regăseşte deopotrivă atât la creaţii intelectuale industriale, cât şi la semne distinctive ale activităţii industriale, constituind o acţiune prin care pot fi apărate toate drepturile de proprietate industrială purtând asupra oricăruia dintre obiectele enumerate mai sus. Cu alte cuvinte, represiunea concurenţei neloiale constituie o consecinţă a încălcării dreptului de proprietate industrială.

Faţă de data adoptării Convenţiei de la Paris din 1883, materia proprietăţii industriale s-a îmbogăţit şi cu alte obiecte. Într-o enumerare nelimitativă, sunt creaţii intelectuale industriale: invenţia, inovaţia, know-how-ul, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, topografia circuitelor integrate etc., respectiv sunt semne distinctive ale activităţii industriale: mărcile (de fabrică, de comerţ sau de serviciu), indicaţii geografice (denumiri de origine şi/sau indicaţii de provenienţă), numele comercial (firma), emblema. Noţiunea de proprietate industrială presupune două aspecte:

a) instituţia juridică a proprietăţii industriale şib) dreptul subiectiv de proprietate industrială.

S-ar putea defini instituţia juridică a proprietăţii industriale ca fiind un ansamblu de norme juridice ce reglementează raporturile sociale privitoare la creaţiile intelectuale industriale şi la semnele distinctive ale unei activităţi industriale. Din această definiţie se pot reţine următoarele elemente definitorii:

1.Proprietatea industrială este un ansamblu de norme juridice care au acelaşi obiect. Specifica acestor norme este faptul ca îşi au izvorul atât în actele normative interne, cât şi în tratatele şi convenţiile internaţionale. Legislaţiile naţionale sunt din ce în ce mai mult adoptate pe baza standardelor ce stau la baza elaborării actelor normative internaţionale.

Cât priveşte caracterul acestor norme juridice, este de subliniat apartenenţa lor la diverse ramuri de drept: dreptul civil, drept procesual civil, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual penal etc. Dintre aceste norme, însă, prevalează normele dreptului civil.

2. Normele acestei instituţii reglementează raporturi patrimoniale dar şi raporturi personal - nepatrimoniale. Subiectele acestor raporturi sunt persoane fizice, dar şi persoane juridice.

3. Specificul raporturilor reglementate de normele proprietăţii industriale este obiectul (obiectele) la care se referă aceste raporturi: creaţiile intelectuale industriale şi semnele distinctive ale activităţii industriale.

Analizând toate şi fiecare din aceste obiecte, rezultă că acestea prezintă trăsături şi caracteristici comune: - Toate aceste obiecte sunt bunuri, în sensul juridic al termenului (sunt susceptibile de apropriere sub forma unor drepturi patrimoniale).

- Aceste obiecte sunt transmisibile (după caz, prin licenţă sau prin cesiune).- Toate aceste obiecte sunt bunuri incorporale – nu au o substanţă materială. Dreptul de proprietate industrială nu va purta asupra unui bun material. Titularul

dreptului de proprietate asupra suportului material al operei nu este în mod necesar şi titularul dreptului de proprietate industrială.

- Aceste obiecte se caracterizează prin ubicuitate. Ubicuitatea poate fi de două feluri:

a) Ubicuitatea sub aspectul apariţiei desemnează aptitudinea acestor obiecte de a putea fi create de două sau mai multe persoane ce au lucrat în mod independent, unele de altele, în acelaşi timp (sau în perioade de timp diferite), în acelaşi loc (sau în locuri diferite).

Legiuitorul este cel care emite norme prin care să se identifice titularul dreptului de proprietate industrială (ex: sunt recunoscuţi amândoi ca titulari ai dreptului – cotitulari, sau doar unul dintre aceştia va fi recunoscut ca fiind titular al dreptului). În această din urmă ipoteză se naşte întrebarea care dintre cei doi va fi recunoscut ca fiind titularul dreptului. Există legislaţii ce stabilesc ca principiu că titular al dreptului de proprietate industrială este acela care a îndeplinit primul anumite formalităţi cerute de lege în faţa unor autorităţi stabilite de lege. b) Ubicuitatea sub aspectul folosinţei desemnează aptitudinea obiectelor proprietăţii

industriale de a putea fi folosite, chiar în integralitatea lor, de două sau mai multe persoane, independent una de alta, în acelaşi timp si in acelaşi loc sau în locuri diferite. Legiuitorul a emis norme juridice cu privire la instrumentele de transmitere a acestor obiecte ce fac posibilă folosirea concomitentă a lor de către persoane diferite, chiar în acelaşi timp. De exemplu, prin contractul de licenţă nu se transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, cu toate prerogativele sale, ci doar posibilitatea de a folosi creaţia sau semnul distinctiv şi de către beneficiarul licenţei.

4.Termenul „industrie” („industrial”) are un înţeles convenţional (special), acesta cuprinzând nu doar industria propriu-zisă (ca ramura a economiei nationale), ci si alte domenii cum ar fi comertul, agricultura, etc. In materia proprietatii industriale notiunea de „industrie” este conceputa ca tot ceea ce presupune si este datorat muncii omului, activitatii sale asupra naturii.

Dreptul subiectiv de proprietate industrială reprezintă posibilitatea recunoscută de lege titularului acestui drept, persoană fizică sau juridică, de a folosi în mod exclusiv o creaţie intelectuală industrială sau un semn distinctiv al unei asemenea activităţi industriale.

Pot fi reţinute, ca elemente ale acestei definiţii, următoarele:a. Posibilitatea, facultatea juridică, recunoscută titularului dreptului.

De regula, titularul dreptului subiectiv de proprietate industrială are şi obligaţia de a-şi exercita aceste prerogative şi în măsura în care nu se foloseşte de dreptul său poate fi supus unor sancţiuni. De exemplu, daca titularul brevetului de invenţie nu-şi exercită dreptul său, va putea fi supus unei sancţiuni ce constă în posibilitatea, acordată printr-o procedură judecătorească, în beneficiul unor terţi ca aceştia să poată folosi şi ei acest brevet de invenţie în anumite condiţii şi aceasta chiar împotriva voinţei titularului brevetului. Interesul statului este ca oamenii (societatea) să beneficieze de obiectul brevetului de invenţie. În ceea ce priveşte mărcile, titularul dreptului asupra mărcii are şi dreptul la folosinţa mărcii respective. Potrivit Legii nr. 84/1998, dacă titularul nu foloseşte marca în mod efectiv pe teritoriul României timp de 5 ani, atunci orice terţ interesat are dreptul de a cere în justiţie decăderea titularului din drepturile asupra acelei mărci.

b. Recunoaşterea legală a acestei posibilităţi. Aceasta se poate acorda doar în urma parcurgerii unei proceduri speciale (complicate şi îndelungate): brevetarea invenţiei, înregistrarea mărcii etc. Statul, prin organele sale specializate, emite un titlu de protecţie juridică: brevet, certificat de înregistrare.

c. Titularul dreptului.Acesta poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică ori mai multe persoane fizice şi/sau juridice.

d. Specificul acestui drept.Acesta este dat de prerogativa folosinţei (exploatării) asupra unui bun, care este exclusivă. Analizând conţinutul dreptului, titularii dreptului subiectiv de proprietate industrială au prerogative extrem de asemănătoare cu cele recunoscute titularilor dreptului de proprietate (în sensul clasic al termenului):

- ius possidendi, posibilitatea de a deţine şi cunoaşte soluţia (creaţia, semnul distinctiv) si de a hotari asupra modalitatii de a o pune sau nu in lucrare.

- Ius utendi, dreptul de a folosi acel obiect pentru sine, intr-o industrie oarecare. - Ius fruendi, posibilitatea culegerii fructelor ca urmare a folosirii creaţiei sau a

semnului distinctiv de către terţele persoane beneficiare ale unei licenţe pentru care se plăteşte o remuneraţie – redevenţa.

- Ius abutendi, posibilitatea de a exercita dispozitia juridica, prin cesiunea totala sau partiala a dreptului subiectiv de proprietate industriala. In aceasta materie nu exista dispoziţia materială, intrucat nu se poate distruge un bun incorporal.

e. Definitia dreptului subiectiv de porprietate industriala include si termenul de industrie, industrial. Acesta are acelasi inteles larg pe care l-am folosit atunci cand am analizat institutia juridica a proprietatii industriale.

Caracterele juridice ale dreptului subiectiv de proprietate industrială:

a. Drept absolut – opozabil erga omnes. Există obligaţia generală şi negativă a tuturor celorlalte subiecte de drept de a nu face nimic de natură a stânjeni

pe titularul acestui drept. Cele mai specifice mijloace de aparare a titularului dreptului de proprietate industriala impotriva atingerii aduse dreptului de oricare dintre cei care, alcatuind subiectul pasiv general, nu isi respecta obligatia de a nu face sunt actiunea in contrafacere si actiunea in concurenta neloiala.

b. Drept patrimonial – permite titularului sa se foloseasca pentru sine de un bun incorporal, sa ii culeaga fructele civile si sa il instraineze contra unui pret.

c. Drept transmisibil – permite titularului sa transmita dreptul de folosinta exclusiva in intregul sau sau numai unele dintre prerogativele dreptului sau. Mijloacele specifice prin care se realizeaza transmiterea, in tot sau in parte, a dreptului subiectiv de proprietate industriala sunt contractul de cesiune si contractul de licenta.

d. Drept, in principiu, temporar, in sensul ca, in principiu, nu este recunoscut nelimitat în timp ci doar, de exemplu, pe o perioadă de 10 ani (mărci) sau 20 de ani (invenţii). In unele cazuri exista posibilitatea reînnoirii. Titularul dreptului deţine doar temporar monopolul asupra obiectului dreptului, acest lucru fiind absolut necesar. În materie de semne distinctive dreptul este doar în principiu temporar, deoarece, de exemplu, în materie de mărci termenul de 10 ani poate fi prelungit de nenumărate ori (fără limită) cu alte termene ulterioare de 10 ani (cu o anumită procedură şi plata unor taxe).

e. Dreptul, în principiu, este teritorial, fiind recunoscut doar de către acel stat ce a acordat titlul de protecţie prin care se recunoşte acest drept. Însă statele au încheiat anumite acorduri prin care se facilitează obţinerea titlurilor de protectie pe teritoriul altor state, fara a se parcurge procedura de inregistrare prevazuta de legislatia fiecarui stat in care dreptul este recunoscut.

Natura juridică a dreptului subiectiv de proprietate industrială:Dreptul de proprietate industrială este un drept real ce poartă asupra unui bun

incorporal fiind destinat utilizării în industrie. Importanţa identificarii naturii juridice a dreptului subiectiv de proprietate industriala este dată de necesitatea stabilirii regimului juridic aplicabil. În ipoteza în care reglementările existente în materie sunt insuficiente pentru soluţionarea unei probleme, devin aplicabile principiile din materia drepturilor reale si, in special, cele din materia dreptului de proprietate (in sensul clasic al cuvantului), care constituie dreptul comun si pentru materia dreptului subiectiv de proprietate industriala.

PARTEA A II-A I N V E N Ţ I A

TITLUL I IZVOARE JURIDICE

1. Precizări prealabile. Ansamblul materiei invenţiei este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."

2. Izvoare interne. În prezent1, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia invenţiei:

1) Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial2 nr. 752 din 15 octombrie 2002, ca urmare a modificării prin Legea nr. 203 din 19 aprilie 2002, publicată3 în Monitorul Oficial nr. 340 din 22 mai 2002);

2) Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr. 21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001);

3) Articolele 61-63 şi art. 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992);

4) Articolul 5 din Legea nr. 146 din 26 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru (Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1999)4;

5) Legea nr. 93 din 13 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (Monitorul Oficial nr. 186 din 20 mai 1998);

6) Legea nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 588 din 21 noiembrie 2000), modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/2002 (Monitorul Oficial nr. 643 din 30 august 2002) (ordonanţă modificată prin Legea nr. 664 din 16 decembrie 2002, de aprobare a ordonanţei – Monitorul Oficial nr. 930 din 19 decembrie 2002);

7) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (Monitorul Oficial nr. 43 din 30 ianuarie 1998)5, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 383 din 13 iunie 2002, de aprobare a ordonanţei (Monitorul Oficial nr. 471 din 2 iulie 2002)6;

8) Articolul I pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (Monitorul

1 Data de referinţă este 1 martie 2004.2 Aici şi în cele ce urmează, este vorba despre Monitorul Oficial al României, Partea I.3 Rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 478 din 4 iulie 2002.4 Pentru actualizarea cuantumurilor, Hotărârea Guvernului nr. 561 din 21 mai 2003 (Monitorul Oficial nr. 381 din 3 iunie 2003).

5 Rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 26 februarie 1998. 6 Rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 20 septembrie 2002.

Oficial nr. 43 din 29 ianuarie 1999) (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001 - Monitorul Oficial nr. 184 din 11 aprilie 2001);

9) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 395 din 23 august 2000), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 437 din 27 iunie 2002, de aprobare a ordonanţei (Monitorul Oficial nr. 502 din 11 iulie 2002);

10) Codul penal: art. 299 (“contrafacerea obiectului unei invenţii”), art. 300 (“punerea în circulaţie a produselor contrafăcute”) şi art. 301 (“concurenţa neloială”);

11) Hotărârea Guvernului nr. 499 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 (Monitorul Oficial nr. 348 din 22 mai 2003)7;

12) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci8 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11 septembrie 1998);

13) Hotărârea Guvernului nr. 301 din 8 martie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 142 din 22 martie 2001);

14) Hotărârea Guvernului nr. 1585 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul unui brevet, prevăzute de art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată (Monitorul Oficial nr. 32 din 22 ianuarie 2003);

15) Hotărârea Guvernului nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (Monitorul Oficial nr. 905 din 18 decembrie 2003);

16) Normele O.S.I.M. nr. 211 din 7 septembrie 1998 de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (Monitorul Oficial nr. 358 din 22 septembrie 1998) ;

17) Normele O.S.I.M. nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti (Monitorul Oficial nr. 67 din 18 februarie 1999) (modificate şi completate prin Normele O.S.I.M. nr. 318/2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000);

18) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002).

19) Capitolul IV din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, aprobat prin Ordinul nr. 103 din 24 mai 2002 al preşedintelui Consiliului Concurenţei (Monitorul Oficial nr. 591 bis din 9 august 2002).

20) Decretul nr. 93/1976 pentru aprobarea normelor privind calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia naţională (Buletinul Oficial nr. 38 din 27 aprilie 1976), care a fost abrogat explicit prin art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, precum şi art. 20 din Decretul nr. 884/1967 privind invenţiile, inovaţiile, ca şi art. 33 - 48 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967

7 În continuare, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991, aprobat prin Hotărâre de Guvern, va fi citat: Regulamentul.8 ? În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale citate.

pentru aplicarea Decretului nr. 884/1967 (ambele publicate în Buletinul Oficial nr. 85 din 30 septembrie 1967), acte normative care au fost abrogate prin art. 83 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, au - totuşi - calitatea de izvor tranzitoriu. Aplicarea tranzitorie a acestor acte normative se face în vederea producerii efectelor prevăzute de art. 70 alin. 2 din Legea nr. 64/1991, republicată, conform cu care: "Drepturile băneşti cuvenite inventatorilor pentru invenţiile brevetate aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia de inventator şi unitatea care a aplicat invenţia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile băneşti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet”. Iar această lege este Decretul nr. 93/1976 sau, după caz, Decretul nr. 884/1967 (acesta din urmă împreună şi cu Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967).9

3. Izvoare internaţionale. În prezent10, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia invenţiei:

1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920 şi ultima dată prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969);

2) Convenţia de la Stockholm pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr. 1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969) ;

3) Tratatul de cooperare în materie de brevete de invenţie de la Washington din 19 iunie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979) ;

4) Acordul din 3 aprilie 1992 privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 50 din 27 mai 1992 (Monitorul Oficial nr. 116 din 1 iunie 1992);

5) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994; ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994)11;

6) Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994; ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32 din 12 martie 1997 (Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997); modificat prin art. 12 alin. (1) din Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002);

9 Această concluzie rezultă şi din Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152 din 27 martie 1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din 30 aprilie 1992, în prezent abrogată prin Regulament), anexe care fac referire expresă la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967 (aceasta din urmă având ca bază legală Decretul nr. 884/1967) şi, respectiv, la Decretul nr. 93/1976.

10 Data de referinţă este 1 martie 2004.11 ? Anexa 1C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS = "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights") a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.

7) Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie, din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 (la care România a aderat prin Legea nr. 3 din 8 ianuarie 1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale - Monitorul Oficial nr. 10 din 14 ianuarie 1998).

8) Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (la care România a aderat prin Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 – Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002).

TITLUL AL III-LEANOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI CONŢINUTUL DREPTULUI SUBIECTIV

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

CAPITOLUL INOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI SUBIECTIV DE

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEISECŢIUNEA I

NOŢIUNEA DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI

1. Importanţa reglementării juridice a proprietăţii industriale asupra invenţiei. Importanţa, în cadrul unei economii a pieţei libere, a protecţiei juridice prin intermediul sistemului brevetelor de invenţie a fost astfel sintetizată12:

- Sistemul brevetelor de invenţie stimulează realizarea de invenţii oferind posibilitatea de recompensare a inventatorului şi a acelora care îl sprijină; această perspectivă încurajează alocarea de eforturi şi de capital privat în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice;

- Sistemul brevetelor de invenţie stimulează investiţia de capital adiţional, necesară pentru etapa ulterioară a marketingului şi a aplicării invenţiei; pe de altă parte, titularul brevetului de invenţie dobândeşte, pentru o perioadă limitată de timp, dreptul de a exclude orice altă persoană de la a fabrica, folosi ori comercializa invenţia brevetată;

- Prin acordarea protecţiei, sistemul brevetelor de invenţie încurajează dezvăluirea cât mai rapidă a informaţiilor tehnologice, altfel unele dintre acestea putând fi păstrate secrete;

- Sistemul brevetelor de invenţie promovează schimbul benefic de produse, servicii şi informaţii tehnologice peste graniţele naţionale prin acordarea protecţiei pentru

proprietatea industrială a persoanelor străine.2. Distincţii. Este necesar a se distinge între cele două înţelesuri ale noţiunii de

“drept de proprietate industrială”: proprietatea industrială ca instituţie juridică şi proprietatea industrială ca drept subiectiv.

12 ? A se vedea Raportul Preşedintelui Comisiei pentru Sistemul de Brevete de Invenţie a Statelor Unite ale Americii (1966), în P. Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines; Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Editura The Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1981, ediţia a doua, p. 15-16.

În literatura juridică de specialitate, o asemenea distincţie s-a realizat cu privire la dreptul de proprietate industrială în general (iar nu numai cu privire la dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei). Astfel, s-a arătat că prin instituţia juridică a dreptului de proprietate industrială se înţelege “ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie, precum şi la semnele distinctive ale unei asemenea activităţi.”13 Cât priveşte proprietatea industrială ca drept subiectiv, s-a considerat că – stricto sensu 14 - aceasta este “acea posibilitate, recunoscută de lege titularului acestui drept – persoană fizică sau persoană juridică – de a folosi, în mod exclusiv, o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv al unei asemenea activităţi industriale.”15

Faţă de tema prezentei lucrări, în cele ce urmează se va avea în vedere înţelesul de drept subiectiv de proprietate industrială, şi – mai precis – dreptul subiectiv stricto sensu de proprietate industrială.

3. Definiţia dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei. Prin dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei se înţelege posibilitatea juridică recunoscută titularului de brevet de invenţie de a exploata, în mod exclusiv, invenţia brevetată.16

Conţinutul acestei definiţii rezultă din prevederile art. 33 alin. (1), potrivit cu care titularului brevetului de invenţie i se conferă “un drept exclusiv de exploatare”.

13 A. Petrescu, Introducere în dreptul de proprietate industrială, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1986, p. 11 – 12.

De asemenea, s-a arătat că: "Prin drept de proprietate industrială, în sens obiectiv, se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale ce se nasc ca urmare a realizării, utilizării, transmiterii sau dobândirii unor creaţii ştiinţifice sau tehnice, a unor semne sau a altor elemente distinctive ale produselor, mărfurilor ori serviciilor." (V. Ursa, Drept de proprietate industrială, vol. I, Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 1987, p. 4).

14 În comparaţie, prin drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu se înţelege “acea sumă de drepturi care se nasc în legătură cu un obiect al proprietăţii industriale; incontestabil, printre acestea se găseşte şi dreptul de folosinţă exclusivă a acelui bun, deci şi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, ca drept care dă nota specifică acestui complex de drepturi” (A. Petrescu, op.cit., p. 33).

15 Idem, p. 22. 16 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate

industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A.Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1986, p. 118 (cu diferenţa – neesenţială – că, în raport cu conţinutul reglementării în vigoare la acea dată, “dreptul de exploatare a invenţiei” era denumit “drept de folosire a invenţiei”). [În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia.].

Menţionăm şi definiţia conform căreia "Prin drept de proprietate industrială, în sens subiectiv, se înţelege posibilitatea legală (prerogativa sau suma de prerogative) a unei persoane fizice sau juridice de a-şi exercita şi de a-şi apăra, în anumite condiţii şi în anumite scopuri determinate, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra oricărora dintre valorile ocrotite de către normele juridice care alcătuiesc dreptul de proprietate industrială, considerat în sens obiectiv." (V. Ursa, op.cit., p. 5).

Identificarea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei cu dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate este larg împărtăşită în doctrină – chiar şi dacă numai implicit.17

Sub aspect terminologic, expresiile de “drept la brevet” ori “drept de brevet” acoperă, deopotrivă, astfel cum s-a subliniat, noţiunea de drept subiectiv de proprietate industrială, deci pe aceea de drept de exploatare exclusivă asupra invenţiei.18 Adăugăm că aceeaşi precizare trebuie făcută şi în ceea ce priveşte expresiile “dreptul de monopol asupra invenţiei” şi “monopol de exploatare” sau alte variante ale acestora.19

4. Caractere juridice. Analiza regimului juridic al dreptului de exploatare exclusivă asupra invenţiei relevă existenţa următoarelor caractere juridice esenţiale ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei20: drept absolut, opozabil erga omnes; drept patrimonial; drept alienabil; drept temporar; drept - în principiu - teritorial.

4.1. Drept absolut, opozabil erga omnes. Caracterul absolut al dreptului de exploatare exclusivă asupra invenţiei21 permite titularului brevetului ca - în principiu22 - să opună prerogativele sale oricărui subiect de drept; cu alte cuvinte, acestui drept îi corespunde un subiect pasiv general.

4.2. Drept patrimonial.23 Dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei are ca obiect un bun şi, de aceea, are valoare economică.

4.3. Drept alienabil. Dreptul de exploatare exclusivă poate fi transmis, în ansamblul său ori numai cît priveşte anumite prerogative componente. Transmiterea se poate face prin acte inter vivos sau mortis causa.

4.4. Drept temporar. Potrivit art. 33 alin. (1), dreptul exclusiv de exploatare este conferit titularului brevetului “pe întreaga durată de protecţie a acestuia”, iar conform art. 31 alin. (1), „Durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 de ani […].”. Astfel cum s-a arătat în literatura juridică de specialitate, "Limitarea în timp a dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei de către titular prezintă o mare importanţă şi a fost determinată de motive sociale, pentru progresul economic şi tehnico-ştiinţific, cunoscut fiind că după încetarea dreptului exclusiv, folosirea invenţiei este liberă şi gratuită."24

4.5. Drept – în principiu – teritorial. Întrucât, conform art. 1, “Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României […]” (sublinierea noastră, L.M.), rezultă că şi dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate

17 A se vedea, de exemplu: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 167 şi urm.; I. Macovei, Protecţia creaţiei intelectuale, Editura Junimea, Iaşi, 1984, p. 112 - 114.

18 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 118 – 119.19 Pentru critica utilizării acestor expresii, a se vedea vedea A. Chavanne, J.-J. Burst,

Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 174 şi 235.20 Idem, p. 119 – 120.21 În sensul existenţei acestui caracter juridic, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I.

Richter, Brevetele de invenţiune. Comentar teoretic şi practic al Legii asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa română şi străină şi îndrumări tehnice, Bucureşti, 1936, p. 15.

22 Există, totuşi, limite ale exclusivităţii dreptului subiectiv de proprietate industrială (a se vedea infra, Titlul al IV-lea).

23 A se vedea şi J.-M. Mousseron, Traité des brevets. L’obtention des brevets, Editura Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 43.

24 I. Cameniţă, op.cit., p. 168 - 169.

funcţionează numai pentru teritoriul României, adică pentru teritoriul statului care a acordat brevetul de invenţie. Actele de exploatare a invenţiei săvârşite în afara teritoriului statului care a acordat brevetul pot cădea, eventual, sub protecţia juridică a statelor străine unde asemenea acte au fost săvârşite, dacă acea invenţie a fost brevetată şi în acele alte state.

Efectele teritoriale ale brevetelor de invenţie pot fi însă înlăturate ori limitate prin intermediul convenţiilor internaţionale încheiate în domeniul invenţiilor, care pot stabili eliberarea unui singur brevet, dar care conferă protecţie juridică pe teritoriul mai multor state ori care pot reglementa o procedură unică sau simplificată care să conducă la eliberarea de brevete pentru aceeaşi invenţie în mai multe state.25

SECŢIUNEA A II-ANATURA JURIDICĂ A DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI5. Scurt istoric. Astfel cum s-a arătat26, în istoria evoluţiei brevetelor de invenţie se

remarcă existenţa a trei perioade importante, astfel:1. perioada privilegiilor, situată între secolul al XV-lea şi secolul al XVIII-lea, în

cursul căreia suveranul acorda monopolul de exploatare doar dacă i se părea oportun, astfel încât conceptul de utilitate şi acela de favoritism deţineau un rol important;

2. perioada brevetelor naţionale (1790 - 1883), în cursul căreia fiecare inventator avea dreptul să solicite obţinerea unui brevet, a cărui acordare depindea exclusiv de factori obiectivi; în această perioadă însă, protecţia invenţiilor naţionale nu era asigurată în străinătate;

3. perioada internaţionalizării brevetelor de invenţie, care a început în anul 1883 şi continuă şi în prezent, perioadă în cursul căreia protecţia invenţiilor în afara ţării de origine s-a dezvoltat în paralel cu comerţul internaţional, fenomen la care au contribuit convenţiile internaţionale sau regionale.

5.1. Scurt istoric. Perioada privilegiilor. Privilegiile au constituit instrumente prin care suveranul putea oferi un drept special unei persoane. Privilegiile confereau categorii de drepturi foarte diferite pentru beneficiarii acestora, dar în special eliberarea de sub regulile breslei, scutirea de taxe, acordarea de pământ, acordarea de împrumuturi fără dobândă, acordarea cetăţeniei sau a unor titluri nobiliare. Raţiunile avute în vedere pentru acordarea acestor privilegii erau, de asemenea, foarte variate. Astfel, privilegiile acordate pentru lucrările referitoare la explorările miniere sunt considerate predecesoare ale privilegiilor industriale. Cele dintâi privilegii acordate pentru descoperirile tehnice nu făceau distincţia între inventator, în sensul modern al termenului şi persoana care doar introducea în ţară o descoperire făcută în străinătate, deoarece interesul suveranului era ca inovaţia să înlocuiască importurile cu o ramură nouă a industriei autohtone.

Republica Veneţiană a fost cel dintâi stat care, în 1474, a adoptat o lege prin care se

25 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 120 (şi bibliografia acolo citată).26 Sub acest aspect, ca şi pentru aspectele expuse în cadrul paragrafelor 5.1. - 5.3., a se

vedea Introducere în proprietatea intelectuală, lucrare editată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Intellectual Property Reading Material, ediţia a II-a, Geneva, 1998), traducere de R. Pârvu, L. Oprea, M. Dinescu, M. Mănăstireanu, Editura Rosetti, 2001, p. 29 şi urm.

reglementa această formă de privilegiu. Legea stabilea principiile pe care, ulterior, s-a dezvoltat sistemul brevetelor de invenţie, şi anume: importanţa invenţiilor pentru stat, recunoaşterea unor drepturi exclusive ale primului inventator pentru o perioadă limitată de timp, sancţionarea încălcării acestor drepturi.

Practica transferului de tehnologie şi a înfiinţării de noi ramuri industriale a început să capete amploare începând cu secolul al XII-lea în Anglia, unde Coroana a acordat privilegii speciale pentru protejarea indivizilor care înfiinţau noi ramuri industriale ce se bazau pe importul de tehnologie. Protecţia a luat forma acordării, în beneficiul celui ce a introdus o nouă tehnologie, a dreptului exclusiv de a o folosi pentru o perioadă de timp suficient de îndelungată spre a o implementa şi spre a-i instrui şi pe alţii să o folosească.

Asemenea drepturi temporare erau adeseori acordate prin scrisori deschise ("Letters Patent"), numite astfel pentru că aveau sigiliul aşezat în partea de jos, adică exact invers faţă poziţia acestuia în cazul închiderii scrisorilor prin sigilare. Ele erau, de fapt, o înştiinţare oficială a publicului cu privire la drepturile acordate. Deşi iniţial sistemul a fost conceput pentru încurajarea noilor industrii, cu timpul s-a abuzat de acordarea acestor drepturi, în vederea creşterii veniturilor regale. În urma protestelor Parlamentului, Coroana a promis că acordarea de brevete va face obiectul hotărârilor judecătoreşti emise în baza legii. Astfel, în cadrul unuia dintre cele mai faimoase procese - acela al croitorilor din Ipswich din anul 1615 - judecătorul a decis în felul următor: "Dacă o persoană creează o invenţie şi dezvoltă un nou comerţ în interiorul Regatului, punându-şi astfel în pericol viaţa, consumând din averea sau din lucrurile sale etc., sau dacă o persoană face o nouă descoperire, Regele, prin graţia şi bunăvoinţa sa, poate să îi acorde, ca recompensă pentru muncă şi cheltuielile depuse, un privilegiu prin care, o anumită perioadă de timp, doar acea persoană poate să practice acel negoţ ori comerţ, întrucât la început locuitorii regatului sunt neştiutori şi nu au cunoştinţele şi îndemânarea spre a-l practica. Însă, în momentul când privilegiul expiră, Regele nu va putea acorda un alt privilegiu pentru aceeaşi invenţie."

Abuzurile în acordarea drepturilor speciale au continuat (îndeosebi sub domnia Elisabetei I şi a lui Iacob I) până în anul 1628, când a fost adoptată legea intitulată "Statute of Monoplies", care prevedea că toate monopolurile, dispoziţiile şi concedările de drepturi sunt invalide, cu excepţia "oricărei scrisori deschise27 şi a oricărei acordări de privilegii pe termen de cel mult 14 ani ce se vor da de acum înainte primilor şi realilor inventatori pentru unica folosire sau producere în regat a produselor noi, pe care alţii, simultan cu scrisorile deschise acordate şi a drepturilor, nu le vor folosi."

Prin jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti din Anglia, sistemul privilegiilor s-a dezvoltat în această ţară către un sistem de acordare bazat exclusiv pe condiţii procedurale, dintre care unele, precum depunerea unui "deviz" detaliat, cerut în 1711, au făcut din acest sistem un precursor al brevetelor de invenţie moderne. Începând cu 1760, numărul brevetelor acordate în Anglia a crescut rapid, ca urmare a revoluţiei industriale. Cu toate acestea, în acele ţări în care revoluţia industrială a început mai târziu, numărul brevetelor de invenţie a rămas modest. În Franţa, neîncrederea generală, exprimată prin piedicile puse în calea libertăţii producţiei şi a comerţului, ca şi rezultatele slabe obţinute în general de către deţinătorii "scrisorilor deschise", l-au determinat pe monarh să decidă (prin "Proclamaţia" din 1762) ca beneficiarii privilegiilor să îşi piardă toate drepturile dacă nu îşi pun invenţia în practică în decurs de un an şi să respingă un mare număr de cereri de privilegii.

5.2. Scurt istoric. Perioada brevetelor naţionale. Aproape în mod simultan, Statele

27 "Letter Patent".

Unite ale Americii (în 1790) şi Franţa (în 1791) au adoptat legi privind brevetele de invenţii ce se bazau pe ideea acordării acestora oricărui inventator, dacă erau îndeplinite anumite condiţii obiective. Extrem de semnificativ este art. 1 al menţionatei legi franceze: "Orice descoperire sau invenţie nouă, în orice domeniu industrial, este proprietatea autorului ei; în consecinţă, legea îi garantează autorului întreaga şi totala posesiune asupra invenţiei sale, în condiţiile şi pentru durata prevăzute de lege."

Totuşi, aceste reglementări au conţinut şi norme naţionaliste. Astfel, conform unui amendament din 1793 la legea nord-americană, brevetele se puteau acorda numai cetăţenilor Statelor Unite ale Americii. Iar în Franţa, persoana care introducea procedee provenite dintr-o altă ţară beneficia de un tratament echivalent cu acela de care se bucura inventatorul efectiv; pe de altă parte, un inventator care obţinea un brevet pentru invenţia sa în afara statului francez după ce, anterior, obţinuse brevetul francez, pierdea dreptul de a beneficia de brevetul obţinut în străinătate.

Ca urmare a aplicării legii în ţările cucerite de Napoleon, noul sistem s-a extins la începutul secolului al XIX-lea. Deşi monarhiile au continuat principiul privilegiilor, în practică dreptul la brevet era recunoscut în toate aceste ţări. Revoluţia industrială extinzându-se în lume, numărul brevetelor de invenţie a cunoscut o adevărată explozie. În paralel, au apărut şi îmbunătăţiri calitative. Astfel, simplii importatori de tehnică nu au mai fost trataţi la fel ca inventatorii, iar acest concept nou a fost dezvoltat şi a condus la re-definirea şi, uneori, la simplificarea formalităţilor. Sistemul înregistrărilor predomina, cu excepţia Statelor Unite ale Americii, unde examinarea individuală s-a introdus în 1836. Deşi, în general, străinii puteau să obţină brevete autohtone, brevetarea unei invenţii în mai multe ţări era destul de rară, pe de o parte deoarece o asemenea necesitate nu apăruse, iar pe de altă parte din cauza complexităţii procedurilor care făceau protecţia multiplă foarte complicată şi cu o eficacitate îndoielnică.

Cu toate acestea, existenţa brevetelor a fost resimţită ca o piedică pentru comerţul internaţional. În ţările membre ale Uniunii Vamale a Statelor Germane ("Zollverein"), anterior constituirii imperiului unit din secolul al XIX-lea, titularul unui brevet de invenţie îşi pierdea dreptul de a se opune importului bunurilor protejate prin brevet în locul unde au fost produse în alte state ale Uniunii. Ca urmare a succesului comerţului liber, sistemul brevetelor părea că va fi abandonat odată cu renunţarea la barierele vamale. Totuşi, inventatorii şi asociaţii acestora, adică industriaşii din cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere tehnic, au reacţionat şi au lansat ideea protecţiei internaţionale a invenţiilor. În cadrul expoziţiei Internaţionale de la Viena din 1873, congresul pentru brevete de invenţie a avansat diverse idei cu privire la acest subiect. În acelaşi timp, criza economică a dus la retragerea încrederii în eficienţa comerţului liber, astfel încât tentativele de abolire a brevetelor au fost respinse. În cadrul următoarei Expoziţii internaţionale, desfăşurate la Paris, un congres internaţional a început să schiţeze o soluţie pentru protecţia internaţională a proprietăţii industriale. Organizarea unei conferinţe diplomatice a condus la semnarea, la 20 martie 1883, a convenţiei ce a înfiinţat Uniunii pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.

5.3. Scurt istoric. Perioada internaţionalizării. Odată cu semnarea Convenţiei de la Paris, a început perioada internaţionalizării proprietăţii industriale şi, în special, a sistemului de brevetare. Uniunea de la Paris a stabilit cadrul în care s-a realizat progresul ulterior, prin revizuirea periodică a convenţiei transmiţându-se mai uşor şi mai eficient protecţia invenţiilor provenite dintr-o ţară membră a Uniunii în alte ţări.

În cadrul Conferinţei Diplomatice de la Stockholm din 1967, s-a încheiat acordul

pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale (care a devenit o organizaţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite), fiind prevăzute uniunile pentru proprietate industrială şi pentru drept de autor ca structuri permanente.

Convenţia de la Paris a prevăzut, de la bun început, posibilitatea ca statele membre să încheie "acorduri speciale" între ele cu privire la proprietatea industrială. Această posibilitate a fost folosită pe larg, mai ales prin încheierea în 1970 a Tratatului de cooperare în materia brevetelor (PCT), administrat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, precum şi, în 1973, a Convenţiei europene pentru brevetele de invenţie, administrate de Oficiul European al Brevetelor de Invenţie (EPO).

6. Problema naturii juridice a dreptului inventatorului28.29 Concepţia conform căreia dreptul inventatorului este un drept de proprietate. Odată născute, drepturile inventatorului trebuia să fie încadrate în clasificarea drepturilor subiective, ceea ce presupunea stabilirea naturii lor juridice.

În anul 1791, în raportul prezentat Adunării Constituante a Franţei, Chapelier arăta: "Cea mai sacră, cea mai legitimă, cea mai inatacabilă şi, s-ar putea spune, cea mai personală dintre toate proprietăţile este opera intelectuală, fructul gândirii scriitorului"30. În felul acesta, nu numai că a fost consacrată expresia "proprietate industrială, literară şi artistică", dar, totodată, prin legislaţia adoptată în timpul Revoluţiei franceze, recunoscându-se pentru prima oară - în forma lor modernă - drepturile inventatorului (ca şi, de altfel, pe cele ale autorului operelor literare, artistice şi ştiinţifice), acestora le-a fost conferită calificarea de drepturi de proprietate.

În condiţiile în care primele legi care au reglementat aceste drepturi sunt categorice în a le califica drepturi de proprietate, conforme dreptului natural, fiind confirmate şi de jurisprudenţă, legislaţia de mai târziu evită calificarea expresă ca drept de proprietate, aceasta fiind înlocuită cu reglementarea propriu-zisă a conţinutului dreptului. Aceeaşi atitudine caracterizează şi jurisprudenţa. Astfel, o decizie a Curţii de Apel din Paris din 8 decembrie 1853 cuprinde următorul considerent: „Creaţia unei opere literare sau artistice constituie, în folosul autorului ei, o proprietate al cărei fundament se află în dreptul natural şi dreptul ginţilor...”31.32 Ulterior, la 25 iulie 1887, Curtea de

28 Pentru prezentări de ansamblu ale celor mai importante concepţii cu privire la natura juridică a drepturilor inventatorului, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 19 - 22; Y. Eminescu, Dreptul de inventator, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 128 - 141; A. Ionaşcu, N. Comşa, M. Mureşan, Dreptul de autor, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 51 - 54; St. Cărpenaru, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală, Universitatea din Bucureşti, 1971, p. 12 - 17 şi 61 - 62; A. Petrescu, Introducere, p. 27 - 28; A. Strowel, Droit d'auteur et copyright. Divergences et convergences. Étude de droit comparé, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1993, p. 81 - 129; A. Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété litéraire et artistique, ediţia a II-a, Litec, Paris, 2000, p. 24 - 29.

29 Avându-se în vedere numeroasele aspecte complementare, problema naturii juridice a drepturilor inventatorului a fost, adeseori, analizată împreună cu problema naturii juridice a drepturilor de autor (drepturile autorilor de opere literare, ştiinţifice sau artistice). De aceea, în mod inevitabil, şi în cadrul prezentei lucrări se fac referiri la natura juridică a dreptului de autor.

30 Apud St. Cărpenaru, op.cit., p. 15.31 Apud Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 129.32 Aceeaşi concepţie rezultă şi din următoarele considerente ale deciziei din 17 martie

1887 a Tribunalului Ilfov, Secţia a II-a: "Şi cum proprietatea literară este aceea care se recunoaşte mai facil decât toate proprietăţile şi care este cea mai bine imprimată de personalitatea autorului

Casaţie statuează că „Departe de a constitui o proprietate ca aceea definită şi organizată de Codul civil pentru mobile şi imobile, drepturile de autor nu dau titularilor lor decât privilegiul exclusiv al unei exploatări temporare.”33

În decursul timpului, concepţia conform căreia drepturile inventatorului constituie un drept de proprietate a fost criticată pentru mai multe motive. Astfel, s-a arătat că, spre deosebire de dreptul de proprietate, dreptul autorului şi inventatorului este un drept temporar. În condiţiile în care caracterul exclusiv şi opozabil tuturor este elementul comun principal, care leagă drepturile intelectuale de dreptul de proprietate, totuşi analogia nu mai poate fi continuată. Drepturile intelectuale nu se pot dobândi prin prescripţie, nu sunt sancţionate de acţiunea în revendicare, nu sunt supuse aceleiaşi reglementări cu dreptul de proprietate. Asimilarea lor cu dreptul de proprietate nu dezvăluie conţinutul acestor drepturi, care consistă, de fapt, într-un monopol de exploatare sustras (spre deosebire de cel pe care îl conferă proprietatea corporală) legii concurenţei.

7. Concepţia conform căreia drepturile intelectuale constituie o categorie distinctă de drepturi. Pornind de la clasificarea romană a drepturilor în drepturi personale (iura in persona ipsa), drepturi obligaţionale (iura in persona aliena) şi drepturi reale (iura in re materiali), E. Picard a adăugat, în anul 187734, o a patra categorie de drepturi patrimoniale: drepturile intelectuale.

Această idee a fost adoptată ulterior de numeroşi jurişti35 şi, de asemenea, a fost

(titularul dreptului).Cu toate că această proprietate este compusă cu idei care rătăcesc în caietul trecutului,

fondul comun din care se adapă inteligenţele, dar căutarea acestor idei, combinarea lor, de multe ori foarte nouă, încât se pare că nimeni nu le-a cunoscut până azi, munca aceasta, lungă şi răbdătoare ce omul îndeplineşte cu atâta greutate, sondând adâncimile viitorului sau plimbându-şi cugetarea sa în infinitele drumuri ale imaginaţiei, sau fixând-o neîncetat asupra tabloului aşa de mişcîtor al societăţilor, muncă ce profită splendorii unei ţări, în care un autor sau scriitor şi-a uzat viaţa şi de multe ori şi-a absorbit şi averea sa, nu poate fi produsul tuturor, şi foloasele nu le poate pierde nici el şi nici descendenţii săi.

Autorul unei opere, folosindu-se de dânsa după dorinţa sa, exercitând-o după voinţa sa, cedând-o, vânzând-o şi transmiţând-o prin toate mijloacele de drept civil, putând a-şi corija şi modifica opera sa, putând a o suprima în tot sau în parte, după interesele averii sale, după grijile, după inspiraţiile conştiinţei sale, rezultă că dreptul de proprietate al unui autor este complet şi absolut, având astfel jus utendi et abutendi, caracter esenţial al dreptului de proprietate.

Astfel fiind, deşi nu avem o lege specială care să reglementeze dreptul de proprietate literară, însă ea întrunind condiţiile unei adevărate proprietăţi, art. 480 C. civ., care reglementează în general dreptul de proprietate, tot el reglementează şi dreptul de proprietate literară; prin urmare, acest drept există şi este prevăzut într-un mod implicit în art. 480 C.civ. [ …]" (publicată în Drept civil român. Culegere de speţe. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Legislaţie", de F. Ciutacu, Editura LVS Crepuscul, Bucureşti, 2001, p. 26 - 27).

33 Idem.34 Pentru această precizare, a se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 131. Ulterior, teoria

a fost dezvoltată de către autorul său în Le droit pur, Flammarion, Paris, 1920, p. 94.35 A se vedea, de exemplu, A. Colin şi H. Capiant, Traité de droit civil, volumul I, Paris,

Dalloz, 1953, p. 36 şi 846 - 847; G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, vol. I, Sirey, 1956, p. 248 - 250 şi 482; P. Mathely, Le nouveau droit francais des brevets des inventions, Librairie du Journal de Notaires et des Avocats, Paris, 1991, p. 286. De asemenea, cu unele deosebiri, a se vedea şi J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, Paris, 1952, p. 103 - 105 (care, în esenţă, consideră că este

consacrată în unele acte normative36.Şi teoria drepturilor intelectuale a fost criticată, arătându-se că, dacă eticheta

„drepturi intelectuale” este potrivită pentru a desemna drepturile inventatorului, ea apare cu totul necorespunzătoare atunci când este aplicată mărcilor de fabrică sau numelui comercial. Construcţia are un caracter negativ, fiind întemeiată pe afirmaţia că drepturile intelectuale nu sunt nici drepturi reale şi nici drepturi de creanţă, dar fără a se arăta care este natura lor.

8. Concepţia bunurilor imateriale ca o categorie distinctă de drepturi patrimoniale. Teoria existenţei unei categorii distincte de drepturi, denumite „drepturi asupra bunurilor imateriale”, a fost elaborată de juristul german J. Kohler37 şi domină încă dreptul german şi pe cel elveţian.38 Teoria lui J. Kohler accentuează asupra naturii diferite a obiectului asupra căruia poartă drepturile „intelectuale”, pentru a arăta de ce titularii lor sunt singurii judecători ai oportunităţii publicării acesteia, precum şi de ce, pe de altă parte, ar fi de neconceput ca „acest drept absolut să fie perpetuu, pentru că, asemenea ideilor, creaţiile de formă au, în momentul în care creatorul lor a decis să le livreze publicului, o forţă de propagare care nu poate fi la infinit contrariată de voinţa suverană a unuia singur."39

Şi această concepţie a fost criticată, întrucât, întrucât porneşte de la o confuzie între drept şi obiectul asupra căruia acesta poartă (bunul imaterial), în condiţiile în care, în realitate, conţinutul acestui drept este monopolul de exploatare.

9. Concepţia drepturilor de clientelă. Noţiunea de drepturi de clientelă a fost introdusă în dreptul modern de P. Roubier, care a pornit de la utilitatea economică a drepturilor numite până atunci intelectuale, constatând că acestea tind, fiecare în parte, sub diferite forme, la cucerirea clientelei fie pentru un bun imaterial (invenţie, operă de artă), fie cu ajutorul unui bun imaterial (marcă, nume, emblemă).40

Teoria drepturilor de clientelă a fost supusă unor variate critici, dintre care cea mai importantă este aceea că, într-o asemenea concepţie, aspectul moral al dreptului este lăsat în umbră.

vorba despre un „jus in re incorporali”, care se aseamănă cu proprietatea pentru că implică stăpânirea asupra unui bun, dar un bun incorporal, drept subiectiv care, deşi implică atât prerogative patrimoniale, cât şi prerogative personale, are totuşi un caracter unitar).

36 De pildă, Legea dreptului de autor adoptată în Belgia în 1886. 37 A se vedea J. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, Mannheim, 1888, p. 116 şi

urm; idem, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1900, p. 58 şi urm. (apud Y. Eminescu, op.cit., p. 133).

38 Sub acest din urmă aspect, a se vedea A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhalhn Editions S.A. Bâle, 1978 (traducere de K. Troller şi V. Vessely din limba germană a Kurzlehrbuch des Immaterialguterrechts, 1976), p. 46 - 47.

39 H. Debois, Le droit d'auteur, Dalloz, Paris, 1950, p. 296.40 A se vedea P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, volumul I, Sirey, Paris,

1952, p. 104. Teoria a fost dezvoltată pentru prima dată de către autorul său în studiul Droits intellectuels au droits de clientéle, publicat în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1935, p. 268 şi urm.

10. Concepţia drepturilor de monopol. Susţinută de R. Franceschelli41, această concepţie face din drepturile autorilor şi inventatorilor o categorie distinctă de drepturi, denumite drepturi de monopol, pentru a se sublinia caracterul lor structural fundamental şi, totodată, elementul lor funcţional (funcţia de concurenţă pe care o exercită). Analizând conţinutul drepturilor al căror loc îl caută în clasificarea generală, R. Franceschelli relevă ca fiind de esenţa lor dreptul de a realiza şi exploata economic obiectul invenţiei sau operei, precum şi dreptul de a împiedica pe terţii care au cumpărat obiectul de a-l reproduce, multiplica şi vinde.

Cea dintâi dintre aceste facultăţi aparţine însă inventatorului şi autorului în temeiul dreptului comun, care atribuie celui care a creat un bun rezultatul creaţiei sale şi dreptul de a trage din el foloasele pe care le comportă. Dimpotrivă, cea de-a a doua facultate menţionată mai sus este recunoscută autorilor şi inventatorilor în temeiul legii speciale care „adaugă situaţiei rezultate din aplicarea dreptului comun, acest jus prohibendi, acest jus excludendi alios.”42

Pe baza identificării trăsăturilor caracteristice ale drepturilor autorilor şi inventatorilor, autorul acestei teorii arată că drepturile analizate nu pot fi încadrate în categoria drepturilor obligaţionale, întrucât au un caracter absolut, iar nu relativ şi, de aceea, dreptul de monopol constituie cel mai potrivit concept în care să fie încadrate.

Teoria drepturilor de monopol a fost criticată, printre altele, pentru că ignoră aspectul moral al dreptului subiectiv analizat.

11. Concepţia personalităţii dreptului autorului sau inventatorului. Potrivit acestei teorii )care, spre deosebire de cele expuse anterior, are un caracter monist), dreptul moral şi dreptul privativ de exploatare sunt două aspecte ale aceluiaşi drept, care ar avea un caracter personal. Această concepţie a fost susţinută mai ales în Germania. Totuşi, în doctrină şi jurisprudenţă este respinsă tendinţa de a reduce dreptul privativ de exploatare la un simplu aspect al dreptului moral, ca fiind artificială şi forţată.43

12. Concepţii elaborate în doctrina juridică română postbelică. Următoarele concepţii au fost elaborate în doctrina juridică română postbelică în privinţa naturii juridice a dreptului subiectiv al inventatorului:44 complex de drepturi patrimoniale şi personal-nepatrimoniale; drept personal-nepatrimonial; drept real purtând asupra unui bun incorporal care este destinat utilizării în industrie.

12.1. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv de inventator constituie un complex de drepturi patrimoniale şi personal-nepatrimoniale. Teoria naturii complexe a dreptului subiectiv de inventator a fost susţinută pentru prima dată în doctrina juridică română de M.-I. Eremia45 pe baza următoarelor categorii de argumente:46

a) existenţa dispoziţiilor Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor, care se referă în mod expres la drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale autorului;

41 A se vedea R. Franceschelli, Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur, în „Mélanges en l'honneur de Paul Roubier”, volumul II, Paris, Dalloz, 1961, p. 453 - 466.

42 R. Franceschelli, op. cit., p. 445 (apud Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 135).43 A se vedea P. Roubier, op. cit., vol. I, p. 89 - 9044 Reamintim faptul că analiza naturii juridice a drepturilor inventatorului este, sub

numeroase aspecte, identică în raport cu analiza naturii juridice a dreptului de autor.45 A se vedea M.-I. Eremia, Dreptul inovatorului, în revista „Studii şi cercetări juridice”,

nr. 2, 1957, p. 179 – 203.46 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 138.

b) interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, în sensul că, prin referirea la „dreptul personal nepatrimonial” al autorului şi inventatorului, textul lasă în afara reglementării sale aspectul patrimonial al acestui drept;

c) complexul de drepturi al autorului, prevăzut de art. 3 din menţionatul Decret nr. 321/1956, cuprinde două drepturi de natură necontestat patrimonială, şi anume: dreptul de a trage foloase patrimoniale din reproducerea, difuzarea, reprezentarea sau executarea operei şi dreptul la reparaţie patrimonială în caz de folosire fără drept a operei;

d) necesitatea de a lega dreptul la recompensă şi celelalte drepturi patrimoniale ale autorului de faptul juridic al creaţiei, înlăturând astfel concluzia că ele ar izvorî „dintr-o concesiune mai mult sau mai puţin arbitrară a legii.”

Teza caracterului complex al drepturilor autorilor a fost expusă pe larg şi de C. Stătescu, arătându-se că, în cadrul dreptului român, nu se poate ignora clasificarea atributelor autorului în drepturi personal- nepatrimoniale şi drepturi patrimoniale, întrucât o asemenea împărţire este adoptată în chiar actele normative care reglementează dreptul de autor.47

De asemenea, St. Cărpenaru s-a raliat acestei teorii, arătând că "dreptul de autor, ca şi dreptul de inovator este un drept subiectiv complex în al cărui conţinut intră deopotrivă drepturi personale nepaatrimoniale şi drepturi patrimoniale, fără ca unele dintre ele să aibă primatul asupra celorlalte."48

Această concepţie a fost însă criticată49 pentru următoarele raţiuni: a) În ceea ce priveşte argumentul dedus din existenţa în complexul de drepturi ale

autorului a unor facultăţi al căror caracter patrimonial nu poate fi contestat, s-a arătat că, cel puţin referitor la dreptul la reparaţia prejudiciilor cauzate prin încălcarea dreptului personal-nepatrimonial (în cazul prevăzut de art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956, prin încălcarea dreptului de a consimţi la folosirea operei de către alţii), argumentul este neconcludent. Într-adevăr, potrivit art. 54 din Decretul nr. 31/1954, modificat prin Legea nr. 4/1956, „Persoana care a suferit o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaţie, în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice, artistice ori literare, de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instanţei judecătoreşti încetarea săvârşirii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus-arătate.” Aceasta este reparaţia morală şi socială a încălcării drepturilor personal-nepatrimoniale recunoscute de lege. Dacă, însă, încălcarea unui drept personal-nepatrimonial „pricinuieşte titularului [...] vreo pagubă patrimonială, legea civilă obligă pe cel care prin fapta sa ilicită, a cauzat această pagubă să i-o repare integral, cel mai adesea pe calea despăgubirilor băneşti, potrivit regulilor privitoare la responsabilitatea civilă.”50 Prin urmare, dreptul la reparaţie, care poate fi şi patrimonial, există şi în cazul dreptului la nume, onoare etc., a căror natură de drepturi personal-nepatrimoniale nu a fost niciodată contestată. Este evident că nu s-ar putea susţine că dreptul la nume sau la onoare nu ar fi un drept personal-nepatrimonial, pentru simplul

47 A se vedea C. Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 46 - 51.

48 St. Cărpenaru, op.cit., p. 62. 49 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 138 - 140.50 Tr. Ionaşcu, Numele şi domiciliul persoanei fizice în lumina recentei legislaţii, în

„Analele Universităţii C.I. Parhon”, Seria ştiinţe sociale. Ştiinţe juridice, nr. 6/1956, p. 216.

motiv că şi în cazul încălcării acestui drept se face aplicarea principiului general al răspunderii civile.

Este indiscutabil că, şi în cazul aplicării art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956 privitor la dreptul de autor, autorul va trebui să facă dovada pagubei patrimoniale suferite prin încălcarea dreptului său, pentru că, altfel, instanţa ar fi în imposibilitate să aprecieze cuantumul daunelor ce ar avea de acordat.

b) Argumentul dedus din interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 nu este concludent, întrucât din faptul că legiuitorul foloseşte exprimarea „dreptul personal nepatrimonial” al autorului şi inventatorului se poate deduce tot atât de bine că formula califică dreptul subiectiv al autorilor şi inventatorilor în ansamblul prerogativelor sale.

c) Cât priveşte argumentul dedus din necesitatea de a lega dreptul la recompensă şi celelalte drepturi patrimoniale de faptul creaţiei, în mod direct iar nu mediat, acesta trebuie înlăturat pentru următoarele motive:

- soluţia propusă nu satisface această necesitate decât în parte, şi anume pentru primul din cele două drepturi patrimoniale enumerate, dreptul la reparaţie rămânând şi în acest caz legat numai în mod mediat de faptul creaţiei, şi anume prin delictul civil de încălcare a dreptului autorului;

- dreptul la recompensă, fiind o formă de retribuţie pentru muncă, este în modul cel mai strâns legat de munca creatoare, şi ar fi greu să se imagineze o legătură mai strânsă;

- în sfârşit, chiar în ipoteza că dreptul autorului sau inventatorului ar fi privit ca un complex de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, încă şi atunci ele îşi au, în ultimă analiză, izvorul în lege, care recunoaşte aceste drepturi şi, prin urmare, nici adoptând soluţia propusă nu am fi la adăpostul criticii legate de caracterul arbitrar al concesiunii legii.

12.2. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept personal-nepatrimonial. Această concepţie a fost pentru prima dată elaborată de către A. Ionaşscu51, fiind ulterior împărtăşită şi de către Y. Eminescu.52 Astfel, analizând conţinutul dreptului de autor, definit de art. 3 din Decretul nr. 321/1956, A. Ionaşcu învederează dependenţa elementelor patrimoniale care alcătuiesc acest conţinut de drepturile personal-nepatrimoniale, ajungând la concluzia că „dreptul de autor este un drept personal nepatrimonial ce dă naştere, pe cale de consecinţă, şi la drepturi de ordin patrimonial care, fiind împletite organic cu cele de ordin personal-nepatrimonial, formează un tot unitar.”53 Acelaşi autor subliniază caracterul precumpănitor al dreptului nepatrimonial de autor atât prin raportul de întâietate al elementelor nepatrimoniale faţă de cele patrimoniale, cât şi prin caracterul drepturilor patrimoniale de a fi consecinţa celor personal-nepatrimoniale şi, în sfârşit, prin ocrotirea, nelimitată în timp, a conţinutului unor drepturi personal-nepatrimoniale.54

51 A se vedea A. Ionaşcu, Dreptul de autor în legislaţie, în revista "Justiţia nouă", nr. 6/1961, p. 35 şi urm.

52 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 140 - 141.53 A. Ionaşcu, op.cit., p. 40.54 Prin drepturi personal-nepatrimoniale se înţeleg drepturile ”de natură morală, intim

legate de persoana omului [...] şi prin care se garantează şi ocroteşte personalitatea omului, adică calitatea lui de a fi subiect de drepturi, în existenţa şi integritatea sa corporală, ca şi în diferitele sale manifestări, morale sau intelectuale [...]” (Tr. Ionaşcu, op. cit., p. 215).

Împărtăşind aceeaşi concepţie, Y. Eminescu a arătat că, pentru a se determina natura unui drept, trebuie să se ţină seama de ceea ce, în conţinutul acelui drept, este de esenţa sa. Or, ceea ce este de esenţa dreptului de autor şi de inventator este conţinutul său personal- nepatrimonial. Aşa se explică faptul că dreptul de autor, ca şi acela de inventator, pot exista fără a comporta vreo prerogativă patrimonială, dar existenţa lor în afara prerogativelor nepatrimoniale este de neconceput.

12.3. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept real purtând asupra unui bun incorporal şi care este destinat utilizării în industrie. Această concepţie - pe care o împărtăşim - a fost elaborată de A. Petrescu55, care, pornind de la distincţia dintre conceptul de drept subiectiv de proprietate industrială stricto sensu şi, respectiv, conceptul de drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu56, cel dintâi fiind identificat cu dreptul de exploatare exclusivă care poartă asupra unei creaţii industriale (de exemplu, invenţia) sau a unui semn distinctiv al unei asemenea activităţi industriale, ajunge la concluzia că problema naturii juridice a dreptului subiectiv de proprietate industrială stricto sensu se soluţionează prin stabilirea naturii juridice a dreptului exclusiv de exploatare.

Sub acest din urmă aspect, se arată că este evident că, în legătură cu creaţiile intelectuale, se nasc atât drepturi personal-nepatrimoniale, cât şi drepturi patrimoniale, dar de aici nu se poate trage, mai departe, concluzia că ne aflăm în prezenţa unui drept complex, fiindcă, în realitate, este vorba despre o sumă de drepturi distincte.57

Se remarcă, de asemenea, că drepturile născute în legătură cu o creaţie industrială nu întotdeauna au ca obiect însăşi acea creaţie industrială; astfel, de exemplu, dacă este adevărat că obiectul direct al dreptului de exploatare a invenţiei este invenţia însăşi, nu mai puţin adevărat este şi că drepturile personal-nepatrimoniale ale inventatorului au ca obiect respectul personalităţii autorului.

Sub un alt aspect, se mai observă că există unanimitate în sensul că în legătură cu marca nu se nasc drepturi personal-nepatrimoniale, ci numai dreptul de exploatare exclusivă a mărcii, care - din nou în mod necontestat - are natura unui drept patrimonial. Aşa fiind, este firesc să se considere că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii (sau asupra unui alt semn distinctiv utilizat în industrie), precum şi cel asupra unei creaţii industriale (de exemplu, invenţia) să aibă aceeaşi natură juridică.

Analiza caracterelor juridice ale dreptului de exploatare exclusivă58 duce la concluzia că acesta nu poate fi încadrat tale quale într-una sau alta dintre categoriile clasice de drepturi patrimoniale civile: drepturi de creanţă şi, respectiv, drepturi reale.

Este însă cert că dreptul de exploatare exclusivă, care are caracter relativ, nu poate fi 55 A se vedea A. Petrescu, Introducere, p. 29 - 33.56 Reamintim că prin drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu se înţelege

“acea sumă de drepturi care se nasc în legătură cu un obiect al proprietăţii industriale; incontestabil, printre acestea se găseşte şi dreptul de folosinţă exclusivă a acelui bun, deci şi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, ca drept care dă nota specifică acestui complex de drepturi” (A. Petrescu, Introducere, p. 33).

57 Caracterul distinct al acestor drepturi subiective rezultă, printre altele, din faptul că ele nu se nasc în acelaşi moment; de exemplu, dreptul la calitatea de autor al invenţiei se naşte în chiar momentul creării acesteia, pe când dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei se naşte din momentul depozitului reglementar, cu condiţia eliberării brevetului.

58 Pentru caracterele juridice ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, a se vedea supra, Secţiunea I a prezentului capitol.

considerat un drept de creanţă. Pe de altă parte, acest drept subiectiv se apropie de dreptul (clasic) de proprietate, deşi

între cele două drepturi există diferenţe certe, şi anume:- sub aspectul obiectului (obiect incorporal, iar nu un lucru);- sub aspectul duratei în timp (caracter temporar, iar nu perpetuu);- sub aspectul ocrotirii în spaţiu (caracter teritorial, iar nu ocrotire indiferent de

teritoriul în care obiectul este plasat).Sunt, totuşi, deosebit de semnificative asemănările dintre cele două drepturi

subiective, astfel: ambele se exercită direct asupra obiectului lor (creaţia industrială sau semnul distinctiv, respectiv, lucrul), fără să fie necesar concursul altor persoane; prerogativele componente sunt, mutatis mutandis, identice; trăsăturile de drept absolut, patrimonial, transmisibil le sunt comune.

Aşa fiind, se concluzionează că dreptul subiectiv de proprietate industrială stricto sensu este un drept real ce poartă asupra unui bun incorporal care este destinat utilizării în industrie.

CAPITOLUL AL II-LEACONŢINUTUL DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

ASUPRA INVENŢIEISECŢIUNEA I

DREPTUL DE EXPLOATARE A INVENŢIEI1. Generalităţi. Planul expunerii. Conţinutul dreptului de proprietate industrială

asupra invenţiei trebuie examinat sub două aspecte, al căror ansamblu determină specificul acestui drept:

a) conţinutul exploatării pe care este îndrituit să o exercite titularul asupra invenţiei (dreptul de exploatare a invenţiei) - care este latura “pozitivă” a dreptului;

b) conţinutul exclusivităţii recunoscute titularului (dreptul la exclusivitatea exploatării invenţiei) – care este latura “negativă” a dreptului. De aceea, analiza conţinutului dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei presupune analiza, separată, a acestor două laturi. În plus, este necesară analizarea şi a dreptului provizoriu de exploatare exclusivă a invenţiei.

2. Dreptul de exploatare a invenţiei brevetate. Prerogativele componente. Asemănător reglementării anterioare, nici Legea nr. 64/1991, republicată, nu conţine un text general privitor la prerogativele ce alcătuiesc latura pozitivă a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei. De aceea, pentru identificarea acestora, este necesară raportarea la natura juridică a acestui drept - drept real purtând asupra unui bun incorporal utilizat în industrie59 -, spre a constata existenţa prerogativelor jus possidendi, jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi (evident, cu nuanţele impuse de specificul materiei).60 De asemenea, în acelaşi 59 ? A se vedea supra, Secţiunea a II-a din cadrul Capitolului I al prezentului titlu.

60 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 122-123. În sensul că titularul brevetului dispune, practic, de prerogativele usus, fructus şi abusus, la fel ca şi în cazul dreptului de proprietate, a se vedea: J.-M. Mousseron, Traité des brevets. L’obtention des brevets, Editura Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 47; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Editura Litec, Paris, 1996, p. 69. Reamintim, de asemenea, definiţia conform căreia "Prin drept de proprietate industrială, în sens subiectiv, se înţelege posibilitatea legală (prerogativa sau suma de prerogative) a unei persoane fizice sau juridice de a-şi exercita şi de a-şi apăra, în anumite condiţii şi în anumite scopuri determinate, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra oricărora dintre valorile ocrotite de către normele juridice care alcătuiesc dreptul de proprietate industrială, considerat în sens obiectiv." (V. Ursa, op.cit., p. 5) (sublinierea noastră,

scop poate fi continuată raportarea la conţinutul constitutiv al infracţiunii de contrafacere (prevăzută de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, republicată61, care reia dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal62)63, în sensul de a se socoti că titularul brevetului deţine anumite prerogative64 care, dacă ar fi utilizate fără consimţământul său de către o altă persoană, ar fi socotite ilicite, determinând răspunderea penală a acesteia din urmă.65 Cu toate acestea, deşi noua reglementare (la fel ca şi cea anterioară) nu conţine un text general care să stabilească direct conţinutul dreptului de exploatare exclusivă, nu mai puţin, totuşi, ea permite a se adăuga încă un procedeu de identificare indirectă a prerogativelor. Este vorba despre împrejurarea că în art. 33 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată66, se enumeră (ca o noutate faţă de Legea nr. 62/1974) activităţile ce sunt interzise terţilor, dacă nu există autorizarea în acest sens a titularului de brevet. Aşa fiind, se va înţelege că, indirect, se

L.M.).61 ? Potrivit art. 589 alin. 1, “Constituie infracţiunea de contrafacere, în sensul prezentei legi, fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie fără drept a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. (1)de brevetul de invenţie, dacă aceste încălcări au fost săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie, pe perioada de valabilitate a acestuia, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.5000.000 lei la 300.0100.000 lei.”

62 S-a arătat că “[…] Legea nr. 64/1991 este o lege specială şi, deci, are prioritate în aplicare faţă de legea generală, […] în practica judiciară normele acesteia [fiind] aplicate cu prioritate […].” (V. Lazăr, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura All Beck, 1999, p. 91). Conform altei opinii (a se vedea A. Ungureanu, Protecţia penală a invenţiilor, potrivit Legii nr. 64/1991, în “Revista de drept comercial” nr. 4/1997, p. 34), dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal au fost abrogate implicit şi integral la 21 ianuarie 1992, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 59 alin. 1 din Legea nr. 64/1991 (text devenit art. 58 alin. (1) după republicarea Legii nr. 64&1991)., la 21 ianuarie 1992.

Pentru analiza dispoziţiilor art. 299 şi 300 din Codul penal, a se vedea, de exemplu: I. Fodor, Contrafacerea obiectului unei invenţii şi punerea în circulaţie a produselor contrafăcute , comentarii la dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal, în Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, vol. IV, de V. Dongoroz ş.a., Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 516 – 526; A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 226 – 230 (şi bibliografia acolo indicată).

63 Pentru analiza, din punctul de vedere al dreptului penal, a dispoziţiilor art. 59 (devenit art. 58, după republicarea Legii nr. 64&1991), a se vedea: A. Ungureanu, op.cit., p. 29 - 44; V. Lazăr, op.cit., p. 97 – 102.64 ? Fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie a obiectului unui brevet de invenţie.65 ? Pentru recurgerea la un asemenea procedeu de identificare a prerogativelor dreptului de exploatare a invenţiei, sub imperiul legii anterioare, a se vedea I.Cameniţă, op.cit., p. 170-171.66 ? Conform art. 33 alin. (2)4 alin. 1, "Este interzisă efectuarea fără consimţământul titularului a următoarelor acteBrevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acte:

a) pentru produse: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea comercializarea, oferirea spre vânzare, folosirea, importulfolosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii;

b) pentru procedee sau metode: utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un produsfolosirea acestora."

reglementează prerogativele ce compun dreptul de exploatare a invenţiei, fiindcă ceea ce este interzis terţilor este permis titularului de brevet67. 68

2.1. Jus possidendi. Prerogativa posesiei acelui bun incorporal care este creaţia intelectuală a invenţiei are semnificaţia că titularul brevetului are posibilitatea de a cunoaşte acea creaţie intelectuală şi de a decide dacă şi în ce modalitate să o utilizeze.69

2.2. Jus utendi.70 Prerogativa dreptului de a folosi invenţia pentru sine are semnificaţia că titularul brevetului poate fabrica produsele, pe care, apoi, are posibilitatea de a le folosi sau poate folosi procedeele ori metodele ce constituie obiectul brevetului.

2.3. Jus fruendi.71 Prerogativa dreptului de a culege “fructele” invenţiei se realizează, în primul rând, prin comercializarea, oferirea spre vânzare, importul sau exportul, stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii a produselor ce constituie obiectul invenţiei şi, în al doilea rând, prin încheierea de contracte de licenţă prin care se transmit una sau mai multe dintre componentele de mai sus ale acestei prerogative sau se transmite folosirea, în totalitate ori parţial, a procedeului ori metodei ce constituie obiectul brevetului.

2.4. Jus abutendi.72 Prerogativa dispoziţiei din punct de vedere material este inaplicabilă în privinţa bunurilor incorporale, aşa cum este şi invenţia. Pe de altă parte, prerogativa dispoziţiei juridice are semnificaţia că titularul brevetului poate cesiona, în tot sau în parte, dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei brevetate.

3. Precizări privind dreptul de exploatare a invenţiei de perfecţionare (complementare). Anterior modificării Legii nr. 64/1991 prin Legea nr. 203/2002, art. 36 stabilea că "Titularul brevetului unei invenţii de perfecţionare poate exploata invenţia sa numai cu acordul titularului invenţiei la care se referă perfecţionarea", cu consecinţa că un asemenea acord nu era necesar pentru brevetarea invenţiei de perfecţionare (complementare), ci numai pentru exploatarea acesteia, după obţinerea brevetului.

În prezent, art. 32 din Legea nr. 64/1991, republicată, dispune că „Pentru o invenţie dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicată fără a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioară şi brevetată, OSIM va lua o hotărâre de acordare numai după notificarea tuturor părţilor interesate cu privire la relaţia dintre invenţii.” Aşadar, nici în prezent eliberarea însăşi a brevetului nu este condiţionată de existenţa acordului titularului brevetului anterior, ci este obligatorie doar efectuarea de către OSIM a comunicărilor necesare pentru ca atât titularul brevetului anterior, cât şi solicitantul brevetului invenţiei de perfecţionare să se afle în deplină cunoştinţă de cauză asupra relaţiei dintre cele două invenţii.73 Iar în situaţia în care, după ce s-au efectuat asemenea notificări, sunt îndeplinite condiţiile d fond şi de formă pentru eliberarea brevetului, devin aplicabile prevederile art. 49

67 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Legea privind brevetele de invenţie, în revista “Dreptul” nr. 9/1992, p. 41. [În continuare, această lucrare va fi citată: A.Petrescu, L.Mihai, Legea.].

68 Aceeaşi este situaţia şi în dreptul francez. (A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 174).

69 A se vedea A. Petrescu, Introducere, p. 23.70 A se vedea A.Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 122.71 Idem. 72 Ibidem.73 Ceea ce, uneori, ar putea avea ca efect renunţarea la solicitarea de a se obţine brevetul

ulterior.

alin. (8) din Legea nr. 64/1991, republicată, care permit exploatarea atât a brevetului anterior, cât şi a celui ulterior numai pe baza unor licenţe obligatorii reciproce, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: „a) invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior;

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior;

c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care o licenţă este, de asemenea, transmisă.”74

4. Exploatarea invenţiei brevetate – obligaţie a titularului de brevet. Titularul brevetului de invenţie are nu numai dreptul de exploatare a invenţiei, dar, cu anumite circumstanţieri, acestuia îi revine şi obligaţia – juridică – de a proceda, în cadrul anumitor termene limită, la exploatarea invenţiei brevetate, în caz contrar fiind aplicabile sancţiuni (aşa-numitele licenţe obligatorii, conform art. 48-52)75.

SECŢIUNEA A II-A DREPTUL LA EXCLUSIVITATEA EXPLOATĂRII INVENŢIEI

5. Latura negativă a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei este reglementată prin art. 33 alin. (2), text care, în opinia unor practicieni, ar institui un drept nou, ce nu exista în legislaţia anterioară. Realitatea nu este, însă, aceasta. Ceea ce aduce nou Legea nr. 64/1991 este numai o tehnică legislativă superioară, fiindcă dreptul la exclusivitatea exploatării a fost reglementat - indirect - şi prin Legea nr. 62/1974, care, în art. 35, reglementând "dreptul de folosire exclusivă" (sublinierea noastră, L.M.), stabilea, astfel, exclusivitatea exploatării în favoarea titularului de brevet.76

6. Definiţie. Acest drept constituie posibilitatea juridică, recunoscută titularului brevetului, de a opune tuturor celorlalte persoane prerogativa sa de a exploata invenţia brevetată.77

7. Conţinut. Conform art. 33 alin. (2), "Este interzisă efectuarea fără consimţământul titularului a următoarelor acte:

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în

74 Pentru dezvoltări asupra acestei categorii de licenţe obligatorii, a se vedea infra, Titlul al IV-lea, Capitolul al III-lea.

75 A se vedea, de asemenea, infra, Titlul al IV-lea, Capitolul al III-lea. În Statele Unite ale Americii, nu există obligaţia titularului de brevet de a exploata invenţia, sub sancţiunea instituirii unei licenţe obligatorii; nu mai puţin, o asemenea neexploatare poate determina implicaţii pe planul legislaţiei anti-trust. (A se vedea A. R. Miller, M. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell, ediţia a II-a, West Publishing Co., St. Paul, 1990, p. 129).

76 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Legea, p. 42.77 “Exclusivitatea, care caracterizează dreptul titularului de brevet, se traduce prin

opozabilitatea absolută a prerogativelor sale” (J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 69).

care obiectul brevetului este un produs."78 Iar conform alin. (3) al art. 33, "Întinderea protecţiei conferite prin brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor."

Conţinutul exclusivităţii este dat, astfel, în principiu, de conţinutul -răsturnat - al dreptului de exploatare, aşadar de conţinutul laturii pozitive a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei.

Exclusivitatea exploatării constituie specificul esenţial al acestui drept subiectiv.Astfel cum s-a precizat, “Sunt drepturi exclusive acelea care atribuie titularului lor

puterea de a interzice utilizarea unui bun imaterial conform destinaţiei acestuia, în măsura în care legea nu limitează prin excepţii această prerogativă.”79 Sau, în alţi termeni: “Dreptul titularului brevetului se numeşte exclusiv pentru că permite excluderea altor persoane de la exploatarea invenţiei şi pentru că titularul brevetului este singurul căruia i se îngăduie această exploatare atâta timp cât altora nu le este acordată o autorizare în acest sens, de exemplu pe calea unei licenţe.”80

Încălcarea prerogativei exclusivităţii, prin oricare dintre activităţile enumerate în art. 33 alin. (2), atrage posibilitatea recurgerii la o acţiune – de asemenea specifică – denumită “acţiune în contrafacere” şi care, în principiu, este rezervată titularului brevetului de invenţie. Trebuie însă subliniat că enumerarea cuprinsă în art. 33 alin. (2) este limitativă, astfel încât numai pentru săvârşirea acestor activităţi – nominalizate – este admisibilă acţiunea în contrafacere.81

Pe de altă parte, astfel cum s-a subliniat82, conţinutul dreptului la exclusivitatea exploatării derivă şi din natura dreptului de proprietate industrială de a fi un drept absolut, opozabil erga omnes, cu consecinţa că titularul său poate pretinde tuturor celorlalte persoane să nu întreprindă nici o activitate – oricare ar fi natura acesteia - prin care să stânjenească existenţa acestui drept subiectiv. De aceea, încălcarea obligaţiei negative generale83 a subiecţilor pasivi dă dreptul la utilizarea acţiunilor de drept comun, precum acţiunea în răspundere civilă delictuală sau acţiunea pentru îmbogăţire fără justă cauză – acţiuni care, însă, de această dată, nu mai sunt condiţionate de dovedirea calităţii de titular al brevetului de invenţie.

În cele ce urmează, vor fi analizate – succint - activităţile enumerate limitativ în

78 ? Conform art. 7 alin. 2(1), “Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu […].” Invenţia brevetabilă poate avea ca obiect un produs, un procedeu sau o metodă.” Pentru o enumerare a categoriilor de invenţii care au ca obiect un produs şi, respectiv, un procedeu, a se vedea regulilea 11 şi 12 pct. (2) din Regulament. De asemenea, conform pct. (3) alin. 2 şi 3 din aceeaşi regulă 11, “Sunt considerate procedee activităţile care au ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs. Sunt considerate metode activităţile care au rezultate de natură calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical).”.

79 A. Troller, Précis du droit de la propriété industrielle, Editura Helbing & Lichtenhahn Editions Bâle, 1978, traducere în limba franceză de K. Troller şi V. J. Vesely, p. 43.

80 *** Intellectual Property Reading Material, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1998, ediţia a 2-a, p. 24.

81 În acest sens, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 131; A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 252 – 253.

82 A se vedea A.Petrescu, L.Mihai, Invenţia, p. 129. 83 Caracterul general exprimă împrejurarea că nu sunt precizate, în mod concret, ce

anume activităţi sunt interzise.

cuprinsul art. 33 alin. (2) şi a căror efectuare de către terţi constituie contrafacere.84

7.1. Fabricarea produselor. Fabricarea produselor constă în realizarea materială a unui obiect identic ori similar cu cel ce formează obiectul-produs al invenţiei brevetate. Este suficientă fabricarea produsului, chiar dacă acesta nu a fost utilizat ori pus în vânzare. În toate cazurile, fabricarea trebuie să fi fost finalizată, nu numai începută; cu toate acestea, dacă fabricarea a fost întreruptă de acţiunea formulată de către titularul brevetului, se poate considera că s-a produs o contrafacere parţială, cât priveşte porţiunile fabricate ori aflate în curs de execuţie.85 În jurisprudenţa franceză86, s-a decis că dobânditorul produsului la care se pune problema pieselor de schimb sau aceea a reparaţiilor nu are obligaţia de a se adresa titularului brevetului spre a obţine acele piese de schimb ori spre a efectua reparaţia; o asemenea obligaţie există însă dacă este vorba despre reparaţii care sunt echivalente cu reconstrucţia sau înlocuirea obiectului supus reparaţiilor.87 Sub un alt aspect, se consideră că fabricarea chiar şi a unui singur obiect şi chiar dacă această fabricare nu s-a realizat în scopul comercializării cade sub incidenţa legii, constituind contrafacere.88 Reproducerea în dimensiuni reduse a unui obiect brevetat, ceea ce face imposibilă întrebuinţarea acestuia în industrie (de exemplu, o maşinărie redusă în dimensiuni spre a servi drept model) nu constituie contrafacere.89

Jurisprudenţa şi doctrina au elaborat, în decursul timpului, unele reguli generale referitoare la compararea obiectului protejat prin brevetul de invenţie cu obiectul contrafăcut prin fabricare, spre a se stabili dacă a fost încălcată ori nu exclusivitatea recunoscută titularului de brevet, aşadar dacă a existat sau nu contrafacere.90

a) Astfel, mai întâi, în cazul reproducerii servile nu se ridică probleme, aceasta constituind întotdeauna încălcarea exclusivităţii recunoscute titularului brevetului.

84 A se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 122 – 129; Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 126 – 127 [lucrare citată în continuare: Y. Eminescu, Tratat]; A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 227 – 230; Y. Eminescu, Legea brevetelor de invenţie. Comentariu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 199 - 201 [lucrare citată în continuare: Y. Eminescu, Comentariu]; Gh. Bucşă, L. Bulgăr, T. Popescu, Protecţia proprietăţii industriale în România şi prevenirea contrafacerii, Editura O.S.I.M., Bucureşti, 1994, p. 156 – 158; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Editura Sweet & Maxwell, Londra, ediţia a 3-a, 1996, p. 213 – 216; J. Schmidt-Szalewski, op.cit., p. 72 – 74; J.-L. Pierre A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 253 – 261; A.- C. Ştrenc, Drepturile conferite de brevetul de invenţie, în Proprietate intelectual – industrială şi inventică, Fundaţia Proinvent, Bucureşti, 1999, p. 247 – 251.

85 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 125 (şi bibliografia acolo indicată). În acelaşi sens, M. Coca-Cozma, Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 307.

86 A se vedea jurisprudenţa indicată de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 254.87 A se vedea W.R. Cornish, op.cit., p. 213.88 În acest sens, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 124; M.

Coca-Cozma, op.cit., p. 289.89 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 124 (şi bibliografia acolo

indicată).90 A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 241 – 245. De asemenea, Y. Eminescu,

Tratat, p. 124 – 126.

b) În al doilea rând, conform “teoriei variantelor de execuţie”91, aplicabilă în cazul în care reproducerea nu este servilă, se consideră că a fost încălcată exclusivitatea dacă la obiectul reprodus se regăsesc elementele constitutive esenţiale ale invenţiei. Astfel, simpla schimbare a materialului, a formei, a dispunerii, a dimensiunilor fără a se aduce un rezultat industrial nou nu constituie decât variante de execuţie a produsului protejat prin brevet.

c) În al treilea rând, contrafacerea se apreciază în raport cu asemănările, iar nu cu deosebirile. Cu alte cuvinte, nu prezintă importanţă dacă obiectul reprodus conţine, în acelaşi timp, şi unele diferenţe faţă de produsul brevetat, în ipoteza în care, la comparaţie, rezultă existenţa asemănărilor sub aspectul elementelor esenţiale şi caracteristice ale invenţiei.

d) În al patrulea rând, conform teoriei echivalentelor, se consideră că există încălcarea exclusivităţii atunci când un element din structura produsului este înlocuit cu un element diferit, care îndeplineşte aceeaşi funcţie şi determină un rezultat identic sau chiar asemănător.

e) În sfârşit, regula inadmisibilităţii asocierii mai multor brevete arată că persoana care este titular al mai multor titluri de protecţie nu are dreptul de a le invoca în mod concomitent în privinţa obiectului fabricat de către terţ, susţinând că acesta a luat câte un element din fiecare brevet. Regula se explică prin aceea că brevetul constituie un titlu separat şi distinct de orice alt brevet.92

7.2. Folosirea produselor. Această formă de încălcare a exclusivităţii recunoscute titularului de brevet de invenţie este distinctă de “fabricarea” produselor, deşi, de cele mai multe ori, persoana care fabrică produsele le şi foloseşte; realizarea cumulativă a acestor două activităţi constituie o agravantă.93 Există contrafacere atât în cazul folosirii produsului brevetat, cât şi în acela al folosirii procedeului ori a metodei brevetate, precum şi în cazul folosirii unui produs nebrevetat, dar care a fost obţinut printr-un procedeu sau o metodă brevetate.94 Existenţa ori absenţa calităţii de comerciant este nerelevantă, dar numai folosirea în scop comercial – nu şi aceea în scop personal – constituie încălcare a exclusivităţii.95 În toate cazurile, reaua-credinţă a celui care foloseşte produsele trebuie dovedită, deoarece este posibil ca produsele folosite să fi fost puse în circulaţie cu acordul titularului de brevet.96

7.3. Oferirea spre vânzare a produselor şi vânzarea acestora. Anterior modificării prin Legea nr. 203/2002, art. 34 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 64/1991 interzicea „comercializarea”, alături de „oferirea spre vânzare”. În prezent, textul corespunzător,

91 Denumirea este datorată considerării reproducerilor ne-servile ca fiind simple variante de execuţie a obiectului invenţiei brevetate.

92 “O excepţie trebuie totuşi făcută, când e vorba de un brevet de perfecţionare, care aparţine ca şi brevetul principal aceleiaşi persoane. Brevetul de perfecţionare este o dezvoltare a celui principal, o completare a lui şi amândouă formează un tot indivizibil, în aşa fel că împrumutarea de elemente din fiecare brevet constituie o contrafacere.” (B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 123).

93 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 228.94 În acest sens, a se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 255. 95 În acest sens, a se vedea: M. Coca-Cozma, op.cit., p. 308; Y. Eminescu, Comentariu,

p. 199 - 200. În sens contrar, A. Ungureanu, op.cit., p. 31 - 32.96 A se vedea Y. Eminescu, Comentariu, p. 200; A. Ungureanu, op.cit., p. 32.

adică art. 33 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 64/1991, republicată, a înlocuit termenul „comercializare” prin acela de „vânzare” – ceea ce, în opinia noastră, este criticabil, deoarece „comercializarea” se poate realiza şi prin alte operaţiuni decât vânzarea. Nu mai puţin însă, apreciem că şi în prezent termenul „vânzare” trebuie înţeles în sens larg, economic, aşadar ca activitate de comercializare, iar nu în sens strict juridic, aşadar exclusiv ca şi „contract de vânzare-cumpărare”. Spre această concluzie ne conduce, în primul rând, bănuiala că, deoarece art. 33 alin. (2) constituie traducerea art. 28 din TRIPS ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights")97, care constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech din 1994 privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ,98, termenul „vânzare” a fost preluat ca atare din cuvântul englez „sale”, care însă în contextul de origine are înţelesul larg de „comercializare”. Argumentul principal este însă acela că, recurgând la metoda interpretării sistematice, nu putem face abstracţie, în vederea aplicării prevederilor at. 33 alin. (2) de faptul că art. 58 alin. (1) prevede (atât anterior, cât şi după modificarea prin Legea nr. 203/2002) că infracţiunea de contrafacere se realizează, printre altele, prin „punerea în circulaţie a obiectului unui brevet de invenţie” – ceea ce, desigur, înseamnă „comercializare”, iar nu numai „vânzare”.

Aceste precizări terminologice fiind făcute, trebuie arătat că exclusivitatea titularului de brevet este încălcată atât atunci când comercializarea s-a făcut de către un comerciant, cât şi când punerea în circulaţie aparţine unui necomerciant, fiind – de asemenea – indiferent dacă s-a săvârşit doar un act izolat ori dacă nu s-a obţinut nici un beneficiu; sub acest din urmă aspect, totuşi, se consideră99 că donaţia produselor contrafăcute ori închirierea acestora nu cade sub incidenţa legii.

Chiar şi în condiţiile actualei redactări a art. 33 alin. (2) lit. a), ne menţinem părerea100 că nu mai este actuală opinia potrivit căreia, având în vedere caracterul restrictiv al dispoziţiilor legale penale, schimbul produselor contrafăcute nu ar constitui contrafacere101; într-adevăr, la această concluzie se ajunsese sub imperiul redactării textului art. 28 din Legea asupra brevetelor de invenţiune din 17 februarie 1906 (cu modificările din 21 februarie 1907 şi 6 august 1927), care încrimina “punerea în vânzare” (sublinierea noastră, L.M.), pe când, în prezent, astfel cum arătat, art. 33 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată, trebuie înţeles că are în vedere “comercializarea”.102

Suntem de acord cu precizarea conform căreia "[…] este indiferent dacă 97 ? Publicat în Monitorul Oficial nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.98 ? Ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994). A se vedea şi C.-I. Stoica, R. Dincă, op.cit., în "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 168 - 200.

99 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 143 (şi bibliografia acolo indicată).

100 A se vedea L.Mihai, “Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării. Drepturi”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 113.

101 Pentru această opinie, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 142.

102 De altfel, opinia înfăţişată era discutabilă chiar şi sub imperiul textului de lege atunci în vigoare, câtă vreme contractul de schimb poate fi analizat şi ca o dublă vânzare şi - mai ales - dacă se are în vedere principiul potrivit căruia este interzisă utilizarea căii ocolite spre a se ajunge la aceleaşi rezultate cu acelea ce s-ar obţine utilizându-se calea directă.

produsele puse în circulaţie au fost sau nu contrafăcute în prealabil, esenţială fiind punerea în circulaţie a produselor fără acordul titularului dreptului de protecţie a invenţiei."103

Exclusivitatea este încălcată nu numai atunci când comercializarea are ca destinaţie piaţa internă, ci şi atunci când se realizează prin export, important fiind numai dacă încheierea contractului s-a făcut pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie invocat104; de aceea, ne aflăm în prezenţa contrafacerii chiar şi atunci când, contractul fiind încheiat pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie, marfa este expediată dintr-o ţară străină către o altă ţară străină.105

Salariaţii-vânzători sau intermediarii de comerţ (comisionarii) nu pot fi consideraţi, ei înşişi, ca încălcând dispoziţiile art. 34 alin. 1, acestea urmând a se aplica însă, după caz, patronilor acestora sau acelora care se servesc de ei în realizarea comerţului.

Numai comercializarea produselor constituie contrafacere, iar nu şi achiziţionarea acestora; doar dacă persoanele care au achiziţionat se folosesc, în alt scop decât cel personal, de produsele astfel comercializate, ne aflăm în prezenţa contrafacerii, întrucât, de această dată, este vorba despre modalitatea “folosirii” produselor.

Regimul juridic al “comercializării” este aplicabil şi “oferirii spre vânzare”106, întrucât şi această activitate are ca finalitate “comercializarea” (sau “folosirea”) produselor brevetate.

7.4. Importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării produselor. Constituie încălcare a exclusivităţii nu numai exportul produselor (pe cale „comercializării”), ci şi importul acestora (în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării) în ţara pe al cărei teritoriu îşi are aplicabilitatea brevetul de invenţie invocat – şi aceasta indiferent dacă importul provine sau nu dintr-o ţară pe teritoriul căreia invenţia este, de asemenea, brevetată. “Dacă brevetul poartă asupra unui procedeu, este ilicită introducerea [..] produsului obţinut în mod direct prin acest procedeu.”107 Este controversată problema dacă simplul tranzit al obiectelor contrafăcute, destinate unei alte ţări, constituie sau nu contrafacere.108

7.5. Utilizarea procedeelor, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat. La fel ca şi în cazul folosirii produselor, exclusivitatea recunoscută titularului de brevet poate fi încălcată prin utilizarea procedeelor brevetate. Protecţia conferită procedeului prin brevetare se întinde şi asupra produselor obţinute direct prin acest procedeu, în sensul că sunt interzise folosirea lor, oferirea spre vânzare, vânzarea sau

103 A. Ungureanu, op.cit., p. 33, care combate opinia potrivit căreia "cea de-a treia formă sub care se poate înfăţişa contrafacerea este aceea a punerii în circulaţie de obiecte contrafăcute" (Y. Eminescu, Comentariu, p. 200).

104 A se vedea jurisprudenţa franceză citată de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 256.105 Idem.106 Publicitatea comercială, în toate formele sale, este inclusă aici.107 J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, op.cit., p. 73.108 În sensul existenţei contrafacerii, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter,

op.cit., p. 144. În sens contrar, a se vedea jurisprudenţa franceză indicată de J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, op.cit., p. 73 şi de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 261.

importul în acest scopuri109 – sub toate aceste patru aspecte rămânând valabile consideraţiile anterioare referitoare la astfel de forme de contrafacere în cazul produselor brevetate. Tot astfel, oferirea utilizării unui procedeu brevetat încalcă exclusivitatea titularului brevetului. În toate cazurile, este nerelevantă existenţa ori inexistenţa calităţii de comerciant a terţului. Dar “[..] când este vorba de un lucrător salariat care întrebuinţează un instrument brevetat sau o maşină pentru industria patronului său, el nu poate fi făcut răspunzător, fiindcă nu realizează nici un beneficiu din acest fapt.”110 În sfârşit, există controversă cu privire la faptul dacă trebuie sau nu prezumată existenţa relei-credinţe a celui care foloseşte procedeul; pentru răspunsul afirmativ, se argumentează că această folosire "este, în sine, o activitate prin care se urmăreşte obţinerea unui rezultat aflat în legătură de cauză la efect cu procedeul utilizat"111; răspunsul negativ - la care ne alăturăm - se întemeiază pe ideea că "simpla existenţă a raportului de cauzalitate între utilizarea unei metode sau a unui procedeu şi rezultatul urmărit nu relevă şi poziţia subiectivă a făptuitorului, de cunoaştere a caracterului protejat

109 Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, cu referire la prevederile de atunci ale art. 34 alin. 1 lit. b) ("Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acte: […] b) pentru procedee sau metode, folosirea acestora"), Lla aceeaşi soluţie s-au e opritesc şi C.-I. Stoica, R. Dincă (în Consideraţii teoretice şi practice referitoare la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de drept românesc , "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 178 - 179), dar utilizând argumentul că, după intrarea "deplină" în vigoare a TRIPS pe teritoriul României (la 1 ianuarie 2000), acele prevederi legale dispoziţiile art. 34 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 64/1991 ("Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acte: […] b) pentru procedee sau metode, folosirea acestora") trebuiae să fie interpretate (ne-restrictiv) şi aplicate în lumina prevederilor art. 28 alin. 1 lit. b) din TRIPS, conform cărora: "Un brevet va conferi titularului său următoarele drepturi exclusive: […] b) în cazurile în care obiectul brevetului este un procedeu, să împiedice terţii care acţionează fără consimţământul său să desfăşoare actul constând în utilizarea procedeului, precum şi următoarele acte: folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri, cel puţin în ce priveşte produsul obţinut direct prin acel procedeu." În opinia noastră, textul art. 34 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 64/1991 a avut acelaşi înţeles şi anterior intrării în vigoare a TRIPS, pur şi simplu pentru că "ubi eadem ratio eadem solutio esse debet", precum şi pentru că ceea ce este interzis direct este interzis şi atunci când se săvârşeşte pe cale ocolită. În plus, argumentului conform căruia, anterior intrării în vigoare a TRIPS, art. 34 alin. 1 lit. b) trebuia interpretat restrictiv, fiindcă "această interdicţie reglementează o excepţie în raport cu principiul libertăţii comerţului" (C.-I. Stoica, R. Dincă, loc.cit.), îi este opozabil raţionamentul întemeiat pe aplicabilitatea în acest domeniu (în baza art. 1354 alin. (2) lit. a) din Constituţie, republicată: "Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;") nu numai a principiului libertăţii comerţului, dar şi a principiului protecţiei -– doar numai - a concurenţei loiale, ca şi a principiului valorificării tuturor factorilor de producţie (inclusiv, aşadar, a valorificării factorilor de producţie care se întemeiază pe exploatarea invenţiilor brevetate). În context, reamintim că TRIPS constituie abrevierea denumirii engleze "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" dată Anexei 1C ("Acord privind Aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ") a Acordului de la Marrakech din 1994 privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (ratificat prin Legea nr. 133/1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994); TRIPS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 360 bis din 27 decembrie 1994.

110 B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 128. 111 Y. Eminescu, Comentariu, p. 200 (şi bibliografia acolo indicată).

al metodei sau procedeului folosit, această cunoaştere trebuind a fi stabilită şi dovedită pentru ca fapta să constituie infracţiune."112

8. Limitele exclusivităţii exploatării invenţiei. Prerogativa exclusivităţii nu este absolută. Conferind titularului brevetului dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei, legiuitorul trebuie ca, pe de altă parte, să aibă în vedere şi alte interese de natură economică, socială ori care ţin de echitate. De aceea, prin lege sunt statuate mai multe categorii de limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, a căror importanţă impune analizarea lor separată.113

SECŢIUNEA A III-ADREPTUL PROVIZORIU DE EXPLOATARE EXCLUSIVĂ A INVENŢIEI

9. Conţinutul reglementării. O noutate importantă adusă prin Legea nr. 64/1991 a fost reprezentată de prevederile art. 35, devenit - după modificarea efectuată prin Legea nr. 203/2002 – art. 34, conform căruia: "Cu începere de la data publicării cererii de brevet în conformitate cu prevederile art. 23 cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 33, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau declarată ca fiind considerată retrasă." Iar potrivit art. 5 alin. (4), "Încălcarea drepturilor prevăzute de art. 34 de către terţi atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului."

10. Raţiunea reglementării. Reglementarea dreptului provizoriu de exploatare exclusivă a fost determinată de realitatea existenţei unei perioade îndelungate de timp necesare, în mod obiectiv, pentru verificarea existenţei condiţiilor de brevetabilitate a unei invenţii. În plus, potrivit art. 25 alin. (1), “Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date” (sublinierea noastră, L.M.). Aceste dispoziţii (care constituie o noutate în raport cu reglementarea din cuprinsul Legii nr. 62-1974) permit solicitanţilor de brevete ca, după ce şi-au asigurat prioritatea prin constituirea depozitului reglementar naţional şi, în plus, cu condiţia ca terţilor să le fi fost făcută accesibilă (prin publicare114)115 cererea de brevet, să poată testa valoarea efectivă a invenţiilor şi să decidă continuarea procedurii de brevetare numai pentru acelea care trec cu succes acest test.116

112 A. Ungureanu, op.cit., p. 32.113 A se vedea infra, Titlul al IV-lea.114 Dacă, de exemplu, cererea a fost înregistrată, dar nu a fost încă publicată, nu se poate

considera că s-a produs o contrafacere, în ipoteza exploatării acelei invenţii de către un terţ anterior publicării cererii. De aceea, considerăm că, în condiţiile actualei reglementări, nu îşi mai păstrează actualitatea jurisprudenţa care deosebea între, pe de o parte, acţiunea penală în contrafacere, socotită inadmisibilă şi, pe de altă parte, acţiunea în daune, socotită admisibilă. (A se vedea Curtea de Casaţie, secţia a II-a, decizia nr. 1510 din 10 iunie 1924, publicată în “Pandectele române”, 1924, I, p. 281 - apud Y. Eminescu, Comentariu, p. 196).

115 Inadmisibilitatea sancţionării actelor de exploatare a invenţiei, dacă aceste acte au fost săvârşite anterior publicării cererii de brevet de invenţie, este aplicabilă şi în dreptul francez. (A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 237).

116 A se vedea Y. Eminescu, Comentariu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 142 – 143.

11. În cazul respingerii cererii de brevet de invenţie, al retragerii acesteia ori al abandonării ei, protecţia provizorie încetează retroactiv.117 Preferăm termenul „abandonare” în locul expresiei „declarată ca fiind retrasă”, utilizată în mod nefericit în redactarea art. 34. Desigur, este vorba numai despre „abandonarea” care a fost urmată de „respingerea” cererii, conform alin. (2) lit. h) al art. 28 din Legea nr. 64/1991, republicată, text conform căruia: “OSIM hotărăşte respingere în tot sau în parte a cererii de brevet de invenţie în următoarele situaţii: […] h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vedere acordării brevetului, în termenele prevăzute la art. 25.”

TITLUL AL IV-LEALIMITELE DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

ASUPRA INVENŢIEI

CAPITOLUL ICONCEPTE ŞI CLASIFICARE

1. Raţiunea instituirii limitelor dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei. Dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei este, aşa cum am arătat118, un drept real, aşadar un drept absolut, în sensul că este opozabil erga omnes. Dintr-o altă perspectivă însă, acest drept nu are caracter absolut, în sensul că prerogativele ce îl compun comportă anumite limitări stabilite de legiuitor ca urmare a necesităţii ocrotirii şi a altor interese (de natură economică, socială ori ţinând de echitate) decât cele aparţinând titularului brevetului de invenţie. Ansamblul acestor limitări contribuie la prevenirea transformării brevetului de invenţie într-un monopol absolut, ceea ce ar constitui un factor de frânare, iar nu de stimulare a progresului tehnico-ştiinţific.

2. Limitele instituite de legiuitor au ca obiect numai exclusivitatea exploatării invenţiei, aşadar numai o latură - latura "negativă"119 - a conţinutului dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei.

3. Categorii de limite. Aceste limite sunt de două feluri, şi anume limite generale şi, respectiv, limite speciale.120

3.1. Limitele generale sunt aplicabile oricărui titular de brevet, indiferent de obiectul invenţiei ori de modalitatea de folosire a acesteia.

3.2. Pe de altă parte, limitele speciale fie că privesc numai anumite categorii de titulari de brevet, fie că se referă numai la anumite categorii de invenţii, fie că au în vedere anumite condiţii în care invenţiile sunt utilizate. Limitele speciale, dacă sunt privite din perspectiva titularului brevetului, constituie ştirbiri ale prerogativei sale de a opune terţilor acest brevet. Pe de altă parte, dacă sunt privite din perspectiva terţilor beneficiari, aceste limite speciale constituie permisiuni de utilizare - în condiţiile strict

117 Sub aspectul respingerii cererii, Aa se vedea Y. Eminescu, Comentariu, p. 143.118 A se vedea supra, Secţiunea a II-a din Capitolul I al Titlului al III-lea.119 Reamintim că latura "pozitivă" a dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra

invenţiei este constituită din dreptul de exploatare a invenţiei. A se vedea supra, Secţiunea I a Capitolului al II-lea din Titlul al III-lea.

120 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 130.

prevăzute de lege - a invenţiei; este motivul pentru care unele dintre aceste limite speciale sunt numite "licenţe".121

4. Enumerare. Limitele generale constau în caracterul teritorial şi în caracterul temporar al exclusivităţii exploatării invenţiei.

Limitele speciale sunt mai numeroase. În prezent, în dreptul român sunt reglementate următoarele limite speciale: dreptul de folosire a unei invenţii brevetate în construcţia şi funcţionarea vehiculelor; dreptul de folosire personală anterioară; dreptul de producere sau de folosire a invenţiei în scop experimental; dreptul de folosire a invenţiei asupra căreia dreptul de proprietate industrială s-a epuizat; dreptul de folosire personală ulterioară; licenţele obligatorii.

5. Implicaţiile TRIPS asupra reglementării interne a unora dintre limitele speciale ale exclusivităţii exploatării invenţiei. Astfel cum în mod justificat s-a arătat122, dispoziţiile interne referitoare la unele dintre aceste limite speciale sunt completate cu prevederile art. 30 şi 31 din TRIPS, conform cărora:

Art. 30:"Membrii vor putea să prevadă excepţii limitate la drepturile exclusive conferite printr-un brevet, cu condiţia ca acestea să nu aducă atingere în mod nejustificat exploatării normale a brevetului şi nici să cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale titularului brevetului, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale terţilor.";

Art. 31: "În cazurile în care legislaţia unui Membru permite alte utilizări123

ale obiectului unui brevet fără autorizarea deţinătorului dreptului, inclusiv utilizarea de către puterile publice sau de către terţi autorizaţi de către acestea, vor fi respectate următoarele prevederi:

a) autorizarea acestei utilizări va fi examinată pe baza circumstanţelor proprii acesteia;

b) o astfel de utilizare va putea să nu fie permisă decât dacă, înaintea acestei utilizări, candidatul utilizator s-a străduit să obţină autorizarea de la deţinătorul dreptului, în condiţii şi modalităţi comerciale rezonabile şi dacă cu toate eforturile sale nu a reuşit aceasta într-un termen rezonabil. Un Membru va putea deroga de la această prevedere în situaţii de urgenţă naţională sau în alte circumstanţe de extremă urgenţă sau în caz de utilizare publică în scopuri necomerciale. În situaţii de urgenţă naţională sau de alte circumstanţe de extremă urgenţă, deţinătorul dreptului va fi totuşi avizat imediat ce va fi rezonabil posibil. În caz de utilizare publică în scopuri necomerciale, atunci când puterile publice sau întreprinderea contractantă, fără să facă cercetare de brevet, cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte că un brevet valabil este sau va fi utilizat de către puterile publice

121 ? Pentru clasificarea "licenţelor" în licenţe legale, voluntare sau mixte, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A.Petrescu, L.Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 50-204 - 205. [În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia.].122 ? A se vedea C.-I. Stoica, R. Dincă, Consideraţii teoretice şi practice referitoare la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de drept românesc, în "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 179 - 181.

123 Este vorba despre "alte utilizări" decât cele autorizate prin art. 30.

sau în contul acestora, deţinătorul dreptului va fi avizat despre aceasta în cel mai scurt timp;

c) întinderea şi durata unei astfel de utilizări vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizată, iar în cazul tehnologiei de semi-conductori, respectiva utilizare va fi destinată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică ce a fost stabilită, în baza unei proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurenţială;

d) o astfel de utilizare va fi neexclusivă;e) o astfel de utilizare va fi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere

sau a fondului de comerţ care beneficiază de aceasta;f) orice utilizare de acest gen va fi autorizată în principal pentru

aprovizionarea pieţei interne a Membrului care a autorizat această utilizare;

g) autorizarea unei astfel de utilizări va fi susceptibilă de a înceta, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate de o manieră adecvată, dacă şi atunci când circumstanţele care au condus la aceasta încetează să existe şi este de crezut că nu se vor mai reproduce. Autoritatea competentă va fi abilitată să reexamineze, pe bază de cerere motivată, dacă circumstanţele continuă să existe;

h) deţinătorul dreptului va primi o remunerare adecvată corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;

i) valabilitatea juridică a oricărei decizii privind autorizarea unei astfel de utilizări va putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau altei revizuiri independente de către o autoritate superioară distinctă a acestui Membru;

j) orice decizie referitoare la remunerarea prevăzută în raport cu o astfel de utilizare va putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau unei alte revizuiri independente de către o autoritate superioară distinctă a acestui Membru;

k) Membrii nu sunt ţinuţi să aplice condiţiile enunţate la alineatele b) şi f) în cazurile în care o astfel de utilizare este permisă pentru a remedia o practică considerată ca anticoncurenţială ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurenţiale poate fi luată în considerare în stabilirea remunerării în astfel de cazuri. Autorităţile competente vor fi abilitate să refuze încetarea autorizării dacă şi atunci când circumstanţele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou;

l) În cazurile în care o astfel de utilizare este autorizată pentru a permite exploatarea unui brevet ("al doilea brevet") care nu poate fi exploatat fără să aducă atingere unui alt brevet ("primul brevet"), următoarele condiţii suplimentare vor fi aplicabile:

i) invenţia revendicată în cel de-al doilea brevet presupune un progres tehnologic important, de un interes economic substanţial, în raport cu invenţia revendicată în primul brevet;

ii) titularul unui brevet va avea dreptul la o licenţă reciprocă în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în cel de-al doilea brevet; şi

iii) utilizarea autorizată în raport cu primul brevet va fi netransmisibilă cu excepţia cazului în care cel de-al doilea brevet este de asemenea transmis."

CAPITOLUL AL II-LEALIMITELE GENERALE ALE DREPTULUI LA EXCLUSIVITATEA INVENŢIEI

SECŢIUNEA ICARACTERUL TEMPORAR AL EXCLUSIVITĂŢII EXPLOATĂRII

INVENŢIEI1. Exclusivitatea exploatării invenţiei nu poate fi opusă terţilor decât atâta

timp cât brevetul se află în vigoare. Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, republicată, brevetul este valabil timp de cel mult 20 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar, şi aceasta indiferent dacă este vorba despre un brevet principal sau despre un brevet eliberat pentru o invenţie de perfecţionare.124

2. Drept comparat. În privinţa brevetului principal, soluţia legislativă română este identică aceleia adoptate în alte ţări (Canada, Danemarca, Elveţia, Franţa125, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Suedia etc.).

Alte ţări însă au adoptat alte reglementări cu privire la durata brevetului principal şi a momentului de la care începe calcularea acesteia: 15 ani de la data publicării cererii de dobândire a brevetului, dar nu mai mult decât 20 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar (Japonia); 17 ani de la data acordării efective a brevetului (Statele Unite ale Americii); 18 ani de la data publicării invenţiei, dar nu mai mult decât 20 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar (Austria); etc.

Trebuie, totuşi, observat că, potrivit art. 33 din TRIPS, "Durata de protecţie oferită nu se va termina înainte de expirarea unei perioade de 20 ani calculaţi de la data depozitării. [Nota de subsol 8: Se înţelege că Membrii care nu au un sistem de acordare iniţială vor putea decide dacă durata de protecţie să fie calculată de la data depozitării în cadrul sistemului de acordare iniţială.]".

3. Durata de valabilitate poate fi scurtată. În ambele situaţii (brevet principal sau brevet de perfecţionare), regulile de mai sus au în vedere durata maximă, întrucât este posibil ca valabilitatea unui anumit brevet să fie mai scurtă, dacă titularul renunţă la brevet ori dacă este decăzut din dreptul asupra brevetului ca urmare a neplăţii taxelor anuale de menţinere în vigoare a acestuia.

4. Fundament. Astfel cum s-a arătat în literatura juridică de specialitate, "Limitarea în timp a dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei de către titular

prezintă o mare importanţă şi a fost determinată de motive sociale, pentru progresul economic şi tehnico-ştiinţific, cunoscut fiind că după încetarea dreptului

exclusiv, folosirea invenţiei este liberă şi gratuită."126 124 Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, art. 33 stabilea în cazul

brevetului de perfecţionare o durată maximă de valabilitate mai mică, astfel: "Pentru invenţia care perfecţionează o altă invenţie protejată printr-un brevet şi care nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitată la aceea a brevetului acordat pentru invenţia pe care o perfecţionează, fără a putea fi mai scurtă de 10 ani ." Aşa fiind, rezulta că, teoretic, durata maximă de valabilitate a unui brevet de perfecţionare putea fi de 20 ani mai puţin o zi. 125 ? Dar 6 ani pentru certificatele de utilitate şi 7 ani pentru certificatele de protecţie adiţională.

126 I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p.

SECŢIUNEA A II-ACARACTERUL TERITORIAL AL EXCLUSIVITĂŢII EXPLOATĂRII

INVENŢIEI4. Drept – în principiu – teritorial. Întrucât, conform art. 1, “Drepturile asupra

unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României […]” (sublinierea noastră, L.M.), rezultă că şi dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate funcţionează numai pentru teritoriul României, adică pentru teritoriul statului care a acordat brevetul de invenţie. Actele de exploatare a invenţiei săvârşite în afara teritoriului statului care a acordat brevetul pot cădea, eventual, sub protecţia juridică a statelor străine unde asemenea acte au fost săvârşite, dacă acea invenţie a fost brevetată şi în acele alte state.

Din cele de mai sus, rezultă că exclusivitatea exploatării invenţiei brevetate este limitată din punct de vedere teritorial.

De aceea, este necesară formularea unei cereri separate de brevet de invenţie în fiecare dintre ţările în care se doreşte obţinerea protecţiei juridice. Spre a facilita aceste demersuri, art. 4 din Convenţia de la Paris instituie ceea ce doctrina a intitulat "prioritatea convenţională", în sensul că persoanei care a constituit depozit reglementar într-o ţară semnatară a convenţiei i se recunoaşte dreptul ca, în decurs de cel mult 12 luni calculate de la momentul acestui depozit naţional reglementar să poată formula cerere de brevet de invenţie în oricare altă ţară semnatară a convenţiei, invocând prioritatea127 obţinută prin cel dintâi depozit naţional reglementar pe care l-a constituit.128 Chiar şi în aceste condiţii, solicitantul de brevet care doreşte să fie protejat pentru invenţia sa şi într-o altă (alte) ţară (ţări) se află într-o situaţie dificilă, care presupune un mare consum de timp, precum şi efectuarea unor cheltuieli însemnate (pentru traducere, pentru consilieri în proprietate industrială din diferite ţări străine şi pentru plata taxelor către diferitele oficii de brevete din acele alte ţări) - totul într-un moment în care solicitantul nu ştie încă dacă va obţine brevetul pentru invenţia sa.129

5. Principiul tratamentului naţional.130 Neajunsurile ce rezultă din existenţa caracterului teritorial al ocrotirii prin brevet au impus instituirea, prin art. 2 şi 3 ale

84. , p. 168 - 169.127 În sensul că examinarea existenţei noutăţii soluţiei tehnice a cărei brevetare se solicită

se va realiza prin raportare la momentul acestei priorităţi, adică la momentul constituirii celui dintâi depozit naţional reglementar.

128 În dreptul român, prioritatea convenţională este reglementată prin art. 200 alin. 2 şi 22 al Legii nr. 64/1991. ("Persoanele fizice sau juridice străine ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte, precum şi resortisanţii acestor state sau succesorii lor în drepturi beneficiază de dreptul de prioritate cu începere de la data primului depozit, dacă solicită, în termen de 12 luni de la această dată acordarea unui brevet pentru aceeaşi invenţie"). Cu privire la "priorităţile excepţionale" ("prioritatea convenţională" şi "prioritatea de expoziţie" - aceasta din urmă reglementată prin art. 21 din Legea nr. 64/1991), a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 87 - 88.

129 De exemplu, întrucât acea invenţie nu prezintă noutate absolută în timp şi spaţiu, ceea ce va rezulta însă numai după efectuarea de către oficiul de brevete a examinării condiţiilor de fond ale obiectului.

130 A se vedea O. Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale. Direcţii şi perspective, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990, p. 42 - 43.

Convenţiei de la Paris din 1883 privind protecţia proprietăţii industriale a aşa-numitului "principiu al tratamentului naţional". Conform acestui principiu, fiecare ţară semnatară a Convenţiei de la Paris trebuie să asigure cetăţenilor celorlalte ţări membre aceeaşi protecţie ca şi aceea pe care o asigură propriilor săi cetăţeni. De altfel, acelaşi tratament naţional trebuie să fie asigurat şi cetăţenilor ţărilor care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Paris, dacă aceştia sunt domiciliaţi într-o ţară membră sau dacă au sediul "real şi efectiv", industrial sau comercial, într-o asemenea ţară. Totuşi, nici o condiţie cu privire la domiciliu sa sediul în ţara în care se cere protecţia nu poate fi impusă cetăţenilor ţărilor membre pentru a beneficia de dreptul de proprietate industrială.

Substanţa acestor reglementări este preluată şi în cuprinsul art. 3 din TRIPS ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights")131, care constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 1994.132

Principiul tratamentului naţional se regăseşte în dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 64/1991, potrivit cu care: "Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte. "

6. Efectele teritoriale ale brevetelor de invenţie pot fi însă înlăturate ori limitate prin intermediul convenţiilor internaţionale încheiate în domeniul invenţiilor, care pot stabili eliberarea unui singur brevet, dar care conferă protecţie juridică pe teritoriul mai multor state ori care pot reglementa o procedură unică sau simplificată care să conducă la eliberarea de brevete pentru aceeaşi invenţie în mai multe state.

Asemenea proceduri sunt instituite, de exemplu, prin Tratatul de cooperare în materie de brevete de invenţie (P.C.T.) de la Washington din 1970133,134 prin Acordul pentru crearea unei Organizaţii Regionale pentru Proprietate Industrială din Africa (ARIPO) din 1976135, prin Convenţia pentru crearea Organizaţiei pentru Proprietate Industrială Africană

131 ? Publicat în Monitorul Oficial nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.132 ? Ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994). A se vedea şi C.-I. Stoica, R. Dincă, op.cit., în "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 168 - 200.133 ? Ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979 (publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979).

134 Pentru detalii, a se vedea: I. Cameniţă, Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor [P.C.T.], Editura Litera, Bucureşti, 1982; O. Calmuschi, op.cit., p. 55 - 75; I. Constantin, Brevetarea invenţiilor în străinătate, Editura All, Bucureşti, 1993, p. 41 - 66; Introducere în proprietatea intelectuală, lucrare editată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Intellectual Property Reading Material, ediţia a II-a, Geneva, 1998), traducere de R. Pârvu, L. Oprea, M. Dinescu, M. Mănăstireanu, Editura Rosetti, 2001, p. 348 - 356. [Această din urmă lucrare va fi citată în continuare: Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I.]. A se vedea, de asemenea, Regulile 19 - 22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din 30 aprilie 1992).

135 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., p. 142 - 144; I. Constantin, op.cit., p. 37 - 38; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 433 - 434.

(OAPI) din 1977136 şi prin Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european)137 adoptată în anul 1973 la Munchen.138 Această din urmă convenţie nu trebuie confundată cu Convenţia pentru Brevete Comunitare, care este elaborată în cadrul Uniunii Europene, dar care nu a intrat încă în vigoare, deşi a fost semnată la Luxemburg în anul 1975.139

CAPITOLUL AL III-LEALIMITELE SPECIALE ALE DREPTULUI LA EXCLUSIVITATEA

EXPLOATĂRII INVENŢIEISECŢIUNEA I

DREPTUL DE FOLOSIRE A UNEI INVENŢII BREVETATE ÎN CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA VEHICULELOR ŞI A NAVELOR

1. Sediul materiei. Această limită specială a exclusivităţii exploatării invenţiei brevetate este reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1991, republicată, în concordanţă cu dispoziţiile art. 5 ter din Convenţia de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale. De altfel, instituţia mai este reglementată şi prin art. 27 din Convenţia de la Paris privind aviaţia civilă internaţională din 1919 (revizuită la Chicago în 1944) (ratificată prin Decretul nr. 194/1965).140

136 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., p. 138 - 142; I. Constantin, op.cit., p. 37; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 434 - 435.

137 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., p. 117 - 133; I. Constantin, op.cit., p. 37; A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 308 - 316; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 437 - 438.

138 România a aderat la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, prin Legea nr. 61/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002). Prin aceeaşi lege, România a aderat şi la actul de revizuire a Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.

Anterior, prin Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 15 august 1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32 din 12 martie 1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 13 martie 1997), a fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994.

139 Cu privire la reglementările din cadrul Uniunii Europene referitoare la protecţia proprietăţii industriale asupra invenţiei, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., p. 133 - 137; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Editura Sweet & Maxwell, Londra, ediţia a 3-a, 1996, p. 643 – 664; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Editura Litec, Paris, 1996, p. 329 – 339; A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 316 – 321; St.-D. Andersen, EC Competition Law and Intellectual Property Law, Oxford University Press, 1998, passim; J. Schmidt-Szalewski, Droit de la propriété industrielle, ediţia a IV-a, Dalloz, 1999, p. 67; W. Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2001 (traducere de T. Dumitrescu a lucrării publicate de Editura Cavendish Publishing Limited în 1997), p. 329 - 350.

140 A se vedea în acest sens: I. Cameniţă, op.cit., p. 188: V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, p. 392.

În doctrină, această limită specială este identificată şi sub denumirea de "imunitatea vehiculelor".

2. Potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1991, republicată, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34: a) folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;".

3. Raţiune. Textul este menit să contribuie la asigurarea liberei circulaţii a vehiculelor terestre sau aeriene şi a navelor [vehicule]. Totodată, se ţine seama de realităţi, întrucât absenţa unei asemenea reglementări ar pune autorităţile statale în faţa unor probleme uneori insurmontabile (cum ar fi, de exemplu, identificarea modalităţilor concrete prin care s-ar realiza controlul aeronavelor ori al navelor care tranzitează teritoriul ţării, sub aspectul neîncălcării drepturilor de proprietate industrială).

4. Condiţii. Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca terţii să poată invoca, în raport cu titularul brevetului de invenţie, această licenţă legală:

a) Vehiculul terestru sau aerian ori nava [vehiculul] - fiind asimilate şi accesoriile acestora (remorci, vagoane, containere141 etc.)142 - trebuie să aparţină143 unui stat membru la o convenţie internaţională privind invenţiile, la care România este parte144;

b) Invenţia utilizată în construcţia sau funcţionarea vehiculului sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestuia trebuie să fie brevetată în România;

c) Această invenţie trebuie să fie folosită exclusiv pentru nevoile vehiculului; piesele detaşate şi echipamentele de schimb sunt asimilate, fiind permisă montarea acestora, inclusiv montarea pentru repararea altor vehicule; deţinerea de produse brevetate la bordul vehiculului în alte scopuri (de exemplu, pentru vânzare sau tranzit) constituie contrafacere145

d) Vehiculul trebuie să fi pătruns temporar (inclusiv în cazul intrărilor periodice) sau accidental (de exemplu, în caz de avarie, furtună, eroare de pilotaj etc.) pe teritoriul României.

5. Efecte. Dacă aceste patru condiţii cumulative sunt îndeplinite, titularul brevetului nu poate opune terţului exclusivitatea exploatării invenţiei pe care a brevetat-o în România.146

141 Astfel cum s-a observat, "[…] produsele din conteiner ar putea genera contrafacerea, numai conteinerul fiind exceptat de dispoziţiile art. 5 ter (2)" [din Convenţia de la Paris din 1883 - nota noastră, Lucian Mihai] (I. Cameniţă, op.cit., p. 189).

142 "Accesoriile acestor vehicule" sunt prevăzute in terminis de art. 5 ter pct. 2 din Convenţia de la Paris din 1983 pentru apărarea proprietăţii industriale.

143 Să fie înregistrate.144 "Prin nave aparţinând unei ţări a Uniunii trebuie înţelese navele care poartă pavilionul

unei asemenea ţări, nefiind nevoie ca proprietarul să fie cetăţean al unei asemenea ţări" (I. Cameniţă, op.cit., p. 187).

145 "Deţinerea de produse brevetate la bordul vehiculelor care pătrund pe teritoriul României, vânzarea lor sau tranzitul nu restrâng dreptul exclusiv, proprietarii făcându-se vinovaţi de contrafacere" (I. Cameniţă, loc. cit.). A se vedea şi V. Roş, loc. cit. 146 "Să presupunem că o navă comercială sau de pasageri străină pătrunde în portul Constanţa şi acostează la chei. Pilotul român care a condus din larg nava la chei a observat că la sistemul de ghidare a navei s-a folosit o invenţie românească al cărei titular este chiar Navrom Constanţa.

SECŢIUNEA A II-ADREPTUL DE FOLOSIRE PERSONALĂ ANTERIOARĂ

6. Sediul materiei. Această limită specială este reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, în mod asemănător cu dispoziţiile legale referitoare la invenţii din alte ţări147. Conform acestui text legal, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34 [...]: b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 33 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel a cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credinţă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei;".

7. Raţiune şi ipoteză. Dreptul de folosire personală anterioară148 constituie recunoaşterea pe plan legislativ a unei consecinţe impuse de echitate149, într-o situaţie de manifestare a ubicuităţii - sub aspectul apariţiei150 - a creaţiilor intelectuale industriale.

Dacă n-ar exista prevederile art. 47 lit. a [din Legea nr. 62/1974, care a precedat actuala Lege nr. 64/1991 - sublinierea noastră, L.M.], proprietarul s-ar face vinovat de contrafacere şi eventual judecat, în cadrul unei acţiuni civile sau penale, de instanţa judecătorească din Constanţa. Dar, principiul imunităţii, prevăzut de lege ca un act de restrângere a dreptului exclusiv al titularului în cazul dat, fereşte proprietarul de orice consecinţe" (I. Cameniţă, loc.cit.).

147 ? A se vedea: W. R. Cornish, op.cit., p. 220 - 221; J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77. 148 În alte lucrări, instituţia este denumită "drept de posesiune şi folosire anterioară" (I.

Cameniţă, op.cit., p. 195; de altfel, acest autor analizează sub această - unică - denumire şi "dreptul de folosire personală ulterioară"; a se vedea infra, Secţiunea a IV-a, în cadrul prezentului capitol), "drept de posesiune anterioară şi personală" (Y. Eminescu, Legea brevetelor de invenţie. Comentariu, Editura Lumina Lex, 1993, p. 144 - lucrare citată în continuare: Comentariu); V. Roş, op.cit., p. 392 - acest din urmă autor arătând, de asemenea, că o variantă a acestei instituţii este "dreptul de posesiune ulterioară şi personală") sau "drept de posesiune personală anterioară" (J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75). Alteori, instituţia avută în vedere este analizată sub titulatura "drepturile secundare ale primului inventator" (Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 92 - 93). [În continuare, această lucrare va fi citată “Tratat”.]

149 "Deşi legea brevetelor de invenţii din 1906, în vigoare până la 30 decembrie 1967, nu cuprindea o reglementare expresă a dreptului de posesiune şi folosire anterioară a unei invenţii, posesiunea şi folosirea anterioară s-a aplicat, fundamentată din punct de vedere juridic, pe principiul drepturilor dobândite cu bună-credinţă şi pe prevederile art. 4 din convenţia de la Paris" (I. Cameniţă, op.cit., p. 195 - 196). De asemenea, în Franţa, "dreptul de posesiune personală anterioară" a fost recunoscut de jurisprudenţă, pentru raţiuni de echitate, anterior reglementării sale exprese prin art. L.613-6 al Codului proprietăţii intelectuale din Franţa (a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77).

150 Mai există şi ubicuitatea sub aspectul folosinţei (al exploatării), care "[…] constă în aptitudinea acestor bunuri obiect de proprietate industrială de a putea fi folosite, chiar în integralitatea lor, de mai multe persoane, independent una de alta, în acelaşi timp şi în acelaşi loc sau în locuri diferite" (A. Petrescu, Introducere în dreptul de proprietate industrială, în Drept de

Astfel cum s-a arătat, "Din punct de vedere al apariţiei lor [al apariţiei obiectelor proprietăţii industriale - sublinierea noastră, L.M.], ubicuitatea se înfăţişează ca o aptitudine a acestora de a putea fi create de mai multe persoane în mod simultan (dar şi în timpuri diferite, însă coexistând în aceeaşi perioadă), deşi creatorii au lucrat independent unii de alţii, în acelaşi loc sau în locuri diferite. Acest aspect al ubicuităţii îl întâlnim, în special, cât priveşte creaţiile industriale, chiar dacă având justificări şi intensităţi diferite; dar el nu este exclus în cazul semnelor distinctive. Referitor la creaţiile industriale, este uşor de sesizat că ideea care stă la baza unei soluţii noi - de pildă, o invenţie, un know-how, un desen industrial etc. - poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a avea cunoştinţă una de alta."151

În aceste circumstanţe, atunci când una şi aceeaşi "invenţie" este creată de către două persoane diferite, prin eforturi independente, aceea dintre ele care va constitui cea dintâi depozitul reglementar ori va beneficia de cea dintâi prioritate recunoscută va deveni titular de brevet. Prin ipoteza avută în vedere de art. 35 lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, cealaltă persoană începuse deja, cu bună-credinţă, să aplice aceeaşi soluţie ("invenţia") sau luase măsuri efective şi serioase în vederea aplicării ei, mai înainte de menţionata constituire a depozitului reglementar ori de menţionata prioritate recunoscută. După constituirea depozitului reglementar, se naşte dreptul provizoriu de exploatare exclusivă iar, dacă se eliberează brevetul, se naşte însuşi dreptul de exploatare exclusivă, în temeiul căruia titularul ar putea interzice terţului să îşi continue exploatarea.

8. Condiţii. Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca terţul să poată invoca, în raport cu titularul brevetului de invenţie, această licenţă legală:

a) Există una şi aceeaşi soluţie tehnică152 având caracter de noutate absolută în timp şi spaţiu, care a fost creată în mod independent de cel puţin două persoane;

b) Una dintre aceste persoane153 brevetează154 ca invenţie acea soluţie tehnică155 sau doar depune cerere de brevet, care este publicată;

proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 15).

151 A. Petrescu, op.cit. p. 15. 152 "Posesia trebuie să poarte asupra aceleiaşi tehnici care este acoperită şi prin brevet"

(A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267).153 Sub aspectul cercetat, nu importă dacă această persoană (care constituie cea dintâi

depozitul reglementar) este ori nu este cel dintâi creator (independent) al acelei soluţii; cu alte cuvinte, nu importă dacă celălalt creator independent (care nu constituise până în acel moment depozit reglementar şi nici nu poate invoca o prioritate excepţională cu dată anterioară depozitului ori priorităţii excepţionale eventual invocate de către creatorul independent devenit titular de brevet) a strigat ori nu a strigat cel dintâi "Evrika !".

154 Trebuie subliniat că persoana care brevetează poate să fie un alt subiect de drept (de exemplu, "unitatea") decât creatorul însuşi. Numai în vederea facilitării exprimării formulările din text se referă la identitatea dinte creatorul independent şi titularul de brevet.

155 Cealaltă persoană fie că, deşi intenţionează să breveteze, întârzie constituirea depozitului reglementar ori a unei priorităţi excepţionale, fie că nu intenţionează să breveteze.

c) Cealaltă persoană156 a aplicat obiectul aceluiaşi brevet de invenţie sau al aceleiaşi cereri de brevet ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii lui pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet157;158

d) Această aplicare sau, după caz, luarea acestor măsuri efective şi serioase au fost efectuate anterior constituirii depozitului reglementar de către persoana care a devenit titular de brevet ori anterior datei priorităţii excepţionale eventual invocate de către acest titular de brevet;

e) Activităţile descrise la lit. d) s-au realizat cu bună-credinţă159 şi în mod independent în raport cu titularul brevetului de invenţie sau al cererii de brevet publicate;

f) Activităţile descrise la lit. d) nu au fost publice, neconstituind o anterioritate care să fi înlăturat existenţa condiţiei de fond a noutăţii cu prilejul brevetării soluţiei de către persoana devenită titular de brevet sau care a depus cererea publicată160.161

8 bis. O analiză mai detaliată necesită cea de treia condiţie dintre cele enumerate mai sus, şi anume condiţia ca titularul dreptului de folosinţă personală anterioară să fi aplicat aceeaşi soluţie ori să fi luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii ei pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet. Într-adevăr, în jurisprudenţa şi practica din alte ţări este controversată problema dacă simpla cunoaştere a soluţiei tehnice (a "invenţiei") - cunoaştere existentă, desigur, anterior depozitului reglementar sau datei priorităţii excepţionale recunoscute - ar fi suficientă pentru recunoaşterea dreptului de folosinţă personală anterioară.162 Astfel, uneori răspunsul a fost afirmativ, considerându-se că - simpla - cunoaştere integrală a soluţiei tehnice este necesară, dar şi suficientă; "nu este necesar să existe o exploatare de fapt, fiind suficient ca invenţia să fi fost concepută şi să

156 În mod asemănător situaţiei titularului de brevet, această persoană poate să fie însuşi celălalt creator independent sau poate să fie o altă persoană (de exemplu, "unitatea"), care a dobândit în mod legal (dar altfel decât prin transmisiune universală sau cu titlu universal) dreptul de exploatare a acelei soluţii tehnice. Sub acest aspect, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 137.

157 Asupra necesităţii ca folosinţa să se fi realizată în ţara în care a fost eliberat brevetul de invenţie, a se vedea jurisprudenţa citată de A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267.

158 "Posesiunea anterioară fiind un fapt, poate fi stabilită prin toate mijloacele de probă" (I. Cameniţă, op.cit., p. 200).

159 "Este considerat ca fiind de bună-credinţă acela care a realizat în mod personal conţinutul soluţiei, precum şi acela care a dobândit-o în mod legitim. Dimpotrivă, acela care a accedat în mod fraudulos la cunoaşterea invenţiei nu este admis a se prevala de posesiunea personală anterioară" (A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267). S-a decis ( a se vedea jurisprudenţa citată de J. Schmidt-Szalewska,, J. L. Pierre, op.cit., p. 76) că nu este de bună-credinţă un fost salariat care exploatează un secret de fabrică al fostului său angajator.

160 Pentru relevarea existenţei acestei condiţii implicite, a se vedea: I. Cameniţă, op.cit., p. 198 - 199; Y. Eminescu, Tratat, p. 92; A. Petrescu, L. Mihai, loc.cit.

161 Astfel cum s-a arătat, "[…] dreptul de posesiune şi folosire anterioară constituie un mijloc legal de protecţie a unui know-how, ca soluţie tehnică brevetabilă însă nebrevetată din motive strategice care interesează întreprinderea posesoare" (I. Cameniţă, op.cit., p. 196).

162 Pentru expunerea detaliată a poziţiilor doctrinei şi jurisprudenţei franceze în această materie, a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 76; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268.

rezulte dintr-o descriere clară şi precisă care să permită realizarea ei de către un specialist."163 Pe de altă parte, se apreciază că simpla deţinere intelectuală a invenţiei nu este suficientă, fiind necesar a se face dovada164 a ceva mai mult decât simpla cunoaştere intelectuală a soluţiei şi a ceva mai puţin decât exploatarea efectivă: pregătiri serioase în vederea exploatării efective sau dovada că s-a aflat pe punctul de a proceda în acest fel.

Pe aceeaşi linie de gândire, o instanţă judecătorească elveţiană a decis în 1960 că "<Pregătirile speciale>165 efectuate în vederea executării invenţiei trebuie să aibă o <amploare particulară>. Nu demonstrează existenţa unor asemenea pregătiri planurile servind la dezvoltarea experimentală a produsului invenţie aflate în litigiu şi nici o demonstraţie efectuată în faţa unor specialişti. Ar fi putut fi determinante pregătirile care urmăreau fabricarea industrială a obiectului invenţiei."166

9. Efecte. Dacă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite, art. 35 alin. (1) lit. lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, conferă167 terţului un drept168 de folosinţă asupra invenţiei chiar şi după eliberarea brevetului de invenţie, dar numai în volumul existent la data depozitului reglementar sau, după caz, la data priorităţii excepţionale recunoscute169.170

Acest drept permite numai folosinţa personală, neputând fi transmis decât deodată cu întreg patrimoniul acelei persoane ori cu o fracţiune a patrimoniului afectat exploatării acelei invenţii.171

163 I. Cameniţă, op.cit., p. 198 (şi bibliografia acolo indicată). O instanţă judecătorească din Germania a decis însă, în 1963, că experienţele privind efectele unui medicament nu sunt suficiente, deoarece acestea nu sunt o pregătire necesară în vederea aplicării invenţiei. (A se vedea F. K. Beier, Lettre de la R. F. d'Allemagne, în revista "La propriété industrielle", nr. 7/1966, p. 187 - apud I. Cameniţă, loc.cit.).

164 Într-o speţă, s-a decis că este suficient a se dovedi că un dosar conţinând documentaţia relativă la invenţie fusese predat unui consilier în proprietate industrială. (A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268, nota 4).

165 Conform art. 35 alin. 1 din Legea federală elveţiană asupra brevetelor de invenţie din 1954 (cu modificările ulterioare), "Brevetul nu poate fi opus celui care, fiind de bună-credinţă, anterior datei depozitului reglementar sau datei priorităţii, a utilizat invenţia în Elveţia în cadrul profesiei sau a făcut pregătiri speciale în acest scop" - sublinierea noastră, L.M.).

166 N. Gilliard şi colaboratorii, Brevets d'invention. Qurante ans de jurisprudence federale, editată de I. Cherpillod, Fr. Dessemontet, Centre du droit de l'entreprise, Laussanne, 1996, p. 185.

167 Conform art. 4 lit. B), teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale, "Drepturile câştigate de terţi înainte de ziua primei cereri care serveşte ca bază a dreptului de prioritate sunt rezervate prin efectul legislaţiei interne a fiecărei ţări."

168 "Aşa-zisul drept de posesiune personală anterioară este, în realitate, un mijloc de apărare împotriva acţiunii în contrafacere în consecinţă, exerciţiul său este supus unor condiţii precise şi produce efecte limitate" (J. Schmidt-Szsalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 76).

169 Dacă, de exemplu, anterior datei depozitului reglementar sau, după caz, a datei priorităţii excepţionale recunoscute, volumul producţiei sale a fost mai mare, pentru ca, indiferent din ce motive, la această dată ulterioară să fi scăzut, atunci dreptul de folosire se recunoaşte numai pentru volumul (mai mic) existent la data depozitului sau a priorităţii excepţionale recunoscute. Raţionamentul invers este deopotrivă valabil.

170 "Întreruperea aplicării anterioare a invenţiei, afară de cazul când aceasta nu constituie o renunţare a posesorului la dreptul său, nu are nici o influenţă asupra posesiunii" (I. Cameniţă, op.cit., p. 198).

171 "Data de la care se naşte dreptul personal este data depozitului cererii de brevet a

10. Ipoteză specială: dreptul de folosire personală anterioară în cazul corectării traducerii iniţiale a cererii de brevet european ori a brevetului european. O ipoteză specială a acestei limite a exclusivităţii exploatării brevetului este reglementată prin art. 35 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată, text potrivit căruia: „Orice persoană care, cu bună credinţă, foloseşte invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de folosire a invenţiei, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acestei, fără plată şi fără să depăşească volumul existent la data la care traducerea iniţială a avut efect.”

11. Raţiune şi domeniu. Prevederile alin. (2) al art. 35 au fost introduse prin Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991, ca urmare a Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994,172 precum şi în vederea aplicării prevederilor Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973. De altfel, prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată, sunt reluate, în esenţă, în cuprinsul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 611/2002 pentru ratificarea acestei din urmă Convenţii 173, având ca sursă dispoziţiile art. 70 alin. (4) lit. b) din Convenţie.

În baza reglementărilor interne menţionate, cererea de brevet european şi, respectiv, brevetul european eliberat de Oficiul European de Brevete – în măsura în care acea cerere sau acel brevet desemnează România ca stat în care se solicită protecţia juridică pentru acea invenţie - vor produce efecte în România (la fel ca şi o cerere de brevet ori ca un brevet guvernate de Legea nr. 64/1991) de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială editat de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a traducerii în limba română a revendicărilor acelei cereri sau, după caz, a brevetului european însoţit de anexele sale. Prin urmare, de la acest moment devin aplicabile prevederile art. 33 şi 34 din Legea nr. 6471991, republicată, sfera de protecţie a invenţiei fiind stabilită în raport cu conţinutul traducerii publicate. Este însă posibil ca traducerea publicată iniţial să fie eronată, astfel încât art. 7 alin. (2) din Legea nr. 611/2002 dispune că „Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricând o traducere corectată. traducerea corectată produce efecte numai după ce a fost făcută publică de către oficiu.”

Prin ipoteză, în intervalul cuprins între data publicării traducerii iniţiale (eronate) şi data publicării traducerii corectate, o terţă persoană, întemeindu-se cu bună-credinţă pe conţinutul traducerii iniţiale, foloseşte invenţia sau face pregătiri (ia măsuri) efective şi serioase de folosire a invenţiei la care se referă traducerea eronată, fără a încălca exclusivitatea stabilită prin raportare la conţinutul acestei traduceri.

terţei persoane. Mai înainte de această dată, posesorul poate transfera invenţia altor persoane" (I. Cameniţă, op.cit., p. 200). Tot astfel, "Dreptul de posesiune şi folosire anterioară ia naştere numai din impactul cu un alt drept, şi anume cu dreptul exclusiv rezultat dintr-un brevet valabil; […] Până în acel moment, folosirea invenţiei este un fapt economic de aplicare" (Ibidem, p. 219).

172 Ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997).

173 Legea nr. 611/2002 şi Convenţia au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002.

12. Efecte. În considerarea situaţiei speciale în care se află acest terţ, art. 35 alin. (2) îi recunoaşte prerogative identice cu acelea de care beneficiază titularul dreptului de folosire personală anterioară, conform art. 35 alin. (1) lit. b), aşadar dreptul de a continua folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acesteia, cu titlu gratuit, dar fără a depăşi volumul existent.

Este motivul pentru care trimitem la analiza efectuată anterior cu privire la art. 35 alin. (1) lit. b), care este valabilă, mutatis mutandis, şi în această ipoteză specială.

Totuşi. faţă de redactarea întrucâtva diferită a celor două texte legale menţionate, unele precizări se impun:

a) Observăm că, spre deosebire de situaţia reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. b), textul art. 35 alin. (2) nu mai reia condiţionarea ca dreptul de folosinţă personală anterioară să nu poată fi transmis „decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei”. Cu toate acestea, considerăm că, în virtutea principiului „ubi eadem ratio eadem solutio esse debet”, această condiţionare este aplicabilă în ambele ipoteze.

b) Articolul 35 alin. (2) impune ca folosirea în continuare a invenţiei să nu depăşească volumul existent „la data la care traducerea iniţială a avut efect.” Prin aceasta nu trebuie să se înţeleagă data la care traducerea iniţială a fost publicată174, ci perioada de timp în decursul căreia traducerea iniţială îşi produce efectele, aşadar până la data publicării traducerii corectate. În consecinţă, prin expresia „volumul existent” legea are în vedere volumul cel mai înalt existent oricând pe parcursul perioadei cuprinse între cele două publicări de traduceri.

SECŢIUNEA A III-ADREPTUL DE PRODUCERE SAU DE FOLOSIRE A INVENŢIEI EXCLUSIV ÎN

CADRU PRIVAT ŞI ÎN SCOP NECOMERCIAL13. Sediul materiei. Această limită specială a dreptului la exclusivitatea

exploatării invenţiei brevetate este reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 64/1991, republicată: "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34: […] c) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 33 alin. (2) exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; producerea sau, după caz, folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial ;".175

Rămân inexplicabile imperfecţiunile de tehnică legislativă ale textului, care utilizează două segmente succesive de reglementări, dintre care cea dintâi este cuprinsă implicit în cea de-a doua.

14. Raţiune. Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, legislaţia română în materie de invenţii nu a reglementat niciodată în mod expres o asemenea limită specială.176 Cu toate acestea, sub imperiul legii anterioare (Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile), s-a susţinut în doctrină că: "[…] în mod implicit, din economia legii române rezultă că dreptul exclusiv cuprinde ca element de bază al conţinutului său

174 De altfel, este posibil ca folosirea invenţiei ori pregătirile (luarea măsurilor) efective şi serioase nici să nu fi fost declanşate la data publicării traducerii iniţiale.

175 A se vedea şi Regula 68 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din Regulament. 176 Totuşi, potrivit art. 37 lit. c) din Legea nr. 64/1991, în redactarea anterioară

modificării prin Legea nr. 203/2002, stabilea ca limită specială a exclusivităţii „producerea sau folosirea invenţiei exclusiv cu scop experimental.”

exploatarea industrială a invenţiei. Or, actele de folosire a unui brevet în scopuri personale, casnice sau experimentale nu pot avea un caracter industrial.

De altfel, există şi principiul că brevetul este destinat industriei, şi nu ştiinţei. Datorită absenţei caracterului lor industrial, asemenea acte nu pot fi interzise de către titularul brevetului şi nici incriminate drept contrafacere.

Astfel, persoana care construieşte un aparat pentru nevoile casnice (pentru aerisire condiţionată, pentru bucătărie, pentru folosirea razelor solare ca sursă energetică de încălzire a locuinţei personale) nu aduce atingere dreptului exclusiv al titularului brevetului. Dar, în momentul în care persoana construieşte exemplare de pe aparatele respective pentru alte persoane, indiferent de modul de transmitere către acestea, se încalcă brevetul. În cadrul folosirii personale, se pot enumera aparatele construite pentru nevoile persoanei: un aparat de bărbierit brevetat, un stilo, un aparat de masaj, o încuietoare de valiză sau casetă etc." 177

Această opinie a rămas izolată, arătându-se, în esenţă, că în lipsa unui text expres nu se putea ajunge la concluzia existenţei unor limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială, acestea având caracter de excepţie şi, de aceea, fiind supuse interpretării restrictive.178 Nu mai puţin însă, argumentele atunci folosite şi-au păstrat întotdeauna valabilitatea sub aspectul relevării raţiunilor avute în vedere de conţinutul actual al art. 35 lit. c) din Legea nr. 64/1991, republicată. În plus, este necesar să se mai aibă în vedere că viitorul utilizator al unei invenţii brevetate ce urmează a face obiectul unei cesiuni ori al unei licenţe trebuie să fie pus în situaţia de a verifica, anterior încheierii contractului, exactitatea descrierii invenţiei şi rezultatul real pe care aplicarea acesteia îl asigură.179

15. Domeniu. Interpretarea restrictivă a art. 35 alin. (1) lit. c) exclude orice acte care nu sunt realizate în cadru privat şi în scop necomercial. În orice caz, produsele rezultate din astfel de activităţi nu pot fi comercializate. De efectele art. 35 lit. c) beneficiază însă persoana care experimentează în vederea perfecţionării unei invenţii şi, în consecinţă, spre a dobândi un brevet de perfecţionare180 - deşi aceasta constituie o finalitate comercială.

SECŢIUNEA A IV-ADREPTUL DE FOLOSIRE A INVENŢIEI CA URMARE A EPUIZĂRII

DREPTULUI ASUPRA OBIECTULUI INVENŢIEI BREVETATE 16. Sediul materiei. Conform art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991, republicată, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34: […] d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul României a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de către titularul de brevet sau cu acordul său expres."

Dispoziţiile legale reproduse sunt inspirate din art. 30 bis al Legii franceze asupra brevetelor de invenţie din 1968, astfel cum a fost modificat prin Legea din 1978, text

177 A se vedea I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 201.

178 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 139, unde s-a e arăatată, în esenţă, că în lipsa unui text expres, nu se putea oate ajunge la concluzia existenţei unor limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială, acestea având caracter de excepţie şi, de aceea, fiind supuse interpretării restrictive.

179 A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 265.180 Ibidem.

devenit actualul art. L.613-6 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa - cel dintâi stat care a edictat o asemenea reglementare, inspirată din aşa-numita teorie a "epuizării dreptului de proprietate industrială".

17. Raţiune şi conţinut. În mod paradoxal, teoria epuizării dreptului de proprietate industrială a fost elaborată de doctrina germană181, combătută de doctrina franceză182, dar însuşită de legiuitorul francez183, pentru ca ulterior să fie preluată şi de către legiuitorul german.

Conform acestei teorii, dreptul de exploatare exclusivă este epuizat din momentul punerii în circulaţie a produsului protejat prin brevet, deoarece această punere în circulaţie valorează, deopotrivă, şi ca o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la acel produs concret. În continuare, titularul brevetului nu se mai poate opune - invocând dreptul exclusiv, acum epuizat - folosirii, conform voinţei dobânditorului, a acelui bun; cu toate acestea, titularul brevetului se poate opune acelor modalităţi de folosire a produsului pe care, eventual, le-a interzis expres prin contractul încheiat cu dobânditorul sau care sunt contrare dreptului concurenţei (aşadar, întemeindu-se nu pe dreptul proprietăţii industriale, ci pe dreptul contractelor sau pe dreptul concurenţei).

Dimpotrivă, adversarii teoriei epuizării184 arată că dreptul de exploatare exclusivă nu se epuizează prin comercializarea produsului în care este încorporată invenţia, deoarece înstrăinarea acelui bun concret nu echivalează cu o cesiune, ci numai cu o licenţă implicită acordată dobânditorului. În consecinţă, titularul brevetului îşi păstrează prerogativa de a acţiona în contrafacere pe dobânditorului produsului care ar încălca limitările de utilizare ce ar fi fost impuse de către cel dintâi.185 Astfel cum s-a remarcat,

181 A se vedea U. Schatz, Épuisement des droit conféré par les brevets et contrefaçon, în "Revue trimestrielle de droir européen", 1969, p. 451. De asemenea, a se vedea B. Castelli, L'épuisement du droit intellectuel en droit allemand, français et communautaire , PUF, Paris, 1990, passim.

182 A se vedea: Travaux de la première rencontre de propriété industrielle. Lépuisement du droit du breveté, Nice, 1970, Colecţia CEIPI, Librairies Techniques, Paris, 1971, passim; A. Chavanne, J.J. Burst, op.cit., p. 175.

183 Numai după ce jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg a preluat teoria epuizării dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei brevetate în cazul Centrafarm v. Sterling Drug (1974) (apud J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 278; aceşti autori disting, însă, între problema epuizării în cadrul dreptului intern şi aceea a epuizării în cadrul dreptului comunitar - op.cit., p. 80 - 81 şi p. 278 - 283).

184 "În Marea Britanie, relaţia dintre drepturi şi distribuţia de bunuri nu a cunoscut în trecut nici un fel de concept general de epuizare a dreptului. Abordarea a variat în raport cu materia avută în vedere. În cazul dreptului invenţiilor, (în contrast cu situaţia din alte sisteme majore de drept al invenţiilor), britanicii au adoptat în mod tradiţional poziţia contrară <epuizării>: în principiu, utilizările şi vânzările subsecvente au continuat să necesite licenţa acordată de către titularul brevetului" (W. R. Cornish, op.cit., p. 33). Cu toate acestea, acest autor analizează subliniază şi analizează implicaţiile reglementărilor comunitare asupra acestei concepţii tradiţionale din dreptul englez (Ibidem, p. 216 - 218).

185 Spre a fundamenta această poziţie, în doctrina franceză se arată că teoria epuizării dreptului "[…] este explicabilă în dreptul german, fiindcă, în acest sistem juridic, dreptul titularului de brevet este definit ca un monopol de fabricare şi de primă punere în circulaţie a produsului protejat. În sistemul dreptului francez, structura dreptului titularului brevetului este […] diferită: acest drept nu este un drept de a face … ci de a interzice" (A.Chavanne, J.J. Burst,

"Dar şi în această concepţie, titularul de brevet nu se poate opune folosinţei cumpărătorului decât limitând-o prin contractul încheiat cu acesta. Soluţia este doar aparent identică aceleia propuse de teoria epuizării, întrucât în cadrul teoriei epuizării limitările folosinţei apar ca excepţionale, iar în cazul încălcării lor se aplică dreptul comun al contractelor, în timp ce în a doua ipoteză limitările apar ca ţinând de însăşi natura licenţei şi nerespectarea lor se plasează în contextul proprietăţii industriale, de vreme ce dreptul, rezultat din brevet, nu este epuizat."186

18. Efecte. În dreptul român, aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991, republicată, atrage consecinţa că, după înstrăinarea cu titlu oneros187, de către însuşi titularul brevetului, a produsului în care este încorporată invenţia brevetată, nu constituie contrafacere actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare188 realizate, pe teritoriul României (deci nu şi în străinătate), de către sub-dobânditorii produsului.

SECŢIUNEA A V-A DREPTUL DE FOLOSINŢĂ PERSONALĂ ULTERIOARĂ

19. Sediul materiei. Potrivit art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicată, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34: […] e) folosirea cu bună-credinţă sau luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenţiei;".

20. Raţiune şi ipoteză. La fel ca şi dreptul de folosinţă personală anterioară189, această limită a exclusivităţii exploatării invenţiei constituie recunoaşterea pe plan legislativ a unei consecinţe impuse de echitate. De această dată însă, ipoteza avută în vedere de legiuitor nu este situată anterior brevetării invenţiei, ci după eliberarea brevetului, ba chiar după încetarea valabilităţii acestuia. Survenirea ipotezei reglementate prin art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicată, presupune luarea în consideraţie, mai întâi, a prevederilor art. 45 alin. (2) şi (3), potrivit cu care: „(2) Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.

(3) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite şi anticipat, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.”

op.cit., p. 175).186 A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 127 - 128.187 Textul legal se referă numai la "vânzare", dar este raţional ca, pentru identitate de

raţiune, el să se aplice oricărei înstrăinări cu titlu oneros.188 Precizarea din nota de subsol anterioară operează şi de această dată.189 În alte lucrări, instituţia este analizată împreună cu "dreptul de posesiune şi folosire

anterioară" (I. Cameniţă, op.cit., p. 197) sau, deşi este analizată separat (sub denumirea "dreptul de posesiune ulterioară şi personală"), este considerată o variantă a dreptului de posesiune anterioară şi personală (V. Roş, op.cit., p. 393).

Aşa fiind, de la data publicării decăderii din brevet a titularului acestuia, invenţia va cădea în domeniul public. Totuşi, conform art. 38, brevetul poate fi revalidat de O.S.I.M. la cererea celui decăzut din drept, dacă acesta invocă "motive justificate"190 în termen de cel mult 6 luni191 de la publicării decăderii, iar hotărârea de revalidare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

În aceste condiţii, este posibil ca un terţ, încrezându-se în efectele publicării hotărârii de decădere, să înceapă a exploata invenţia căzută în domeniul public sau să ia măsuri efective şi serioase în vederea exploatării acesteia. După revalidarea brevetului, continuarea activităţilor terţului ar constitui contrafacere, cu toate consecinţele prevăzute de lege. Nu mai puţin, din evidente motive de echitate, prevederile art. 35 alin. (1) lit. e) îi permit continuarea exploatării în acelaşi volum cu acela existent la momentul publicării revalidării.

21. Condiţii. Următoarele condiţii cumulative trebuie să fie îndeplinite în vederea funcţionării acestei limite speciale a exclusivităţii exploatării invenţiei brevetate:

a) Terţa persoană a folosit sau a luat măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei brevetate de către titular; pentru conturarea conceptelor de "folosire" şi, respectiv, de "luare de măsuri efective şi serioase" se poate recurge, în principiu, la precizările referitoare la conceptele de "aplicare" şi, respectiv, "luare de măsuri efective şi serioase" din domeniul dreptului de folosire personală anterioară reglementat prin art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată192;

b) Aceste activităţi s-au desfăşurat între momentul publicării decăderii din drepturi a titularului de brevet şi momentul publicării revalidării brevetului193; considerăm că, dacă aceste activităţi au început anterior publicării decăderii din drepturi a titularului de brevet, aşadar la un moment în care invenţia nu se afla încă în domeniul public, continuarea acestor activităţi după momentul publicării decăderii nu poate transforma contrafacerea iniţială într-o activitate ocrotită de lege (prin dispoziţiile art. 37 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicată).

c) Observăm că, spre deosebire de situaţia existentă anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, când art. 40 alin. 2 nu indica necesitatea existenţei bunei-credinţe a terţului beneficiar, astăzi art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicată, introduce o diferenţiere nerezonabilă între ipoteza în care terţul „foloseşte” invenţia şi aceea în care este vorba despre „luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei”, în sensul că numai pentru prima ipoteză este prevăzută şi condiţia existenţei bunei-credinţe. Socotim însă că aceasta constituie doar o eroare de tehnică legislativă, deoarece „ubi eadem ratio eadem solutio esse debet”. 194 Aşa fiind, existenţa

190 Este vorba, de fapt, despre motive "temeinice" (fiindcă pentru orice motive se pot găsi "justificări").

191 Acesta este un termen de decădere (iar nu de prescripţie). În consecinţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 101 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit cu care termenul stabilit pe luni ia sfârşit în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare. (Pentru afirmarea aceleiaşi modalităţi de calcul, fără însă a se indica nici temeiul juridic şi nici calificarea ca termen de decădere a termenului de 6 luni, a se vedea I. Cameniţă, op.cit., p. 211).

192 A se vedea supra, Secţiunea a II-a din cadrul prezentului capitol.193 Din jocul reglementărilor aplicabile, cuprinse în alineatele 1 şi 2 ale art. 40 din legea

nr. 64/1991, rezultă că - teoretic - intervalul maxim de timp înăuntrul căruia se pot desfăşura aceste activităţi este de 6 luni.

194 Reamintim că, potrivit Conform aart. 56 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi

bunei-credinţe a terţului la momentul în care „foloseşte” sau „ia măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei” constituie cea de-a treia condiţie cumulativă. 195

22. Efecte. Dacă sunt întrunite cele trei condiţii cumulative expuse mai sus, terţul poate continua şi după publicarea revalidării activităţile începute anterior publicării decăderii, fără ca aceste activităţi să poată fi considerate contrafacere. Este însă necesar ca utilizarea invenţiei să nu depăşească „volumul existent" la data naşterii dreptului de folosire personală anterioară, care este data publicării menţiunii revalidării.

Acest drept permite numai folosirea personală, neputând fi transmis decât deodată cu întreg patrimoniul acelei persoane ori cu o fracţiune a patrimoniului afectat exploatării acelei invenţii.

SECŢIUNEA A VII-ALICENŢELE OBLIGATORII

23. Categorii. După modificarea prin Legea nr. 203/2002 a Legii nr. 64/1991, aceasta din urmă reglementează trei categorii de licenţe obligatorii, astfel: (i) licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare - art. 48 alin. (1) – (4): (ii) licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale – art. 48 alin. (5) – (7): (iii) licenţa obligatorie de dependenţă – art. 48 alin. (8).

În lumina prevederilor art. 30 şi 31 din TRIPS, noua reglementare nu a mai păstrat instituţia aşa-numitelor „licenţe din oficiu” (prevăzute de art. 50 – 52 din Legea nr. 64/1991, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 203/2002)196, instituţie care, parţial, a fost absorbită de instituţia licenţei obligatorii pentru cazuri excepţionale.

§1. Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare24. Sediul materiei. Conform art. 48 alin. (1) – (3) din Legea nr. 64/1991,

republicată: "(1) La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei.

(3) Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.”

24. Raţiune şi ipoteză. Scopul fundamental al oricărei legislaţii având ca obiect invenţiile îl constituie stimularea realizării de invenţii, în vederea aplicării acestora spre beneficiul omenirii. "Monopolul" de exploatare a invenţiei brevetate nu trebuie "pervertit", prin blocarea utilizării invenţiei, ci trebuie să fie folosit tocmai în vederea atingerii scopului

inovaţiile, "Aplicarea invenţiei sau luarea măsurilor în vedere aplicării ei, efectuată cu bună-credinţă înainte de repunerea în termen a titularului brevetului, dă dreptul la aplicarea în continuare a invenţiei şi nu poate fi transmisă decât împreună cu patrimoniul ori cu o fracţiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării persoanei juridice" (sublinierea noastră, L.M.).

195 Chiar şi sub imperiul reglementării anterioare modificării din anul 2002, am arătat că „În orice caz însă, atunci când este vorba despre mai mult decât simpla absenţă a bunei-credinţe, ne aflăm în prezenţa fraudei, iar fraus omnia corrumpit” (L. Mihai, op.cit., 2002, p. 156).

196 A se vedea L. Mihai, op.cit., 2002, p. 170 – 182.

fundamental menţionat. De aceea, titularul brevetului de invenţie are nu numai dreptul de exploatare a acesteia, ci şi, cu anumite circumstanţieri, inventatorului îi revine o obligaţie – juridică – de a proceda, în cadrul anumitor termene limită, la exploatarea invenţiei brevetate, în caz contrar fiind aplicabile sancţiuni, printre care licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare.197 Se poate chiar considera că această formă de licenţă obligatorie reprezintă o manifestare în forme specifice a instituţiei abuzului de drept, în sensul că dreptul subiectiv de exploatare exclusivă nu mai este ocrotit (în integralitate) atunci când se face dovada că nu sunt exercitate potrivit cu scopul lor economic şi social (art. 1 - 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice).

Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare constituie o evoluţie legislativă, în raport cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea asupra brevetelor de invenţie din 17 ianuarie 1906, potrivit cu care: "Brevetul pierde validitatea sa: […] c) Când brevetatul n-a exploatat invenţia sa în ţară în interval de 4 ani, socotiţi de la data brevetului, sau când exploataţia a fost întreruptă pe timp de doi ani".198 Conferinţa de la Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenţiei de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale a constatat că decăderea reprezintă o sancţiune prea aspră, astfel încât, printre altele, a modificat dispoziţiile art. 5 lit. A) pct. 2) - 4) din Convenţie, care în prezent au următorul conţinut: "2) Fiecare ţară a uniunii va putea lua măsuri legislative care să prevadă concesiunea de licenţe obligatorii, pentru a preveni abuzurile care ar putea să rezulte din exercitarea dreptului exclusiv conferit de brevet, ca de exemplu în caz de neexploatare.

3) Decăderea din drepturile conferite de brevet nu va putea fi prevăzută decât pentru cazul în care concesiunea de licenţe obligatorii s-r fi dovedit insuficientă pentru a preveni aceste abuzuri. Nici o acţiune în decădere sau în anulare a unui brevet nu va putea fi introdusă înainte de expirarea a doi ani de la concesiunea primei licenţe obligatorii.

4) O licenţă obligatorie nu va putea fi cerută din cauză de neexploatare sau de insuficientă exploatare înainte de expirarea unui termen de patru ani de la depozitul cererii de brevet sau de trei ani de la acordarea brevetului, termenul care expiră cel mai târziu fiind cel care se aplică; ea va fi refuzată dacă brevetatul îşi justifică lipsa de acţiune cu motive valabile. O astfel de licenţă obligatorie va fi neexclusivă şi ea nu va putea fi transmisă, nici chiar sub forma de concesiune de sub-licenţă, decât împreună cu partea din întreprindere sau din fondul de comerţ care exploatează licenţa respectivă."

În aplicarea acestor prevederi internaţionale, Decretul nr. 884/1967 privind invenţiile şi inovaţiile a reglementat pentru prima dată în România, prin art. 24, licenţa obligatorie, instituţie care a fost menţinută şi prin art. 46 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, precum şi, în prezent, prin art. 48 şi urm din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

Reamintim că materia este reglementată şi prin art. 30 şi 31 din TRIPS.199

197 Reamintim că în Statele Unite ale Americii nu există obligaţia titularului de brevet de a exploata invenţia, sub sancţiunea instituirii unei licenţe obligatorii; nu mai puţin, o asemenea neexploatare poate determina implicaţii pe planul legislaţiei anti-trust. (A se vedea A. R. Miller, M. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell, ediţia a II-a, West Publishing Co., St. Paul, 199l0, p. 129).

198 Acest text şi-a păstrat redactarea iniţială chiar şi după modificarea Legii din 1906 prin Legea din 21 februarie 1907 şi prin Legea din 6 august 1927.

199 Prevederile art. 30 şi 31 din TRIPS sunt reproduse supra, în Capitolul I al prezentului titlu.

25. Condiţii. Următoarele condiţii cumulative trebuie să fie îndeplinite pentru acordarea unei licenţe din oficiu:

a) Invenţia este brevetată în România; nu importă dacă titularul este subiect de drept din România sau din străinătate;

b) A expirat un termen de 4 ani calculat de la data depozitului reglementar naţional sau a expirat un termen de 3 ani calculat de la data acordării brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu200; deşi legea nu prevede în mod expres, socotim că licenţa obligatorie poate fi solicitată cu succes şi în ipoteza în care înăuntrul acestor termene iniţiale invenţia a fost aplicată, dar, după consumarea termenului care expiră cel mai târziu, această aplicare este abandonată pentru cel puţin 4 ani201;

c) Înăuntrul termenului stabilit conform regulii imediat anterioare, invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României; aplicarea (suficientă) a acelei invenţii în străinătate nu împiedică acordarea licenţei obligatorii202; exploatarea pe teritoriul României poate fi reprezentată fie de activitatea desfăşurată de către titularul brevetului, fie de aceea desfăşurată de către beneficiarul unei licenţe contractuale203; cu titlu de exemplu, următoarele activităţi au fost considerate insuficiente spre a împiedica sancţionarea neîndeplinirii obligaţiei de exploatare de către titularul brevetului: simplele încercări făcute în atelierele titularului; un act izolat de fabricaţie; o instalaţie impracticabilă, cu maşini defecte; anunţurile din presă conţinând oferte de acordare a licenţei; fabricarea aflată în disproporţie vădită cu importanţa exploatării aceleiaşi invenţii în străinătate, ce conduce la concluzia unui simulacru de exploatare204; de asemenea cu titlu de exemplu, următoarele activităţi au fost considerate ca aplicare suficientă pe teritoriul statului care a acordat brevetul: fabricarea însăşi a maşinii brevetate, nefiind neapărat necesar să se facă dovada şi a vânzării acesteia; aplicarea neîntreruptă a obiectului brevetat, chiar dacă aplicarea este de minimă importanţă; fabricarea în proporţii mici, dar reală; concesiunea unei licenţe de fabricare imediat utilizată; instalarea unui atelier de fabricare ce a necesitat investiţii mari, la care se adaugă oferte de licenţe şi depozitări de materiale anume construite pentru această

200 "În cazul în care invenţia a fost exploatată după împlinirea termenului de 3 ani [stabilit prin art. 46 din Decretul nr. 884/1967Legea nr. 64/1991, dar echivalent termenelor de 4 ani sau de 3 ani reglementate prin art. 48 alin. (1) 9 din Legea nr. 64/1991 - sublinierea noastră, L.M.], dar mai înainte de introducerea cererii pentru acordarea licenţei obligatorii, aceasta nu se poate acorda" (I. Cameniţă, op.cit., p. 192).

201 Nu selectăm celălalt termen - de 3 ani - reglementat prin art. 48 alin. (1)9 din Legea nr. 64/1991, republicată, deoarece este natural ca în această materie interpretarea să se facă în favoarea titularului de brevet.

202 Se consideră (a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, Brevetele de invenţiune. Comentar teoretic şi practic al Legii asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa română şi străină şi îndrumări tehnice, Bucureşti, 1936, p. 67) că importul din străinătate pe teritoriul statului care a eliberat brevetul nu constituie aplicare a invenţiei în acest din urmă stat. În acelaşi sens s-a pronunţat şi jurisprudenţa franceză (a se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 228).

203 În acest sens, a se vedea I. Cameniţă, op.cit., p. 192.204 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 67 (şi bibliografia acolo

indicată).

investiţie205;206

d) Titularul brevetului "nu poate să îşi justifice207 inacţiunea"; sub acest aspect, poate fi vorba, de exemplu, despre obstacole tehnice sau economice, dar nu şi - bunăoară - existenţa unor negocieri pentru acordarea licenţei, sau existenţa exploatării reprezentate de contrafacerea comisă de un terţ etc.208; condiţia nu este îndeplinită atunci când invenţia principală nu este exploatată, dar se exploatează invenţia de perfecţionare acelei dintâi; pe de altă parte, neexploatarea brevetului de perfecţionare nu este acoperită prin exploatarea brevetului principal209; e) Nu s-a ajuns la o înţelegere între titularul brevetului şi persoana interesată, privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei210 (de exemplu, încheierea unei licenţe contractuale sau a unui contract de cesiune).211

26. Procedura de acordare. Acordarea licenţei obligatorii presupune desfăşurarea unei proceduri judiciare.

26.1. Solicitantul. În acest scop, "orice persoană interesată" (alin. (1) al art. 48) poate sesiza Tribunalul Bucureşti, pentru ca, în cadrul unui proces civil, în contradictoriu cu titularul brevetului de invenţie (care va avea calitatea procesuală de pârât), să facă dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute expres de alin. (1) – (3) din art. 48.

Reclamantul ("orice persoană interesată") poate fi persoană fizică sau persoană juridică (aceasta din urmă, de drept privat sau de drept public212). Se pune, însă, problema dacă, în afara condiţiilor expres prevăzute de art. 48 alin. (1) – (4), mai este nevoie să fie

205 Ibidem.206 Articolul L.613-11 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa, corespondent al art.

49 din Legea nr. 64/1991, stabileşte - la pct. 2 - condiţia conform căreia "produsul brevetat nu a fost comercializat într-o cantitate suficientă spre a satisface necesităţile pieţei franceze"; socotim că această formulare poate sugera un criteriu care să faciliteze conturarea conţinutului conceptului de "insuficientă aplicare" din legea română.

Aceeaşi finalitate o poate avea şi cunoaşterea cazurilor socotite întemeiate pentru acordarea licenţelor obligatorii potrivit dreptului englez, astfel: 1) invenţia nu este exploatată la întreaga capacitate ce este rezonabil practicabilă; 2) cererea internă pentru produsul brevetat nu este satisfăcută în condiţii rezonabile sau este satisfăcută într-o măsură substanţială prin import; 3) exploatarea invenţiei în ţară este stânjenită sau împiedicată de importul din străinătate; 4) refuzul acordării de licenţe (în condiţii rezonabile) nu permite ca o piaţă potenţială de export să fie aprovizionată cu produse fabricate în ţara care a eliberat brevetul sau prejudiciază înfiinţarea sau dezvoltarea industriei interne. Pentru expunerea acestor cazuri (inclusiv cu indicarea unor precedente judiciare), a se vedea W. R. Cornish, op.cit., p. 256.

207 În sensul că nu îşi poate justifica în mod temeinic inacţiunea (deoarece justificări se pot găsi oricând).

208 A se vedea: I. Cameniţă, op.cit., p. 192; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 229 (şi jurisprudenţa franceză acolo indicată).

209 În acest sens, G. Vander Haeghen, Brevets d'invention, Bruxelles, 1928, nr. 517 (apud B. scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 67).

210 "Condiţiile excesive propuse de către titularul brevetului echivalează cu un refuz" (A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 228).

211 Totuşi, conform alin. (6) al art. 49, „În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 48 alin. (3) – (5)” – aşadar nici această condiţie analizată în text.

212 Conform alin. (4) al art. 48, „Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta.”

făcute anumite dovezi cu privire la persoana însăşi a reclamantului. Mai precis, este vorba despre faptul că în alte legislaţii (de exemplu, în dreptul francez213) se prevede că solicitantul trebuie să facă dovada că se află în situaţia de a exploata invenţia "într-o modalitate efectivă şi serioasă" (iar, dacă este cazul, instanţa poate să ordone efectuarea unei expertize asupra acestei capacităţi de exploatare a invenţiei). În dreptul român, o asemenea exigenţă nu este prevăzută. Nu este, totuşi, mai puţin adevărat, că art. 48 alin. (1) şi alin. (3) pretind ca acţiunea să fie formulată de o "persoană interesată" (sublinierea noastră, L.M.). Socotim că această formulare nu poate să aibă o semnificaţie tautologică, în sensul că legiuitorul ar fi intenţionat să repete, în cuprinsul redactării acestei dispoziţii legale concrete, principiul că una dintre condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile este existenţa "interesului".214 Aşa fiind, rezultă că, întrucât intenţia legiuitorului a avut o altă finalitate, se poate lua în considerare posibilitatea ca instanţa judecătorească să cerceteze dacă solicitantul este o persoană "interesată", adică aptă să exploateze invenţia ce constituie obiectul cererii sale, fiindcă nu poate avea "interesul" obţinerii unei licenţe obligatorii decât persoana care se află în poziţia de a putea să treacă la exploatarea efectivă a acesteia, într-o modalitate sau alta. În plus, interpretarea pe care am întrevăzut-o se poate baza şi pe constatarea că solicitantul trebuie să facă dovada, printre altele a faptului că nu s-a ajuns la o înţelegere cu titularul brevetului; or, realizarea de astfel de negocieri de către un solicitant care nu deţine capacitatea efectivă de exploatare ulterioară a invenţiei îi poate permite titularului de brevet să îşi justifice inacţiunea de a nu fi aplicat invenţia prin intermediul licenţei acordate acestui solicitant necalificat.

În plus, după modificarea Legii 64/1991 prin Legea nr. 203/2002, la aceeaşi concluzie se poate ajunge şi prin invocarea alin. (2) al art. 49, potrivit căruia „Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.”215

26.2. Instanţa judecătorească. În ceea ce priveşte instanţa judecătorească sesizată, trebuie observat că Tribunalul Bucureşti are competenţă exclusivă ca primă instanţă. Conform art. 51 alin. (2), hotărârea Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare, iar potrivit dreptului comun (art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă) recursul va fi soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care pronunţă o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

26.3. Înregistrarea licenţei obligatorii. În baza art. 52, licenţa obligatorie trebuie să fie înregistrată la O.S.I.M. (după caz: în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie), care procedează la publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii acordării licenţei obligatorii, în termen de o lună de la primirea comunicării hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, prin grija persoanei interesate. Aceeaşi procedură este urmată şi în cazul retragerii licenţei obligatorii. Deşi nu există nici o prevedere expresă în acest sens, trebuie decis că publicarea produce efecte numai faţă de terţi, iar nu şi între părţi,

213 A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 229 (şi jurisprudenţa acolo citată).214 Asupra "interesului", ca una dintre condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii civile, a

se vedea, de exemplu, V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Volumul I. Teoria generală, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p. 270 - 273 (şi bibliografia acolo indicată).

215 Totuşi, pentru invenţiile din domeniul tehnologiei de semiconductori, licenţa obligatorie „va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei proceduri judiciare su administrative” (art. 49 alin (3) teza finală).

faţă de care hotărârea judecătorească este opozabilă din momentul în care a rămas definitivă şi irevocabilă216.217

27. Efecte. Dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă expuse mai sus, terţul solicitant dobândeşte dreptul de exploatare a invenţiei, şi anume – astfel cum dispune art. 49 alin. (1) - în condiţiile stabilite prin hotărârea judecătorească „în ceea ce priveşte întinderea şi durata acestora218 [ale licenţelor obligatorii – precizarea noastră, L.M.], nivelul remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licenţelor acordate.”219 Aşadar, licenţa obligatorie este limitată în timp şi cu titlu oneros.

În plus, astfel cum dispune în mod expres acelaşi text legal, aceasta este o licenţă neexclusivă. Rezultă că, după acordarea unei licenţe obligatorii, titularul brevetului îşi păstrează dreptul de a conferi licenţe contractuale altor beneficiari, precum şi că este posibilă acordarea, în condiţiile legii, şi a altor licenţe obligatorii (fiindcă exploatarea realizată de beneficiarul licenţei obligatorii acordate nu îl scuteşte pe titularul brevetului de a-şi îndeplini propria sa obligaţie de aplicare a invenţiei pe care a brevetat-o). La aceeaşi concluzie conduce şi art. 49 alin. (2), care subliniază că „Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.” Totuşi, trebuie precizat că existenţa unei licenţe obligatorii va constitui un element de care nu poate să facă abstracţie instanţa judecătorească învestită de către un alt solicitant cu o altă cerere de licenţă obligatorie, pur şi simplu pentru că urmează să se ţină seama de necesităţile concrete ale pieţei, în sensul asigurării unui profit ca urmare a exploatării acelei invenţii. Cu alte cuvinte, existenţa pe una şi aceeaşi piaţă a unui anumit număr de utilizatori ai invenţiei brevetate ar fi de natură să disipeze foarte mult monopolul temporar, ceea ce poate echivala cu căderea invenţiei în domeniul public. Aşa fiind, nu excludem dreptul unui beneficiar de licenţă obligatorie de a participa în procesul purtat între un alt solicitant şi titularul brevetului de invenţie, în condiţiile prevăzute de art. 49 şi urm. din Codul de procedură civilă pentru participare terţilor în procesul civil. Astfel cum s-a observat. "[…] în lipsa unei dispoziţii exprese (existente în alte legislaţii), beneficiarul licenţei obligatorii nu va avea calitatea de a intenta o eventuală acţiune în contrafacere a brevetului (prevăzută de art. 59 din lege)."220

216 Pentru exprimarea unei opinii care pare contrară, a se vedea V. Roş, op.cit., p. 411.217 Toate actele efectuate de către beneficiarul licenţei anterior hotărârii judecătoreşti

constituie contrafacere. (A se vedea A. Chavanne, J.J. Burst, op.cit., p. 230, precum şi jurisprudenţa acolo indicată).

218 „Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate” (fraza întâi din alin. (3) al art. 49).

219 Condiţiile licenţei obligatorii stabilite iniţial de către instanţa judecătorească pot fi modificate ulterior tot de către instanţă, la cererea fie a beneficiarului licenţei obligatorii, fie a titularului de brevet (a se vedea, în acest sens, A. Chavanne, J. J. Burst, loc.cit.), dar, desigur - , adăugăm noi ,- numai dacă au intervenit circumstanţe noi, altfel opunându-se principiul autorităţii lucrului judecat.

220 Y. Eminescu, Comentariu, p. 187 (unde referirea la art. 59 trebuie înţeleasă astăzi, după republicarea din anul 2003 a Legii nr. 64/1991, ca având în vedere prevederile art. 58 alin. 1).Ibidem. Articolul L.615-2 alin. 2 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa prevede că beneficiarul licenţei obligatorii poate introduce acţiunea în contrafacere, dacă, anterior, l-a pus în întârziere pe titularul brevetului iar acesta a rămas inactiv.

În sfârşit, se pune problema dacă licenţa obligatorie este personală, aşadar dacă este sau nu este transmisibilă către terţe persoane. Soluţia asupra acestei probleme întâmpină una dintre cele mai surprinzătoare dificultăţi după modificarea prin Legea nr. 203/2002 a Legii nr. 64/1991, care în cuprinsul art. 50 conţine două alineate succesive total contradictorii: „(1) Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea de întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care o licenţă obligatorie a fost acordată conform art. 48.” Contradicţia există fiindcă art. 48 constituie sediul materiei pentru toate cele trei categorii posibile de licenţă obligatorie, iar nu numai pentru licenţa obligatorie acordată în caz de neexploatare a invenţiei (alin. (1) - (4) ale art. 48).221

Care dintre cele două alineate succesive prevalează ?Suspectăm faptul că alin. (2) al art. 50 conţine o gravă eroare de tehnică

legislativă, în sensul că în mod cu totul inexplicabil s-a omis indicarea acelor fragmente ale art. 48 (cel mai probabil a alin. (8), prin care este reglementată licenţa de dependenţă) ce sunt exceptate de la aplicarea regulii stabilite prin alin. (1) al art. 50. Supoziţia noastră se bazează pe faptul că lit. c) a alin. (8) conţine reglementări proprii (de altfel, şi ele extrem de confuze) cu privire la transmisibilitate.

Oricum ar fi, singurul lucru clar în legătură cu art. 50 este acela că ansamblul dispoziţiilor sale este neclar, astfel că devine necesar ca textul său să fie supus interpretării juridice. În cadrul unui asemenea demers, este natural să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 5 lit. A) pct. 4 teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale: "O astfel de licenţă obligatorie va fi neexclusivă şi ea nu va putea fi transmisă, nici chiar sub forma de concesiune de sub-licenţă, decât împreună cu partea din întreprindere sau din fondul de comerţ care exploatează licenţa respectivă."222

De aceea, nu ni se pare că, sub acest aspect, contribuţia art. 31 lit. e) din TRIPS 223

ar fi determinantă224, fiindcă nu vedem de ce efectul care este recunoscut acestui din urmă act internaţional în cadrul dreptului intern nu a putut să fie - deja - jucat de către art. 5 lit. A) pct. 4 teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, care este, de asemenea, un act internaţional căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Constituţie ("Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.")225

28. Încetarea licenţei obligatorii. Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare încetează la data indicată în însăşi hotărârea judecătorească prin care a fost instituită. Nu

221 Reamintim că art. 48 alin. (5) – (7) reglementează licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale, iar art. 48 alin. (8) reglementează licenţa obligatorie de dependenţă.

222 Sublinierea noastră, L.M.223 Conform textului, "[…] o astfel de utilizare va fi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a fondului de comerţ care beneficiază de aceasta".

224 ? Pentru această poziţie, a se vedea C. I. Stoica, R. Dincă, op.cit., p. 181.

225 ? În plus, astfel cum se arată de către aceiaşi autori, "Soluţia se sprijinea pe câteva argumente precum: 1) Licenţa obligatorie se acordă la cererea interesatului numai de către Tribunalul Bucureşti şi numai după ce s-a încercat o înţelegere cu titularul; 2) Licenţa obligatorie este neexclusivă, astfel încât titularul brevetului poate acorda ulterior alte licenţe şi poate accepta oferte de exploatare din partea altor terţi doritori de a deveni beneficiari de licenţă."

excludem ca aceeaşi persoană să poată re-edita procedura pentru dobândirea unei noi licenţe obligatorii, în măsura în care şi de această dată sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, este evident că licenţa obligatorie nu mai poate produce efecte juridice specifice la momentul încetării (indiferent de motiv) valabilităţii brevetului de invenţie, când invenţia cade în domeniul public.

În sfârşit, potrivit alin. (1) al art. 51, Tribunalul Bucureşti (ca primă instanţă) poate să fie sesizat, cu o solicitare motivată, de către persoana interesată (în primul rând – desigur – de către titularul brevetului) spre a pronunţa o hotărâre prin care să fie retrasă licenţa obligatorie acordată anterior, „atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.” Deşi din formularea textului nu rezultă în mod direct, apreciem că este natural ca licenţa să fie retrasă inclusiv în cazul (de fapt, în primul rând în cazul) în care se constată că beneficiarul acesteia nu şi-a îndeplinit obligaţia de exploatare a invenţiei.

§2. Licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale29. Sediul materiei şi categorii. Potrivit art. 48 alin. (5) – (7), „În afara motivelor

prevăzute la alin. (2),226 o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti:a) în situaţii de urgenţă naţională şi, în principal, în interesul apărării naţionale sau

al siguranţei naţionale ori când interesele publice o cer; b) în alte situaţii de extremă urgenţă;c) în situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale.(6) Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (5)

nu impune îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2). Totuşi, beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instanţă.”

Textul legal reprodus (care este inspirat de art. 31 din TRIPS) instituie, aşadar, trei ipoteze distincte a căror trăsătură comună constă în caracterul excepţional al împrejurărilor în care este permisă instituirea licenţei obligatorii.

30. Raţiune. În fiecare dintre aceste trei ipoteze, licenţa obligatorie nu este dispusă cu titlu de sancţiune pentru neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligaţiei sale de exploatare a invenţiei, ci în scopul apărării unor interese generale de natură excepţională.

31. Condiţii. Într-o tehnică legislativă criticabilă, atât alin. (5), cât şi alin. (6) ale art. 48 stabilesc redundant că, pentru ca Tribunalul Bucureşti să admită cererea de autorizare a licenţei obligatorii pentru cazuri excepţionale, nu este necesară cercetarea faptului dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost aplicată insuficient pe teritoriul României, aşadar nu este necesară îndeplinirea condiţiei prealabile prevăzute de alin. (2) ale aceluiaşi articol. Cum însă alin. (2) face referire expresă la prevederile alin. (1), rezultă că – în mod implicit – nici condiţia instituită prin acestea nu mai trebuie să fie îndeplinită. Cu alte cuvinte, autorizarea licenţei obligatorii poate fi dispusă chiar şi mai înainte de expirarea unui termen

226 Conform art. 48 alin. (2), care se referă la licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare, „Prevederile alin. (1) se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei.”

de 4 sau de 3 ani (conform distincţiilor acolo operate), deşi – din nou printr-o criticabilă tehnică legislativă - nici alin. (5) şi nici alin. (6) sau vreun alt text al legii nu impun această soluţie în mod expres. Soluţia rezultă, de altfel, şi ca urmare a analizei naturii raţiunilor avute în vedere de legiuitor, deoarece „situaţiile de urgenţă naţională” sau „alte situaţii de extremă urgenţă” ori situaţiile de necesitate a „utilizării publice în scopuri necomerciale” pot apărea atât după, cât şi mai înainte de expirarea, după caz, a menţionatelor termene de 4 sau de 3 ani.

Este însă aplicabilă şi în această ipoteză condiţia stabilită prin alin. (3) al art. 48 în sensul că, „deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.”

În plus faţă de această condiţie generală, pentru fiecare dintre cele trei ipoteze distincte reglementate de alin. (5) al art. 48 este necesară îndeplinirea unor condiţii speciale proprii, asupra cărora apreciază în mod motivat instanţa judecătorească, sub cenzura instanţelor judecătoreşti superiore.

32. Procedura de acordare, efecte, încetare. În privinţa acestor aspecte, rămân valabile precizările făcute anterior cu prilejul analizei materiei licenţei obligatorii pentru caz de neexploatare227.

Este util, totuşi, să subliniem că ne aflăm în prezenţa unei proceduri judiciare, iar nu administrative – aşa cum era aceea stabilită pentru „licenţele din oficiu” de art. 50 şi urm. din Legea nr. 64/1991, în redactare anterioară modificării sale prin Legea nr. 203/2002.

În acest context, se vădeşte – din nou – criticabilă tehnica legislativă utilizată la elaborarea Legii nr. 64/1991. De această dată, este vorba despre faptul că prevederi cu caracter de recomandare generală din art. 31 al TRIPS (adresate în principal legiuitorilor naţionali, pentru implementare adecvată în legislaţiile interne) au fost preluate ca atare în cuprinsul art. 48 alin. (6) fraza a doua228 şi alin. (7)229, în sensul că beneficiarul licenţei obligatorii are obligaţia să aducă la cunoştinţa solicitantului sau a titularului brevetului că instanţa judecătorească a autorizat licenţa obligatorie. Într-adevăr, o asemenea obligaţie instituită indistinct face în mod inexplicabil abstracţie de împrejurarea că, întrucât procedura de autorizare este judiciară, solicitantul sau titularul brevetului, ca regulă generală, va fi citat spre a participa la soluţionarea acţiunii prin care s-a cerut instituirea licenţei obligatorii şi, tot astfel, i se va comunica hotărârea judecătorească de către instanţă, în vederea eventualei promovări a căilor de atac. Aşa încât suntem puşi în situaţia de a considera că textele legale menţionate îşi găsesc raţiunea (dar şi atunci doar parţial) exclusiv în ipoteza excepţională a autorizării licenţei obligatorii pe calea ordonanţei preşedinţiale pronunţate fără citarea pârâtului (art. 581 alin. (3) din Codul de procedură civilă).

§3. Licenţa obligatorie de dependenţă

227 A se vedea supra, sub-secţiunea §.1. din cadrul acestei secţiuni. Idem.228 „Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre

autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.„ 229 „În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi

de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.”

33. Sediul materiei. Potrivit art. 48 alin. (8) din Legea nr. 64/1991, republicată, „În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare:

 a) invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior;

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior;

c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care o licenţă obligatorie este, de asemenea, transmisă.”

Prevederile anterioare trebuie corelate cu cele ale art. 32: „Pentru o invenţie dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicată fără a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioară şi brevetată, OSIM va lua o hotărâre de acordare numai după notificarea tuturor părţilor interesate cu privire la relaţia dintre invenţii.”230

Această limită specială a exclusivităţii exploatării invenţiei brevetate constituie o noutate în cadrul legislaţiei române, fiind introdusă prin Legea nr. 203/2002 şi având ca sursă de inspiraţie art. 1 lit. l) din TRIPS, precum şi, într-o oarecare măsură, prevederile art. L.613-15 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa (text modificat prin Legea nr. 96-1106 din 18 decembrie 1996).231 Ea reprezintă o consecinţă firească a noii abordări legislative privind relaţia dintre invenţia aşa-numită „invenţie de perfecţionare” (complementară, dependentă) şi „invenţia perfecţionată” (principală).

34. Ipoteza este aceea în care exploatarea unei invenţii brevetate (invenţia ulterioară) presupune exploatarea inerentă a unei alte invenţii brevetate în baza unei cereri cu o dată de depozit anterioară (invenţia anterioară)232, dar nu s-a ajuns la o înţelegere între cei doi titulari de brevet sub acest aspect.

35. Condiţii. De aceea, în măsura în care este îndeplinită condiţia stabilită prin lit. a) a textului233 şi, în plus, se face dovada că nu s-a ajuns la o înţelegere amiabilă, titularul brevetului ulterior poate solicita Tribunalului Bucureşti autorizarea unei licenţe obligatorii care să îi permită să îşi exploateze propria invenţie fără ca prin aceasta să se considere că sunt încălcate implicit drepturile titularului de brevet anterior. În doctrină, această formă de licenţă obligatorie este uzual denumită „licenţă de dependenţă.”

230 De asemenea, art. 49 conţine prevederi speciale privind situaţia brevetului de soi nou de plantă (alin. 4) şi a invenţiei biotehnologice (alin. 5).

231 A se vedea: J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 117 - 118; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 230 - 231.

232 Articolul 31 lit. l) din TRIPS utilizează termenii de „al doilea brevet” şi, respectiv, „primul brevet”.

233 Este evident eronată formularea textului în sensul că nu numai prevederile lit. a), ci şi cele ale lit. b) şi c) ar institui condiţii (cumulative), în ultimele două situaţii fiind vorba în realitate despre efecte ale instituirii licenţei obligatorii în favoarea titularului brevetului ulterior.

36. Procedura de acordare, efecte, încetare. Cât priveşte procedura de acordare, precum şi încetarea, rămân valabile – mutandis mutandis - precizările făcute anterior cu prilejul analizei materiei licenţei obligatorii pentru caz de neexploatare234.

De asemenea, şi efectele sunt asemănătoare, dar unele particularităţi rezultă din prevederile lit. b) şi c) ale textului.

Astfel, pe cale de reciprocitate, dacă s-a acordat o asemenea "licenţă de dependenţă", şi titularul brevetului anterior are dreptul să solicite acordarea – „în condiţii rezonabile” – a unei licenţe asupra invenţiei ulterioare (conform art. 48 alin. (8) lit. b).

În condiţiile în care redactarea prevederilor lit. c) din alin. (8) al art. 48 este extrem de neclară, devine necesară interpretarea acestora în lumina sub-paragrafului (iii) al art. 31 lit. l) din TRIPS, spre a trage concluzia că licenţa obligatorie de dependenţă, ca atare, este personală (netransmisibilă), fiind însă admisibilă transmiterea sa accesorie deodată cu transmiterea brevetului titularului „invenţiei ulterioare”. În tăcerea legii (precum şi a prevederilor TRIPS), considerăm că, pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie trebuie să fie dată şi cu privire la eventuala licenţă reciprocă obţinută de către titularul brevetului asupra „invenţiei anterioare”.

CAPITOLUL AL IV-LEAALTE LIMITE SPECIALE ALE DREPTULUI LA EXCLUSIVITATEA

EXPLOATĂRII INVENŢIEI BREVETATE, REGLEMENTATE ÎN SISTEME DE DREPT STRĂINE

1. Posibilitatea reglementării prin lege şi a altor limite speciale. Legislaţia altor ţări cunoaşte şi alte limite speciale ale exclusivităţii exploatării invenţiei, care, de lege ferenda, ar putea fi preluate şi de legiuitorul român. Sub acest aspect, ne vom limita la un singur exemplu.

3. Prepararea ocazională de medicamente pentru cazuri individuale în cadrul farmaciilor pe baza unei prescripţii medicale, precum şi activităţile referitoare la medicamente astfel preparate. Acest drept al terţilor este reglementat, de exemplu, în Belgia, Danemarca, Franţa235, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia şi Suedia. Oarecum asemănătoare sunt şi dispoziţiile art. 69 alin. (3) din legea japoneză asupra invenţiilor, care dispune: "Efectele brevetelor asupra invenţiilor din domeniul medicamentelor (şi anume, produse utilizate pentru diagnosticare, în scop curativ, pentru tratament medical ori pentru prevenirea bolilor umane - denumite în cadrul prezentului articol ca "medicamente") care se fabrică prin combinarea a două sau a mai multor medicamente, precum şi efectele brevetelor asupra invenţiilor constând în procedee de fabricare a medicamentelor prin combinarea a două sau a mai multor medicamente nu se vor extinde asupra actelor de preparare a medicamentelor pe baza unei prescripţii medicale sau stomatologice sau asupra medicamentelor preparate pe o asemenea bază."

TITLUL AL V-LEA

234 A se vedea supra, sub-secţiunea §.1. din cadrul acestei secţiuni. Idem.235 A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 266.

TRANSMITEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENŢIILE PRIN CONTRACTELE DE CESIUNE ŞI DE LICENŢĂ

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Potrivit art. 47 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie236, „Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară. Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM”.

Aceste dispoziţiile legale sunt dezvoltate în cuprinsul Regulilor 69 şi 72 - 75 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.237

Analiza prevederilor art. 47 arată că sunt avute trei categorii de drepturi: dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet. Prin dreptul la brevet trebuie să se înţeleagă dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei (dreptul subiectiv de proprietate industrială). Dreptul la acordarea brevetului reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv asupra invenţiei şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea brevetului conferă dreptul exclusiv asupra invenţiei, transmiterea dreptului la acordarea brevetului reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra invenţiei. În sfârşit, prin sintagma „drepturile ce decurg din brevet” legiuitorul a avut în vedere ansamblul de prerogative ce alcătuiesc dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei, drept ce se naşte din brevet238.

În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte, a drepturilor născute în legătură cu invenţia prin contractele de cesiune şi de licenţă.

2. CONTRACTUL DE CESIUNE DE BREVET

2.1. Noţiune. Contractul de cesiune de brevet este contractul prin care titularul brevetului de invenţie, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei.Specific cesiunii de brevet este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei.

2.2. Clasificare

236 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002. În continuare, ori de câte ori se va face referire la un text legal fără a se indica şi actul normativ din care face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.237 Aprobat prin H.G. nr. 499 din 18.04.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2003 (în continuare, Regulamentul).238 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 187.

2.2.1.Sub raportul modalităţilor în care se poate realiza, cesiunea poate fi totală sau parţială, atât din punctul de vedere al obiectului său, cât şi din cel al teritoriului la care se referă.

Cesiunea este totală din punctul de vedere al obiectului său atunci când ceea ce se transmite este dreptul la brevet în întregul său şi, prin aceasta, folosinţa exclusivă asupra invenţiei cu toate prerogativele sale;

Cesiunea este parţială dacă este limitată numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumită parte a invenţiei protejată prin brevet.

Din punct de vedere al teritoriului la care se referă, cesiunea poate fi totală, atunci când dreptul transmis se poate exercita pe întreg teritoriul statului care a eliberat brevetul, sau parţială, când ea priveşte numai o parte a acelui teritoriu.

Situaţia juridică născută ca urmare a cesiunii parţiale - atât ca obiect, cât şi ca teritoriu – conduce la un regim de coproprietate asupra unei cereri sau unui brevet de inveţie, fiind aplicate dispoziţiile prevăzute de Regula 72 din Regulament şi cele din dreptul comun.

Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra brevetului.

Ne aflăm în ipoteza unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:

1.Brevetul a fost înregistrat pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelui brevet. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra brevetului. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la brevet alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2.Titularul exclusiv al unui brevet cedează o cotă-parte din dreptul asupra brevetului. În această ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceluiaşi brevet.

În toate cazurile, cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra brevetului potrivit regimului de drept comun al coproprietăţii.239 În materia invenţiilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

a) În situaţia în care un brevet aparţine în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceştia este coproprietar, şi, în această situaţie, exploatarea invenţiei poate fi făcută în baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.

Dacă nu există un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a invenţiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata invenţia în propriul său profit, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal invenţia sau care nu au acordat licenţe de exploatare; în lipsa unui acord, despăgubirea este stabilită de instanţă, potrivit dreptului comun.

b) Fiecare dintre coproprietari poate acţiona în contrafacere în propriul său profit; coproprietarul care acţionează în contrafacere trebuie să notifice acţiunea celorlalţi coproprietari.

239 Pentru detalii cu privire la regimul juridic al coproprietăţii, a se vedea C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 168 şi urm; I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 447 şi urm.; E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11 şi urm.; L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 159 şi urm.

Fiecare dintre coproprietari poate să acorde unui terţ o licenţă de exploatare neexclusivă, în profitul său, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal invenţia sau care nu au acordat licenţă de exploatare; în lipsa unui acord, această despăgubire este stabilită de instanţă potrivit dreptului comun.

c)O licenţă de exploatare exclusivă nu poate fi dată decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. Licenţa exclusivă este considerată un act de dispoziţie care este guvernat de regula unanimităţii.

d)Coproprietarii dispun de un drept de preferinţă ce trebuie exercitat într-un termen de 3 luni cu începere de la notificarea intenţiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord, cu privire la preţul asupra cotei-părţi cesionate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească, potrivit dreptului comun. Apreciem că încălcarea dreptului de preferinţă se sancţionează cu nulitatea relativăa contractului de cesiune a cotei-părţi.

e) Coproprietarul unui brevet poate să notifice celorlalţi coproprietari că renunţă în beneficiul celorlalţi la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renunţării în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligaţie faţă de ceilalţi coproprietari; în urma renunţării, ceilalţi coproprietari îşi reparţizează cota-parte asupra căreia s-a renunţat în afară de situaţia în care părţile au convenit altfel.

f)Dispoziţiile enumerate mai sus se aplică mutatis mutandis şi în cazul coproprietăţii asupra unei cereri de brevet de invenţie.

Cesiunea dreptului asupra brevetului pentru o perioadă de timp determinată.

Se pune întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de brevet, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv asupra invenţiei pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a brevetului. De exemplu, brevetul mai este valabil pentru o perioadă de 5 ani iar dreptul asupra invenţiei este transmis pentru o perioadă de 3 ani.240

În opinia noastră, principiul libertăţii convenţiilor impune un răspuns pozitiv la această întrebare241. Deşi are efectul unei cesiuni parţiale, această operaţiune juridică poate fi concepută ca o dublă cesiune totală a dreptului la brevet. Prima cesiune totală, pură şi simplă, operează la momentul încheierii contractului şi are drept efect transferul dreptului asupra brevetului de la cedent către cesionar. A doua cesiune totală este afectată de modalitatea termenului şi presupune transferul dreptului asupra brevetului în sens invers, de la cesionar la cedent, la data la care expiră perioada pentru care cesiunea a fost consimţită.

Operaţiunea pe care o analizăm nu poate fi considerată ca o vânzare cu pact de răscumpărare. Aceasta pentru că cedentul nu este obligat la plata vreunui preţ pentru

240 Pentru detalii referitoare la proprietatea periodică, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 194 şi urm.241 Această concluzie pare a fi sprijinită şi de dispoziţia consacrata de Regula 73 alin. 1 lit. h din Regulament, care prevede ca cererea de înscriere a schimbării titularului trebuie să conţină, printre altele, şi “durata transmiterii drepturilor”. Rezultă că drepturile pot fi transmise prin cesiune şi pentru o perioadă mai scurtă decât durata de valabilitate a brevetului.

retransmiterea în patrimoniului său a dreptului asupra brevetului, la momentul împlinirii termenului pentru care cesiunea a fost consimţită. Singurul preţ care se datorează în temeiul contractului de cesiune a dreptului la marcă pentru o perioadă determinată se plăteşte de către cesionar în schimbul dobândirii dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei pentru un termen determinat.

2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, în funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de brevet poate fi principală sau accesorie.

Cesiunea de brevet este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. Legea nu interzice transferul brevetului de invenţie independent de fondul de comerţ din care face parte.

Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel, brevetul va fi considerat un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la brevet. Ne aflăm în cazul unei cesiuni de brevet accesorii.

Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit brevetul din rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la brevet.242

2.3. Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi 2.3.1.Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros are natura juridică a unui contract de

vânzare-cumpărare. Rezultă că acesta este un contract consensual, însă ad probationem trebuie să fie constatat printr-un înscris.

În cazul în care transmiterea brevetului operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevăzută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

În cazul în care cesiunea de brevet este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de

242 Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus “se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus din următoarele elemente: [...]”, după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la brevet, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul la brevet va rămâne în patrimoniul cedentului.

Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de brevet trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem (art. 813 C. civ.).243 Deoarece dreptul asupra brevetului este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.244

În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

2.3.2. Potrivit art. 47 alin. 3, « Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.. »

Cererea de înscriere a cesiunii unui brevet trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de Regula 73 alin.1 din Regulament.245 Cererea trebuie însoţită de o copie de pe contractul de cesiune sau de pe extrasul din contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind să fie certificate pentru conformitate de către un notar public ( Regula 73 alin. 2 din Regulament).

Dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul titular.

O singură cerere de înscriere a cesiunii unui brevet este suficientă chiar dacă schimbarea se referă la mai multe cereri sau brevete ale aceleiaşi persoane, dacă: a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeaşi pentru toate cererile şi toate brevetele; b) numerele cererilor şi brevetelor sunt indicate in cerere; c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de invenţie indicată sau pentru brevetele acordate.

Înscrierea unei cesiuni a unui brevet este supusă plăţii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (aprobată, cu modificări şi completări,

243 Considerăm că, deşi dreptul la brevet este un bun mobil incorporal, iar art. 827 C. civ. impune ca obiectele mobile donate să fie trecute într-un stat estimativ semnat de donator şi de donatar, îndeplinirea acestei formalităţi nu este necesară ad validitatem, ci numai ad probationem, astfel cum rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 772 C. civ. Pentru amănunte asupra acestei chestiuni, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 125.244 A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.245 “Cererea de înscriere a schimbării titularului se prezintă în scris, sub semnătură, de către titularul anterior sau de noul titular şi va conţine următoarele indicaţii:

a)solicitarea expresă privind înscrierea schimbării titularului;b) numărul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;c) numele şi adresa titularului anterior, precum şi numele şi adresa noului titular;d) data schimbării titularului;e) când noul titular este străin., denumirea statului al cărui cetăţean este sau în care

noul titular îşi are domiciliul /sediul ori în care acesta are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;

f) justificarea schimbării titularului;g) modalitatea de transmitere a drepturilor;h) durata transmiterii drepturilor.

prin Legea nr. 383/2002, publicată în M.Of. 471/2.07.2002). Principalele dispoziţii care interesează taxa pentru înscrierea cesiunii de brevet sunt următoarele:

Taxa trebuie plătită odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii. Potrivit Regulii 73 alin. (6) din Regulament, “Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege”;

Persoanele fizice şi juridice române plătesc această taxă în lei. În prezent, cuantumul taxei este de 3.000.000 de lei, conform Anexei nr. 1 pct. 24;

Persoanele fizice şi juridice străine plătesc această taxă în valută. În prezent, cuantumul taxei este de 100 USD sau 115 EURO, conform Anexei nr. 1 pct. 24;

În cazul în care sunt mai mulţi cesionari, atât români, cât şi străini, taxa datorată în comun se plăteşte în valută (art. 7 alin. 3 din O.G. nr. 41/1998).

Conform regulii generale, consacrată de art. 1305 C. civ., când cesiunea de brevet are natura juridică a unui contract de vânzare-cumpărare, taxa va fi suportată de către cesionar (cumpărător), dacă părţile nu au convenit altfel. Considerăm că această regulă va fi aplicabilă şi în ipoteza în care cesiunea are natura unui contract de donaţie sau de schimb, întrucât donatarul sau, după caz, copermutantul care a primit brevetul este, de regulă, cel interesat să înscrie cesiunea.

Atunci când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului ori a corectitudinii oricărei traduceri necesare înscrierii, OSIM poate solicita dovezi suplimentare.

Potrivit Regulii 73 alin. 9 din Regulament, OSIM examinează, pe baza documentelor depuse, îndeplinirea condiţiilor legale privind cererea de înscriere şi hotărăşte, după caz, admiterea sau respingerea acesteia, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit în mod corespunzător de OSIM atunci când se apreciază ca fiind necesară depunerea de alte documente sau informaţii.

Tot astfel, potrivit Regulii 73 alin. 10 din Regulament, înscrierea schimbării solicitantului sau titularului se înregistrează, după caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Ragistrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea.

2.3.3. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terţilor. Terţi în această materie sunt cesionarii subsecvenţi, beneficiarii unei licenţe asupra invenţiei transmise, precum şi autorii oricăror acte de contrafacere.

Considerăm că efectul opozabilităţii cesiunii faţă de terţi nu va putea fi realizat prin nici un alt mijloc decât formalitatea înscrierii, prevăzută imperativ de lege. Este indiferent dacă terţul a cunoscut cesiunea prin alte mijloace (spre exemplu, a fost notificat de către cesionar în sensul că acesta din urmă este noul titular al brevetului, inclusiv în cazul în care la notificare s-a ataşat copia contractului de cesiune).

Această soluţie se întemeiază, pe de o parte, pe argumentul că – spre deosebire de textele care reglementează publicitatea imobiliară246 - art. 47 alin. (3) dispune că cesiunea devine opozabilă prin înscriere tuturor terţilor, iar nu numai terţilor de bună credinţă. Or, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de altă parte, raţiunea textului este aceea de a stimula înscrierea cesiunii de brevet, nu numai pentru protecţia terţilor, ci şi pentru ca OSIM să poată avea o evidenţă completă şi actuală a titularilor invenţiilor protejate, ceea ce este în

246 Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare.

beneficiul securităţii dinamice a circuitului juridic civil. Iar această raţiune se regăseşte numai atunci când condiţia înscrierii se aplică general şi uniform.2.4. Efectele contractului de cesiune de brevet

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de brevet cu titlu oneros, care este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor necorporale.

Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Transferul dreptului exclusiv asupra brevetuluiPotrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art. 1295

C. civ.), transferul dreptului asupra brevetului operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra brevetului unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de brevet se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.

Transferul dreptului asupra brevetului implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme:

a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere pentru actele de contrafacere săvârşite anterior cesiunii de brevet. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere) a cesiunii de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, înscrierea la Arhiva de garanţii reale mobiliare sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului civil).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra brevetului.

b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al

delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra brevetului. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui contract.

Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se realizează numai prin îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege, iar nu şi prin alte modalităţi (cum ar fi recunoaşterea cesiunii de către aceştia).

Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri.

Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, brevetul s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la brevet reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere revine întotdeauna cesionarului.

2.4.2. Obligaţiile cedentuluiCedentul are următoarele obligaţii:-obligaţia de predare;-obligaţia de a garanta pentru bunul transmis.a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de brevet se concretizează în obligaţia de a

remite brevetul de invenţie.Întrucât invenţia este un bun incorporal, predarea se face sau prin remiterea titlului de

protecţie sau prin actele de folosinţă pe care le săvârşeşte cesionarul cu consimţământul cedentului. Potrivit art. 1325 C.civ., obligaţia de predare cuprinde şi obligaţia de a preda accesoriile bunului. Invenţia fiind o creaţie tehnică, o soluţie a unei probleme, accesorii ar putea fi considerate, în primul rând, toate acele planuri, desene, schiţe, etc. în care s-a materializat această creaţie, dar numai în măsura în care fără predarea lor nu s-ar putea realiza o folosire adecvată a invenţiei. Unii autori apreciază că reprezintă un accesoriu al invenţiei şi know-how-ul folosit de cedent în realizarea acesteia, dar numai atunci când fără acest know- how folosirea invenţiei ar putea fi socotită incompletă247.b)Obligaţia cedentului de garanţie priveşte atât garanţia pentru evicţiune, cât şi garanţia pentru viciile lucrului.

În această materie, obligaţia cedentului de garanţie cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale brevetului.

b1) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra brevetului. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi invenţia cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală,

247 A se vedea, A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., pag. 200.

atunci când cedentul exploatează invenţia ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul neadmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune.248 Or, potrivit art. 58 constituie infracţiunea de contrafacere fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie fără drept a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. (1), dacă aceste încălcări au fost săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie.

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse realizate pe baza invenţiei ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unui termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa, sub marca cedată, produsele aflate în stoc.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă

obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al brevetului, provenind din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante

i)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,249 îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de

248 A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.249 A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.

bună credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra brevetului aflat în vigoare la acel moment.

ii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct, de garanţie reală mobiliară (gaj) sau un privilegiu asupra brevetului.

iii) Acţiunea terţului în contrafacere împotriva cesionarului;iv) Folosirea invenţiei de către cel care are un drept de folosire personală anterioară

(art. 35 lit. b) sau ulterioară (art. 35 lit. e), ce nu a fost comunicat cesionarului în momentul încheierii cesiunii.

b3) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale brevetului.

Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale brevetului, adică împotriva acelor situaţii care duc la nulitatea brevetului. Răspunderea cedentului va fi diferită, după cum nulitatea va fi totală sau parţială. Astfel, în caz de nulitate totală, cedentul va restitui preţul integral şi, la cererea cesionarului, va putea fi obligat şi la plata de daune-interese; în caz de nulitate parţială, răspunderea cedentului va depinde de alegerea la care are dreptul cesionarul între a cere desfiinţarea cesiunii sau numai reducerea preţului, la care se pot adăuga şi daune-interese250

2.4.3. Obligaţiile cesionaruluia) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o

sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub brevetul cedat sau din produsele valorificate sub acest brevet.251 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata brevetul cu diligenţa unui bun titular, de a nu renunţa la brevet şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la brevet.

b)Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

3. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE BREVET

3.1.Consideratii generale

Toate obiectele dreptului de proprietate intelectuală – creaţiile intelectuale industriale, semnele distinctive şi operele literare, ştiinţifice şi artistice – au o trăsătură comună ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifestă în două stadii deosebite: apariţia şi folosinţa. Ubicuitatea sub aspectul apariţiei (creării) relevă aptitudinea unui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi creat concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosinţei relevă aptitudinea fiecărui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi folosit concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane.252

250 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p.201.251 Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 20 de milioane lei anual). 252 Noţiunea de “ubicuitate” a fost utilizată pentru prima dată în doctrina română a dreptului de proprietate intelectuală de către Prof. Ada Petrescu, în lucrarea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p. 15-16.

În cazul în care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul căruia ubicuitatea sub aspectul folosinţei se poate manifesta în mod concret este contractul de licenţă. Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate intelectuală poate fi exploatat nu numai de către titularul dreptului exclusiv, ci şi de către alte subiecte de drept, autorizate de către acest titular.253

În cele ce urmează, vom examina succesiv noţiunea si natura juridica ,caracterele juridice, clasificarea, condiţiile de validitate, efectele şi încetarea contractului de licenţă de brevet.

3.2.Noţiune si natura juridica

Contractul de licenţă de brevet este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unui brevet de invenţie.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a invenţiei, în limitele stabilite prin contract.

Pentru a stabili natura juridică a contractului de licenţă de brevet trebuie să facem o distincţie după cum ne aflăm în prezenţa unei licenţe cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Apreciem că, de lege lata, dacă din voinţa părţilor nu rezultă altfel, contractului de licenţă cu titlu oneros trebuie să i se aplice regulile prevăzute de Codul civil pentru locaţiune. După cum se cunoaşte, contractul de locaţiune este cel prin intermediul căruia o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială, a unui lucru, în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii, numită chirie254. Ceea ce ţine, de asemenea, de esenţa contractului de licenţă este că şi aici se transmite dreptul de folosinţă, iar această transmitere nu poate fi, prin natura lucrurilor, decât temporară, maximum pentru durata de valabilitate a brevetului, pentru că şi dreptul de folosinţă exclusivă născut din brevet este temporar. Tot astfel, transmiterea folosinţei poate fi totală sau parţială, iar în schimbul ei – dacă părţile nu au prevăzut altfel – se plăteşte un preţ. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, dreptul de folosinţă exclusivă este un drept real care poartă asupra unui bun incorporal şi caracterizat prin ubicuitate – invenţia. Aşa fiind, rezultă că, în ceea ce le este ambelor esenţial, contractul de locaţiune şi cel de licenţă cu titlu oneros prezintă trăsături comune. Cu alte cuvinte, de lege lata, licenţa cu titlu oneros este forma de manifestare a contractului de locaţiune în materie de invenţie. Pe de altă parte, această statuare nu trebuie să conducă la neglijarea deosebirilor dintre cele două contracte, existenţa lor datorându-se caracteristicilor proprii ale bunului ce constituie obiectul licenţei – în principal, natura incorporală şi ubicuitatea.

253 Desigur, este posibil ca un obiect necorporal să fie folosit simultan numai de către alte subiecte de drept decât titularul dreptului de proprietate intelectuală, dar şi în acest caz, numai cu autorizarea acestuia din urmă.254 A se vedea Fr. Deak, op. cit., p.173.

Cât priveşte contractul de licenţă cu titlu gratuit socotim că acesta este, de lege lata, un contract de comodat (împrumut de folosinţă)255 întrucât, mutatis mutandis, întruneşte toate elementele esenţiale ale acestuia.

3.3.Caractere juridice

Contractul de licenţă cu titlu oneros este comutativ, bilateral, cu executare succesivă, consensual şi intuitu personae .Unele precizări sunt necesare în legătură cu ultimele trei caractere juridice.

- Astfel, este un contract cu executare succesivă, întrucât transmiterea folosinţei se face nu numai pentru momentul încheierii contractului, ci pentru o perioadă de timp, deci până la un termen. Durata contractului nu poate fi perpetuă, veşnică (art. 1415 C.civ.) pentru că însăşi durata de valabilitate a brevetului este temporară.

- De asemenea, este un contract consensual pentru că dispoziţiile art. 47 alin. 3 privitoare la necesitatea înregistrării la OSIM a transmiterii drepturilor prin licenţă nu instituie o condiţie ad validitatem, ci numai o exigenţă de opozabilitate. Este evident că, aplicându-se dreptul comun, forma scrisă va fi cerută – practic – întotdeauna ad probationem.

- Cât priveşte caracterul intuitu personae, potrivit Regulii nr. 69 alin. 10 din Regulament „Licenţiatul poate acorda sublicenţe numai cu consimţământul licenţiatorului”.Rezultă că licenţa se încheie în considerarea calităţilor personale ale beneficiarului.

3.4.Clasificarea contractelor de licenţă

Dintre multiplele posibile clasificări, vom enunţa – ca având importante consecinţe juridice – numai câteva.

i)Astfel, din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem :

Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi invenţia şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.

Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi invenţii, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.

Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi invenţia pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.

Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra invenţiei. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul.

255 Cu privire la acest contract, a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 340-353.

Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire a invenţiei săvârşite de terţi după transferul acestui drept256. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive (deci inclusiv a celei absolute) poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului brevetului actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.(Regula 69 alin. 12 din Regulament). În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

ii) Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale, ultimele stabilind unele limitări folosinţei transmise, cum ar fi: în timp (totuşi, licenţa neputând dăinui decât cel mult pe perioada de valabilitate a brevetului ), în spaţiul (sub aspectul locului de utilizare sau de comercializare etc), referitor la obiect (doar anumite elemente ale acestuia), referitor la modul de utilizare (fabricare, vânzare, export, import, etc).

iii) Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz în care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat.

iv) Dintr-un alt punct de vedere, licenţa poate fi pură (când nu i se alătură elemente caracteristice altor operaţiuni juridice) sau complexă,aceasta din urmă reprezentând reunirea licenţei şi a altor contracte (furnizare, cesiune, know-how, etc.), într-o singură operaţiune complexă de transfer de tehnologie.

3.5.Condiţii de validitate

În această materie nu există particularităţi cât priveşte consimţământul şi cauza.De asemenea, legea nu cere respectarea vreunei condiţii de forma ad validitatem.

3.5.1.Capacitatea

În principiu, contractul de licenţă se încheie, în calitate de licenţiator, de către titularul brevetului. Dacă nu li s-a interzis expres de către titular, uzufructuarul şi licenţiatul cu titlu oneros pot fi licenţiatori, în limitele dreptului care li s-a conferit. Dimpotrivă, uzuarul sau licenţiatul cu titlu gratuit nu pot, în lipsa unei stipulaţii contrare, să acorde licenţe altor beneficiari.

Titularul brevetului nu poate avea calitatea de licenţiat în privinţa propriei invenţii decât dacă a dezmembrat în prealabil dreptul său constituind în favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dacă a conferit altuia o licenţă exclusivă absolută. În aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, după caz, licenţiatul exclusiv absolut pot acorda licenţe inclusiv titularului

256 Potrivit Regulii 69 alin. 11 din Regulament, “Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului brevetului”.

brevetului.Nu excludem posibilitatea ca un contract de licenţă să fie încheiat de un titular aparent al

brevetului, cum ar fi, de pildă, moştenitorul aparent al titularului brevetului care a decedat ori cesionarul al cărui titlu a fost înscris în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi este lovit de o cauză de nulitate ce nu poate fi cunoscută de către licenţiat. În aceste cazuri, dacă licenţiatul demonstrează eroarea comună şi invincibilă cu privire la calitatea licenţiatorului de titular al mărcii, atunci contractul de licenţă rămâne valabil, însă numai în limitele unui act de administrare.257

3.5.2. Obiectul contractului

Deoarece contractul de licenţă cu titlu oneros este bilateral, obiectul său este dublu:folosinţa invenţiei şi preţul licenţei.

Folosinţa invenţiei trebuie să se refere la o invenţie brevetată, iar brevetul să fie în vigoare la momentul încheierii contractului. Încheierea unui contract prin care se transmite folosinţa unei invenţii al cărei brevet expirase este posibilă, dacă părţile sunt în cunoştinţă de cauză , dar operaţiunea nu poate fi calificată în nici un caz drept un contract de licenţă de brevet, find – de fapt – un contract nenumit. De asemenea, se pot încheia contracte de licenţă şi pentru invenţii ce se vor breveta în viitor, dacă pentru eliberarea brevetului s-a depus deja cerere la OSIM.

Preţul licenţei poate fi o sumă globală ori, cel mai adesea, o redevenţă stabilită în funcţie de cifra de afaceri realizată de beneficiar sau de preţul produselor fabricate sub licenţă.

3.5.3Condiţii de formă

Legea nu prevede condiţii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al parţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă.

Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi a contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 47 alin. 3, « Transmiterea (inclusiv prin licenţă) produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM. »

Cererea de înscriere trebuie sa cuprindă condiţiile prevăzute de Regula 74 alin 1 din Regulament. De asemenea, cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege. Această taxă este identică cu cea de la cesiune. De la data înscrierii, licenţa devine opozabilă terţilor.

3.6. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de brevet este faptul că acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi invenţia în limite determinate prin contract. De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţa de brevet şi în măsura în care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de locaţiune.

257 Pentru aplicarea acestei soluţii cu privire la moştenitorul aparent, în materia contractului de locaţiune, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., p. 51, precum şi autorii citaţi în nota 4.

3.6.1. Obligaţiile licenţiatorului.

1. Obligţia de a-l pune pe beneficiar în situaţia de a folosi invenţia în condţiile convenite este forma de manifestare în cadrul licenţei a obligaţiei de remitere (predare) reglementata prin art. 1420 pct. 1 şi 1421 C. civ. pentru locaţiune. Aceasta este o obligaţie de a face şi în conţinutul său specific (conturat de natura incorporală şi ubicuă a bunului) întâlnim activităţile de predare a schiţelor, planurilor, modelelor, eşantioanelor etc. Cuprinzând descrierea completă a invenţiei (întrucât, de obicei, conţinutul relativ „opac” al brevetului, este insuficient), precum şi orice alte activităţi necesare punerii beneficiarului în situaţia de a folosi invenţia.

Este de principiu că obligaţia de predare din materia locaţiunii implică şi predarea accesoriilor. Aceasta se manifestă în cadrul contractului de licenţă, printre altele sub forma a două probleme pentru care soluţiile oferite de doctrină se constituie într-o panoramă deosebit de controversată: problema transmiterii perfecţionărilor aduse invenţiilor şi cea a acordării asistenţei tehnice. De bună seamă, dacă în cuprinsul contractului există clauze exprese cu acest obiect, soluţiile se vor da în consecinţă.

Cât priveşte problema dacă există sau nu obligaţia transmiterii către beneficiar a perfecţionărilor aduse invenţiei de către transmiţător, apreciem că trebuie distins între perfecţionările aduse anterior încheierii contractului de licenţă şi cele aduse ulterior. Astfel, perfecţionările ulterioare vor trebui comunicate doar când se va stabili, prin interpretarea contractului, că între părţi s-au convenit adevărate raporturi de colaborare, transmiterea presupunând însă, în acest caz, şi o modificare a preţului. În ceea ce priveşte perfecţionările anterioare, deşi în literatura juridică de specialitate se dau răspunsuri diferite, noi optăm pentru soluţia netransmiterii lor în măsura în care sunt apărate prin brevete distincte.

Problema dacă există sau nu obligaţia informării asupra know-how-ului aferent invenţiei, prin acordarea de asistenţă tehnică ar trebui să capete la prima vedere un răspuns afirmativ, din moment ce art. 1421 alin 1 C. civ. prevede că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) trebuie să predea lucrul „în aşa stare încât să poată fi întrebuinţat”. Se ştie, însă că dispoziţiile Codului civil au în vedere situaţiile medii iar nu cele ieşite din comun. Aşa fiind, însemnează că art. 1421 alin 1 C. civ. vorbeşte despre o „situaţie obişnuită”, pe când întrebuinţarea know-how-ului conduce la o întrebuinţare optimă a invenţiei. Este motivul pentru care nu credem că, în lipsa unei clauze exprese, există obligaţia de transmitere a know-how-ului.

2. Obligaţia de plată a anuităţilor rezultă din dispoziţiile art. 1420 pct. 2 C. civ., care statuează că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) este dator să menţină lucrul închiriat „ în starea de a putea servi la întrebuinţarea pentru care a fost închiriat”, ceea ce, în materie de licenţă, trebuie înţeles în sensul instituirii obligaţiei de plată a anuităţilor. Totuşi, în practică, părţile stabilesc prin clauze exprese, în cazul licenţelor exclusive, că această obligaţie revine beneficiarului.

3. Obligaţia de garanţie îi impune transmiţătorului să realizeze tot ceea ce este necesar pentru ca „locatarul (adică beneficiarul) să se poată folosi neîmpiedicat în tot timpul locaţiuni” (adică a licenţei) (art. 1420 pct. 3 C. civ.) de invenţie, deci să asigure folosinţa liniştită şi utilă ceea ce presupune garantarea pentru tulburările provenite:

a. din propria faptă;

b. din fapta terţilor;

c. datorită viciilor ascunse.

a. Garanţia pentru propria faptă se întemeiază pe dispoziţiile art. 1424 C. civ. („Locatorul nu poate în cursul locaţiunii să schimbe forma lucrului închiriat...”- formulă care, în materie de licenţă, înseamnă interdicţia schimbării condiţiilor de folosire convenite), nefiind nevoie să se apeleze pentru fundamentare, aşa cum se face uneori, la principiul bunei-credinţe în executarea contractului. De asemenea, nu suntem de acord cu susţinerile care includ în conţinutul acestei garanţii obligaţiile de plată a anuităţilor, de a nu face concurenţă beneficiarului unei licenţe exclusive, de a nu ceda brevetul şi de a prelua la la încetarea contractului stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Într-adevăr obligaţia de plată a anuităţilor este distinctă, aşa cum am arătat. În al doilea rând, suntem de acord cu argumentul că, întrucât renunţările la drepturi nu se prezumă, însemnează că transmiţătorului unei licenţe exclusive nu i se interzice să exploateze ele însuşi invenţia, cât timp nu există clauză expresă în acest sens. În al treilea rând, este incontestabil, după părerea noastră, că transmiţătorul are dreptul, în lipsă de clauză contrară, să cedeze brevetul în timpul licenţei, întrucât cel mai adesea, în felul acesta nu se ajunge la desfiinţarea licenţei, care este opozabilă şi noului titular de brevet atunci când ea a fost înregistrată la O.S.I.M. (art. 47). Iar în cazurile când, totuşi, se ajunge la desfiinţarea licenţei, aceasta se datorează ori convenţiei exprese în acest sens ori culpei beneficiarului care nu a luat menţionatele măsuri de publicitate faţă de terţi. În sfârşit, în al patrulea rând, nu înţelegem, dacă suntem consecvenţi cu ideea că licenţei cu titlu oneros i se aplică regulile locaţiunii, care ar putea fi ( în lipsa unei clauze exprese ) temeiul obligaţiei transmiţătorului ca la încetarea contractului să preia stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Cu totul altceva este, însă, dacă vom vorbi de obligaţia transmiţătorului ca, la expirarea licenţei (moment după care beneficiarul nu mai poate exploata în nici un fel invenţia, căci ar încălca dreptul de folosinţă excusivă al celui dintâi), să în acorde beneficiarului un termen raţional, potrivit împrejurărilor, pentru lichidarea stocului. O astfel de obligaţie se întemeiază pe art. 970 alin. 2 C.civ., potrivit cu care convenţiile „obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările ce echitatea sau legea dă obligaţiei, după natura sa ”.

b. Garanţia pentru fapta terţului există numai atunci când aceasta se întemeiază pe un drept, nu şi în ipoteza unei tulburări de fapt, pe care însuşi beneficiarul are posibilitatea să o înlăture (art. 1426 C.civ.). În temeiul garanţiei, transmiţătorul este obligat să acţioneze în contrafacere pe terţii care tulbură folosinţa beneficiarului sau să îl apere pe acesta în cadrul acţiunii în contrafacere introdusă de terţi.

c. Garanţia pentru vicii ascunse se fundamentează pe dispoziţiile art. 1420 pct. 3 C.civ. şi art. 1422 C.civ. În doctrină, se consideră că în materie de licenţă problema analizată se manifestă, printre altele, sub forma întrebării dacă există sau nu garanţie pentru validitatea brevetului, adică dacă transmiţătorul va răspunde sau nu în cazul când, după încheierea licenţei, brevetul este declarat nul (de exemplu, pentru nebrevetabilitatea invenţiei). În ceea ce ne priveşte, apreciem că, în realitate, aceasta nu este o chestiune de garanţie (care, deci, să fie rezolvată în lumina art.1420 pct.3 şi 1422 C.civ.), ci una de încetare a contractului pentru „pieirea lucrului” şi pe care o vom analiza ca atare la materia încetării licenţei (în lumina art. 1423 şi 1439 alin. 1 C.civ.).

Dar o problemă reala de garanţie pentru vicii ascunse este aceea a răspunderii atunci când obiectul contractului nu este tehnic realizabil şi exploatabil. Soluţia consacrată în teoria şi practica dreptului de proprietate industrială constă în antrenarea răspunderii transmiţătorului ori de câte ori există împrejurări (chiar necunoscute de transmiţător la momentul contractării) care împiedică din punct de vedere tehnic exploatarea. Suntem şi noi de acord că pe de altă parte o astfel de răspundere nu va exista atunci când exploatarea nu este rentabilă din punct de vedere comercial (licenţa nu are valoare comercială), părţile putând însă conveni şi în sens contrar (garanţie de fapt, care o înlocuieşte pe cea de drept).

3.6.2. Obligaţiile licenţiatului.

1. Obligaţia de plată a preţului este adusă la îndeplinire potrivit clauzelor cuprinse în contract (art. 1429 pct. 2 C.civ.).

Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţa (la fel ca în cazul contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate periodice şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor realizate pe baza invenţiei.

2. Obligaţia de sistare a exploatării la încetarea contractului reprezintă manifestarea, în cazul licenţei, a obligaţiei de restituire a lucrului închiriat (art. 1431 C.civ.).

3.Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor se întemeiază pe dispoziţiile art. 1433 C.civ. In temeiul acestei obligaţii, licenţiatul este ţinut să-l înştiinţeze pe licenţiator nu numai cu privire la tulburările de drept provenite de la terţi, ci şi despre actele de contrafacere săvârşite de aceştia, dacă acele acte au ajuns la cunoştinţa licenţiatului.

4. Obligaţia de exploatare a invenţiei este uneori semnalată ăn literatura de specialitate, cu titlu de generalitate, pentru toate categoriile de licenţe. În ceea ce ne priveşte, credem şi noi că o asemenea obligaţie nu ţine de natura contractului de licenţă şi că despre existenţa ei nu se poate vorbi decât atunci când realizarea unui drept al transmiţătorului o impune (de exemplu, când preţul licenţei este stabilit sub formă de redevenţe raportate la cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului). La aceasta, adăugăm opinia că beneficiarului îi revine obligaţia de exploatare ori de câte ori licenţa este exclusivă absolut, atunci când transmiţătorului îi este interzisă folosinţa; astfel, neexploatarea nici direct de către titularul brevetului, nici de către beneficiarul licenţei ar putea atrage aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 48 -52 care consacră licenţa obligatorie.

Când o astfel de obligaţie există exploatarea trebuie să fie personală, serioasă, efectivă şi leală. Acest ultim aspect conduce, după unii autori, la obligaţia beneficiarului, de a comunica şi el, ca şi transmiţătorul, perfecţionările aduse invenţiei după încheierea contractului. Apreciem însă, şi noi că o astfel de obligaţie există numai dacă, prin interpretarea contractului, se constată voinţa părţilor de a stabili între ele adevărate raporturi de colaborare.

3.7.Incetarea contractului de licenţă Ca orice contract şi licenţa poate înceta:1. prin convenţia părţilor (art. 969 alin. 2 C.civ.);

2. ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării, cu menţiunea că acestea din urmă nu pot opera retroactiv, date fiind imposibilitatea restituirii folosinţei invenţiei;

3. de asemenea, urmare a caracterului bilateral al convenţiei, este aplicabilă sancţiunea rezilierii, cu efecte pentru viitor.

Codul civil stabileşte unele reguli speciale pentru încetarea contractului în chiar cuprinsul normelor din materia locaţiunii, reguli care – mutatis mutandis – sunt aplicabile şi licenţei. Astfel:

4. în principiu, licenţa poate înceta prin moartea uneia dintre părţi (art. 1440 C.civ.);5. expirarea termenului (cu posibilitatea tacitei reconducţiuni - art. 1437 şi 1452 C.civ.) 6. denunţarea unilaterală (art. 1436 alin. 2 C.civ. )7. intervenirea nulităţii brevetului. În această ultimă privinţă socotim că sunt aplicabile

dispoziţiile art. 1423 şi 1439 alin. 1 C.civ., care vorbesc despre „pieirea lucrului”. Aceasta înseamnă că, dacă nulitatea este totală, contractul este desfăcut de drept, neputându-se concepe o licenţă fără obiect. Pe de altă parte, când nulitatea brevetului este parţială, beneficiarul poate, după împrejurări, să ceară fie o scădere a preţului, fie desfacerea contractului, aceasta din urmă numai dacă partea de brevet anulată era atât de însemnată încât se poate prezuma că fără ea nu ar fi consimţit iniţial la încheierea contractului. În toate cazurile, transmiţătorul nu va datora daune-interese, dacă intervenirea nulităţii nu îi este imputabilă (art.1423 alin. 2 C.civ.). Dimpotrivă, însă, dacă i se poate imputa o culpă, el va putea fi obligat să îl despăgubească pe beneficiar (de exemplu, prin restituirea redevenţelor pe care le-a primit).

Regula 75 din Regulament prevede că înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicenţe sau înscrierea constituirii unei garanţii reale poate fi anulată din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, după caz, din Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate.

PARTEA A III-ADESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

CAPITOLUL I

IZVOARE JURIDICEAnsamblul materiei desenelor şi modelelor industriale este reglementat atât

prin izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11

alin. (2) din Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."

A. Izvoare interne. În prezent258, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia invenţiei:1) Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (republicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 26 martie 2003);2) Articolul 301 din Codul penal (“concurenţa neloială”);3) Legea nr.11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr.21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298/2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001);4) Articolele 61- 63 şi art.150 pct. (4) din Legea nr.105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992);5) Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 588 din 21 noiembrie 2000), modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/2002 (Monitorul Oficial nr. 643 din 30 august 2002) (ordonanţă modificată prin Legea nr. 664 din 16 decembrie 2002, de aprobare a ordonanţei – Monitorul Oficial nr. 930 din 19 decembrie 2002);6) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (Monitorul Oficial nr. 43 din 30 ianuarie 1998), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 383 din 13 iunie 2002, de aprobare a Ordonanţei (Monitorul Oficial nr. 471 din 2 iulie 2002);7) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 395 din 23 august 2000), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 437 din 27 iunie 2002, de aprobare a ordonanţei (Monitorul Oficial nr. 502 din 11 iulie 2002);8) Hotărârea Guvernului nr. 1171 din 2 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129&1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată (Monitorul Oficial nr. 741 din 23 octombrie 2003);9) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci259 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11 septembrie 1998);10) Hotărârea Guvernului nr. 301 din 8 martie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 142 din 22 martie 2003).260

B. Izvoare internaţionale. În prezent261, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia desenelor şi modelelor industriale:

258 Data de referinţă este 10 mai 2005.259 ? În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale citate.

260 A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 315 din 20 noiembrie 2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 112/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2002).

261 Data de referinţă este 15 mai 2003.

1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);2) Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. de la Stockholm din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr.1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969) ;3) Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare (ratificat prin Legea nr. 44/1992 - Monitorul Oficial nr. 95 din 15 mai 1992);4) Actul de la Geneva din 2 iulie 1999 al Aranjamentului de la Haga (ratificat prin Legea nr. 15 din 22 februarie 2001 - Monitorul Oficial nr. 103 din 28 februarie 2001);5) Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979 (la care România a aderat prin Legea nr. 3 din 8 ianuarie 1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale - Monitorul Oficial nr. 10 din 14 ianuarie 1998);

6) Acordul din 3 aprilie 1992 privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 50 din 27 mai 1992 (Monitorul Oficial nr. 116 din 1 iunie 1992);7) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994 (ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 - Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994).262

CAPITOLUL IICONCEPTUL JURIDIC DE DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE (DMI263)Conform art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale264, prin DI se înţelege „aspectul exterior al unui produs265

sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.”Iar potrivit art. 2 lit. h), prin MI se înţelege „aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia

262 ? Anexa 1 C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.

263 In cele ce urmează, DMI constituie abrevierea expresiei “desene şi modele industriale”, DI - “desene industriale”, iar MI - “modele industriale”.264 ? În continuare, ori de câte ori se face referire la un text fără a se indica şi actul normativ din care acesta face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 129/1992, republicată.

265 “Produs” = “orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs” (art. 2 lit. j).

dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine.”266 Exemple: DI = modul in care sunt dispuse firele in cadrul ţesăturii, culorile materialelor textile etc. ; MI = forma mobilierului, a sticlăriei, a hainelor etc.Uneori, DMI mai sunt desemnate şi prin termenul ”design”, care include însă şi conceptul de “modele de utilitate” (de exemplu, ciocul ibricului, formele cheilor utilizate de mecanici etc.). Conform art. 2 lit. i), prin „model de utilitate” se înţelege „creaţia care rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcţiei, asamblarea unui produs, şi prezintă noutate pe plan mondial”.

CAPITOLUL IIICONDIŢIILE DE FOND ALE OBIECTULUI PROTECŢIEI JURIDICE

1) Creaţie intelectuală: A se vedea explicaţiile corespunzătoare de la materia invenţiei.

2) Soluţie de formă, iar nu de substanţă („aspect exterior”), conform art. 2 lit. d

şi h): Numai forma este nouă; daca se modifică şi conţinutul, chiar şi doar în

mică măsură, nu mai este vorba despre DMI, ci, eventual, despre o invenţie

(desigur, dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia).

3) Noutatea: Conform art. 9 alin. 1, 2 şi 3, “Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate

266 În mod tradiţional, doctrina referitoare la DMI prezintă următoarele definiţii ale DMI, DI şi MI:- DMI = forme noi, aplicabile unor produse industriale, pe care le individualizează din punct de vedere estetic;

- DI = ansamblul de linii şi/sau culori aplicabile unor produse industriale (aspectul exterior nou al unui produs, in doua dimensiuni);

- MI = forma plastică pe care o îmbracă un produs industrial (aspectul exterior nou al unui produs, in trei dimensiuni). Îndepărtându-se de la aceste definiţii tradiţionale ale doctrinei, în concordanţă cu evoluţiile legislative şi din alte ţări, art. 8 al Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, anterior modificării acesteia prin Legea nr. 585/2002, dispunea: “Poate fi înregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs având o funcţie utilitară.” Această redactare a art. 8 era criticabila, fiind prea larga, în sensul că acoperea nu numai noţiunea de DMI, ci si pe aceea de “modele de utilitate”, care reprezintă o altă categorie de creaţii industriale, încă nereglementată în România.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.267”Rezultă că, în materia DMI, la fel ca şi ca si la inventie, noutatea trebuie sa fie absoluta in timp si spatiu. Cu toate acestea, trebuie subliniat că aici noutatea (absoluta) se refera la ansamblu, iar nu la fiecare element constitutiv in parte, fiindcă exista un numar limitat de culori, figuri geometrice, figuri zoomorfe etc. De fapt, noutatea se refera la combinarea culorilor, desenelor, formelor etc.Nu există noutate dacă aceasta este viciată prin anteriorităţi, aşadar prin publicarea anterioară a DMI, în modul reglementat prin art. 10 alin. 1, potrivit cu care: „…”.Totuşi, se va considera că există noutate în cazul „divulgării” DMI în condiţiile art. 10 alin. 2 – 5, potrivit cu care: „…”.

4) Caracter individual: Condiţie impusă in terminis prin art. 9 alin. 1. Conform

alin. 4 al art. 9, „Se consideră că un desen sau model industrial are caracter

individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este

diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model

industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă

a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.”

5) Aplicabilitate industrială: Potrivit art. 2 lit. f), “un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrială sau artizanală ori de câte ori este necesar”.

6) Să nu fie determinat exclusiv de o funcţie tehnică: Conform art. 11, „Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat.

Nu poate fi înregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este încorporat sau la care este aplicat să fie legat mecanic ori amplasat în jurul unui alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să îţi poată îndeplini funcţia.”

Bunăoară, dacă o persoană doreşte să înregistreze forma rotunda a anvelopelor;

în ipoteza în care s-ar admite această solicitare, s-ar naste un drept de exploatare

exclusiva asupra acestei forme (rotunde) a anvelopelor, cu consecinţa că nimeni

nu ar mai putea sa fabrice anvelope rotunde, astfel că pe aceasta cale (mai

267 Conform art. 2 lit. e), prin „detalii nesemnificative” se înţelege „acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului industrial”.

ieftină şi mai rapidă) s-ar monopoliza categorii de produse si s-ar ocoli

dispoziţiile legale cu privire la protectia inventiilor prin brevete.

Pe de altă parte, in legislatiile in care exista o asemenea reglementare, se poate inregistra ca „model de utilitate” o forma noua care este absolut necesara pentru functia (utilitatea) acelui produs.Totuşi, uneori, DMI poate avea nu numai efecte estetice, dar si efecte tehnice. De exemplu, forma (aerodinamică) a caroseriei unui vehicul.

7) Să nu contravină ordinii publice sau bunelor moravuri: Conform art. 12, “Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele industriale ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.”

CAPITOLUL IVCONDIŢIILE DE FOND ALE SUBIECTELOR PROTECŢIEI JURIDICE

Potrivit art. 7, “Persoanele fizice sau persoanele juridice, având domiciliul sau sediul, după caz, in afara teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, in condiţiile convenţiilor şi tratatelor internaţionale privind desenele şi modelele industriale, la care România este parte.”Facem referire numai la subiectele «primare» (“originare”), iar nu şi la cele “derivate”.Anterior modificării din anul 2002, în materia subiectelor protecţiei juridice Legea nr. 129/1992 reproducea, practic, dispoziţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. După modificare, art. 3 – 6 disting trei situaţii:

1) DMI care este „creat în mod independent”: Art. 3 alin. 1 – certificatul de înregistrare se acordă autorului DMI sau succesorului său în drepturi. Alineatul 2 al art. 3 conţine o definiţie negativă a DMI „creat în mod independent” = „care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu” (aşadar care nu a fost realizat în condiţiile art. 6).

2) DMI care „este rezultatul unui contract cu misiune creativă”: Potrivit art. 6 alin. 1, certificatul de înregistrare se acordă „persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu excepţia unor prevederi contractuale contrare”.

3) DMI care „este realizat de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu, încredinţate în mod explicit”: Potrivit art. 6 alin. 2, certificatul de înregistrare se acordă „unităţii angajatoare, cu excepţia unor prevederi contractuale contrare.”

În oricare dintre situaţiile de mai sus, regula generală este că „Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.”

CAPITOLUL VCONDIŢIILE DE FORMĂ

Este necesara înregistrarea unei cereri la OSIM. Depunerea cererii constituie depozitul naţional reglementar. Se plătesc taxe. Sunt reglementate priorităţile excepţionale: convenţională (unionistă) (6 luni ; spre deosebire de 12 luni, din materia invenţiei) – conform art 19; de expoziţie (6 luni) - art 20. Cererea se publică

(a se vedea art. 23 alin. 1). Există posibilitatea amânării publicării cererii, pentru cel mult 30 luni, la solicitarea deponentului (de exemplu, in materie de modă, este preferabil ca modele pentru «colectia de iarna» sa fie înregistrare cu mai multe sezoane înainte, dar fără ca la aceste DMI sa aiba acces concurenta, spre « a nu i se da idei »). Dupa publicarea cererii, cei interesaţi pot face opoziţii scrise intr-un anumit termen (art. 24). Ulterior expirării acestui termen, sectorul de specialitate al OSIM analizează cererea de înregistare şi ia o hotărâre motivata. Pe baza hotararii, DMI se inregistreaza intr-un registru special. Apoi se eliberează şi certificatul de DMI.

CAPITOLUL VIDREPTURILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU DMI

Şi în această materie, la fel ca şi la invenţie, drepturile pot fi clasificate în drepturi ale titularului certificatului, drepturi ale autorului care nu este titular al certificatului şi drepturi ale unităţii care nu este titular al certificatului.Dintre acestea, cel mai important este “dreptul de exploatare exclusivă” asupra DMI, deci dreptul de proprietate industrială stricto sensu asupra DMI., reglementat prin art. 33 (potrivit cu care: „…”) şi care este recunoscut ca urmare a eliberării certificatului de înregistrare, pentru o perioada maximă de valabilitate de 10 ani (ce poate fi reînnoită, la cerere, pentru - cel mult - alte 3 perioade succesive de câte 5 ani). Aşadar, durata maxima de valabilitate a protecţiei juridice a unui DMI este de 25 ani. (art 38 alin. 1). Termenul de valabilitate curge de la data depozitului naţional reglementar, iar nu de la data eliberarii certificatului de înregistrare a DMI.Si in aceasta materie este reglementat un drept provizoriu de exploatare exclusiva (art 37). Astfel, daca cererea de înregistrare este publicată, acest drept este recunoscut de la data constituirii depozitului si dăinuieşte pana la data eliberării certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.Prin art. 35 (potrivit cu care: „…”) şi art. 36 (potrivit cu care: „…”), sunt reglementate limitele speciale ale exclusivităţii exploatării DMI.In sfarsit, potrivit art. 40, “Titularii certificatelor de inregistrare a DMI pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera “D” majusculă, inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau numarul certificatului.“ Acest semn este menit a atrage atenţia ca este vorba despre o forma protejata juridic.

Problema specială a relatiei dintre protectia DMI prin proprietate industriala (protectie mai energica) si/sau prin

dreptul de autorAtât DMI, cat si operele de arta sunt create cu destinatia de a fi se obtine

efecte estetice si, de aceea, se ridica problema eventualului cumul dintre cele doua sisteme juridice de protectie. Sub acest aspect, in lume exista mai multe sisteme care solutioneaza legislativ aceasta problema:

1) Sistemul cumulului de protectie: Autorul are latitudinea fie de a solicita simultan atat protectie prin proprietate industriala (certificat de DMI), cat si protectie prin dreptul de autor, fie de a opta numai pentru unul dintre aceste regimuri juridice. Sistem existent, de exemplu, in Franta si in România (art. 8, potrivit cu care: „…”);

2) Sistemul cumulului partial (restrictiv): DMI pot fi protejate nu numai prin proprietate industriala, ci si prin drept de autor, insa numai daca respectiva creatie atinge un suficient nivel artistic (in caz de litigiu, hotaraste instanta judecatoreasca). Sistem existent, de exemplu, in Germania si Danemarca;

3) Sistemul protectiei specifice: Autorul beneficiaza exclusiv fie de protectia pentru DMI (daca acea creatie nu indeplineste conditiile spre a fi considerata opera), fie de protectia prin dreptul de autor (daca, dimpotriva, acea creatie indeplineste conditiile spre a fi considerata opera).

CAPITOLUL VIIÎNCETAREA, TRANSMITEREA, APĂRAREA DREPTURILOR

Cazurile de incetare a drepturilor sunt asemanatoare celor din materia inventiei. Dispozitiile referitoare la transmiterea drepturilor (art. 41) le reproduc pe cele din materia inventiei. Apararea drepturilor se poate realiza prin contestatie administrativa inregistrata la OSIM (art 27 si 28), prin actiune in nulitatea inregistrarii certificatului, de competenta exclusiva a Tribunalului Bucuresti (art. 47), iar pentru actiunile prevazute de art. 46 (potrivit cu care:: „…”) competenta materiala generala apartine instantelor judecatoresti (de drept comun), deci - in prezent - tribunalului (judetean sau Bucuresti). Sunt aplicabile si actiunile de drept comercial prevazute de Legea nr. 11/1991 (modificata) privind combaterea concurentei neleale. Apararea drepturilor se poate face si prin mijloace de drept penal, in cazul savarsirii infractiunilor prevazute de art. 301 din Codul penal (concurenta neloiala), de Legea nr. 11/1991 (modificata) si de art. 49, 50 si 51 din Legea nr. 129/1992.

Art. 52 reglementează măsurile asigurătorii şi de urgenţă, cu caracter provizoriu. (inclusiv în materie vamală).

PARTEA A IV-A MARCILE

TRANSMISIUNEA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

1.Aspecte introductive1.1. Obiectul studiului. - Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a

calităţii produselor, de organizare a concurenţei pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia contemporană. Consecutiv, a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca marca să poată fi transmisă de la un subiect de drept la altul.

Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele / modelele industriale, topografiile circuitelor integrate), marca - cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere nici unui drept personal nepatrimonial, ci numai unor drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.

În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca: dreptul de prioritate,268 dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,269

dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii,270 dreptul exclusiv de exploatare a mărcii271 şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.272

Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un “drept asupra mărcii”, ci este un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul la despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea creanţelor273. Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.

Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare a mărcii274, se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.275

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.

În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de

268 Art. 9 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: ”Dreptul la marcă aparţine persoanei fizice sau juridice care a dispus prima, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”269 Art. 9-11 din Legea nr. 84/1998.270 Art. 36 din Legea nr. 84/1998.271 Art. 35 din Legea nr. 84/1998.272 Art. 85 coroborat cu art. 83 alin. (2) şi cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.273 Pentru detalii asupra cesiunii de creanţă, a se vedea C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 1992, p. 324-327. 274 Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de către o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (în continuare, OSIM), dreptul de prioritate se consolidează numai prin eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de exploatare a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional reglementar. Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport cu orice terţ care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare.275 Pentru un raţionament similar în materia invenţiilor, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 140-141 şi 187-188.

exploatare exclusivă are caracter esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării certificatului de înregistrare. Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar, ci la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. În orice caz, dreptul provizoriu de exploatare are acelaşi conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a mărcii conferit de certificatul de înregistrare, astfel încât transmiterea sa va produce, mutatis mutandis, efecte similare cu ale transmiterii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte, a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, « Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune sau prin licenţă , oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii. Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii efectuate în condiţiile legii » Din acest text rezultă că există două forme principale de transmitere a drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

1.2. Scurt istoric cu privire la transmiterea mărcilor. - Deoarece din punct de vedere cronologic, prima funcţie ce i s-a atribuit mărcii de către reglementările moderne a fost aceea de identificare a originii comerciale a produsului, s-a considerat multă vreme că marca trebuie să fie inseparabilă de această origine comercială, astfel încât ea nu putea fi înstrăinată decât împreună cu fondul de comerţ sau cu întregul patrimoniu al comerciantului, ori cel puţin cu o fracţiune a acestui patrimoniu (principiul conexităţii mărcii).

Restricţia a fost menţinută şi după ce a devenit dominantă funcţia mărcii de garanţie a calităţii. Se susţinea că, dacă s-ar admite transmisibilitatea mărcii, de vreme ce întreprinderea dobânditoare produce întotdeauna bunuri de o altă calitate decât întreprinderea transmiţătoare, publicul va fi prejudiciat considerând în mod eronat că produsele cărora marca li se aplică au aceeaşi calitate.

Această concepţie restrictivă cu privire la transmisibilitatea dreptului la marcă s-a dovedit a fi ineficientă şi chiar nocivă în raport cu scopul său declarat, protecţia consumatorilor şi evitarea confuziei. Ineficientă, întrucât putea fi eludată prin renunţarea expresă la marcă a titularului « cedent » (în schimbul unui preţ) urmata de un nou depozit al aceleiaşi mărci pe numele « cesionarului » (care a plătit respectivul preţ). Nocivă, deoarece în intervalul de timp creat între renunţare şi noul depozit, terţii de rea-credinţă ar putea înregistra marca pe numele lor fără a suporta nici un cost, fără a putea fi urmăriţi de cesionar sau de cedent şi fără ca funcţia de identificare a originii produsului şi de garanţie a calităţii să fie îndeplinită. Dimpotrivă, creştea astfel riscul de inducere în eroare a consumatorului de către acest terţ, veritabil uzurpator al mărcii.276

Pentru a evita consecinţele negative ale acestor practici, în urma creşterii valorii mărcii în cadrul fondului de comerţ şi pentru a răspunde necesităţii de ordin economic

276 A se vedea A. Chavanne, J.-J. Bust, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 1998, p.652.

de a fluidiza circulaţia sa juridică, mai multe legislaţii au adoptat, sub influenţa doctrinei, principiul liberei cesiuni a mărcii.277

În România, în mod tradiţional, legislaţia din domeniul mărcilor a consacrat principiul transmisibilităţii mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte.

Astfel, art. 5 alin. 1, teza a doua din Legea asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ din 15 aprilie 1879 prevedea că “Marca de fabrică este însă transmisibilă”. În temeiul acestui text, în doctrină şi jurisprudenţă s-a decis în mod constant că “din moment ce nu există prohibiţiune din partea legiuitorului, marca poate fi transmisă independent de întreprinderea care o foloseşte, cu condiţiunea însă ca să nu cuprindă nici o indicaţiune care ar putea să inducă în eroare pe cumpărător asupra originii produsului.”278

Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu consacra în mod implicit - dar neîndoielnic - cedarea mărcii, separat de fondul de comerţ sau de întreprinderea ale cărei produse, lucrări sau servicii le individualiza.279

Urmând această linie tradiţională, actuala lege a mărcilor a consacrat în mod expres principiul transmisibilităţii mărcii, independent de fondul de comerţ din care face parte. Astfel, art. 40 alin. 1, teza I prevede că « Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, indiferent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este încorporată   » (s. n.).

A. CESIUNEA DE MARCĂ

1. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)

2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a mărcii.

Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii.

2.2. Clasificare2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul

este transmis în întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).Teoretic, în materia mărcilor, ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere

teritorial şi cesiuni parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la

277 Pentru detalii asupra evoluţiei concepţiilor în legătură cu transmisibilitatea mărcii, a se vedea Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 153-158.278 F. Porescu, V. Longhin, P. Demetrescu, Legea mărcilor de fabrică şi de comerţ. Convenţiile diplomatice şi internaţionale. Comentar şi jurisprudenţă, Editura Eminescu S. A., p. 45-46. 279 Pentru amănunte, a se vedea E. Holban, S. Marinescu, Legea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu. Texte comentate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 202-204; Y. Eminescu, op. cit., p. 154.

care se referă. Deşi literatura de specialitate nu s-a concentrat asupra acestor aspecte, considerăm că reprezintă o cesiune parţială de marcă şi cesiunea unei cote părţi din dreptul asupra mărcii, precum şi cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. În cele ce urmează vom examina aceste varietăţi de cesiune parţială.

a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 40 alin. 2, teza finală, « cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă ». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur judeţ sau al unei singure regiuni istorice.

Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general. Temeiul de drept aplicabil este art. 40 alin. 2, coroborat cu art. 5 C. civ. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.

b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. 280 Astfel, art. 40 alin. 2 teza I prevede că « transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea   »

Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se referă. Astfel, potrivit art. 40 alin. 4, « Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere. »

Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi totală a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.

Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind mărci identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau

280 Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul de folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar pentru clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate de asemenea să cedeze marca pentru clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o dublă cesiune parţială.

similare până la momentul încheierii contractului. 281 Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja folosită la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care a fost folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin care titularul a două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu au fost folosite cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o folosească.

În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără ca titularul mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca urmare a încheierii contractului de cesiune, se crează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată fi folosite concomitent, pe aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Această împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales atunci când produsele celor doi titulari sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate spriritul reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia consumatorilor, considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 40 alin. (4) să fie modificat prin înlocuirea termenului “folosite” cu termenul “înregistrate”.

Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în care unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate, nivel calitativ mai ridicat etc), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.

De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile identice sau similare pentru produse identice sau similare ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit pe toate până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să insiste pentru introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în viitor mărcile similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale prin care să se evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării de către cedent a acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele consumatorilor, cât şi acelea ale părţilor contractante înseşi.

281 O altă interpretare a art. 40 alin. 4 ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii, inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare, dar ar lipsi de orice aplicabilitate art. 7 . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în sensul în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat). Pentru corelaţia dintre art. 40 alin. 4 şi art. 7, a se vedea infra, nr. 4.2.

Considerăm că, de lege lata, OSIM nu poate refuza înregistrarea unei cesiuni prin care se încalcă dispoziţiile art. 40 alin. (4). Dacă, în urma depunerii listelor de produse în legătură cu care operează cesiunea (Regula 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998282), OSIM constată încălcarea dispoziţiilor citate, el este îndreptăţit să sesizeze instanţa judecătorească cu acţiunea în constatarea nulităţii absolute a cesiunii, în virtutea atribuţiilor sale generale de “poliţie administrativă” în domeniul protecţiei mărcilor (art. 92). De lege ferenda, considerăm că OSIM ar trebui să fie abilitat să refuze înregistrarea cererii, cu efectul inopozabilităţii cesiunii faţă de terţi, deşi contractul de cesiune va continua să se bucure de prezumţia de validitate până la constatarea nulităţii absolute de către instanţa de judecată.

c) Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii. – Considerăm că ne aflăm în ipoteza unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:

1. Marca a fost înregistrată pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelei mărci. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra mărcii. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la marcă alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2. Titularul exclusiv al unei mărci cedează o cotă-parte din dreptul asupra mărcii. În această ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceleiaşi mărci.În legătură cu cea de a doua situaţie, se poate ridica o problemă specială în

legătură cu validitatea unui contract de cesiune a unei cote părţi din dreptul asupra unei mărci folosite anterior de către un singur titular. Pornind de la art. 40 alin. 4, s-ar putea considera că dacă titularul unor mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare le poate ceda numai în totalitate către un singur cesionar, a fortiori titularul unei singure mărci nu poate ceda o cotă parte din dreptul său asupra acelei mărci, rezervând pentru sine o altă cotă parte ori înstrăinând-o unui alt cesionar. De vreme ce interesul de a evita riscul de confuzie în rândul consumatorilor impune interzicerea cesiunii separate a unor mărci similare, acelaşi interes ar justifica şi nulitatea cesiunii separate a unor cote părţi din dreptul asupra aceleiaşi mărci.

Considerăm că din ansamblul prevederilor legale rezultă concluzia contrară.

Pe de o parte, nu există o diferenţă esenţială între cotitularitatea care rezultă dintr-o cesiune a unei cote-părţi din dreptul la marcă şi cotitularitatea care decurge din înregistrarea concomitentă a mărcii pe numele mai multor titulari. Or, posibilitatea unei asemenea înregistrări este consacrată în mod expres prin dispoziţiile art. 14 alin. 1: “Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau juridice ...”

Pe de altă parte, evitarea confuziei între producătorii care acţionează pe aceeaşi piaţă în rândurile consumatorilor se poate asigura nu numai prin normele care guvernează validitatea contractelor de cesiune parţială, ci şi prin aplicarea în mod

282 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833/1998. Acest act normativ va fi citat în continuare “Regulamentul”.

adecvat a regimului juridic al coproprietăţii asupra mărcii, astfel cum vom arăta în continuare.

În toate cazurile cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra mărcii potrivit regimului de drept comun al coproprietăţii.283 În materia mărcilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

Actele de conservare (spre exemplu, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii – conform 29 alin. 2 - , folosirea mărcii în vederea evitării riscului de decădere din dreptul la marcă – conform art. 45 lit. a) şi b) - , introducerea unei acţiuni în contrafacere,284 intentarea unei acţiuni în anularea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare285 – conform art. 48 - etc) pot fi efectuate/încheiate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesară aplicarea regulii unanimităţii;

Actele de administrare (spre exemplu, folosirea normală a mărcii în propria întreprindere, contractul de licenţă neexclusivă - cu excepţia situaţiei în care contractul se încheie pentru a evita decăderea din dreptul asupra mărcii -286, acţiunea contractuală pentru obligarea beneficiarului licenţei la plata redevenţelor

283 Pentru detalii cu privire la regimul juridic al coproprietăţii, a se vedea C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 168 şi urm; I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 447 şi urm.; E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11 şi urm.; L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 159 şi urm.284 Acţiunea în contrafacere este un mijloc specific de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii. Prin intermediul acestei acţiuni, titularul dreptului asupra mărcii urmăreşte, în principal, obligarea teţului pârât să înceteze actele de folosire a unei mărci identice sau similare, săvârşite fără consimţământul titularului. Prin urmare, temeiul acţiunii în contrafacere este că pârâtul nu poate folosi marca fără consimţământul reclamantului. Or, acest temei este pe deplin valabil chiar dacă reclamantul deţine numai o cotă-parte din dreptul la marcă, iar nu totalitatea acestui drept. De aceea apreciem că acţiunea în contrafacere va putea fi introdusă de oricare dintre cotitulari singur, chiar dacă pe calea acestei acţiuni el nu va putea cere despăgubiri civile decât pentru prejudiciul pe care l-a suferit personal, iar nu pentru ansamblul prejudiciului decurgând din încălcarea dreptului exclusiv de exploatare pe care îl deţine împreună cu ceilalalţi cotitulari. 285 Această acţiune poate fi introdusă de orice persoană interesată şi reprezintă un act de conservare a dreptului la marcă întrucât introducerea sa permite înlăturarea unui drept concurent şi întrerupe termenul de prescripţie de cinci ani aplicabil, de regulă, unei asemenea acţiuni. 286 Considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz. a) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se

urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. a).

b) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul în care un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin constatarea nulităţii absolute a contractului de licenţă pentru cauză ilicită şi fraudă (fraus omnia corumpit).

datorate etc) pot fi realizate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesar acordul celorlalţi cotitulari, dar cu obligaţia de a nu împiedica folosinţa exercitată de către aceştia din urmă. Spre exemplu, produsele sau serviciile cărora urmează să le fie aplicată marca nu trebuie să fie de natură să antreneze decăderea din dreptul la marcă pe motivul că aceasta ar fi devenit deceptivă – art. 45 lit. c);

Actele de dispoziţie (spre exemplu, renunţarea la dreptul asupra mărcii, contractul de cesiune,287 contractul de licenţă exclusivă, constituirea unui drept real asupra mărcii etc) sunt supuse regulii unanimităţii.În ipoteza în care unul dintre cotitulari înstrăinează în totalitate dreptul asupra

mărcii, atunci acest contract va fi lovit de nulitate absolută parţială, în ceea ce priveşte cota-parte din drept pe care înstrăinătorul nu a deţinut-o la momentul încheierii contractului. Într-adevăr, în ceea ce priveşte această cotă-parte, părţile au încheiat contractul în frauda intereselor cotitularului care nu a participat la încheierea actului, astfel încât, pentru această cotă-parte, cauza contractului este ilicită. Caracterul ilicit al cauzei rezultă din faptul că toţi cotitularii mărcii fiind, prin ipoteză, înscrişi în certificatul de înregistrare sau în evidenţele OSIM, dobânditorul a cunoscut sau putea, cu minime diligenţe, să cunoască situaţia juridică reală a dreptului asupra mărcii, sub aspectul titularilor săi.

d) Cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. – Se pune întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de marcă, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv asupra mărcii pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a certificatului de înregistrare. De exemplu, certificatul de înregistrare mai este valabil pentru o perioadă de 7 ani iar dreptul asupra mărcii este transmis pentru o perioadă de 5 ani.288

c) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, încheierea unui contract de licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.

287 Avem în vedere cesiunea dreptului asupra mărcii, în ansamblul său. Dimpotrivă, cotitularul poate înstrăina cota parte din drept pe care o deţine, fără consimţământul celorlalţi cotitulari, întrucât asupra acestei cote el are un drept de proprietate exclusiv. În ipoteza în care unul dintre cotitulari renunţă la dreptul la marcă potrivit art. 44 din lege, apreciem că ceilalţi cotitulari vor avea un “drept de adăugire”, cota renunţătorului fiind distribuită între aceştia în proporţie cu cota pe care ei o deţineau anterior renunţării. În consecinţă, după părerea noastră, nu este necesar ca renunţarea la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari să fie notificată beneficiarului licenţei, întrucât în dreptul comun (art. 44 alin. 3) această notificare are rolul de a-l avertiza pe beneficiarul licenţei în legătură cu potenţiala stingere a dreptului exclusiv asupra mărcii şi să îi permită ca, în cel mai scurt timp după renunţare, să poată înregistra marca pe numele său. Or, nici una dintre aceste raţiuni nu se regăseşte în cazul renunţării la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari, întrucât aceasta nu are drept efect stingerea dreptului asupra mărcii, ci numai stingerea dreptului asupra cotei-părţi deţinute de cotitularul în cauză.288 Pentru detalii referitoare la proprietatea periodică, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 194 şi urm.

În opinia noastră, principiul libertăţii convenţiilor impune un răspuns pozitiv la această întrebare. Deşi are efectul unei cesiuni parţiale, această operaţiune juridică poate fi concepută ca o dublă cesiune totală a dreptului la marcă. Prima cesiune totală, pură şi simplă, operează la momentul încheierii contractului şi are drept efect transferul dreptului asupra mărcii de la cedent către cesionar. A doua cesiune totală este afectată de modalitatea termenului şi presupune transferul dreptului asupra mărcii în sens invers, de la cesionar la cedent, la data la care expiră perioada pentru care cesiunea a fost consimţită.

Operaţiunea pe care o analizăm nu poate fi considerată ca o vânzare cu pact de răscumpărare. Aceasta pentru că cedentul nu este obligat la plata vreunui preţ pentru retransmiterea în patrimoniului său a dreptului asupra mărcii, la momentul împlinirii termenului pentru care cesiunea a fost consimţită. Singurul preţ care se datorează în temeiul contractului de cesiune a dreptului la marcă pentru o perioadă determinată se plăteşte de către cesionar în schimbul dobândirii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii pentru un termen determinat

Pe baza acestui raţionament considerăm că este admisibilă şi cesiunea dreptului asupra mărcii până la expirarea certificatului de înregistrare, dar fără posibilitatea pentru cesionar de a îndeplini procedura prevăzută de lege (art. 29-32) pentru reînnoirea înregistrării mărcii. În acest caz, dreptul la reînnoirea înregistrării mărcii revine cedentului.

De asemenea, este posibilă transmiterea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă mai lungă decât durata iniţială de valabilitate a certificatului de înregistrare (de exemplu, pentru o perioadă de 15 ani). În acest caz, cesionarului îi revine obligaţia contractuală de a efectua formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

De altfel, în toate cazurile, cesionarul va fi obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a conserva dreptul la marcă până la expirarea duratei cesiunii (de exemplu, să împiedice decăderea, să introducă acţiunea în anularea înregistrării unei mărci identice sau similare ulterior înregistrate, să plătească taxele necesare reînnoirii să refuze autorizarea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare în condiţiile art. 7 etc).

În lipsa unei clauze contractuale contrare,289 cesionarul poate transmite la rândul său dreptul asupra mărcii pentru o perioadă cel mult egală cu aceea pentru care el însuşi a dobândit acest drept. În acest caz, întrucât în dreptul civil român cesiunea de datorie nu este valabilă, cesionarul iniţial rămâne obligat faţă de cedent pentru decăderea din dreptul asupra mărcii sau pentru tolerarea folosirii unei mărci posterior înregistrate.

Pentru opozabilitatea contractului de cesiune de marcă încheiată pentru o perioadă determinată de timp, este suficientă o singură înscriere a contractului la OSIM. Astfel, în urma acestei înscrieri, devine opozabilă terţilor atât cesiunea de la cedent la cesionar, cât şi cesiunea inversă, de la cesionar la cedent, care va opera la împlinirea

289 Prin contract, cedentul va putea interzice cesionarului concedarea unor licenţe. În cazul în care cesionarul încalcă această obligaţie contractuală şi încheie un contract de licenţă, această licenţă nu va putea fi opusă cedentului, întrucât interdicţia de a licenţia a devenit opozabilă beneficiarului licenţei din momentul înscrierii contractului de cesiune la OSIM.

termenului în mod automat, în temeiul înţelegerii iniţiale, a cărei publicitate este, prin ipoteză, asigurată prin prima înscriere.

2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, in funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau accesorie.

Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. După cum am arătat,290 legea permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De asemenea, conform art. 40 alin. 3, « În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă ».

Teza finală a art. 40 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o universalitate de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului măcii) . Cu toate acestea, în opinia nostră, textul nu înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să opereze automat prin efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată.291 Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel, marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât

290 A se vedea supra, punctul 1.2.291 Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn distinctiv al unei activităţi comerciale în sensul Codului Comercial. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi de unele subiecte de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere etc). De aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 35 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “ Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului ...”

transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă.292

Ne aflăm în cazul unei cesiuni de marcă accesorii.293

Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.294

2.3. Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi 2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 40 alin. 1

teza finală, « Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii. » Rezultă că legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem, consimţământul trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată de asemenea în formă scrisă şi semnată de mandant.295

Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.

Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevazută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică

292 “În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage de la sine şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat contrariul. Faptul că în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ cedat, nu poate fi interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia pentru cedent de a nu face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.” (Curtea din Bourges, decizia din 5 februarie 1935, în Annales de la propriété industrielle, 1936, p. 291, apud B. Scondăcescu, D. Popovici, Mărcile de fabrică şi de comerţ, Bucureşti, 1938, p. 73, speţa nr. 11).“O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia fondului de comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările cauzei rezultă că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie justificată chiar dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.” (Curtea de Apel din Paris, decizia din 1 iunie 1965, în Révue internationale de propriété industrielle et artistique, nr. 61/octombrie 1965, p. 201 şi urm., apud E. Holban, S. Marinescu, op. cit., p. 212, speţa nr. II).293 A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653.294 Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus “se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la marcă, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.295 Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia a fost dată. Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 313, precum şi autorii citaţi la nota de subsol nr. 7.

principiul consensualismului şi regulile generale de probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem (art. 813 C. civ.).296 Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.297

În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

2.3.2. Potrivit art. 41 alin. 2, « La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul National al Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea devine opozabilă terţilor, începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Naţional al Mărcilor. »

Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în ipoteza în care contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da naştere – printre altele - şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de marcă, pe baza căruia urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru opozabilitate faţă de terţi.

În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei judecătoreşti (respectiv Tribunalului, potrivit art. 2 pct. 1, lit. a) C. proc. civ., deoarece litigiul este comercial), cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 111 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul va solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de de la data încheierii valabile a actului prin care s-a transmis marca (spre exemplu, contractul de cesiune a fondului de comerţ). În cadrul acestui litigiu, cesionarul va putea proba încheierea valabilă a contractului cu orice mijloc de probă (art. 46 C. com.). Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile, cesionarul va putea solicita îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate la OSIM (Regula 26 alin. (4) din Regulament). Chestiunea prezintă un deosebit interes în cazul în care un terţ săvârşeşte acte de contrafacere a mărcii transmise, iar cesionarul ar intenţiona să introducă împotriva sa o acţiune în contrafacere.298 În acest caz, cesionarul nu va putea solicita despăgubiri de la terţ decât pentru actele de contrafacere săvârşite de acesta din urmă ulterior înscrierii cesiunii.

2.3.3. Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de Regula 25 din Regulament.299 Cererea trebuie însoţită de o copie de pe

296 Considerăm că, deşi dreptul la marcă este un bun mobil incorporal, iar art. 827 C. civ. impune ca obiectele mobile donate să fie trecute într-un stat estimativ semnat de donator şi de donatar, îndeplinirea acestei formalităţi nu este necesară ad validitatem, ci numai ad probationem, astfel cum rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 772 C. civ. Pentru amănunte asupra acestei chestiuni, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 125.297 A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.298 Pentru amănunte, a se vedea infra, punctul 2.4.1.299 “Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va conţine următoarele elemente:

contractul de cesiune sau de pe extrasul din contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind să fie certificate pentru conformitate de către cesionar (art. 41 alin. 1 din Lege şi Regula 26 alin. 1 din Regulament). O singură cerere de înscriere a cesiunii unei mărci este suficientă în cazul cesiunii a două sau mai multe mărci, cu condiţia ca pentru toate aceste mărci să existe un singur titular, iar cesiunea să se efectueze către un singur nou titular (Regula 27 alin. 2 din Regulament).

Înscrierea unei cesiuni a mărcii este supusă plăţii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 383/2002, publicată în M.Of. 471/2.07.2002). Principalele dispoziţii care interesează taxa pentru înscrierea cesiunii de marcă sunt următoarele:

Taxa trebuie plătită odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii. Potrivit Regulii 25 alin. (2) din Regulament, “Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege”;

Persoanele fizice şi juridice române plătesc această taxă în lei. În prezent, cuantumul taxei este de 3.000.000 de lei, conform Anexei nr. 2 pct. 17;

Persoanele fizice şi juridice străine plătesc această taxă în valută. În prezent, cuantumul taxei este de 100 USD sau 115 EURO , conform Anexei nr. 2 pct. 17;

În cazul în care sunt mai mulţi cesionari, atât români, cât şi străini, taxa datorată în comun se plăteşte în valută. Conform regulii generale, consacrată de art. 1305 C. civ., când cesiunea de marcă

are natura juridică a unui contract de vânzare-cumpărare, taxa va fi suportată de către cesionar (cumpărător), dacă părţile nu au convenit altfel. Considerăm că această regulă va fi aplicabilă şi în ipoteza în care cesiunea are natura unui contract de donaţie sau de schimb, întrucât donatarul sau, după caz, copermutantul care a primit marca este, de regulă, cel interesat să înscrie cesiunea.

In cazul in care cererea nu cuprinde toate menţiunile cerute sau nu este însoţită de documentele necesare, OSIM acordă solicitantului cererii un termen de trei luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii de înscriere. În caz contrar, la data la care cererea îndeplineşte cerinţele impuse de Regula 25, OSIM înscrie cesiunea în Registrul Naţional al Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci.

a) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului;b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul noului titular;c) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia,d) dacă noul titular are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia,e) când noul titular este străin, denumirea statului căruia acestuia îi aparţine, denumirea

statului în care noul titular îşi are domiciliul/sediul sau în care noul titular are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;

f) când noul titular este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui legislaţie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;

g) lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă cesiunea mărcii, dacă cesiunea nu priveşte toate produsele şi serviciile înregistrate;

h) documentele care fac dovada cesiunii mărcii ...”

Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii în Registrul Naţional al Mărcilor pot fi contestate la Comisia de reexaminare din cadrul OSIM, de către persoanele interesate, în termen de trei luni de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora (art. 80 alin. 2 şi 3 din Lege şi Regulile 45 alin (4) şi 42 alin. (1) din Regulament). Hotărârea Comisiei de reexaminare poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare, iar deciziile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea Curţii este irevocabilă.

2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terţilor. Terţi în această materie sunt cesionarii subsecvenţi, beneficiarii unei licenţe asupra mărcii transmise, precum şi autorii oricăror acte de contrafacere.

Considerăm că efectul opozabilităţii cesiunii faţă de terţi nu va putea fi realizat prin nici un alt mijloc decât formalitatea înscrierii, prevăzută imperativ de lege. Este indiferent dacă terţul a cunoscut cesiunea prin alte mijloace (spre exemplu, a fost notificat de către cesionar în sensul că acesta din urmă este noul titular al mărcii, inclusiv în cazul în care la notificare s-a ataşat copia contractului de cesiune).

Această soluţie se întemeiază, pe de o parte, pe argumentul că – spre deosebire de textele care reglementează publicitatea imobiliară300 - art. 41 alin. (2) dipune că cesiunea devine opozabilă prin înscriere tuturor terţilor, iar nu numai terţilor de bună credinţă. Or, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de altă parte, raţiunea textului este aceea de a stimula înscrierea cesiunii de marcă, nu numai pentru protecţia terţilor, ci şi pentru ca OSIM să poată avea o evidenţă completă şi actuală a titularilor mărcilor protejate,301 ceea ce este în beneficiul securităţii dinamice a circuitului juridic civil. Iar această raţiune se regăseşte numai atunci când condiţia înscrierii se aplică general şi uniform.

O problemă specială se poate ridica în situaţia în care cedentul încheie două contracte de cesiune având ca obiect acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci. Pe baza efectului de opozabilitate faţă de terţi al înscrierii, conflictul dintre cei doi cesionari subsecvenţi se va soluţiona în favoarea cesionarului care şi-a înscris primul cesiunea.302

În cazul în care la data încheierii celei de-a doua cesiuni, cesionarul a cunoscut, indiferent prin ce mijloc, că anterior acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci a fost cedat de acelaşi cedent unei alte persoane, atunci cesionarul este de rea credinţă. Cum reaua credinţă a cedentului este indiscutabilă prin ipoteză (ceea ce înseamnă că ne aflăm în situaţia unei conivenţe frauduloase a părţilor contractante), cel de-al doilea contract de cesiune va fi lovit de sancţiunea nulităţii absolute, pentru cauză ilicită şi fraudă – fraus omnia corrumpit 303 În acest caz, acţiunea în constatarea nulităţii absolute se va întemeia 300 Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.301 Ţinerea unei evidenţe conforme realităţii în privinţa titularilor mărcilor prezintă avantaje practice notabile. Astfel, spre exemplu, este necesar ca avizul de refuz provizoriu al înregistrării unei mărci pentru existenţa unei mărci anterioare protejate, identice sau similare cu cea pentru care se solicită înregistrarea, să menţioneze numele titularului real al mărcii anterioare, pentru ca – eventual – solicitantul să poată obţine consimţământul acestuia la înregistrarea mărcii în condiţiile art. 7. 302 A se vedea, pentru un punct de vedere similar, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 656. Preluând o decizie a Curţii de Casaţie franceze (24 iunie 1986, JurisClasseurPériodique 1986, IV, p. 261), autorii susţin că soluţia se aplică numai atunci când cesionarul care a înscris primul este de bună credinţă. 303 Pentru această soluţie în materia vânzării lucrului altuia, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 57.

pe dispoziţiile art. 948 pct. 4, 966 şi 968 C. civ, precum şi pe dispoziţiile art. 1-3 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice.

Reuşita acestei acţiuni va avea ca efect desfiinţarea retroactivă a celui de al doilea contract de cesiune şi radierea înscrierii acestui contract din Registrul Naţional al Mărcilor, pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile. În urma radierii, primul cesionar va putea înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor contractul de cesiune prin care a dobândit dreptul la marcă, cesiunea devenind astfel opozabilă terţilor.304

Soluţia pe care am propus-o în ipoteza cesionarului subsecvent de rea credinţă care a înscris cesiunea ulterior nu derogă de la principiul afirmat mai sus, potrivit căruia opozabilitatea se asigură numai prin înscrierea cesiunii. În ipoteza analizată, cea de a doua cesiune este lovită de nulitate absolută nu datorită opozabilităţii primei cesiuni, ci conivenţei frauduloase a părţilor care a împiedicat formarea valabilă a celui de-al doilea contract de cesiune.

În opinia noastră, deşi dreptul asupra mărcii reprezintă un bun mobil, nu pot fi aplicate prin analogie dispoziţiile art. 972 C. civ., potrivit căruia este preferat cel care a intrat mai întâi cu bună credinţă în posesia bunului, deşi a cumpărat mai în urmă. (posterior tempore, potior iure). Spre deosebire de bunurile mobile corporale, pentru care posesia constituie cel mai bun mijloc de publicitate, în privinţa bunurilor mobile incorporale (cum este şi dreptul la marcă) publicitatea se realizează exclusiv prin înscrierea în Registrul Naţional al Mărcilor. În consecinţă, nu are nici un fel de importanţă, sub aspectul opozabilităţii, împrejurarea că primul cesionar a folosit marca şi s-a comportat ca un autentic titular al mărcii (deci a fost posesor al mărcii), cât timp el nu a înscris cesiunea la OSIM. Dimpotrivă, dreptul cesionarului care a efectuat formalităţile prevăzute de Legea nr. 84/1998 va fi opozabil terţilor, indiferent dacă a exercitat sau nu posesia asupra mărcii.

Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există nici un impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor sociale ale unei societăţi atractive care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa păstreze caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat pentru a nu dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii.

2.4. Efectele contractului de cesiune de marcăÎn cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu

titlu oneros, care este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor necorporale.

304 Opinăm că, în cazul în care, după înscrierea celei de-a doua cesiuni, OSIM este sesizat cu înscrierea primei cesiuni, el va trebui să refuze efectuarea aceastei din urmă operaţiuni, până la soluţionarea - pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă – a conflictului dintre cei doi cesionari.

Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Transferul dreptului exclusiv asupra mărciiPotrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art.

1295 C. civ.), transferul dreptului asupra mărcii operează automat între părti, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.

Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme:

c) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite anterior cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, înscrierea la Arhiva de garanţii reale mobiliare sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului civil).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.

d) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui contract.

Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil,

indiferent dacă ei înţeleg (ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se realizează numai prin îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege, iar nu şi prin alte modalităţi (cum ar fi recunoaşterea cesiunii de către aceştia).

Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri.

Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

2.4.2. Obligaţiile cedentuluiCedentul are următoarele obligaţii:- obligaţia de predare;- obligaţia de garanţie pentru evicţiune.a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a

remite certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de predare să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip (spre exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său), precum şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca dobândită.

b) Obligaţia de garanţie pentru evicţiune, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

b1) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi marca cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează marca ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul nedmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune.305 Or, potrivit art. 83 alin. 1 lit. b) folosirea fără drept a unei mărci în

305 A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.

prejudiciul titularului acelei mărci reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea între cele două forme de răspundere este permisă.

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus, atunci când cesionarul a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în procesul având ca obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând repararea de către cedent a prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 43 alin. 3). O asemenea posibilitate nu ar fi existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie pentru evicţiune, care este de natură contractuală.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse care poartă marca ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unei termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa, sub marca cedată, produsele aflate în stoc.

Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior înscrierii contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi drept asupra mărcii. Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat cesionarului care nu şi-a înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o acţiune în garanţie contra evicţiunii.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care determină răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului pentru evicţiune.

A. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:i)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit

această marcă timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea credinţă (art.

49). În cazul în care, la momentul încheierii contractului, cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale,306 situaţia mărcii similare, cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.

ii)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,307 îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bună credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel moment.

iii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct, de garanţie reală mobiliară (gaj) sau un privilegiu asupra mărcii,308 precum şi atunci când terţul a obţinut acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 7.309

B. Tulburări care nu determină angjarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:i)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de

concurenţă neloială (prin utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul că nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în calitate de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în concurenţă neloială.

ii)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 23-25, sau – dacă marca a fost deja înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în temeiul art. 48.310

306 Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate presupune că cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa titularului mărcii similare.307 A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.308 În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său.În cazul garanţiei reale mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă, cedentul) nu-şi plăteşte datoria iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă.Precizăm că, potrivit Regulii 28 alin. (6) din Regulament, “Marca poate face obiectul unor măsuri de executare silită şi poate fi dată în gaj sau poate face obiectul altui drept real.”309 Pentru amănunte privitoare la regimul juridic al acordului consacrat de art. 7, a se vedea infra, nr. 4.2.310 În cazul în care, anterior contractului de cesiune, a fost înregistrată o marcă similară cu marca transmisă considerăm că nu se ridică problema răspunderii pentru evicţiune a cedentului. Similaritatea celor două mărci nu poate fi stabilită decât pe calea unei acţiuni în anulare. Calitatea

iii)În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere ipoteza în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a autorizat comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior cedată. În acest caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul acestuia, întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a “epuizat” (art. 37 alin. 1). Fiind o limită specială a dreptului la marcă, “epuizarea” este inerentă dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul cui s-ar afla acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea opune comercializării produselor în legătură cu care dreptul la marcă a fost “epuizat” de către cedent.311

b3) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale

certificatului de înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în vedere, în principal, următoarele situaţii

i) Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare prin radierea mărcii (art. 48 din Legea nr. 84/1998 şi Regulile 32 alin. (5) şi 42 alin (3) din Regulament). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea cedentului pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă şi irevocabilă ulterior încheierii contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă şi irevocabilă anterior încheierii contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie desfiinţarea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1311 C. civ.).

În cazul în care cesionarul este acţionat în judecată în vederea anulării înregistrării mărcii, este recomandabil ca acesta să îl introducă în proces pe cedent, printr-o cerere de chemare în garanţie, în condiţiile art. 60-63 C. proc. civ, pentru a-l apăra contra eventualei evicţiuni. În caz contrar, dacă cesionarul va pierde procesul, eventuala acţiune în garanţie pentru evicţiune pe care o va introduce împotriva cedentului, pe cale

procesuală activă în acţiunea în anulare nu o are, după înscrierea cesiunii, decât cesionarul. Prin urmare, el va introduce o acţiune în anularea înregistrării mărcii. Dacă acţiunea este respinsă, atunci înseamnă că mărcile nu sunt similare şi deci nu există nici un temei pentru a se angaja răspunderea pentru evicţiune a cedentului. Dacă acţiunea în anulare este admisă, atunci marca terţului va radiată din Registrul Naţional al Mărcilor şi deci evicţiunea prin fapta terţului este înlăturată, astfel încât răspunderea cedentului pentru o astfel de evicţiune nu mai intră în discuţie.311 Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat comercializarea unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu aceasta, atunci cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă, dacă dovedeşte întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ. Apreciem că este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului prezentarea unei situaţii globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară încheierii contractului, inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu corespunde realităţii. Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta pentru evicţiune.

principală, va putea fi paralizată de acesta prin invocarea excepţiei procesului rău condus (exceptio mali processus) potrivit art. 1351 C. civ.312 Pentru invocarea cu succes a acestei excepţii, cedentul va trebui să facă dovada că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi avut mijloacele potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului.313

O problemă specială se ridică în ipoteza în care titularul pârât într-un litigiu referitor la anularea înregistrării mărcii înstrăinează marca în timpul procesului. În această ipoteză, considerăm că hotărârea prin care se anulează înregistrarea mărcii devine opozabilă cesionarului, chiar dacă el nu a fost introdus în procesul cu terţul evingător, cu atât mai mult cu cât este posibil ca înstrăinarea mărcii să intervină în cursul soluţionării apelului sau a recursului declarat împotriva hotărârii de anulare. Cesionarul va suporta indirect efectele hotărârii de anulare, întrucât aceasta a fost prin ipoteză pronunţată în contradictoriu cu OSIM, care este obligat să publice hotărârea judecătorească în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci şi să facă menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor (Regula 32 alin. (5) din.Regulament).

În această situaţie, evicţiunea intervine în urma unui proces la care cesionarul nu a fost parte, iar cedentul nu poate invoca excepţia procesului rău condus. Atragem însă atenţia că, potrivit dreptului comun, cedentul va răspunde pentru evicţiune numai dacă cesionarul nu a cunoscut cauza evicţiunii. Cunoaşterea cauzei evicţiunii presupune cunoaşterea faptului că s-a introdus o acţiune în anulare sau cel puţin a motivelor pe care se întemeiază această acţiune. Oricum, sarcina probei cunoşterii cauzei evicţiunii de către cesionar incumbă cedentului.

ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut obiectul cesiunii.314 Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet lipsit de eficienţă, iar 312 A se vedea, pentru materia contractului de vânzare-cumpărare, Fr. Deak, op. cit., p. 79-80.313 De exemplu, ar fi putut invoca prescripţia extinctivă, dispoziţiile art. 48 alin. ultim, art. 49, ori ar fi putut demonstra că a obţinut acordul titularului mărcii anterioare, conform art. 7. De asemenea, cedentul ar fi putut invoca în procesul cu terţul evingător autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri prin care s-a respins o acţiune în anulare introdusă anterior de acelaşi terţ, pentru aceleaşi motive. Puterea de lucru judecat a acestei hotărâri profită şi cesionarului întrucât, după cum s-a arătat în literatura de specialitate, “reclamantului din prima cerere i se poate opune cu succes puterea lucrului judecat de pârâtul din a doua cerere, altul decât cel din primul proces, dacă are aceeaşi situaţie cu primul pârât, deoarece reclamantul a avut la dispoziţie toate garanţiile dreptului de apărare în cadrul unor dezbateri contradictorii. În noţiunea de părţi, trebuie incluse şi unele persoane care nu au figurat personal la judecată: (...) dobânditorii cu titlu particular, dar aceştia numai în privinţa hotărârilor obţinute împotriva autorului lor, anterioare actului de transmisie a bunului.” (a se vedea V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II. Editura Naţional, Bucureşti, 1997, p. 273-274, precum şi lucrările şi hotărârile judecătoreşti citate la notele nr. 954 şi 955),314 A se vedea Tribunalul Braşov, sentinţa civilă nr. 925/2001, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 462/2001 a Curţii de Apel Braşov, secţia comercială şi de contencios administrativ, publicată în Pandectele Române nr. 2/2002, p. 168-181. Prin această hotărâre, au fost obligate patru societăţi pârâte să înceteze definitiv producerea şi comercializarea – inclusiv activităţile de marketing, promoţionale, reclamă, distribuire – a produselor purtând marca SANTE, sub sancţiunea plăţii de către fiecare pârâtă, a unor daune cominatorii, în cuantumul echivalentului în lei, la cursul de schimb BNR, al sumei de 10.000 USD, în executarea voluntară a sentinţei rămasă definitivă şi irevocabilă, pe fiecare zi de întârziere.

cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv asupra mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din anularea înregistrării mărcii.315

De altfel, urmare a admiterii acţiunii în contrafacere şi/sau acţiunii în concurenţă neloială pe motivul existenţei unei similarităţi între mărcile în litigiu, la cererea terţului care a introdus acea acţiune (şi/sau a celui ce a intervenit în litigiu în condiţiile art. 43 alin. 3) Tribunalul Bucureşti va anula înregistrarea mărcii cesionarului, potrivit art. 48.316

iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului de cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă. Avem în vedere următoarele ipoteze:

Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 45 lit. a);

Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 45 lit. b);

Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare (art. 45 lit. c).

În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut necesar ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului de cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie desfiinţarea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1311 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din anularea înregistrării mărcii.317

Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine exclusiv din fapta terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei personale a cedentului cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare se poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.

În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului (în mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză

315 De exemplu, cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi invocat cu succes prescripţia, autoritatea de lucru judecat sau ar fi probat că nu exista risc de confuzie ori că mărcile nu sunt similare sau nu sunt de natură a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. 316 În acelaşi sens, a se vedea Y. Eminescu, op. cit., p. 187-188.317 Cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi probat că marca a fost efectiv folosită sau că nu a devenit uzuală ori, după caz, deceptivă.

contractuală prin care obligaţia de garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1339 C. civ).318

2.4.3. Obligaţiile cesionaruluia) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit

printr-o sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca cedată sau din produsele valorificate sub această marcă.319

În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata marca cu diligenţa unui bun titular, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o perioadă care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este obligat să reînnoiască înregistrarea mărcii, conform art. 29-32, până la expirarea acestei perioade.

Obligaţia de plată a preţului este garantată cu privilegiul cedentului (care este o aplicaţie a privilegiului vânzătorului de mobile consacrat de art. 1730 pct. 5 C. civ). Observăm însă că, datorită naturii incorporale a bunului asupra căruia poartă privilegiul (dreptul la marcă), publicitatea privilegiului nu se va realiza prin posesia exercitată de cesionar, ci prin realizarea formelor de opozabilitate prescrise de reglementările speciale. În acest sens, Regula 28 alin. (7) din Regulament prevede că “La cererea uneia dintre părţi, drepturile reale (...) se înscriu în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI”.

Potrivit Regulii 29 din Regulament, înscrierea unui drept real poate face obiectul unei radieri, la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate. Cererea de radiere a înscrierii privilegiului va fi însoţită de înscrisuri din care să rezulte fie că privilegiul s-a stins (de exemplu, chitanţa care atestă plata integrală a preţului de către cesionar), fie că titularul privilegiului (cedentul) este de acord cu radierea.

Dacă se solicită radierea înscrierii privilegiului cedentului, OSIM are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de a verifica dacă din înscrisurile prezentate rezultă cu certitudine stingerea privilegiului. În cazul în care verificarea scoate la iveală anumite deficienţe, OSIM este abilitat să acorde solicitantului un termen de maximum trei luni în vederea remedierii lor. Dacă nici după expirarea acestui termen deficienţele nu sunt remediate, OSIM decide respingerea cererii de radiere. (Regula 29 alin (4) din Regulament).

Împotriva deciziei OSIM prin care se admite sau, după caz, se respinge cererea de radiere a înscrierii privilegiului, persoana interesată poate să formuleze contestaţie la Comisia de reexaminare de la OSIM, potrivit dispoziţiilor prevăzute de Regula 45 alin. (4), coroborată cu Regula 42 alin (1) din Regulament.În lipsa unei prevederi exprese, considerăm, că aplicând prin analogie prevederile art. 80 alin. 2 din Lege, termenul pentru introducerea contestaţiei este trei luni şi curge de la comunicare sau, după caz, de la publicarea deciziei OSIM.

318 Pentru dezvoltări privind modificările convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii în materia contractului de vânzare-cumpărare, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 83-84; C. Toader, op. cit., p. 40-42.319 Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 20 de milioane lei anual).

b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

3. Cesiunea forţată a mărcii

3.1. Consideraţii generale

Cesiunea forţată a mărcii intervine în ipoteza în care dreptul exclusiv asupra mărcii este supus executării silite. Deoarece este un drept real ce poartă asupra unui bun mobil necorporal, dreptul asupra mărcii este el însuşi un bun mobil şi, în consecinţă, face obiectul urmăririi silite mobiliare.

În doctrina mai veche, s-a discutat chestiunea dacă o marcă poate face obiectul urmăririi silite separat de fondul de comerţ din care face parte. Într-o opinie, s-a apreciat că ar fi greu de admis ca un creditor să execute silit numai marca unui producător, care va putea astfel continua fabricarea produselor sale, dar va pierde dreptul de a le marca aplicând semnul sub care sunt cunoscute publicului.320 Într-o altă opinie, s-a considerat – credem, pe bună dreptate - că şi în cazul cesiunilor forţate, conexiunea mărcilor cu întreprinderea se dovedeşte o regulă tot atât de puţin utilă protecţiei consumatorilor, ca şi în cazul cesiunilor voluntare, pentru că în ambele cazuri, această regulă este incapabilă să împiedice tocmai consecinţele care se voiesc evitate.321

Legiuitorul român a optat pentru această ultimă soluţie, art. 39 alin. 2 precizând expres că “Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii, efectuată în condiţiile legii.”

În opinia nostră, cesiunea silită a mărcii este supusă aceloraşi limitări care se aplică şi cesiunii voluntare de marcă, întrucât raţiunile care justifică aceste limitări (ţinând, de regulă, de protecţia consumatorilor şi evitarea riscului de confuzie în rândul acestora) sunt perfect aplicabile şi unei cesiuni silite. Spre exemplu, creditorul nu va putea urmări în contul creanţei sale dreptul asupra mărcii numai pentru o parte din teritoriul României (art. 40 alin. 2 teza a doua). De asemenea, dacă debitorul deţine mai multe mărci identice sau similare care sunt folosite pentru produse identice sau similare, creditorul va putea urmări aceste mărci numai împreună (art. 40 alin. ultim).

O creanţă se poate executa silit asupra dreptului la marcă în două ipoteze distincte:

pe de o parte, marca poate fi urmărită ca parte a patrimoniului debitorului de către un creditor chirografar. În această ipoteză, executarea se va face potrivit procedurii urmăririi silite asupra bunurilor mobile, reglementată de dispoziţiile art. 406-449 C. proc. civ. pe de altă parte, este posibil ca dreptul asupra mărcii să facă obiectul unui drept de garanţie reală mobiliară, iar creditorul garantat trece la executarea acestui drept. În acest caz, creditorul urmăritor poate alege între a iniţia procedura de executare

320 A se vedea P. Roubier apud Y. Eminescu, op. cit., p. 161.321 A se vedea L. van Bunnen apud Y. Eminescu, op. cit., p. 162.

prevăzută de Codul de procedură civilă sau a executa garanţia reală potrivit prevederilor Capitolului V, “Executarea garanţiilor reale” din Titlul VI, “Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

3.2. Executarea silită potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă

Dacă executarea asupra dreptului la marcă va fi supusă procedurii prevăzute de Codul de procedură civilă cu privire la urmărirea silită asupra bunurilor mobile, executarea începe printr-o somaţie adresată debitorului. Dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare va proceda la sechestrarea dreptului asupra mărcii.

Conform dispoziţiilor de drept comun, sechestrarea se realizează printr-un proces-verbal care va trebui să cuprindă, printre altele, descrierea bunului sechestrat şi indicarea valorii acestuia, după aprecierea executorului judecătoresc, dacă aceasta este cu putinţă.

Apreciem că descrierea mărcii supuse sechestrului se realizează prin indicarea numărului certificatului de înregistrare a mărcii. De asemenea, în cazul unei mărci verbale, procesul verbal va trebui să cuprindă denumirea mărcii, iar în cazul unei mărci figurative, aceasta va trebui descrisă.

Cât priveşte indicarea valorii mărcii, executorul judecătoresc va evalua marca cu acordul părţilor, iar în cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, va solicita efectuarea unei expertize. Evaluarea se va face ţinând seama de valoarea de circulaţie a mărcii.

Potrivit art. 431 alin. (1) C. proc. civ., valorificarea mărcii sechestrate se poate face prin prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau în alte modalităţi prevăzute de lege. În cazul valorificării prin licitaţie, după închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia şi va elibera adjudecatarului o dovadă care va cuprinde, printre altele, indicarea mărcii adjudecate322 şi a preţului plătit. Dovada eliberată adjudecatarului atestă transferul dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii de la fostul titular al acestuia la adjudecatar. Pe baza acestei dovezi, OSIM efectuează înscrierea cesiunii forţate a mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor şi publică schimbarea titularului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci.

În cazul în care marca nu s-a putut vinde la licitaţie sau prin vânzare directă, creditorul o poate prelua în contul creanţei sale, la preţul stabilit în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, prin expertiză.

3.3. Executarea silită potrivit Legii nr. 99/1999

322 Considerăm că pentru indicarea mărcii adjudecate este suficientă menţionarea numărului certificatului de înregistrare a mărcii, nefiind necesară şi descrierea mărcii.

În cazul neexecutării la scadenţă a unei obligaţii garantate cu o garanţie reală mobiliară asupra dreptului la marcă, creditorul poate opta pentru executarea garanţiei potrivit procedurii prevăzute de Titlul al VI-lea din Legea nr. 99/1999.

Creditorul poate intra în mod paşnic în posesia bunului, dacă în contractul de garanţie s-a inserat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege (art. 63 alin. (4) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999), o clauză prin care s-a permis expres aceasta. Considerăm că intrarea creditorului garantat în posesia unei mărci conferă acestuia posibilitatea de a efectua următoarele acte sau operaţiuni:

să intre în posesia certificatului de înregistrare a mărcii (art. 63 alin. (1), fraza a doua, teza a doua din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);

să perceapă, în contul debitorului garant titular al dreptului asupra mărcii, redevenţele datorate de beneficiari în temeiul contractelor de licenţă referitoare la marca afectată garanţiei (art. 39 alin. (2) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);

să folosească marca, inclusiv prin aplicarea ei pe propriile produse, dacă prin contractul de garanţie i s-a conferit expres sau tacit această prerogativă (art. art. 39 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, coroborat cu art. 1602 C. civ.)323.

În opinia noastră, intrarea paşnică în posesia bunului afectat garanţiei este menită să confere creditorului garantat o situaţie mai favorabilă în valorificarea acestui bun şi în satisfacerea creanţei sale. Din punctul de vedere al terţilor care ar dori să achiziţioneze marca, posesia exercitată de către creditorul garantat conferă mai multă siguranţă în ceea ce priveşte certitudinea creanţei garantate, a dreptului creditorului de a vinde marca, precum şi preluarea acesteia în mod operativ şi fără riscul unor litigii cu debitorul garant. În consecinţă, terţul adjudecatar al mărcii va fi înclinat să plătească un preţ mai mare.

Considerăm că şi debitorul este interesat în a permite creditorului această intrare în posesie pentru cel puţin două considerente: Pe de o parte, dacă marca formează obiectul unui contract de licenţă, creanţa garantată s-ar putea stinge prin compensaţia cu sumele percepute de creditor în contul redevenţelor (art. 39 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999), astfel încât trecerea la cesiunea silită a mărcii ar putea fi evitată. Pe de altă parte, chiar dacă creditorul procedează la vânzarea mărcii, posesia asupra acesteia va facilita obţinerea unui preţ mai favorabil şi deci stingerea obligaţiei garantate.

Indiferent dacă a luat sau nu în posesie în mod paşnic bunul afectat garanţiei, creditorul are dreptul de a vinde marca. Înainte de vânzarea bunului, creditorul trebuie să notifice vânzarea debitorului, creditorilor garantaţi cu aceeaşi marcă şi titularului mărcii, dacă acesta este altul decât debitorul.

Dreptul asupra mărcii va putea fi vândut în modul stabilit de părţi prin contractul de garanţie. Dacă nu există un acord în această privinţă, creditorul trebuie să vândă marca într-o manieră comercială rezonabilă care să asigure obţinerea celui mai bun

323 Dispoziţia art. 42 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 potrivit cu care “posesorul bunului afectat garanţiei are următoarele obligaţii: a) de a întreţine bunul afectat garanţiei şi de a-l folosi ca un bun proprietar ... “ este extrem de confuză întrucât ea pare a se referi şi la creditorul posesor al bunului afectat garanţiei, care însă, potrivit regimului de drept comun al depozitului volunter, nu poate folosi bunul decât dacă acest drept i s-a conferit în mod expres sau tacit.

preţ. Regulile comerciale adecvate pot fi vânzarea directă către un terţ sau vânzarea prin licitaţie publică (art. 69 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999)324.

Creditorul nu îşi poate adjudeca marca afectată garanţiei în cadrul vânzării iniţiate de el fără ca, în prealabil, să fi dat posibilitatea terţilor de a participa la vânzare, dacă părţile nu au convenit altfel. Spre deosebire de procedura executării silite mobiliare de drept comun, în cadrul căreia, dacă părţile nu se înţeleg, executorul judecătoresc va stabili valoarea mărcii pe baza unei expertize, dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 99/1999 nu prevăd obligativitatea expertizei în vederea stabilirii preţului adjudecării directe. Totuşi, considerăm că şi în această ipoteză, expertiza este necesară pentru a se putea proba că preţul a fost stabilit în conformitate cu regulile comerciale rezonabile.325

Potrivit art. 70 alin. (2) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, “Titlurile sau înscrisurile care constată dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie reală mobiliară, împreună cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă fac dovada dreptului de proprietate a cumpărătorului sau, după caz, al creditorului care şi-a adjudecat bunul.”

Această dispoziţie este, după părerea noastră, extrem de criticabilă, întrucât cele trei categorii de documente menţionate de text pot coexista şi în ipoteze în care bunul afectat garanţiei nu iese din patrimoniul debitorului garant. Spre exemplu, toate aceste trei documente există şi atunci când dreptul garanţie reală mobiliară se stinge în urma executării de bună-voie a obligaţiei principale de către debitor (art. 27 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999). Prin urmare, reunirea celor trei tipuri de înscrisuri nu demonstrează univoc însuşirea bunului afectat garanţiei de către un terţ adjudecatar sau de către creditorul garantat.

Pentru acest motiv, considerăm că, la data vânzării, creditorul care organizează vânzarea sau executorul judecătoresc, după caz, trebuie să întocmească un înscris care să ateste transferul dreptului asupra mărcii din patrimoniul debitorului în acela al cesionarului (terţul adjudecatar sau creditorul garantat, după caz). Acesta este documentul care, împreună cu cele enumerate de textul art. 70 alin. (2), serveşte drept probă a dobândirii dreptului asupra mărcii.

Considerăm însă că din textul legal citat rezultă că, în lipsa unuia dintre documentele menţionate expres de art. 70 alin. (2), nu se poate face dovada dobândirii dreptului exclusiv asupra mărcii. De aceea, după ce s-a întocmit înscrisul prin care se atestă transferul dreptului de proprietate, dobânditorul trebuie să obţină de la Arhiva Garanţiilor Mobiliare dovada menţiunii de stingere a garanţiei reale. Prezentând

324 Legea prevede şi posibilitatea vânzării pe pieţe publice, însă considerăm că acest mod de vânzare este inaplicabil dreptului asupra mărcii.325 Precizăm că, potrivit art. 88 din Legea nr. 99/1999, dacă creditorul vinde bunul afectat garanţiie cu încălcarea prevederilor acestei legi, va plăti debitorului o sumă echivalentă cu 30% din valoarea obligaţiei garantate existente la momentul vânzării sau diferenţa dintre preţul pieţiei şi preţul de vânzare, în funcţie de care dintre ele este mai ridicat, şi, în plus, va despăgubi debitorul pentru orice daune rezultând din vânzarea cu rea-credinţă. Pentru a evita asemenea consecinţe, în practică, chiar şi în cazul vânzării directe către un terţ, creditorul solicită realizarea unei expertize cu privire la valoarea mărcii vândute.

certificatul de înregistrare a mărcii, contractul de garanţie reală mobiliară, înscrisul care atestă transferul dreptului asupra mărcii în patrimoniul cesionarului şi menţiunea de stingere a garanţiei la Arhivă, cesionarul îşi va înscrie cesiunea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor ţinut de OSIM. Pe baza aceloraşi documente, OSIM publică cesiunea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi, dacă este cazul, radiază înscrierea garanţiei reale care a avut drept obiect marca.326

Din art. 70 alin. (1) şi art. 73 fraza a doua rezultă că terţul adjudecatar sau creditorul care a cumpărat bunul afectat garanţiei îl preia liber de orice sarcini.327

În opinia noastră, sintagma “sarcină asupra bunului” din aceaste texte trebuie înţeleasă în sensul de sarcină reală, adică drept real constituit în favoarea unei terţe persoane. În consecinţă, drepturile personale care se exercită în legătură cu bunul, cum ar fi dreptul de folosinţă izvorât din contractul de locaţiune, nu constituie “sarcini” şi ele vor continua să fie opuse dobânditorului, dacă au fost îndeplinite formalităţile de opozabilitate în raport cu acesta.

În acest sens, considerăm că un contract de licenţă anterior înscris în Registrul Naţional al Mărcilor va fi opozabil cesionarului subsecvent şi va trebui să fie respectat de acesta până la expirarea duratei sale, chiar dacă cesiunea s-a făcut în cadrul executării unei garanţii reale mobiliare.

În măsura în care creditorul va putea proba că încheierea unui contract de licenţă diminuează valoarea comercială a mărcii afectate unei garanţii reale mobiliare constituite anterior sau că îngreunează executarea unei astfel de garanţii, el va putea sancţiona lipsa de diligenţă a debitorului posesor al mărcii pa baza art. 41 şi 42 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999.

Creditorul va putea solicita accelerarea scadenţei obligaţiei principale (art. 11 alin. (2) lit. b) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999) şi va putea invoca decăderea debitorului din beneficiul termenului (art. 1025, teza a doua din C. civ.).

De asemenea, contractul de licenţă va putea fi atacat prin acţiunea revocatorie (art. 975 C.civ.) În această ipoteză, dacă licenţa este cu titlu oneros, creditorul garantat va trebui să dovedească şi complicitatea la fraudă a beneficiarului licenţei.

4. Probleme speciale privind cesiunea de marcă

4.1. Cesiunea marcii notorii

326 Considerăm că înscrierea în Registrul Naţional al Mărcilor a garanţiei reale mobiliare (gaj) asupra unei mărci, conform Regulii 28 alin. (7) din Regulament, nu conferă acestui drept opozabilitate faţă de terţi, ci are numai rolul de a informa persoanele interesate în legătură cu situaţia juridică a mărcii. Singura posibilitate de a asigura opozabilitatea faţă de terţi a garanţiei reale mobiliare asupra dreptului la marcă este înscrierea avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (art. 6 lit. f), coroborat cu art. 29 alin. 1 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999).327 În cazul adjudecării bunului mobil (deci şi a dreptului asupra mărcii) de către creditor în contul creanţei, legiuitorul prevede o excepţie cu privire la sarcinile înregistrate anterior înscrierii garanţiei creditorului (art. 73 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999).

Potrivit art. 3 lit. c), marca notorie este marca larg cunoscută în România. Ea este protejată fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România. Notorietatea este o chestiune de fapt care se stabileşte de către organul competent să aplice legea, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 20 din Lege şi ale Regulii 16 din Regulament.

În lipsa oricărei prohibiţii exprese şi dat fiind că şi dreptul de exploatare exclusivă a mărcii notorii este un drept patrimonial, el poate face obiectul unei cesiuni, în condiţii similare cu acelea prevăzute de lege pentru cesiunea mărcii înregistrate.

Dacă dreptul subiectiv asupra mărcii notorii se naşte din faptul juridic al notorietăţii (nefiind necesară parcurgerea procedurii de înregistrare a mărcii prevăzută de Capitolul IV al Legii), cesiunea acestui drept urmează dispoziţiile dreptului comun şi, pentru a fi opozabilă terţilor, trebuie înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor. Desigur, ulterior, cesiunea va fi publicată de către OSIM în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

O problemă specială priveşte împrejurarea dacă, sesizat cu o cerere de înscriere a cesiunii unei mărci notorii, OSIM poate refuza înscrierea pe motiv că marca transmisă nu ar fi notorie pe teritoriul României. Apreciem că, într-o asemenea situaţie, OSIM nu este abilitat să verifice notorietatea mărcii la care se referă cesiunea. De aceea, în măsura în care se dovedeşte plata taxei prevăzute de lege, iar cererea cuprinde menţiunile enumerate de Regula 25 din Regulament şi este însoţită de înscrisurile doveditoare ale cesiunii, OSIM este obligat să înscrie cesiunea mărcii notorii.

Desigur că un terţ interesat ar putea contesta în justiţie notorietatea mărcii transmise şi implicit dreptul exclusiv asupra acesteia dobândit de către cesionar.Asemenea situaţii pot apărea atunci când terţul se apără într-o acţiune în anularea înregistrării mărcii sale introdusă de către titularul mărcii notorii, dacă terţul a înregistrat marca după încheierea contractului de cesiune a mărcii notorii. De asemenea, nu excludem nici posibilitatea ca terţul care a înregistrat o marcă identică sau similară să introducă o acţiune în constatare interogatorie (în condiţiile art. 111 C. proc. civ.), prin care să se constate inexistenţa în patrimoniul cesionarului a dreptului exclusiv asupra mărcii, întrucât marca nu era notorie la data la care terţul a constituit depozitul naţional reglementar pentru marca sa.

În toate aceaste ipoteze, cedentul va putea fi chemat să-l garanteze pe cesionar în legătură cu notorietatea mărcii în momentul încheierii contractului de cesiune. Într-adevăr, potrivit art. 1392 C. civ., vânzătorul unui bun necorporal este dator să răspundă pentru existenţa valabilă a bunului în patrimoniul său în momentul vânzării. Or, existenţa valabilă a unui drept exclusiv asupra unei mărci neînregistrate depinde de notorietatea acelei mărci.

În cazul în care cererea de chemare în garanţie este formulată pe cale incidentală în cadrul procesului cu terţul, instanţa poate stabili pe baza probelor administrate că: marca era notorie la momentul constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii

de către terţ şi în acest caz se respinge cererea de chemare în garanţie, întrucât evicţiunea nu s-a produs. Pentru soluţia dată în această situaţie nu este relevant dacă marca era sau nu notorie la data încheierii contractului de cesiune ;

marca era notorie la momentul încheierii contractului de cesiune dar şi-a pierdut această calitate ulterior, până la constituirea depozitului naţional reglementar pentru marca terţului, caz în care cererea incidentă va fi respinsă, deoarece evicţiunea are o cauză ulterioară încheierii contractului şi neimputabilă cedentului;

marca nu era notorie în momentul încheierii contractului de cesiune şi nu a devenit notorie nici la data constituirii depozitului de către terţ. În acest caz, se admite cererea

de chemare în garanţie, cesionarul urmând a fi despăgubit de cedent pentru prejudiciul suferit în urma evicţiunii. Dacă cererea de chemare în garanţie se introduce pe cale principală, după producerea

evicţiunii, cedentul se va putea apăra prin excepţia procesului rău condus dacă dovedeşte că ar fi avut mijloace să probeze notorietatea mărcii la momentul încheierii contractului de cesiune.

În cazul în care un terţ doreşte să înregistreze o marcă identică sau similară cu marca notorie cedată, cesionarul poate să facă opoziţie la înregistrarea mărcii terţului (art. 23). În procedura opoziţiei, cesionarul nu are posibilitatea de a-l chema în garanţie pe cedent. Considerăm însă că respingerea opoziţiei şi eliberarea certificatului de înregistrare pe numele terţului nu reprezintă o evicţiune consumată. Cesionarul păstrează posibilitatea de a introduce o acţiune în anularea înregistrării mărcii (art. 48 alin.1 lit. b) raportat la art. 6 lit. d) sau e), după caz) şi-l va putea chema în garanţie pe cedent, fie pe cale incidentală în cadrul acestei acţiuni, fie pe cale principală, într-o acţiune separată (în această din urmă situaţie, cu posibilitatea invocării de către cedent a excepţiei procesului rău condus). Dacă cesionarul nu intentează acţiunea în anularea înregistrării mărcii terţului, atunci el nu poate angaja răspunderea pentru evicţiune a cedentului, deoarece evicţiunea nu s-a consumat.

4.2. Acordul pentru înregistrarea de către un terţ a unei mărci identice sau similare

Potrivit art. 7, “Mărcile ce cad sub incidenţa art. 6 pot fi totuşi înregistrate cu consimţământul expres al titularului mărcii anterioare sau notorii.”

Această dispoziţie permite titularului unei mărci anterioare sau notorii să suplinească, prin acordul său expres, lipsa uneia dintre condiţiile de fond ale obiectului protecţiei mărcilor, şi anume condiţia noutăţii. Dispoziţia pare să introducă o breşă în sistemul prin care legea a înţeles să reglementeze funcţiile mărcii şi condiţiile protecţiei sale.

Într-adevăr, prevederea legală pe care o comentăm ar fi pe deplin justificată în cazul în care condiţia de fond a noutăţii mărcii ar fi instituită exclusiv în considerarea protecţiei intereselor economice ale titularului mărcii anterioare sau notorii. Într-o asemenea eventualitate, ar fi firesc ca beneficiarul exclusiv al condiţiei să aibă toată libertatea de a înlătura acea condiţie.

Totuşi, condiţia de fond a noutăţii are un rol mai complex care include şi necesitatea de a evita riscul inducerii în eroare a consumatorilor prin confuzia pe care ar putea să o facă aceştia între producătorii care utilizează concomitent mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare ori prin credinţa eronată că între cei doi titulari ai mărcilor ar exista unele legături de natură economică. Eroarea privind originea comercială a produselor ar antrena eroarea asupra calităţii acestor produse, compromiţând în final toate funcţiile economice ale protecţiei mărcilor.

Preocuparea legiuitorului de a evita aceste consecinţe negative se manifestă în mai multe dispoziţii legale, care urmăresc ca în toate cazurile în care două întreprinderi diferite folosesc concomitent mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare să existe un control reciproc între deţinătorii acestor întreprinderi, care să asigure relativa uniformitate calitativă a produselor care poartă mărcile similare.

Asfel, beneficiarul unei licenţe de marcă este obligat să menţină calitatea produselor pe care aplică marca (art. 42 alin. 2). Cotitularii unui drept asupra mărcii nu pot efectua

acte de dispoziţie decât potrivit regulii unanimităţii, iar folosirea mărcii de către unul dintre ei nu poate împiedica folosirea normală a mărcii de către ceilalţi. În fine, mărcile identice sau similare folosite de acelaşi titular pentru produse identice sau similare nu pot fi cedate decât împreună (art. 40 alin. 4).

Toate aceste dispoziţii ar putea fi eludate dacă acordul titularului unei mărci anterioare pentru înregistrarea ulterioară de către un terţ a unei mărci identice sau similare ar fi posibil fără nici o restricţie.

Desigur, acest acord nu este ca natură juridică nici o licenţă, nici o cesiune totală, nici o cesiune parţială.

a) Într-adevăr, contractul de licenţă dă naştere unui drept de a folosi marca pe o durată limitată şi sub controlul licenţiatorului. În schimb, acordul pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare permite dobândirea unui drept exclusiv de exploatare, care are o existenţă independentă faţă de dreptul titularului mărcii anterioare.

b) Contractul de cesiune are drept efect transferul dreptului asupra mărcii, cu consecinţa că acest drept nu mai face parte din patrimoniul transmiţătorului, ci intră în patrimoniul dobânditorului. Dimpotrivă, în urma acordului dat în temeiul art. 7, titularul mărcii anterioare nu pierde propriul său drept exclusiv.

c) Cesiunea parţială a unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii se soldează cu împărţirea între cedent şi cesionar a unui drept unic asupra unui unic obiect: dreptul asupra mărcii. Acordul titularului mărcii anterioare pentru înregistrarea ulterioară a unei mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare permite existenţa concomitentă a două drepturi independente având două obiecte identice sau similare.

Reţinem deci că acordul titularului mărcii anterioare pentru înregistrarea ulterioară a unei mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare nu reprezintă nici o licenţă şi nici o cesiune, deci nu îi sunt aplicabile în mod direct restricţiile prevăzute de lege pentru contractul de licenţă sau pentru contractul de cesiune. Pe de altă parte, legea nu prevede nici o restricţie specifică acestui acord.

Totuşi, prin aplicarea dispoziţiilor art. 7 nu trebuie să se ajungă la eludarea unor norme juridice imperative. Avem în vedere mai ales dispoziţiile art. 40 alin. 4 care dispune că două sau mai multe mărci identice sau similare folosite pentru produse identice sau similare nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană.

Scopul acestui text este de a nu permite folosirea concomitentă a două sau mai multe mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Or, dacă titularul care foloseşte o marcă anterioară şi-ar da acordul ca o altă persoană să înregistreze aceeaşi marcă sau una similară pentru produse identice sau similare s-ar ajunge tocmai în situaţia pe care dispoziţiile imperative ale art. 40 alin. 4 au urmărit să o evite.

De aceea, considerăm că dispoziţiile art. 7 se aplică în ipoteza în care titularul mărcii anterioare nefolosite pentru una sau mai multe clase de produse/servicii îşi dă acordul pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare de către un terţ pentru acea (acele) clasă (clase) de produse sau servicii.

După cum am arătat şi în legătură cu cesiunea parţială,328 reglementarea legală este imperfectă deoarece permite titularului mărcii anterioare să folosească marca după constituirea depozitului reglementar al mărcii identice sau similare ulterioare. Pentru

328 A se vedea supra, nr. 2.2.1.b)

raţiunile pe care le-am dezvoltat în acel context, considerăm că ar fi în beneficiul părţilor (şi al consumatorilor) să interzică prin înţelegerea lor folosirea pe viitor a mărcii anterioare pentru clasele de produse sau servicii pentru care s-a înregistrat marca ulterioară.

În orice caz, dreptul exclusiv asupra mărcii ulterioare, care se naşte şi ca urmare a acordului titularului mărcii anterioare, este un drept independent, supus exclusiv şi integral regimului legal de protecţie, astfel încât el nu ar putea fi limitat prin acest acord sub aspect temporal, teritorial sau în privinţa conţinutului său.

4.3. Transmisibilitatea mărcilor de certificare şi a mărcilor colectivea) Mărcile colective sunt mărcile destinate a servi la deosebirea produselor sau a

serviciilor membrilor unei asociaţii faţă de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. (art. 3 lit. d)). Titulari ai mărcii colective pot fi asociaţiile de fabricanţi, de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii. (art. 51 alin. 1). Enumerarea legii este limitativă, iar acordarea certificatului de înregistrare pentru un titular care nu face parte din categoriile menţionate de text se sancţionează cu anularea înregistrării mărcii colective. Acţiunea în anulare poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii (art. 55 alin. 2 raportat la art. 51 alin. 1).

Membrii asociaţiei folosesc marca colectivă potrivit regulamentului adoptat în cadrul asociaţiei. Regulamentul este depus la OSIM odată cu cererea de înregistrare sau în termen de cel mult trei luni după aceasta, sub sancţiunea anulării înregistrării mărcii (art. 55 alin. 2 raportat la art. 51 alin. 2). Sub aceeaşi sancţiune, regulamentul trebuie să conţină prevederi referitoare la condiţiile necesare pentru admiterea în asociaţie, condiţiile de folosire a mărcii, motivele pentru care utilizarea mărcii poate fi interzisă unui membru al asociaţiei, precum şi sancţiunile ce pot fi aplicate de asociaţie (art. 51 alin. 3). Regulamentul se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. (art. 52 alin. 2).

Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei (art. 51 alin. 4). Introducerea acestei menţiuni în regulament este facultativă. Aceasta rezultă atât din interpretarea literală a textului, cât şi din corelarea sa cu art. 52 alin. 2 din lege care permite introducerea unei acţiuni în anulare numai pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin. 1-3, iar nu şi pentru omisiunea de a se menţiona în regulamentul de folosire a mărcii colective că aceasta nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei.

Din acest punct de vedere, sunt criticabile dispoziţiile Regulii 33 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii. Potrivit acestora, regulamentul de folosire a mărcii trebuie să conţină indicaţii privind acordul tuturor membrilor asociaţiei, în situaţia în care titularul mărcii colective transmite drepturile cu privire la această marcă. Conform alin. 3 al aceleiaşi Reguli, dacă această menţiune lipseşte şi solicitantul nu o introduce în termen de trei luni, OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii colective.

Pe baza principiului supremaţiei legii (art. 51 din Constituţie), considerăm că prevederea Regulii 33 alin. 2 lit. g) din Regulament trebuie înlăturată ca nelegală. După cum este cunoscut, printr-o hotărâre de Guvern nu se poate deroga de la lege.

Aşadar, asociaţiile de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii vor fi libere să introducă sau nu în regulamentul de folosire a mărcii colective menţiuni privind condiţionarea transmiterii acestei mărci de acordul tuturor membrilor asociaţiei.În cazul în care nu s-a prevăzut nici o menţiune, se aplică regulile generale, în sensul că marca colectivă va fi transmisibilă. Transmiterea mărcii va putea fi decisă de către organele abilitate potrivit statutului asociaţiei, după procedurile şi cu majorităţile prevăzute de acest statut.329

Cesionarul mărcii nu poate fi decât tot o asociaţie de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii, sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de cesiune a mărcii colective, pentru lipsa capacităţii de folosinţă a cesionarului. Într-adevăr, astfel cum rezultă din ansamblul reglementării privitoare la mărcile colective, în special din art. 3 lit. d), art. 51 alin. 1 şi art. 54 alin. 2, numai asociaţiile de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii au aptitudinea de a dobândi dreptul asupra unei mărci colective.

În urma cesiunii, membrii asociaţiei cesionare vor putea folosi marca numai cu respectarea regulamentului de folosire a mărcii. Acest regulament nu se modifică automat prin efectul cesiunii. Dacă cesionarul, în calitate de titular al mărcii colective, va considera necesară modificarea regulamentului de folosire, atunci el va trebui să comunice modificarea către OSIM. Modificarea regulamentului de folosire produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor. Cererea de înscriere este respinsă, dacă în urma modificării, regulamentul de folosire a mărcii nu mai corespunde cerinţelor legale privind conţinutul său. (art.53)

O ultimă precizare este necesară în legătură cu întinderea răspunderii cedentului pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie. În legătură cu această problemă, considerăm că asociaţia transmiţătoare nu răspunde pentru folosirea fără drept a mărcii colective transmise de către membrii săi, ulterior încheierii contractului de cesiune. În această ipoteză, cesionarul are la dispoziţie numai acţiunea în contrafacere împotriva persoanei juridice care a folosit ilicit marca (şi care este membră a asociaţiei transmiţătoare). Numai dacă, după încheierea contractului de cesiune, însăşi asociaţia transmiţătoare va folosi marca în mod ilicit, cesionarul poate introduce împotriva sa nu numai acţiunea în contrafacere, dar şi acţiunea contractulă întemeiată pe obligaţia de a garanta pentru evicţiunea decurgând din faptul personal.330

b) Mărcile de certificare sunt mărci ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care sunt folosite sunt certificate de către titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici (art. 3 lit. e)). Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa acestor caracteristici (art. 57 alin. 1).

Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică titulară a mărcii. Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (art. 62).

329 Asociaţiile de fabricanţi, de producători, de comercianţi sau de prestatori de servicii sunt supuse regimului prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.330 A se vedea supra, nr. 2.4.2.b1)

Regulamentul de aplicare a legii circumstanţiază această dispoziţie legală prevăzând că Guvernul dispune transmiterea mărcii de certificare în caz de dizolvare a persoanei juridice titulare (Regula 34 alin. (7)). Considerăm că, pe baza art. 62 din lege, Guvernul va putea dispune transmiterea mărcii de certificare şi în alte cazuri. O astfel de ipoteză se poate ivi, spre exemplu, în cazul în care titularului mărcii de certificare i se retrage prerogativa controlului privind calitatea, materialul ori celelate caracteristici certificate de marcă. În toate cazurile, Guvernul va putea atribui marca de certificare numai unei persoane juridice abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor asupra aceloraşi elemente ca şi titularul iniţial.

B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ

1. Consideratii generale

Toate obiectele dreptului de proprietate intelectuală – creaţiile intelectuale industriale, semnele distinctive şi operele literare, ştiinţifice şi artistice – au o trăsătură comună ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifestă în două stadii deosebite: apariţia şi folosinţa. Ubicuitatea sub aspectul apariţiei (creării) relevă aptitudinea unui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi creat concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosinţei relevă aptitudinea fiecărui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi folosit concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane.331

În cazul în care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul căruia ubicuitatea sub aspectul folosinţei se poate manifesta în mod concret este contractul de licenţă. Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate intelectuală poate fi exploatat nu numai de către titularul dreptului exclusiv, ci şi de către alte subiecte de drept, autorizate de către acest titular.332

Dacă obiectul protecţiei îl constituie o marcă, atunci contractul de licenţă asupra unui astfel de obiect poate părea paradoxal. Într-adevăr, marca este un semn distinctiv ce indică originea comercială a unui produs. Ca mijloc de identificare, marca ar trebui, aprioric, să indice o singură origine comercială, adică un singur producător, comerciant sau, după caz, prestator de servicii. Or, licenţa de marcă permite tocmai “multiplicarea” originilor comerciale desemnate prin una şi aceeaşi marcă.

Tocmai pentru a preveni prejudicierea consumatorilor, care ar putea fi induşi în eroare de această multiplicare, este necesară intervenţia normelor juridice adecvate. Aceste dispoziţii legale au menirea de a conferi contractului de licenţă de marcă o

331 Noţiunea de “ubicuitate” a fost utilizată pentru prima dată în doctrina dreptului de proprietate intelectuală de către d-na Prof. Ada Petrescu, în lucrarea Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, autori – A. Petrescu, L. Mihai – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 15-16.332 Desigur, este posibil ca un obiect necorporal să fie folosit simultan numai de către alte subiecte de drept decât titularul dreptului de proprietate intelectuală, dar şi în acest caz, numai cu autorizarea acestuia din urmă.

configuraţie corespunzătoare atât principiilor ce guvernează contractele, cât şi interesului general al protecţiei consumatorilor şi concurenţei loiale.

Prezentul studiu îşi propune să analizeze din această perspectivă regimul juridic al contractului de licenţă de marcă. În acest scop, vom examina succesiv noţiunea, clasificările, condiţiile de validitate, efectele şi încetarea contractului de licenţă de marcă.

2. Noţiune

Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare, sub un anumit control din partea titularului mărcii.

3. Clasificări

Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de folosinţă autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după întinderea folosinţei autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul urmărit de părţi şi, în fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului licenţei. Cele cinci clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite. În cele ce urmează vom analiza fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.

A. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim333 :

Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale produse334 ;

333 A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 165-166.334 În doctrină, s-a apreciat că licenţa de exploatare este acea formă de licenţă “prin care titularul mărcii acordă unui terţ nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar şi de a fabrica produsul, astfel încât acelaşi semn ajunge să individualizeze două producţii de origine diferită, dar identice cât priveşte caracteristicile lor.” (Y. Eminescu, eod loc.). Nu împărtăşim această opinie, deoarece prin licenţa de marcă nu se acordă dreptul de a fabrica un anumit produs ca atare, ci doar dreptul de a aplica o anumită marcă pe un anumit produs. Dreptul de a fabrica produsul se poate transmite eventual, printr-un contract de licenţă de brevet de invenţie, un contract de licenţă de know-how etc. De exemplu, un producător (A) poate fabrica becuri, în exercitarea libertăţii comerţului, cu autorizaţiile prevăzute de lege, fără a fi nevoit să ceară autorizarea unui alt

Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra produselor primite de la licenţiator335 ;

Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop promoţional.În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe

din primele două tipuri mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un contract de licenţă de reclamă de sine stătătoare.336 Apreciem că este lipsit de cauză contractul prin care “beneficiarul” ar primi doar dreptul de a face reclamă unei mărci, în condiţiile în care producţia şi comercializarea produselor ce poartă marca nu i-ar aduce nici un câştig (fiind, eventual, obligat şi la plata unei remuneraţii în schimbul acestui drept). Dimpotrivă, contractul prin care o societate de publicitate se angajează să desfăşoare o campanie publicitară promovând marca cocontractantului său nu este un contract de licenţă de marcă, ci un contract de antrepriză, supus dreptului comun,337 în care titularul mărcii are calitatea de client, iar societatea de publicitate este antreprenor.

B. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.

Astfel, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,338 « Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă să

producător de becuri (B), care nu are în patrimoniul său vreun monopol asupra acestora. Dimpotrivă, dacă A doreşte să fabrice becuri sub o anumită marcă, aparţinând lui B, atunci va fi nevoit să încheie cu acesta din urmă un contract de licenţă de marcă. Întrucât se încheie doar un contract de licenţă de marcă, A dobândeşte de la B numai dreptul de a aplica marca pe becurile sale, nu şi însuşi dreptul de a fabrica becuri.Ţinând seama de nevoia unor producători de prestigiu de a-şi proteja drepturile de proprietate industrială (brevete, design, mărci, know-how etc), în practică acestea sunt transmise deseori împreună în cadrul unor contracte complexe de transfer de tehnologie sau de franciză. 335 Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar distribuitorul-licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.336 În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de a folosi numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey Mouse, James Bond etc. (Y. Eminescu, op. cit., p. 166). Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că folosinţa mărcii nu poate fi niciodată autorizată în scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi şi un drept de utilizare comercială – adică o licenţă de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul priveşte folosirea unei denumiri ce formează obiectul unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei licenţe de marcă deoarece aceasta are ca obiect transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine, având în vedere cele ce precedă, exemplele invocate ne par inadecvate.337 Pentru analiza acestui contract (numit uneori, în practică, şi contract de prestări de servicii), a se vedea Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 291 şi urm. ; D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 244 şi urm.; C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 195 şi urm.338 În continuare, ori de câte ori vom face trimitere la un articol fără a menţiona şi legea din care face parte, se va înţelege că articolul citat este inclus în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi

autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. »

Tipurile de licenţe parţiale rezultă şi din Regula 28 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice339 care, precizând conţinutul cererii de înscriere a unei licenţe la OSIM340, dispune: ”Când marca face obiectul unei licenţe pentru o parte din produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată sau când licenţa este limitată teritorial ori este o licenţă temporară, cererea de înregistrare a licenţei ca indica, după caz:

a) produsele şi serviciile la care se referă licenţa;b) partea din teritoriul României pentru care se acordă licenţa;c) durata pentru care se acordă licenţa.”

a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca, în modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă, atunci când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial.

În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 42 alin. 1 evocă licenţa totală ca fiind aceea “prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg teritoriul României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate industrială asupra mărcii.341 Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o internaţional în mai multe ţări diferite, caracterul total sau parţial din punct de vedere teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este înregistrată marca. Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa numai în unele dintre ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.

Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial – care este interzisă de legea română342 - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii, interdicţia se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales pentru evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.343 În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi

indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 23 aprilie 1998.339 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 19 noiembrie 1998, publicată în M.Of. nr. 455 din 27 noiembrie 1998 şi va fi citat în continuare în acest studiu “Regulamentul”.340 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va fi denumit în prezentul studiu folosindu-se abrevierea uzuală OSIM.341 Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.)342 Potrivit art. 40 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.”343 Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul de folosire exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi

dăunătoare deoarece cedentul nu are nici un mijloc de a menţine controlul asupra calităţii produselor cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului. Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare, licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor licenţiatului. Sunt astfel diminuate consecinţele negative pe care contractul le-ar putea avea asupra consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul mărcii este şi rămâne garantul calităţii produselor sau a serviciilor.

b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct de vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată.

c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter esenţialmente temporar. Cu toate acestea, Regula 28 alin. 2 din Regulament foloseşte sintagma “licenţă temporară” şi sugerează că ea s-ar acorda pentru o anumită durată prevăzută în contract.

În ceea ce ne priveşte, definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de înregistrare aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere temporal, dreptul de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a protecţiei conferite prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare.344

Prin urmare, atât licenţa totală din punct de vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere teritorial sunt contracte de licenţă pe durată determinată.

De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile pentru care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele – temporale şi teritoriale – ale acelui drept . Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de vedere profesional, temporal sau,

acest drept pentru teritoriul Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla calitatea produselor lui B, astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse de o calitate inferioară. Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ superioare realizate de A, va fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de către B, purtând aceeaşi marcă, dar având o calitate inferioară.344 Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să folosească marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a certificatului de înregistrare. În acest caz, contractul generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării mărcii în termenii şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32) . Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 970 C. civ. potrivit căruia convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele dar la toate urmările ce ... legea dă obligaţiei, după natura sa.” ( se vedea, în acelaşi sens, V. Roş, O. Spineanu –Matei, D. Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 379). În ipoteza analizată, prin acelaşi contract se acordă o licenţă totală din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare şi o licenţă parţială din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma reînnoirii înregistrării mărcii. Desigur, dacă titularul nu depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea înregistrării mărcii, se va angaja răspunderea sa contractuală.

după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie să fie prevăzute în mod expres.

În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a prevăzut nici un termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci pe tot pe termen determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare în vigoare. Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al obiectului derivat al contractului – dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi luat în considerare de părţi la încheierea contractului de licenţă.

C. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem :

Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi marca şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.

Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care

licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.

Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra mărcii. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul.

Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută, licenţiatorul păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu exercită niciodată un astfel de control asupra produselor cesionarului. De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire exclusivă a mărcii săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive absolute poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter

esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

D. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un contract consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.

E. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate avea sau nu caracter personal (intuitu personae).

a) Apreciem că în dreptul român, licenţa de marcă cu titlu oneros345 nu are, în principiu, un caracter personal. Ne întemeiem această opinie pe dispoziţiile art. 1418 C. civ., din materia contractului de locaţiune. Potrivit acestui text, “Locatarul are dreptul de a subînchiria ori a subarenda şi de a ceda contractul său către altul, dacă o asemenea facultate nu i-a fost interzisă. Ea poate fi interzisă în tot ori în parte; această interzicere nu se prezumă, ci trebuie să rezulte din o stipulaţie specială.” În consecinţă, de regulă, beneficiarul unei licenţe poate sublicenţia dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel şi dacă prin aceasta nu depăşeşte limitele stabilite pentru dreptul său.346 Raporturile dintre licenţiat şi sublicenţiat sunt guvernate de regulile aplicabile contractului de licenţă.

De asemenea, în lumina textului de lege citat anterior, beneficiarul licenţei poate să cedeze drepturile sale decurgând din contractul de licenţă (în special, dreptul de folosinţă). În acest din urmă caz, între licenţiatul-cedent şi cesionar sunt aplicabile regulile cesiunii de creanţă. Pe cale de consecinţă, cesiunea dreptului de folosinţă devine opozabilă licenţiatorului, cesionarilor subsecvenţi ai dreptului de folosinţă şi creditorilor chirografari ai licenţiatului-cedent numai prin notificarea adresată licenţiatorului, prin acceptarea din partea acestuia ori prin înscrierea cesiunii la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare.347

Înscrierea cesiunii dreptului de folosinţă în Registrul Naţional al Mărcilor îi conferă acesteia numai opozabilitate faţă de ceilalţi terţi (de exemplu, cei care

345 Dacă licenţa este cu titlu gratuit atunci, în principiu, beneficiarul nu poate transmite folosinţa mărcii, întrucât, de regulă, comodatarul deţine bunul împrumutat (în cazul nostru, marca) doar pentru folosinţă proprie (art. 1560 C. civ). Fără îndoială însă că, şi în acest caz, părţile pot conveni ca beneficiarul să poate transmite dreptul său de folosinţă unei alte persoane ori să poată încheia un contracte de licen ţă în limitele dreptului conferit de titularul mărcii.346 Spre exemplu, dacă beneficiarului licenţei i-a fost conferit dreptul de a aplica marca licenţiată pe maximum 10.000 de produse lunar, el nu va putea acorda o sublicenţă decât pentru o cantitate mai mică sau egală cu 10.000 de produse lunar.347 Potrivit art. 2 lit. a) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice (M.Of. nr. 236 din 27 mai 1999), “sunt supuse prevederilor prezentului titlu, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea ... toate cesiunile drepturilor de creanţă ...” În plus, art. 99 alin. (1) din acelaşi titlu dispune “ Între cesiunea notificată debitorului sau acceptată de către acesta şi cesiunea înscrisă la arhivă, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea înscrisă.”

folosesc marca fără drept). Raţiunea acestei soluţii, care nu este consacrată expres de Lege ori de Regulament, rezidă în aplicarea principiului simetriei cu privire la regulile cerute pentru opozabilitatea actelor juridice. Astfel, după cum vom vedea în cele ce urmează, un contract de licenţă este opozabil terţilor de bună-credinţă numai prin înscrierea sa în Registrul Naţional al Mărcilor. Schimbarea titularului drepturilor decurgând dintr-un contract înscris este, la rândul său, supusă înscrierii.348

În toate cazurile, licenţiatul cedent nu este liberat de obligaţiile sale faţă de licenţiator decât pe baza consimţământului expres al acestuia din urmă. În acest caz, obligaţiile beneficiarului vor face obiectul unei novaţii prin schimbare de debitor (delegaţie perfectă).349

b) Prin excepţie, contractul de licenţă de marcă poate avea caracter intuitu personae, atunci când dintr-o stipulaţie specială rezultă aceasta. Apreciem că, prin “stipulaţie specială”, în sensul art. 1418 alin 2 teza finală C. civ., nu trebuie să înţelegem neapărat o dispoziţie expresă, ci poate fi vorba şi de o clauză din care rezultă în mod neîndoielnic că persoana beneficiarului licenţei a fost determinantă pentru manifestarea consimţământului părţilor la încheierea contractului de licenţă.350

În orice caz, pentru evitarea oricărei îndoieli cu privire la permisiunea de a sublicenţia sau de a ceda dreptul de folosinţă rezultând pentru beneficiar din contractul de licenţă de marcă, este recomandabilă inserarea unei clauze exprese cu privire la acest aspect, însoţită, eventual, de o clauză penală prin care să se evalueze daunele-interese. Interdicţia de sublicenţiere sau cesiune poate fi obţinută, spre exemplu, prin condiţionarea încheierii acestor contracte de acordul prealabil scris al licenţiatorului. Interdicţia sublicenţei presupune a fortiori interdicţia cesiunii dreptului de folosinţă.

În ipoteza în care licenţiatul încalcă interdicţia de a sublicenţia/ceda dreptul de folosinţă asupra mărcii, licenţiatorul poate solicita fie executarea pe viitor (în natură sau prin echivalent) a contractului de către licenţiat, cu daune-interese pentru

348 În cazul în care această formalitate nu este efectuată, terţii se vor putea prevala de inopozabilitatea cesiunii dreptului de folosinţă. Spre exemplu, să presupunem că A, în calitate de licenţiator, încheie un contract de licenţă cu B, în calitate de licenţiat. Acesta din urmă cedează dreptul său de folosinţă către C, fără ca această cesiune să fie înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor. Dacă A introduce o acţiune în contrafacere împotriva terţului T, care exploatează ilicit marca, C poate face o cerere de interventie principală în proces (conform art. 43 alin. 3 din Lege), pentru a-şi repara propriul prejudiciu rezultând din acţiunile lui T. În lipsa înscrierii cesiunii dreptului de folosinţă, această cerere va putea fi paralizată de către T prin invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a lui C. Dimpotrivă, dacă C şi-ar fi înscris cesiunea, dreptul său de folosinţă devenind opozabil lui T, atunci o asemenea excepţie nu ar fi putut fi primită de către instanţa de judecată. 349 Pentru analiza aprofundată a sublocaţiunii şi a cesiunii dreptului de folosinţă în materia contractului de locaţiune, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 191-195; C. Toader, op. cit., 151-153.350 Spre exemplu, o astfel de clauză specială ar putea consta în prevederea potrivit căreia remuneraţia cuvenită licenţiatorului se stabileşte ca procent din veniturile realizate de licenţiat prin exploatarea mărcii. Este evident că licenţiatorul nu a putut consimţi la o astfel de clauză decât în considerarea calităţilor licenţiatului. Pentru un exemplu similar, în materia arendării pe fructe, a se vedea D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul IX, Ediţia a II-aTipografia Cartea Medicală, Bucureşti, 1926, p. 69.

prejudiciul deja rezultat din neexecutare, fie rezilierea contractului de licenţă, însoţită, de asemenea, de obligarea licenţiatului la plata daunelor-interese.

Rezilierea contractului de licenţă atrage implicit desfiinţarea contractului de sublicenţă prin desfacerea titlului locatorului351 (licenţiatul principal), sublicenţiatul putându-l obliga pe licenţiatul principal la plata daunelor-interese în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-i garanta liniştita folosinţă a mărcii în limitele convenite (obligaţia de garanţie contra evicţiunii aplicabilă în materia contractului de locaţiune).

În cazul cesiunii dreptului de folosinţă, opinăm că licenţiatorul nu va putea cere rezilierea contractului direct împotriva cesionarului, întrucât nu acesta, ci licenţiatul cedent este debitorul obligaţiei contractuale încălcate (obligaţia de a nu ceda dreptul de folosinţă) în temeiul căreia se solicită rezilierea. Dacă acţiunea în rezilierea contractului a fost introdusă în contradictoriu cu licenţiatul cedent, prin efectul rezilierii, dreptul cedat încetează pentru viitor, cesionarul putându-se îndrepta împotriva cedentului în temeiul garanţiei contra evicţiunii specifică unui contract de vânzare-cumpărare.

Deşi, în lipsa unor raporturi contractuale directe, licenţiatorul nu se poate întoarce împotriva sublicenţiatului/cesionarului pe teren contractual, el păstrează în toate cazurile, în calitate de titular al mărcii, posibilitatea de a introduce o acţiune în contrafacere sau, dacă sublicenţiatul/cesionarul acţionează pe aceeaşi piaţă, o acţiune în concurenţă neloială. Sublicenţiatul/cesionarul se va putea apăra arătând că nu s-a aflat în culpă întrucât nu a putut cunoaşte interdicţia de sublicenţiere/cesiune şi, în consecinţă, a exploatat marca în temeiul unui contract valabil încheiat (adică fie contractul de sublicenţă, fie contractul de cesiune a dreptului de folosinţă). Pentru a putea neutraliza această apărare, licenţiatorul va trebui să facă dovada că pârâtul (sublicenţiatul ori cesionarul, după caz) a cunoscut sau ar fi putut şi ar fi trebuit să cunoască interdicţia. Această dovadă poate fi făcută cu orice mijloc de probă.352 O asemenea probă ar putea fi adusă prezentându-se notificarea trimisă pârâtului prin care i s-a comunicat interdicţia şi i s-a solicitat să înceteze exploatarea mărcii. De asemenea, licenţiatorul ar putea să îl cheme în judecată şi pe sublicenţiat/cesionar, în procesul cu licenţiatul principal, pentru a-i face opozabilă hotărârea ce se va pronunţa în acest proces. Pentru toate actele de exploatare a mărcii ulterioare momentului la care a cunoscut interdicţia, sublicenţiatul sau cesionarul se află în culpă şi va răspunde în faţa titularului certificatului de înregistrare pentru contrafacere şi/sau concurenţă neloială.

4. Condiţii de validitate

351 Pentru detalii privind această cauză de încetare a contractului de locaţiune, a se vedea vedea Fr. Deak, op. cit., p. 200-201; C. Toader, op. cit., 157-158.352 În mod obişnuit, în practică, la încheierea contractului de sublicenţă ori de cesiune a dreptului de folosinţă, licenţiatul înfăţişează cocontractului său contractul de licenţă încheiat cu titularul mărcii. Dacă se dovedeşte această împrejurare, exploatarea mărcii de către sublicenţiat (cesionar) îndeplineşte condiţiile delictului de contrafacere. În plus, întrucât la încheierea contractului a cunoscut cauza evicţiunii, sublicenţiatul (cesionarul) nu se va putea indrepta împotriva cocontractantului său în temeiul obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii.

4.1. CapacitateaA. În principiu, contractul de licenţă se încheie, în calitate de licenţiator, de către

titularul mărcii. Dacă nu li s-a interzis expres de către titular, uzufructuarul şi licenţiatul cu titlu oneros pot fi licenţiatori, în limitele dreptului care li s-a conferit. Dimpotrivă, uzuarul sau licenţiatul cu titlu gratuit nu pot, în lipsa unei stipulaţii contrare, să acorde licenţe altor beneficiari.

Titularul mărcii nu poate avea calitatea de licenţiat în privinţa propriei mărci decât dacă a dezmembrat în prealabil dreptul său constituind în favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dacă a conferit altuia o licenţă exclusivă absolută. În aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, după caz, licenţiatul exclusiv absolut pot acorda licenţe inclusiv titularului mărcii.

Nu excludem posibilitatea ca un contract de licenţă să fie încheiat de un titular aparent al mărcii, cum ar fi, de pildă, moştenitorul aparent al titularului mărcii care a decedat ori cesionarul al cărui titlu a fost înscris în Registrul Naţional al Mărcilor şi este lovit de o cauză de nulitate ce nu poate fi cunoscută de către licenţiat. În aceste cazuri, dacă licenţiatul demonstrează eroarea comună şi invincibilă cu privire la calitatea licenţiatorului de titular al mărcii, atunci contractul de licenţă rămâne valabil, însă numai în limitele unui act de administrare.353

B. După cum am arătat mai sus, considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz. a) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se

urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în cotitularitate, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. a).

b) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin constatarea nulităţii absolute a contractului de licenţă pentru cauză ilicită şi fraudă (fraus omnia corumpit).

c) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a

353 Pentru aplicarea acestei soluţii cu privire la moştenitorul aparent, în materia contractului de locaţiune, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., p. 51şi autorii citaţi în nota 4.

drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.354

4.2. Condiţii de forma

Legea nu prevede condiţii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al parţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a parţilor trebuie sa îmbrace forma scrisa.

Exista in schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea fata de terţi a contractului de licentă. Astfel, potrivit art. 42 alin. 4 din lege, « Licenţele se înscriu in Registrul Naţional al Mărcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenţa este opozabila terţilor de la data înscrierii acesteia. »

Cererea de înscriere trebuie sa cuprindă condiţiile prevăzute de regula 28 alin 1 si 2 din Regulament. In cazul in care cererea nu cuprinde toate menţiunile cerute, OSIM acorda solicitantului cererii un termen de trei luni pentru remedierea lipsurilor. Daca in acest termen lipsurile nu sunt remediate, OSIM decide respingerea cererii de înscriere.

De la data înscrierii, licenţa devine opozabila terţilor. Ca si in cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii subsecvenţi, deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, precum si autorii oricăror acte de contrafacere.

5. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marca este faptul ca acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca in limite determinate prin contract si sub controlul titularului mărcii. De aceea, in cazul cel mai frecvent, in care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţa de marca si in măsura in care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil in materia contractului de locaţiune.

Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industriala, ca drept real ce poarta asupra unui bun incorporal. De aceea, de regula, « daca in contractul de licenţa nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce in justiţie o acţiune in contrafacere far consimţământul titularului mărcii. » Prin excepţie, « Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune in contrafacere, daca după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat in termenul solicitat de licenţiat. » In toate cazurile, « Când o acţiune in contrafacere a fost pornita de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate sa intervină in proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii. » (art. 43 din Lege)

354 În consecinţă, în cazul în care licenţiator într-un contract de licenţă exclusivă a fost un titular aparent al mărcii, atunci clauza de exclusivitate va deveni ineficientă în urma desfacerii titlului licenţiatorului, contractul de licenţă producând în continuare efectele unei licenţe neexclusive. Licenţiatul va avea dreptul să solicite o reducere a redevenţei cuvenite licenţiatorului sau chiar desfiinţarea contractului de licenţă dacă va demonstra că, în lipsa clauzei de exclusivitate, nu ar fi încheiat contractul.

5.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţa este dreptul de folosinţa temporara a mărcii, ca drept de creanţa corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura folosinţa mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat contra evicţiunii decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor si contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare.

Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifesta in reglementarea speciala a renunţării la marca in cazul in care aceasta face obiectul unui contract de licenţa (art. 44, alin. ultim din Lege si Regula 31 alin. 2 si 4 din Regulament) Desigur ca, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a folosi marca potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie. Aceeaşi soluţie se aplica si in cazul in care dreptul la marca încetează prin decădere (daca licenţa nu este exclusiva absolut) sau, in cazul licenţei cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun, deoarece acţiunile posesorii ar fi ineficiente iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate introduce acţiunea in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii in urma actelor de contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a abţinut sa acţioneze.

Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât in ipoteza anularii certificatului de înregistrare, cat si in aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de marca, contractul de licenţa de marca va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din urma va putea fi chemat in judecata de licenţiat spre a fi obligat sa răspundă pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

5.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plata a redevenţelor. Acestea sunt stabilite in funcţie de durata contractului de licenţa (la fel ca in cazul contractului de locaţiune), indiferent daca plata se face dintr-o data (chiar si anticipat) sau in rate periodice si indiferent daca a fost stabilita intr-o suma fixa sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplica marca

Potrivit art. 42 alin. 3 din lege, "Pe durata contractului de licenţa de marca, licenţiatul este obligat:

a) sa folosească, pentru produsele cărora li se aplica marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţa, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând ca el este fabricantul acestora;

b) a pună menţiunea sub licenţa alături de marca aplicata pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului."Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenta unui bun

proprietar, beneficiarul unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele si serviciile pentru care i-a fost licenţiata. Aceasta

obligaţie exista pentru beneficiarul oricărui tip de licenţa daca remuneraţia titularului mărcii a fost stabilita in funcţie de cantitatea de produse sau servicii cărora le este aplicata marca.

De asemenea, ca manifestare a obligatei de a exploata marca uzând de diligenta unui bun proprietar, beneficiarul oricărui tip de licenţa are următoarele obligaţii:

sa nu determine, prin acţiunea ori inacţiunea sa, degenerarea mărcii; sa nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa, transformarea mărcii intr-o marca

deceptivă.Legat de aceasta ultima obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a menţine

calitatea produselor si serviciilor cărora le aplica marca la nivelul prevăzut in contract ori, daca in contract nu exista dispoziţii exprese in aceasta privinţa, la nivelul la care se situa aceasta calitate in momentul încheierii contractului de licenţa. Licenţiatorul este in drept sa controleze executarea acestei obligaţii pe parcursul derulării contractului.

In exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul nu poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiata, in limitele teritoriului pentru care licenţa a fost acordata si cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul mărcii.

In fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune, beneficiarul licenţei este obligat sa înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de licenţa.

Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art.42 alin. 2 din Lege: "Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marca împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului de licenţa, in ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii si natura produselor sau a serviciilor pentru care licenţa a fost acordata, teritoriul pe care marca poate fi folosita, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa." In opinia noastră, acest text consacra o excepţie de la principiul non-cumulului intre răspunderea civila contractuala si răspunderea civila delictuala. Din formularea textului rezulta ca, in cazul nerespectării obligaţiilor cuprinse in enumerarea limitativa a textului, titularul mărcii are alegerea intre o acţiune contractuala fondata exclusiv pe încălcarea clauzelor contractului (sau dispoziţiilor legale supletive de voita) si o acţiune in contrafacere – care are natura juridica a unei acţiuni in răspundere civila delictuala speciala – întemeiata pe "drepturile conferite de marca".

In fine, prin aplicarea in mod corespunzător a dispoziţiilor art. 1433 din Codul civil la contractul de licenţa de marca, rezulta ca licenţiatul are obligaţia de a-l apăra pe licenţiator împotriva uzurpărilor. In temeiul acestei obligaţii, licenţiatul este ţinut sa-l înştiinţeze pe licenţiator nu numai cu privire la tulburările de drept provenite de la terţi, ci si despre actele de contrafacere săvârşite de aceştia, daca acele acte au ajuns la cunoştinţa licenţiatului.

INCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MARCILOR

Enumerare:A. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrareB. Renunţarea la marcaC. DecădereaD. Anularea înregistrării mărcii

A.EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

Potrivit art.29. alin.1, “Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani”. In ipoteza in care titularul marcii nu indeplineste procedura de reinnoire a inregistrarii marcii, dreptul exclusiv de exploatare asupra marcii se stinge.

Expirarea produce efecte numai pentru viitor, nu si pentru trecut.De regula, titularul marcii depune la OSIM cerere de reinnoire a inregistrarii

marcii, cu plata taxei prevazute de lege.

B.RENUNTAREA LA MARCAArt. 44 din lege si Regula nr. 31 din Regulament Renuntarea poate fi totala ( pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca

a fost inregistrata) ori partiala (pentru o parte din aceste produse sau servicii). Produce efecte doar pentru viitor, determinand incetarea totala sau partiala a dreptului exclusiv de exploatare.

Renuntarea este un act unilateral de vointa, deci irevocabil (poate fi anulata doar daca se dovedeste existenta viciilor de consimtamant la momentul renuntarii). Se realizeaza prin declaratie scrisa la OSIM (act sub semnatura privata, dar - dandu-se in fata OSIM - devine, astfel, act autentic, in sensul art.1171 C.civ; evident, cu atat mai mult poate fi si act notarial).

OSIM va da o hotarare de admitere sau de respingere a inscrierii renuntarii la marca in Registrul National al Marcilor.Hotararea de admiterea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala – Sectiunea Marci.

Conform art.44 alin. 2, drepturile asupra marcii se sting, cu privire la produsele si serviciile la care marca se refera, la data inscrierii renuntarii in Registrul National al Marcilor.

Situatii speciale:a).Situatia in care marca a facut obiectul unui contract de licenta(art.44 alin. ultim

si Regula 31 alin. 2 si 4). In aceasta ipoteza renuntarea la marca va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor numai daca titularul marcii probeaza ca a notificat licentiatului despre intentia sa de a renunta la marca.

Regulamentul distinge doua ipoteze:a1)Titularul prezinta la OSIM dovezi privind acordul licentiatului, caz in care

renuntarea va fi de indata inregistrata;a2)Titularul prezinta la OSIM un document din care rezulta ca titularul l-a

notificat pe licentiat despre intentia sa de renuntare, ipoteza in care renuntarea va fi inscrisa numai dupa un termen de de 3 luni de la data prezentarii respectivului document.

In ambele ipoteze, daca titularul nu face dovada informarii licentiatului, OSIM ii poate acorda un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

b). Situatia in care marca face obiectul unui drept real (de exemplu dreptul de gaj, Regula 31 alin.3 si 4). Declaratia titularului de renuntare la marca va fi insotita de dovezi privind acordul titularului dreptului real cu privire la renuntarea la marca. Si in acest caz, OSIM poate acorda titularului marcii un termen de 3 luni pentru obtinerea acordului.; in caz contrar, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

C.DECADEREAArt. 45-47, 50 alin.1 si 29 alin. ultim din lege si Regula 32 din RegulamentPrecizari prealabile:- La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu);- In tot cursul duratei de protectie a marcii;- Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la

Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie);- Decaderea are natura juridica a unei sanctiuni aplicabile titularului marcii.Situatii in care poate interveni decaderea:1. Fara motive justificate, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe

teritoriul Romaniei intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata.

Constituie o sanctiune pentru incalcarea obligatiei de folosire a marcii si are menirea sa evite aparitia asa-numitelor “marci de blocaj”, adica a acelor marci care nu se inregistreaza cu scopul de a fi folosite, ci pentru a impiedica pe potentialii concurenti sa-si aproprie marca respectiva.

Este asimilata folosirii efective a marcii:- folosirea marcii de catre un tert, cu consimtamantul titularului acesteia ( ca, de

pilda, in cazul contractului de licenta de marca);- folosirea marcii sub o forma care difera de aceea inregistrata prin anumite

elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia;- aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv in vederea exportului.2. Dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii

titularului, uzuala in comertul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost inregistrata.Marca uzuala – aceea care a dobandit o intrebuintare comuna si generalizata

pentru desemnarea produselor respective.A se vedea “Problema degenerarii marcilor de mare renume formate din

denumiri” .3. Dupa data inregistrarii marcii si ca urmare a folosirii de catre titular, marca a

devenit susceptibila de a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor sau serviciilor pentru care a fost inregistrata.

Legiuitorul a urmarit atat sanctionarea titularului marcii, cat si protectia consumatorilor.

4. Marca a fost inregistrata de o persoana care nu avea calitatea de solicitant (in acceptiunea art.3 lit.g din lege), adica nu era persoana fizica sau juridica in numele careia cererea a fost depusa.

5. Daca titularul marcii nu a platit taxa pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii in termen de cel mult 6 luni de la expirarea duratei de protectie a inregistrarii anterioare (art.29 alin. 5 si 6 din lege). In acest caz, decaderea este decisa de catre OSIM, iar nu de catre Tribunalul Bucuresti.

Decaderea din drepturile conferite de marca – decisa de Tribunalul Bucuresti -produce efecte de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti si numai pentru viitor (nu si pentru trecut).

De asemenea, decaderea poate fi totala sau partiala (atunci cand un motiv de decadere exista numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, decaderea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care titularul a fost decazut din dreptul la marca se va comunica la OSIM de catre persoana interesata, iar OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va face mentiune despre aceasta in Registrul National al Marcilor.

D. ANULAREA INREGISTRARII MARCIIArt.48-50 din lege si Regula 32 din RegulamentPrecizari prealabile:- La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu);- In termenul de prescriptie de 5 ani care curge de la data inregistrarii marcii

(exceptie face ipoteza de la art.48 lit.c “ inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta”, situatie in care actiunea poate fi introdusa oricand in perioada de protectie a marci);

- Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie);

- Produce efecte retroactive, totdeauna;- Nulitatea poate fi totala sau partiala (in acest din urma caz, atunci cand un

motiv de nulitate xista numai pentru o parte a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, nulitatea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

Situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii:

1.Inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de fond ale obiectului (art.5 si 6 din lege).

Anularea inregistrarii marcii nu poate fi ceruta pentru motivul existentei unui conflict cu o marca anterioara daca aceasta marca anterioara se afla in vreuna dintre situatiile pentru care se poate solicita decaderea titularului din drepturile conferite de marca.

De asemenea, titularul unei marci anterioare, care cu stiiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci posterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii posterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca posterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii posterioare a fost ceruta cu rea-credinta. In acelasi timp insa, nici titularul marcii posterior inregistrate nu poate sa se opuna folosirii marcii anterior inregistrate, cele doua marci urmand sa fie folosite in paralel.

2.Inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta In jurisprudenta s-a considerat ca fiind efectuat cu rea-credinta si deci, nul, depozitul

unei marci(‘Safeway”) apartinand filialei din RFG a unei societati americane, fara autorizarea acesteia si, in cunostinta de cauza, de catre un fost salariat al filialei canadiene a aceleiasi societati.

Tot astfel, Curtea de Justitie a Beneluxului a anulat inregistrarea unei marci pentru ca depunatorul “nu putea crede, in mod rational, in validitatea depozitului sau”. Speta privea coliziunea dintre o serie de marci ale firmei S.A. Preval (depuse in anul 1975), in a caror compunere intra denumirea “La Vache Bleu”, marca anterior inregistrata in anul 1966 de catre o alta firma.

3. Inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica portejata, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor.

In aceasta ipoteza, reclamantul va trebui sa faca dovada ca este titularul dreptului pe care il invoca.

In toate cele trei situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care inregistrarea marcii a fost anulata se va comunica la OSIM de catre persoana interesata. OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

In litigiile avand ca obiect anularea inregistrarii marcii vor figura ca parati atat titularul marcii a carei anulare se solicita, cat si OSIM.

APARAREA DREPTURILOR PRIVITOARE LA MARCI

Enumerare:A. Apararea prin contestatie administrativaB. Apararea prin actiuni penaleC. Apararea prin actiuni civile

A.APARAREA PRIN CONTESTATIE ADMINISTRATIVAArt.80-81 din lege si Regulile 42, 45, 46 si 47 din Regulament.Deciziile OSIM privind cererea de inregistrare a unei marci, modificarea acesteia sau

a inregistrarii marcii, modificarea numelui sau a adresei titularului sau a mandatarului, reinnoirea inregistrarii, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea inregistrarii licentelor sau a altor drepturi, inscrierea renuntarii la o marca si orice decizii cu privire la cereri de inregistrare sau la marci inregistrate pot fi contestate la OSIM de catre solicitantul inregistrarii sau, dupa caz, de catre titularul marcii ori de catre persoanele interesate.

Contestatiile se pot introduce in termen de trei luni de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora si vor fi solutionate de catre o comisie de reexaminare din cadrul OSIM.

Comisia de reexaminare este formata din presedinte si doi membrii.Presedintele comisiei de reexaminare va fi directorul general al OSIM sau

imputernicitul acestuia; membrii vor fi un examinator din cadrul Serviciului marci, care nu a luat decizia contestata, si un consilier juridic.

Comisia va putea lua una din urmatoarele hotarari:

a.admiterea contestatiei, dispunand desfiintarea sau modificarea deciziei OSIM;b.respingerea contestatiei si mentinerea deciziei OSIM. Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15

zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

In termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, decizia Curtii fiind irevocabila.

La cererea instantei judecatoresti OSIM este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.

B.APARAREA PRIN ACTIUNI PENALETitularul certificatului de inregistrare precum si alte persoane interesate in apararea

dreptului de exploatare exclusiva au la indemana posibilitatea sesizarii organelor de urmarire penala in legatura cu urmatoarele infractiuni:

1.infractiunea de contrafacere (art.83 si 84 din lege).2.infractiunea de concurenta neloiala (art.86din Legea nr.84/1998, art.5 alin.1 lit.a din

Legea nr.11/1991 privind concurenta neloiala).

B1 Infractiunea de contrafacere Art.83 alin.1 lit.a) si b):”...”Art.83 alin.2, 3 si 4”...”Art.84 alin.1 si 2:”...”

B.2. Infractiunea de concurenta neloialaArt. 86 alin.1 si 2 “...”.

Potrivit Regulii 44 din Regulament, sunt, in mod special, considerate acte de concurenta neloiala in sensul art.86 din lege si sunt interzise:

a.orice fapte de natura sa creeze o confuzie cu intreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industriala sau comerciala a unui concurent;

b. afirmatiile false in exercitarea comerctului, de natura sa discrediteze intreprinderea, produsele sau activitatea industriala ori comerciala a unui concurent;

c.indicatiile sau afirmatiile a caror utilizare, in exercitarea comertului, poate sa induca in eroare publicul cu privire la natura, la modul de fabricatie sau la caracteristicile marfurilor.

Potrivit art.5 alin.1 lit.a din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale(astfel cum a fost modificata prin Legea nr.298/7.06.2001), “Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei : a)folosirea unei [...] marci [...] sau a unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant “. Art. 5 alin.1 lit.g din aceeasi lege incrimineaza si “producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind [...] marcile [...] in scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari”.

De asemenea, art.8 din Legea nr.11/1991 dispune ca “Actiunea penala in cazurile prevazute la art.5 se pune in miscare la plangerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la

sesizarea persoanelor imputernicite de Oficiul Concurentei”, largind astfel cercul persoanelor care pot introduce plangere penala prealabila.

C.APARAREA PRIN ACTIUNI CIVILEEnumerare:1.Actiunea in anularea inregistrarii marcii;2. Actiunea in contrafacere;3. Actiunea in concurenta neloiala.C1. Actiunea in anularea inregistrarii marciiA se vedea supra IX “ Anularea inregistrarii marcii” ca mod de incetare a drepturilor nascute in legatura cu marca.C2 Actiunea in contrafacerePotrivit art.85 “...”Art.87 “...”Art.88 “...”Art.43 “...”In doctrina se arata ca se doesebesc doua forme de contrafacere: 1. contrafacerea in inteles restrans;2. imitarea frauduloasa a marcii altuia.1. Contrafacerea (in inteles restrans) este, in general, o reproducere servila sau

brutala a marcii altuia.Jurisprudenta din diferite tari a considerat adesea drept contrafacere si o reproducere

incompleta (partiala) si neservila, cu conditia de a purta asupra elementelor esentiale sau caracteristice ale marcii.

Astfel, s-a considerat ca adaugarea sau suprimarea unei litere, a unei cifre, a unui sufix sau prefix este irelevanta, nefiind de natura a inlatura invinuirea de contrafacere. De exemplu: “Lavor” si “Lavo”; “La Tasse” si “La Tasse d’or”; “Aux Galeries Lafayette” si “Aux Galeries Lafayette de Laval”.

Analiza jurisprudentei din diferite tari ne permite sa degajam mai multe reguli pe care instantele le aplica pentru a conchide la existenta contrafacerii:

a.Contrafacerea se apreciaza in functie de asemanari, si nu de deosebiri;b.Existenta contrafacerii depinde de existenta unui risc de confuzie. In aprecierea acestuia se tine seama de reactia consumatorului mijlociu.c.In materie de contrafacere nu este necesara dovada relei –credinte.d.Nu este necesar sa se fi produs confuzia creata prin contrafacere. Este suficient ca ea sa fie posibila.2.Imitarea frauduloasa a marcii altuia.In timp ce contrafacerea stricto sensu este o uzurpare directa si fatisa, imitarea este o

contrafacere deghizata si spre deosebire de autorul celei dintai care urmareste sa reproduca exact marca altuia, imitatorul reproduce numai trasaturile esentiale, izbitoare, sperand, cu ajutorul asemanarii de ansamblu, sa induca in eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor, sa se sustraga represiunii.

In practica administrativa si judecatoreasca din diverse tari au fost numeroase situatii in care organele abilitate au retinut ca ne aflam in prezenta unei imitari frauduloase a marcilor. Astfel, s-a retinut ca exista imitare in cazul urmatoarelor marci:”Dideron” si “Dicton”, “Gantiss” si “Gantex”, “Maxima “ si “Maxibas”, “Selectra

“-“Selecto”, “Fango”-“Fanta”, “Neteco” –“Tenneco”, “Dulmil”-“Duxil”, “Frutsi”-“Frucci”, “Sipramil”-Sipralem”, “Libertinou”- “Le libertin”, “Montigny” si “Montana”, “Kiss” si “Sunkist”, “Lais” si “Lois”,”Nutrilite” si “Nutrilight”, “Fixa” si “Fixette”, “Suproe” si “Ducros”,”Valgorge” si “Valda”, “Vivian” si “Evian”, Everlax si “Relax”, “Estinel” si “Listel”, “Elnett” si “Bel Net”.

De asemenea ,de-a lungul timpului au fost pronuntate si alte decizii care au retinut imitarea frauduloasa a marcilor.De exemplu “Cocolive” a imitat “Palmolive”;”Detensyl” a imitat “Eutensyl”; “Fluid” a imitat “Flit”; “Kalsol” a imitat “Clonzol”; “Calormot” a imitat “Calor”.

Reproducem in continuare si cateva decizii judecatoresti extrem de reprezentative pentru materia pe care o analizam:

a.”Sunlake” a reprezentat o imitare a marcii “Sunsilk”. Intr-unul din considerentele acestei hotarari (pronuntata de Tribunalul de comert din Bruxelles la 30.06.1972) se arata ca sunetul “sun” stabileste , incontestabil, mai ales ca se afla la inceputul cuvantului, o asemanare intre cele doua marci, de natura a crea confuzie in spiritul cumparatorilor de atentie mijlocie (A se vedea Y.Eminescu, Regimul juridic al marcilor,Bucuresti, Ed.Lumina Lex,1996 , p.201).

b.In decizia din 1961 a Tribunalului de prima instanta din Marrakech(Maroc), s-a aratat in mod convingator , ca “Exista imitatie frauduloasa a unei marci cand, din cauza analogiilor si asemanarilor, este posibila o confuzie de natura sa insele pe cumparator cu privire la provenienta produselor similare. Aceasta imitatie frauduloasa este caracterizata de lege prin aceea ca o confuzie este posibila si cand analogiile si asemanarile se refera fie la marca in intregime, fie numai la unele dintre elementele ei constitutive.Intre cuvintele “Sapol” si “Saptol” asemanarea fonetica este foarte puternica .Asemanarea ortografica si caligrafica a celor doua cuvinte adoptate ca marci , este de asemenea evidenta, prima fiind obtinuta numai prin suprimarea literei “t” din cea de-a doua . In consecinta marca “Sapol” constituie o contrafacere a marcii “Saptol”

c.Intr-o decizie a Tribunalului de comert al cantonului Berna (Elvetia) din 23.03.1965, s-a retinut ca: ”O marca noua nu e valabila daca, fiind destinata sa distinga produse similare , nu se deosebeste de o marca anterioara prin caracteristici importante si daca, luata in ansamblul ei, aceasta marca poate fi confundata cu marca anterioara.Exista riscul ca marca mai noua “Omava” sa fie confundata cu marca mai veche “Omega”, care, incontestabil are prioritate , ambele fiind inregistrate pentru ceasuri. Din punct de vedere vizual , cele doua marci se aseamana.Fiecare dintre ele este compusa din 5 litere si 3 silabe, avand aceeasi silaba initiala si aceeasi terminala. Din acest punct de vedere marcile pot fi confundate. Tot astfel si efectul auditiv , care mai cu seama ramane in memoria cumparatorului. Trebuie sa tina seama si de faptul ca cele doua marci asemanatoare nu sunt prezentate in acelasi timp cumparatorilor , care, apreciind o marca sunt condusi de impresia care le-a ramas in memorie.Nu are importanta faptul ca la o comparatie meticuloasa a marcilor, a amanuntelor lor, se pot descoperi particularitati, deoarece cumparatorii nu vad aceste detalii sau nu le pastreaza in memorie . Trebuie deci sa se porneasca de la elementele comune si sa se aprecieze daca, cu toate diferentele constatate , ele sunt de natura sau nu sa induca in eroare pe cumparator”.

Ca o concluzie, ceea ce este hotarator in aprecierea imitarii frauduloase este impresia de ansamblu, de unde regula ca instanta trebuie sa procedeze la o apreciere sintetica, si nu analitica a marcilor in prezenta.

C3.Actiunea in concurenta neloialaDistinctia dintre actiunea in contrafacere si actiunea in concurenta neloiala: prima

implica incalcarea unui drept (dreptul de exploatare exclusiva), iar cea de-a doua presupune incalcarea unei obligatii (obligatia de comportare onesta, cu buna-credinta in raporturile comerciale).

Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare.

Daca vreuna dintre faptele prevazute de art.4 sau art.5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiunea in raspundere civila corespunzatoare.

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savarsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei

Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savarsite.

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera amanare se pot aplica dispozitiile art.581si art.582 din C.proc.civ.

Prin hotararea data asupra fondului instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vandute, dupa distrugerea falselor mentiunui.

Din suma obtinuta in urma vanzarii se vor acoperi mai intai despagubirile acordate.

Odata cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotatarii, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

Dreptul la actiunea in concurenta neloiala se prescrie in termen de 1 an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebui sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.