1 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE License Agreements Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre...
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1 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE “License Agreements ” Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre 2010-prima parte SPECIALIZZAZIONE CONTRACT LAW – LEGAL ENGLISH CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE MANAGERIALE Simona Piccioni AVVOCATO
1 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE License Agreements Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre 2010-prima parte SPECIALIZZAZIONE CONTRACT LAW – LEGAL
1 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE License
Agreements Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre 2010-prima parte
SPECIALIZZAZIONE CONTRACT LAW LEGAL ENGLISH CONSULENZA AZIENDALE E
FORMAZIONE MANAGERIALE Simona Piccioni AVVOCATO
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2 Cos ..? E un momento chiave nella dinamica evolutiva
dellazienda. INTERNAZIONALIZZARSI: analizzar e opportunit
nuove,aprirsi agli stimoli, imparare a conoscere nuovi contesti
apprezzandone la diversit, mette in moto risorse, gestire
conflitti, procedere ad una progressiva trasformazione
dellimpresa.
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3 AVVERTENZE Fondamenta per investimento? due teste (non
sempre) sono meglio di una, un team di lavoro affiatato e
competente (ad ognuno le sue competenze) aiuta (quasi sempre) a
sbagliare di meno Teoria dellinvestimento lungimirante
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4 DOMANDE SEMISERIE -Devo CONCLUDERE entro la prossima
settimana,un contratto di trasferimento di Know how con un Partner
indiano come mi devo regolare? faccio a tempo? -Il mio partner
tailandese mi ha inviato una bozza di contratto per una joint
venture, mi riesce a dare unocchiata per domani?
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5 Errori piu ricorrenti 1. Uso modelli internazionali
standardizzati : lascia scoperti importanti aspetti del rapporto
che si vuole regolare 2. In troppi casi lazienda italiana lascia
che sia la controparte straniera a far la prima mossa, proponendo
un testo contrattuale gi scritto e definito(ovviamente a suo
favore!!)
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6 Conclusione Ci si trover INEVITABILMENTE di fronte ad un
testo contrattuale SBILANCIATO in favore dellaltra parte e spesso
NON COMPRENSIBILE, sia per le espressioni tecnico-giuridiche
utilizzate
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7 e soprattutto.. .sia per la sottoposizione a leggi straniere
che verranno peraltro applicate pure da Autorit giurisd. Straniere
e dunque niente affatto IMPARZIALI o competenti!!
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8 RISPOSTE.. SEMISERIE Obiettivi da raggiungere e i tempi;
profili in considerazione (industriali, doganali, fiscali,
economici, marketing, lavoristici, logistici); i rischi da evitare;
le soluzioni giuridiche di oggi per il domani?
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9 FALSI AMICI TO MAY : probabilit nel linguaggio di tutti i
giorni. Ma traduce (come shall) anche il significato di un obbligo
contrattuale TO SUE: intentare unazione legale, citare in giudizio
(non assicurare!) BREACH: inadempimento del contratto (non
scocciatura o imprevisto!!) FIRM : Impresa-sin. di Company o
partnership. Ma anche definitivo (Firm and binding)
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10 FALSI AMICI DEADLOK: Stallo decisionale in una J.V., se i
soci detengono una partecipazione paritaria nella soc comune.
BOILERPLATE: clausole standard (forza maggiore,conf. Etc..) che si
collocano nella seconda parte dei contratti intern.
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11 FONTI DEL Commercial CONTRACT LEX MERCATORIA : convenzioni
internazionali, princ. generali affermati dalla giurispr.
Arbitrale, modelli uniformi di contratto adottati da Organismi
intern.li. NORME DI DIR. INTERN. PRIVATO dettate da ciascun
ordinamento giur. nazionale
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12 FONTI DEL Commercial CONTRACT LIMITI ( conv. devono esser
ratificate e rese esecutive;le parti possono escludere
lapplicabilit ) NESSUNA fonte quindi SUFFICIENTE e Assolutamente
affidabile
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13 UNICA CERTEZZA La sola regola certa allora quella dettata
dal contratto, scaturente dalle volont di contraenti, tradotta nel
modo pi avveduto e appropriato possibile in. SINGOLE CLAUSOLE DI
CONTRATTO
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14 Allora: Partiamo da qui.!! Facciamo nostro il concetto per
cui: nessun tempo pi importante di quello dedicato alla
pianificazione, che deve seguire un percorso necessariamente
individuale. Strategia Operativa Sartoriale, confezionata ad hoc
per limpresa
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15 Spunti di Riflessione Perch cosi importante il testo del
contratto? Le regole doro per la redazione di un buon testo I falsi
amici,ovvero limportanza del legal english Su quali clausole
focalizzare lattenzione? Cosa non pu MAI mancare (impegni assunti
dalle parti;durata del contratto; casi di inadempimento e
rimedi;clausole limitative o esonerative della responsabilit)
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16 License/ing Agreement Un diverso approccio alla
delocalizzazione dellattivit produttiva pu vedere limpresa italiana
trasferire la propria tecnologia ( ovvero linsieme delle conoscenze
possedute da unimpresa reative ad un prodotto o processo
industriale) allestero.
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17 License Agreement Vera e propria alternativa per limpresa
rispetto alla conclusione di un contratto di vendita meramente
occasionale o a contratti di distribuzione fornita dalla possibilit
di costituire una rete di licenziatari locali ai quali poter
trasferire la propria tecnologia commerciale e produttiva e cui
affidare conseguentemente la rivendita dei prodotti.
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18 Trasferimento di innovazioni Quando si parla di
trasferimento di tecnologia tra imprese ci si riferisce normalmente
al trasferimento di innovazioni: unimpresa trasferisce a unaltra
informazioni e metodologie di lavoro che sono nuove per limpresa
che le riceve e che, pertanto, sono in grado di ARRICCHIRE linsieme
di conoscenze di questultima
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19 Fiducia, ma Tale forma di cooperazione ha quale presupposto
irrinunciabile una reciproca fiducia tra i partners; tuttavia
sempre consigliabile, anche in tali casi, provvedere a tutelare la
propria impresa. A volte ci si ritrova a condurre unafinta
trattativa
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20 License Agreement Rientrano nella definizione tutti i
rapporti attraverso i quali il licenziante permette dietro
versamento di un corrispettivo ad un altro soggetto, detto
licenziatario, di sfruttare i diritti di propriet industriale
(brevetti e marchi) di cui egli stesso titolare e a volte di
utilizzare alcune conoscenze tecniche e tecnologiche
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21 In due parole Il titolare di determinati diritti di propr
int.( brevetto, marchio o know how)ne garantisce l utilizzo ad un
altro soggetto. Problemi da fronteggiare.? 1. Identificare in modo
compiuto e preciso i DIRITTI di sfruttamento che vengon concessi al
licenziatario in relazione alla tecn licenziatagli -
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22 License Agreement 2.- Occorrer, poi, delineare l ambito di
utilizzazione da parte del licenziatario Per es:. solo per una data
applicazione ( Field of use )e non invece per altre che il
licenziante si riserva di sfruttare egli stesso o tramite la
sottoscr di ulteriori contratti di licenza
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23 License Agreement 3. Domandarsi:.. Si vuole che i diritti
concessi siano relativi alle sole attivit produttive del
licenziatario oppure preferiamo concedergli anche il diritto di
commercializzare i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia
trasmessagli da noi trasmessa.?
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24 E lesclusiva.? 4. Esclusiva event. concessa al licenziatario
5. Definizione dell Ambito territoriale della licenza Ci implica la
chiara individuazione dell ambito geografico che segna i limiti
entro i quali il licenz.rio potr utilizzare i diritti conferitigli
in connessione alla tecn oggetto di licenza.
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25 License Agreement 6. Non dimentichiamoci che esistono alcune
norme imperative incluse quelle del Regolamento UE 772/2004, in
tema di accordi di trasferimento di tecnologia. -Il licenzrio pu
sfruttare i diritti di lic acquisiti nell ambito di un certo Stato
o di una data area geografica
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26 Territory 6. La specifica clausola che serve ad individuare
l ambito geografico quella definita Territory: attraverso di essa
il licenziante pu creare e rendere operative una serie di eccezioni
per cui il lic.rio potr sfruttare la tecn anche all estero
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27 Attenzione!! NB: Occorre fare molta attenzione a tale
clausola se siamo in ambito U.E. e quindi alle limitazioni imposte
al licenziatario per la vendita dei prodotti al di fuori dell area
europea. -Regolamento Ce 2790/1999 sancisce infatti l
incompatibilit con le norme poste a tutela della concorrenza.
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28 Attenzione!! NB: Lapplicabilit del Regolamento Ce 772/2004
subordinata al fatto che le quote di mercato delle Parti non
superino le soglie precisate nel reg. stesso.
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29 Le soglie -il 20% avuto riguardo alle quote accumulate da
lic e lic.rio per i contratti di lic sottoscritti tra concorrenti,
- e il 30% per le quote detenute da ciascuna parte nel caso di
contratti di lic sottoscritti tra imprese non concorrenti.
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30 Terms to usewhile drafting! Licensor: licenziante, colui che
cede il diritto Licensee: traduce il licenziatario License: indica
la licenza concessa Sublicensing :il licenziatario riconcede a sua
volta a terzi la licenza
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31 Presentazione delle Parti Between ____________. incorporated
under the laws of ______,with registered office at__ _____________
corporate capital equal to____________ represented by its legal
representative ____________hereinafter referred to as the
Manufacturer and ___________,domiciled in _________,with registered
office at ___________hereinafter referred to as the Agent The
Manufacturer and the Agent are hereinafter collectively referred to
as the Parties"
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32 Whereas(Premesse) Whereas M &NY is in the business of
developing, manufacturing and selling jeans and technical cloths
throughout the world and is in possession of valuable, updated and
confidential designs and technical data, information and Knowledge
relating to such products;
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33 Whereas Wheras Myosotis is an indian Manufacturer and seller
that has available facilities for the manufacture and assembly of
clothes and desires to obtein the benefits of M &NY experience
and Know How in the field of said products through a licencing
Agreement..
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34 Grant of License The Licensor hereby grants (concede) a
non-exclusive, non transferable license to use the tecnhology (or
Technical Information)for the purpose of developing, assembling,
marketing and selling the Products
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35 Grant of License in the Territory and the Licensee agrees to
act in that capacity and undertakes to use its best efforts to
maximise the sale of the Products in the Territory, subject to the
terms and conditions of this Agreement
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36 Segue. Definire il contenuto di una licenza non comporta in
genere grandi difficolt, quando si parla di brevetti.
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37 Casi pi problematici Maggiori problemi sorgono per la
licenza di Know-how che ha ad oggetto un insieme di conoscenze non
brevettate che posseggono -in quanto tali- il carattere di
indeterminatezza e richiedono un intervento del licenziante al fine
di delineare le prestazioni oggetto del contratto.
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38 necessit di distinguere Il licenziante deve distinguere e
disciplinare A) la semplice trasmissione della documentazione
tecnica e tecnologica (che rappresenta il know how) dagli .
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39 assistenza tecnica.. B).. altri servizi necessari al
licenziatario al fine di utilizzare la tecnologia che gli stata
fornita ( assistenza tecnica )
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40 Cos il Know-how ? Nel Know -how rientrano linsieme di
informazioni che presentano una serie di caratteristiche utili ai
fini della loro individuazione ed idonee a distinguerle poi da
altre figure con cui presentano tratti in comune.
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41 Know-how Si tratta di informazioni tecniche, il che le
distingue subito da quelle meramente commerciali presenti nel
franchising; segrete (non note o facilmente accessibili) e
sostanziali, cio utili tanto da garantire a chi se ne avvale un
reale vantaggio sui concorrenti che non posson sfruttare tali
informazioni. Descritte in un apposito documento (disegni, ass.
tecnica)
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42 Limiti:riservatezza Quali limiti di utilizzo della
tecnologia per il licenziatario? Licenziante deve mantenere la max
riservatezza su quanto trasmette al lic.rio per 2 motivi: 1.Evitare
di far crescere i concorrenti con la divulgazione; 2.Lasciarsi
aperta la possibilit di sfruttare a pieno il suo know how,
licenziandolo a pi licenziatari.
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43 Quale Soluzione ? Linserimento di un Confidentiality
Agreement da parte del licenziante pu proprio andar a rispondere a
tale esigenza. Divieto :Il licenziatario non pu sub- licenziare a
terzi ( a meno che non sia in grado di procedere da solo allo
sfruttamento del knowhow)
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44 Confidentiality clause The Parties have agreed in writing to
protect the confidentiality of such information
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45 Confidentiality clause All technical, financial and
commercial information concerning the agreement and duly exchanged
by and between the parties in performing any provision hereto shall
be deemed confidential, and the parties shall take all necessary
and reasonable steps to prevent the disclosure of the received
information to any third party.
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46 Testo in Italiano Tutte le informazioni tecniche,
commerciali e finanziarie che riguardano (relative al..) il
contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le
Parti devono ritenersi confidenziali e le parti porranno in essere
ogni attivit che si renda necessaria al fine di scongiurare la loro
impropria divulgazione a terzi.
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47 Key Terms -Confidential Information, Disclosing Party,
Receiving Party, duty of care -not to disclose/to keep confidential
the Confidential Information (Non rivelare, non far trapelare
informazioni riservate)
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48 ..segue -Not to use the Confidential Information for any
purpose other than the performance of the Partys obligations under
the agreement
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49 Limiti:segue.. 3. Infine il licenziante dovr pure assicurare
la compatibilit dei diritti di esportazione concessi al lic.rio con
quelli di altri distributori operanti su altri mercati. N.B:
Lopposto interesse vede il lic.rio interessato ad avvalersi della
possibilit di reperire valuta pregiata, per mezzo delle
esportazioni(per finanziare investimenti o acquistare prodotti di
importazione).
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50 Scelta migliore Le alternative che si pongono al licenziante
sono diverse, ma la pi ricorrente consiste nel riconoscere al
lic.rio il diritto esclusivo allesportazione dei prodotti in dati
mercati, ma solo a patto che essa avvenga sotto il controllo del
licenziante e attraverso la sua rete di distribuzione.
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51 Esempi -BETA ha sviluppato unesperienza considerevole nel
settore delle installazioni per la lavorazione di prodotti K, in
particolare di prodotti KY. -ALFA ha sviluppato unesperienza
considerevole particolarmente nella formulazione di prodotti Z in
vista della loro fabbricazione, in particolare di prodotti ZW.
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52 ESEMPIO BETA e ALFA hanno convenuto di mettere in comune un
certo numero di loro rispettive informazioni tecniche (qui di
seguito le INFORMAZIONI):
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53 SEGUE per BETA: i prodotti KY ed i procedimenti di tali
prodotti, per ALFA: le formulazioni e i procedimenti di
preparazione dei prodotti ZW allo scopo di valutare linteresse di
una eventuale collaborazione al fine di ottenere da BETA una messa
in opera ottimale del prodotto Z desiderato da ALFA (qui di seguito
VALUTAZIONE) che sar ulteriormente regolata da un Protocollo di
Accordo formulato tra le Parti se queste decideranno di
collaborare.
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54 L OGGETTO (scope) OGGETTO 1.1Loggetto del presente contratto
la definizione delle condizioni secondo cui saranno scambiate le
INFORMAZIONI in vista della VALUTAZIONE definita sopra.
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55 Attenzione: P.V.S. A tal riguardo bisogna prestare
attenzione alla prassi invalsa in molti Paesi in via di sviluppo di
introdurre normative ad hoc, non derogabili dalle parti, volte ad
impedire che lattivit del licenziatario venga limitata a solo
vantaggio del licenziante (si parla infatti in tali ord. di
Transfer of Technology Agreement a signif che la tecn. viene
trasferita nella disponibilit del licenziatario ).
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56 Le loro clausole vietate In tali Paesi saranno considerate
illegittime le clausole che mirino a : Obbligare il lic.rio al
trasferimento gratuito dei miglioramenti o delle invenzioni
realizzate durante la vigenza del contratto; Prefissare i prezzi di
rivendita dei beni oggetto di licenza; Quelle che impongono limiti
territoriali e vincoli allesportazione
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57 Un esempio In mancanza di diverso accordo scritto il lic.
non pu esportare i Prodotti al di fuori del territorio, salvo che
tramite attivit canalizzate attraverso il licenziante stesso o
societ del suo gruppo.
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58 Le Forme di Pagamento Pagamenti Immediati ( Lump Sum ) di
importo determinato, presentano maggiori vantaggi per il
licenziante che potr disporre subito delle somme pagate e veder
aumentata la propria sicurezza di esser pagato.
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59 Pagamento Come avviene ? 1.Tramite cessione di una quota
della societ del lic.rio 2.o tramite la possibilit concessa al
lic.nte di acquistare parte della quota a prezzi scontati per un
dato periodo. 3. tramite pagamento in denaro
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60 Modalit Limporto della Lump Sum deve esser sempre
prestabilito nel contratto e potr esser corrisposto in ununica
soluzione o in una o pi rate (soprattutto laddove le informazioni
relative alla tecnologia licenziata vengono trasmesse in maniera
graduale al licenziatario).
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61 Royalties Sono il mezzo di pag. preferito dal licenziatario
in quanto dilazionato. Esse dipendono dai risultati econom della
sua attivit. -Posson esser calcolate sia in proporzione ad una
percentuale sul prezzo di vendita -Sia attraverso il pagamento di
una cifra fissa su ciascun pezzo venduto(sulle vendite)
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62 Royalties Per quelle sui prodotti venduti le parti fanno
rif. al prezzo lordo di vendita Gross sale price (che favorisce il
lic.nte ) oppure Al prezzo netto di vendita Net sale price
(favorevole per il licenz.rio)
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63 Quali preferire?..quelle sul prezzo equo di mercato - Fair
market price- sono da preferire in quanto permettono di ricevere
roy. Piene anche qualora il lic.rio pratichi condizioni di
particolare favore nel vendere i prodotti licenziati
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64 Combinare le due modalit Tal e strumento non affatto di
facile controllo per il licnte: Per ridurre il grado di incertezza
insito in ogni pag di roy il mezzo consigliabile quello di pattuire
una combinazione di r. e lump sum Prevedere poi un ammontare minimo
di royalt dovuto in ogni caso
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65 Come fare.? Tale controllo pu facilitarsi inserendo una
clausola qualora che stabilisce che licrio utilizzi nella propria
produzione-solo componenti o materiali forniti dal licenziante.
Solo cos il licnte potr procedere ad una Stima reale dei prodotti
da questo fabbricati
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66 Come fare.? During the validity of the Licence Agreement the
Licencee shall purchase esclusively from the Licensor all parts,
components and material not manufactured locally and required for
the production of the licenced goods.
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67 Royalties minime Al fine di evitare che il lic.rio non si
impegni sin dallinizio si riscontrano spesso clausole che prevedono
la corresponsione di r. minime, indipendentemente dalle vendite
effettivamente realizzate. E per sempre meno frequente il ricorso a
tale formula poich, soprattutto nei PVS ed in Estremo Oriente esse
sono vietate.
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68 E quelle sulla Produzione.? Vi sono poi roy che maturano al
momento della produzione, quindi in un momento precedente rispetto
a quelle sulle vendite!!! Sono calcolate per importo fisso su unit
di produzione, oppure per Kg, Lt, ect..
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69 Nessun rischio NB: Qui il licenziante quindi non corre il
rischio dell invenduto da parte del licenziatario Tuttavia esse
richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione,
mentre quelle sulle vendite si rival automaticamente
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70 Fees Le Fees sono pagamenti calcolati su base oraria o
giornaliera in connessione alle ore lavorate per la prestazione di
servizi di Assistenza tecnica. Es: ore investite per la formazione
del personale del lic.rio da parte dei tecnici del lic.nte.
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71 Consiglio E meglio specificare che qualora si renda
necessario lintervento di soggetti terzi per lutilizzo della
tecnologia -.Il licenziatario dovr imporre ai sub- licenziatari
obbighi analoghi a quelli a lui imposti dal licenziante.
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72 Tie-in Clauses Divieto delle tie-in clauses, ossia le
clausole vessatorie che potrebbero- anche se indirettamente-
falsare il gioco della concorrenza La Ue ha emanato il Reg n.
240/96 (sostit. 2349/84 e 556/89)che indica gli impegni e le
obbligazioni ammissibili in quanto non restrittive della
concorrenza.
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73 Un esempio di tale clausola During the validity of the
Licence Agreement the Licencee shall purchase esclusively from the
Licensor all parts, components and material not manufactured
locally and required for the production of the licenced goods.
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74 Un esempio In vigenza del presente contratto di Licenza, il
licenziatario acquister esclusivamente dal licenziante tutti i
ricambi, componenti, materiali e qulsiasi altra parte non prodotta
in loco,che risulti necessaria per realizzare i prodotti
licenziati
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75 Improvements Clausola spesso ricorrente in tali tipi di
contratti. Contempla lipotesi in cui loggetto della licenza subisca
miglioramenti o evoluzioni da parte del licenziante (o
licenziatario). Essi rientrano automatic. nelloggetto della
licenza?...
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76 Che fare..? .Vi sono 2 alternative: Ignorare gli
improvements del licenziatario; Assicurarsene la disponibilit alle
stesse condizioni praticate per il licenziante.
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77 Possibilit di cessione Il presente contratto non potr esser
oggetto di cessione unilaterale di una delle parti, senza il previo
consenso scritto dellaltra e con la previsione che i successori di
ciascuna parte saranno obbligati ad adempiere a tutte le
obbligazioni contratte dalle stesse, in conformit del presente
contratto.
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78 E nella prassi..? Focus : I licenzianti provenienti da Paesi
industrializzati pretendono in genere che qualsiasi miglioramento
ad opera del licenziatario venga retrocesso gratuitamente e nulla
dispongono per quelli fatti dal licenziante. Una modalit di
mediazione tra i 2 opposti,pu esser trovata nella clausola
seguente:
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79 Un Esempio di Mediazione Durante la vigenza del contratto le
parti si trasmetteranno reciprocamente, al prezzo che verr
concordato, tutte le informazioni ed i particolari relativi alle
innovazioni da loro realizzate, concernenti la tecnologia.
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80 Royalties In molti Paesi in V.d Sv. vengono imposti limiti
di carattere valutario in merito allammontare dei canoni di cui
bisogna tener conto, pena lINTRASMISSIBILITA degli stessi.
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81 Valuta e Pagamenti Pagamenti e valuta Il licenziatario
pagher al licenziante un canone in ragione del% del valore delle
vendite nette dei prodotti manufatti con la tecnologia oggetto di
stipula nel presente contratto. I pagamenti da effettuarsi in virt
del presente contratto dovranno esser effettuati in moneta ..
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82 Clausola Grossing-up provisions Royalties or lump sums paid
in instalments are not fees after deduction of local taxes and
other charges. Le royalties, nonch gli altri compensi da versarsi
su base periodica al licenziante vanno intesi al netto di
qualsivoglia tassa o imposta applicabile in loco.
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83 Garanzie del licenziante Il contenuto di tale Clausola
differisce sensibilmente a seconda delle situazioni. Di solito se
ne posson distinguere due tipologie: 1. Garanzie sui risultati che
devon esser conseguiti dal lic.rio e 2. G. relative ai mezzi che il
licenziante deve prestare per eseguire il contratto
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84 Garanzie del licenziante Clausola che non deve mai mancare,
soprattutto nel trasf. di tecnologia coi P. in via di SV, in quanto
il lic.nte italiano non potr mai garantire il riprodursi di
risultati identici a quelli che egli ottiene presso i suoi
stabilimenti ma potr invece. Definire in maniera analitica
lassistenza tecnica, senza assumersi responsabilit in merito ai
risultati della loro applicazione da parte del licenz.rio. N.B:
Questa la miglior garanzia che questi potr fornire al
licenziatario!!
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85 Considerazioni 1. Quanto alla garanzia sui risultati, poi,
non proprio da consigliare dal punto di vista del licenziante. Egli
pu esser sicuro solo di come insegnare al licrio ad applicare il
knowhow alla fabbricazione di un prodotto, ma ..non potr esser
sicuro della misura con la quale egli sar in grado di imparare, al
fine di conseguire i risultati garantiti!!
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86 Garanzie sulla Tecnologia Il licenziante garantisce di
essere unico e legittimo titolare della Tecnologia licenziata e di
aver in quanto tale pieno titolo per disporre e trasferire insieme
ad essa la relativa Documentazione Tecnica. .Il licenziante si far
inoltre pieno carico della difesa e terr indenne il licenziatario
da qualsivoglia spesa o danno in caso dovesse insorgere un
contenzioso scaturente da un preteso diritto di terzi sulla
Tecnologia trasferita.
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87 Focus sulla terminologia.. Tener indenne, manlevare:..?
Scaturire, derivare: ..?
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88 Focus sulla terminologia.. To Indemnify: sovente utilizzato
ne l binomial con la formula: and To hold somebody harmless
**Traduce: sollevare, mantener indenne, manlevare qualcuno da una
responsabilit, da un obbligo o da eventuali danni. ES: To indemnify
and hold somebody harmless from any liability for damages -
Manlevare qualcuno dalla responsabilit per danni
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89 Estensione della tecnologia In base alle condizioni
stabilite nelle presenti clausole, lestensione dellassistenza
tecnica sotto forma di documenti ed informazioni, tecniche e
commerciali, i particolari del processo tecnologico ed i servizi
tecnici specifici che dovranno esser somministrati dal Licenziante
sono i seguenti: a).. b)..
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90 Altre clausole chiave Arbitration Governing Law and
Jurisdiction Eventuali clausole aggiuntive
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91 Arbitrato Qualsiasi controversia scaturente dal presente
contratto o in relazione con lo stesso sar risolta in via
definitiva secondo il Regolamento dArbitrato della Camera Arbitrale
di Milano(Parigi, etc..), in conformit del Regolamento dalla stessa
adottato.Sede dellarbitrato sar Ginevra.
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92 Governing Law and Jurisdiction Es. 1: The Parties agree that
any disputes arising out of this Agreement, shall be finally
settled by the italian courts; Es. 2: Any controversy, claim or
dispute between the parties hereto concerning this Agreement shall
be settled by the italian courts; Es. 3: The courts of Torino have
exclusive jurisdiction to settle any dispute (a "Dispute"), arising
from or connected with this Agreement (including a dispute
regarding the existence, validity or termination of this Agreement)
or the consequences of its nullity.
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93 Aggiunte Nella vigenza del presente contratto di licenza, il
licenziatario acquister esclusivamente dal licenziante tutti i
materiali, componenti e qualsiasi altra parte non prodotta in loco
che si rivelino necessari al fine di realizzare i prodotti
licenziati. During the validity of the Agreement the Licensee shall
purchase exclusively from the Licensor all materials, parts or
whatsoever not manufactured locally and required for the production
of the licensed goods.
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94 Joint Venture:premessa Il contratto internazionale una
risposta che il commercio internazionale ha fornito alle mutate
abitudini ed esigenze degli imprenditori.
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95 ..Segue In tale ottica evidente che la contrattualistica
internazionale consiste di quegli strumenti giuridici che
consentono agli imprenditori di allargare i propri orizzonti
creando ad esempio alleanze con altri imprenditori, operanti in
giurisdizioni diverse dalla loro..
Slide 96
96 La penetrazione di un mercato straniero da parte di
un'impresa, oltre a rilevare per lo sforzo finanziario che
richiede, rappresenta un momento di attenta riflessione sulle
politiche di crescita dell'impresa stessa. In tale contesto vengono
operate talune scelte destinate ad incidere anche sulla tipologia
di contratti che accompagneranno liniziativa. ..Segue
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97 Il contratto di joint venture Lo strumento che viene
adottato comunemente al fine di conquistare una presenza in un
mercato diverso dal proprio il contratto di joint venture, il quale
consente all'imprenditore straniero lingresso meno rischioso, sotto
il profilo dellinvestimento.
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98 Per contro la joint venture risponde spesso anche al
contrapposto interesse dell 'imprenditore locale a consolidare la
propria posizione nel proprio mercato creando i presupposti per una
sua eventuale penetrazione di altri mercati, grazie all' ausilio
dei propri partner. ..Segue
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99 Contractual ed Equity Joint Venture 1. A seconda dei
propositi che ciascuna delle parti si ripromette, tale
collaborazione pu rimanere circoscritta e consistere nella sola
individuazione dell'accordo ( contractual joint venture ); oppure
prevedere che la collaborazione si esplichi attraverso la 2.
Gestione Comune di una societ ( equity joint venture ).
Slide 100
100 3. A sua volta, l'equity joint venture pu prevedere che la
societ venga costituita appositamente dalle parti ( special purpose
vehicle ), ovvero che ci si serva di una societ gi operativa di cui
le parti, o una di esse, gi detengono il controllo o intendono
conseguirlo all'esito della trattativa. Special Purpose
Vehicle
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101 JOINT VENTURE AVVENTURA COMUNE Cooperazione tra due o pi
soggetti volta a mettere in comune le reciproche capacit e
conseguire, in un periodo di tempo medio- lungo, un obiettivo
comune in grado di offrire un beneficio ad entrambi i Ventures Una
realt economica ed imprenditoriale, prima che una vera e propria
fattispecie giuridica, in quanto possono essere numerose le singole
figure giuridiche e contrattuali attraverso le quali possibile dar
corso alla prospettata collaborazione tra i Ventures Schema
Slide 102
102 Differenze E' evidente che, mentre nell'ipotesi di equity
joint venture l'intento delle parti quello di acquisire una
visibilit nel mercato target, altrimenti non attuabile, nel caso di
contractual joint venture le parti sono piuttosto interessate ad
unire le rispettive capacit al fine di creare significative
sinergie ( e conseguenti riduzioni di costi) tali da renderle
maggiormente competitive nei contrapposti mercati.
Slide 103
103 Nella sostanza le due forme contrattuali si differenziano
per il fatto che mentre nell'equity joint venture devono essere
disciplinati, tra gli altri, anche gli aspetti relativi alla
costituzione e/o gestione comune della societ, viceversa il
contractual joint venture potr limitarsi a disciplinare " soltanto"
le modalit secondo cui si attuer la collaborazione tra le parti.
..Segue
Slide 104
104 segue In determinate circostanze pu essere pi facile
disciplinare i rapporti tra soci di una societ che non tra partners
commerciali.
Slide 105
105 Regolazione dei reciproci rapporti Elemento caratterizzante
di un accordo di joint venture: la regolazione dei reciproci
rapporti tra le parti contraenti. Al fine di un pi attento esame
del contenuto di tali accordi dovr quindi essere preso a
riferimento lequity joint venture, che rispetto al contractual
joint venture, presenta elementi di maggiore tipicit.
Slide 106
106 Domande da porsi. Focus: E importante ricordare sempre la
duplice valenza del termine joint venture. il mercato della J.V.
solo quello cinese o anche altri mercati stranieri? I partner
cinesi e quelli italiani dispongono gi di una rete di vendita che
possono metter a disposizione nella j.v., determinando le
responsabilit reciproche in caso di successo?
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107 Come tutelare il proprio Marchio? Focus:il Marchio E di
primaria importanza lattenta analisi della disciplina che detta le
norme in materia di Marchio, nel Paese in cui si va ad operare.
Esempio: in Cina limprenditore ha 2 possibilit 1. Effettuare una
registrazione direttamente in Cina, ai sensi della PRC Trademark
Law( rivolgendosi ad una delle agenzie a tal uopo autorizzate dalla
State Administration for Industry and Commerce); 2.Percorrere
lalternativa locale e chiedere allUfficio italiano- tramite lOMPI o
WIPO-lestensione alla Cina del proprio marchio gi depositato in
Italia. In tal caso verr applicato il procedimento previsto
dallAccordo di Madrid.
Slide 108
108 Esempio In questo secondo caso il marchio godr di una
protezione ventennale e sar naturalmente strettamente connesso alle
sorti del marchio nazionale, mentre nel primo la registrazione si
riterr valida per un periodo di 10 anni.
Slide 109
109 Main Agreement Il joint venture agreement (main agreement )
costituisce il punto centrale ed iniziale della transazione. In
esso vengono sviluppati e disciplinati gli obbiettivi della
collaborazione e gli aspetti pi propriamente finanziari. Mentre il
numero e la tipologia dei contratti collegati possono variare (a
seconda del progetto che le parti intendono perseguire) il joint
venture agreement, pur nella possibile diversit di contenuto,
costituisce un momento ineludibile in seno all ' intera
transazione.
Slide 110
110 Whereas Il progetto comune viene descritto per sommi capi
sin dalle premesse ( whereas ) del contratto, nelle quali le parti
si danno reciprocamente atto delle specifiche competenze e del
rispettivo ruolo che intendono svolgere nella joint venture.
Slide 111
111 Business Plan Nella parte introduttiva del contratto viene
menzionata l' esistenza di un eventuale business plan (solitamente
allegato al contratto) raffigurante, in chiave prospettica, i costi
dell 'intera operazione. In aggiunta a ci, il contratto solitamente
prevedere che ulteriori business plan vengano predisposti dalle
parti, in buona fede, con cadenza annuale (o semestrale).
Slide 112
112 Le parti si confermano vicendevolmente di aver entrambe
preso visione del business plan iniziale ( quando sia gi pronto) e
di aver basato (anche) su di esso la propria volont di addivenire
alla stipula del contratto. Un'affermazione in tal senso pu avere
implicazioni di non poco conto, specie qualora il rapporto
contrattuale raggiunga una fase critica a seguito di un'errata
valutazione, nel business plan, dell'entit dell'investimento.
segue
Slide 113
113 I soci che entrino nel capitale di una societ acquistandone
il controllo ai fini del joint venture agreement (ovvero,
alternativamente, la parte che acquisti dall'altra una
partecipazione nella JV company) sono quindi soliti richiedere ai
soci nella cui posizione subentrino determinate rassicurazioni
sulla corretta gestione della societ, sulla tenuta dei libri, sulla
assenza di contenzioso in essere, sul l'osservanza di tutte le
leggi locali, etc. Rassicurazioni sulla Gestione
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114 Tali rassicurazioni sono assistite da apposite garanzie per
il caso di sopravvenienze passive che si dovessero manifestare
successivamente al trasferimento del controllo della societ. Queste
ed altre previsioni fanno parte di un apposito contratto con il
quale si d corso all'acquisto delle azioni della societ ( share
purchase agreement ). Share Purchase Agreement
Slide 115
115 Il joint venture agreement fissa, per ciascun partecipante,
le percentuali di partecipazione al capitale della societ. Di
norma, le parti preferiscono indicare sin dall inizio la misura di
ciascun apporto, e questo anche al fine di scongiurare, per quanto
possibile, il rischio di eventuali conflitti. Percentuali di
Partecipazione
Slide 116
116 Al joint venture agreement solitamente allegato in copia lo
statuto della JV company che fornisce indicazioni su come debbano
operare gli organi sociali. Gli ordinamenti giuridici disciplinano
espressamente tale aspetto, lasciando alle parti alcuni margini di
azione. Organi sociali
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117 Ove gli accordi al riguardo siano di natura particolarmente
complessi, essi possono essere trattati in un separato documento
nel quale i soci partecipanti regolano i reciproci rapporti
(shareholders' agreement). E' necessario precisare che in numerosi
ordinamenti il contenuto di questi specifici accordi ha valenza
meramente obbligatoria tra le parti. Shareholders' Agreement
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118 La ragione d' essere di una tale restrizione sta nel
principio, della sovranit degli organi sociali che verrebbe
disattesa se si cercasse di far prevalere sul deliberato della
assemblea dei soci, un accordo raggiunto, in una sede diversa da
quella assembleare. L' osservanza degli accordi in esame si basa
dunque sulla lealt comportamentale delle parti e sulla buona fede
delle stesse. Sovranit degli Organi Sociali
Slide 119
119 La gestione Quanto alla dirigenza della equity j.v., essa
non dotata di un organico fisso ma in genere si prevede la presenza
di 2 figure: Direttore generale e Vice direttore generale. N.B:
Attenzione a evidenziare con chiarezza la ripartizione di
competenze tra le 2 figure
Slide 120
120 Diritti e Responsabilit delle Parti La parte Alfa si
occuper di tutte le questioni attinenti alla costituzione presso le
competenti Autorit cinesi, quali lottenimento dell approvazione,
della registrazione, della corporate business licence. -Dovr
versare lammontare del capitale sociale sottoscritto entro il
termine stabilito; -Prestare assistenza allequity J.V. nellacquisto
delle materie prime, dei macchinari, di tutti gli articoli
dufficio, etc.. - Curare lassistenza del personale straniero -
ottenere dalle competenti Autorit la registrazione in Cina del
Marchio Five Rose a nome di Beta Srl.
Slide 121
121 segue Mr..sar lunico responsabile delle attivit sopra
espressamente indicate presso gli Uffici governativi, locali, nonch
presso i terzi per le obbligazioni finanziarie (e non) che
assumer.
Slide 122
122 Unit Operativa In un Equity Joint Venture prevista la
presenza di un Direttore generale, responsabile della gestione
ordinaria della societ, e un vice -Direttore generale, che deve
assistere il Primo nelle sue funzioni. Entrambi sono nominati dal
consiglio di amministrazione e durano in carica per 4 anni e
possono essere,per gravi violazioni, sostituiti i qualsiasi
momento. LUnit di gestione deve costituire un Ufficio produttivo ed
operativo un Ufficio finanziario e un Ufficio di segreteria,
responsabile per loperato di ciascuno ufficio e per la
realizzazione degli incarichi del Direttore e del suo Vice.
Slide 123
123 I Macchinari Le caratteristiche e quantit dei macchinari e
del personale di cui ha bisogno una j.v per raggiungere il suo
scopo di produzione, vanno previsti allinterno di un apposito
studio di fattibilit ( Feasibility Study) delloperazione che va
recepito nel testo del contratto. Esso riveste un duplice ruolo :
a)Identifica gli elementi esterni della sfera decisionale delle
parti b)Definisce gli obiettivi della collaborazione ed i
rispettivi obblighi.
Slide 124
124 .casi limite In taluni casi esso pu esser tale da portar
alla conclusione che la prospettata cooperazione non di fatto
attuabile (ad es. perch non sarebbe remunerativa o perch implica
impegni che nessuno disposto ad assumersi).
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125 Termini di durata Esempio: Il termine di durata delle J.V.
fissato in 15 anni .Su proposta di una delle Parti possibile 6 mesi
prima dello spirare dei termini possibile richiedere una proroga
dei termini di durata alla medesima autorit competente
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126 Risoluzione Controversie 1. E possibile prevedere la
competenza di un arbitrato amministrato da una istituzione non
straniera (ad es. la Cina, similmente allItalia, ha ratificato la
Conv. di New YorK ed oggi sono ben 134 i Paesi aderenti ) Valore ed
esecuzione ai lodi pronunciati in un qualsiasi altro Paese
sottoscrittore.
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127 .o in un Paese Terzo 2. Un arbitrato in un Paese Terzo del
pari proponibile ( preferibilm. cercate di nominare un arbitrato
amministrato da unistituzione di fiducia, di cui abbiate
previamente analizzato sia il tariffario e il regolamento, sia
tempi e costi).
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128 IMPORTANTE Non dimenticare di curare che la Redazione
avvenga in duplice versione: Una in inglese ed una nella lingua
estera (cinese, etc..) N.B: Nel caso dovessero insorgere delle
controversie, avr valore tra le parti in testo redatto in legal
english.
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129 Dissolution Qualora ci fosse un disaccordo insanabile fra i
soci,lunica soluzione sarebbe quella delluscita di uno di loro
dalla compagnia e conseguente dissolution della joint venture. La
clausola di dissolution identifica in via preventiva la Parte a cui
compete decidere se vendere le proprie azioni o acquistare quelle
del partner. E immaginabile che di solito il partner di minoranza a
cedere le azioni della joint ventur
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130 Dissolution La clausola di dissolution identifica in via
preventiva la Parte a cui compete decidere se vendere le proprie
azioni o acquistare quelle del partner. E immaginabile che di
solito sia il partner di minoranza a cedere le azioni della joint
venture.
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131 Clausola della Roulette Russa Nel caso di societ nelle
quali sia presente un forte squilibrio ( conflitto insanabile),
assai difficile individuare quali dei contraenti debba essere la
Parte a cui compete decidere se vendere o acquistare le azioni. Per
questo vengono spesso inserite nella cl.dissolution,delle clausole
aperte una di queste quella denominata: Russian Roulette
Clause
Slide 132
132 Russian Roulette Clause Russian Roulette Clause permette ad
ognuno dei due ventures di notificare la propria decisione allaltro
in merito alla cessione o allacquisto delle azioni. In entrambi i
casi deve essere indicato il prezzo di cessione. Chi riceve la
notifica pu accettare o rilanciare una offerta.
Slide 133
133 Russian Roulette Clause Se il primo venture indica
lintenzione di vendere ad un valore troppo alto, corre il rischio
che laltra Parte rifiuti, imponendo al primo venture,non di
vendere, ma di acquistare al prezzo da Lui indicato. Prezzo troppo
basso rischio opposto: acquisto di azioni ad un prezzo inf.
rispetto al valore.
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134 Texas Shoot Out Clause Scopo : disciplinare la dissolution
di una J.v. a seguito del verificarsi di una situazione di Dead
Loock. Vari Steps: 1. Proposta di acquisto di tutte le azioni fatta
ad opera di una delle 2 parti 2.Laltra parte pu accettarla o
tentare un rilancio, offrendo un prezzo pi alto di quello proposto.
3.Il primo socio pu accettare o dirsi disposto a vedere.
Slide 135
135 .segue 4. entrambe le parti si son allora dichiarate
disposte a comprare le totalit delle azioni e dunque a versare il
prezzo pi alto pagato. 5. Ci si trova a fronteggiare una vera e
propria paralisi, una situazione di stallo dalla quale si esce
attraverso una vera asta oppure tramite la presentazione di offerte
contenute in buste sigillate. 6. Infine chi avr offerto il maggior
prezzo si sar guadagnato il diritto di acquistare tutto il
pacchetto di azioni della joint venture company.
Slide 136
136 Lettera di Credito Nasce quale strumento appositamente
concepito per agevolare lesportatore. Cos?Una formula di pagamento
attraverso la quale una Banca si impegna nei confronti di un
beneficiario estero a risarcirlo in caso di inadempienze
dellimportatore, che anche suo cliente (ordinante).
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137 segue Essa garantisce il beneficiario contro eventuali
inadempienze dellimportatore. Differenze rispetto alla
fideiussione: 1. un impegno della Banca emittente irrevocabile ma
autonomo ed astratto rispetto allimpegno sottostante 2. La
Fideiussione mantiene invece stretta connessione con il rapporto
sottostante.
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138 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE Simona
Piccioni AVVOCATO SPECIALIZZAZIONE CONSULENZA AZIENDALE CONTRATTI
INTERNAZIONALI FORMAZIONE MANAGERIALE _____________________________
via Finamore, 25- 66034 Lanciano (Ch) Via Lili, 78 MACERATA tel.
087242376 cell. 3496179128