Año XXXI Número 2424 Lima, 3 de diciembre de 2014intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/GACE2424.pdfGACETA OFICIAL 03/12/2014 3 de 58 1. La sociedad BURT’S BEES, INC.,

Para nosotros la Patria es América

Año XXXI – Número 2424

Lima, 3 de diciembre de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 89-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06134-2011-0-1801-JR-CA-02. Actor: BURT´S BEES, INC. Marca denominativa MAMA BEE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo ................. 2

Proceso 92-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca VALENTINO (denominativa). Expediente interno: 11866-2009-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez ........................................................................................... 20

Proceso 101-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal d) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Nulidad de marca tridimensional. Expediente interno: 5128-2012-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez ............................................................................ 31

Proceso 103-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte

consultante, de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01467-2010-1801-JR-CA-01. Actor: ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR. Asunto: Cancelación del registro de la marca mixta ENNY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo .......................... 44

GACETA OFICIAL 03/12/2014 2 de 58

PROCESO 89-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06134-2011-0-1801-JR-CA-02. Actor: BURT´S BEES, INC. Marca denominativa MAMA BEE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 6134-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06134-2011-0-1801-JR-CA-02. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2014. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: BURT’S BEES, INC. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:


1. La sociedad BURT’S BEES, INC., solicitó el 09 de abril de 2010, el registro como

marca del signo denominativo MAMA BEE, para amparar los siguientes productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.

2. Una vez publicada la solicitud no se formularon oposiciones.

3. El 15 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 16089-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado, con fundamento en la marca denominativa previamente registrada BEE BRAND, para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones, jabones antisépticos”. Se encuentra registrada a nombre de la sociedad PT. BEA SARI JELITA.

4. El 11 de noviembre de 2010, la sociedad BURT’S BEES, INC., presentó recurso

de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El 08 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1678-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

6. La sociedad BURT’S BEES, INC., interpuso demanda contencioso administrativa

contra la anterior Resolución.

7. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 23 de agosto de 2013, declaró infundada la demanda.

8. El 10 de septiembre de 2013, la sociedad BURT’S BEES, INC., presentó recurso

de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que no existe riesgo de confusión entre la marca BEE BRAND y el signo solicitado, ya que a pesar de que se configura el riesgo de conexión competitiva, existen diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. El significado de la palabra BEE está en idioma inglés, por lo que el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE.

11. Agrega, que tanto la palabra BRAND (en idioma inglés, y cuyo significado alude a “MARCA”) como la marca BEE BRAND, son débiles; razón por la cual no pueden impedir que se registren otros signos que incluyan alguno de esos términos en su conformación siempre y cuando los signos en su conjunto no sean idénticos. Esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en anteriores pronunciamientos.


12. Asimismo adiciona, que la palabra BEE es de uso común en la Clase 03 de la

Clasificación Internacional, tal y como lo corroboran las marcas inscritas RUGBEE (Certificado No. 153787), BEEFMAKER (Certificado No. 145177), BEEP (Certificado No. 21283); así como otras marcas registradas que al verlas, leerlas y pronunciarlas se identifica la palabra BEE como son BE BLUE, CK BE, BE… SENSUAL, BE… KISSIBLE, BE… SPONTANEOUS, BE MAGIC ESITA, BE SEXY CYºZONE.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

13. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de

vista gráfico y fonético. Para efectos del examen comparativo de las marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos.

14. Agrega, que la impresión en conjunto de signos denominativos se determina

principalmente por su aspecto fonético y gráfico. Adicionalmente, cuando se trata de denominaciones compuestas por más de un término o palabra, se debe establecer cuál de los elementos predomina sobre el otro, a fin de determinar si ambas contienen el mismo elemento relevante. En el caso de los signos en conflicto, la denominación relevante es BEE, mientras que los términos MAMA y BRAND son términos de uso frecuente que no son susceptibles de identificar un origen empresarial en particular.

15. Adiciona, que el término MAMA tiene carácter descriptivo.

16. Señala, que la capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Los productos de “perfumería, cosméticos, lociones capilares y dentífricos”, que pretende distinguir la marca MAMA BEE se encuentran vinculados con los “jabones y jabones antisépticos que distingue la marca BEE BRAND”, ya que tienen la misma finalidad “al tratarse de productos destinados al aseo y belleza personal”, el mismo canal de comercialización “como son los supermercados, y están dirigidos a un “mismo público consumidor”.

17. Manifiesta, que si bien es cierto que existen otras marcas registradas en la Clase

03 de la Nomenclatura Oficial que llevan el término BEE, ninguna de éstas lleva dicho término por sí sólo, sino como parte de una palabra, a diferencia de lo que ocurre con los signos en conflicto. Por lo tanto, no corresponde la comparación ni tomarlas como ejemplo.

18. Arguye, que los registros otorgados por la autoridad administrativa no tienen carácter vinculante al momento de evaluarse una nueva solicitud.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 23 de agosto de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto son confundibles entre sí, y por lo tanto, susceptibles de generar riesgo de confusión indirecta, ya que:


20. Primero, ninguno de los signos indicados por el demandante tiene incorporado la denominación BEE por sí sola, sino que ésta se encuentra incorporada dentro de otras palabras. No existe otro signo que contenga la denominación BEE por separado, motivo por el cual el registro de un signo como el solicitado, podría inducir al consumidor a pensar que se encuentran vinculados o que tienen un mismo origen empresarial.

21. Segundo, la existencia de signos distintivos que incluyen la denominación BEE

tampoco permite concluir que ésta sea de “uso común” en la Clase 03 de la Clasificación Internacional.

22. Tercero, a pesar de que existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos

en conflicto, se debe tener presente que distinguen algunos de los mismos productos;

23. Cuarto, el signo distintivo BEE BRAND no es una marca débil, por lo que el

registro de marcas semejantes podría inducir a confusión a los consumidores. E. RECURSO DE APELACIÓN

24. La sociedad BURT’S BEES, INC., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega que resulta un “absurdo señalar que, pese a que las marcas son diferentes, no se puede otorgar el registro solicitado (Mama Bee) porque no existe otra marca registrada que contenga el vocablo BEE en la clasificación 3”. A lo largo del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, coexisten varias marcas con la denominación BEE, sin problema alguno.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

25. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“1. Criterios para terminar el riesgo de confusión indirecta entre signos que contienen denominaciones compuestas, comparten un mismo término, e identifican productos de la misma clase”.

26. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes

normas: artículo 134 literal a) y 150 de la Decisión 486.

27. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.


Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

28. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos compuestos.

D. Signos en idioma extranjero. Palabras de uso común y descriptivas en idioma

extranjero. La marca débil. F. ¿Es necesario realizar un análisis de conexión competitiva en el presente

ausunto?

G. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, autónomo, motivado e integral.


A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

29. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo MAMA BEE. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

30. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011,

expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas.

31. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente

referirse al concepto de marca y sus funciones.

32. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

33. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca

es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

34. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

36. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:


“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN

ESCUDO”).1

37. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en

siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

38. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

39. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

40. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

41. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad.

42. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir

unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales

emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.


consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.

43. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante

palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

44. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y

susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

45. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a

causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

46. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada

de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

47. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar

cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

48. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo

denominativo MAMA BEE es confundible con la marca denominativa BEE BRAND. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

49. De conformidad con la consulta realizada: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

50. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de

agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:


“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

51. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

52. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la

doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2

53. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo

siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

54. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible,

ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

http://www.ugma.edu.ve/


contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

55. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer

si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

56. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

57. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a

compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

58. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y

cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

59. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica

o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

60. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:


“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

61. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas

Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

62. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos

denominativos MAMA BEE y BEE BRAND. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos.

63. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en

el marco del proceso 141-IP-2012:


64. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

65. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el

examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

66. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran

conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

67. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas,

el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

68. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

69. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la


suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

70. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe

establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MAMA BEE y BEE BRAND.

D. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN Y

DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DÉBIL. 71. La demandante argumentó que como la palabra BEE pertenece al idioma inglés,

el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE. Afirmó que la palabra BEE es de uso común en la clase 3. El INDECOPI sostuvo que los términos MAMA y BRAND son de uso frecuente. Además indicó que MAMA tiene carácter descriptivo.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario”.

72. La palabra bee traducida al español significa abeja.3 La palabra Brand traducida al

español significa marca.4

73. Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al

respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano

3 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=bee&s=mama%20bee

4 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=brand

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=bee&s=mama%20bee

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=brand


oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

74. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario5.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que,

5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo

Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con, la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…)

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

75. La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras MAMA, BEE y BRAND es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o descriptivas para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

E. ¿ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS DE CONEXIÓN COMPETITIVA EN EL

PRESENTE AUSUNTO?

76. La sociedad demandante argumentó que a pesar de que se configura el riesgo de conexión competitiva, existen diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético.

77. El signo MAMA BEE ampara los siguientes productos de la clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar


(preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. El signo BEE BRAND ampara los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones, jabones antisépticos”.

78. De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los

signos en conflicto amparan el producto ‘jabones’. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO

DE MARCAS. 79. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Además, afirmó que

los registros otorgados por la autoridad administrativa no tienen carácter vinculante al momento de evaluarse una nueva solicitud.

80. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la

oficina de registro de marcas.

81. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de


registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de

7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá

que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos MAMA BEE y BEE BRAND, aplicando los

7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.


criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras

MAMA, BEE y BRAND es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o descriptivas para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que

los signos en conflicto amparan el producto “jabones”. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de

Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 06134-2011-0-1801-JR-CA-02, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 92-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca


VALENTINO (denominativa). Expediente interno: 11866-2009-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 11866-2009-0/8va SECA-CSJL-PJ de 24 de julio de 2014, recibido vía correo electrónico el 25 de julio de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486. El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Partes en el proceso interno: Demandante: Valentino S.p.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

Intelectual (Indecopi), República del Perú Tercero interesado: José Antonio Salas Aguilar

A. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 9 de febrero de 2007, José Antonio Salas Aguilar solicitó el registro de la marca

JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

2. El 10 de abril de 2007, Valentino S.p.A. formuló oposición sobre la base de su marca VALENTINO (denominativa) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza.

3. El 9 de mayo de 2007, José Antonio Salas Aguilar presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, inscrita con Certificado 26304.

4. El 10 de agosto de 2007, Valentino S.p.A. contesta la acción de cancelación presentando las pruebas del uso de la marca en Ecuador.

5. Mediante Resolución 7763-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la acción de cancelación, improcedente la oposición y denegó de oficio el signo solicitado.

6. El 19 de mayo de 2008, José Antonio Salas Aguilar presentó recurso de reconsideración. Asimismo, el 28 de mayo de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de reconsideración.

7. Mediante Resolución 588-2008/CSD-INDECOPI de 5 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Valentino S.p.A., fundado el recurso de reconsideración interpuesto por José Antonio Salas Aguilar y otorgó el registro del signo solicitado.


8. El 25 de noviembre de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 588-2008/CSD-INDECOPI de 5 de noviembre de 2008.

9. Valentino S.p.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009.

10. El 7 de septiembre de 2010, el Indecopi da contestación de la demanda.

11. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Adminsitrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en primera instancia, emite la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda.

12. La demandante Valentino S.p.A. presenta recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda.

13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de la misma Clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículo 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca y el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante Valentino S.p.A. argumentó lo siguiente: 14. Se ha probado el uso de la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la

Clasificación de Niza en Ecuador. El Indecopi no debió cancelar la marca registrada.

15. Debió denegarse el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

16. Es muy diferente decir que Valentino S.p.A. demostró que en sólo dos meses abril y mayo de 2007 vendió confecciones de marca VALENTINO (denominativa) por US$15,171.00, que decir que Valentino S.p.A. vendió US$15,171.00 en confecciones durante tres años.

17. La publicidad es un medio idóneo para demostrar la prueba del uso de la marca. El Indecopi reconoce el uso en publicidad de la marca VALENTINO (denominativa) conjuntamente con su uso real, pero no lo meritúa.

C. Fundamentos de la contestación: José Antonio Salas Aguilar contestó la demanda alegando que: 18. La marca VALENTINO (denominativa) no ha sido usada real ni efectivamente en el

mercado peruano ni en otro País Miembro de la Comunidad Andina, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los


productos y las modalidades bajos las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

19. Sólo se han presentado 14 facturas comerciales por la venta de 16 trajes distinguidos con dicha marca en el Ecuador en un período relevante de tres años.

El Indecopi contestó la demanda alegando que: 20. La marca registrada a favor de Valentino S.p.A. fue debidamente cancelada, ya que

no se ha probado el uso de la marca.

21. Se reconoce el uso de la marca VALENTINO (denominativa), pero señala que su uso no es suficiente para evitar la cancelación.

22. En las facturas presentadas se aprecia que se ha comercializado durante los años 2005, 2006 y 2007 sólo 16 trajes para hombres. Si bien se ha presentado copias de diversos anuncios publicitarios, los mismos que apreciados en conjunto no permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público consumidor diversos productos con la marca VALENTINO (denominativa), en una cantidad razonable, a fin de acreditar el uso de la marca. Sólo se ha probado el uso en el lapso de dos meses y en una cantidad insuficiente.

23. Sobre los catálogos presentados (2004-2007) se puede indicar que no son elementos que permitan acreditar la comercialización de productos con la marca y, por lo tanto, el uso de la misma en el Perú o en cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina.

24. El uso publicitario de una marca no evita la cancelación de su registro. D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 25. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que los medios probatorios

aportados por la empresa demandante no logran acreditar terminantemente la comercialización de la marca materia de cancelación, lo que demuestra que la marca VALENTINO (denominativa) no ha sido usada en ningún País Miembro de la Comunidad Andina, puesto que no se ha logrado acreditar en una cantidad razonable el uso efectivo de la marca. En consecuencia, se presenta el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486.

E. Fundamentos del recurso de apelación: 26. La demandante Valentino S.p.A. reiteró los argumentos de su demanda. CONSIDERANDO: 27. Que, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico

de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

28. En el presente caso, la Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los

artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486. No procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el presente caso se centra en la acción de cancelación de la marca VALENTINO (denominativa). Procede la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. De oficio, se interpretará adicionalmente el artículo 167 de la misma normativa.


29. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…)”.


Se desarrollará el siguiente tema:

A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca.

A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio

defensa.

30. En el presente caso el Juez Consultante preguntó “Cómo debe analizarse e interpretarse los artículo 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca y el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde”. En el proceso interno, José Antonio Salas Aguilar solicitó el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Valentino S.p.A. formuló oposición sobre la base de su marca VALENTINO (denominativa) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza; y, el solicitante José Antonio Salas Aguilar presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, inscrita con Certificado 26304.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

31. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de

persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente.

32. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse

como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

33. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de

la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

34. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la

jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).


Falta de uso de la marca. 35. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan

lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

36. Al respecto, el Tribunal señaló “Para que la acción de cancelación prospere será

necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).

37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido

usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la

siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se


encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005).

39. También, este Tribunal ha señalado que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa).

40. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra

positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en

que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en

que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos

análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres


bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996).

42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada

establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

43. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 44. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se

ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.

45. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia

impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT).

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

46. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de

extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

De la prueba del uso de una marca.

47. En el presente caso, el Indecopi contestó la demanda alegando que: “En las facturas

presentadas se aprecia que se ha comercializado durante los años 2005, 2006 y 2007 sólo 16 trajes para hombres. Si bien se acompañan copias de diversos anuncios publicitarios; éstos apreciados en conjunto, no permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público consumidor diversos productos con la marca VALENTINO (denominativa) en una cantidad razonable, a fin de acreditar el uso de la marca. Sólo se ha probado el uso en el lapso de dos meses y


en una cantidad insuficiente. Sobre los catálogos presentados (2004-2007) se puede decir que no son elementos que permitan acreditar la comercialización de productos con la marca y, por lo tanto, el uso de la misma en el Perú o en cualquier otro país de la Comunidad Andina. El uso publicitario de una marca no evita la cancelación de su registro”.

48. Como se ha indicado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de

usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

49. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en

el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”. (Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997).

50. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a

solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, con objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no


usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO




PROCESO 101-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Nulidad de marca tridimensional. Expediente interno: 5128-2012-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 5128-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. Partes en el proceso interno: Demandante: Cauchos y Poliuretanos S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú Tercero interesado: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. A. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 10 de marzo de 2009, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del

registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales, de forma ovalada, que presenta dos ranuras superiores de forma cónica curva, con una cavidad central inferior opuesta de forma cónica plana, con orificio en la parte frontal (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase 13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C.


2. El 26 de mayo de 2009, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. absolvió el traslado de la

nulidad interpuesta.

3. Mediante Memorándum 1029-2010/DSD-Com de 6 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que informe si el signo tridimensional adjuntado al documento cuenta con registro a nombre de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. y si éste presenta alguna ventaja funcional respecto de los siguientes productos “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuegos de artificio”.

4. Mediante Informe 9-2010 de 3 de mayo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías indicó que: - Se ha verificado que la empresa Cauchos y Poliuretanos S.A.C. solicitó un

modelo de utilidad mediante Expediente 1470-2006/DIN, el cual fue denegado en virtud a la Resolución 1204-2008/DIN-INDECOPI, toa vez que dicho modelo carecía de novedad.

5. Considerando que las características del modelo de utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía.

6. Mediante Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486.

7. El 16 de junio de 2001, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpuso recurso de reconsideración.

8. Mediante providencia de 17 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos consideró el recurso impugnado interpuesto como uno de apelación, toda vez que, no sólo contiene nueva prueba con la cual se pretende desvirtuar la resolución impugnada, sino que contiene argumentos sobre cuestiones de puro derecho y/o que se sustentan en diferente interpretación de las pruebas producidas.

9. Mediante Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012, el Indecopi confirmó la Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837.

10. El 3 de agosto de 2012, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone

demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012.

11. Mediante sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013, el Treceavo

Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda y, en consecuencia, declaró nulo el Certificado 124837.


12. El 28 de mayo de 2013, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone

recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013.

13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal razón, la interpretación deberá pronunciarse por:

“Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó lo siguiente: 14. Resulta irreal que la marca tenga una ventaja funcional o técnica del producto, pues

el objetivo era registrar un signo distintivo original y novedoso.

15. El registro de su marca fue otorgado dentro de un procedimiento en el que se evaluaron los requisitos de registrabilidad y la falta de riesgo de confusión, no habiendo sido objeto de oposición por parte de la accionante en dicha oportunidad.

16. La Autoridad no tomó en cuenta el registro de la marca ANFO SABER que es el nombre comercial de la marca figurativa registrada que se pretende anular.

17. La Resolución del Indecopi adolece de falta de motivación.

18. El ius prohibendi conferido por una patente se encuentra delimitado por el principio de territorialidad. Es decir, la protección de una patente sólo alcanza al territorio del Estado que la ha concedido. Así, siendo que las patentes alegadas por la accionante han sido registradas en otros países (Estados Unidos de América, Sudáfrica, Australia y Chile) no gozan de protección en nuestro país.

C. Fundamentos de la contestación: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. manifestó lo siguiente: 19. La emplazada no ha presentado medio probatorio alguno que sustente la carencia de

“ventajas funcionales” de su marca registrada.

20. La marca registrada ANFO SABER, aludida por la emplazada, es una marca totalmente distinta e independiente de la marca objeto de nulidad.

21. El otorgamiento de una marca no se sustenta en la novedad u originalidad del signo, sino que se basa en las disposiciones contenidas en la Decisión 486.

El Indecopi contestó la demanda alegando que: 22. Defiende la legalidad de la resolución administrativa.

23. Es causal absoluta de irregistrabilidad de marca cuando consista exclusivamente en

formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.


24. El motivo es que estas formas son susceptibles de ser protegidas a través del

régimen de invenciones que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal, confiriéndole un derecho oponible frente a terceros respecto de cualquier género de productos.

25. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada y temporal.

26. La marca tridimensional contiene dispositivos que confieren un mayor acondicionamiento, flexibilidad y estabilidad a sus productos sobre los pozos o agujeros de perforación en donde pueden ser ubicados.

27. En cuanto al signo ANFO SAVER es de señalar que el mismo resulta irrelevante. En el caso que nos ocupa se discutió la nulidad de la marca tridimensional y no la nulidad de la marca ANFO SAVER.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 29. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que la innovación alcanzada

por la actora debió ser registrada como una patente y no como una marca tridimensional, ya que el registro de una marca sirve para proteger un signo distintivo. A contrario sensu, la patente tiene por objeto proteger un invento original o novedoso, como son las mejoras introducidas al producto que indebidamente se pretende registrar como marca, encontrándose dentro de la prohibición que dispone el inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486.

E. Fundamentos del recurso de apelación: 30. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. reiteró los argumentos de su

demanda. Además, señaló lo siguiente: Al otorgar el registro de la marca tridimensional, el Indecopi señaló que: “La Sala considera que la forma de cono amarillo que representa la figura que conforma el signo solicitado es susceptible de individualizar de manera eficaz los productos que pretende distinguir”.

CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 31. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

32. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 33. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del

artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán adicionalmente


los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. (…)”.

Los temas a ser tratados son:

A. Concepto de marca y elementos constitutivos. B. La marca tridimensional. C. Nulidad de marca por causal absoluta: cuando consista exclusivamente en formas

u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

D. La debida motivación de las resoluciones administrativas. A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 34. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro

de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase 13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C.

35. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente:


36. El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como “cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.1

37. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

38. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca 39. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión

344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

40. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

41. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

42. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

43. La distintividad es fundamental para que un signo sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

44. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a)

1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE

MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina, 1989, pp. 15-16.


de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

45. El Juez Consultante deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486.

B. LA MARCA TRIDIMENSIONAL. 46. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro

de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales. 47. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo

siguiente sobre las marcas tridimensionales:

48. A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría nueva, la de las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

49. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema de marcas como en el que se refiere al diseño industrial.

50. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se

presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

51. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus

envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 52. Dentro del Proceso 88-IP-2004, este Tribunal precisó lo siguiente:

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.2

El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. 53. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Consultante determinar si el

signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al

2 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989.

Pág. 240.


observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.

54. Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del

espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves.

55. Dentro del Proceso 23-IP-1998, este Tribunal expuso importantes criterios que

permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Aunque este proceso se refiere a la Decisión 344, es perfectamente aplicable a la Decisión 486. En tal sentido se expusieron las siguientes ideas:

“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro de marca y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal”. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”.3

56. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo

distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

57. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo

tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable. Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5.


58. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para

designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

C. NULIDAD DE MARCA POR CAUSAL ABSOLUTA: CUANDO CONSISTA

EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS U OTROS ELEMENTOS QUE DEN UNA VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA AL PRODUCTO O AL SERVICIO AL CUAL SE APLICAN.

59. En el presente caso, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo

de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal razón, la interpretación deberá pronunciarse por:

“Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales”.

60. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro

de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase de prohibiciones.

61. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus

características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”.4

62. El artículo 172 de la Decisión 486 establece que: “La autoridad nacional competente

decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

63. El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse

como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

64. Dentro del Proceso 7-IP-2012 este Tribunal precisó lo siguiente:

“La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan.

4 BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición.

Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.


Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo. Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”.

65. Dentro del Proceso 64-IP-2007 de 27 de junio de 2007, este Tribunal señaló lo

siguiente:

“La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad. Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”. (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8).

66. En el presente caso, el Indecopi consideró que “las características del modelo de utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía”. En consecuencia, el Indecopi declaró


fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486.

67. La Decisión 486 regula la figura del modelo de utilidad. Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes (artículo 81).

68. Asimismo, este Tribunal ha sostenido que: “Según estos principios no podrán

registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrarse como marca (…). Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos. En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica”. (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 379, de 21 octubre de 1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

D. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 69. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó que la Resolución del

Indecopi adolece de falta de motivación.

70. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

71. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y

las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

72. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la

registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras


Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

73. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho

que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

74. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las

oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

75. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe

ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

76. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites

en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o

servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.


SEGUNDO: El artículo 134 literal f) de la Decisión 486 señala que “la forma de los

productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por lo tanto, deben cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

TERCERO: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de

cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

CUARTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas

tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.

- Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.

- Debe ser autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.






PROCESO 103-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01467-2010-1801-JR-CA-01. Actor: ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR. Asunto: Cancelación del registro de la marca mixta ENNY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 1467-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01467-2010-0-1801-JR-CA-01. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de octubre de 2014. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: III. LAS PARTES. Demandante: ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:


1. El señor VÍCTOR HUGO LAZO EYZAGUIRRE, solicitó el 25 de julio de 2005, la cancelación del registro por falta de uso de la marca mixta ENNY, registrada en Perú a favor del señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR, bajo el certificado No. 10096, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 22 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante

la Resolución No. 17459-2008/OSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló el registro de la marca mixta ENNY.

3. El 24 de septiembre de 2008, el señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR

presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. Adjuntó como nueva prueba instrumental copias de facturas y boletas de venta.

4. El 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 424-2009/CSD-INDECOPI, resolvió el recurso de reconsideración, confirmando el acto administrativo recurrido.

5. El 18 de marzo de 2009, el señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR,

interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

6. El 27 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 3178-2009/TPI-INCECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada.

7. El señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

8. El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del

Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 28 de mayo de 2013, declaró fundada la demanda, anula la Resolución No. 3178-2009/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, se declara improcedente la solicitud de cancelación.

9. El 20 de junio de 2013, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la

anterior sentencia.

10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta, que el acto administrativo demandado no fue adecuado ni suficientemente motivado.

12. Indica, que se probó adecuadamente el uso efectivo de la marca mixta ENNY. Las facturas, fotos y otros documentos presentados son pruebas idóneas. Se deben mirar en conjunto y de manera complementaria.

13. Argumenta, que la creación del producto por los licenciatarios tiene como finalidad comercializarlo.


14. Agrega, que el INDECOPI no tuvo en cuenta la naturaleza de los productos para

determinar el uso de la marca. Además, todas las marcas registradas a favor del señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR se comercializan.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Por parte del INDECOPI.

15. Indica, que el caso particular tiene que ver con prendas de vestir, que son de consumo masivo.

16. Argumenta, que no se probó el uso efectivo de la marca mixta ENNY. Algunas

pruebas demuestran el uso de la marca denominativa ENNY, pero no de la marca mixta.

17. Sostiene, que las pruebas analizadas en su conjunto sólo evidencian actos preparatorios a cargo de los licenciatarios. No prueban que los productos se hayan introducido efectivamente en el mercado. Por lo tanto, no se cumplió el supuesto contemplado en el artículo 166 de la Decisión 486.

18. Agrega, que algunas de las pruebas acreditan el uso de la denominación ENNY como nombre comercial, pero no como marca.

19. Arguye, que probar la comercialización de 13 pares de calzado es insuficiente para acreditar el uso efectivo.

20. Expresa, que las fotografías no son pruebas pertinentes para acreditar el uso.

21. Afirma, que el INDECOPI no violó el debido procedimiento administrativo. El acto administrativo fue motivado.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

22. El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 28 de mayo de 2013, declaró fundada la demanda. Se basó en lo siguiente:

“(…) el Tribunal no está considerando las facturas y Boletas de Ventas realizadas por los licenciatarios y además desconoce la finalidad de lucro que es el objeto social de la persona jurídica comercial que usa la marca y logotipo Enny como consecuencia del Contrato de Uso (…). En relación al considerando Décimo Cuarto, sobre la insuficiencia de la cantidad de productos (13 pares de calzados que señala el Tribunal), para acreditar la puesta del producto en el mercado; es preciso señala que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo No. 823, no establecen montos mínimos ni máximos para que se acredite la puesta de una determinada marca en el mercado, ni mucho menos establece algún parámetro, las normas sólo se limitan a señalar que, el registro de las marcas serán canceladas cuando éstas no hayan sido puestas en el mercado durante tres años consecutivos precedentes a la solicitud de la cancelación de la marca”. (…)”.


E. RECURSO DE APELACIÓN.

23. El INDECOPI, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega que probar el uso en 13 operaciones comerciales es insuficiente.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

24. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“Cómo deben entenderse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca por falta de uso, así como respecto a cuándo se considera que una marca ha sido usada comercialmente en función a la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización”.

25. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 167 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

26. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.


El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

27. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

i. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Su relación con la prueba del uso de un nombre comercial.

ii. Motivación de los actos administrativos que expiden las oficinas de protección de la propiedad intelectual.

A. CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU

PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO. LA MARCA USADA POR EL LICENCIATARIO O EL AUTORIZADO PARA ELLO. SU RELACIÓN CON LA PRUEBA DEL USO DE UN NOMBRE COMERCIAL.

28. La demandante argumentó que se probó adecuadamente el uso efectivo de la

marca ENNY (mixta); indicó que las facturas, fotos y otros documentos


presentados son pruebas idóneas. El INDECOPI sostuvo que no se probó el uso efectivo de la marca; expresó que las pruebas analizadas en su conjunto sólo evidencian actos preparatorios a cargo de los licenciatarios, y sólo demuestran el uso de la marca denominativa ENNY, pero no de la marca mixta; afirmó que algunas pruebas acreditan el uso de la denominación ENNY como nombre comercial, pero no como marca; también expresó que las fotografías no son pruebas pertinentes para acreditar el uso.

29. La corte consultante realizó la siguiente pregunta:

30. ¿Cómo deben entenderse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión

486, respecto a la cancelación del registro de una marca por falta de uso, así como respecto a cuándo se considera que una marca ha sido usada comercialmente en función a la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización?

31. De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los

presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. Además, se determinarán los requisitos del uso de la marca por un licenciatario o un autorizado para ello.

32. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013:

“Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1691 de la Decisión 486, establecen las

características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

1 El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que

se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.


Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras:

La licencia de uso de la marca.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.


La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente:

“Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial. Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de

la presencia de una licencia de marca en estos contratos”2.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado.

2 MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor:

Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20.


Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

En el presente caso, se discute si 13 pares de zapatos son o no suficientes para probar el uso de la marca, a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013:

“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se


debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

(…)”.

Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 10096 y,


Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca mixta ENNY. Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

33. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la

mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

34. Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la

Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013:

“Carga de la prueba. La prueba del uso.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son:

Fuerza mayor.

Caso fortuito.

Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.


Procedimiento.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

Presentación de la solicitud.

Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.

Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”.

B. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EXPIDEN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

35. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión.

36. El Tribunal sobre este punto ha señalado lo siguiente:

“La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.”


“La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) “(...) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005)

37. De conformidad con lo anterior, todos los actos administrativos que emanen de

las oficinas de registro y protección de la propiedad intelectual deben ser debida y suficientemente motivados, so pena de caer en un vicio de nulidad.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se debe tomar como punto de referencia el 25 de julio de 2005, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca mixta ENNY.


El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un

contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

Se advierte que el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y

registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado.

La corte consultante deberá determinar lo siguiente:

- Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos

esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 10096 y, - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por

sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca mixta ENNY. Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

SEGUNDO: Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de

la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión.

Todos los actos administrativos que emanen de las oficinas de registro y protección de la propiedad intelectual deben ser debida y suficientemente motivados, so pena de caer en un vicio de nulidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 01467-2010-0-1801-JR-CA-01, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av. Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú

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Año XXXI Número 2424 Lima, 3 de diciembre de 2014intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/GACE2424.pdfGACETA OFICIAL 03/12/2014 3 de 58 1. La sociedad BURT’S BEES, INC.,