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Chinese law Newsletter è offerta dallo Studio Legale Wang Jing & Associati Direttore: Mr. Wang Jing Caporedattore: Mr. Franco Fornari 8 www.wjnco.com/it * [email protected] ( (+86) 2037190993
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Pubblicazione N° 1 l 28 Novembre 2015
Chinese Law NEWSLETTER:
PROPRIETÀ INTELLETTUALI
DENOMINAZIONE D’AZIENDA E MARCHIO DEL
PRODOTTO: QUALE REGISTRARE?
L’imprenditore straniero che per la prima volta si
interfacci col mercato cinese deve fare i conti con
una legislazione per molti aspetti difforme da quella
del paese d’origine ed un’ analisi superficiale può
sfociare in pregiudizi anche gravi della sua attività
commerciale.
Ciò è particolarmente vero in tema di tutela dei
marchi, il che giustifica questa nostra breve guida ai
3 errori più comuni da evitare:
1) Mancata registrazione del marchio in Cina
2) Registrazione dell’azienda ma non del marchio;
3) Posticipazione della registrazione del marchio
rispetto a quella dell’azienda.
Vediamoli ora nel dettaglio.
1) Mancata registrazione del marchio in Cina
Un marchio, per beneficiare della legislazione
protettiva in territorio Cinese, deve generalmente
Chinese Law NEWSLETTER
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andare incontro a registrazione obbligatoria presso
l’ufficio marchi del dipartimento amministrativo per
l’industria ed il commercio.1
La registrazione fatta all’estero infatti non è
alternativa rispetto a quella locale e non può
pertanto essere invocata per attivare i rimedi
legislativi contro il plagio offerti dall’ordinamento
cinese.
2) Registrazione dell’azienda ma non del marchio
Può altresì avvenire che un imprenditore registri
un’azienda in Cina con un dato nome senza curarsi
di far lo stesso per il prodotto, nell’erronea
convinzione che la registrazione del primo estenda
la protezione al secondo. In realtà azienda e
prodotto sono due entità giuridicamente distinte,
entrambe suscettibili di registrazione, che quindi
dovrà essere duplice.
3) Posticipazione della registrazione del marchio rispetto a
quella dell’azienda
Il terzo sbaglio non riguarda l’an delle registrazioni,
posto che qui assumiamo che sia l’azienda che il
marchio siano volontariamente sottoposti a questo
processo, ma l’allocazione temporale delle due
operazioni.
1 Articolo 2 Chinese Trademark Law, retrieved via: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/1384018.htm
Cronologicamente si potranno avere due
contingenze diverse, entrambe possibili:
1) registrazione azienda -> registrazione
marchio;
2) registrazione marchio -> registrazione
azienda;
La seconda procedura è da preferirsi in quanto in
caso contrario si rischia di aver completato l’iter
relativo alla registrazione dell’azienda per poi
trovarsi di fronte al fatto compiuto che la
denominazione non possa essere spesa sul prodotto,
esistendo un marchio registrato preesistente per la
categoria in esame, con conseguente futile spendita
di tempo e denaro.
Dal momento che intenzione dell’investitore è
costruire o beneficiare del valore aggiunto del
marchio ed il prodotto, è bene assegnare a
quest’ultimo la priorità cronologica nella
registrazione.2
Ma cosa succede se al momento di registrare un
marchio in Cina ci si accorge che quella
denominazione è già stata impegnata da altro
soggetto, magari in malafede? Il recente caso della
compagnia Lexani ci aiuta a risolvere questo quesito.
L’azienda in questione aveva dal 1996 speso il nome
registrato perla sola attività sui prodotti, senza 2 Più semplicemente: se volessimo acquistare una lattina di Coca Cola la prima cosa che guarderemmo sarebbe il marchio apposto in etichetta. Che la fabbrica abbia tale denominazione è importante ovviamente ai fini dell’autenticità del prodotto ma non è un fattore sotto gli occhi del consumatore, attenendo piuttosto a quelli tra l’azienda ed altri soggetti.
Chinese Law NEWSLETTER
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procedere ad un’analoga operazione per questi
ultimi, il che rese possibile a quella che sarebbe poi
diventata la controparte processuale3, di avviare la
registrazione di quel nome per quella specifica
categoria di beni.
Sebbene Lexani avesse sollevato opposizione circa
questa registrazione lesiva del suo precedente uso
del marchio nelle attività di vendita, si vide rigettare
l’istanza non una ma ben due volte, di fronte sia al
China Trademark Office che alla Trademark Review and
Adjudication Board proprio sul presupposto che non
esisteva per quella categoria di prodotti precedente
registrazione per la denominazione oggetto del
contendere. La Beijing First Intermediate People’s Court
ribaltò alla fine il verdetto, riconoscendo la maturata
conoscenza diffusa del marchio in associazione ai
prodotti dell’azienda, testimoniata anche dall’uso
fattone da alcuni media cinesi. Base normativa della
decisione è stato l’ articolo 31 della Trademark Law:
“Nessun candidato per la registrazione di un marchio può
violare diritti anteriori di un'altra persona, né può, mediante
mezzi illegittimi, precipitarsi a registrare un marchio che sia
già in uso da un'altra persona ed abbia una certa influenza”.
Anche se un appello fatto contro questa decisione
dalla controparte non ha trovato accoglimento, ciò
non costituisce ragione sufficiente a prescindere
3 Mr Wang
dalla registrazione del marchio sul prodotto: la
registrazione del nome dell’azienda infatti può agire
come giustificazione solo se, analogamente al caso
in oggetto, vi è un riconoscimento giudiziale
dell’esistenza di una conoscenza diffusa del marchio
in associazione al prodotto, conclusione che riposa
su una valutazione discrezionale del giudice, e, in
secondo luogo, in questo giudizio la dimostrazione
dell’elemento soggettivo della malafede della
controparte ha giocato un ruolo importante
nell’abbassare gli standard di prova normalmente
richiesti per la dimostrazione della conoscenza
diffusa del marchio sul mercato.
L’incertezza circa l’esito del riconoscimento
giudiziale della propria posizione, unitamente alle
spese che il processo necessariamente comporta, ci
sembrano ragioni sufficienti a procedere ad una
registrazione preventiva del marchio piuttosto che
ricorrere a rimedi a posteriori non sempre efficaci.
Autore Mr. Franco Fornari
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Per maggiori informazioni si prega di contattare: MR. FRANCO FORNARI
[email protected] (+86) 13725238764
)tel: (+86) 20 8393033