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Indice degli argomenti
La normativa
Le innovazioni brevettabili
Computer Implemented Inventions
Qualche dato statistico
Le Decisioni più rilevanti dell’EPO
Cosa rivendicare
A cosa prestare attenzione
Alcuni esempi
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Art. 52 EPC 2000
• (1) European patents shall be granted for any inventions, in
all fields of technology, provided that they are new, involve
an inventive step and are susceptible of industrial
application.
• (2) The following in particular shall not be regarded as
inventions within the meaning of paragraph 1 :
• (a) discoveries, scientific theories and mathematical
methods;
• (b) aesthetic creations;
• (c) schemes, rules and methods for performing mental acts,
playing games or doing business, and programs for
computers;
• (d) presentations of information.
L’Art. 52(2) EPC riporta una lista non
esaustiva di ciò che è escluso dalla
brevettazione perché non ha
carattere tecnico.
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Analoga dizione dell’Art. 45(2) del C.I.P.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.
Continua Art. 52(3)
(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-
matter or activities referred to therein only to the extent to
which a European patent application or European patent
relates to such subject-matter or activities as such.
…ed il corrispondente Art. 45(3) C.I.P.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di
ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la
domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie,
piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di
informazioni considerati in quanto tali
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La più parte delle invenzioni sono una miscela di
aspetti tecnici e non tecnici e le invenzioni che
includono software non sono quindi escluse dalla
brevettazione per il solo fatto di avere una tale
caratteristica, bensì devono essere trattate come le
altre invenzioni e valutate per la loro novità e per la
soluzione non ovvia di un problema tecnico, anche se la
soluzione dovesse risiedere solo nei mezzi
computerizzati.
I programmi per computer possono dunque essere
protetti da un brevetto se offrono un contributo tecnico
allo stato dell’arte, ad esempio se offrono un effetto
tecnico aggiuntivo che va al di là della normale
interazione tra il programma ed il computer su cui è
eseguito.
Cosa significa?
Esame di brevettabilità
1) E’ un’invenzione secondo il significato dell’Art. 52(1) EPC 2000?
According to Art. 52(1) and Rules 42 and 43 EPC the invention must
have a “technical character”. Only subject-matters and activities that
represents purely abstract concepts are non-invention (see. T 22/85, T
208/03 o T 154/04)
2) Se sì, significa che ha un carattere tecnico ed allora si
passa ad esaminare se è nuova, inventiva ed ha applicazione
industriale
ATTENZIONE: questo primo test non è legato all’arte nota
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COMPUTER IMPLEMENTED INVENTION
Definizione:
An invention whose implementation
involves the use of a computer,
computer network or any other
programmable apparatus, the invention
having one or more features which are
realized wholly or partly by means of a
computer program is termed computer-
implemented invention.
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L’oggetto della protezione è normalmente la
funzionalità rivendicata e le rivendicazioni
scrivibili possono anche contenere aspetti
tecnici ed aspetti non tecnici.
Per quanto riguarda i metodi per attività
commerciali la questione è molto più chiara ed
è universalmente accettato il fatto che
un’invenzione che risolve un problema non di
natura tecnica su un argomento privo di
carattere tecnico non può essere brevettata.
Ma in USA forse sì…
COMPUTER IMPLEMENTED INVENTION O
METHOD FOR DOING BUSINNESS?
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COSA PUO’ ESSERE DI CARATTERE TECNICO
Per prima cosa occorre rimarcare che si deve valutare il
carattere tecnico di una caratteristica nel contesto generale
(ad esempio nel contesto di una rivendicazione). In altre
parole, anche una caratteristica non tecnica può contribuire al
carattere tecnico dell’intera invenzione.
• un metodo matematico per computare una coppia di chiavi di
crittografia (mediante un algoritmo) in un sistema di codifica di
sicurezza (T 1326/06);
• analizzare un campione di DNA che contiene materiale genetico di
due individui sfruttando un metodo statistico (T 2005/07);
• un’apparecchiatura ha necessariamente caratteristiche tecniche e
quindi ha un carattere tecnico (T 931/95);
• un metodo by means ha carattere tecnico (T 258/03) ; i mezzi tecnici
devono effettivamente esserci (T 619/02 o T 914/02);
• un programma per computer ha carattere tecnico se girando su un
computer provoca un effetto tecnico che va al di là della normale
interazione tra software e hardware (T 1173/97);
• un metodo computerizzato e/o un programma su un supporto leggibile
da mezzi computerizzati possiedono un carattere tecnico (T 424/03 e G
03/08)
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COSA NON PUO’ ESSERE DI CARATTERE TECNICO
• azione tecnica (come pressione, temperatura, luce incidente,
etc….) che porta ad un cambio di colore di un articolo, ma l’effetto
ottenuto è solo estetico (T1689/07), brevetto salvato solo perché
l’oggetto in sé non era estetico…;
• Algoritmo di calcolo di un parametro per un metodo di
dimagrimento non terapeutico (processo tecnico di ridurre il peso
di una persona che ingerisce cibo); in sostanza un metodo di
calcolo di calorie e di grassi saturi che porta come risultato un
unico parametro (T 0537/04);
• Riassumere un documento, memorizzare il riassunto e rendere
possibile il suo recupero mediante mezzi computerizzati non
coinvolge aspetti tecnici equivale ad un processo mentale escluso
dalla brevettazione (T 22/85);
• Una rivendicazione rivolta ad un metodo per attività commerciali
non è brevettabile anche se il metodo include un componente
tecnico (Card reader) perché la natura dell’invenzione rimane priva
di carattere tecnico (T 854/90);
• Un metodo per eseguire azioni mentali realizzato in tutto o in
parte con mezzi computerizzati non è escluso dalle brevettazione;
tuttavia può essere ovvio se la sequenza di passi è facilmente alla
portata del tecnico del ramo (T 36/86).
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• Le domande di brevetto che riguardano
le invenzioni basate su mezzi
computerizzati (Computer-Implemented
Inventions – CIIs) hanno visto negli
ultimi anni un tasso di crescita tra i
maggiori tra le invenzioni depositate
presso l’EPO.
• Analoghi tassi di crescita sono stati
osservati presso l’USPTO, l’JPO e il
SIPO.
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Depositi all’EPO per subject matter
dati del 2013
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Depositi EPO per subject matter
e per provenienza (dati del 2013)
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Depositi EPO degli ultimi 5 anni
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C.I.Is - Dove sono classificate?
Le classi principali sono:
G06F
In particolare la G06F9 che raggruppa le funzionalità interne dei
controlli di programma (sia hardware, sia software)
G06Q
In particolare per quanto riguarda gli aspetti amministrativi,
commerciali, finanziari, manageriali e di supervisione o
previsione basati su computazioni elettroniche e che rasentano i
business methods.
Rappresentano circa il 7% di tutti i depositi all’EPO
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T 208/84 Vicom
Storica prima Decisione relativa ad un
algoritmo (sequenza di passi matematici)
eseguito da un computer. Anche se l’idea alla
base dell’invenzione risiede in un metodo
matematico, una rivendicazione diretta ad un
processo tecnico che attua tale metodo per
mezzo di hardware o software non è da
considerare software in sé e per sé. Anche
una rivendicazione su un programma per
computer per controllare l’attuazione del
processo non può essere considerata
preclusa dalla brevettazione.
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T 163/85 BBC
Dati funzionali memorizzati su un supporto
non rappresentano necessariamente
presentazione di informazioni se la
struttura di tali dati comprende aspetti
tecnici del sistema di supporto, ad
esempio la combinazione di un dispositivo
suscettibile di leggere il contenuto del
supporto quando è operativo.
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T 26/86 Koch & Sterzel
L’EPC non proibisce la brevettazione di
una combinazione di caratteristiche che
mischiano aspetti tecnici ed aspetti non
tecnici. Il brevetto era del 1978, anno di
avviamento dell’EPO.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 23
T 769/92 Sohei
Un’invenzione descritta in termini
funzionali e realizzata mediante software
non è esclusa dalla brevettazione se sono
coinvolti aspetti tecnici che conducono
alla natura tecnica dell’invenzione e che
comportano la risoluzione di un problema
tecnico mediante caratteristiche tecniche,
anche se nella rivendicazione sono
presenti caratteristiche non tecniche.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 24
T 931/95 PBS
Metodi che coinvolgono concetti
economici (sistema di computo
pensionistico) e procedimenti per svolgere
attività commerciali non hanno natura
tecnica. Un metodo che utilizza mezzi
tecnici solo per elaborare informazioni non
tecniche o esclusivamente per fini non
tecnici non conferisce carattere tecnico al
metodo. Tuttavia, un’apparecchiatura
strutturata per eseguire un’attività
economica non è esclusa a priori dalla
brevettazione.
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T 1173/97 IBM
A computer program product is not excluded
from patentability under Article 52(2) and (3)
EPC if, when it is run on a computer, it
produces a further technical effect which
goes beyond the "normal" physical
interactions between program (software) and
computer (hardware) e se descritto come
metodo.
La rivendicazione era su «computer program»,
ma non è importante se è espressa come
programma in sé o programma su un supporto
leggibile da mezzi computerizzati bensì se è
presente potenzialmente l’effetto tecnico
addizionale. Base per G 03/08
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T 1173/97…
"Running on a computer" means that the system
comprising the computer program plus the
computer carries out a method (or process)
which may be of the kind according to claim1.
"Loaded into a computer" means that the
computer programmed in this way is capable of
or adapted to carrying out a method which may
be of the kind according to claim1 and thus
constitutes a system (or device or apparatus)
which may be of the kind according
to claim14.
T 641/00 Comvik
Un’invenzione che è la combinazione di
caratteristiche tecniche e di
caratteristiche non-tecniche e che
possiede nel complesso un carattere
tecnico deve essere considerata ai fini del
livello inventivo prendendo in
considerazione solo tutte le
caratteristiche che contribuiscono al
carattere tecnico. Anche le caratteristiche
non tecniche contribuiscono però alla
definizione del problema tecnico.
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T 258/03 Hitachi
Decisione che elabora un semplice test
per determinare la natura di un’invenzione:
l’ambito dell’invenzione deve avere
carattere tecnico. Ecco che la mera
presenza di hardware in una
rivendicazione relativa ad un business
method è sufficiente per attribuirle
carattere tecnico e a non precludere la
brevettazione.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 29
T 1125/10 Nintendo
L’implementazione mediante mezzi
tecnici di attività non tecniche (come
un gioco), ad esempio tramite un
supporto di memoria ed un programma
di gioco nell’ambito di un
apparecchiatura di gioco coinvolge
mezzi tecnici: pertanto anche il
supporto e l’apparecchiatura hanno
carattere tecnico.
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T 0424/03
Caso di Microsoft sugli Appunti
(clipboard) espansi di Windows.
Problema di come prelevare dati in
una porzione di file avente un dato
formato per incapsularli in altro file
avente un altro formato. P.A.
prevedeva solo l’accettazione di
questi dati nel loro formato originario.
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Da notare…
Un sistema computerizzato dotato di
memoria costituisce mezzi tecnici e quindi
ha carattere tecnico;
Un metodo realizzato mediante sequenze
di programma è distinto da un programma
per computer;
Vi è problema tecnico nel facilitare lo
scambio di dati tra vari programmi
applicativi;
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G 03/08
T 424/03, Microsoft does deviate from a
view expressed in T 1173/97, IBM,
concerning whether a claim to a program
on a computer-readable medium
necessarily avoids exclusion from
patentability under Article 52(2) EPC.
However this is a legitimate development
of the case law and there is no divergence
which would make the referral of this
point to the Enlarged Board of Appeal by
the President admissible.
Nel 2008 fu riferito all’Enlarged Board of
Appeal…
Le decisioni T 1173/93 e la T 424/03 sono
contrastanti…
Ma anche la T 1173/97 e la T 258/03…
Se i programmi per computer sono
«metodi», se si può dimostrare che
possiedono l’effetto tecnico aggiuntivo si
possono rivendicare come tali oppure è
sufficiente che coinvolgano mezzi tecnici?
Il Board ha lasciato cadere le (4) questioni
e non ha preso posizione. Meglio così
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Possibili rivendicazioni
Un metodo per il funzionamento di un
sistema di elaborazione dati
comprendente le fasi A, B, C.
Un apparecchiatura (o un sistema) di
elaborazione dati comprendente mezzi per
eseguire la fase A, mezzi per eseguire la
fase B, mezzi per eseguire la fase C.
Un programma per computer
comprendente mezzi per attuare il metodo
della rivendicazione n.
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Altre formulazioni
Un apparecchiatura di elaborazione dati
comprendente mezzi per attuare il metodo
della rivendicazione n. (T410/96)
Un programma per computer suscettibile
di eseguire le fasi del metodo della
rivendicazione n.
Un supporto leggibile da un computer
comprendete un programma per computer
per attuare il metodo della rivendicazione
n.
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T 410/96
Le rivendicazioni in formato «means plus
function» sono da intendere come
richiedenti generici mezzi strutturati per
eseguire una data funzione rispetto alla
più specifica dizione di mezzi preposti a
svolgere quella funzione.
convertitore vs. mezzi per convertire
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 39
A method of operating a data processing
system comprising the steps A, B, C…
A data processing apparatus comprising
means for carrying out the steps A, means for
carring out the step B, means for…
A computer program adapted to perform the
method of claim n.
A computer program product adapted to
perform the method of claim n.
A computer program comprising software
code adapted to perform the method of claim
n when executed on a data processing
apparatus.
A computer readable medium comprising a
computer program adapted…
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 41
• Elaborare un linguaggio tecnico per le
rivendicazioni del testo brevettuale;
• Descrivere bene i dettagli tecnici per
prevenire obiezioni di chiarezza;
• Includere anche definizioni tecniche gergali;
• Individuare il problema tecnico ed esplicitarlo;
• Definire se possibile l’effetto tecnico;
• Non dimenticare informazioni rilevanti per la
riproducibilità dell’invenzione;
• Eventualmente indicare fonti tecniche per
parti non descritte nel dettaglio;
• Evitare di allegare tabulati, ma esprimersi in
termini funzionali basato su schemi a blocchi.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 42
• Per la novità (Art. 54 EPC) si considerano tutte
le caratteristiche tecniche e non tecniche, a
meno che queste ultime non siano correlate
alle altre (T 154/04);
• Per la sufficiente descrizione (Art. 83 EPC)
prestare attenzione alla effettiva
riproducibilità dell’invenzione;
• Per il livello inventivo (Art. 56 EPC) si
esaminano solo le caratteristiche che
contribuiscono al carattere tecnico
dell’invenzione [chi è responsabile della
presenza di questa caratteristica? L’ingegnere
o il manager?]
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 43
Statistica sulla motivazioni di rifiuto
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 45
T 1741/08 SAP – Esempio di inserimento dati
guidato da una regola deterministica (noto in
letteratura come Guided User Iterface layout),
negata la brevettazione perché considerato
trattamento dell’informazione e sostanzialmente
non tecnico.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 46
T 1225/09 Stroz su EP 1 770 569
Si tratta di un touchscreen per gestire plurime
apparecchiature medicali. In contrasto con la
precedente decisione il Board ha ritenuto che
l’effetto tecnico raggiunto dalla conversione del
comando (logico) ottenuta a livello fisico con
segnali che viaggiano sul bus delle interfacce
consente di gestire in modo centralizzato
apparecchiature diverse che si possono anche
aggiungere al gruppo.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 47
Più in particolare, ha
avuto rilevanza la
conversione dei
protocolli di comando
che erano differenti
per le diverse unità
delle apparecchiatura
medicali. Il Board ha
considerato l’effetto
tecnico della
conversione era
sufficiente per
garantire una
maggiore flessibilità
di utilizzo rispetto alle
soluzioni note.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 48
T 2192/08 Canon
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 49
• T 2192/08 – Canon
• Cartuccia toner agitata dall’utente per
allungarne la vita utile. Pratica che inganna un
sistema di avviso automatico di sostituzione
per una pluralità di stampanti aziendali.
• Il problema tecnico identificato è stato
considerato nuovo ancorché la pratica che
andava a risolvere era nota. Viene rilevata la
quantità di pagine stampate ed anche il
numero di pixel per pagina nonché la loro
variazione a seguito di una segnalazione che il
toner è da cambiare. I “determining means”
calcolano se la segnalazione è pertinente a
fronte di un calcolo effettuato a seguito della
precedente segnalazione.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 50
• EP 1215867 concesso a Samsung nel 2008
Faccine che ridono da inserire negli SMS
tramite l’uso di caratteri speciali. Il brevetto è
in vigore e non ha subito opposizione.
•
Inventive step
Problem-solution approach
Identificare l’arte nota più vicina;
Identificare il risultato tecnico o l’effetto
dell’invenzione in confronto all’arte nota;
Definire il problema tecnico oggettivo che
deve essere risolto;
Valutare se un tecnico del ramo avrebbe
attinto dall’arte nota le caratteristiche
tecniche rivendicate per ottenere l’effetto
dell’invenzione.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 51
Evita il «channel surfing» e fornisce un automatismo per selezionare il canale da ascoltare sulla base di punteggi prestabiliti che controllano nello streaming audio ad esempio: la presenza di parlato rispetto alla musica, oppure la lingua oppure la qualità del suono, il genere musicale, l’artista, la sorgente (satellitare o terreste); alla fine viene presentato all’utente un punteggio che facilita la selezione.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 52
Dato che c’è poco spazio su uno schermo si cerca un modo per attribuire un punteggio alle informazioni contenute in una pagina web per migliorare la selezione basandosi sulla reazione dell’utente e su una «macchina ad apprendimento». La novità sarebbe come si viene a conoscere i desideri dell’utente e come si attua l’apprendimento dei suoi desiderata. La titolare non ha però partecipato all’oral proceedings.
31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 53
In D1 non è decritta alcuna reazione dell’utente all’accorpamento dei punteggi. Il Board ha definito come problema tecnico oggettivo quello di escogitare come attribuire al contenuto della pagina web un punteggio che possa essere rilevante per l’utente anche se non vi aveva mai avuto accesso prima. Il Board ha considerato il caso come trattamento dell’informazione e non ha rilevato alcun effetto tecnico nella selezione fatta dall’utente della pagina di interesse. Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione tecnica sulla «machine learning» che è data per nota. L’unico esempio di accesso alla pagina (incrementa punteggio) e non accesso (decrementa punteggio) e la reazione dell’utente non è considerata un effetto tecnico. Una volta che l’effetto non tecnico della reazione dell’utente è presa come base, la realizzazione tecnica è considerata ovvia. 31/10/2014 2014 (C) Botti & Ferrari 54
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