1

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2013-0220 og 2013-0221 Klager: Acana Denmark ApS Gørtlervej 9c 9000 Aalborg Indklagede: Jet Ejendomme ApS Sct. Knuds Allé 11 9800 Hjørring Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. november 2013 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 9. december 2013 med fire bilag (bilag A-D), replik af 23. december 2013 med tre bilag (bilag 8-10), duplik af 20. januar 2014 uden bilag og en e-mail af 7. marts 2014 fra klageren med ét bilag (bilag 11). Registreringsforhold: Domænenavnet ”acana.dk” er registreret den 19. december 2011, og domænenavnet ”orijen.dk” er registreret den 29. maj 2010. Sagsfremstilling: Klageren, Acana Denmark ApS, er enedistributør i Danmark af hunde- og kattefoder under varemærkerne ”Acana” og ”Orijen”, hvilket klageren har oplyst at have været siden 2000 henholdsvis 2007. Den canadiske producent af det pågældende hunde- og kattefoder, Champion Petfoods LP, er ifølge OHIM’s varemærkeregister indehaver af EU-varemærkerne ”Acana” og ”Orijen”, der er registreret den 14. marts 2002 henholdsvis den 20. marts 2007 i klasse 31 for bl.a. hunde- og kattefoder.

2

Champion Petfoods LP markedsfører det pågældende hunde- og kattefoder på hjemmesiderne ”www.acana.com” og ”www.orijen.ca”. Som bilag 5 er fremlagt kopi af et uddrag af en distributionsaftale indgået mellem klageren og Champion Petfoods LP med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2011. Som bilag 11 er fremlagt kopi af en fuldmagt fra Champion Petfoods LP, hvoraf fremgår, at klageren er berettiget til at påtale krænkelser af varemærkerne ”Acana” og ”Orijin” i Danmark ved at kræve domænenavnene ”acana.dk” og ”orijin.dk” overdraget til sig. Klageren har oplyst at benytte hjemmesiden www.acanadanmark.dk, og sekretariatet har den 20. februar 2014 ved opslag herpå taget følgende kopi:

Under menupunktet ”Om Acana Danmark” fremgår af, at klageren også driver ”3 FODERLAND butikker – placeret i AALBORG, HJØRRING og FREDERIKSHAVN – som blev etableret for hurtigt at udbrede kendskabet til Acana”. Under menupunktet ”Forhandlere” er de tre FODERLAND butikker anført under overskriften ”Orijen & ACANA Full Line Centre”, mens indklagede, der driver virksomhed via hjemmesiden ”www.petfoodnord.dk”, er angivet under overskriften ”Orijen & ACANA forhandlere kun med webshop.” Ifølge DK Hostmasters Whois database er domænenavnet ”acanadanmark.dk” registreret den 10. marts 2007, og ”Foderland, Gørtlervej 9c, 9000 Aalborg” står anført som registrant heraf. Ifølge DK Hostmasters Whois database er domænenavnet ”foderland.dk” registreret den 2. maj 2001, og ”Acana Denmark ApS, Gørtlervej 9c, 9000 Aalborg” står anført som registrant heraf.

3

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

”I 2011 tog vi Petfoodnord som forhandler, og senere blev vi opmærksomme på at

vedkommende anvendte de i klagen omhandlede domæner. Lige siden har ”acana.dk” og

”orijen.dk” været årsag til forvekslinger, grundet især brug af vores officielle logoer, samt

teksten der fremstår som skrevet af os, Acana Denmark ApS. Siderne har henvist udelukkende

til Petfoodnords hjemmeside. Dette kunne vi ikke acceptere, blandt andet fordi forvirringen

blandt vores forhandlere og private kunder steg støt. Med afsæt i disse problemer har vi over

flere omgange påtalt overfor Petfoodnord at domænerne retmæssigt tilhørte os. Det er ikke

lykkedes for os at overbevise Petfoodnord/Jet Ejendomme om at aflevere domænerne, hvorfor

vi ser os nødsaget til at klage til jer. Vores klare forventning er at domænerne, der retmæssigt

tilhører os, bliver overført til os.”

Sekretariatet har den 21. november 2013 ved opslag på hjemmesiden ”www.acana.dk” taget følgende kopi, der er identisk med klagerens bilag 1:

Ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 20. februar 2014 fremkom en identisk hjemmeside. Sekretariatet har den 20. februar 2014 konstateret, at man ved at klikke på hver af de viste bokse nederst på siden bliver viderestillet til en underside under hjemmesiden ”www.petfoodnord.dk”, hvor det er muligt at købe det pågældende produkt. Det fremgår også af bilag 3.

4

Sekretariatet har den 21. november 2013 ved opslag på hjemmesiden ”www.orijen.dk” taget følgende kopi, der er identisk med klagerens bilag 2:

Ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 20. februar 2014 fremkom en identisk hjemmeside. Sekretariatet har den 20. februar 2014 konstateret, at man ved at klikke på hver af de viste bokse ligeledes bliver viderestillet til en underside under hjemmesiden ”www.petfoodnord.dk”, hvor det er muligt at købe det pågældende produkt. Det fremgår også af bilag 4. På hjemmesiden ”www.orijen.dk” findes endvidere tre forskellige punkter, hvor man ved at klikke herpå bliver ledt hen til en underside med en liste over forhandlere af hunde- og kattefoder af såvel mærket ”Orijen” som mærket ”Acana”. Ifølge DK Hostmasters Whois database er domænenavnet ”petfoodnord.dk” registreret den 18. november 2007, og indklagede står anført som registrant heraf. Ved opslag den 20. februar 2014 på hjemmesiden ”www.petfoodnord.dk” har sekretariatet taget følgende kopi heraf:

5

I svarskriftet er anført følgende:

”Jeg har været i dialog med Acana Denmark omkring domænerne acana.dk og orijen.dk da vi

forhandler både Acana og Orijen i vores shop, petfoodnord.dk. Acana Denmark ønskede at de

skulle overtage domænerne, dette var ikke i min interesse da vi er forhandler af produkterne,

men jeg var villig til at gå i dialog med Acana Denmark omkring indholdet af siderne. Dette

medførte at vi blev enige omkring at der skulle være en forhandlerliste på orijin.dk og at når

de fik lavet en dansk oversættelse af deres produkter skulle henvises til disse når man

trykkede på billederne.

Denne forhandlerliste blev kort efter lavet som de kan se i bilag A [omtalt ovenfor], den

danske oversættelse af siden har jeg rykket for, men har ikke modtaget svar, ligeledes har jeg

rykket for svar på om alt var som vi havde aftalt, denne mail har jeg heller ikke modtaget svar på. Se bilag B

Jeg blev derfor overrasket over at modtage denne klage, da jeg er stor forhandler af

importørens varer og er i daglig dialog med dem.

[…]

Jeg mener at have samme brug og ret til domænet, og jeg mener det er vigtigt at slutbrugeren

har en god mulighed for, at finde alle de relevante informationer omkring produktet, og det

mener jeg kunne give kunden, også bedre end importøren, som i kan se i bilag C og D,

derudover har jeg planer om at gøre yderligere brug af domænerne til at lave selvstændige

shops på de 2 domæner når jeg føler at jeg har en stabil leverandøraftale af foderet.”

6

Som bilag B er fremlagt kopi af en e-mail af 19. april 2013 fra indklagede til klageren, hvoraf fremgår bl.a. følgende:

”Hej Jørgen

Jeg fik snakket med min specialist i går, og han sagde der ikke var noget galt i at jeg lavede

en liste med link til alle forhandlere ligesom den du har på din side.

Og de andre ting du skrev om med de forskellige tags er også ok.

Min konklusion må være at vi kan lave en side der tilgodeser alle forhandlere på lige vilkår

og link til de forskellige produkter går direkte over til jeres danske oversættelse af siderne.

Dette vil helt klart gå ud over mit salg, ligesom mange af de opkald jeg får om rådgivning i

forbindelse med foderet fremover vil gå til jer og i den forbindelse håber jeg at du vil have

mig i tankerne

Med venlig hilsen

Thomas Hugo Møller” Som bilag C og D er fremlagt udskrifter fra indklagedes hjemmeside med beskrivelser af hundefoder af mærkerne ”Acana” og ”Orijen”. I klagerens replik er anført bl.a. følgende:

”Det er korrekt, at vi har været i dialog med petfoodnord.dk omkring hjemmesiderne, da vi så

mulighed for en hurtig midlertidig løsning for vores danske forhandlernet. Det er desuden

korrekt, at vi blev enige om at der skulle være en forhandlerliste på hjemmesiderne, da vi

mener at alle forhandlere bør være repræsenteret ligeligt, på de hjemmesider der fremstår

som de officielle.

Vores ønske med dialogen var oprindeligt, at ændre acana.dk og orijin.dk til hjemmesider der

udelukkende bestod af netop en forhandlerliste, så kunderne selv kunne vælge hvor de

ønskede at handle, modsat blot reklame for petfoodnord.dk.

Dette fremgår også af vores email fra 17/4 2013, der ses i Bilag [8]. Her kan det læses at

ALLE udgående links udelukkende må henvise til acanadanmark.dk, samt at en række META

tags, filnavne og beskrivelser kun må indeholde forhandlernavne. Dette bryder acana.dk og

orijin.dk stadig den dag i dag […]

Når petfoodnord.dk udelukkende promoverer sig selv på hjemmesiderne, gennem links og

henvisninger, er dette stærkt konkurrenceforvridende, da forbrugerne får det indtryk at det er

petfoodnord.dk der er importør, samt at der ikke er andre steder at købe ORIJEN og ACANA.

Et eksempel på dette fremgår af vedlagte Bilag [9], der er en email fra petfoordnord.dk. I

denne står det, at en kunde, der har købt foder hos en af vores andre forhandlere, petfoods.dk,

er utilfreds, og har reklameret direkte til petfoodnord.dk, i stedet for til den omhandlende

butik, eller os, importøren. Dette illustrerer tydeligt hvor forvirrede forbrugerne er, når de

tror at petfoodnord.dk er importør/ansvarlig for ACANA og ORIJEN.

7

Det er desværre ikke kun vores kunder der kommer i tvivl, men også vores egne forhandlere

lader sig forvirre. Tirsdag havde vi en forvirret forhandler i telefonen, vedkommende kunne

ikke forstå at der kun var et begrænset sortiment af godbidder på hjemmesiden, da vi jo havde

fortalt om en lang række andre. Efter lidt samtale frem og tilbage viste det sig, at

forhandleren var landet på petfoodnord.dk, efter at have besøgt orijen.dk, i den tro, at der var

vores hjemmeside.

Den oversættelse petfoordnord.dk omtaler, kan vi ikke genkende. Planen var fra starten, at

når de officielle Canadiske hjemmesider var klar, var det dem der skulle bruges. De officielle

hjemmesider kan ses på henholdsvis orijin.ca og acana.com, den sidste er allerede oversat til

dansk, hvilket fremgår af Bilag 3.” Som bilag 8 er fremlagt en e-mail af 17. april 2013 fra klageren til indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede bedes bekræfte, at der samme dag er indgået aftale om, at alle udgående links på hjemmesiderne under domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” alene må referere til ”acanadanmark.dk”, og at ingen meta-tags, metabeskrivelser, title-tags, ALT-tags, filnavne eller tekster må indeholde forhandlernavne. Som bilag 9 er fremlagt en e-mail af 9. december 2013 fra indklagede til klageren, hvoraf fremgår følgende:

”Hej Jørgen

Jeg har fået en sæk foder tilbage fra en kunde der havde købt den ved petfoods.dk, hun kunne

efterfølgende ikke komme i kontakt med dem og prøvede derfor at kontakte os, jeg har taget dem retur og sendt en ny til hende så det ikke skader brandet Acana :-)

Det drejer sig om lot nr. 1002697141 og foderet er når hun åbner den helt klistret sammen,

hun havde 2 sække og hun sendte den ene tilbage til mig som stadig ”vacuumpakket” og da

jeg åbnede den var den også helt klistret.

Det er Acana Puppy & Junior 2,27 kg. det drejer sig om. Har du hørt om det fra andre?” I klagerens replik er endvidere anført bl.a. følgende:

”Vores hjemmeside, acanadanmark.dk, som [indklagede] henviser til i Bilag C og siger er

ringere end hans, er blot midlertidig, da alt vores arbejde går på at få de originale canadiske

hjemmesider omdannet til danske. Dette skyldes vores vurdering af, at det er producenten i

Canada, der ved alt om foderet, og har et team specialiseret til at bygge deres hjemmesider,

må være de bedste til at repræsentere Acana og Orijen, samt sikre forbrugerne korrekte

informationer.

Alle informationerne er derfor tilgængelige for forbrugerne, på den danske version af

hjemmesiden, http://www.acana.com/?lang=da, hvilken fremgår af Bilag [10].

Arbejdet er allerede færdig for acana-hjemmesiden, og næsten færdig for orijenhjemmesiden,

der netop har undergået en større modernisering i Canada.

8

Vores ønske med domænerne, er selvfølgelig at lade acana.dk være den danske version af den

canadiske acana.com, da samtlige informationer en forbruger kan ønske sig, er tilgængelig i

mest professionelle og retvisende form, her.

På samme måde ønsker vi at bruge orijen.dk til at huse den canadiske ORIJEN hjemmeside,

orijen.ca, der som nævnt, næsten er klar.

Hvis petfoodnord.dk ikke føler at vores aftale er stabil, efter 2 års kontinuert og fejlfrit

samarbejde, er det usandsynligt at han nogensinde når det punkt.

Vi mener slutteligt ikke at petfoodnord.dk bør have monopol på acana.dk og orijin.dk, da alle

vores forhandlere, der sælger disse produkter, bør have samme vilkår som petfoodnord.dk,

der ikke skal drage uretmæssig fordel af domænerne.

Vi mener derfor at vi, Acana Denmark ApS, har brug og ret til domænerne, så vi kan placere

de oversatte hjemmesider på disse, sammen med en fuld forhandlerliste, så kunderne kan

overskue hvor de kan klage, hvem de kan købe foderet af, samt få de informationer der er

nødvendige.

Det er trods alt os der har mulighed for at servicere kunderne bedst, da vi har den

nødvendige direkte kontakt med Champion Petfoods (producenten), og den største viden om

produkterne.

Det er yderligere os der er ansvarlig overfor producenten og forbrugerne, i henhold til

viderebringelse af korrekte informationer. Af samme grund forventes det at vi repræsenterer

både ACANA og ORIJEN forsvarligt og professionelt, hvilket vi ikke mener kan varetages af

en privat forhandler.” Som bilag 10 er fremlagt en udateret udskrift, der hidrører fra hjemmesiden ”http://www.acana.com/?lang=da”, som fremstår som en dansk version af Champion Petfoods LP’s hjemmeside ”www.acana.com”. I indklagede duplik er anført bl.a. følgende:

”Ved stabil samarbejde, som [klageren] nævner på side 2, mener jeg at så snart jeg må sælge

samtlige Orijens produkter og han ikke mere gør forskel på fysiske butikker og webshops.

Som vores aftale er nu må jeg kun sælge tørkost og ikke frysetørrede produkter og godbidder

med mindre jeg har en butik med åbningstider.

Vedr. mail korrespondancen der henvises til i bilag 9 drejer det sig ikke om forvirring men en

kunde der havde set mine gode anmeldelser flere steder på nettet og derfor henvendte sig til

mig (petfoodnord.dk) for hjælp, hun havde prøvet at komme i kontakt med forhandleren

direkte uden held.

Vedr. mail korrespondancen i bilag 8, vil jeg bekræfte at jeg aldrig har godkendt denne

korrespondance, da det ville give mig unødige gener, jeg gik derfor i mundtlig dialog med

Acana Denmark omkring hvordan vi skulle løse udfordringerne og bevare det gode

samarbejde og fandt en god løsning med at der kom forhandlerliste på orijin.dk hvilket også

er sket.

9

Med hensyn til at Acana Denmark ApS mener vi skulle drage uretmæssig fordel af siderne

kan jeg nævne mange andre sider der også i dette tilfælde drager uretmæssig fordel af deres

navne, bl.a. http://acanahundefoder.dk/ og http://orijenhundefoder.dk/

Jeg mener at have samme rettigheder til brugen af orijen.dk og acana.dk som Acana

Denmark ApS og ønsker derfor at beholde og udbygge begge domæner.” Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende,

• at klageren er bemyndiget af Champion Petfoods LP til at påtale krænkelser af varemærkerne ”Acana” og ”Orijen” i Danmark ved at kræve domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” overdraget til sig.

• at indklagedes brug af domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” forvirrer forbrugerne samt klagerens andre forhandlere, da indklagedes brug heraf giver indtryk af, at indklagede er distributør af produkterne i Danmark,

• at samtlige forhandlere bør være repræsenteret ligeligt på hjemmesiderne under domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk”,

• at klageren har til hensigt at benytte domænenavne ”acana.dk” og ”orijen.dk” til de danske versioner af producentens hjemmesider under domænenavnene ”acana.com” og ”orijen.ca”, og

• at indklagedes brug af domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” derfor er uretmæssig og i strid med domænelovens § 12, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Indklagede har gjort gældende,

• at indklagede som forhandler af hunde- og kattefoder af mærkerne ”Acana” og Orijen” har samme brug for og ret til domænenavnene ”acana.dk” og ”orijin.dk” som klageren,

• at indklagede har bedre mulighed for at kunne give slutbrugeren information om produkterne end importøren,

• at indklagede har planer om at gøre yderligere brug af domænenavne ved at lave selvstændige shops,

• at der også er andre, der benytter varemærkerne ”Acana” og ”Orijen” i deres domænenavne, og

• at indklagede derfor ønsker at beholde begge domænenavne.

Nævnets bemærkninger: Det fremgår af sagens oplysninger, at den canadiske virksomhed Champion Petfoods LP er indehaver af to EU-varemærkeregistreringer for betegnelserne ”Acana” og ”Orijen”, der begge er registreret i klasse 31 for bl.a. hunde- og kattefoder. Det følger heraf, at Champion Petfoods LP kan forbyde andre, der ikke har denne virksomheds samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke i strid med Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EF-varemærkeforordningen), artikel 9, stk. 1, litra a og b, som er affattet således:

”EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke

har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

10

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art

som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret,

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser,

der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket

af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens

bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en

forbindelse mellem tegnet og varemærket.”

Champion Petfoods LP har, som sagen er oplyst, ikke meddelt sit samtykke til indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne. Indklagede har anført, at domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” benyttes til markedsføring og salg af produkter fra klageren, der er Champion Petfoods LP’s danske distributør. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i Champion Petfoods LP’s varemærkeret, som følger af EF-varemærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende:

”Artikel 12 De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde

tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde,

anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for

præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller

tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Artikel 13

De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af

varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført

inden for Fællesskabet under dette varemærke.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig

fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet,

efter at de er markedsført.” Disse begrænsninger giver imidlertid ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EU-Domstolens dom af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). De omtvistede domænenavne ”acana.dk” og ”orijen.dk” er reelt identiske med Champion Petfoods LP’s varemærker ”Acana” og ”Orijen”, og disse domænenavne er derfor egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af varemærkerne ”Acana” og ”Orijen” sker efter autorisation fra Champion Petfoods LP. Da dette ikke er tilfældet, og da brugen af de omtvistede domænenavne ”acana.dk” og ”orijen.dk” ikke er nødvendig for at kunne markedsføre de pågældende produkter, finder nævnet, at

11

indklagedes registrering og brug af disse domænenavne udgør en krænkelse af Champion Petfoods LP’s rettigheder efter EF-varemærkeforordningens artikel 9. Da Champion Petfoods LP har bemyndiget klageren til at påtale dette ved at kræve domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” overdraget til sig, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 15, stk. 3, nr. 1, herefter følgende

A F G Ø R E L S E Indklagede, Jet Ejendomme ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene ”acana.dk” og ”orijen.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af disse domænenavne overføres til klageren, Acana Denmark ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 12. marts 2014

___________________ Kaspar Linkis

(Formand)

Knud Wallberg Jens Schovsbo