M31. 특허요건카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

특허의

창출

(C3)

M31 특허요건 초급 이론

M32 특허출원 및 심사제도 초급 이론

M33 직무발명제도 중급 이론

M34 해외특허제도 중급 이론

M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급 이론

M36 의약관련특허제도 고급 이론

M37 화학발명 고급 이론

3. 특허의 창출

특허요건 중 어느 하나라도 요건을 충족하지 못하는 등록을 받을 수 없음

권리의 주체가 될 수 있는 요건

주체적 요건 ( 누가 )

발명자체의 성질이나 특징과 관련된 요건

실체적 요건 ( 무엇을 )

특허출원의 절차와 관련된 요건

절차적 요건 ( 어떻게 )

1. 개요

자연법칙의 이용

기술적 사상의 창작

고도한 것

“ 특허법상 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다 ”

발명의정의

발명의성립요건

2-1. 발명의 성립성

특허출원시에는 당해 분야에서 이용되지 않더라도 장래에 실시할 수 있으면 충분

① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명

( 의료 행위 )

의료업

산업상이용가능성이 없는 경우

① 의료기기 장치 및 의약품② 인간으로부터 분리하여 채취한

것을 처리하는 방법 ③ 인간을 수술 , 치료 , 진단하는

방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 명시되어 있는 경우

산업상이용가능성이 있는 경우

의료업과 산업상이용가능성

2-2. 발명의 산업상 이용가능성

신규성의 주요내용

공개되어 신규성을 상실한 발명은 새로운 기술을 공개하는 것이 아니기 때문에 이러한

발명에 독점권을 줄 필요는 없기 때문

항목 주요내용

신규성 상실사유

국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명

국내 또는 국외에서 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명

신규성판단기준

시간 특허출원시를 기준

지역 전세계 ( 국내외 ) 기준

판단범위특허출원된 발명 ( 특허청구범위에 기재된발명 ) 과 공개된 발명과의

동일성판단

3-1. 신규성 개요

가 . 신규성 제도

특허법 제 29 조 ( 특허요건 )

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다 .  < 개정 2001.2.3, 2006.3.3>1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

관련규정

법취지

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도 따라서 이미 일반에 알려진 발명에 대해서는 독점배타권을 부여하지 않음 특허출원전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명 ② 공연히 실시된 발명 ③ 간행물에 게재된 발명 ④ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없도록 규정

나 . 신규성 관련 규정

3-2. 신규성 개요

하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다 !

기본원칙 - 공표하기 전에 먼저 특허출원

출원 내용과 동일한 내용을 알릴 것 → 심사관이 추후 공표 내용으로 거절시 대책이 없음 ( 추후 보정 금지됨 , 대법원 2010 후 2353)

한국에서는 공지일로부터 12 개월 이내에 공지사실예외주장출원으로 특허등록가능 ( 단 , 모든 공지 사실에 대해 증명서류 제출 필요 )

간행물에 게재된 발명의 경우 , 일본 ( 부분 인정 ), 중국 , 대만 , 러시아 , 미국 등을 제외한 나머지 국가에서는 예외가 거의 인정되지 않아 특허등록이 불가능

간행물에 공표하기 전에 출원할 시간이 없는 경우 우선 발명 내용을 한국에 가출원 (특허청구범위 불포함 ] 하거나 미국에 가출원 (provisional application) 하고 추후 이에 대한 우선권을 주장하여 타국에 출원 可

미국 가출원은 한글 원본으로도 가능하나 발명이 이해할 수 있을 정도로 기재되어야 함

3-3. 공지사실예외제도

1) 공지 예외의 적용공지되어 이미 신규성이 상실된 발명 중 일정한 요건을 만족하는 발명에 대해서 예외적으로 신규성 및 진보성 판단을 적용함에 있어서 , 그 발명은 공지되지 않은 것으로 취급

2) 공지 예외 적용의 요건자기의사에 기초해서 공지된 경우 공지일로부터 12 개월 이내에 특허출원 특허출원과 동시에 그 취지를 기재한 서면을 제출특허출원일로부터 30 일 이내에 증명서류를 제출

3) 해외출원시 주의 사항

국가 신규성상실예외의 대상 출원기간

한국 사유제한없음 공지일로부터 12 개월

일본간행물발표 , 학술단체서면발표 , 박람회출품에 의한 공지 , 의사에

반한공지 , 전기통신회선발표 공지일로부터 6 개월

중국 박람회출품에 의한 공지 공지일로부터 6 개월

유럽 박람회출품에 의한 공지 공지일로부터 6 개월

미국 사유제한없음 공지일로부터 12 개월

국가별 신규성 상실의 예외 규정의 비교

3-4. 공지사실예외제도

청구항에 기재된 발명의 특정1

인용발명의 특정2

3청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비

구성 차이점 有 ?4 신규성이 있음

5

신규성이 없음5

NO

YES

3-5. 신규성 판단 방법

전면적으로 일치하거나 실질적으로 동일한 경우 → 신규성 없음

선행문헌 제안주제

선행문헌 1

하나의 선행문헌과 대비해야 하며 복수의 선행문헌들과 대비시에는 진보성의 문제

제안주제

선행문헌 2

제안주제가 상위개념이고 , 선행문헌이 하위개념인 경우 → 신규성 없음

제안주제선행문헌

3-6. 신규성의 구체적 판단 기준

특허법 제 29 조 ( 특허요건 )

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제 1 항 각호의 1 에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제 1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다 .

관련규정

법취지

종래기술과 동일하지만 않을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와 맞지 않음또한 , 이러한 특허권에 의해 제 3 자의 기술실시가 제한될 수 있으므로 , 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반함

4-1. 진보성 관련규정

진보성 판단의 주요내용

진보성 출원발명이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 ( 이를

「당업자」라고 한다 ) 가 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 없는 정도

판단기준 내용

시간 특허출원시를 기준

판단주체 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 ( 당업자 )

지역 전세계 ( 국내외 ) 기준

판단범위특허출원된 발명 ( 특허청구범위에 기재된 발명 ) 이 공개된 발명 ( 신규성상실사유와

동일 ) 으로부터 용이하게 발명할 수 있는지 여부의 판단

4-2. 진보성 판단 기준

청구항에 기재된 발명의 특정1

인용발명의 특정2

3청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 함

진보성이 있음5NO

4

차 이 가 있 지 만 가 장 가 까 운 인 용 발 명 으 로 부 터 청 구 항 에 기 재 된 발명에 이르는 것이 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 당업자에게 자명한가 ?

진보성이 없음5YES

4-3. 진보성 판단 방법

특허법 제 29 조제 2 항

특허출원전에 공개된 발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 경우 특허를 받을

수 없음

실체심사시 대부분의 거절이유가 진보성 결여

신규성은 동일 여부를 판단하므로 객관적인데 비해 진보성의 판단은

다소 주관적임

진보성 부각을 위해서는 구성의 곤란성 및 효과의 현저성 강조 필요

진보성은 연구원의 생각보다 실제로는 낮은 편

콜롬버스의 달걀

4-4. 진보성 판단의 구체적 설명

연필

+

지우개

=

구성의 곤란성

연 필 과 지 우 개 의 결 합 시 슬 리 브 를 이용하여 양자를 결합함으로써 실제 지우개 사용시 지지 구조가 견고함

효과의 현저성

연필과 지우개의 결합시 무게중심의 변화로 인하여 돌게 되므로 잘 떨어지지 않음

지우개 달린 연필

슬리브

4-5-1. 진보성 적용예 1

구성의 곤란성

VTR 과 DVD 의 결합시 배선을 가운데로 인출하도록 설계실제 가운데가 아닌 다른 곳으로 배선을 인출하는 것은 설계상 불가능

효과의 현저성

배선 위치 설정에 따른 구조 단순화 효과 입증

=

VTR

+

DVD

콤보

배선

4-5-2. 진보성 적용예 2

목적의 특이성

구성의 곤란성

효과의 현저성

상업적 성공에 의한 모방품의 발생

장기간 미해결 과제의 해결

참고

적판

단방

법

진보

성판

단방

법

제 3 절 특허요건

4-6. 진보성의 판단방법

선원주의와 확대된 선원주의의 비교

가 . 선원주의

동일한 발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 경합하는 경우 , 가장 먼저 출원한 자에게 특허를

부 여 하 는

주의

나 . 확대된 선원주의

심사대상이 되는 특허출원 보다는 먼저 출원되었지만 심사대상의 특허출원 전에는 공개되지 않고

이 후

공개된 출원된 발명에 기초해서는 확대된 선원주의에 의해 특허성 여부가 판단내용 선원주의 확대된선원주의

주체 발명자 출원인 동일과 상관없이 적용․ 발명자 출원인 동일의 경우 미적용․

판단대상 선 후출원의 특허청구범위․타 ( 선 ) 출 원 의 최 초 명 세 서 도 면 과 당 해․ ( 후 ) 출 원 의

특허청구범위

시기 출원공개 등록여부와 관계없이 적용․ 타출원 ( 선출원 ) 이 출원공개 등록된 경우에 한해 선출원지위 인정․

판단범위 동일성 판단 동일성 판단

5. 선원주의

진보성의 판단범위 – 용이 발명성

신규성 , 선원주의 , 확대된 선원주의의 판단범위 - 동일성

진보성( 용이 발명성 )

신규성 · 선원주의 확대된 선원주의

( 동일성 )

6-1. 판단범위의 비교

심사대상발명 인용 ( 비교 ) 발명 판단범위 기타

신규성특허청구범위에

기재된 발명출원전에 공개된 발명 동일성

진보성특허청구범위에

기재된 발명출원전에 공개된 발명 용이발명성

선원주의특허청구범위에

기재된 발명선출원의 특허청구범위 동일성

확대된

선원주의

특허청구범위에

기재된 발명선출원의 명세서전체 동일성

발명자 , 출원인

동일시 미적용

6-2. 실체적 특허요건의 비교

6-3. 실체적 특허요건의 비교