OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

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Actividad Inventiva en las solicitudes de patente PCT

Universidad Carlos III Leganés Javier Vera OEPM, 6 Octubre 2006

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

Criterios de Apreciación de Actividad Inventivaen las solicitudes de

patentes PCT

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Supongamos que sólo tuviéramos el requisito de

Novedad para la patentabilidad

Invención

¿Otras Invenciones?

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Razones para establecer este requisito

• ...debe existir una buena razón para la concesión de un monopolio

• ...desanimar a los especuladores

• ... minimizar recelos por la limitación de las patentes al libre comercio

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El requisito de Actividad Inventiva según el PCT

• Artículo 33(3), a los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.

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La tarea del Examinador

El Público• Debe estar

protegido frente a patentes injustificadas

• Debe estar informado sobre el estado de la técnica

El Inventor• Debe recibir la

protección que merece

• Debe ser capaz de desarrollar la invención superando las conocimientos del técnico en la materia

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Divulgado

Dominio dentro de la habilidad del experto en la materia

¡Invención!

DIVULGACIÓN FRENTE A ÁMBITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Ámbito de actividad inventiva

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¿Cómo medirlo?

• Experto en la materia

• Combinación de documentos

• Niveles de Actividad Inventiva

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DIFICULTADES A RESOLVER:

¿Cuál sería el estado de la técnica relevante?

¿Quién es el experto en la materia?

Decidir entre “obvio o no obvio” no es necesariamente menos subjetivo que entre “inventivo, no inventivo”

La pregunta “¿es la invención evidente para un experto en la materia?” es muy general y no tiene una respuesta fácil, directa y objetiva

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Consideraciones fundamentales para establecer la actividad inventiva:

i) la invención reivindicada debe ser considerada como un todo

ii) los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia debe ser motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito

iii) los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada

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Consideraciones en la valoración de actividad inventiva

a) El experto en la materia

Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico

Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo será en este

En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar representado por un grupo de expertos

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b) El estado de la técnica: Fuentes de información utilizables

• Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación (o prioridad), sin límites de medio, lugar, momento y difusión.

• Conocimiento técnico común: no depende de un documento publicado en una fecha determinada

• Sólo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito en todo o en parte el problema objetivo

• Interpretación de AI (diferente a Novedad) con los conocimientos posteriores

La totalidad del estado de la técnica incluye:


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- Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad), pero puede usarse un sólo documento.

- ¿Probabilidad de su combinación?

- ¿Pertenecen a campos técnicos cercanos o remotos?

- Vínculo razonable para su combinación.

c) Combinación de documentos

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- El examinador evitará realizar análisis a posteriori (análisis “ex post facto”)

- Un conjunto de indicadores o pruebas secundarias ayudan a evaluar la AI

¿Es obvia la invención?

La pregunta correcta no es “¿podría el experto haberlo hecho?”

sino “¿lo habría hecho?”.. PENSANDO EN UNA MEJORA O VENTAJA

Argumentos e indicadores

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El caso de las Invenciones de Problema

- Invenciones de Problema: inmediatas tras un planteamiento adecuado.

- Peligro frente al análisis ex post facto. Se reformulará el problema para valorar su AI.

Ejemplo Faros

Ejemplo Gatera

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Indicadores de Actividad Inventiva

- Son ejemplos de lo que comúnmente se considera inventivo o no.

- Representan la ayuda más importante para señalar el camino adecuado

Los indicadores:

- Favorables

- Desfavorables

- Menores

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INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Una necesidad largamente sentida

Superación de un prejuicio técnico existente

Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo una materialización particular exitosa

Un efecto técnico sorprendente

Una nueva propiedad que no ha sido aún detectada

Eliminación en un proceso de una etapa hasta ahora considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el producto final

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INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA)

El resultado obtenido podría ser previsto por el experto

El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente una determinada solución

La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica radica en la implementación de equivalentes bien conocidos

La esencia de la invención es un nuevo uso de una sustancia conocida mediante la explotación de sus propiedades conocidas

Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o proceso conocido a una situación análoga

La invención proporciona sólo una agregación de los efectos de características conocidas, sin ningún efecto particular consecuencia de una combinación funcional de las características

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• Éxito económico o comercial

• La patente se concedió en otro lugar...

• Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad frente a AI)

ARGUMENTACIONES QUE POR SÍ SOLAS TIENEN POCO PESO

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LOS CASOS TÍPICOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA

- Diferencias mínimas entre reivindicación y ET- Mismo problema.- Combinación obvia de varias características.- Combinación obvia de dos documentos. - Elección entre alternativas obvias.- Equivalencia de características.- Reivindicaciones dependientes también carecen de AI.- Ventaja comercial- Nueva utilización de un material ya conocido.- Selección obvia dentro de un rango.- Omisión obvia.

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El Método PROBLEMA-SOLUCIÓN

Elementos Básicos

• El estado de la técnica más próximo a la invención.

• El problema técnico objetivo que pretende resolver la invención.

• Obviedad o no.

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EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO

Un único documento

El que tenga más características en común con la invención de la solicitud

Varios documentos igualmente relevantes: normalmente se evaluará la actividad inventiva respecto a cada uno

debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro íntimamente relacionado

el mismo propósito o uso

el problema o las propiedades relevantes deben coincidir

el experto en la materia lo habría elegido como punto de partida

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Entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la técnica más próximo

LA DIFERENCIA

Puede estar representada por:

características adicionales

características modificadas

características del estado de la técnica ausentes en el objeto reivindicado

Sólo se pueden tener en cuenta características contenidas en la reivindicación

Se ignoran las características de una reivindicación que no contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invención

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EL PROBLEMA OBJETIVO

Resulta de un análisis “objetivo” de la diferencia (o de los efectos adicionales) de la invención con respecto al estado de la técnica más próximo y del efecto técnico producido por la diferencia

Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la técnica más próximo y con independencia de la intención subjetiva del inventor

Ha de comprobarse que está realmente resuelto por la invención tal como se reivindica

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LA OBVIEDAD O EVIDENCIA

Partiendo del estado de la técnica más próximo ¿resulta obvio para un experto en la materia la implementación de las diferencias identificadas en la etapa 1 (estado de la técnica) para dar solución al problema técnico objetivo (etapa 2)?

La cuestión clave es:

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VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN

Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que los examinadores trabajen siguiendo las mismas líneas y aplicando los mismos estándares de decisión.

También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen, e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores argumentos.

Es un método incorporado en las Directrices de Búsqueda y Examen, lo que permite su contraste con otras Administraciones PCT.

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EJEMPLO: SAL Y PIMIENTA

Reivindicaciones:1.- Pieza de cubertería que comprende un mango (1) hueco, para recibir especias, con una tapa trasera (2) provista de perforaciones (3) y donde se instala un elemento de cierre (4) que evita la salida de especias cuando no se utiliza el cubierto.

2.- Pieza de cubertería según la primera reivindicación caracterizada porque el elemento de cierre (4) tiene unos salientes (5) que encajan en las perforaciones (3) en la posición de cierre.

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NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

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Estado de la técnica más próximo: D1

El elemento de cierre en el estado de la técnica más próximo tiene una tapa articulada que al cerrar cubre las perforaciones.

Solicitud examinada


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1.- A la vista del documento D1:

¿son Nuevas y/o tienen Actividad Inventiva las reivindicaciones 1 y 2?

2.- ¿Qué característica se debería buscar para combinar y

atacar la reivindicación 2?


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3.- Con D2, ¿tiene Actividad Inventiva la reivindicación 2?

Un nuevo documento D2

Pimentero con un elemento de cierre con salientes que encajan en las perforaciones de la tapa.


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SOLUCIÓN:

La reivindicación 1 no es nueva al existir identidad con el documento D1.

La reivindicación 2 no tiene actividad inventiva ya que resultaría obvio para el experto en la materia combinar las características de cierre recogidas en los documentos D1 y D2.


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Opinión Escrita (ISA 237): Primera página

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Opinión Escrita, Recuadro V:Novedad, Actividad Inventiva y

Aplicación Industrial

Este es el Recuadro esencial de la Opinión Escrita.

Positiva o negativa

Se refleja la opinión del examinador basada en el informe de búsqueda y se emite la valoración técnica de la invención.

CITAS Y EXPLICACIONES

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Ejemplo Informe negativo

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Continuación

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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Número de

reivindic

afectadas

Cumplen32%

No Cumplen68%

CONTROL DE CALIDADEncuesta interna OEPM 2004 PCT

• Asunto: Evaluación de niveles de calidad en IBIs y OEs• Tamaño: 234 IBIs + OEs• Periodo: Enero – Junio 2004

Novedad y Actividad Inventiva

Recuadros VII y VIII:

29% solicitudes afectadas

Artículo y Regla 5 (Descripción)

Otros

Artículo y Regla 6 (reiv.)

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Muchas gracias por su atención

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