vonnis

RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/450858 / KG ZA 13-1064 Vonnis in kort geding van 9 oktober 2013 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht

BLACK RHINO ENTERPRISES, LTD, gevestigd te Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten van Amerika,

2. [A], wonend te [X], Verenigde Staten van Amerika,

3. [B-P], wonend te [Y], Verenigde Staten van Amerika,

eisers, advocaten: mr. J.P. van den Brink en mr. S.C. van Loon te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht

S.I.C. STARS IN CONCERT VERANSTALTUNG GMBH, gevestigd te Berlijn, Duitsland,

2. de vennootschap naar vreemd recht STARS IN CONCERT UK LIMITED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

3. [C], wonend te [Z], Duitsland,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEC ENTERTAINMENT B.V., gevestigd te Amsterdam,

5. G. [D], wonende te [Q], Canada,

6. C. [D], woon- en verblijfplaats onbekend,

gedaagden, advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Black Rhino, [A], [B-P] (eisers) en SIC Duitsland, SIC UK, [C], TEC, G. [D] en C. [D] (gedaagden). 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 18 september 2013, met 27 producties;

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

2

- de akte houdende overlegging producties van gedaagden, toegezonden op 23 september 2013, met 14 producties; - de op 25 september 2013 door eisers toegezonden aanvullende producties 28 tot en met 34; - de op 27 september 2013 door gedaagden toegezonden aanvullende productie 15; - de bij faxbericht van 27 september 2013 door eisers toegezonden eisvermeerdering; - de op 30 september 2013 door eisers toegezonden aanvullende producties 35 en 36; - de van beide zijden ontvangen kostenspecificaties; - de mondelinge behandeling, gehouden op 1 oktober 2013, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden pleitaantekeningen hebben overgelegd. 1.2. Ter zitting is door gedaagden bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis, die – zo begrijpt de voorzieningenrechter – volgens hen te laat zou zijn ingediend. Nu door hen niet is toegelicht dat zij door de eisvermeerdering, die er kort gezegd uit bestaat dat een deel van de vorderingen niet alleen tegen SIC Duitsland, SIC UK en [C], maar ook tegen TEC wordt ingesteld, in hun verdediging geschaad zouden zijn en ook anderszins niet aannemelijk is geworden dat dit het geval zou zijn, oordeelt de voorzieningenrechter dat het bezwaar geen doel treft. De eisvermeerdering wordt dan ook toegestaan. 1.3. Vonnis is bepaald op heden. 2. De feiten

2.1. [A] is acteur en komiek die samen met wijlen de heer [B] (hierna: [B]), bij leven de echtgenoot van [B-P], sinds de mid jaren ‘70 de personages Elwood en Jake Blues vertolkte, gezamenlijk “The Blues Brothers” genoemd. The Blues Brothers zijn zangers van blues- en soulmuziek wier uiterlijke verschijning wordt gekenmerkt door een aantal vaste elementen, zoals een zwart pak, een wit hemd, een zwarte stropdas, een zwarte zonnebril, forse bakkebaarden en een zwarte hoed. Hieronder is een aantal afbeeldingen opgenomen van [A] en [B] als The Blues Brothers.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

3

2.2. In 1976 traden [A] en [B] voor het eerst op als The Blues Brothers op de Amerikaanse televisie, als muzikale gasten in het televisieprogramma “Saturday Night Live”. Vervolgens hadden zij in dat programma tussen 1976 en 1978 een aantal gastoptredens. In de late jaren ’70 brachten [A] en [B] in de hoedanigheid van The Blues Brothers vier platenalbums uit en traden zij in de Verenigde Staten met een begeleidende band op als The Blues Brothers. Hun uitvoering van het nummer “I’m a Soul Man” van Sam and Dave werd in 1978 een hit. 2.3. In 1980 werd de speelfilm “The Blues Brothers” uitgebracht door Universal Pictures. Het script is eind jaren zeventig geschreven door [A] en bewerkt door [A] en [E]. Het auteursrecht op het filmscript is in 1979 door Black Rhino geregistreerd bij het United States Copyright Office. [A] is directeur-grootaandeelhouder van Black Rhino. 2.4. Ook verscheen in 1980 een boek over de personages. [B-P], de weduwe en enige erfgename van [B], is co-auteur van dit boek. Daarnaast is zij vanaf het begin betrokken geweest bij de exploitatie van de personages. 2.5. In 2000 verscheen een vervolg op de speelfilm The Blues Brothers. 2.6. Eisers produceren zelf theater- en muziekshows rond The Blues Brothers en verstrekken ook licenties daarvoor. 2.7. [A] en [B-P] zijn houder van de volgende merkeninschrijvingen:

- het Gemeenschapswoordmerk THE BLUES BROTHERS, onder nummer 000309286 geregistreerd op 11 september 1998 in klasse 9 (voor onder meer geluidsopnamen en opnameapparatuur) en klasse 41 (voor onder meer entertainment- en muzikale diensten, cabaretdiensten, concertdiensten en zangdiensten);

- het Gemeenschapswoordmerk BLUES BROTHERS, onder nummer 010717841 geregistreerd op 6 september 2012 in klassen 25 (voor onder meer kleding), 35 (voor onder meer promotie van muziektours, -festivals en -artiesten, onder meer via het internet) en 43 (voor onder meer horecadiensten).

2.8. SIC Duitsland en SIC UK produceren en organiseren musical- en theatervoorstellingen. Onder de naam “Stars in Concert” produceren ze zogeheten tribute shows, of te wel hommages, waarbij imitators optreden die diverse muzikale grootheden

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

4

vertolken. Sommige tributeshows zijn gewijd aan één bepaalde groep of artiest. SIC Duitsland heeft in het congrescentrum Estrel in Berlijn een ‘eigen’ theater. SIC UK is opgericht met het oog op buitenlandse producties. [C] is de bestuurder van zowel SIC Duitsland en SIC UK. 2.9. TEC organiseert theaterproducties in Nederland en houdt zich onder meer bezig met promotie en kaartverkoop. 2.10. De Canadese broers G. en C. [D] zijn acteurs en podiumkunstenaars. Zij treden op in tributeshows waarin zij The Blues Brothers imiteren. Naar aanleiding van een dergelijke show in de Canadese plaats London is er in 2009 namens eisers contact gezocht met G. [D]. Dit heeft geresulteerd in een op 13 juli 2009 gesloten overeenkomst waarin, naast de verplichting om een deel van de recette af te dragen, onder meer het volgende is vastgelegd (hierna: de overeenkomst):

“PERFORMANCE AGREEMENT CONTRACT This agreement made July 13th, 2009 for the one-time, non exclusive, use of the Trademark protected image and look of the musical artists know (sic!) as THE BLUES BROTHERS, JAKE and ELWOOD BLUES for 9 days July 24th, 25th, 26th, July 31st, Aug 1st, Aug 2nd and Aug 7th, 8th, 9th 2009. These performances will occur at the theatre known as THE LONDON CITY MUSIC THEATRE 900 KING ST LONDON ONTARIO CANADA as part of the musical production I’M A SOULMAN a show developed and produced by brothers G. [D] and C. [D] aka Da Blooze Bros. owners of the production company SHOW TOUR INTERNATIONAL. Any future performances by the [D] Brothers either as the “Blues Brothers” or “Da Blooze Bros.” from the date of this agreement on, anywhere in the world or at any venue, must have prior written permission or viable contract first from the [B] Estate and NightOwl Productions Inc. Made between: SHOW TOUR INTERNATIONAL/G. [D] (…) ONTARIO CANADA (…) and [P] THE [B] ESTATE and NightOwl Productions. Inc. (…) MA (…)”

2.11. SIC Duitsland en SIC UK hebben aangekondigd onder de naam “I’m a Soul Man – a tribute to the Blues Brothers” in Nederland een aantal tributeshows te zullen organiseren (hierna: de Show). Eerder is deze show ook al in Duitsland opgevoerd. De aankondiging is onder meer te vinden op de websites www.stars-in-concert.de en www.stars-in-concert.com. Het gaat om een voorstelling op 11 oktober 2013 in het Rabotheater in Hengelo, op 12 en 13 oktober 2013 in World Forum Theater in Den Haag en op 18 en 20 oktober 2013 in het RAI theater in Amsterdam.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

5

2.12. TEC is in Nederland de promotor van de Show en huurt de theaters en regelt de kaartverkoop. De kaartverkoop is door TEC uitbesteed aan derden die dat op eigen naam doen. TEC is houdster van de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl, thebluesbrothersshow.com en imasoulman.nl, die worden of zijn gebruikt om deze voorstelling onder de aandacht van het publiek te brengen. De content van de websites wordt aangeleverd door SIC Duitsland en/of SIC UK. Hieronder is een aantal screenprints en tekstfragmenten weergegeven.

De eerste alinea’s tekst onder het kopje “Cast & Creatives” luiden als volgt. “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” is de succesvolle musical-comedy show geënt op de stijl van de cult films “The Blues Brothers”. De show staat bol van actie,

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

6

humor en bovenal alle hits zoals “Everybody Needs Somebody to Love”, “Think”, R.E.S.P.E.C.T.” en “Soul Man”. Dit alles levensecht gebracht door het explosieve duo C. en G. [D], als de reïncarnatie van Jake en Elwood. Samen met een fantastische live-band, de swingende Bluettes en zelfs optredens van ‘Aretha Franklin’ en ‘Ray Charles’, brengen zij u een geweldige show vol briljante hits. De garantie voor een feestelijke avond! Zwart pak, zwarte hoed en zwarte zonnebrillen: de twee Canadese artiesten, die in het echte leven ook broers zijn, lijken niet alleen tot in detail op hun idolen, ze kunnen de echte Blues Brothers als geen ander evenaren qua moves en muzikaal talent. Tijdens de twee uur durende live-show, overtuigen de Multigetalenteerde [D]’s het publiek zowel vocaal als instrumentaal met de blues, soul, R&B en Rock ’n Roll acts.”

Deze pagina bevat ook teksten over de artiesten die Aretha Franklin en Ray Charles vertolken en heeft als laatste een kopje “[A]”, als hieronder weergegeven.

De onderste foto van de screenprint toont de broers [D] met [A] en is hieronder vergroot weergegeven.

De tekst onder het kopje “[A]” luidt als volgt.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

7

“De gebroeders [D] met Blues Brother [A] himself: ‘tijdens een after party in Berlijn hebben we een fantastische tijd gehad met onze held [A]. Het was geweldig om onder het genot van een drankje met hem te kletsen en zelfs even met hem wat echte Blues te spelen. We kunnen niet wachten totdat we hem weer zien bij een van onze shows in Canada!”

2.13. Op de website www.imasoulman.nl staat tevens een promotiefilm van de eerder Duitse tribute show over The Blues Brothers. 2.14. [C] staat op de websites www.stars-in-concert.de en www.imasoulman.nl vermeld als (co)producer en regisseur van de Show. 2.15. In een e-mail van 28 januari 2013 van G. [D] aan de huidige zaakwaarnemer van [A] en [B-P] verzoekt G. [D] om toestemming om voor SIC in Europa op te mogen treden met zijn broer als The Blues Brothers. In reactie op die e-mail vraagt de zaakwaarnemer op 31 januari 2013 om meer informatie. 2.16. Op 31 januari 2013 vraagt G. [D] de zaakwaarnemer ook om toestemming voor zijn broer en hemzelf om een show te mogen doen bij een Amerikaans casino. 2.17. Op 14 juli 2013 heeft de zaakwaarnemer van [A] en [B-P] twee theaters in Nederland gesommeerd terzake van de bij hen geplande uitvoering van de Show. 2.18. Op 18 juli 2013 heeft een Duitse raadsvrouw namens SIC Duitsland en SIC UK gereageerd op de sommaties aan de twee theaters en herhaald dat volgens haar cliënten van inbreuk van rechten geen sprake is, na dit reeds terzake van een sommatie in verband met shows in Duitsland te hebben aangegeven. 2.19. Op 14 augustus 2013 heeft de Nederlandse raadsman van [A] en [B] ook TEC gesommeerd het promoten of aanbieden van de Show te staken. Op 3 september 2013 is een sommatiebrief verstuurd aan G. en C. [D] en op 5 september 2013 aan [C]. 2.20. TEC heeft vervolgens de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com gedeactiveerd. Op 20 september 2013 zijn de abonnementen op deze domeinnamen door TEC opgezegd. Op de datum van de mondelinge behandeling bevonden de domeinnamen zich in zogeheten “in quarantaine”, of “on hold”, wat wil zeggen dat uitsluitend de houder ze opnieuw kan opeisen. Voor de overdracht aan een derde is in deze situatie in beginsel medewerking van TEC vereist. 2.21. De website onder de domeinnaam www.imasoulman.nl is nog wel toegankelijk en daarop stond ten tijde van de zitting nog steeds de onder 2.9 weergegeven informatie, met uitzondering van de foto van en tekst over [A] en de aankondiging dat de broers [D] zullen optreden als Jake en Elwood Blues. Op die website wordt sinds kort vermeld dat de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show zullen worden vertolkt door twee andere acteurs. Het fotomateriaal van de [D] broers is niet vervangen en staat nog steeds op de website. 2.22. Op 3 april 2013 heeft SIC Duitsland bij de Duitse bodemrechter een procedure aanhangig gemaakt waarin onder meer een verklaring voor recht wordt gevraagd dat [A] en [B-P] en hun vertegenwoordiger in Duitsland de voorstelling “I’m a Soul Man – a tribute to the Blues Brothers” niet mogen verbieden.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

8

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen na eiswijziging het volgende:

I. Gedaagden 1, 2, 3 en 4 te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Eisers en ieder onrechtmatig handelen jegens Eisers, waaronder de productie en promotie van “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” als omschreven in deze dagvaarding, en ieder ander gebruik van de in deze dagvaarding omschreven personages “the Blues Brothers” in of ten behoeve van enige productie of voorstelling, te staken en gestaakt te houden;

II. Gedaagden 1, 2, 3 en 4 te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis alle voorgenomen uitvoeringen van de theatershow “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” als omschreven in deze dagvaarding, waaronder – maar niet beperkt tot – de uitvoeringen in het Rabotheater in Hengelo, in het World Forum te Den Haag en in de RAI te Amsterdam op 11, 12, 13, 18 en 20 oktober 2013, per direct definitief te annuleren;

III. Gedaagden 1, 2, 3 en 4 te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis de betreffende locaties schriftelijk op de hoogte te stellen van de onder II genoemde annulering, met gelijktijdige verzending van een afschrift van dit bericht aan de raadslieden van Eisers;

IV. Gedaagden 1 tot en met 4 te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te

wijzen vonnis de kaartverkoop voor de theatershow “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” als omschreven in deze dagvaarding, te staken en gestaakt te houden en eventuele derden die de kaartverkoop namens Gedaagden uitvoeren mee te delen dat de verkoop per direct moet worden gestaakt;

V. Gedaagden 1 tot en met 4 te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te

wijzen vonnis alle promotionele activiteiten in relatie tot de theatershow “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” als omschreven in deze dagvaarding, waaronder de vermelding en aanprijzing daarvan op de websites www.stars-in-concert.de, www.stars-in-concert.com, www.imasoulman.nl en enige andere website, te staken en gestaakt te houden;

VI. Gedaagde 4 te bevelen binnen 72 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de

domeinnamen thebluesbrothersshow.com en thebluesbrothersshow.nl over te dragen aan Eisers - wat betreft de .nl extensie conform de daartoe geldende regels van SIDN - en te bepalen dat wanneer Gedaagde 4 verzuimt te voldoen aan dit bevel, de te dezen te wijzen beschikking op grond van artikel 3:300 BW in de plaats kan treden van een wilsverklaring van Gedaagde 4 tot het geven van opdracht aan zijn internetprovider en aan SIDN, danwel aan de relevante autoriteit voor de .com domeinnaam, tot het overdragen van deze domeinnamen, waarbij eventuele kosten voor rekening van Gedaagde 4 komen;

VII. Gedaagden 5 en 6 te bevelen hun verplichtingen jegens Eisers uit de

licentieovereenkomst als omschreven in deze dagvaarding, waaronder in het bijzonder de verplichting niet zonder toestemming van Eisers op te treden als de in deze dagvaarding omschreven personages “the Blues Brothers”, na te komen, en onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle optredens waarbij zij de in deze dagvaarding nader omschreven personages “the Blues Brothers” vertolken per direct definitief te annuleren;

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

9

VIII. Gedaagden 1, 2 en 3 ieder hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Eisers van een

onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 50.000 (zegge vijftigduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Gedaagde 1, 2 en/of 3 in strijd handelt met het bevel sub I, II, III, IV en/of sub IV;

IX. Gedaagde 4 te veroordelen tot betaling aan Eisers van een onmiddellijk opeisbare

dwangsom van EUR 25.000 (zegge vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Gedaagde 4 in strijd handelt met het bevel sub IV, V en/of sub VI;

X. Gedaagden 5 en 6 ieder hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Eisers van een

onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000 (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Gedaagde 5 en/of 6 in strijd handelt met het bevel sub VII;

XI. Gedaagden ieder hoofdelijk te veroordelen in de nader te bepalen werkelijke kosten van

dit geding ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; een en ander uitvoerbaar bij vonnis en met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en artikel 50 lid 6 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs) op zes maanden na de datum van dit vonnis. 3.2. Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat door de (voorgenomen) uitvoeringen van de theatershow “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” en de bijbehorende promotionele activiteiten zonder toestemming van eisers auteursrechtelijk beschermde werken, te weten (i) de personages Jake en Elwood Blues en (ii) het script van de film “The Blues Brothers”, openbaar gemaakt worden en dat daarbij inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van eisers. Voorts is, mede gelet op een (licentie)overeenkomst met een aantal gedaagden, sprake van wanprestatie en (anderszins) onrechtmatig handelen jegens eisers door te profiteren van de gestelde wanprestatie, zo stellen eisers. Ten slotte voeren eisers aan dat met de theatershow en het promotiemateriaaal inbreuk wordt gemaakt op het portretrecht van [A] en [B]. 3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling

Bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerken, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om daarvan kennis te nemen, op grond van de artikelen 94 lid 2 onder b, 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 en lid 4 onder b van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk nu SIC Duitsland, SIC UK,en [C] vrijwillig zijn verschenen zonder de bevoegdheid te bestrijden en TEC gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde (dreigende) auteursrechtinbreuk en op gesteld onrechtmatig handelen, is de bevoegdheid ten aanzien van SIC Duitsland, SIC UK, en [C]

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

10

gegrond op artikel 5 lid 3 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), nu deze gedaagden gevestigd of woonachtig zijn in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en de gestelde inbreuk en het gesteld onrechtmatig handelen in Nederland, onder meer in Den Haag, en tevens via internet in heel Nederland en derhalve ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt of dreigt plaats te vinden. De voorzieningenrechter is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gericht tegen de gestelde (dreigende) auteursrechtinbreuk en gesteld onrechtmatig handelen door TEC op grond van artikel 102 Rv. De bevoegdheid is tot zover ook niet bestreden. 4.2. Met betrekking tot de bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen gericht tegen de broers G. en C. [D] hebben gedaagden betoogd dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft omdat die vorderingen gebaseerd zijn op een overeenkomst tussen Amerikaanse en Canadese partijen en dat nakoming gevorderd dient te worden bij de Canadese rechter. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vorderingen tegen G. en C. [D] zien op een voorlopige voorziening gericht op Nederland, te weten het niet zonder toestemming van eisers optreden in Nederland in de Show. Wat er ook zij van de bevoegdheid van een rechter in Nederland in een bodemprocedure die ziet op nakoming van de overeenkomst, deze voorzieningenrechter is op grond van artikel 13 Rv bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen G. en C. [D]. Spoedeisend belang 4.3. Het – overigens door gedaagden niet betwiste – spoedeisend belang van eisers bij de vorderingen is gelegen in de gestelde voortdurende (dreiging van) inbreuk, onrechtmatig handelen dan wel niet-nakoming van een overeenkomst. Auteursrecht - Toepasselijk recht 4.4. Eisers roepen in dit kort geding auteursrechtelijke bescherming in voor Nederland. Op grond van artikel 5 van de Berner Conventie (hierna: BC) genieten auteurs van door de BC beschermde werken in elk bij de Conventie aangesloten land de rechten die aan eigen onderdanen worden verleend. Of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van inbreuk op die auteursrechten dient dan ook te worden beoordeeld naar het recht van het land waar bescherming wordt gezocht, de lex loci protectionis, in dit geval dus naar Nederlands recht.1 - Auteursrecht op filmscript 4.5. Eisers leggen aan hun vorderingen onder meer het auteursrecht op het script van de film “The Blues Brothers” ten grondslag. Zij stellen dat gelet op de uitingen op de website www.imasoulman.nl en het promotiefilmpje van de eerdere Duitse show dat op die website staat, alles erop wijst dat in de Show scènes uit de film zullen worden nagespeeld. Dat

1 Vgl. Gerechtshof Den Haag 20 september 2007, LJN BY0896, IER 2010/35 en Gerechtshof Den Haag 22

januari 2013, LJN: BY8716.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

11

scènes worden nagespeeld blijkt ook uit het feit dat op de website staat dat de performers “on a mission from God” zijn, een uitspraak die in de film veelvuldig voorkomt en dat Aretha Franklin, James Brown en Ray Charles van de partij zijn die ook in de film een rol spelen. De promotiefilm bevat een scène met Aretha Franklin die overeenstemt met de scène uit de film waarin Aretha Franklin een serveerster speelt, aldus eisers. Eisers stellen dan ook dat het script van de film openbaar zal worden gemaakt in strijd met de auteursrechten van eisers. Voor zover eisers niet zelf het auteursrecht hebben op dat script, zijn zij op basis van overgelegde overeenkomsten met de producent van de film, Universal Pictures, en de regisseur, de heer [E], bevoegd die rechten namens hen te handhaven en in te roepen, aldus eisers. 4.6. Uit de stellingen van gedaagden begrijpt de voorzieningenrechter dat zij betwisten dat eisers over voldoende rechten beschikken om handhaving van auteursrechten op het script te vorderen. Eisers wijzen erop dat noch het script noch de film is overgelegd. Voorts bestrijden zij dat in de Show scènes worden nagespeeld, of dat dialogen, verhaallijnen of andere herkenbare gedeelten uit de film te zien zullen zijn. Slechts de bekendste nummers uit de film worden gezongen. Anders dan bij de eerdere voorstellingen in Berlijn, wordt geen beeldscherm gebruikt. Wel geven artiesten die lijken op Aretha Franklin respectievelijk Ray Charles acte de présence, maar de artieste die Aretha Franklin vertolkt, zal niet gekleed gaan in een schort zoals in de film maar in een prachtige jurk. 4.7. Wat er ook zij van de bevoegdheid tot handhaven van de auteursrechten die samenhangen met het script van de film “The Blues Brothers”, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers hun vorderingen gebaseerd op auteursrecht op het script van de film onvoldoende onderbouwd gelet op het verweer van gedaagden, zodat vorderingen die op deze grondslag zijn gebaseerd reeds om die reden niet kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is zonder kennis te kunnen nemen van het werk of de werken waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet in staat om een (voorlopig) oordeel te geven over de gestelde inbreuk die de Show zoals aangekondigd zou vormen op het script. De enkele stills uit de film die in de processtukken zijn opgenomen, zijn hiervoor in ieder geval onvoldoende. Bovendien beschikt de voorzieningenrechter over onvoldoende materiaal over de Show zoals deze zal worden uitgevoerd in Nederland om de gestelde dreigende inbreuk te kunnen beoordelen terwijl die inbreuk, gelet op de stellingen van eisers gemotiveerd is betwist. - Auteursrecht op personages 4.8. Eisers stellen dat het duo The Blues Brothers, gevormd door de fictieve personages Jake en Elwood Blues, is aan te merken als auteursrechtelijk beschermd werk en dat gedaagden inbreuk maken op dat auteursrecht door zonder toestemming van eisers die personages in de Show openbaar te maken en via websites. De hierna genoemde elementen worden volgens eisers afzonderlijk (al dan niet in verschillende combinaties, zoals hierna te noemen elementen a-f) en in combinatie beschermd door het auteursrecht:

a) muzikaal duo; b) de muzikanten zijn broers; c) het duo gebruikt de naam “the Blues Brothers”; d) de namen van de personages zijn Jake en Elwood Blues; e) het repertoire is blues- en soulmuziek, waaronder het nummer “I’m a Soul

Man”;

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

12

f) de personages dragen een zwart pak, wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen en zwarte zonnebrillen;

g) de personages dragen zwarte “pigskin” hoeden; h) de personages hebben prominente bakkebaarden; i) Jake is klein en gezet, Elwood is lang en dunner; j) Jake is de voornaamste zanger; Elwood doet voornamelijk begeleiding en

kenmerkende danspassen; k) Elwood draagt een met handboeien en een lange ketting aan zijn pols bevestigd

beveiligd koffertje met daarin uitsluitend één bluesharp; 1) de personages hebben een vaste verdeling van de zang in de nummers; m) de personages hebben een “coole”, gereserveerde houding (ze lachen niet); n) de choreografie kenmerkt zich door veel snel voetenwerk, overgang van rust

naar wild en ogenschijnlijk ongecoördineerd dansen, bepaald gebruik van de handen en armen. Jake voert radslagen en high kicks uit.

o) de personages hebben hun voornaam op hun vingers getatoeëerd. p) de personages hebben een aantal kenmerkende uitspraken, waaronder “we’re

on a mission from God” en “we’re putting the band back together”. 4.9. Gedaagden betwisten dat The Blues Brothers personages een auteursrechtelijk beschermd werk zijn. Allereerst stellen zij dat de personages voor 95% bestaan uit hun kledingkeuze (een donker pak met hoed en zonnebril) hetgeen niet meer is dan een stijl, namelijk de stijl van blues muzikanten uit de tweede helft van de vorige eeuw. Overige elementen zijn banaal, dan wel onvoldoende uitgewerkt, dan wel vormen geen vast onderdeel van de personages, hetgeen ook in combinatie beschouwd onvoldoende is om te gelden als werk. 4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat om als werk in de zin van de Auteurswet beschermd te kunnen zijn, vereist is dat het voortbrengsel een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel.2 Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Niet van belang is of de verschillende elementen waaruit het werk bestaat ieder afzonderlijk auteursrechtelijk beschermd zijn of niet. Het gaat erom of de combinatie van (al dan niet op zich zelf beschermde) elementen waaruit het werk is opgebouwd, voldoet aan de hiervoor vermelde maatstaf.3 4.11. Daarnaast geldt dat een personage of character als zodanig in beginsel aan de werktoets kan voldoen. Vereist is in dat geval dat de kenmerken van dat personage, althans de combinatie van kenmerken die het personage van zijn maker heeft meegekregen aan de

2 HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq-I); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.). De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes). Zie voorts recentelijk Hoge Raad 22 februari 2013, Stokke – H3 Products, LJN BY1529. 3 Vgl. Hoge Raad, 22 februari 2013, LJN: BY1529 (Stokke v H3 Products).

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

13

hiervoor vermelde maatstaf voldoen. Zo heeft Hof Amsterdam na de overweging dat auteursrechtelijke bescherming van personages niet al te snel moet worden aangenomen, geoordeeld dat de personages Bassie en Adriaan een auteursrechtelijk werk vormen nu sprake is van personages met een karakteristieke bestendige verschijningsvorm die in het arrest wordt beschreven.4 4.12. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de personages Jake en Elwood Blues alias The Blues Brothers geen auteursrechtelijk beschermd werk, om de navolgende redenen. 4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago. 4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.5 Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd. 4.15. De elementen a) muzikaal duo, b) de muzikanten zijn broers en j) de rolverdeling, zijn triviaal dan wel banaal te noemen zodat op deze elementen op zichzelf beschouwd evenmin auteursrecht rust. Dat op de naam van het duo The Blues Brothers en de namen Jake en Elwood Blues (elementen c en d) auteursrecht kan rusten, is niet in geschil. Eisers beroepen zich echter niet afzonderlijk op die namen doch slechts als onderdeel van de personages. 4.16. Voorshands oordelend hebben eisers, mede gelet op het verweer van gedaagden op dit punt, de in 4.8 genoemde elementen l), m) en n) onvoldoende concreet uitgewerkt om die elementen mee te wegen als onderdeel van de personages. Zonder nadere invulling bieden omschrijvingen als “een vaste verdeling van de zang”, “een “coole”, gereserveerde houding” en een in algemene bewoordingen omschreven choreografie/dansstijl, die slechts met één voorbeeld (van een vertolking van het nummer I’m a Soulman) is onderbouwd en verder slechts met enkele afbeeldingen, niet voldoende houvast om te bepalen wat die elementen concreet inhouden en of die elementen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Gedaagden hebben ten aanzien van de choreografie nog onweersproken aangevoerd dat een

4 Gerechtshof Amsterdam, 30 januari 2003, AMI 2003, 9, m.nt. Koelman (Bassie en Adriaan III). 5 HR 29 maart 2013, Stijl, LJN BY8661.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

14

aantal onderdelen van de in vrij algemene termen omschreven dansstijl van de Blues Brothers (snel voetenwerk, overgang van rust naar wild en ogenschijnlijk ongecoördineerd dansen) ook behoort bij de blues stijl die The Blues Brothers zelf in feite imiteren. 4.17. Door eisers is niet weersproken dat elementen k) Elwood Blues draagt een met handboeien en een lange ketting aan zijn pols bevestigd koffertje, o) de personages hebben hun voornaam op hun vinger getatoeëerd en p) bepaalde uitspraken, weliswaar voorkomen in de film The Blues Brothers uit 1980 maar geen bestendig onderdeel vormen van de personages. Ook die elementen dienen dan ook bij de beoordeling van de vraag of de personages een auteursrechtelijk beschermd werk zijn, buiten beschouwing te blijven. 4.18. De elementen k, l, m, n, o, p buiten beschouwing latend, is de voorzieningrechter voorshands van oordeel dat de elementen die overblijven, ook in hun onderlinge combinatie beschouwd, niet voldoen aan de hiervoor geformuleerde maatstaf. In feite beschrijven die elementen een muzikaal duo, gekleed in blues stijl, die muziek uit het blues repertoire vertolkt. Dat het duo The Blues Brothers heet en wordt gevormd door twee broers met de naam Jake en Elwood Blues is ten enenmale onvoldoende om te komen tot een ander oordeel. 4.19. Bij deze stand van zaken behoeft de vraag of [A] en [B-P] rechthebbende zijn op de personages en of sprake is van (dreigende) inbreuk – hetgeen beide wordt betwist door gedaagden – geen verdere bespreking. Portretrecht 4.20. Voor het geval de auteursrechtelijk gegronde vorderingen zouden worden afgewezen, hebben eisers een beroep gedaan op het portretrecht van [A] en [B] op grond van artikel 21 jo artikel 25a van de Auteurswet jo artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Gelet op het voorgaande, zal de voorzieningenrechter dienen te beslissen op deze – subsidiaire – grondslag. 4.21. Eisers stellen zich met een beroep op het portretrecht van [A] en [B] te kunnen verzetten tegen live optredens van G. en C. [D] als The Blues Brothers in de Shows en tegen afbeeldingen van G. en C. [D] als The Blues Brothers in (online) promotiemateriaal. De overeenstemmende gezichtskenmerken (waaronder de bakkebaarden en in het geval van [A] een relatief smal en lang gezicht en in het geval van [B] een breed gezicht waarbij die eigenschappen worden versterkt omdat ze samen zijn te zien), karakteristieke lichaamshoudingen (en dat de een lang en dun is en de ander klein en gezet) en de aanwezigheid van andere identificerende factoren (zoals de typerende kleding, tatoeages op de vingers, de namen Jake en Elwood Blues en de presentatie als broers) zou volgens eisers maken dat het optreden en de afbeeldingen van G. en C. [D] moeten worden beschouwd als portretten van [A] en [B]. Eisers stellen een redelijk belang te hebben tegen openbaarmaking van die portretten (verzilverbare populariteit). 4.22. Gedaagden bestrijden dat eisers met een beroep op het portretrecht de Show dan wel de gewraakte afbeeldingen kunnen verbieden. 4.23. [A] en [B-P] hebben na de aankondiging van een wijziging van de cast die als The Blues Brothers optreedt in de Show (hetgeen reeds bleek uit de producties van gedaagden en

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

15

ter zitting is bevestigd) de grondslag van hun vordering niet uitgebreid in die zin dat ook afbeeldingen van deze nieuwe vertolkers verboden dienen te worden. Een beoordeling daarvan is dus niet aan de orde. Eisers hebben daarentegen onweersproken gesteld nog belang te hebben bij hun vordering die ziet op de vertolkers G. en C. [D] als The Blues Brothers nu afbeeldingen van hen nog steeds op de website www.imasoulman.nl staan en er nog steeds een dreiging is dat zij wel in de Show zullen optreden. 4.24. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het portretrecht personen het recht geeft onder omstandigheden op te treden tegen het zonder hun toestemming gebruiken van een afbeelding van henzelf. Daarbij geldt dat ook zonder overeenstemmende gelaatstrekken maar door de aanwezigheid van andere identificerende factoren van een portret kan worden gesproken.6 4.25. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dient het beroep op het portretrecht te worden verworpen op de navolgende gronden. 4.26. Allereerst ziet het portretrecht op een portret of te wel een afbeelding. Voor de vraag of sprake is van een afbeelding is de techniek niet relevant, zowel met potlood, pen, penseel, klei, brons als met een foto- of filmcamera kan een portret worden gemaakt.7 Een live optreden als zodanig is geen afbeelding, het is immers niet op enigerlei wijze vastgelegd. Een live optreden kan dan ook niet met een beroep op portretrecht worden verboden. Ter zitting hebben eisers desgevraagd bevestigd dat hun vordering inderdaad ziet op een verbod op de live voorstelling en zodoende niet op een verbod op openbaarmaking van een vastlegging van dat optreden. 4.27. Ten tweede roepen eisers in feite niet het portretrecht in van [A] en [B] maar van de personages Jake en Elwood Blues. Hetgeen zij hebben aangevoerd over de herkenbare trekken van [A] en [B] zijn immers grotendeels kenmerken van Jake en Elwood Blues. In bijzondere omstandigheden kan het portretrecht worden ingeroepen tegen zogeheten look-a-likes.8 Dat neemt niet weg dat de afbeelding van die look-a-like dan wel het portret van een persoon dient weer te geven. Dat [A] en [B] niet alleen een beroep zouden kunnen doen op portretrecht als dit hun persoon betreft maar ook als dat hun ‘alias’ te weten een van de personages van de Blues Brothers betreft, wordt voorshands oordelend verworpen.9 4.28. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is bij de gewraakte afbeeldingen van G. en C. [D] geen sprake van zodanig overeenstemmende gelaatstrekken dan wel van andere identificerende factoren dat van een portret van de personen [A] en [B] kan worden gesproken. Met gedaagden acht de voorzieningenrechter de gelaatstrekken van G. en C. [D] niet overeenstemmend. Verder hebben gedaagden terecht aangevoerd dat bij de [D] broers ook niet duidelijk sprake is van een persoon met een lang en smal gezicht en een persoon met een breed gezicht, noch van een lang en smal persoon ten opzichte van een kleine en gezette persoon. De overige kenmerken waar eisers naar verwijzen (zoals kleding,

6 Hoge Raad 2 mei 2003, NJ 2004, 80 (Breekijzer). 7 Vgl. Auteursrecht, naburige rechten, en databankenrecht, par. 6.2, Spoor, Verkade, Visser, derde druk, Kluwer

Deventer 2005. 8 Rechtbank Utrecht 24 juni 2005, IER 2005, 80, LJN: AT8316 (Gouden Gids/Yellow Bear). 9 Vgl Hoge Raad 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja zuster/nee zuster).

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

16

bakkenbaarden, tatoeages op de vingers etc.) die inderdaad wel voorkomen in de afbeeldingen van de [D] broers zijn echter kenmerken van de personages Jake en Elwood Blues en niet van [A] en [B], zodat de voorzieningenrechter die buiten beschouwing laat. 4.29. Gelet op het voorgaande is geen sprake van portretten in de zin van de Auteurswet die eisers zouden kunnen verbieden, daargelaten of daartoe in deze omstandigheden ook aanleiding zou zijn. Merkenrecht 4.30. Eisers stellen voorts dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC inbreuk maken op hun merkrechten in de zin van – onder meer – artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Zij stellen dat deze gedaagden de merken gebruiken als (onderdeel van de) titel voor de Show - “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” en in het promotiemateriaal voor de Show met aanduidingen als “Blues Brothers Show”, “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com. Door de merken te gebruiken voor dezelfde - althans soortgelijke - waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek ontstaan. Het publiek zal denken dat de Show wordt geproduceerd door eisers, dat er een relatie bestaat tussen eisers en gedaagden en/of dat eisers toestemming hebben gegeven voor de productie en de uitvoering van de Show. 4.31. Gedaagden hebben aangevoerd dat eisers geen beroep toekomt op het merk THE BLUES BROTHERS uit 1998 omdat dit vanwege non usus zou zijn vervallen. Eisers hebben dit gemotiveerd betwist onder verwijzing naar een overgelegd overzicht van voorbeelden van door eisers gelicentieerde The Blues Brothers liveshows in diverse Europese steden van 2008 tot heden. Nu gedaagden hierop slechts hebben gereageerd met de stelling dat dit lijstje onvoldoende zou zijn, zonder dit te motiveren, passeert de voorzieningenrechter het non usus verweer en gaat de voorzieningenrechter voorshands uit van de geldigheid van voornoemd merk. De voorzieningenrechter zal de gestelde merkinbreuk dan ook beoordelen op basis van zowel het oudere THE BLUES BROTHERS merk als het jongere BLUES BROTHERS merk (zie hiervoor in 2.7). 4.32. Gedaagden betwisten niet hetgeen eisers hebben gesteld omtrent het gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ in de hiervoor bedoelde uitingen, de overeenstemming van die tekens met de merken, de soortgelijkheid van de diensten, noch dat zij met dat gebruik inbreuk maken op die merkrechten ingevolge artikel 9 lid 1 sub b GMVo, zodat de voorzieningenrechter daarvan heeft uit te gaan. Het verweer van gedaagden beperkt zich tot de stelling dat eisers zich niet tegen het door hen gemaakte gebruik van de merken kan verzetten met een beroep op de uitzondering van artikel 12 onder b GMVo omdat sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik. Nu het opvoeren van een tribute show in beginsel toelaatbaar is, is het gedaagden ook toegestaan bijvoorbeeld in de tag line onder de titel aan te duiden dat sprake is van een hommage aan The Blues Brothers. Ook in promotiemateriaal mogen zij refereren aan The Blues Brothers, zo stellen zij. 4.33. Op grond van artikel 12 aanhef en onder b GMVo is het de merkhouder niet toegestaan een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een met zijn merk overeenstemmend teken voor zover dit gebeurt om de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

17

waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten aan te duiden, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt.8 4.34. Het gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ door gedaagden in de aanduiding “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eerlijk gebruik in hiervoor bedoelde zin. Anders dan gedaagden aanvoeren, is de aanduiding ‘a tribute to the Blues Brothers’ in het gewraakte teken niet slechts een ondertitel maar juist onderdeel van die titel. De Show heet “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers”. In alle overgelegde uitingen worden beide delen waaruit de titel bestaat gezamenlijk weergegeven, onder elkaar dan wel nevengeschikt. In sommige aanduidingen is het gedeelte “I’m a Soul Man” in grotere letters geschreven dan het overige deel, in sommige uitingen is de lettergrootte van de gehele titel gelijk en in andere uitingen worden de tekens ‘(the) Blues Brothers’ in de titel juist weer in contrasterende kleuren of in hoofdletters gebruikt zodat daar de nadruk op ligt. In casu geldt dus dat gedaagden het met de merken overeenstemmende teken gebruiken als ‘productnaam’ voor hun show. Die show bieden zij aan in concurrentie met de shows die de merkhouders zelf produceren en exploiteren gebruikmakend van de merken. Hoewel het gedaagden vrij staat, zoals zij stellen, om aan te geven dat hun show een hommage is aan de bekende blues muziek (van artiesten als Sam and Dave, Ray Charles en Aretha Franklin) die het publiek vooral kent in de uitvoering van The Blues Brothers, is het niet nodig om het teken ‘(the) Blues Brothers’ te gebruiken in de titel van de Show. Gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ in de titel van de Show kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het relevante publiek (in dit geval ((potentiële) theaterbezoekers met interesse in blues en soulmuziek) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen gedaagden en de merkhouders [A] en [B-P]. Gedaagden hadden zich daarvan bewust dienen te zijn. Gedaagden handelen zodoende onvoldoende loyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Daarbij weegt mee dat gedaagden weliswaar hebben bestreden dat de merken bekend zijn in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo maar niet dat de merken wel een zekere mate van bekendheid genieten, waaruit gedaagden voordeel zouden kunnen halen bij het promoten en exploiteren van de Show met titel “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers”. 4.35. Ook als juist is, zoals gedaagden stellen, dat het publiek weet wat een tribute is, namelijk een eerbetoon en dus niet de “echte” artiest van vlees en bloed, neemt gebruik van het woord ‘tribute’ in de titel van de Show de indruk dat sprake is van een band met de merkhouder naar voorlopig oordeel niet weg. Immers, ook in de shows die de merkhouders (onder licentie laten) produceren worden de Blues Brothers vertolkt door anderen dan [A]

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

18

en wijlen [B]. De suggestie dat er sprake is van een band met de merkhouders wordt nog versterkt doordat op de website www.imasoulman.nl een afbeelding van [A] met G. en C. [D] is geplaatst. Dat de broers [D] op hun website spreken van “a full endorsement from [A] and the [B] estate for their live tribute to the Blues Brothers” en het feit dat zij ”officialy sanctioned” zijn, is in deze context niet relevant nu eisers niet stellen dat deze gedaagden merkinbreuk maken en gesteld noch gebleken is dat gedaagden 1 t/m 4 het publiek verwijzen naar de website van G. en C. [D]. 4.36. Ook voor gebruik van de tekens ‘Blues Brothers Concert’ of ‘Blues Brothers Show’ ter aanduiding van de Show of in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com gaat het beroep op artikel 12 onder b GMVo om dezelfde reden niet op. 4.37. Voor zover de aanduiding ‘(the) Blues Brothers’ wordt gebruikt in promotiemateriaal en op de website www.imasoulman.nl ter beschrijving van de inhoud van de Show en als aanduiding van de inspiratiebron voor de Show is het gebruik van de aanduiding ‘Blues Brothers’ wel toelaatbaar. Dit ziet bijvoorbeeld op de aanduidingen op de website als overgelegd door eisers als productie 6 (behalve waar sprake is van gebruik van Blues Brothers in de titel van de Show als hiervoor geoordeeld). 4.38. Op grond van het voorgaande is voorshands sprake van inbreuk door SIC Duitsland, SIC UK en TEC op de merkrechten van de merkhouders [A] en [B-P] waartegen zij zich kunnen verzetten. Dat [C] de betreffende tekens in persoon gebruikt of dreigt te gebruiken is gesteld noch gebleken. Nakoming 4.39. Eisers stellen dat de broers G. en C. [D] op grond van de overeenkomst (zie hiervoor in 2.10) niet zonder toestemming van eisers mogen optreden in de Shows. G. [D] heeft wel - mede namens zijn broer C. [D] - om toestemming gevraagd aan de zaakwaarnemer van eisers om voor SIC in Europa te mogen optreden als The Blues Brothers (zie 2.15 hiervoor) maar bedoelde toestemming is niet verleend. Eisers vorderen nakoming. 4.40. G. en C. [D] hebben aangevoerd dat de overeenkomst onder druk van de zijde van de zaakwaarnemer van eisers tot stand is gekomen en dat de betreffende verplichting te elfder ure en zonder overleg door die zaakwaarnemer is opgenomen. G. en C. [D] hebben echter de geldigheid van de overeenkomst niet bestreden. Ook hebben zij aangevoerd dat de overeenkomst slechts is ondertekend door G. [D]. Zij hebben niet betwist dat hij dat deed mede namens C. [D] zoals voortvloeit uit die overeenkomst en dat de overeenkomst hen zodoende beiden bindt, zodat de voorzieningenrechter daar voorshands vanuit dient te gaan. 4.41. Tussen partijen bestaat geen overeenstemming over de vraag welk recht van toepassing is op de overeenkomst. G. en C. [D] stellen dat Canadees recht van toepassing is, eisers achten Amerikaans recht toepasselijk. In de overeenkomst is hierover niets opgenomen. Wat er ook zij van het toepasselijk recht, niet in geschil is dat de overeenkomst zo dient te worden uitgelegd dat op de broers [D] de verplichting rust om niet als The Blues Brothers op te treden ergens ter wereld zonder voorafgaande toestemming van eisers. Evenmin is in geschil dat die toestemming ten aanzien van de Shows ontbreekt.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

19

4.42. Eisers hebben onweersproken gesteld dat G. en C. [D] voornemens zijn geweest om de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show te vertolken hetgeen ook op de website www.imasoulman.nl is aangekondigd. Weliswaar staat nu op die website dat andere acteurs die rollen zullen vertolken, de foto’s van G. en C. [D] stonden ten tijde van de mondelinge behandeling echter nog steeds op de website. Ook niet bestreden is dat de broers [D] geen onvoorwaardelijke toezegging in dit verband hebben gedaan, zodat niet vast staat dat zij niet zullen optreden. Zodoende hebben eisers nog steeds belang bij hun vordering. 4.43. Bij die stand van zaken is de vordering tot nakoming toewijsbaar voor zover het gaat om de aangekondigde Shows in Nederland. Dat een voorziening van een ruimere strekking geboden is, is niet gesteld. Onrechtmatig handelen; profiteren van wanprestatie 4.44. Eisers stellen dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC onrechtmatig jegens hen handelen door bewust te profiteren van de wanprestatie van G. en C. [D] die hun verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen nu zij op de hoogte waren van het feit dat eisers de broers [D] terzake hebben gesommeerd. 4.45. Genoemde gedaagden betwisten dat sprake is van onrechtmatig handelen en stellen daartoe dat zij niet op de hoogte waren van de overeenkomst toen zij G. en C. [D] hebben gevraagd om op te treden in de Show. 4.46. Wat daar ook van zij, hetgeen eisers hebben aangevoerd is voorshands onvoldoende om te oordelen dat genoemde partijen onrechtmatig handelen. Het handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Daarvoor is meer nodig. Bijkomende omstandigheden zijn niet aangevoerd door eisers. Vorderingen 4.47. Op grond van het voorgaande zullen de auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen. Het bevel aan SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC om (anderszins) onrechtmatig handelen jegens eisers te staken zal eveneens worden afgewezen. 4.48. SIC Duitsland, SIC UK, en TEC zal worden bevolen inbreuk op de merkrechten van eisers te staken, met dien verstande dat dit ziet op gebruik van het teken “(the) Blues Brothers” in de titel van de Show “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers”, in het teken “Blues Brothers Concert’ en “Blues Brothers Show’ ter aanduiding van de Show en op gebruik van de domeinnamen thebluesbrothersshow.com en thebluesbrothersshow.nl. Het verbod zal worden beperkt tot Nederland. In de dagvaarding stellen eisers slechts dat de Shows die in Nederland gepland zijn inbreukmakend zijn (op verschillende grondslagen) en in het petitum wordt geen grensoverschrijdend verbod gevorderd. Ter zitting hebben gedaagden aangegeven dat niet duidelijk is of de vorderingen tevens zien op andere Shows dan in Nederland, bijvoorbeeld in Duitsland, waarna eisers hebben bevestigd dat hun vorderingen slechts zien op de Shows die voor Nederland staan gepland. Nu Black Rhino geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf de houdster is, bestaat er geen grondslag

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

20

voor haar vordering tot staking van merkinbreuk en ligt die vordering voor afwijzing gereed. De aan het bevel te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Hoewel de eisvermeerdering niet ziet op een dwangsombepaling ten aanzien van de nakoming van dit bevel door TEC, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om ambtshalve de dwangsom ook te verbinden aan nakoming door deze gedaagde. Genoemde partijen zal worden bevolen binnen twee dagen na betekening van het vonnis de merkinbreuk te staken. 4.49. Het gevorderde sub II tot en met V, een bevel alle voorgenomen uitvoeringen van de theatershow “I’m a Soul Man – A Tribute to the Blues Brothers” per direct te annuleren, de locaties waar de uitvoering zou plaatsvinden hiervan op de hoogte te stellen, de kaartverkoop te staken en alle promotionele activiteiten te staken, zal worden afgewezen. In het licht van het geen hiervoor is overwogen en nu een merkinbreukverbod zal worden gegeven is er voorshands geen aanleiding om een verder strekkende voorziening te treffen. 4.50. Het gevorderde sub VI, dat ziet op de overdracht door TEC van de domeinnamen thebluesbrothersshow.com en thebluesbrothersshow.nl aan eisers, zal worden toegewezen. Tijdens de zitting is aan de orde geweest dat gedurende de quarantaine periode de domeinnaamhouder nog zeggenschap heeft over de domeinaam en overigens de vrijgave nog kan intrekken. Eisers hebben aangevoerd dat zij mitsdien nog steeds belang hebben bij toewijzing van de gevorderde overdracht. De aan dit bevel te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.51. De broers G. en C. [D] zal worden bevolen hun verplichtingen jegens eisers uit de overeenkomst na te komen, in het bijzonder de verplichting niet zonder toestemming in Nederland op te treden als The Blues Brothers. De aan dit bevel te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Voor de eveneens gevorderde annulering van optredens waarbij zij The Blues Brothers vertolken, is voorshands geen aanleiding, nu door eisers niet is onderbouwd waarom een dergelijke voorziening naast het te geven bevel noodzakelijk zou zijn. Proceskosten 4.52. Nu in de procedure tussen eisers enerzijds en SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC anderzijds partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt. 4.53. In de procedure tussen eisers enerzijds en G. [D] en C. [D] anderzijds zullen laatstgenoemden als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de vorderingen jegens hen niet gegrond zijn op enig intellectueel eigendomsrecht is geen plaats voor een volledige proceskostenvergoeding overeenkomstig artikel 1019h Rv en zal het reguliere liquidatietarief worden toegepast. Daarbij zal als uitgangspunt worden genomen dat waar nodig de kosten van eisers naar rato over de procedures tegen de zes gedaagden worden verdeeld, zodat een derde van de totale onder het liquidatietarief te begroten kosten aan de procedure tegen de broers [D] moet worden toegerekend. De voorzieningenrechter begroot de kosten in deze procedure aan de zijde van eisers aldus op € 272,- (te weten 1/3 van € 816,-) aan salaris advocaat, € 196,33 (1/3 van € 589,-) aan griffierecht en € 76,71 aan explootkosten, derhalve in totaal op € 545,04.

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

21

5. De beslissing

De voorzieningenrechter In de procedure tussen eisers enerzijds tegen SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC anderzijds 5.1. beveelt SIC Duitsland, SIC UK, en TEC binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in Nederland op de Gemeenschapswoordmerken THE BLUES BROTHERS met nummer 000309286 en BLUES BROTHERS met nummer 010717841 van [A] en [B-P], bestaande uit het gebruik van het teken BLUES BROTHERS in de titel “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers”, in aanduidingen “Blues Brothers Show” en “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.com en thebluesbrothersshow.nl, zoals beschreven in dit vonnis; 5.2. bepaalt dat SIC Duitsland, SIC UK, en TEC een dwangsom verbeuren aan [A] en [B-P] van € 10.000,- per dag of gedeelte van een dag dat de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft te voldoen aan het onder 5.1 gegeven bevel, tot een maximum, tot een maximum van € 250.000,-; 5.3. beveelt TEC binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen thebluesbrothersshow.com en thebluesbrothersshow.nl over te dragen aan eisers, voor wat betreft de domeinnaam thebluesbrothersshow.nl conform de daartoe geldende regels van SIDN, en bepaalt dat wanneer TEC verzuimt te voldoen aan dit bevel, dit vonnis op grond van artikel 3:300 BW in de plaats kan treden van een wilsverklaring van TEC tot het geven van opdracht aan haar internetprovider en aan SIDN, dan wel aan de relevante autoriteit voor de domeinnaam thebluesbrothersshow.com, tot het overdragen van deze domeinnamen, waarbij eventuele kosten voor rekening van TEC komen; 5.4. bepaalt dat TEC een dwangsom verbeurt aan [A] en [B-P] van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft te voldoen aan het onder 5.3 bepaalde, tot een maximum van € 50.000,-; 5.5. compenseert de kosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis; 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. In de procedure tussen eisers enerzijds en G. en C. [D] anderzijds 5.9. beveelt G. [D] en C. [D] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis hun verplichtingen jegens eisers uit de overeenkomst na komen, te weten de verplichting niet

C/09/450858 / KG ZA 13-1064 9 oktober 2013

22

zonder toestemming van eisers op te treden als The Blues Brothers in de Show in Nederland; 5.10. bepaalt dat G. [D] en C. [D] een dwangsom verbeuren van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft te voldoen aan het onder 5.9 gegeven bevel, tot een maximum van € 100.000,-; 5.11. veroordeelt G. [D] en C. [D] in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van eisers begroot op € 545,04; 5.12. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.13. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2013 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.