Valutazione economica Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione · 2018-07-24 · azioni di contraffazione o altri atti di concorrenza sleale (imitazione, dumping,

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Valutazione economica

Valutazione dei brevettie stima del dannoda contraffazionedi Roberto Moro Visconti

La valutazione economica dei brevetti è propedeutica alla stima del danno da contraffazione oda atti di concorrenza sleale, ovvero per finalità stragiudiziali (congruità delle royalties nel pa-tent licensing e technology transfer; conferimenti e altre operazioni straordinarie, etc.). I brevettisono valutabili anche nell’ambito di innovazioni di prodotto e di processo che sinergicamentecoinvolgono altri intangibili come know-how o marchi e possono far temporaneamente emer-gere rendite monopolistiche. Tra i metodi di valutazione, rilevano a livello comparativo le royal-ties presunte o il reddito incrementale derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, ovvero il costo-opportunità di una loro riproduzione e le opzioni reali connesse alla flessibilità di un loro poten-ziale utilizzo.

Funzioni del brevetto e rilevanzadella valutazione economica

La valutazione economica dei brevetti ha diverseapplicazioni pratiche, che dipendono dalle funzioniche essi esplicano e dalle complesse problematichegiuridiche che ne derivano.La stima economica (1) presenta numerose affini-tà, sotto il profilo delle metodologie di valutazio-ne, con i marchi (2), anche se esistono rilevantidifferenze, che afferiscono non solo alla diversanatura del brevetto (3) rispetto al marchio (4) maanche alla durata residua del diritto (indicativa-mente non superiore ai 20 anni per il brevetto e

tendenzialmente illimitata per il marchio) e alcollegamento con altre risorse intangibili affini(know-how, segreti industriali e spese di R&S per ibrevetti; costi di pubblicità e di marketing e, insenso più lato “avviamento commerciale” per imarchi).La valutazione economica dei brevetti viene util-mente effettuata ad esempio in caso di:- quantificazione del danno economico effettivo inazioni di contraffazione o altri atti di concorrenzasleale (imitazione, dumping, concorrenza parassita-ria ...);

(1) Il presente studio rappresenta un aggiornamento del no-stro lavoro, La valutazione economica dei brevetti, in questa Ri-vista, 2007, 513-524.

(2) Si veda R. Moro Visconti, Valutazione dei marchi e risar-cimento del danno da contraffazione: best practices e standardinternazionali, in questa Rivista, 2014, 43-54.

(3) Il brevetto rappresenta un diritto di proprietà industrialeriferito ad una nuova invenzione idonea ad avere un’applica-zione tecnica ed immediati risultati industriali, quali, ad esem-pio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, unamacchina caratterizzata da una costruzione innovativa, unostrumento, un utensile o dispositivo meccanico, un prodotto oun risultato industriale o l’applicazione pratica nell’ambito delleattività economico-produttive di un principio scientifico.

(4) Chiamato ad esplicare:- una funzione distintiva di identificazione, certificazione e

attestazione della fonte di provenienza del prodotto, atta da un

lato ad evitare la confondibilità e il pericolo d’inganno con altriprodotti e il rischio di associazione tra diversi segni e dall’altroa consentire ai consumatori una selezione consapevole di pro-dotti e servizi;

- una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettati-va da parte del consumatore di una costanza qualitativa deiprodotti distinti con il medesimo marchio (mantenimento neltempo di identiche caratteristiche merceologiche), stimolando-ne la fidelizzazione (brand loyalty) e l’appagamento (customersatisfaction). Il marchio può sensibilmente ridurre il rischio insi-to nelle decisioni di acquisto;

- una funzione suggestiva o pubblicitaria, a seguito dellasempre maggiore attitudine del segno distintivo e della “spe-cialità” che da esso promana ad essere dotato di un intrinsecopotere di richiamo e notorietà - facendo emergere la consape-volezza (brand awareness) dei consumatori - ed a divenire “col-lettore di clientela”.

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- stima dei congrui tassi di royalties da negoziarenei contratti di licenza (patent licensing) (5) o di al-tre modalità di patent extension;- determinazione del congruo canone d’affitto dellapatent (royalty) company;- stima del valore contabile (nelle valutazioni dibilancio, applicando i principi contabili internazio-nali);- conferimento di brevetto (con o senza azienda);- concambio di fusione o di scissione in presenza dibrevetti;- valutazione del recesso del socio di società conbrevetti;- valutazione della performance di patent managers,ricercatori e dirigenti nell’area produttiva e diR&S, per premi e bonus;- liquidazione della società e vendita del brevetto;- sale and lease back di brevetti (6);- valorizzazione dei brevetti in operazioni di corpo-rate lending (7) o venture capital e stima del valore“collaterale” dei brevetti (8);- valutazione della congruità di atti a titolo onero-so riguardanti brevetti, per verificare l’applicabilitàdella revocatoria fallimentare e della bancarottapreferenziale (in caso di brevetti svenduti ...);- valore dei beni (brevetti) di grandi imprese incrisi (art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999) o incaso d’insolvenza (anche per la congruità dell’affit-to di rami d’azienda);- trasferimento / cessione del brevetto - technologytransfer / commercializzazione da università e centridi ricerca (9);- stima fiscale del valore normale;- pegno, ipoteca e usufrutto su brevetti.

L’attività inventiva (c.d. novità intrinseca o origi-nalità) costituisce uno dei requisiti di brevettabilitàdell’invenzione, per valutare se essa è frutto diun’idea che non risulta in modo evidente dallo sta-to della tecnica, per una persona esperta del ramo(art. 48, D.Lgs. n. 30/2005). L’industrialità (art.49, D.Lgs. 30/2005) postula una fabbricabilità chenon implica naturalmente la riproducibilità in se-rie, anche se in realtà implica la ripetibilità delprocedimento per un numero non finito di voltecon risultati costanti (10).La concessione del brevetto consente al titolare divietare a terzi di usare nell’attività economica in-venzioni identiche o simili al brevetto; l’estensioneinternazionale del brevetto ne può aumentare ilvalore in misura anche significativa.Questi aspetti giuridici hanno dei rilevanti riflessieconomici, che incidono fortemente sulla valuta-zione.L’analisi del trattamento fiscale e - in particolare -degli aspetti contabili, relativi alle modalità diiscrizione in bilancio, riveste una crescente impor-tanza nella valutazione economica del brevetto, so-prattutto in sede di applicazione del fair value (va-lore equo di mercato), così come prescritto daiPrincipi Contabili internazionali.Anche la disamina delle problematiche tecnologi-che, ingegneristiche e produttive e della rilevanzadel brevetto, atta ad identificarne il rilievo al finedella creazione di valore, costituisce un presuppo-sto fondamentale per la valutazione economica.Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezzal’importanza di un approccio interdisciplinare allavalutazione, che sappia coniugare le problematichegiuridiche di diritto industriale e poi fiscali, con gli

(5) La disponibilità dei diritti patrimoniali implica la possibili-tà di stipulare contratti di licenza di brevetto, con i quali il li-cenziante resta titolare della privativa, attribuendo al licenziata-rio diritti di sfruttamento economico dell’invenzione. Il corri-spettivo della licenza può essere pattuito con una somma unatantum o con un canone periodico, in tutto o in parte commi-surato ai ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. L’atti-vità del licenziatario può avere limitazioni relative al tempo, allatipologia, alle caratteristiche tecniche dei prodotti. Le licenzepossono essere o meno esclusive, senza restrizioni territoriali epossono essere accompagnate da rapporti di collaborazione.Sul contratto di licenza possono essere concesse sub-licenze,conformemente ai generali principi civilistici. La licenza puòanche prevedere un’opzione put di vendita, di norma a para-metri prefissati.

(6) Operazione, più diffusa per i marchi, in virtù della conve-nienza tributaria connessa al dimezzamento dell’ammortamen-to fiscale, che per i brevetti può scendere ad un solo anno,mentre per i marchi passerebbe da 18 a 9 anni.

(7) Si veda L Faccincani, La valorizzazione della proprietà in-tellettuale di impresa nel corporate lending. Metodologie di ana-

lisi del merito di credito e operazioni di IP finance, Milano,2009.

(8) I brevetti (e a maggior ragione altri intangibili non regi-strati) tendono ad avere un valore collaterale limitato se si pas-sa da uno scenario di continuità aziendale ad un contesto di li-quidazione e pertanto la loro funzione di garanzia per affida-menti bancari è spesso secondaria. D’altro canto, visto che ilvalore delle aziende dipende sempre più dalle loro componentiintangibili, in un’ottica di funzionamento il brevetto sostiene iflussi economici e finanziari, cui è legata la capacità di servireil debito. Il paradosso è analizzato in R. Moro Visconti, (Levera-ging Value With Intangibles: More Guarantees With Less Colla-teral?, Corporate Ownership & Control, 2015, 13, 1, 241-252,http://www.virtusinterpress.org/img/pdf/coc__volume_13_is-sue_1_autumn_2015_continued_2_.pdf.

(9) G. Da Cruz - D. Moreira Jabur - F.M. Goes Junior, HowMuch Am I Selling It for? Approaches and Methods of PatentsValuation in Technology Transfer Processes, International Busi-ness Research, 2017, Vol. 10, No. 4.

(10) A. Vanzetti - V. Di Cataldo, Manuale di diritto industria-le, Milano, 2005, 336 (ultima edizione, 2012).

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aspetti contabili e produttivi-strategici, da incorpo-rare e sintetizzare nell’ambito di una stima econo-mico-finanziaria.La valutazione del brevetto deve essere effettuatacon un approccio interdisciplinare, che considericongiuntamente diversi aspetti, apprezzandonel’impatto in un’ottica economico-finanziaria. Inparticolare, vanno considerati i profili:a) tecnologico (utilità e industrialità dell’invenzio-ne; capacità di creare degli standard ...);b) giuridico (analisi dell’intensità del grado di pro-tezione offerto dalla concessione del brevetto nellediverse fattispecie ...);c) contabile (valutazione in bilancio del brevetto edelle spese di ricerca e sviluppo che lo sostengono...);d) tributario (impatto della fiscalità in caso di tra-sferimento del brevetto; tassazione delle royalties...);e) strategico / produttivo (plusvalore differenziale delbrevetto; capacità del brevetto di consentire la rea-lizzazione di economie di scala e/o di esperienza...);f) micro e macro economico (rendita monopolisticaderivante dalla proprietà e dal diritto di sfrutta-mento del brevetto, rilevabile a livello di singolaazienda ma estendibile con un effetto network, inun’ottica aggregata, anche ad una filiera di impreseo ad un distretto industriale).

2. Aspetti contabili e fiscali

La disamina degli aspetti contabili è propedeuticaad un reperimento di dati, essenzialmente legati aricavi o costi (di R&S, licenza, etc.), in capo alsoggetto danneggiato e anche al contraffattore, checonsentano di ricavare utili spunti per la stima deibrevetti. Rileva, in questo ambito, soprattutto ilconto economico (ex art. 2425 c.c.), posto che instato patrimoniale i brevetti sono iscritti per valorispesso simbolici.La dottrina e la prassi contabile tendono a suddivi-dere le immobilizzazioni immateriali in tre catego-rie, anche in base alla loro identificabilità e separa-bilità:a) immobilizzazioni immateriali in senso stretto;b) immobilizzazioni immateriali non rappresentateda beni;

c) avviamento.Alla prima categoria appartengono i brevetti, i di-ritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i dirit-ti di concessione, le licenze e i marchi; alla secon-da fanno invece riferimento i costi capitalizzati (dinorma non autonomamente trasferibili), come lespese di impianto e di ampliamento, il disaggio diemissione delle obbligazioni, le spese di studio e ri-cerca, di progettazione, di pubblicità e propaganda,di rappresentanza (...).Civilisticamente, i brevetti sono iscrivibili in bi-lancio tra le immobilizzazioni immateriali al costodi acquisto o di produzione (11). Essi vanno siste-maticamente ammortizzati in ogni esercizio in rela-zione alla loro residua possibilità di utilizzazione;eventuali modifiche dei criteri di ammortamentodevono, inoltre, essere adeguatamente motivatenella nota integrativa. Qualora il brevetto risultidurevolmente di valore inferiore al valore di costo,di prima iscrizione, deve essere oggetto di svaluta-zione (12).Secondo il principio contabile OIC 24, recente-mente riformulato (13):- il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cuiutilizzazione è limitata nel tempo, deve essere siste-maticamente ammortizzato in ogni esercizio in re-lazione con la loro residua possibilità di utilizzazio-ne. La quota di ammortamento imputata a ciascunesercizio si riferisce alla ripartizione del costo soste-nuto sull’intera durata di utilizzazione (par. 60.);- i brevetti industriali rappresentano il dirittoesclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfrutta-mento di un’invenzione (par. A.1);- i brevetti acquistati a titolo oneroso sono iscrivi-bili nell’attivo dello stato patrimoniale nell’eserci-zio in cui si realizza il passaggio del titolo di pro-prietà del brevetto. Si capitalizzano il costo di ac-quisto e i costi accessori, compresi i costi di proget-tazione e i costi per gli studi di fattibilità necessariper l’adattamento del brevetto e per la sua effettivaimplementazione nel contesto operativo e produt-tivo (par. A.3);- i brevetti realizzati internamente comprendono ilcosto di produzione interna e i costi accessori rela-tivi alla domanda ed all’ottenimento del brevetto,

(11) Il primo comprende tutti i costi accessori, mentre il co-sto di produzione racchiude tutti i costi direttamente imputabilial prodotto.

(12) Per approfondimenti, si veda M. Orlandi, (2005), I bre-vetti industriali: riflessioni e note civilistico-fiscali, con esame e

relativi effetti sul bilancio d’esercizio, in Il fisco, 46, 7188.(13) In http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/upload-

s/downloads/2016/12/2016-12-oic-24-immobilizzazioni-imma-teriali.pdf.

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nei limiti in cui anche tali costi potranno essere re-cuperati attraverso l’utilizzo dello stesso (par. A.4).Nell’ambito dei principi contabili internazionali,lo IAS 38, in tema di immobilizzazioni immateriali,esclude in modo esplicito la possibilità di applica-zione del fair value per i brevetti, in virtù dell’uni-cità di tale asset e, pertanto, della sua difficile com-parabilità con elementi simili.Secondo lo stesso IAS 38, il valore ammortizzabiledi un’attività immateriale con una vita utile finitadeve essere ripartito in base a un criterio sistemati-co lungo la sua vita utile.La stima della vita economica residua del brevetto,durante la quale esso può essere convenientementesfruttato, è intimamente legata all’orizzonte tempo-rale di utilizzabilità esclusiva sotto il profilo giuridi-co (dal momento della valutazione fino alla sca-denza del brevetto), anche se esse non sono neces-sariamente coincidenti e sovrapponibili: si pensi adesempio alla fattispecie di un brevetto che ha unascadenza ancora lontana ma è tecnologicamentesuperato da killer applications concorrenti (un nuo-vo farmaco più efficace o meno tossico; un’inven-zione in campo delle telecomunicazioni che creaun nuovo standard, rendendo obsoleti i precedenti...) ovvero ad un brevetto già scaduto o in phaseout che però, a dispetto di una protezione giuridicaormai agli sgoccioli, conserva una sua validità eco-nomica perché i competitors non sono in grado disfruttarne la libera utilizzabilità.Nella valutazione dei brevetti, gli aspetti fiscali ri-levano per esigenze particolari, come ad esempio lecompravendite o licenze, soprattutto quando esseavvengono a livello infragruppo e transnazionale,sconfinando in tal modo nelle delicate tematicheche disciplinano i prezzi di trasferimento.In base all ’art. 103 del T.U.I.R. (d.P.R. n.917/1986), le quote di ammortamento del costodei brevetti industriali “sono deducibili in misuranon superiore al 50 per cento del costo” e, pertan-to, anche in due esercizi.I brevetti, talvolta assieme ad altri intangibili, pos-sono essere concentrati in società ad hoc, anche al-l’estero (14), che poi concedono in licenza l’utiliz-

zazione degli stessi intangibles, a fronte del paga-mento di canoni (royalties).Al fine di favorire l’investimento delle imprese inattività di ricerca e sviluppo, la Legge di Stabilità2015 (15) ha introdotto nel nostro ordinamento ilregime c.d. “patent box” per la tassazione agevolatadei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune ti-pologie di beni immateriali, fra cui essenzialmenterilevano i brevetti.

2.1. È possibile determinare un“valore normale” dei brevetti?

Fiscalmente, il concetto di “valore normale” rive-ste particolare importanza, soprattutto nell’ambitodi cessioni o conferimenti intercompany di brevetti.Il valore normale (disciplinato dall’art. 9 delT.U.I.R.) tende a coincidere con il valore econo-mico di mercato.Il terzo comma del citato articolo 9 specifica cheper “valore normale”, vale a dire per prezzo mediodi mercato (o corrente), occorre intendere “il prez-zo o corrispettivo mediamente praticato per i benie i servizi della stessa specie o similari, in condizio-ni di libera concorrenza e al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui ibeni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, inmancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi(...)”.Nel caso in cui i brevetti siano oggetto di sfrutta-mento o negoziazione nell’ambito di società appar-tenenti al medesimo gruppo ramificato a livello in-ternazionale, può risultare applicabile l’art. 110,comma 7, del T.U.I.R. in tema di transfer pri-cing (16).Nell’interpretazione della disciplina sul transfer pri-cing rileva, a livello internazionale, anzitutto il rap-porto OCSE del 2017 (17). In tale rapporto, assu-mono particolare interesse per la stima del valorenormale delle transazioni di immobilizzazioni im-materiali le Special consideration for intangible pro-perty, dove, si trova quella volta a creare una nettademarcazione tra i beni immateriali, distinguendoliin:

(14) R. Moro Visconti, Le Royalty Companies, in questa Rivi-sta, 2015, 413.

(15) Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190.(16) Si veda R. Moro Visconti, Exclusive Patents And Trade-

marks And Subsequent Uneasy Transaction Comparability: So-me Transfer Pricing Implications, in intertax, 2012, vol. 40,2012, n. 3, 212-219; R. Moro Visconti Evaluating Know-HowFor Transfer Price Benchmarking, in Journal of Finance and Ac-

counting, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, http://www.sciepub.com/-journal/jfa.

(17) Organisation for Economic Co-operation and Develop-ment (OECD), Transfer Pricing Guidelines for Multinational En-terprises and Tax Administrations, July 2017, http://www.oec-d.org/ctp/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-en-terprises-and-tax-administrations-20769717.htm.

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- trade intangibles, tra questi rientrano in particolarei brevetti, i quali spesso comportano il sostenimen-to di costose attività di ricerca, che dovranno esse-re successivamente recuperate attraverso la venditadei prodotti; usualmente questa categoria di intan-gibles, consentendo un diritto d’esclusiva limitatonel tempo, può dar luogo a situazioni di monopo-lio;- marketing intangibles, invece, sono costituiti damarchi, nomi, simboli o figure, il cui valore com-merciale dipende dalla reputazione sul mercato, equindi, dalla qualità del prodotto connesso, dallapubblicità (...).La difficoltà di stimare un valore di mercato tracontroparti indipendenti (arm’s-lenght transaction),nasce anche dall’esistenza di asimmetrie informati-ve sul valore, tanto più rilevanti quanto più l’assetè specifico, sofisticato e difficilmente apprezzabiledall’esterno.La determinazione del prezzo di libera concorrenzanon è sempre agevole, soprattutto per gli intangiblescon marcate caratteristiche di differenziazione: neemerge un curioso paradosso, in base al quale gliintangibles di maggior valore sono quelli “unici”,che in quanto tali non hanno termini di paragonee il cui valore non può pertanto essere inteso come“normale”.

3. Interazione con altri intangibili

I brevetti sono di norma negoziabili anche in viaautonoma e talora insieme ad altri assets con i qua-li interagiscono, all’interno di catene del valore ar-ticolate (altri brevetti; macchinari specifici associa-ti ai brevetti; know-how (18) e segreti industriali;marchi; avviamento ...) e ciò rileva ai fini della lo-ro valutazione. Vi è anche il concetto di “brevetto- software” che, secondo la definizione adottata dal-la FFII (Foundation for a Free Information Infrastruc-ture), si riferisce ad un brevetto applicato “ad ogniprestazione di un computer realizzata per mezzo diun programma per elaboratore”. In Europa peraltroil software è protetto dalla norma sul diritto d’auto-re.

La presenza di intangibles in bilancio ha un rilievonon indifferente nella valutazione della capacità diindebitamento dell’impresa, che da un lato può ri-sultare menomata in presenza di risorse intangibilidifficilmente utilizzabili come garanzia collateraledei prestiti, soprattutto se prive di un autonomovalore di mercato (particolarmente in contesti diprobabile escussione, connessi al venir meno dellacontinuità aziendale), ma dall’altro si fonda sulleprospettive di capacità di generare adeguate risorsefinanziarie per ripagare i debiti, che dipendono inmisura sempre più rilevante dalla presenza di risor-se intangibili a supporto delle più tradizionali atti-vità materiali. La possibilità di procedere all’espro-priazione forzata o di costituire un pegno, un’ipote-ca o un usufrutto sul brevetto ne aumentano, in ta-le ambito, il valore “collaterale”, anche ai fini deiparametri di Basilea III.I brevetti interagiscono con frequenza sempre mag-giore con i nuovi intangibili a livello tecnologico einformatico, come i big data (19) (che trasmettonoinformazioni in tempo reale), Internet delle Co-se (20) (con sensori che alimentano i big data) o leMobile App (21) (tramite le quali le informazionivengono scambiate su piattaforme digitali).

4. Innovazione di prodotto e di processoe rendite monopolistiche

L’innovazione è uno degli elementi chiave dellestrategie di differenziazione di un’impresa, che con-sentono di renderla unica, acquisendo un vantag-gio competitivo che può sfociare in rendite mono-polistiche.Le innovazioni possono essere di prodotto e/o diprocesso e si distinguono in principali o derivate:le prime hanno un grado di creatività e originalitàassoluta rispetto alle cognizioni precedenti, mentrele seconde hanno carattere relativo e possono con-sistere in un progresso o miglioramento delle tecni-che; le invenzioni derivate possono essere di perfe-zionamento (risoluzione in forme diverse e piùconvenienti di problemi tecnici precedentementerisolti in altro modo), di traslazione (trasposizionedi un principio noto o di una precedente invenzio-

(18) Il know-how e i segreti industriali fanno parte del patri-monio di hidden knowledge che non sempre possiede i requi-siti per la brevettazione o che non è conveniente brevettare. Latendenza a valutare e valorizzare il portafoglio tecnologicocomplessivo è sempre più diffusa nelle aziende. Si veda R.Moro Visconti, La valutazione economica del know-how, in que-sta Rivista, 2012, 269-279.

(19) R. Moro Visconti, Valutazione dei big data e impatto suinnovazione e digital branding, in questa Rivista, 2016, 46-53.

(20) R. Moro Visconti, Internet delle cose, networks e plu-svalore della connettività, in questa Rivista, 2016, 536-544.

(21) R. Moro Visconti, La valutazione delle Mobile App, inquesta Rivista, 2015, 481-491.

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ne in un diverso settore e con un diverso risultatofinale) o di combinazione (coordinamento inge-gnoso ed originale di elementi e mezzi già cono-sciuti con risultato tecnicamente nuovo ed econo-micamente utile) (22).Particolare rilievo assumono anche le invenzioni“concatenate”, che danno luogo a brevetti dipen-denti (23) o a famiglie di brevetti lungo la medesi-ma supply chain (catena di fornitura). Vi possonoessere fattispecie di invenzioni dipendenti e deriva-te, di selezione, di perfezionamento, di combinazio-ne, di traslazione, in base alle quali il brevetto ori-ginario assume un maggior valore per effetto deglialtri brevetti o invenzioni che da esso dipendono,dando luogo a sinergie anche rilevanti.La differenziazione contribuisce a creare barriereall’ingresso nel mercato in cui l’impresa opera, li-mitando la competizione e la sostituibilità o com-parabilità dei beni dell’impresa; ciò può consentiredi raggiungere e mantenere margini economici an-che elevati, in presenza di una domanda esternache fatica a trovare soddisfazione altrove e che puòsubire la forza monopolistica temporanea dell’im-presa che detiene il brevetto e può permettersi illusso di attivare strategie di price-maker (con unaclientela specularmente price-taker).

A livello strategico, la natura differenziale dei bre-vetti, che contribuiscono a rendere l’impresa “uni-ca”, ponendola al riparo da confronti e consenten-dole di non intraprendere l’onerosa strada della dif-ferenziazione di costo (24), si associa alla loro sca-labilità, che ne consente un utilizzo - attraversol’industrialità e la riproducibilità in serie - in cui icosti sono marginalmente decrescenti all’aumenta-re dei volumi.I bassi costi marginali e le economie di scala rap-presentano aspetti positivi dei brevetti che peraltroderivano da investimenti iniziali spesso molto one-rosi e dagli esiti incerti.Il patrimonio (portafoglio) di conoscenze differen-ziali - e, in quanto tali, uniche e innovative - è allabase della valutazione non solo dell’intellectual pro-perty esistente, ma anche della propensione inven-tiva, fondamentale per conservare e accrescere ilvalore strategico, soprattutto in imprese che opera-no in paesi sviluppati e che difficilmente possonofare leva sulla differenziazione di costo, anche acausa dell’elevata incidenza del costo della mano-dopera.

5. I principali metodi di valutazione

I principali metodi per la stima del valore di mer-cato dei brevetti (25) sono diversi e riconducibili a

(22) L.C. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprie-tà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007, 399 (ultima edizio-ne, 2016).

(23) In tutti i (frequenti) casi in cui il brevetto riguardi un’in-venzione nuova ed originale e però richieda l’uso di un prodot-to o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore, co-stituendone un perfezionamento od una nuova applicazione, siparla di brevetto dipendente. Tale successiva invenzione, purvalidamente brevettata, non può essere attuata senza inciderenel diritto di esclusiva attribuito dal precedente brevetto. Infat-ti, l’attuazione dell’invenzione dipendente costituisce di per sécontraffazione del precedente brevetto, e quindi può essere le-gittimata solo dal consenso del titolare di quest’ultimo. La leg-ge pertanto prevede espressamente che “il brevetto per inven-zione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioniprotette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancorain vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, enon può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi”(art. 2587 c.c.; v. anche art. 68, comma 2, c.p.i.). Occorre pe-raltro rilevare che, nel caso in cui il brevetto dipendente rap-presenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un im-portante progresso tecnico di considerevole rilevanza econo-mica, è riconosciuto al titolare del brevetto dipendente il dirittoalla concessione di una licenza obbligatoria non esclusiva sulbrevetto precedente a fronte del pagamento di un equo com-penso (v. art. 71 c.p.i.). Se lo desidera, anche il titolare del bre-vetto principale ha diritto a sua volta alla concessione di una li-cenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’in-venzione dipendente.

(24) I brevetti possono peraltro comportare economie an-che significative nei costi di produzione e ciò consente di poterutilizzare anche la leva strategica di prezzi competitive, se l’au-

mento atteso dei volumi di vendita è ritenuto più che sufficien-te a compensare la minore marginalità unitaria dei prodotti.

(25) Per specifici approfondimenti anche interdisciplinarisulla valutazione dei beni immateriali e in particolare dei bre-vetti, si veda: C. Lagrost - D. Martin - C. Dubois - S. Quazzotti,Intellectual property valuation: how to approach the selection ofan appropriate valuation method, in Journal of Intellectual Capi-tal, 2010, 11, 4; A. Amram, (2005), The challenge of Valuing Pa-tents and Early-Stage Technologies, in Journal of Applied Cor-porate Finance, 17, 2, 68; J.A. Cohen, Intangible Assets. Valua-tion and Economic Benefit, John Wiley & Sons, Inc., New Jer-sey, 2005; J.F. Duffy, A Minimum Optimal Patent Term, in Ber-keley Center for Law and Technology, Paper 2005, 4; R. Ferrata,La valutazione delle tecnologie, Milano, 2000; J. Hand, B. Lev,eds Intangible Assets: Values, Measures, and Risks, Oxford Uni-versity Press, 2003; F. Malerba (a cura di), Economia dell’inno-vazione, Bari, 2000; G. Parchomovsky - R.P. Wagner, PatentPortfolios, University of Pennsylvania Law School, Scholarshipat Penn Law., 2004, Paper 51; G. Pellati - L. Rinaldi (a cura di),Casi svolti di valutazione d’azienda, Il Sole 24 Ore, Milano,2003; R.F. Reilly - R.P. Schweihs, Valuing Intangible Assets,McGraw-Hill, New York, 1999; G. Zanda (a cura di), Casi edapplicazioni di valutazione delle aziende, Torino, 1996; A. Chai-tali, Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying andDetermining Value. American Bar Association, 2005, 35; R. Pit-kethly, The Valuation of Patents: A review of patent valuationmethods with consideration of option based methods and thepotential for further research, Judge Institute Working PaperWP 21/97, 1997; M. Reitzig, Valuing patents and patent portfo-lios from a corporate perspective: theoretical considerations, ap-plied needs and future challenges - Ch. 15 in D.L. Bosworth - E.Webster, The Management of Intellectual Property, E. Elgar Pu-

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due tipologie: i metodi empirici e i metodi analiti-ci (26).I metodi empirici si fondano sull’osservazione prati-ca dei prezzi di mercato dei beni immateriali suffi-cientemente simili e, in quanto tali, comparabi-li (27).I metodi analitici hanno invece un fondamentoscientifico più solido e una maggiore tradizione an-che in sede professionale e su fondano anzitutto suun approccio reddituale-finanziario, per stimarequanto vale oggi un asset (anche un brevetto) sullabase dei rendimenti futuri attesi ovvero attraversouna stima dei costi sostenuti o di riproduzione /rimpiazzo.Il valore di un brevetto dipende anche dal suo po-sizionamento all’interno di database specializzati edal mercato potenziale per l’invenzione (28).I principali metodi utilizzati - singolarmente o invia complementare - dalla prassi professionale perla stima economica del valore dei brevetti sono:1. attualizzazione delle royalties presunte, che l’impre-sa pagherebbe come licenziataria se il brevetto nonfosse di proprietà;2. attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa diffe-renziali (incrementali): si basa sulla quantificazionee attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifi-ci del bene immateriale rispetto a situazioni “nor-mali”, cioè di prodotti non coperti da brevettazio-ne. Il reddito incrementale (29) è ottenuto per dif-ferenza tra i ricavi e costi relativi al bene immate-riale, con attualizzazione dei flussi differenziali econ esclusione di componenti reddituali estranei opoco rilevanti;3. (determinazione dei) costi sostenuti per la realizza-zione del brevetto o da sostenere per la sua riproduzio-

ne: secondo tale metodo, il valore di un brevetto èdeterminato dalla sommatoria dei costi capitalizza-ti, sostenuti per la realizzazione del brevetto o dasostenere per riprodurlo;4. valutazione del patrimonio differenziale (incremen-tale), attraverso indicatori del plusvalore di merca-to come il Q di Tobin (30), che rapporta il valoredi mercato delle attività di una società al loro valo-re di sostituzione / rimpiazzo; se l’indice è superioreall’unità, ciò è dovuto alla presenza di un avvia-mento implicito che può dipendere, tra le altre co-se, dal valore (non contabilizzato) del brevetto. Invia complementare, si usa l’indice Price / Book Va-lue, che rapporta il prezzo di borsa (di una societàquotata) al patrimonio netto contabile, facendoemergere un plusvalore (se l’indice è maggiore di1) in parte imputabile ai brevetti;5. opzioni reali, utilizzate per valutare progetti di in-vestimento flessibili e dagli esiti incerti.I tre diversi approcci valutativi proposti dal meta-standard ISO 10668 (31) (“Brand Valuation”, appli-cabile ai marchi ma anche, in senso più lato, amolti altri intangibili (32) e qui analogicamente ri-chiamato) sono i seguenti:- “Cost Approach”: l’approccio del costo considerail valore dell’intangibile come somma dei costi so-stenuti per la costruzione dello stesso bene immate-riale.- “Income Approach”: l’approccio reddituale / finan-ziario consente di valutare l’intangible in funzionedel valore attuale della sua capacità di generareredditi / flussi futuri, nell’arco della sua vita utileattesa.

blishing, UK, 2006; N. Carte, The maximum achievable profitmethod of patent valuation, in International Journal of Innova-tion and Technology Management, 2, 2), 2005, 135-151; P. Fli-gnor - D. Orozco, Intagible Asset & Intellectual Property Valua-tion: A Multidisciplinary Perspective, in www.wipo.int7sme/en/-documents/ip-valuation.htm, 2006; F. Munari - R. Oriani, eds.,The Economic Valuation of Patents: Methods and Applications,E. Elgar, UK, 2011.

(26) Per approfondimenti, sulla valutazione delle aziende ingenerale, si veda: OIV - Organismo Italiano di Valutazione, PIV- Principi Italiani di Valutazione, Milano, 2015; L. Guatri - M. Bi-ni, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, 2009;G. Zanda - M. Lacchini - T. Onesti, La valutazione delle aziende,Torino, 2013; E. Cotta Ramusino - L. Rinaldi, La valutazioned’azienda, Milano, 2003; G. Pellati, Valutazione d’azienda, Mila-no, 2016.

(27) Tali metodi, assai utilizzati nella valutazione delle azien-de, soprattutto se quotate, sono in teoria ontologicamenteinapplicabili ai brevetti, che hanno caratteristiche di unicità eoriginalità che impediscono alla radice ogni comparazione. Trale difficoltà della comparazione, rileva anche la vita utile resi-

dua di brevetti concorrenti, che può essere anche molto diver-sa. Malgrado tali difficoltà, i confronti sono talora possibili (sipensi a due diversi farmaci che curano la stessa patologia) eda essi discendono considerazioni economiche degne di rilie-vo. Utili indizi sulla comparabilità possono nascere anche daanalisi sullo stato della tecnica e su invenzioni potenzialmenteconcorrenti, effettuate in via preliminare alla brevettazione.

(28) N. Van Zeebroeck, The Puzzle of Patent Value Indica-tors, in Economics of Innovation and New Technology, May,2009; N. Van Zeebroeck, Filing Strategies and Patent Value, inEconomics of Innovation and New Technology, January, 2011.

(29) Si veda G.M. Allenby - J. Brazell - J.R. Howell - P.E.Rossi, Valuation of Patented Product Features, in The Journal ofLaw and Economics, August, 2014.

(30) J. Tobin, A general equilibrium approach to monetarytheory, in Journal of Money Credit and Banking, 1, 1, 1969, 15-29.

(31) In http://brandf inance.com/images/upload/ i-so_10668_overview.pdf.

(32) Si veda anche: Oiv, cit., par. III.5. ss.

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- “Market Approach”: l’approccio di mercato defini-sce il valore dell’intangibile in relazione ai valoriespressi da transazioni comparabili sul mercato.Lo screening dei brevetti utilizzando i database pub-blici oggi disponibili su formato elettronico puòfornire utili indizi sul loro valore; la letteraturascientifica americana da oltre venti anni studiacon modelli econometrici la relazione tra l’attivitàbrevettuale, da un lato, e l’innovazione, la spesa inR&S e il valore di mercato della patent company,dall’altro (33). L’evidenza empirica derivante dalrinnovo annuale dei brevetti fornisce utili indica-zioni per la valutazione, considerando che i costi dirinnovo sono tipicamente trascurabili a livello do-mestico ma crescono sensibilmente in caso diestensioni in altri paesi; utile è anche una regres-sione statistica tra il valore di mercato della patentcompany e il numero di citazioni (34) (per brevettisuccessivi) o di controversie e opposizioni.La scelta dei metodi da usare, nell’ambito di quellisopra menzionati o di ulteriori varianti, dipendedalla tipologia di brevetto e dalle finalità e dalcontesto della valutazione, ma anche dalla facilitàcon cui possono essere reperite informazioni atten-dibili e significative sul brevetto e sul mercato incui esso si posiziona.Dei diversi metodi va colta la complementaritànell’individuare - da diverse angolature - i poliedri-ci aspetti del brevetto, atti a consentire una valuta-zione integrata: le royalties presunte (35) sono an-che in funzione dei redditi o flussi di cassa incre-mentali che dal brevetto derivano, che interagisco-no anche con il plusvalore di mercato o i moltipli-catori di società comparabili; il patrimonio incre-mentale deriva da un accumulo negli anni del red-dito differenziale (...).I diversi metodi dovrebbero in teoria portare a ri-sultati simili, anche se il metodo delle royalties pre-sunte e del costo di riproduzione talora tendono a

fornire valutazioni più basse rispetto al metodo deiredditi differenziali o alle comparazioni di merca-to (36).

5.1. Il metodo delle royalties presunte

Un metodo empirico agevolmente applicabile sibasa sulla determinazione delle “royalties presunte”che il titolare di un brevetto avrebbe richiesto perautorizzare dei terzi allo sfruttamento dello stesso(si parla anche di metodo del “prezzo di consenso”).Il relief-from-royalties method è particolarmente in-dicato laddove si voglia arrivare alla determinazio-ne di un valore di scambio del brevetto.Il presumibile valore di mercato di un brevetto èstimabile come somma attualizzata delle royal-ties (37) presunte (che l’impresa pagherebbe comelicenziatario se il brevetto non fosse di proprietà)attualizzate, in un certo orizzonte temporale, co-munque non superiore alla sua scadenza.Il concetto di reasonable royalty può assumere rilie-vo anche in ambito contenzioso nella quantifica-zione del danno da contraffazione brevettuale.La circ. min. del 22 settembre 1980, n. 9/2267(“Prezzo di trasferimento e valore normale nelladeterminazione dei redditi di imprese assoggettatea controllo estero”), datata ma tuttora utilizzata, sioccupa di cessioni di beni immateriali nel cap. V eindica come canoni congrui percentuali fino al 5%del fatturato (38). Tale percentuale può oscillaretra valori minimi e massimi e si deve far riferimen-to anche al tipo di mercato in cui opera l’impresa,che funge da termine di confronto (benchmark).Nella valutazione di un’azienda proprietaria di bre-vetti, la presenza di contratti di licenza è partico-larmente apprezzata dagli investitori, anche perchégenera ricavi tipicamente non occasionali e costi-tuisce un segnale verso l’esterno del patrimoniotecnologico e della capacità innovativa della socie-tà (39).

(33) Si veda, ad esempio, A.B. Jaffe - M. Tratjenberg, Pa-tents, Citations and Innovations, MIT Press, Cambridge, 2002.

(34) Si veda B. Hall et al., Market Value and Patent Citations,in Rand Journal of Economics, 2005, vol. 36.

(35) “Par. 26. Qualora sia difficile determinare l’importo del-l’effettivo danno subito, l’entità del risarcimento potrebbe es-sere calcolata sulla base di elementi quali l’ammontare dei cor-rispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovu-to versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’usodel diritto di proprietà intellettuale” Corte di Giustizia Europea,Quinta Sezione, sentenza 25 gennaio 2017, causa C-367/15.

(36) Così M. Amram, The challenge of Valuing Patents andEarly-Stage Technologies, in Journal of Applied Corporate Fi-nance, Spring, 2005.

(37) Il concetto di royalty (canone), che etimologicamente

deriva dalla “rendita sovrana”, è generico e può meglio esserespecificato - come tipicamente si fa nei contratti di licenza - in-dividuandone la natura esclusiva o meno, le categorie merceo-logiche e il territorio di applicazione, la durata, la possibilità omeno di sub-licenziare e altre caratteristiche. Sotto il profiloeconomico, rileva anche l’analisi del mercato effettivo e poten-ziale di riferimento, l’impegno a sviluppare e sostenere il bre-vetto con adeguati investimenti di R&S, la profittabilità del pro-dotto brevettato.

(38) In taluni casi, come i brevetti “superstar”, i canoni dimercato possono anche essere più elevati. Esempi di royaltiesdi mercato per transazioni comparabili possono essere desuntida banche dati come Orbis (Bureau Van Dijk), KtMine, Royalty-Source, RoyaltyRange e RoyaltyStat.

(39) F. Gu - B. Lev, Markets in Intangibles: Patent Licensing,

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5.2. Il metodo del reddito incrementale

Il valore di un brevetto è tanto maggiore quantopiù elevati sono i risultati economici operativiattesi associabili al brevetto medesimo. Pertanto,ove si consideri un’impresa in funzionamento(going concern), il contributo di un bene immate-riale in termini di differenziali positivi di prezzoe/o di volumi (e quindi, di margine economico) al-la redditività d’impresa può essere misurato attra-verso il metodo dei redditi differenziali, che deter-mina il valore del brevetto in misura pari al valo-re attuale della sommatoria dei sopra definiti red-diti differenziali che presumibilmente il brevettoprodurrà in futuro. Il numero di anni dell’attua-lizzazione del reddito derivante dallo sfruttamen-to del brevetto dipende dal suo ciclo vitale (vitautile).Una possibile variante si fonda sulla stima del mar-gine operativo lordo (40) incrementale che il bre-vetto consente di ottenere, cui si applica un con-gruo moltiplicatore desunto da negoziazioni di bre-vetti comparabili (a mero titolo di esempio, da 4 a6 volte ma anche ben di più, per i brevetti cc.dd.“superstar”).In via complementare o alternativa rispetto al red-dito incrementale, si può considerare il flusso dicassa addizionale generato dal brevetto.L’utilizzo del brevetto agisce sui margini economiciespressi dal differenziale tra ricavi e costi operativiin quanto idealmente consente sia di incrementarei ricavi (con maggiori vendite dirette o con royal-ties attive da licenze) sia di ridurre i costi, produ-cendo con tecniche meno labour intensive ed ido-nee a consentire risparmi di altri costi (produttivi,organizzativi, energetici ...).L’industrialità, che è requisito giuridico indispensa-bile per la brevettazione, consente uno sfruttamen-to ottimale dell’invenzione, per conseguire econo-mie di scala e di esperienza, incrementando la levaoperativa, che esprime il grado di traslazione sulreddito operativo (41) derivante da un incrementodei ricavi.

5.3. La stima del costo sostenuto(o di riproduzione)

In assenza di dati disponibili sulla capacità di red-dito, un’alternativa possibile è quella del costo so-stenuto in passato per creare il brevetto e per occu-pare nel mercato le posizioni raggiunte dallo stessoalla data di valutazione. Si tratta pertanto di indi-viduare i costi più significativi sostenuti, conside-randone anche la percentuale rispetto alle vendite:- costi di ricerca e sviluppo;- oneri inerenti al deposito e alla concessione delbrevetto (consulenze legali, tasse di domanda, dipubblicazione, di concessione, ecc.);Questo procedimento presenta tuttavia dei limitirispetto al metodo dei redditi differenziali.Un limite deriva dalla nota inidoneità, dovuta almutare del potere d’acquisto della moneta ed al va-riare delle condizioni economiche, dei costi storicia misurare dei valori in un momento successivo. Ilsecondo limite è riconducibile al fatto che il valoredi un bene non è dovuto soltanto ai costi necessarial suo ottenimento, ma anche e principalmente aibenefici futuri che se ne possono ricavare.Un passo avanti rispetto al metodo precedente ècostituito dal procedimento del costo di riproduzio-ne di un brevetto funzionalmente equivalente (42),che sostituisce ai costi storici i costi di riproduzioneex novo del bene, vale a dire i costi che sarebbe ne-cessario sostenere al momento della valutazioneper ricostruire lo stesso valore che il brevetto haraggiunto in quello stesso momento.Nel procedimento ora esaminato permane comun-que il limite di non considerare la redditività del-l’investimento e anche il costo opportunità deri-vante dal mancato immediato utilizzo della risorsabrevettuale. I costi di riproduzione sono potenzial-mente esprimibili anche in termini di danno emer-gente e lucro cessante per i ricavi mancati.L’esistenza di elevati costi fissi connessi alla rico-struzione del brevetto rappresenta una barriera al-l’ingresso che segmenta il mercato e allontana icompetitors

Working Paper, New York University, 2001.(40) Civilisticamente, il MOL corrisponde alla Differenza tra

valore e costi della produzione (A-B), cui si sommano i costinon monetari ricompresi nelle voci 10 (ammortamenti e svalu-tazioni), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantona-menti) del conto economico, ex art. 2425 c.c., senza conside-rare ricavi e costi straordinari. L’importanza del MOL nelle va-lutazioni risiede nel fatto che si tratta di un margine che espri-me contemporaneamente un flusso economico ma anche unflusso finanziario, evidenziando la liquidità che viene creata (ta-

lora assorbita) dalla gestione economica corrente. Il redditodifferenziale espresso dal MOL può quindi essere inteso anchecome flusso di cassa operativo (al lordo dell’impatto della ge-stione finanziaria e straordinaria e delle imposte) incrementalederivante dallo sfruttamento del brevetto.

(41) Corrispondente alla predetta differenza civilistica travalore e costi della produzione (A-B) ovvero al MOL + ammor-tamenti e accantonamenti.

(42) In tale ambito, ci si chiede quanto costerebbe sviluppa-re un’invenzione alternativa (design around invention).

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Non agevolmente utilizzabili sono i costi di rim-piazzo con altre invenzioni (se il brevetto non cifosse, quanto costerebbe sostituirlo con un altrobrevetto?), tenendo conto dell’originalità ed esclu-sività insite nei brevetti.

5.4. Patrimonio incrementale:Q di Tobin e rapporto Price / Book Value

La stratificazione di redditi differenziali grazie albrevetto genera un patrimonio incrementale, cheesprime il differenziale tra valore di mercato e va-lore contabile dell’azienda; trattasi di un elementoidoneo ad esprimere - in modo un po’ grossolanoma spesso efficace - il plusvalore di assets intangibi-li che raramente trovano “soddisfazione” nel lorovalore contabile e che hanno portato la dottrina aparlare di differenziale “fantasma” (43).L’avviamento internamente generato, non conta-bilizzabile per ragioni di prudenza costantementerichiamate dai principi contabili nazionali e inter-nazionali, talora si identifica - in tutto o in parte -con il plusvalore di un brevetto (ancora più agevo-le è l’accostamento ai marchi).Il patrimonio incrementale può essere stimato at-traverso il citato indice Q ideato dal premio NobelJ. Tobin, pari al rapporto tra valore di mercato del-l’azienda e costo di rimpiazzo dei beni tangibili; seQ > 1, l’azienda vale più dei suoi beni tangibili etale plusvalore esprime il valore dei beni intangibi-li.In via complementare, si può usare il rapporto traprice e book value, che esprime il confronto tra va-lore di mercato e valore contabile del patrimonionetto, evidenziando un plusvalore non contabiliz-zato se il rapporto è superiore all’unità. L’indicato-re è semplice e affidabile (essendo basato su unprezzo di borsa oggettivo e su un patrimonio nettodesunto dal bilancio), laddove disponibile. Rimanepoi il problema di quanta parte del plusvalore siada attribuire direttamente al brevetto e quanto siainvece di pertinenza di altri intangibles specifici oin via residuale di un generico avviamento. Il pro-blema si risolve automaticamente nel caso di una

patent company quotata in cui i brevetti rappresen-tano l’unico asset.

5.5. Opzioni reali e clausole di earn outLa valutazione dei brevetti, soprattutto se relativiad invenzioni non ancora consolidate sotto il profi-lo dei risultati economici attesi, tipicamente com-porta elevati profili di incertezza e aleatorietà chesi riflettono anche nella difficoltà di stimare i flussidi cassa (o reddituali) derivanti dal loro sfrutta-mento. La stima dei flussi di cassa di un investi-mento viene di norma effettuata ex ante, senza in-trodurre nei rigidi e predeterminati meccanismi dicalcolo del Valore Attuale Netto (44) dell’investi-mento brevettuale ipotesi evolutive e varianti incorso d’opera che invece, col senno di poi, si rive-lano particolarmente frequenti.Le opzioni reali (45) consentono di inserire nelmodello di stima elementi di flessibilità, incorpo-rando in esso le reazioni del mercato, spesso cosìdifficilmente prevedibili. Si possono così avere op-zioni di differimento, sospensione temporanea, ab-bandono, contrazione ovvero - in senso più ottimi-stico - di espansione o sviluppo, che conferisconoelasticità e adattabilità alle invenzioni brevettate,incrementandone il valore potenziale.La capacità di prevedere e modellare eventi futuried incerti connessi all’effettivo ritorno economico-finanziario derivante dallo sfruttamento del brevet-to può essere utilmente codificata in clausole con-trattuali di earn out che, nelle compravendite dibrevetti, assicurino al venditore un prezzo addizio-nale, ove si verifichino determinate fattispecie,particolarmente aleatorie ed incerte al momentodella stipula contrattuale. Ciò consente di superaredelicate situazioni di stallo, in cui il venditore nonè disposto a rinunciare ad extra guadagni (nellamisura in cui i meriti siano a lui riferibili) e l’ac-quirente a riconoscerli senza che sia accertata lapresumibile verificabilità degli eventi positivi adessi associati. Tra earn out e opzioni reali si possonostabilire utili collegamenti, codificando contrat-tualmente gli aspetti economici di eventi possibilied incerti.

(43) L. Guatri, Il differenziale fantasma: i beni immateriali nel-la determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese,in Finanza, marketing e produzione, 1, 1989.

(44) Nella valutazione di nuovi principi attivi e molecole incampo farmaceutico, può convenientemente trovare applica-zione il modello del Valore attuale Netto rettificato per il ri-schio, che segmenta le diverse fasi di R&S e si basa su unaproiezione di flussi di cassa attesi scontati. Si veda M. Amran -

N. Kulatilaka, Real Options, Milano, 2000.(45) Per approfondimenti, si veda M.Wu - G. Tseng, Valua-

tion of Patent - a Real Options Perspective, in Applied EconomicLetters, August, 2006; H.T.J. Smith - L. Trigeorgis, Strategic In-vestment. Real Options and Games, Princeton University Press,2004; si veda anche il sito www.smith.umd.edu/faculty/atrian-tis/realoptions-portal.html.

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6. Vita utile residua del brevetto:impatto sulla valutazione

La pianificazione finanziaria del plusvalore brevet-tuale rappresenta un aspetto fondamentale per lastima della capacità dei brevetti di creare valoreall’interno della loro vita utile (che ha come limi-te superiore la scadenza del brevetto, con uneventuale valore anche post phase out, e come li-mite inferiore gli anni in cui il vantaggio compe-titivo associato all’invenzione può concretamenteesplicitarsi). La stima della vita utile serve ancheper formulare strategie di R&S (46) e assume ri-lievo nella determinazione prospettica del lucrocessante.I principi contabili internazionali hanno introdottonel nostro ordinamento il concetto di immobilizza-zione immateriale a vita utile indefinita, che nonsarà più assoggettata ad ammortamento ma ad im-pairment test, tendente ad accertarne il valore resi-duo. Ciò rileva per i marchi e l’avviamento acqui-sito a titolo oneroso ma non per i brevetti. Per vitautile di un bene immateriale s’intende il periodo ditempo, espresso in anni, intercorrente tra la sua ac-quisizione ed il momento in cui esso non possiede-rà più alcuna utilità e, pertanto, non sarà più ingrado di apportare benefici economici. Nella nor-mativa italiana, il concetto di “vita utile” vieneespresso con la dicitura “residua possibilità di utiliz-zazione” (47).La vita utile dei brevetti non è indefinita, poiché adifferenza di altri intangibili quali i marchi o l’av-viamento, la sua durata è stabilita dalla legge. In-fatti, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 30/2005, “ilbrevetto per invenzione industriale dura venti annia decorrere dalla data di deposito della domanda enon può essere rinnovato né può esserne prorogatala durata” (48).

Ci si chiede se i brevetti abbiano un valore resi-duo al termine del loro periodo di durata (49). Ilquesito è rilevante per la valutazione e può trova-re una risposta affermativa solo se l’invenzioneconserva requisiti di originalità ed è collegata adaltri brevetti (tipicamente dipendenti da quellioriginari) o a know-how o segreti industriali checostituiscono un portafoglio di intangibili difficil-mente imitabile dai concorrenti. L’attendibilitàdella risposta al quesito tende evidentemente acrescere all’approssimarsi della scadenza; rileva intale ambito la capacità dell’azienda titolare delbrevetto di gestire il phase out con adeguate strate-gie post patent, talora imperniate anche sulla regi-strazione del marchio.Anche a causa della loro scadenza, i brevetti dinorma non hanno un valore terminale, tipicamen-te presente nei marchi. Se i brevetti non necessa-riamente perdono il loro intero valore in condizio-ni di phase out o post patent (50), essi sono peraltrocostantemente soggetti a minacce competitive diinvenzioni concorrenti.Il valore dei brevetti da un lato subisce una natura-le erosione temporale (51), ma dall’altro è soggettoa rischi di burn out anche improvvisi, che devonoessere adeguatamente riflessi nella valutazione(operazione resa difficile, quando non del tutto im-possibile, dalle asimmetrie informative che ostaco-lano il monitoraggio della concorrenza nei con-fronti di segreti industriali destinati alla brevetta-zione).

7. La valutazione per il risarcimentodel danno da contraffazione del brevetto

Tra le diverse motivazioni alla base di una valutazio-ne del brevetto, riveste una particolare importanza,anche a motivo della sua frequenza, quella da effet-tuare per quantificare il danno da contraffazione (52).

(46) D. Baglieri - F. Cesaroni, Capturing the Real Value ofPatent Analysis for R&D Strategies, in Technology Analysis &Strategic Management, September 2013.

(47) Si veda l’art. 2426, n. 2), c.c., secondo cui “il costo del-le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazioneè limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortiz-zato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilitàdi utilizzazione”.

(48) Vi sono eccezioni per settori speciali, come le varietàvegetali e le topografie di semiconduttori. Il brevetto per mo-dello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione delladomanda, ex art. 85, D.Lgs. n. 30/2005.

(49) Vanzetti - Di Cataldo, cit., 385, rilevano che attualmen-te i ritmi del progresso tecnico sono così rapidi che alla sca-denza del termine ventennale spesso nessuno ha più interesseall’utilizzazione dell’invenzione, così che la liberalizzazione del-

lo sfruttamento dell’invenzione si riduce ad un fatto puramenteformale.

(50) Secondo il principio OIC 24, “alla scadenza legale delbrevetto, viene meno il diritto di utilizzo esclusivo e altre impre-se hanno facoltà di avvalersi della stessa tecnologia. Questoindirettamente determina una obiettiva diminuzione del valoreresiduo dell’invenzione con riferimento alle possibilità di sfrut-tamento futuro, e consiglia, in via prudenziale, l’eliminazionedel costo”.

(51) Per certi versi simile al time decay che è uno dei para-metri di stima del valore delle opzioni.

(52) Per una disamina giuridica del problema, si veda: M.Barbuto, Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto ela restituzione degli utili: le novità dopo il recepimento della di-rettiva enforcement, in Impresa c.i., 2006, 1425; F. Benatti,Questioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione

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Alcuni autori (53) ritengono che il valore di unbrevetto abbia una diretta proporzionalità con laminaccia di un contenzioso ad esso legato.L’applicazione dell’art. 125, comma 3, c.p.i. con laretroversione degli utili (“in ogni caso il titolaredel diritto leso può chiedere la restituzione degliutili realizzati dall’autore della violazione, in alter-nativa al risarcimento del lucro cessante o nellamisura in cui essi eccedono tale risarcimento”)sembra consentire il superamento del c.d. PanduitTest (54) o Damp Test.Anche e soprattutto con riferimento ad attività in-tangibili come i brevetti, la valutazione è soggettaad un’elevata variabilità intertemporale, essendoancorata a previsioni finalizzate alla redazione dibusiness plan e dei “piani strategici, industriali e finan-ziari” richiamati dall’art. 2381, comma 3, c.c.La sentenza che accerta la contraffazione del bre-vetto può condannare al risarcimento del danno,in presenza di dolo (55) o colpa del contraffattoree di danno effettivo (ex art. 2043 c.c.).Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005, “il ri-sarcimento dovuto al danneggiato è liquidato se-condo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspettipertinenti, quali le conseguenze economiche nega-tive, compreso il mancato guadagno, del titolaredel diritto leso, i benefici realizzati dall’autore dellaviolazione e, nei casi appropriati, elementi diversida quelli economici, come il danno morale arreca-to al titolare del diritto dalla violazione” (56).La legge sulla protezione dei diritti d’autore (L. n.633/1941 ss. mm.) può analogicamente fornire, al-

l’art. 158, comma 2 (57) (per molti versi simile al-l’art. 125 c.p.i. sopra citato), eventuali spunti peruna valutazione del danno anche in sede brevet-tuale, pur con gli adattamenti del caso (relativi adesempio ai danni non patrimoniali di cui al comma3 (58), più difficilmente inquadrabili nel caso deibrevetti).Secondo Trib. Milano 24 settembre 2014 (59), ilMOL (Margine Operativo Lordo), menzionato su-pra (60), costituisce un elemento primario per ladeterminazione del danno risarcibile nel caso diabusiva utilizzazione di un brevetto di procedimen-to. La massima giurisprudenziale si rifà ad un para-metro essenziale nella valutazione delle aziende, inquanto il MOL o EBITDA (Earning Before Inte-rests, Taxes, Depreciation and Amortization) è unflusso sia economico che finanziario, tradizional-mente collegato a metodi di valutazione di mercato(che stimano il valore dell’azienda - enterprise value- moltiplicando il MOL per multipli di mercato ditransazioni di aziende comparabili). Ciò che rileva,nel caso di specie, è il MOL (incrementale), cheesprime il reddito addizionale derivante dallo sfrut-tamento del brevetto.La quantificazione del danno si basa su diversi cri-teri e può essere determinata anche in via equitati-va dal giudice; la giurisprudenza ha individuato, trai criteri di stima del danno da contraffazione, an-che il volume delle vendite dei prodotti ottenutimediante il brevetto contraffatto, cui va applicatoil margine di redditività dell’azienda che lo ha regi-strato (è qui evidente la somiglianza con il metododei redditi incrementali, descritto in precedenza).

brevettuale, in Giur. it., 2004, 1666; R. Bichi, La liquidazione deldanno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall’art.125 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, in Riv. dir. ind., 2005, I, 390;D. Candellero, Questioni vecchie e nuove in materia di dannoda contraffazione, in Giur. it., 2002, 2, 340; V. Di Cataldo, Fratutela assoluta del prodotto brevettato e limitazione ai procedi-menti descritti ed agli usi rivendicati, in Riv. dir. ind., 2004) 111;M. Molfa, Osservazioni in tema di risarcimento del danno dacontraffazione, in Riv. dir. ind., 2003, II, 372. Gli aspetti econo-mici sono trattati in: A.G. Renoldi, L’incidenza economica dellacontraffazione e la misurazione del danno, in questa Rivista,1999, 238; A.G. Renoldi, Brevetti, trade secrets e danno per vio-lazione. La prospettiva dell’economia d’impresa, Milano, 2007.Per un’analisi internazionale si veda: http://www.lexology.-com/library/detail.aspx?g=647cdd4e-69da-4840-b3eb-9a1dac14ff88.

(53) Z. Tekic - D. Kukolj, Threat of Litigation and Patent Va-lue: What Technology Managers Should Know, in Research-Technology Management, Issue 2, 2015.

(54) Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

(55) Per un inquadramento degli aspetti penali, si veda D.Sangiorgio, Contraffazione di marchi e tutela penale della pro-

prietà industriale e intellettuale, Padova, 2006.(56) Art. 1223 c.c. - Il risarcimento del danno per l’inadem-

pimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subi-ta dal creditore come il mancato guadagno, in quando ne sia-no conseguenza immediata e diretta.

Art. 1226 c.c. - Se il danno non può essere provato nel suopreciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazioneequitativa.

(57) “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato se-condo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codi-ce civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi del-l’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenu-to conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudicepuò altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quantomeno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere rico-nosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al tito-lare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.

(58) “Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensidell’articolo 2059 del codice civile”.

(59)Http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/contraffazio-ne-di-brevetto-e-criteri-di-determinazione-del-danno/.

(60) Si veda la nt. 40.

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Si vedano, ad esempio, le seguenti massime giuri-sprudenziali:Trib. Torino 13 gennaio 2015 (61) “Il danno dacontraffazione di brevetto può essere quantificatofacendo ricorso al criterio residuale della cosiddettaroyalty presunta, indicato dall’art. 125 secondocomma c.p.i. quale oggettivo parametro di valuta-zione, in ogni caso in cui la quantificazione nonpossa essere effettuata sulla base di più specifici cri-teri alternativi. Tale parametro è utilizzabile a pre-scindere dal fatto che in concreto il titolare dellaprivativa violata conceda effettivamente in licenzail brevetto”.Cass. 8 settembre 2014, n. 17791/15 (62) “Nel casodi contraffazione dell’altrui brevetto, il risarcimen-to del danno non è automatico, ma richiede unaspecifica prova. In pratica, spetta all’imprenditoreil cui prodotto sia stato copiato dimostrare qualiperdite commerciali abbia subìto. Diversamente,pur essendo comprovata la distorsione del mercato,nessun indennizzo può seguire alla sentenza”.Trib. Bologna 7 ottobre 2013 (63) “La contraffazio-ne di un brevetto può causare al titolare dello stes-so danni consistenti (con riferimento alla specificacomponente del lucro cessante) nella perdita diprofitti, perdita che a sua volta è dovuta alle man-cate vendite di prodotti incorporanti il componen-te brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, ta-li mancate vendite possono imputarsi al contraffat-tore, secondo i principi generali, soltanto in quan-to siano conseguenza immediata e diretta dellacondotta del contraffattore stesso (c.d. danno daprofitti persi). È posto a carico del titolare del bre-vetto che domanda il risarcimento del danno l’o-nere di fornire la specifica prova del nesso di causa-lità. La domanda di retroversione degli utili ha unacausa petendi diversa, autonoma e alternativa ri-spetto alla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 125,comma 1 e 2, c.p.i. e dunque deve ritenersi inam-missibile se tardivamente proposta”.Trib. Bologna 24 maggio 2004 “Per quantificare ildanno patrimoniale da contraffazione di brevettopuò correttamente presumersi che la contraffazioneabbia provocato una riduzione delle vendite del ti-tolare di brevetto in misura tendenzialmente pari

al numero dei prodotti venduti dal contraffattore,ciò in ragione del nesso causale tra la condotta ille-cita del secondo e il danno subito dal primo”.(Drechsel e altra c. Soc. Sime; in Foro it., 2004, I,2247).Trib. Firenze 9 gennaio 2001 “La determinazionedell’ammontare del danno derivante da contraffa-zione brevettuale ex art. 86 l. inv. può essere effet-tuata in rapporto al guadagno conseguito dal con-traffattore in seguito alla vendita di prodotti basatisul brevetto contraffatto”. (Soc. Pfizer Inc. e altroc. Soc. Scandicci it. Medicinali in Giur. it. 2002,339 con nota di Candellero).Corte appello Milano, 1° febbraio 1994 “È correttoipotizzare che il titolare del brevetto abbia subitoun danno, per mancato guadagno, pari all’utilitàconseguita dal contraffattore attraverso la venditadi macchine delle quali quest’ultimo non avrebbeinvece dovuto fare commercio. Il danno consistenel mancato utile netto non percepito dal titolare,onde non v’è dubbio che, nella relativa liquidazio-ne, occorre tener conto anche di tutti i fattori ne-gativi (quali ad esempio i costi produttivi, e di di-stribuzione) che concorrono a determinare l’utilenetto. (...)” (Soc. Fimer c. Soc. Gen Set in Riv. dir.ind. 1994, II, 224 con nota di Del Corno).Corte Giust. Europea (cit., v. nota 35) “Allorchél’autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto ditutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenzeeconomiche negative, compreso il mancato guada-gno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati ille-galmente dall’autore della violazione, e, nei casiappropriati, elementi diversi da quelli economici,come il danno morale arrecato al titolare del dirit-to dalla violazione. b) (vedi nota 35)”.La giurisprudenza meno recente (64), in tema dicontraffazione di brevetto, aveva indicato nel man-cato guadagno del titolare del brevetto l’entità deldanno risarcibile.La quantificazione del danno ancorata sulle royal-ties (concettualmente simile al metodo di valuta-zione del brevetto basato sulle royalties presunte) èpresente nella seguente massima (65):Trib. Alba, 26 febbraio 2001 “La determinazionedell’ammontare del danno derivante da contraffa-

(61)Http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/quantificazio-ne-del-danno-derivante-dalla-contraffazione-di-un-brevetto-in-base-al-criterio-della-royalty-presunta/#.wvuzelhoo71.

(62)Https://business.laleggepertutti.it/5590_prodotto-con-traffatto-quale-risarcimento-del-danno.

(63)Http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/quantificazio-

ne-del-danno-derivante-dalla-contraffazione-di-un-brevetto/#.w-vuzclhoo70.

(64) App. Torino 13 luglio 1972; Trib. Milano 18 ottobre1973.

(65) Si veda anche Trib. Roma 28 gennaio 1991; Trib. Vi-cenza 17 giugno 2002.

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zione brevettuale ex art. 86 l. inv. può calcolarsi fa-cendo riferimento alle “royalties” ipoteticamenterealizzabili in caso di concessione di licenza sul bre-vetto contraffatto, commisurando così il risarci-mento al corrispettivo di mercato dell’utilità di cui

il contraffattore si è indebitamente appropriato, edunque valutando il danno per equivalente e nonin via equitativa”. (C. Van Der Lely c. Soc. Morramacchine agr. e altro, in Giur. it., 2002, 340, connota di Candellero).

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Valutazione economica Valutazione dei brevetti e stima del danno da contraffazione · 2018-07-24 · azioni di contraffazione o altri atti di concorrenza sleale (imitazione, dumping,