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Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis. Dr. Jürgen Walkenhorst. Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche 28.11.2012 – Schloss Mickeln. Ein paar Worte vorweg. Ein paar Worte vorweg. Ein paar Worte vorweg. Europa Deutschland Nordrhein - Westfalen. - PowerPoint PPT Presentation
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Verträge im Technologietransfer- und gelebte Praxis
Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche28.11.2012 – Schloss Mickeln
Dr. Jürgen Walkenhorst
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Ein paar Worte vorweg
Ein paar Worte vorweg
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Europa Deutschland
Nordrhein - Westfalen
Ein paar Worte vorweg
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Ein paar Worte vorweg - Europa
§42 ArbErfG – und seine “Verwandten”
§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an HochschulenFür Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.
3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.
4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.
5. …
Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern…
…aber nicht in allen (Schweden, Italien)
Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute
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Ein paar Worte vorweg - Europa
Statistiken
ASTP www.astp.net
AUTM www.autm.net
PROTON Europe www.protoneurope.org
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HochschulenFraunhofer-GesellschaftHelmholtz-GemeinschaftLeibniz-GemeinschaftMax-Planck-GesellschaftSonstige Institutionen
Ein paar Worte vorweg - Deutschland
Die Forschungslandschaft
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Ein paar Worte vorweg - Deutschland
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Die Technologie-Allianz
Ein paar Worte vorweg - Deutschland
Unter dem Dach der TechnologieAllianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern.
Insbesondere Hochschulen
Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen
über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler
in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen
aus dem gesamten Bundesgebiet.
www.technologieallianz.de
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Gründung: Oktober 2001
Rechtsform: GmbH
Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW
Sitz: Mülheim / Ruhr
26 Mitarbeiter
PROvendis Kurzprofil
Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
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Patentverwertung für NRW
PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs-agentur der Hochschulen des Landes NRW
Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen
Eine der größten Patentverwertungs-agenturen in Deutschland und in Europa
Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt)
Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung)
Über 3.500 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr)
Mülheim
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
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PROvendis Gesellschafter
mit
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Hochschulen NRW
• Neuheitsrecherche • Publication Screening
• IP-Strategieberatung
• Stand-der-Technik Recherche
• Vertragsverhandlung und -gestaltung • Patentüberwachung
• Qualifizierung/Schulung
• Rechtsstandermittlung
Beratung Bewertung Patentierung Verwertung
PROvendis im Überblick
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
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Paten
tieru
ng
Ablauf der Verwertung
Verträge im Technologietransfer
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Drittmittel
Wissenschaftliche
Kooperationen
Förderungen
Industrie-
kooperationen
Verträge im Technologietransfer
Ablauf der Verwertung
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Warum?
Was ist zu beachten?
Geheimhaltungsverträge
Geheimhaltungsverträge
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Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein
Typische Beispiele geheimer Informationen:
Geschäftsgeheimnisse
Know-how
Erfindungen
Geheimhaltungsverträge – Warum?
Geheimhaltungsverträge
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Erfindungen
Geheimhaltungsverträge
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Erfindungen
Geheimhaltungsverträge
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Erfindungen
Geheimhaltungsverträge
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Erfindungen
Geheimhaltungsverträge
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Erfindungen
Geheimhaltungsverträge
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehörtZum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung
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Geheimhaltungsverträge
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag)
Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA
Typische Vertragspunkte
Inhalt
Dauer/Laufzeit
Personenkreis
Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.)
Geheimhaltungsverträge
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt!
Geheimhaltungsverträge
Manchmal !
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert
Geheimhaltungsverträge
Manchmal !
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Eigentum sollte immer bei Geber bleiben
Geheimhaltungsverträge
Manchmal !
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Regelung zum Eigentum an Ergebnissen
Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart
Geheimhaltungsverträge
Manchmal !
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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Regelung zum Eigentum an Ergebnissen
Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln
Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart
…
Geheimhaltungsverträge
Manchmal !
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Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks:
Verwendung in Wissenschaft
Test-/Kooperationszwecke
Material Transfer Agreements
– Warum?
Material Transfer Agreements
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Typ. Begriffe:
Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications
Mögliche Definitionshilfe:
Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Nutzen für Geber
Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen…
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Nutzen für Geber
Geheimhaltungsvereinbarung
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
MTA mit Firma X
For any invention conceived … that materially … incorporates materials owned by Company, Company shall be given a royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive, royalty-bearing license.
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
MTA mit Firma Y
Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments.
„Developments“ means all….(lange LISTE)…that incorporate the Material, require the use of Material…, that could not have been developed without the use of Material.
Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales.
Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient with the expenses being borne by Recipient.
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Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
MTA mit Forschungsinstitut X
All rights … in and to any intellectual property and any materials discovered…. shall vest jointly in both parties, regardless of the party that authored the invention.
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MTAs – Was ist zu beachten?
Material Transfer Agreements
Musterverträge:
Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement
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Verträge im Technologietransfer
Option
Lizenz
Erfindung
Know
-how
Kooperation
Term
Sheet
Letter of
Intent
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Verträge im Technologietransfer
Lizenz
Kooperation
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„Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk)
„Berliner Verträge“(www.ipal.de)
„Düsseldorfer Verträge“ (www.gewrs.de)
Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de)
IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home)
…
Übersicht in: Bereuter, T. et al.
„Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research organizations with businesses by model contracts and IPR rules“
http://lamp.tu-graz.ac.at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft.pdf
Musterverträge
Kooperationen
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Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs(„BEBF 98“)
Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis(„BNBest-BMBF 98“)
Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben(„NKFB 98“)
…
Nebenbestimmungen
Kooperationen
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Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge: unentgeltlich
Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung:Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen
Keine Erfindungsbeiträge:Marktübliche Bedingungen
Forschung + Lehre in Deutschland:unentgeltlich
BMBF-Projekte
Kooperationen
Projekt-durchführung
Verwertung
(Zeitlic, sachlichgeographisch beschränkbar)
Verbund-projekte
NichtausschließlichUnentgeltlich
Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse
Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse
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Vertragskonstruktion
Zugang zu Rechten
Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt)
Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“
EU-Konsortialverträge
Kooperationen
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Letter of Intent / Memorandum of Understanding
Absichtserklärung bis Vorvertrag
(Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht)
Term Sheet
Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages
LoI, MoU, Term sheet
LoI, MoU, Term sheet
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„Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes
(gegen Gegenleistung)
Breites Spektrum von Optionen denkbar
Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen
Optionsverträge
Optionsverträge
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Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – übliche Bestandteil
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge - Parteien
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG)
Lizenzverträge - Parteien
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Boss Clever--------------------------- -----------------------Vorstandsvorsitzender Dr. Boss Institutsdirektor Prof. Clever
Big Pharma AG Exzellenz Universität
Lizenzverträge - Parteien
Wer unterschreibt?
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Lizenzverträge - Parteien
Was geschieht bei mehreren Eigentümern?
A B
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Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
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Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Inanspruchnahme aller Erfindungen
Verwertung innerhalb NRWs
Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme
Lizenzverträge - Parteien
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Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
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Fördermittel-Bestimmung
5. Erlöse, Zinseinnahmen
Werden im Zusammenhang mit der Kooperation… Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen Umfang für die Kooperation zu verwenden…
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Lizenzverträge - Parteien
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Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge - Vertragsgegenstand
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Lizenzverträge - Vertragsgegenstand
(Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte
Außerdem lizenzierbar: Know-how
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Umfang der Lizenz (I)
Einfache Lizenz
Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren
Exklusive Lizenz
Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur Unterlizenzvergabe
Ausschließliche Lizenz
Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
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Umfang der Lizenz (II)
Geographische Beschränkungen
Beschränkung der Verwendung
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
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Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
z.B. abhängig von Patentierungsverfahren
z.B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung
z.B. abhängig von Umsatzhöhen
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
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Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
(konstant/gestaffelt…., unterschiedlich für verschiedene Vertragsgegenstände, ….)
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
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Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
Mindestlizenzen
Wichtiger Schutz!
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
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Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
Mindestlizenzen
Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände
…..
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung
Lizenzverträge - Unterlizenzen
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Lizenzverträge - Unterlizenzen
Unterlizenzen
An wen?
Wer entscheidet?
Welche Bedingungen?
Was bei Kündigung des Lizenzvertrages?
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge - Aufrechterhaltung
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge - Verteidigung
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung
Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen
Steuerrecht beachten!
Lizenzvergabe ist „Vermögensverwaltung“
-> steuerfrei
Beratung/Herstellung -> „Betrieb gewerblicher Art“
-> steuerpflichtig
Beratung/Sonstige Leistungen
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte
- Beratung
Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand
- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
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Alternative: Kaufvertrag
Verkauf des Rechts
-> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber)
Auch möglich: Übertragung von Teilen
-> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber
Aufpassen: Verschiedene Rechte der Miteigentümer in verschiedenen
Ländern
Kaufvertrag
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
Der EU-“Beihilferahmen“
Grundlage: Art. 107 AEU
Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung
durch mittelbare Beihilfen entsteht
www.provendis.info
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
Der EU-“Beihilferahmen“
3.2.1 – Forschen im Auftrag von Unternehmen
Wann liegt Auftragsforschung vor?
Forschungseinrichtung erhält „angemessenes Entgelt“
Auftraggeber legt Konditionen fest
(i.d.R.) erhält Auftraggeber Rechte
(i.d.R.) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns
Wann ist Auftragsforschung EU-konform?
Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Durchführung zum „Marktpreis“
Durchführung zu Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält“
(sofern kein Marktpreis vorhanden)
www.provendis.info
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
Der EU-“Beihilferahmen“
3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit
Wann liegt Zusammenarbeit vor?
Mindestens zwei Partner
Partner wirken an Konzeption mit
Partner tragen zur Durchführung bei
Partner teilen Risiko und Ergebnisse
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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
Der EU-“Beihilferahmen“
3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit
Wann ist Forschungskooperation EU-konform?
Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens
Ergebnisse ohne IP können publiziert werden
An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr
Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf Unternehmen übertragen wird, ein „marktübliches Entgelt“ (abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt)
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
Die Bestimmung des Wertes
Vollkosten
Marktpreis
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Projektkosten
Gemeinkosten (“Overhead”)
Angemessene Gewinnspanne
Direkte Personalkosten
Direkte sonstige Kosten
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
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Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
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Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
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Der EU-“Beihilferahmen“
Die Bestimmung des Wertes
Vollkosten
Marktpreis
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25% rule
Discounted Cash Flow (DCF)
Net Present Value (NPV)
Risk adjusted net present value
Decision Tree
Real options pricing
Kosten-orientiert Markt-orientiert Cash flow orientiert
“pi x Daumen”
Entwicklungskosten
Reproduktionskosten
Ersetzungskosten
Benchmarking
Vergleichsgüter
Auktion
Umsätze
Methoden zur Bestimmung des Wertes
Die Bestimmung des Wertes
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Typische Lizenzsätze
Autozubehör 1,2 - 2,5 %
Therapeutika 5 - 10 %
Chem. Spezialitäten 2 - 4 %
Landmaschinen 2 - 6 %
Maschinenbauersatzteile 1 - 5 %
Polymere Massenprodukte 0,2 - 0,4 %
Mess- und Regelgeräte 2 - 7,5 %
Stahllegierungen 1,5 - 4 %
Die Bestimmung des Wertes
Les Nouvelles, 2002
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¼ Erfinder
¼ R&D
¼ Produktion
¼ Marketing
…des Ertrags(Verkaufserlös minus Herstellung)
Die 25%-Regel
Die Bestimmung des Wertes
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Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR LAUNCH
MILLION EURO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693
Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)
SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856
TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346
COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)
Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)
Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)
R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)
PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)
PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867
TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)
AMORTIZATION - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478
CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65
CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65
Die Bestimmung des Wertes
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Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR LAUNCH
MILLION EURO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693
Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)
SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856
TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346
COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)
Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)
Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)
R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)
PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)
PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867
TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)
AMORTIZATION - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478
CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65
CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65
Die Bestimmung des Wertes
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Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR LAUNCH
MILLION EURO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693
Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)
SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856
TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346
COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)
Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)
Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)
R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)
PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)
PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867
TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)
NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520
CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)
AMORTIZATION - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478
CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65
CUMULATIVE NPV (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65
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Der EU-“Beihilferahmen“
Beihilferahmen – Die Fußnote 29
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Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29
Der EU-“Beihilferahmen“
Ausschreibung (aber oft schwierig möglich)
Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte
Öffnungsklauseln in Vertrag
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/
Der EU-“Beihilferahmen“
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21.03.2002EM
21.11.2002DE
16.02.2004 &08.02.2006Exkl. Lizenz
Vertrieb über Nutricia GmbH
Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis
Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“
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Dr. Jürgen Walkenhorst
PROvendis GmbHEppinghofer Straße 5045468 Mülheim an der Ruhr
Tel. 0208 / 94 105 – [email protected]
Vielen Dank!