Ліцензійні договориCase study

1

2

з 2004 року – 2 фізичних особи-підприємця та фізична особа є співвласниками ТМ, зареєстрованої для товарів 5, 29 і 30 класів МКТП;

до 2012 року – ліцензійний договір між співвласниками ТМ та фармкомпанією (виключна ліцензіч на використання ТМ);

до 2012 - декілька договорів на виконання ліцензійного договору: договір про поставку сировини; договір про передачу технічної документації.

2012 – укладення нового ліцензійного договору (виключна ліцензія на використання ТМ) між співвласниками ТМ та фармкомпанією.

Фактичні обставини справи

3

ПредметЛіцензіар, який є власником ТЗ, надає за винагороду Ліцензіату Ліцензію на

використання ТЗ на умовах Договору. ТЗ передається для використання при виготовленні та/або продажу Товару Ліцензіатом від власного імені за 5, 29, 30 класами МКТП.

Ліцензіар зобов’язаний, серед іншого, надавати Ліцензіату науково-технічну документацію, необхідну для виробництва Товару та використання Ліцензії на основі окремого договору.

ПоняттяЛіцензія – виключна Ліцензія – тобто право Ліцензіата протягом дії Договору на

ексклюзивне (одноособове – виключне) використання ТЗ в порядку, передбаченому Договором, ексклюзивне виготовлення (виробництво) та продаж Товару від власного імені та ексклюзивне отримання від Ліцензіара і використання науково-технічної документації Ліцензіара, необхідної для виготовлення Ліцензіатом Товару (яка передається за окремим договором).

2012 ( Ліцензійний договір слайд1)

4

Ліцензійні платежіВідповідач сплачує ліцензіарам винагороду у вигляді роялті, розмір яких встановлюється відповідно до протоколу. Погоджений розмір роялті:за період з 03.01.2012 по 31.12.2012 - $XXX /міc. (без ПДВ);з 01.01.2013 - щомісячний платіж 10 % від ціни реалізації виробника, але не менше: 2-й рік промислового виробництва – $YYY/міс.; 3-й рік промислового виробництва – $ ZZZ/міс.

2012 ( Ліцензійний договір слайд2)

5

6

3 співвласника ТМ

Невикористання об'єкту права ІВ

Фармкомпанія

Points for discussion

7

Згідно із ст. 16 ЦПК України не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

В частині позовних вимог ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» до ВАТ «НАСК «Оранта» про відшкодування витрат у порядку регресу справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Ч. 1 ст.340 ЦПК України передбачено, що судове рішення підлягає скасуванню із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених ст. 205 і 207 цього Кодексу.

(цивільна справа №6-2578цс15 за позовом ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» до ФО та ВАТ «НАСК «Оранта» про відшкодування витрат у порядку регресу та стягнення

франшизи, понесених унаслідок виплати страхового відшкодування за пошкодження автомобіля у ДТП з вини фізичної особи, цивільно-правова відповідальність якого була

застрахована у ВАТ «НАСК «Оранта»)

' Позиція ВСУ щодо об єднання позовних вимог

8

Відповідно до частини 3 статті 1109 ЦК України у ліцензійному договорі визначається зокрема розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. При цьому ні ЦК України, ні законодавство України у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельних марок) не використовує і не надає визначення, що є ліцензійним платежем, та які бувають види ліцензійних платежів. Таким чином, сторони ліцензійного договору, використовуючи принцип свободи договору (статті 3, 6, 627 ЦК України), можуть самостійно визначити вид ліцензійного платежу.

Які види ліцензійних платежів справляються за надання ліцензії на використання знака для товарів і

послуг ( 1)слайд

9

• Зазвичай під ліцензійним платежем розуміють виплату винагороди ліцензіатом ліцензіару за право використання об’єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торговельної марки) в комерційних цілях. Ліцензійний платіж встановлюються в ліцензійних договорах, виходячи, як правило, або з дійсної економічної віддачі від використання ліцензії, або виходячи з передбачуваного прибутку ліцензіата; можуть передбачатися процентні відрахування (роялті) від вартості виробленої ліцензійної продукції або виплати твердо встановлених сум, або поєднання того й іншого; в окремих випадках встановлюються мінімальні гарантовані платежі, які не залежать від обсягів виробництва і продажу, із зазначенням термінів виплат.

Які види ліцензійних платежів справляються за надання ліцензії на використання знака для товарів і

послуг ( 2)слайд

10

• Пунктом 5.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" передбачено, що якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним).

‘ Невикористання об єкта заліцензією

11

12