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Rodrigo Azevedopropriedade.digitalrodrigo.azevedo@silveiro.com.brfacebook / linkedIn: RodAzeve
Art. 37Propriedade material da obra gera direitos?
de Patentes
de Marcas
de Desenhos Industriais
de Direitos Autorais
de Software
similar ao aluguelpropriedade nãose altera
possibilidade defracionamento dedireitos
deve indicar o número do pedido ou da marca registrada e respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI).
deve descrever as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença
deve indicar a possibilidade ou não de sublicenciamento
remuneração só é possível após o registro da marca
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91
empresas com vínculomajoritário de capital
valores "praticadosno mercado"
Remuneração
no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo
Marcas
deve indicar o número e título do pedido ou da patente e respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI)
deve descrever as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença
deve indicar a possibilidade de sublicenciamento
após a concessão, remuneração pode retroagir até a data de averbação do contrato, no caso de licença de patente depositada e ainda não concedida
remuneração só é possível após a concessão da patente
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91
empresas com vínculomajoritário de capital
valores "praticadosno mercado"
Remuneração
no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo
Patentes eDesenhos Industriais
Necessidadede Averbaçãoe Requisitos do INPI?
Características:
Licença
de Patentes
de Marcas
de Desenhos Industriais
de Direitos Autorais
de Software
similar àcompra e venda
propriedadeé transferida
possibilidade defracionamento dedireitos
quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior
ver requisitos para licença
Marcas
quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior
ver requisitos para licença
Patentes e Desenhos Industriais
Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?
Características
Cessão
regula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados
deve ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executadosObjeto
número de homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico
valor total da prestação do serviço, ainda que estimado
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91
empresas com vínculomajoritário de capital
valores "praticadosno mercado"
Remuneração
cabível a comprovação de que os mesmos já foram realizados
pelo prazo previsto para a realização do serviçoPrazo
apenas os contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é domiciliado no exterior
Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?
CaracterísticasAssistência Técnicae Científica
conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos
conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How)
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.
Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transfe‐rência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzi‐rem efeitos em relação a terceiros.
LPI
Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil
Essencial para remessa de recursos ao exterior
Resolução 54/2013O que não precisa averbar?
IN 16/2013
Resolução 135/2014Legislação aplicável
Bilíngue é solução?Língua
Arbitragem?
Foro competente?
identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrialem que será aplicada a tecnologia
Objeto
Licença de Marca
Licença de Patente
Transferência de Tecnologia
Prestação de serviços
Tratamento tributário diverso
Averbação nem sempre obrigatória no INPI
AN 15/75Já foi proibido
UM CONTRATO SÓ?
Múltiplos Objetos
Prepostos
Empregados
Subcontratados
Partes?
o que é isso?Informação confidencial?
Obrigações das partes
Prazo
Cível
Criminal
Multa
Pena
NDA
Não-solicitação
tempo
espaço
mercado
Limitada
Remunerada?
Para validade:Não-concorrência
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91
empresas com vínculomajoritário de capital
"níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares"
Remuneração
§ 3º do art. 12 da lei nº 4.131/62 visando a permitir a dedução das despesas de assistência técnica
1) Declaração do interesse da contratante na prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, explicitando os motivos;
2) Apresentação dos resultados em termos de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme formulário de averbação);
3) Apresentação dos dados relativos a estimativas de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme formulário de averbação)
empresa cessionária pode requerer a prorrogação do prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI por mais cinco anos
limitado a cinco anosPrazo
Cópia autenticada do contrato ou instrumento representativo do ato, devidamente legalizado
tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;
carta explicativa justificando a contratação;
ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;
procuração
Requisitos
1. Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas e Petição
2. Pagamento GRU
3. Exame Formal
4. Publicação
Exigências5. Exame Técnico
6. Averbação ou Indeferimento7. Recurso
Procedimento de Averbação
Requisitos eoutros aspectos contratuais
Necessidadede Averbação?
Transferência de Tecnologia
+ Patente?
+ Desenho Industrial?
+ Direito Autoral?
Marca + Assistência Técnica + Transferência de Tecnologia
Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.
Lei 8.955/94
caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia
histórico resumido da empresa
balanços e demonstrativos financeiros da empresa
perfil do franqueado "ideal"
situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas
entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do contrato
apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia (COF), contendo
condições de exclusividade
possibilidade de subfranqueamento
se haverá prestação de serviços
taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação)
taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas)
taxa de publicidade (percentual sobre vendas)
outras taxas
modalidadesRemuneração
até o prazo de vigência das marcas envolvidas na franquiaPrazo
Requisitos para averbação no INPI
Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?
CaracterísticasFranquia
Reflexos proteção autoral
Titularidade de direitos nos contratos de desenvolvimento
Contratos deDesenvolvimento
Desenvolvimento de softwares de grande porte ou para necessidades específicas de empresas
Oferta de licença
Shrinkwrap
ClickwrapTipos mais comuns
Contratode Licença
de Uso Ampla massificação de licenças de software para o consumidor em geral
Icms
IssRepercussões tributáriasContratos distintos, com reflexos distintos
Contratos de Sigilo ou Confidencialidade
Suporte técnicoContratos de Manutenção ou de Prestação de Serviços
Cessão de direitos
Licença para distribuição e comercialização
Licenças para pré-instalação de software
Licenças para desenvolvimento de outros sistemas
Outras Licenças
Outros contratos de software
Impacto da evolução histórica do software
Limitem concorrência
Eximam o desenvolvedor das responsabilidades por vícios ou infrações a direitos de terceiros
Cláusulas Nulas
Salvo para cessão de direitosDesnecessidade de forma escrita
Presunção de onerosidade
Prazo de cinco anos quando não há contrato escrito웤ꃓߺ߹߸߷߶ߵߴߪߩߨߧߦߥߤߣߢߡߠߟߞߝߜߛߚߙߘߗߖߕߔߓߒߑߐߏߎߍߌߋߊ߉߈߇߆߅߄߃߂߁߀Āرت箍
Arts. 49 e 50 (LDA)
Princípio da Interpretação Restritiva
Titularidade dos direitos não se altera
Qualquer uso não previsto no contrato é violação
50 anosMesmo sabendo-se que os direitos de autor têm prazo de duraçãoMuitas vezes perpétuo
Programa elaborado para uma generalidade indeterminada de pessoas
Em geralDistribuidor - Usuário
Texto pré-impresso
Outras formas de consentimento
Buscam vincular pela mera abertura do envelopeNão são assinados
Impossibilidade de contra-proposta ou negociação
Possibilidade de devolução do produto ou não instalação no caso de não aceitação
Possibilidade de instalação em outras máquinas
Cópia de segurança
Salvaguardas do licenciante
Definição clara da titularidade de direitos
Características que o diferenciam do contrato de Desenvolvimento
Garantia
Suporte técnicoO licenciante também se vincula ao licenciado
Território
Direitos
Plataformas / Mídias / Mercados
Linguas / Linguagens
Quantidade de conteúdo / Tiragem / Cópias
exclusividade
usos permitidos
formas peculiaresde aceite
possibilidade de adaptações
propriedade sobre criações derivadas
direito de sublicenciar ou ceder
publicação digital
possibilidade de auditoriaroyalties
valor fechadopreço
garantia de autoria outitularidade de direitos
compromisso arbitral
créditos de autoriadireitos morais
registrospossibilidade de defesa de direitos pelo licenciado ou cessionário
acesso a fontes ousegredos de negócio
domínio públicoprazo
rescisão
confidencialidade e não-concorrência
devolução de mídias / fontes / conteúdos
Cláusulas
Software de pacote ou de prateleira
Ruptura do lacre = aceitação
Antônio Chaves - licenças "rasga-envoltório"
Possibilita conhecimento prévio
Nào possibilita análise do material ou manuaisLicenças estampadas na caixa
Possibilita análise de manuais e demais documentos
Nào possibilita conhecimento prévio
Licenças no envelope na mídia, envolta em embalagem plástica
ShrinkwrapConsentimento ocorrendo com o ato de abertura do envelope ou a caixa
Aparece na tela antes da instalação
Clickwrap
Click = aceitação
Lei competente
Foro competente
Qualidade do produto
Permanência das informações (contrato)
Dificuldades conseqüentesContrato eletrônico
Para demonstração por determinado períodoShareware
GratuitoFreeware
Segue obrigação de respeitar licençaEm ambos os casos
Modalidades especiais
Comércio eletrônico cria a versão virtual
Necessidade de agilizar e viabilizar licençasMassificação
Formação dos contratosRegras das legislação civil
Normas protetivas do consumidor
Requisitos estabelecidos pela LDA e LS
Contratos de licença como qualquer outro
Claro que sim, desde que interpreta‐do de acordo com as regras do CDC ou do novo CCB e extirpadas as cláusulas abusivas
Vale contrato de adesão?
54 cdcConceito
Termos claros, caracteres ostensivos e legíveis
Cláusulas com limitação de direitos em destaque
Prévio
Pena de não obrigação do consumidorAcesso ao inteiro teor dos contratos
Deveres de informacão e transparência
Necessidade de ser em português
Interpretação em favor do consumidor
Doação
Total
Parcial
No hardware
RedistribuiçãoLicenças Microsoft proibemExageros
Nem por isso contrato deixa de ser válido
Considera nula cláusulas abusivas
ExigênciasCDC
Contrato de adesão
Mostrar que era claro e visível
Assinatura digitalQue era a pessoaClickwrapSoftware houses
Clicar ou abrir o pacote
Consentimento pela condutaAção objetivaConsentimento não se dá pelo silêncio
Problema da prova do consentimento
Licenças "Shrinkwrap" eLicenças "Clickwrap"
Licença de Software
Programas especiais
Objetivo específico
Adaptações de software pré-existente
Software feito para a específica necessidade do contratante
Normalmente é escrito, e assinado pelas partes
Há ampla negociação de seus termos e cláusulas
Relativas à supervisão do desenvol‐vimento e à sua recepção
Código-Fonte
AtualizaçõesRelativas à titularidade dos direitos
Modo de criação
Modo de consecução do programa
Meios que se utilizarão
Mecanismos de implantação e de operacionalização
Assistência técnica
Independentemente do contrato, o desenvolvedor fica obrigado a assegurar a prestação dos serviços técnicos comple‐mentares, necessários ao bom funciona‐mento do programa
Cláusulas
Contrato de Desenvolvimento
Contratos de Software
Lei 9.610/98Outros Contratos de
Direitos Autorais
Principais Tipos
Contratos de Transferência de
Tecnologia