关于软件专利申请和专利保护的相关内容介绍

主讲人：李大刚

一、关于计算机软件、网站和游戏的专利申请

计算机软件的申请具有特殊性。

1、关于专利法 25条（二）款的规定 专利法 25条（二）款的规定，“智力活动的规则和方法”不授予专利权。因此，软件的申请文件首先要通过这个审查。然后才能谈及是否满足其他的审查要求。

申请文件描述的技术方案，是否落入专利法 25条（二）款规定的不授予专利权的范围，与文件的撰写有很大关系。可以撰写成方法或装置；采用哪种形式，需要针对具体的技术方案确定。实践中，审查员认为专利申请属于“智力活动的规则和方法”，从而对专利申请作出驳回决定的案例很多，其中有相当部分是由于申请文件撰写不当所致。审查员掌握的审查尺度不同，也会导致部分申请被驳回。

2、关于专利“三性”和“清楚、完整”的要求 也是申请专利的技术交底材料需要满足的要求。

1）专利“三性”：指的是新颖性、创造性和实用性。最重要的是满足创造性要求。申请资料首先应对软件的完整工作过程有描述；其中应对发明点的内容做详细描述，对这些发明点产生的技术效果做充分描述（最好是通过数据对比来反映技术效果）。根据审查实践，内容越多、技术效果越充分，获得授权的几率越大。软件的开发工作比较规范，上述需要描述的内容，通常在开发过程中都形成有文件，只需做少量调整或补充即可。

2）清楚、完整：在软件申请中，对这点的要求与其他类型的申请有不同。软件通常用模块结构描述，对模块的功能要详细叙述，不需使用程序语言；但根据所作的功能描述，本领域技术人员应该能用程序语言实施这些功能。可使用流程图语言。

3）技术交底材料：综合上述两点，申请专利的技术交底材料应包括：对技术方案的完整介绍，包括工作原理或工作流程；与相近技术比较，本技术的区别或特点。实质内容越多越有利于授权。

一个矛盾的问题。写入申请文件的实质内容越多，专利申请的授权几率越大。但写入的实质内容过多，可能会影响技术保密。这是个矛盾，需要申请人根据申请目的来把握尺度。建议：对保不住的秘密，索性就写到文件中。

3、软件专利保护的作用 专利保护力度大于软件登记条例的保护。专

利保护的是装置或方法，软件登记保护的是源程序。

二、专利的作用

• 本文所述的专利，包括专利申请和专利权。• 专利不仅具有技术属性，更重要的是具有经营属性。我国企业面对的是具有中国特色的市场经济，专利的经营属性也更广泛。

1、专利权：专利权是一种财产权。申请专利是一个投资行为，获得的就是专利权，专利权一种无形资产，相对于有形资产，它的价值有很大的弹性，完全取决于持有者怎样去经营或运用它。

2、对专利的认识误区：国内企业对专利申请存在 的认识上的误区。 很多企业认为，申请专利是为了寻求技术保护，申请专利并获得专利权，就是为了禁止别人使用自己的技术或生产自己的产品；通俗地讲，就是为了通过用专利权打官司来禁止别人使用自己的技术或生产自己的产品；如果不能实现这一目的，申请专利和专利权对企业就没有意义了。其实，这方面做得再好，也只是解决了专利的战术问题。只是在企业经营的一个局部发挥了专利的作用。

根据我们的长期实践。我们认为，企业申请专利的行为，不应该是单纯寻求技术保护的技术行为，而应该是服从和满足企业经营需要的经营行为。为此，企业有必要首先了解专利在企业经营中可以发挥的作用。只有在企业经营中掌握了如何运用专利，把专利工作与企业的全盘工作结合在一起，才能从战略上发挥专利的作用。

简言之，申请专利是一个战术问题，运用专利是一个战略问题。

3、专利在企业经营中的作用：根据我国目前的国情，专利对企业的经营可以起到以下作用：

1）、改变技术属性的作用：企业研发的技术，如果没有申请专利，只能算是资料，而且是一种从法律意义上没有权利归属的资料。资料是可以散失的，任何人都可以在自己拥有这些资料后，宣称自己是最先的拥有者。获得专利权的产品或技术，就不再是一种资料，而是一项财产，是经法律确认权利归属于专利权人的一项财产。财产即使散失，它的主人也是不会改变的。这是专利与非专利技术（或产品）在法律属性上的最大区别。

2）、 *企业自我保护作用 *

企业的技术（或产品）如果不申请专利，一旦被他人或竞争对手抢先进行了申请，企业将可能会成为专利官司中的被告。

根据我国目前的法律实践，专利官司中的被告要想获胜的途径有两条。一条是证明自己没有侵权，由于他人或竞争对手是用你的产品进行的申请，所以这一条基本上不可能获胜。另一条是向专利局复审委员会提出请求“请求宣告专利权无效”，专利权一旦被宣告无效，侵权官司自然结束。但宣告无效的难度很大。专利局复审委员会对无效宣告涉及的专利权采取的是“有效推定”原则。

“请求宣告专利权无效”和处理专利诉讼的过程中存在以下问题。

（ 1）被告会产生费用支出 请求宣告一项专利权无效的费用远大于申请一项专利的费用。

（ 2）“请求宣告专利权无效”要有证据 目前能够有把握胜诉的证据，必须是申请日（专利申请的日期）以前就存在的公开出版物，即有时间和内容（必须与专利内容相同）结合在一起的正规出版物。也就是说，必须是申请日之前客观存在的证据。销售凭证以及申请日以后制作的书证、证人证言，专利局复审委员会均可能不予采信。

收集上述证据，不但要耗费金钱，而且还要耗费大量的精力，经常还会因收集不到而败诉。

（ 3）无效宣告胜诉的结果 企业必须考虑的一个问题。即使胜诉，别人的专利权被宣告无效了，企业也只是可以继续生产，而且是所有的企业都可以生产，因为无效掉的专利技术任何人都可以无偿使用。

（ 4）专利诉讼过程中最更为头疼的问题 无效宣告再加上专利官司，旷日持久。官司期间，企业是

继续生产、销售，还是停止生产、销售？继续生产销售，一旦官司输了，利润都要被判作为罚款；如果停止生产销售，一旦官司赢了，造成的损失巨大。而整个专利纠纷中，原告（专利权人）如果输了，损失的只是申请专利的费用和起诉费用。但申请的费用很低，起诉的费用也可以控制在很低的水平，经济损失很小，完全可以从专利权所发挥的一系列作用中得到弥补。所以，生产任何一个产品，只有企业自己做专利权人，才能处于主动地位，即使自己的专利被别人“无效”了，也会少却许多麻烦。目前，商标抢注已经成风，受商标抢注的影响，专利的抢先申请也明显呈上升趋势，因此企业有必要在专利方面加强自我保护。

3）、起威慑和提高市场门槛的作用 产品一旦获得专利权，就会对竞争对手产生威慑，因为他们作为专利被告也必须先解决上述的麻烦，才敢进行生产销售。这样就为竞争对手设置了一个门槛并为企业自己赢得了抢占市场的时间。

4）、市场宣传作用 企业可以在产品上标注专利号进行市场宣传。5）、控制市场作用 通过一些稳定的专利，可以让企业独家垄断市场。

6）、作为资产运用 专利权是受法律保护的一种无形资产，在融资、合资入股、转让等经济活动中，可以评估作价。评估后，作为法律依据，可以将专利权作为公司的注册资金使用。

7）、项目需要 现在，各级政府部门普遍认为，企业拥有的专利数量，是体现企业自主创新能力的一项硬指标。

根据现行政策，申报高新技术企业，必须要有 6个实用新型证书或 1个发明专利证书。

申报政府有关科技项目时，也需要有专利申请做支撑。

8）、其它经营需要 申请专利，只是公司经营中的一种经营手

段。根据不同的目的，还可以有各种不同的具体做法。如防御性申请、技术（产品）储备申请、破坏性申请等。

• 防御性申请：将介于自己产品（技术）和现有产品之间的一些中间产品申请专利，这些产品虽然自己不生产销售，但可以通过禁止他人生产这些产品，来确保自己对产品的垄断。

• 储备申请：企业研发的二代、三代产品，获得专利权后，企业可以掌握对新产品的垄断和产品更新的主动权。

• 破坏性申请：将一些产品生产过程中，需要依赖其它企业完成的中间环节所使用的技术，通过专利申请使之成为现有技术。既可以降低生产成本；也可以防止他人对这些技术进行专利申请，干扰企业的产品生产。

9）、处于申请状态的专利也一样有用 发明专利申请在公布后，申请人享有临时保护权。根据专利法规定，“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用。”。不支付使用费的，申请人可以在发明专利授权后，对使用者进行追诉。除非使用者有绝对把握判定发明申请的技术不会被授予专利权，否则使用该项技术就要承担或有的风险。

三、围绕专利的相关诉讼

1、涉及无效宣告请求的诉讼：在北京市一中院。2、涉及专利侵权的诉讼：在侵权行为地或者被告住所地人民法院。

• 侵权行为地包括：产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地。

• 销售地人民法院有管辖权。3、法律意见书：由国内知识产权专家组成的专家团，受当事人委托，对专利、商标和著作权的具体诉讼案件作出的专家意见。如：“‘客车’外观设计专利无效案；“小肥羊”商标确权行政纠纷案。

四、政府的专利优惠政策

西湖区政府对辖区内的企业和个人申请专利都有扶持，提供有专利资助。专利资助额度为：

• 企业申请发明专利授权后补助： 9000元、实用新型： 1000元、外观专利： 500元；

• 个人申请发明专利授权后补助： 5500元，实用新型： 1000元，外观专利： 500元。

谢谢大家！

杭州新源专利事务所 李大刚

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