Introducción General

La legislación marcaria que rige en nuestro país, regulada fundamentalmente

por la Decisión Andina N° 486, contempla una acción administrativa denominada

acción de cancelación por falta de uso, a través de la cual el titular de un registro de

marca, puede ser privado de ese derecho.

Para ello, esta acción habrá de ser iniciada por un tercero interesado y se

habrá de cancelar el registro, siempre que la marca no hubiese sido utilizada durante

los tres años consecutivos anteriores al inicio de la acción.

Esta acción administrativa particular y privativa del derecho marcario, según la

doctrina predominante, tanto continental europea como regional andina o nacional,

responde o está relacionada a un principio rector del derecho de marcas, a saber, el

principio del uso obligatorio de las marcas registradas.

La sola sintaxis de este principio, sin duda sugiere dos ideas sencillas y

directas: (i) las marcas registradas, obligatoriamente, deben ser usadas y (ii) tal

obligación de uso es, entonces y por eso, un principio rector del derecho de marcas

1

Y como ha ocurrido con muchos de los que hoy constituyen principios en

distintas áreas del derecho, este principio marcario, también ha tenido su evolución

propia.

Sin embargo, este principio, ni cuando se consagró internacionalmente en la

primera mitad del siglo XX, ni durante los últimos 30 años en que se ha generalizado

su referencia en los pronunciamientos jurisdiccionales, en la legislación positiva y en

los estudios sobre la materia, aparece con perfiles definidos que permitan

aprehender su verdadero y total contenido, en relación al uso de las marcas

registradas.

Y puede parecer algo contradictorio que señalemos esa falta de precisión,

justamente después de haber aseverado que la sola sintaxis de tal principio, daba

cuenta de su contenido y de manera sencilla y directa. Pero esa contradicción, no

existe en realidad, pues lo que ocurre es algo muy distinto.

Por un lado, se da el hecho que la mayoría de países –incluido el nuestro

naturalmente-, contempla entre sus normas sobre marcas, una serie de reglas para

el caso de pérdida del registro por falta de uso, sin que ocurra, sin embargo, que

esas mismas legislaciones tengan una simple y sencilla norma expresa que disponga

que el uso de las marcas registradas es obligatorio.

Naturalmente esa ausencia de una norma expresa, que de manera sencilla y

directa pudiera disponer que el uso de las marcas registradas es obligatorio, sin

embargo, puede muy bien suplirse con una o varias reglas particulares que por su

contenido y alcances, terminen por configurar al uso de las marcas registradas como

una verdadera obligación, con lo cual, la cuestión de si el uso es en efecto

obligatorio, queda resuelta aun y también, en ausencia de una norma expresa que le

dé ese carácter.

2

Pues bien, ocurre nuevamente otro hecho singular: esas mismas legislaciones

que no tienen una norma expresa que simple y llanamente establezca que el uso de

las marcas registradas es obligatorio, tampoco cuentan entre sus reglas vigentes con

mecanismos o alcances normativos que en efecto configuren al uso de las marcas

registradas como obligatorio.

Y puestas así las cosas, sin duda surge la cuestión de a qué se refiere

entonces el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, si tal obligación

no existe en la legislación y como consecuencia de ello, surge también la cuestión de

por qué razón entonces se proclama la existencia de ese principio como uno rector

del derecho de marcas.

He allí entonces el primer y esencial propósito de esta investigación:

adentrarse en el llamado principio del uso obligatorio de las marcas registradas,

desarrollado por la doctrina predominante, para desentrañar qué alcances implícitos

ha tenido y tiene la noción del uso obligatorio de las marcas registrada, toda vez que

ni la legislación dispone que tal uso sea obligatorio, ni la normativa termina por

configurar ese carácter en relación al uso.

Y como en nuestra legislación –así como en la mayoría de las legislaciones

vigentes-, la acción de cancelación por falta de uso es el mecanismo al que se le

atribuye ser la plasmación normativa de aquel principio, pues en este trabajo se

analizan las cuestiones centrales de esa acción administrativa, en la búsqueda de su

relación conceptual con aquel principio.

Desde esa perspectiva, entonces, este trabajo se centra en dos ejes: (i) cuál

es o debiera ser el contenido de la noción del uso obligatorio (o la carga del uso) de

las marcas registradas, que nuestra doctrina predominante postula y que subyace en

las normas de la acción de cancelación por falta de uso y cuáles son o pueden ser

sus fundamentos; y (ii) cómo y hasta qué punto la regulación vigente sobre las

3

acciones de cancelación por falta de uso, se corresponde o no con los alcances de

esa noción.

En base al desarrollo de esos dos ejes, un segundo propósito de esta

investigación es emitir un juicio crítico sobre la normativa vigente, que implica

entonces una crítica al principio del uso obligatorio de las marcas registradas vigente.

Y finalmente, con fundamento en nuestro juicio sobre la legislación vigente, en

este trabajo haremos una propuesta de directrices generales para una regulación

alternativa.

No vamos ni pretendemos ir más allá de esos límites.

Pero como se trata en fin de cuentas de los fundamentos en los que reposa

aquel principio y de los cuales derivan las reglas particulares que se plasman en la

legislación, nuestro estudio demanda el análisis de diversas perspectivas de

acercamiento, tanto cualitativas como cuantitativas.

En cuanto a las cuestiones cualitativas, uno de los más importantes análisis

que haremos, estará centrado en lo que consideramos una visión conceptual

predominante sobre la noción del uso obligatorio de las marcas registradas, que a

pesar de sus más de 30 años de aceptación y vigencia, se nos revela insuficiente en

sus fundamentos y, por eso, insuficientemente eficaz en su aplicación.

Desde esa perspectiva, ha de considerarse que en la intención de probar

aquella insuficiencia y su ineficacia, será preciso revelar desde sus orígenes y

siguiéndolos en su evolución, los criterios que fueron tomados en cuenta para

construirla, lo cual pasa por adentrarse en los conceptos que a lo largo del tiempo fue

postulando quien fuera y es el autor más influyente en nuestra doctrina y

jurisprudencia, pues han sido y continúan siendo sus asertos, el respaldo doctrinal en

4

el que se soporta la aceptación de los alcances que hoy se atribuyen a la noción

predominante del uso obligatorio de las marcas registradas.

Sera preciso entonces que nuestra discusión analítica sobre las ideas que

desarrolló el tratadista al que seguiremos, se detenga en cada postulado, en cada

articulación y en todo discurso que le hubiera servido de base para estructurar los

contenidos conceptuales con los que acabó perfilando los alcances de la noción

predominante del uso obligatorio de las marcas registradas, porque sólo de esa

manera podremos haber hecho evidentes las insuficiencias que proclamamos y sólo

así las habremos probado.

Como consecuencia de lo anterior, ha de comprenderse que en esta tesis

exista mucho más discurso analítico –anclado en la obra del autor que seguiremos-,

que referencia de citas y autores diversos.

En primer lugar, porque como ya lo hemos mencionado, la visión

predominante sobre el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, sus

fundamentos y sus alcances, ha construido una estructura conceptual que tiene una

aceptación generalizada y por eso, gran cantidad de autores no hacen sino reiterar

de manera sucinta los fundamentos y los alcances que de esa noción ya había

desarrollado el autor que seguiremos, sin que en los desarrollos de estos autores se

agreguen contenidos adicionales o distintos a las ideas originales del autor que

estudiaremos.

Y en segundo lugar, porque tratándose de una visión predominante, se ha

dado por descontado que sus fundamentos y sus alcances han sido expuestos ya

suficientemente por el tratadista cuyas posiciones analizamos y en consecuencia,

nuestra doctrina predominante, por las razones que fuera, no ha pretendido volver

sobre aquellos fundamentos y revisarlos para confirmar su corrección, que es lo que

hacemos en este trabajo.

5

El propósito de revisar estos parámetros conceptuales sobre los alcances de

la noción del uso obligatorio y sobre sus fundamentos, obedece a que ellos soportan

y explican el contenido de las reglas básicas de la acción de cancelación por falta de

uso: su diseño, quiérase o no, configura una situación jurídica específica, que

cristaliza un enfoque desde el cual debió habérselas concebido. Y revelado que fuera

ese enfoque, este a su vez, podrá evidenciarnos qué noción de uso obligatorio ha

sido su soporte.

Cuando decimos reglas básicas, estamos implicando que hay una serie de

reglas incluidas en la normativa sobre las acciones de cancelación, a las que no les

atribuimos ese carácter, sino más bien les asignamos un carácter derivado y por eso

no son objeto de nuestro estudio.

Por ejemplo, qué se entiende por uso efectivo o real de la marca registrada;

los aspectos relacionados con el uso distinto del signo registrado; las cuestiones

sobre el uso por un tercero; o sobre el plazo en que deba probarse el uso de las

marcas; entre otras, son cuestiones que se presentan y por tanto se abordan, sólo

cuando ya el escenario en que deba probarse el uso está abierto, porque el

mecanismo que lo despliega ha sido activado: es recién dentro de un procedimiento

ya iniciado en el que debe probarse el uso, que estas cuestiones adquieren

presencia y se hacen relevantes.

Y en contraste con ese carácter derivado, consideramos que son reglas

básicas, entonces, aquellas disposiciones cuya aplicación es anterior al escenario en

que el uso debe probarse: antes de iniciarse un procedimiento en que se somete la

marca registrada a pruebas de uso, hay reglas que determinan qué mecanismo o

acción despliega ese o esos escenarios, cuáles son estos escenarios y quién activa

ese o esos mecanismos, siendo que, incluso, la presencia de reglas básicas, no se

constriñe al espacio que configuran las reglas de la cancelación por falta de uso,

como se verá más adelante.

6

Pero no solo en las normas básicas y su contenido, concentramos nuestro

esfuerzo.

Como dentro de un sistema particular, ese conjunto de mecanismos y

escenarios en los que el uso debe probarse, obedece a determinados propósitos o

fines, las finalidades que cumplen o deben cumplir esos mecanismos se erigen como

una temática de inevitable evaluación y análisis: ha de establecerse si el diseño

normativo concretado ya en el contenido de sus reglas, en efecto está en

condiciones de ser eficaz respecto de las finalidades que se le han atribuido.

Como habremos de mostrar, la cuestión sobre los fundamentos de la noción

del uso obligatorio (o carga del uso) de la marca registrada y sus finalidades o

funciones, apenas toma unos párrafos en los estudios sobre las acciones de

cancelación por falta de uso; y la homogeneidad de los conceptos que al respecto se

consignan en los trabajos, nos revela estar frente a un tema pacifico de amplio

consenso.

Sin embargo, creemos estar en condiciones de demostrar que esas

finalidades, pese al concierto que existe sobre ellas, no pueden cumplirse e incluso

se cumplen de hecho de un modo tal, que de ninguna manera puede sostenerse que

ese nivel de cumplimiento obedezca a la finalidad que se les atribuye.

Habiendo evidenciado lo anterior, cerramos este trabajo con una propuesta

sobre el contenido que la noción del uso obligatorio debiera tener, sobre sus

fundamentos y sobre el contenido que, en consecuencia, debieran tener las reglas

básicas, para que un sistema legal de marcas en efecto sea uno que hace del uso

obligatorio de la marca registrada, un verdadero principio rector.

Esas son las fronteras y los límites de nuestra investigación y con ellos

quedan excluidos, a priori, un gran número de asuntos problemáticos propios del

tema de las acciones de cancelación por falta de uso, que sin duda reclaman

7

atención y toma de posiciones, pero que tienen un lugar distinto al de esta

investigación para ser tratados y cuya inclusión desenfocaría el propósito de nuestro

estudio.

El primer capítulo de este trabajo, lo iniciamos con una mirada a algunas

legislaciones europeas, de la mano de los tratadistas españoles, porque como se

verá, la doctrina española en nuestro país –y particularmente cuando del tema bajo

estudio se trata-, es la fuente de respaldo más recurrida en casi todos los ámbitos en

que el derecho de marcas aparece: desde el Tribunal Andino de Justicia, pasando

por los órganos resolutivos de INDECOPI y llegando a los autores sobre marcas

nacionales, todos recurren, inevitablemente, a los asertos de los tratadistas

españoles para fundamentar o apoyar sus perspectivas jurídicas.

En ese contexto, el maestro español Carlos Fernández-Novoa es el autor más

citado y del que más criterios han sido y son tomados en cuenta para cualquier

estudio o decisión jurisdiccional, en particular sobre las cuestiones que nuestro tema

de estudio abarca.

Y como en este trabajo adoptamos una posición crítica frente a la visión

predominante sobre los fundamentos de las acciones de cancelación, será inevitable

que centremos el desarrollo de nuestra perspectiva en contraste con las ideas que el

maestro español ha ido enunciando a lo largo de su extensa producción jurídica.

Así, haremos una presentación cronológica de grandes rasgos, sobre la

evolución en Europa respecto de la noción del uso obligatorio de las marcas

registradas, que nos permitirá demostrar que hemos estado frente a un contenido

muy impreciso, demasiado elástico o quizás simplemente ausente.

En el camino, iremos perfilando un conjunto de contenidos de reglas básicas,

derivadas de las legislaciones estudiadas, que estructuran un prototipo básico de

sistema legal que, desde la perspectiva europea reflejada en sus normas vigentes y

8

propuestas, estaría en condiciones de imponer el uso obligatorio de las marcas

registradas.

Ese prototipo es luego contrastado con las legislaciones europeas estudiadas,

para evidenciar que el aglutinamiento de todos ellos, como sistemas que imponían el

uso obligatorio, no tenía fundamento suficiente.

Luego, en el segundo capítulo, presentaremos la evolución de la normativa

nacional, que iremos contrastando en paralelo con la evolución europea, para

evidenciar la existencia o no de puntos de contacto y confirmar que la noción del uso

obligatorio vigente en nuestro país, como en Europa, también revela contornos

difusos e imprecisos, en magnitud tal que sus alcances son interpretados de distinta

manera por los órganos jurisdiccionales, por un lado y nuestra doctrina nacional, por

otro.

Y como hiciéramos con las legislaciones europeas, nuestra regulación

nacional también será contrastada con el prototipo que diseñamos en el capitulo

primero.

En el capítulo III, nos referimos a las funciones o finalidades que desde

nuestra doctrina predominante se han atribuido al uso obligatorio y por ende a las

acciones de cancelación por falta de uso y postulamos un análisis cuantitativo sobre

estas acciones administrativas en funcionamiento, presentando sus resultados en el

Perú.

En este capítulo, postulamos que una forma de analizar las finalidades que se

atribuyen a las acciones de cancelación por falta de uso, puede darse a través del

estudio y análisis del funcionamiento real de esta acción administrativa, que puede

ser medido cuantitativamente, de manera que esa medición revele el nivel de

cumplimiento de esas finalidades.

9

Para tal efecto, además de discutir el fundamento con que tales finalidades

han sido atribuidas, pretendemos completar un análisis cuantitativo que permita

revelar cómo ha funcionado en los hechos ese diseño.

Y en la descripción de ese funcionamiento real, los datos cuantitativos

diversos que hemos podido obtener, se erigen como elementos de medición que

esclarecen la comprensión del funcionamiento que mostramos.

Así, en este capítulo terminara de probarse que las finalidades atribuidas a las

acciones de cancelación por falta de uso, no se cumplen ni podrían cumplirse, en

razón a su diseño normativo, según lo evidencian los resultados cuantitativos.

En el capítulo IV, habiéndose ya mostrado el resultado que provoca el diseño

normativo vigente de las acciones cancelación por falta de uso, estudiaremos las

categorías jurídicas que esta acción administrativa contiene, para analizar si ellas

configuran o no una obligación o una carga de uso que pese sobre todas las marcas

registradas y analizaremos los fundamentos del uso obligatorio que nuestra doctrina

predominante ha postulado, para revisar su corrección.

Finalmente, en el capítulo V, a partir del hecho que no existe una obligación ni

una carga de uso que pese sobre las marcas registradas, postulamos que el uso de

éstas, debe ser contemplado expresamente en la normativa y con carácter

obligatorio, exponiendo los fundamentos que creemos soportan esa visión.

Al final de este capítulo, proponemos unas directrices generales, para una

regulación alternativa y postulamos una propuesta normativa tentativa.

10

CAPÍTULO I

LA NOCIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA Y SU RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN CONTEMPLADA EN NUESTRA

NORMATIVA NACIONAL.

1.- Introducción.El propósito de este capítulo es evidenciar que la noción “uso obligatorio de la

marca registrada”, no tiene un contenido univoco ni explicito, porque en realidad no

se han desarrollado de manera expresa sus alcances, ni tampoco sus fundamentos.

Son cosas distintas (i) la noción del uso obligatorio de la marca registrada, (ii)

sus fundamentos y (iii) el contenido normativo en que se plasma.

Así, las reglas positivas que contempla un sistema marcario, con las que se

estructuran los aspectos relevantes vinculados a la pérdida de un registro de marca

por falta de uso, están condicionadas por el contenido y alcances que previamente

se hubieran determinado en la noción del “uso obligatorio”, que a su vez se sustenta

en los fundamentos que le sirven de ancla.

Como esperamos evidenciar con nuestra exposición, los trabajos doctrinarios

sobre esta materia han concentrado su atención sobre las reglas vigentes en los

11

distintos sistemas marcarios, relegando a un segundo plano tanto la determinación

de los alcances de la noción del “uso obligatorio” que teóricamente las inspira, como

los fundamentos que sustentarían los alcances de esa noción.

En tal sentido, creemos que la evolución histórica de esa noción, desde su

perspectiva normativa y doctrinaria, tanto de los sistemas marcarios europeos como

de los modelos nacionales, así lo evidenciarán.

Como se verá en nuestro desarrollo, la similitud de contenidos entre la

legislación europea actual y nuestra legislación vigente, justifica esta revisión porque

implica haber ido a la fuente, para desde allí hacer una valoración de nuestro

sistema, como la que postulamos en esta investigación.

La doctrina europea que expondremos en este capítulo1ha considerado

siempre que la presencia de reglas dentro de un sistema legal nacional, sobre la

pérdida de un registro de marca fundada en su falta de uso en el mercado, revelaba

que aquel sistema establecía la obligación de usar la marca registrada, razón por la

cual, bajo la expresión “uso obligatorio de la marca”, o “la figura del uso obligatorio de

la marca”, distintos autores hacen referencia a dichas reglas.

No obstante, los sistemas legales nacionales europeos han denominado de

distinta manera a la acción administrativa o judicial que su ordenamiento particular

provee para el caso de pérdida de un registro de marca en razón a su falta de uso,

designándola como “nulidad”2, “caducidad”3 o “cancelación”4; y además, en cada

legislación nacional aparecen reglas diferentes respecto de variadas cuestiones, con

las que cada ordenamiento ha regulado esas “nulidades”, “cancelaciones” o

1 Mayormente española pero con referencias a otros autores europeos, según se verá en adelante.

2 BENELUX 1969

3 Ley francesa de 1964 y ley española de 1929.

4 Ley Alemana de 1967.12

“caducidades”, de modo tal que cada derecho nacional nos presenta un perfil distinto

de esa figura.

Todas esas diferencias, sin embargo, no han impedido que esos

ordenamientos jurídicos, en conjunto, fueran considerados como representativos de

sistemas legales que imponían la obligación de uso de la marca registrada.

Esta utilización generalizada de la expresión uso obligatorio de la marca para

tan diversa normativa nacional, sin embargo, creemos que no ha sido una opción que

la doctrina haya elegido a su albedrío sino que, como se verá a continuación, tuvo un

antecedente regulatorio5 que en razón a su carácter supranacional y por sus

condiciones de aparición y relevancia normativa, condicionó en cierto modo la

utilización o referencia obligada de esa expresión; y a partir de ese punto, no se ha

hecho sino continuar en la senda terminológica que se consolidó en aquella

oportunidad.

Pero la expresión uso obligatorio de la marca, a pesar de su generalizada

utilización, como ya hemos manifestado, no ha estado acompañada de una discusión

profunda sobre su sentido y alcances, y por ello ha homologado los sistemas legales

marcarios en cuanto a esa noción, sin un fundamento lógico-analítico que la justifique

suficientemente, manteniendo indefinido el sentido que debe atribuírsele en el

contexto del derecho de marcas. Eso es lo que esperamos evidenciar en este

capítulo.

En nuestro ordenamiento nacional sobre marcas, hoy la Decisión Andina Nº

486, tenemos un conjunto de reglas para el caso de pérdida del registro de una

marca por su falta de uso en el mercado y nuestra normativa provee de una acción

para ese fin. Esta acción es una acción administrativa y se la denomina “acción de

cancelación”6.

5 El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisión de La Haya, 1925.13

La “caducidad” del registro de una marca y su “nulidad”, son también

categorías que nuestro ordenamiento contempla, pero se refieren a cuestiones

distintas a la “cancelación”7.

Así entonces, el alcance de lo que nosotros llamamos “acción de cancelación

por falta de uso”, se corresponde con lo que la doctrina europea denomina “la figura

del uso obligatorio de la marca registrada” o mas simplemente “el uso obligatorio de

la marca registrada”, en tanto en ambos casos se trata de una referencia a un

conjunto de reglas que el sistema legal contempla para el caso de pérdida de un

registro de marca, fundada en su falta de uso en el mercado; lo cual no significa,

como hemos manifestado, que las reglas de los sistemas europeos y las de nuestra

normativa tengan el mismo contenido.

En esta primera parte de nuestro trabajo, haremos un primer acercamiento a

la noción del uso obligatorio de la marca, que iniciamos con un hito imprescindible

para su cabal comprensión: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial de 1883.

2.- El Convenio de París: un hito sustancial en la génesis sobre la noción del uso obligatorio de la marca.

6 Cabe señalar que en nuestra legislación, sin embargo, la cancelación de un registro procede no solo en razón de la falta de uso de una marca en el mercado, sino también para el caso que el titular hubiera provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada. Así lo dispone el artículo 169 de la Decisión Andina Nº 486. Este caso de cancelación, no es objeto de este trabajo, por un lado, y por otro, su aplicación práctica cuantitativa, ha sido insignificante en nuestro país.

7 Por su lado, la nulidad supone que el registro de una marca adoleció de un defecto insubsanable y no debió otorgarse. Con la acción de nulidad, que tiene efectos retroactivos, la marca es retirada del registro. La caducidad de un registro, en cambio, se produce cuando no se cumple con solicitar la renovación del registro dentro del plazo que la ley otorga para ello.

14

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrito

en 1883 originalmente por 11 Estados8, entró en vigor al año siguiente y cuenta hoy

con 175 partes contratantes9.

Como lo refiere la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el

Convenio se constituyó en el “primer tratado internacional de gran alcance destinado

a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para

sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual.” 10.

La protección a la propiedad industrial que se pretendía extender con el

Convenio incluía, entre otros, a las marcas11.

En su versión originaria de 1883, sin embargo, el Convenio no contempló la

cuestión del uso obligatorio de la marca y fue recién en 1925, en la Revisión de La

haya, que este tema se incorporó al Convenio12.

Pero esta incorporación del uso obligatorio de las marcas al Convenio,

encontró hacia 1925 una situación que determinó finalmente, que sus alcances

textuales fueran alcances de compromiso o si se quiere, alcances textuales con

suficiente espacio para que todos los países contratantes pudieran aceptar su

inclusión en el Convenio.

8 G.H.C. Bodenhausen, en su “Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo 1967”; BIRPI, Suiza 1969, página 9, nota 1, consigna los siguientes países: Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.

9 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2

10 http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

11 El artículo 1, párrafo 2) del Convenio dice:

“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”

12 Bodenhausen, Ob. Cit. Página 82.15

En efecto, como refiere el profesor Casado Cerviño, “…antes de 1925, año en

que se celebró la Conferencia de La Haya, nos encontramos con dos grandes grupos

de países unionistas en materia del uso obligatorio de la marca. Por una parte, había

un gran número de países que no preveían el uso obligatorio de la marca. Y por otra

parte, que los países que imponían el uso obligatorio de la marca no regulaban de la

misma manera la obligación de usar la marca.” 13

Cabe precisar que antes de noviembre de 1925, cuando se realizó la

Conferencia de la Haya, el Convenio había entrado en vigor para 35 países que se le

habían adherido14; y de estos, habían adoptado el uso obligatorio de la marca los

siguientes: Brasil, Cuba, República Dominicana, España, Estados Unidos, Gran

Bretaña, Japón, Marruecos, Países Bajos y Suiza15.

En ese contexto, la incorporación de una regla sobre el uso obligatorio de las

marcas en el Convenio, solo hubiera sido posible si aquella regla contemporizaba

con los intereses de ambos grupos de países.

Así, dado que algunos países no regulaban el uso obligatorio de las marcas, la

regla a incorporar al Convenio debía concederles espacio para mantener su

normativa nacional que no regulaba el uso obligatorio; y existiendo tratamientos

legislativos disímiles entre los países que sí regulaban el uso obligatorio, la regla a

incorporar también debía dejar espacio para sus diferencias.

Llegar entonces a un texto de consenso, fue una tarea ardua que tomo

sucesivas reformulaciones, desde la propuesta inicial del Programa de la Haya,

elaborado por el gobierno holandés en 1924, pasando por el Congreso de Zúrich en

junio de 1925 y el Congreso de Bruselas también en junio de 1925. Incluso, durante

13 Alberto Casado Cerviño, “La génesis de las normas Unionistas relativas al uso obligatorio de la marca”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A, página 219.

14 Esta información fluye del listado de Estados Miembros que consigna Bodenhausen en el capitulo V, paginas 279-281, de su obra citada. Allí, aparece, país por país, la fecha de entrada en vigor de su adhesión al Convenio y son 35 los países para los que su adhesión al Convenio entro en vigor antes de noviembre de 1925.

15 Casado, Ob. Cit. Nota 14 Página 219.16

la Conferencia de la Haya, en noviembre de 1925, las discusiones sobre los alcances

del texto continuaron, hasta que finalmente se logró su aprobación16.

El texto aprobado fue el siguiente:

“Artículo 5, Sección (C.1). Si en un país fuese obligatoria la utilización de la

marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo

equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.”

Como puede advertirse, para los países que no contemplaban el uso

obligatorio de la marca registrada, el texto de la norma del Convenio sin duda les

resulto satisfactorio, pues podían continuar sin regularlo; y, para los países que sí

regulaban el uso obligatorio, el compromiso de no conceder la pérdida del registro

sino después de un plazo equitativo (que los países ya habían establecido o podían

establecer de forma variada), y la obligación de admitir la existencia de causas

justificadas, como fundamento para mantener el registro pese al no uso, eran dos

extremos cuya amplitud comprensiva, por los términos del texto, daba suficiente y

cómoda cabida a los alcances particulares que cada legislación nacional vigente

contenía, permitiendo la permanencia de sus diferencias regulatorias.

Como puede inferirse también de las referencias del profesor Casado

Treviño17, dos cuestiones más fueron planteadas, discutidas y desechadas: (i) que el

pronunciamiento sobre la pérdida del registro fuera judicial; y (ii) que el plazo mínimo

para la puesta en uso de la marca registrada fuera de tres años.

Sin embargo, si algo no estuvo nunca en discusión, fue qué debía entenderse

por uso obligatorio de la marca registrada.

Y a la distancia, resulta entendible que así fuera, pues como lo demuestran las

sucesivas propuestas de textos y sus modificaciones, las sucesivas redefiniciones de

sus alcances, la ocurrencia de varias conferencias internacionales anteriores al

16 Casado Ob. Cit., paginas 221-229.

17Al respecto véase Casado Ob. Cit. Páginas 219-229 17

acuerdo y lo complicado en general de las negociaciones internacionales para

culminar en textos de unánime aprobación, una definición sobre las nociones

conceptuales jurídicas como el uso obligatorio de la marca, lejos de propiciar un

acuerdo, en realidad lo limitan de modo sustancial, porque las legislaciones

nacionales ya cuentan con su propia definición o con una línea jurisprudencial que lo

perfila, y tienen delimitados sus alcances, siendo por tanto una tarea ciclópea la que

pretenda redactar un texto que incluya todos los alcances que esos sistemas

nacionales individualmente contemplan, para expresarlo en una sintaxis

omnicomprensiva de unánime aprobación. Esto queda palmariamente comprobado

por el hecho reconocido que los países que sí regulaban el uso obligatorio, diferían

entre sí respecto de sus alcances y condiciones18.

Pero en este caso particular, además, cualquier consenso sobre una definición

respecto de la noción “uso obligatorio de la marca registrada”, quedaba excluido de

inicio: muchas de las partes contratantes ni siquiera regulaban esa figura en sus

legislaciones y mal hubieran podido entonces aprobar una definición sobre una

categoría conceptual que sus sistemas no contemplaban.

Así entonces, la expresión uso obligatorio de la marca, hizo su impronta

internacional sin que su aparición hubiera podido estar precedida por un esfuerzo de

definición conceptual, porque las circunstancias impusieron esa ausencia; y como

consecuencia de ello, esa expresión sirvió para aglutinar bajo su esfera de

comprensión –nunca discutida y por tanto supuesta y no explícita- a disímiles

sistemas legales.

De allí en adelante, la expresión uso obligatorio de la marca registrada, se

erigió como criterio para separar en las negociaciones internacionales a los países

que regulaban o no el uso obligatorio; pero por eso, además, se erigió como criterio

aglutinador de todos los disimiles sistemas legales que contuvieran reglas para el

18 Casado, Ob. Cit. en la nota 15 de la pagina 219, consigna algunas de esas diferencias, como en cuanto al plazo, por ejemplo, entre las legislaciones de España, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica.

18

caso de pérdida de un registro de marca por su falta de uso en el mercado, aun

cuando las diferencias de sus reglas fueran sustanciales.

Esas razones, seguramente, han contribuido a que la doctrina sobre este tema

haya hecho y siga haciendo un uso generalizado de esa expresión.

3.- La evolución europea sobre el uso obligatorio de la marca registrada. Luego de la incorporación de la expresión uso obligatorio de la marca

registrada en un Convenio Internacional de la trascendencia del Convenio de París,

su referencia como criterio aglutinador no hizo sino ir generalizándose y fueron

dándose así los desarrollos doctrinarios sobre sus probables alcances.

En esta parte de nuestro trabajo haremos una revisión de la evolución que se

dio en Europa respecto de la noción del uso obligatorio de la marca registrada,

siguiéndola principalmente a través de los trabajos del maestro español Carlos

Fernández-Novoa19.

Hemos elegido a este tratadista porque como se verá a lo largo de toda la

investigación, es el autor que mayor influencia ha tenido y sigue teniendo en nuestra

jurisprudencia y en la doctrina, cuando se pronuncian sobre las cuestiones del uso

obligatorio (la acción de cancelación).

Pero además y precisamente en razón a su influencia, hemos elegido a este

autor porque a lo largo de sus trabajos fue decantado de manera progresiva e

incremental, distintos alcances de las reglas sobre el uso obligatorio, dejándonos en

el camino variados criterios de sustento, explícito o no, que nos sirven para discutir

los fundamentos de la noción del uso obligatorio de la marca registrada, que

constituye uno de los ejes centrales de esta investigación.

19 Conformada por tres de sus obras: “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A; “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A; y “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984.

19

Para efectos de la exposición sobre el camino recorrido por la noción del uso

obligatorio, hemos identificado dos periodos.

El primer periodo, comprende hasta mediados de los años 80 del siglo

pasado, lapso durante el cual los sistemas nacionales europeos aun no contaban

con la norma comunitaria de armonización sobre marcas20. Y en este periodo,

esperamos revelar importantes o sustanciales diferencias entre los sistemas

nacionales que eran para entonces aglutinados, todos, como sistemas que imponían

el uso obligatorio de la marca.

Para el estudio de este primer periodo, analizaremos los conceptos que

desarrolla el profesor Fernández-Novoa sobre el uso obligatorio de la marca, en “El uso obligatorio de la marca registrada”, de 1976; “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, de 1977; y en sus

“Fundamentos de Derecho de Marcas”, de 1984.

El segundo periodo, comprende desde la aparición de la Directiva de Marcas

europea, hasta el actual Reglamento de la Marca Comunitaria.

Para el estudio de este periodo, incluimos en nuestro estudio, además de las

dos normas anteriores, las disposiciones de las leyes españolas de marcas de 1988

y 2001 y de la ley alemana de 1995, que el profesor Fernández-Novoa refiere en su

“Tratado de Derecho de Marcas”21.

Según esperamos mostrar, la expresión “uso obligatorio de la marca

registrada”, fue cobrando cierto contenido a partir de una aproximación particular del

tratadista español que seguiremos. Y por aproximación particular, queremos decir

20Directiva Comunitaria 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988

21 Carlos Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001.

20

que el enfoque que nos presentó el maestro no contenía de modo explícito los

fundamentos que justificaran el aglutinamiento de todos esos sistemas bajo aquélla

expresión.

No obstante la ausencia de una definición explícita sobre los alcances de la

noción “uso obligatorio”, la exposición del maestro español está acompañada de

suficientes criterios, opiniones y valoraciones, como para poder identificar algunos de

sus elementos componentes básicos. Y es en el contenido de esos elementos

básicos que comenzaremos a delinear la posición que sostenemos en este trabajo,

respecto al denominado uso obligatorio de la marca registrada.

3.1.- Primer periodo: antes de la Directiva de Marcas. Enfoque general.Ya desde su artículo de 1976, “El uso obligatorio de la marca registrada”,

el profesor Fernández-Novoa calificaba a las distintas normativas nacionales

europeas, que establecían reglas para la posibilidad de pérdida de un registro de

marca en razón a su falta de uso en el mercado, como sistemas legales que

imponían la obligación de uso de la marca registrada.

Así, nos decía:

“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas

se impone al titular de la marca registrada la obligación, o, por mejor decir, carga de

usar la marca. Así, en nuestro ordenamiento positivo el artículo 158 EPI, dispone en

su número 5º que la marca caducará por falta de uso de la misma durante cinco

años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificado. La

vigente Ley Francesa de Marcas de 3 de diciembre de 1964, prevé en su artículo 11

que caducan los derechos del titular de la marca que, salvo excusa legitima, no la ha

utilizado o la ha hecho explotar de manera pública e inequívoca durante los cinco

años precedentes al entablamiento de la acción de caducidad. De acuerdo con las

modificaciones introducidas por la Ley de 4 de setiembre de 1967, la vigente Ley

Alemana de marcas implanta también la obligación de usar la marca en los

21

(numerales) 5 y 11. En otras numerosas Leyes de Marcas extranjeras figuran

asimismo normas sobre el uso obligatorio de la marca.”

“Puede, pues, decirse que el uso obligatorio de la marca registrada constituye

hoy uno de los principios informadores del Derecho de Marcas.”22

Para el profesor Fernández-Novoa, entonces, la existencia de disposiciones

que establecían la perdida de una marca registrada por su falta de uso, en las

legislaciones que menciona, implicaba que esas legislaciones imponían al titular la

obligación de usar la marca, tratándose así de una inferencia directa: cuando un

ordenamiento jurídico establece reglas bajo las cuales es posible perder el registro

de una marca en base a su falta de uso, dicho ordenamiento está imponiendo la

obligación de usarla.23

Sin embargo, cabe advertir que ya desde su afirmación inicial el autor mismo

relativiza su aserto, pues nos dice que lo que se impone al titular en esas

legislaciones, no es propiamente una obligación sino, “… por mejor decir, la carga”

de usar la marca registrada.

Esta precisión, no es una mera corrección sobre la marcha pues tiene una

referencia de sustento, que el autor consigna en una nota al pie de página:

“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de usar la

marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una carga, un onus

que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la caducidad de la

marca registrada). Como el mismo Schricker señala, la obligación de usar la marca

cabe, en cambio, hablar en los Países Socialistas, cuyas leyes obligan a las

empresas a dotar con una marca todos o determinados productos industriales.”24

22 Carlos Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A, pagina 18-19.

23 Esta inferencia, de sencilla deducción y facilidad expositiva, constituye el eje sobre el que centramos una importante parte de este trabajo de investigación y será un hilo conductor de nuestro análisis.

24 Ídem. Nota 3, Página 18.22

Así, con la referencia anterior, el maestro sugiere que son cosas distintas la

carga de usar la marca y la obligación de usar la marca. Pero esta diferencia, no

obstante, la vincula exclusivamente a la existencia de sistemas legales liberales o

socialistas, respectivamente, soslayando desarrollar cualquier diferencia conceptual

entre carga y obligación. No encontraremos más desarrollo que aquél para sustentar

esas diferencias en este artículo.

Varios años después, en 1984, en su “Fundamentos de Derecho de Marcas”,

el maestro vuelve sobre la misma temática en el capítulo 7 de dicho libro, capitulo

cuya denominación es: “EL uso obligatorio de la marca registrada”.

En este capítulo, el maestro presenta “Diversos sistemas de regulación del

uso obligatorio de la Marca Registrada”25, vigentes para la época de edición de su

libro26, en Alemania, Francia, Benelux y España; y analiza además, el entonces

Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria27, en adelante PRMC.

Al comparar los sistemas legales que expone, el maestro encuentra en todos

ellos un elemento común: una (o varias) disposición(es) normativa(s) en la(s)

cual(es) se establece que la falta de uso de la marca registrada, actúa como un

disparador de un tipo de acción o alegación, cuyo resultado puede afectar su

permanencia en el registro. Y a partir de la presencia de ese elemento común, el

maestro considera que ello revela la existencia de un principio informador del

derecho de marcas, en todos esos ordenamientos: la figura del uso obligatorio de la

marca registrada.

Sin embargo, hay que puntualizar que aun habiéndose referido nuevamente a

la “obligación” de usar la marca registrada, el profesor también vuelve a referirse a la

25 Así se denomina el apartado 7A de dicho capítulo.

26 Entre 1983 y 1984.

27 Las características normativas que el profesor describe de estos sistemas, se desarrollan más adelante en este capítulo.

23

“carga” del uso: “Antes de analizar las cuestiones básicas que plantea la figura del uso obligatorio de la marca, es aconsejable exponer las finalidades que el

ordenamiento jurídico persigue al imponer al titular la carga de usar la marca

registrada.”28

Y más adelante consigna: “Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la

marca figura, en primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la

consolidación de la marca como bien inmaterial.”

“…”

“Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento jurídico debe

intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca registrada.”29

La forma alternada de sus referencias a obligación o carga, sugiere una suerte

de sinonimia y por tanto la culminación de un proceso de osmosis conceptual o

dilución diferencial entre los términos, pues lo cierto es que ni en este libro ni en su

“Tratado de Derecho de Marcas”, posterior, el maestro sugerirá alguna diferencia

entre esas expresiones, y seguirá refiriéndose, sucesiva y alternativamente, a la

obligación o la carga de usar la marca registrada.

Así entonces, estas diferencias conceptuales, si las hubo, acabaron

disipándose en su obra y no encontraremos una caracterización desarrollada sobre

cuándo y bajo qué condiciones puede entenderse que existe una obligación de usar

la marca registrada, ni cuándo y bajo qué condiciones puede entenderse que existe

una carga de uso de la marca registrada, en un determinado sistema legal liberal.

La discusión sobre esas diferencias, entonces, fue una cuestión ausente,

tanto en el artículo de 1,976, como en su artículo “Diversos Sistemas de 28 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385.

29 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385.

24

Regulación del uso obligatorio de la marca registrada” de 1977, así como en

sus “Fundamentos de Derecho de Marcas” de 1,984 y en su “Tratado de Derecho de Marcas” de 2001.

Por ello, puede válidamente sostenerse, en ausencia de una caracterización

diferencial entre esos dos términos, que el maestro Fernández-Novoa adopta la

perspectiva de entender que todos los países que contemplaban en su normativa

reglas para el caso de pérdida del registro en razón a la falta de uso de la marca, por

igual, en un sentido abstracto, estaban imponiendo la obligación de usar la marca

registrada o la carga de uso de la marca registrada.

Lo que sí evidencia una consolidación en la obra del maestro Fernández-

Novoa, es el silogismo inicial con que enfocó la noción del “uso obligatorio”: allí

donde un sistema legal establezca reglas para el caso de pérdida del registro de una

marca por su falta de uso, ese sistema legal está imponiendo el “uso obligatorio”, sin

que el contenido de esas reglas tuviera que tomarse en cuenta para condicionar esa

deducción.

3.1.1.- Sistemas del primer periodo.

3.1.1.1- IntroducciónLos sistemas legales que pasaremos a exponer, vigentes antes de la

Directiva, como se verá, regulaban el caso de pérdida de un registro de

marca por su falta de uso, con un número generalmente limitado de reglas

expresas.

Los había, desde sistemas que contaban con una sola norma30, hasta

sistemas con varias disposiciones y con distintos niveles de detalle31.

30 Como la ley española de 1929 y la ley francesa de 1964.

31 Como el sistema alemán y el sistema propuesto en el Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria.25

Naturalmente cada derecho nacional, con arreglo a los principios de

complementariedad del propio sistema, en el tiempo y a través de decisiones

jurisprudenciales, fue precisando aquellas cuestiones que las normas

explicitas no referían.

Aquí expondremos esos sistemas, no con el propósito de presentar

una visión completa de los mismos e incluir esos desarrollos, sino solamente

para presentar una síntesis de las normas explícitas básicas32 que

establecen las reglas que de modo esencial estructuraban cada sistema. Y

haremos esto así, porque no perdemos de vista que, en principio, es ese

conjunto normativo explícito al que el maestro Fernández-Novoa

conceptuaba como un reflejo de la noción del uso obligatorio de las marcas

registradas.

El propósito de esta presentación analítica del contenido del conjunto

de las normas explicitas básicas en cada sistema, es poder compararlos

entre sí y observar si el conjunto de sus similitudes o diferencias, justificaba

agruparlos como sistemas que disponían la obligación de uso de las marcas

registradas o no.

Esa discusión, como se verá, nos permitirá proponer algunos criterios

de evaluación a partir de las legislaciones mismas, vigentes o propuestas –

como es el caso del Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria-, para

poner las bases conceptuales sobre lo que sería el contenido de la noción

del uso obligatorio.

Hemos de advertir, finalmente, que los alcances precisos de la

normativa explícita que se presentará, en muchos casos, no corresponden a 32 Ya hemos referido antes a qué tipo de reglas consideramos reglas básicas. En este capítulo, por ejemplo, tres son los tipos básicos de normas que se analizan: (i) las normas que determinan cuándo se constituye el escenario en que el uso de la marca debe ser acreditado; (ii) las normas que determinan quién está legitimado para provocar que aquel escenario se produzca; y, (ii) las normas que definen sobre quién recae la carga probatoria del uso.

26

una investigación directa nuestra en el idioma de origen de dicha legislación,

lo cual determina varias limitaciones, tanto en aspectos sustanciales como de

procedimiento en esos países. No obstante, la estructura básica de los

sistemas queda suficientemente perfilada como para construir una

comparación instrumentalmente útil.

3.1.1.2- AlemaniaEl primer sistema que analiza el maestro Fernández-Novoa, es el

sistema alemán33, establecido por la ley de 4 de setiembre de 1967.

En este sistema, de acuerdo a lo que expone el maestro, la falta de

uso de la marca registrada, adquiere presencia, fundamentalmente, en tres

escenarios, que pasamos a exponer.

El primero es como una acción autónoma. Así, el ordenamiento

alemán establece una acción de cancelación de la marca registrada por falta

de uso, que puede entablar cualquier persona ante los tribunales ordinarios.

La marca debe haber estado registrada durante 5 años y no debe

haber sido usada durante los 5 años anteriores al inicio de la acción. El

demandante debe probar el no uso, que a su vez, debe referirse a todos los

productos que distingue la marca. No obstante, el sistema alemán admite la

cancelación parcial de una marca si sólo se prueba el no uso de algunos de

los productos.

Un segundo escenario, se da dentro de un procedimiento

administrativo de solicitud de registro de marca, cuando la falta de uso de

33 “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, ADI, pagina 195 y siguientes; y “Fundamentos de Derecho de Marcas”, pagina 387 y siguientes. Al respecto se puede ver también: Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Páginas 41-45.

27

una marca registrada puede ser un fundamento de defensa contra la

oposición que pudiera entablar un titular marcario, contra la solicitud

administrativa de un registro.

En ese caso, el titular marcario que se opone a la solicitud de registro,

se verá obligado a presentar pruebas de uso, si el titular de la solicitud en

trámite así lo pide. La alegación será que la marca opositora no ha sido

usada durante los 5 años anteriores a la publicación del aviso de la solicitud

en trámite, pero es requisito para alegar la falta de uso, que la marca en base

a la cual se presentó la oposición, haya estado inscrita durante 5 años.

En este procedimiento administrativo, la carga de la prueba, a

diferencia del procedimiento judicial, es del titular oponente y la autoridad

administrativa sólo tomara en cuenta para la oposición aquellos productos

respectos de los cuales se hubieran presentado pruebas de uso.

No obstante, en este procedimiento administrativo bastará que las

pruebas de uso que se presenten den un cierto grado de probabilidad de

uso, no tratándose de una prueba plena de uso34; y, seguramente por esa

razón, la normativa dispone que el oponente no pueda alegar que la falta de

uso se pudo deber a causas justificadas.

Si el titular registrado no acredita el uso, la oposición no se ampara y

se registra la marca solicitada; pero, la marca base de la oposición conserva

el registro a pesar de no haberse probado su uso.

Esta marca registrada respecto de la cual no se acreditó el uso

administrativamente, puede ser objeto de una acción de cancelación judicial, 34 Al respecto el profesor refiere que es así, en atención a la textualidad de la norma en el idioma alemán, que teniendo un verbo para la acción de “probar”, éste no es el que la norma utiliza para el caso, sino que usa otra expresión, que alude más bien a “acreditar”, lo cual, en la doctrina alemana, equivale a ese grado de probabilidad. Ver la nota 8 en la página 199 de ADI T. IV, 1977; y también la nota 10, en la página 388 de “Fundamentos de Derecho de Marcas”.

28

bajo el procedimiento del primer escenario, pudiendo alegarse aquí una

causa justificada para el no uso.

Un tercer escenario posible -también judicial- se originaría a resultas

del procedimiento administrativo de oposición anterior, cuando la oposición

se declaró fundada.

Así, cuando a una solicitud de registro de marca se opone un titular de

marca registrada anteriormente, la oposición puede resolverse a favor del

oponente, si es que éste hubiera probado el uso en las condiciones ya

expuestas. En ese caso, la autoridad administrativa deniega el registro de la

solicitud en trámite, amparando la oposición.

Pero, a partir de allí, el sistema alemán permite que el solicitante del

registro, vencido en la oposición, acuda a los tribunales ordinarios para

insistir en el registro de su marca.

De hacerlo así, alegará que la marca en base a la cual se le denegó

administrativamente el registro, es una marca no usada. Sin embargo, será él

quien tendrá que probar el no uso, y el titular podrá alegar la existencia de

causas justificadas para ello.

La marca será cancelada total o parcialmente, según fueran juzgadas

las pruebas del no uso.

Hasta aquí, las características básicas del sistema alemán que refiere

el maestro Fernández-Novoa.

Cabe recordar que este conjunto de disposiciones, con ese contenido,

es entendido como un conjunto de reglas que imponen el uso obligatorio de

la marca registrada, según el maestro Fernández-Novoa.

29

3.1.1.3- Francia.Según expresa el maestro Fernández-Novoa35, la ley francesa de

Marcas de 31 de diciembre de 1964, contiene un solo precepto, el artículo

11, en cuanto al uso obligatorio de la marca registrada.

Según los alcances de esta disposición, el uso de la marca adquiere

presencia en un solo escenario: la acción judicial de caducidad, que puede

entablar cualquier interesado, correspondiendo al titular del registro probar el

uso, dentro de los 5 años anteriores al inicio de la acción. El titular, no

obstante, puede alegar que existieron excusas legítimas para el no uso, si

fuera el caso.

A este dispositivo, con esos alcances, distintos a los de la ley

alemana, el profesor Fernández-Novoa también lo considera como una

norma que impone el uso obligatorio de la marca registrada.

3.1.1.4- BENELUX36.- En la Ley Uniforme de BENELUX de 1969, según refiere el profesor

Fernández-Novoa37, el uso de la marca registrada adquiere presencia en dos

escenarios, ambos judiciales: como acción autónoma de nulidad y como

reconvención, ante una demanda de usurpación.

Como acción autónoma, la nulidad, en primer lugar, es efectivamente

tal: el derecho de marca deviene en nulo por su falta de uso dentro de los 35 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 392-395. También puede verse Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Páginas 36-40.

36 Benelux es la unión de los tres Estados soberanos: Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos (Netherlands). En 1958, estos tres Estados decidieron crear la alianza del Benelux para competir financieramente con los Estados vecinos más poderosos, proteger los intereses de cada uno y ampliar su cooperación transfronteriza. OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/benelux.html

37 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 395-398.30

plazos legales. No obstante esa nulidad ipso jure, es preciso que ésta sea

declarada judicialmente por acción invocada por cualquier persona

interesada. El periodo objeto de pruebas de uso, es alternativo: o los 3 años

siguientes al depósito, o 5 años ininterrumpidos.

La carga de la prueba, sin embargo, no recae automáticamente sobre

el titular, sino que será el juez quien, de manera equitativa, puede

imponérsela parcial o totalmente, salvo en el caso que la alegación de no uso

tenga una anterioridad mayor a seis años, en cuyo caso, corresponderá a

quien invoca la falta de uso.

A estas reglas también las incluye el profesor, como reveladoras de la

imposición de la obligación de uso de la marca registrada.

3.1.1.5- España.-Sobre la vigente ley española de marcas de entonces, el Estatuto

sobre Propiedad Industrial de 26 de junio de 192938, el maestro Fernández-

Novoa menciona que el uso obligatorio de la marca registrada adquiere

presencia en un solo escenario: la acción judicial de caducidad que, como

acción autónoma, puede entablar cualquier interesado.

Es bastante escueto, sin embargo, respecto de cuestiones que en sus

análisis de las anteriores legislaciones son temas que sí busca desarrollar,

incluso incorporando interpretaciones de los tribunales, cuando los textos

legales revelaban insuficiente precisión.

Por ejemplo, en el tema de si planteada la acción corresponde al titular

o no, la carga de la prueba, el profesor solamente tocará este asunto de

modo indirecto, cuando atribuyéndole ineficacia al sistema español, sugiere

que ésta “…tal vez en buena medida se debe a la ausencia de una norma

38 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 402-40531

que explícitamente imponga al titular de la marca registrada la carga de

probar el uso de la misma.”39

Se termina de perfilar esta configuración tan tenue del sistema

español, cuando, en condicional, afirma que“…estaría vigente en el Derecho

Español de Marcas el principio de caducidad automática de la marca

registrada pero no usada.”40, sin posterior precisión al respecto. (El

subrayado es nuestro).

No obstante esas imprecisiones, el sistema español nos es

presentado también como uno que impone el uso obligatorio de la marca

registrada.

3.1.1.6.- El proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria41 en adelante PRMC.-

Sobre este PRMC, el profesor Fernández-Novoa nos dice: “Como en

la propia Exposición de Motivos del Proyecto se pone de manifiesto, uno de

los principios básicos del Derecho Comunitario de Marcas es el de que sólo a

través del uso puede conservarse la titularidad de las marcas: la obligación

de uso es la contrapartida del derecho de adquirir una marca comunitaria

mediante su solo registro. Este principio básico es enunciado en términos

rotundos por el artículo 13 del Proyecto, cuyo párrafo primero dispone que

salvo excusa legitima la marca comunitaria tiene que ser objeto de uso serio

en el Mercado Común y en relación con los productos o servicios para los

que está registrada. Y este principio básico se desarrolla en un conjunto de

39 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404

40 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 403

41 Este proyecto fue presentado al Consejo de la Comunidad Europea el 25 de noviembre de 1980. Su texto puede encontrarse en http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/71920/Suplemento%205-80EN.pdf?sequence=1

32

normas por medio de las cuales se establece un severo sistema de uso

obligatorio de la marca.”42

En el PRMC, la falta de uso de la marca registrada se hace presente

en varios escenarios.

El primero es en el trámite administrativo de oposición. Sin embargo, a

diferencia del sistema alemán, la falta de uso puede alegarla no sólo el

solicitante de la marca, sino de oficio la propia Oficina Comunitaria de

Marcas. Y sin perjuicio de quién haya hecho la alegación, recae sobre el

titular la carga de probar que la marca ha sido usada en los cinco años

anteriores a la publicación de la solicitud. Será necesario para ello, sin

embargo, que la marca oponente haya estado registrada durante un periodo

no inferior de cinco años y la oposición será estimada sólo en relación a los

productos o servicios para los que se haya acreditado el uso43.

El segundo escenario se produce en la renovación de la Marca

Comunitaria, procedimiento administrativo en el cual se subordina

expresamente la renovación del registro al requisito que el titular de la marca

solicitante presente una declaración que en los últimos cinco años

precedentes a la expiración del registro, la marca ha sido usada en relación a

los productos o servicios para los que está registrada44.

El tercer escenario corresponde a la acción de caducidad, como

acción autónoma, encontrándose legitimados para incoarla las personas

físicas o jurídicas, así como las agrupaciones de empresarios o de

consumidores que tengan capacidad procesal. El ejercicio de la acción

procede contra marcas que hayan estado registradas no menos de cinco

42 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 398

43 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 399

44 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 40033

años y deberá probarse el uso ininterrumpido dentro de los cinco años

anteriores al inicio de la acción45.

Finalmente, la falta de uso puede ser aducida por el titular de una

Marca Comunitaria o la Oficina Comunitaria de Marcas, en el procedimiento

de nulidad entablado ante esta oficina por un titular de Marca Comunitaria

anterior. Es requisito para ello, que la marca en base a la cual se solicite la

nulidad haya estado registrada no menos de cinco años y se deberá probar

que ésta ha sido usada en los cinco años anteriores a la demanda de

nulidad46.

A este conjunto de reglas del PRMC, las califica el profesor

Fernández-Novoa como un sistema severo de uso obligatorio de la marca

registrada.

3.1.1.7.- Evaluación de los sistemas presentados.-Hasta aquí, se han referido los alcances básicos que perfilan la

estructura esencial de los sistemas legales del primer periodo analizados por

el maestro español Fernández- Novoa, que en su concepto imponían el uso

obligatorio de la marca registrada.

Como señalábamos anteriormente, la noción de uso obligatorio que

soporta el contenido de las reglas de esos sistemas , no nos es ofrecida de

modo que nos permita, en función a sus alcances, analizar y concluir que

por sus características, en efecto esas reglas reflejaban la noción de uso

obligatorio que las sustentaba.

Sin embargo, el profesor Fernández- Novoa en su exposición sobre

los diferentes sistemas, emite juicios valorativos sobre ellos -suyos y/o de

45 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 400-401

46 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 401-40234

otros autores-, que de modo indirecto revelan, sino una definición sobre los

alcances de la noción “uso obligatorio”, sí algunos perfiles específicos que

son necesarios para que exista.

La primera referencia que creemos útil para ese propósito, se

relaciona al sistema español.

Al respecto el profesor nos dice: “En punto al uso obligatorio de la marca

registrada, el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, contiene un

mecanismo rudimentario, incompleto y absolutamente ineficaz.”47

Al exponer los alcances del sistema español, ya hemos referido las

limitaciones e insuficiencias que el profesor le encontraba y consignábamos

que su descripción del diseño de ese sistema se nos revelaba

excesivamente escueta, particularmente porque a diferencia de sus

desarrollos en la descripción de los otros sistemas, estaba totalmente

ausente el uso de jurisprudencia española, para complementar las

cuestiones que de suyo la norma explicita no esclarecía.

Pues bien, esa ausencia de soporte jurisprudencial, no era una

carencia metodológica casual. Y cuando el profesor de modo indirecto nos

revela el motivo de esa carencia, nos revela también la razón por la que él

mismo calificaba a su sistema como “absolutamente ineficaz”, según

pasamos a explicar.

Al final de la exposición sobre el sistema español, llamamos la

atención en el uso del condicional que hacia el `profesor, para referirse a que

el principio de la caducidad automática de la marca registrada, en la norma

española, estaría vigente.

47 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 40235

Ese condicional, a renglón seguido tiene una explicación: “Pero hay

que reconocer que esta tesis48es meramente un postulado teórico. Al margen

de cualquier interpretación del número 5º del artículo 158 EPI49, lo cierto es

que esta norma no se ha aplicado en la praxis. No nos consta la existencia

de precedentes jurisprudenciales relevantes en punto a la aplicación del

artículo 158 número 5º del EPI. Todo parece indicar, por lo mismo, que en el

Registro de la Propiedad Industrial figura un número muy elevado de marcas

que no se usan en el mercado.”50 (Subrayado nuestro).

Según esta aseveración, entonces, en España no habrían llegado a

los tribunales causas sobre la caducidad de marcas registradas, razón por la

cual, pues, el profesor Fernández-Novoa no estuvo en capacidad de utilizar

como apoyo comprensivo de su descripción del sistema, a la jurisprudencia

española.

Abunda en esta apreciación, el hecho que en todo el capítulo 7 de su

libro51, se puede constatar que el profesor no hace ninguna referencia

jurisprudencial de cortes españolas, sobre ninguno de los variados temas

secundarios que la caducidad por falta de uso ha significado y recurre tanto a

los tribunales alemanes como a los franceses para las precisiones que en el

tiempo se fueron dando sobre esos extremos.

Y sobre la razón por la que las cortes españolas no habrían conocido

este tipo de causas, el profesor Fernández-Novoa nos brinda también una

hipótesis explicativa: “La existencia de una sobrecarga de marcas registradas

48 Se refiere a la tesis que en el derecho español estaría vigente el principio de la caducidad automática.

49 Téngase presente que esta es la única norma que se refiere a la acción de caducidad por falta de uso en el sistema español. Nota nuestra.

50 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404

51 Recuérdese que este capítulo se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”, en su obra “Fundamentos de Derechos de marcas”

36

pero no usadas es un claro índice de la inoperancia del vigente sistema

español del uso obligatorio de la marca registrada. Inoperancia que tal vez en

buena medida se debe a la ausencia de una norma que explícitamente

imponga al titular de la marca registrada la carga de probar el uso de la

misma.”52

Así entonces, las cortes españolas no conocieron causas sobre

caducidad –hecho que revela la ineficacia del sistema, según el profesor

español-, en razón a que las normas no cargaban sobre el titular la prueba

del uso de la marca, valoración que nos revela, de manera indirecta, que

desde su perspectiva, la determinación de que un sistema legal impone el

uso obligatorio de la marca registrada, supone que tal sistema, cuando

menos, disponga que la carga de la prueba del uso corresponda al titular del

registro, pues de no darse esa disposición, mínima, tal sistema, como el

español, será “absolutamente ineficaz”.

Y creemos que el aserto del maestro se confirma en la circunstancia

también referida por él, que el derecho de marcas holandés -antes de

producirse el cambio que significó la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX-,

por disponer la carga de la prueba sobre los hombros del accionante y no del

titular del registro - al igual que el sistema español-, se había convertido en

letra muerta, según Wichers Hoeth.53

Pero por otro lado, esa inferencia derivada de la lógica expositiva del

maestro, solamente está implicando que la imposición del uso obligatorio de

las marcas registradas tiene como condición mínima, la existencia de esa

regla básica, pero no que esta regla se constituye en razón suficiente para

que en efecto se imponga el uso obligatorio y el sistema sea efectivamente

eficaz.

52 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404

53 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 50 en la página 39537

Esto último nos lleva ineluctablemente a incorporar en el juicio sobre si

un sistema impone la obligación de uso de la marca registrada, la valoración

de su eficacia.

Pero la idea de eficacia es compleja y exige a su vez elementos de

juicio variados para determinar su contenido.

En este capítulo, no desarrollaremos esa cuestión sino en el capítulo

III y solo nos limitaremos a seguir al profesor en el uso de ese término, cuyo

alcance tampoco define expresamente, aunque aparece vinculado a la idea

del uso del sistema por los agentes a los que está destinado.

En tal sentido, hemos de relevar que es justamente la falta de eficacia

lo que reprocha el profesor español a su sistema legal, considerando que tal

ineficacia se evidenciaba en el hecho que a las cortes españolas no

hubieran llegado causas sobre caducidad, porque el sistema español carecía

de la norma mínima que carga la prueba del uso sobre el titular; añadiendo

nosotros a esa consideración el hecho que la ley española es de 1929 y que

la obra en que el profesor concluye con esa calificación del sistema es de

1984, siendo entonces 55 años en los que la acción de caducidad por falta

de uso de la marca registrada, estando prevista en la ley, parece no haber

sido utilizada por los agentes y, por eso, no haber llegado nunca a los

tribunales españoles.

Así entonces, con la evidencia que el sistema español resultó, por

inoperante, inútil, el profesor lo califica como “absolutamente ineficaz”.

Pero si el sistema evidenciaba tal nivel de ineficacia ¿cuál era

entonces el sustento conceptual que permitía calificar a un sistema de reglas

sobre la pérdida del registro por falta de uso de la marca, como el español,

38

como un sistema que imponía el uso obligatorio de la marca registrada, si tal

sistema, por su diseño normativo, revelaba ser absolutamente ineficaz?.

No nos basta como explicación que la expresión uso obligatorio de la

marca ya fuera para entonces una referencia obligada impuesta desde el

Convenio de París y que su uso se hubiera generalizado, pues aunque fuera

esto último una realidad, no lo era menos que nunca se habían definido sus

alcances. Y en ese contexto, un desarrollo doctrinal sobre el uso obligatorio

de la marca, imponía su análisis exhaustivo.

Pero ese análisis, como hemos evidenciado, no fue hecho; y así, en

ausencia de un sustento explicito, advertimos en la estructura analítica

propuesta por el maestro Fernández-Novoa, sobre la imposición de la

obligación de uso de la marca registrada, la ausencia de un eslabón lógico-

deductivo que, en nuestro criterio, revela una contradicción: si el supuesto

normativo mínimo para determinar la existencia de una obligación de uso de

la marca registrada, reposaba en la existencia de la regla que carga la

prueba del uso sobre el titular y esta regla no existía en el sistema español,

no correspondía entonces calificar a este sistema como uno que imponía la

obligación de uso de la marca registrada.

A partir de ahí, en consecuencia, podemos considerar que el sistema

español no debió ser considerado como un sistema que imponía el uso

obligatorio de la marca registrada y mal pudo ser incluido en el grupo de

sistemas legales que sí lo imponían, a pesar que contemplaba una regla

sobre pérdida del registro por falta de uso.

Pero resulta que no sólo el sistema español tenía esta limitación.

Al respecto, el maestro nos brinda también, como lo hizo con el

sistema español, otros elementos de juicio valiosos respecto de los otros

39

sistemas, que igualmente contribuyen con nuestro esfuerzo por encontrar

cuáles son o debieran ser los contenidos normativos, para considerar que el

diseño de un sistema está imponiendo el uso obligatorio de la marca

registrada. Veamos cuáles son esas consideraciones.

En el sistema alemán, como decíamos, el uso de la marca registrada

tiene varios escenarios en los que se hace presente.

El primero de ellos es ante los tribunales ordinarios, como acción

autónoma de cancelación por persona interesada, en el que la carga de la

prueba, como en el sistema español, no corresponde al titular de la marca,

sino al accionante.

Considerando que el no haber dispuesto la carga de la prueba para el

titular en el sistema español, tuvo el efecto demostrado de ser un diseño

normativo absolutamente ineficaz –que se revelaba en la ausencia total de

pronunciamientos de las cortes españolas-; y que el diseño alemán para

este primer escenario, era idéntico al español, cabe concluir que el sistema

alemán para este primer escenario, debió correr la misma suerte y ser

igualmente tan ineficaz como el sistema español.

Ello debería evidenciarse, como en el caso español, con la ausencia

absoluta de pronunciamientos de las cortes alemanas sobre esta acción de

cancelación.

No obstante, el maestro consigna varios pronunciamientos de las

cortes alemanas para determinar una serie de aspectos secundarios sobre

las acciones de cancelación, que las normas explicitas no precisaban y así,

la sola presencia de tales pronunciamientos, de primera impresión, parece

contradecir el fundamento de nuestra inferencia analógica.

40

Sin embargo, una mirada más detenida y detallada sobre aquellos

pronunciamientos, en nuestra opinión, revela que la inferencia sigue siendo

correcta, también en el caso del sistema alemán para este primer escenario,

como pasamos a sustentar.

Para arribar a esa conclusión, es preciso tener presente que el diseño

normativo del sistema alemán, también contempla otro escenario judicial,

que tiene su origen remoto en la alegación de la falta de uso en un

procedimiento administrativo de registro con oposición.

Para llegar a ese otro pronunciamiento judicial, debe haber ocurrido

que la oposición se declare fundada, rechazándose la solicitud de registro. Y

para que así haya ocurrido, en la lógica normativa del diseño alemán, el

titular habría presentado pruebas razonables de uso -no necesariamente

pruebas plenas-, como consignamos en su momento.

Así entonces, el solicitante vencido en el trámite de registro de marca,

acude a los tribunales para insistir en su inscripción, alegando la falta de uso

de la marca opositora, o, en otra forma de referirse a lo mismo, alegando que

aquellas pruebas razonables de uso, que habría presentado el titular en el

procedimiento administrativo y en base a las cuales se desestimó su solicitud

de registro, en realidad no eran suficiente prueba de uso.

Naturalmente, como disponía la norma civil alemana, en este caso el

accionante (solicitante de la marca vencido administrativamente), debía

soportar la carga de la prueba del no uso.

Pero en esa circunstancia, la carga de la prueba implica una sensible

reducción del margen de esfuerzo probatorio a cargo de quien inicio la acción

después de ser vencido en el procedimiento administrativo de registro,

puesto que estará alegando una insuficiencia probatoria respecto de

41

pruebas de uso que ya han sido presentadas por el titular y que por eso le

son conocidas y que en pleno conocimiento de aquéllas, considera que no

son suficientes.

Así, la carga de la prueba del no uso que recae sobre un accionante

que acude a los tribunales para insistir en su registro, es harto más ligera que

la carga probatoria que recae en un accionante por cancelación que ejercita

la acción de manera autónoma, al carecer este ultimo de todos los elementos

de juicio con los que cuenta el solicitante de un registro vencido en el

procedimiento administrativo.

El incentivo para acudir a los tribunales, en este último escenario, es

real, a diferencia de la carga probatoria absoluta que supone el inicio de una

acción por cancelación autónoma, que en fin de cuentas, desincentiva por

completo el inicio de tal acción, como ocurrió en el sistema español y el

sistema holandés (antes de la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX).

A partir de esas consideraciones, la existencia de pronunciamientos

sobre cancelación de las cortes alemanas, no puede ser tomado en cuenta,

per se, como evidencia que los tribunales tomaron conocimiento de acciones

de cancelación como acción autónoma, pues ello implicaría desconocer que

en el sistema alemán, por el diseño que hemos referido, los

pronunciamientos de los tribunales alemanes sobre la falta de uso de la

marca registrada en realidad tienen o pueden tener dos orígenes distintos: (i)

en el procedimiento de cancelación como acción autónoma o (ii) en el

procedimiento judicial de inscripción de marca, por desestimación

administrativa, después de considerarse acreditado el uso de la marca

opositora.

Así, la prueba de que el diseño alemán del primer escenario, resultó

tan ineficaz como el español o el holandés en efecto existirá, si los

42

pronunciamientos de las cortes alemanas se hubieran originado solamente

en los procesos judiciales de inscripción de marca.

Pues bien, como puede advertirse de la jurisprudencia alemana que

refiere al profesor Fernández-Novoa a lo largo de todo el capítulo 7 sobre “El

uso obligatorio de la marca registrada” de su obra, ninguno de los

pronunciamientos que consigna revela tener su origen en el ejercicio de una

acción de cancelación como acción autónoma, sino más bien, todos,

proceden de acciones judiciales por inscripción de marca, luego del

procedimiento administrativo en el que se desestimó el registro.

Así, la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 2 de marzo de 1979,

en el caso de la marca “Lamod”54 -citado como ejemplo para calificar como

irrelevante al uso privado o interno de una marca-, se produjo porque la

causa llego a este Tribunal a partir del procedimiento de oposición del titular

de la marca “Ladimod”.

Lo propio (que se llegó a los Tribunales ordinarios después de un

proceso administrativo de registro) ocurrió con las sentencias de ese mismo

Tribunal de fechas 1 de octubre de 198055; 18 de marzo de 197656; 9 de

junio de 197857; 19 de diciembre de 197958; y 29 de junio de 197959.

54 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 97 en la página 410

55 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 99 en la página 411

56 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 114 en la página 414. Cabe precisar, en este caso, que no hay referencia explícita de que esta resolución provenga de un procedimiento administrativo de oposición. Sin embargo, en razón al contenido de la misma, se puede inferir eso.

57 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 121 en la página 417

58 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 124 en la página 418

59 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 138 en la página 42443

Esas resoluciones, son todas las resoluciones de tribunales alemanes

que refiere el profesor en este capítulo 7, sobre “El uso obligatorio de la

marca registrada.”

Por tanto, no habiéndose evidenciado la existencia de

pronunciamientos de las cortes alemanas, en los casos de acciones de

cancelación, como acción autónoma, allí está la prueba, como en el caso

español, que el sistema alemán resulto también un sistema ineficaz, para

este primer escenario.

Naturalmente, si existieran pronunciamientos judiciales originados en

el ejercicio de la acción de cancelación como acción autónoma, ello probaría

que a pesar de tener un diseño normativo idéntico al español o el holandés,

el diseño alemán para el primer escenario, sin embargo, no habría

evidenciado la misma ineficacia y en consecuencia, pareciera, que nuestra

inferencia no se revela categórica, pues el hecho que el profesor sólo haya

referido esas resoluciones, no implica por necesidad que no pudieran haber

existido pronunciamientos de las cortes alemanas en causas sobre

cancelación como acción autónoma.

Por eso ha de lamentarse que el maestro Fernández-Novoa no haya

desarrollado en su presentación del sistema alemán, esa posibilidad en

cuanto al doble origen de los pronunciamientos de los tribunales alemanes,

resaltando, si hubiera sido el caso, la ausencia de pronunciamientos para los

casos del ejercicio de la acción de cancelación como acción autónoma; en

particular, porque esa ausencia no hubiera hecho sino reforzar la propia

hipótesis del maestro respecto al sistema español, en el sentido que su

ineficacia (ausencia de pronunciamientos de las cortes españolas), obedecía

a la regla que cargaba sobre el solicitante la prueba del no uso, que también

se constataba en el sistema alemán para este primer escenario.

44

Pero esa falta de relieve por el maestro sobre este asunto, no tenía

por qué haberse dado, pues ya en su trabajo de 197760, él contaba con el

elemento de juicio pertinente que revelaba la ausencia de tales

pronunciamientos de los tribunales alemanes.

En efecto, el profesor Fernández-Novoa nos dice: “Por otro lado, Heil61

señala que tampoco ha encontrado eco en la practica la acción de

cancelación de una marca por falta de uso.”62

Es decir, aun cuando el profesor no analiza el doble posible origen de

los pronunciamientos de tribunales alemanes, él mismo nos provee de la

información que la acción de cancelación como acción autónoma fue en

Alemania también ineficaz, como lo evidenciaba la falta de pronunciamientos

de los tribunales alemanes sobre acciones de cancelación como acción

autónoma.

El sistema alemán en su primer escenario, entonces, puede

fundadamente ser considerado tan ineficaz como lo fueron el sistema

español y el holandés (antes de la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX),

aun cuando el maestro no nos lo haya presentado de esa manera.

Por otro lado, estando entonces a que existen pronunciamientos de

los tribunales alemanes, estos revelan una eficacia del mecanismo legal que

la ley alemana proveía, y como esos pronunciamientos solo pudieron darse

porque existió una alegación administrativa sobre la falta de uso de la marca

en base a la cual se planteó una oposición, ha de seguirse de ahí que ese

60 “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A.

61 Heil, según refiere el profesor en la nota 32 de la página 204 de su artículo “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, era Director de la Sección de Marcas de la Oficina Alemana de Patentes.

62 Fernández, Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada página 205.45

procedimiento administrativo previo se revela como su condición sine qua

non, o dicho de otra manera, si el sistema alemán no atribuyera al solicitante

de un registro, la legitimidad administrativa para defenderse de una oposición

alegando la falta de uso, los pronunciamientos de las cortes alemanas nunca

se hubieran dado.

Y siendo que sólo para este escenario contamos con

pronunciamientos de las cortes alemanas, que revelan el uso del mecanismo

y que el maestro conceptúa como índice revelador de eficacia, fuerza es

concluir que tal eficacia dependía, en realidad, de la legitimidad del

solicitante para alegar la falta de uso en el procedimiento administrativo de

registro.

No obstante, de la alegación administrativa de la falta de uso, no se

llega ineludiblemente al pronunciamiento de las cortes alemanas, pues para

que éste se produjera, debía ocurrir que el solicitante vencido en el

procedimiento administrativo y puesto en esa circunstancia, tomara la

decisión de iniciar el procedimiento judicial para insistir en su solicitud de

registro, consciente de que en ese proceso corre a su cargo probar el no uso

(si bien como hemos dicho, esta carga es menor que la que corresponde a

quien inicia una acción de cancelación como acción autónoma).

Ese contexto en el que el solicitante debe decidir si inicia la acción

judicial para insistir en su solicitud de registro, también fue motivo de

consideración por la autoridad administrativa alemana.

Y al respecto nos refiere el profesor Fernández-Novoa que en el

sistema alemán “…si el oponente logra acreditar el uso de la marca, una parte no insignificante de los solicitantes suelen renunciar a la solicitud o

46

bien la limitan a mercancías diferentes de las abarcadas por la marca del

oponente.”63

Es decir, aun cuando parece un incentivo poder discutir judicialmente

las pruebas de uso que administrativamente impidieron el registro, pues

estas sólo eran pruebas razonables y no pruebas plenas, aun en ese caso,

una parte no insignificante de los interesados prefirió renunciar a su solicitud

o limitarla, a discutir judicialmente las pruebas razonables de uso, sin que

pueda determinarse que se trataba de marcas efectivamente usadas o no.

Todo lo anterior, en suma, relativiza el nivel de eficacia que

implícitamente es atribuido al sistema alemán en su conjunto por el maestro

español, pero revela sin embargo, que si algún nivel de eficacia tuvo, éste

reposaba únicamente en la legitimación administrativa para alegar la falta de

uso ante una oposición y no en la existencia de la acción de cancelación

como acción autónoma.

No obstante esas limitaciones, este sistema, en su conjunto, fue

considerado por el maestro como uno que imponía el uso obligatorio de la

marca registrada.

El sistema francés, por otro lado, aparece con una simplicidad

normativa que parece ajustarse a medida de cumplir con el único primer

requisito que requeriría un sistema legal, al entender del maestro, para ser

calificado como que imponía el uso obligatorio.

En efecto, como ya se ha dicho, este sistema de caducidad judicial,

carga la prueba del uso sobre el titular, y como lo prueba la existencia de

pronunciamientos de las cortes francesas64, ha evidenciado que esa sola

disposición, ha sido incentivo suficiente para que el mecanismo fuera 63 Esta valoración esta atribuida a Heil en “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.

47

utilizado, lo que probaría que en efecto impone el uso obligatorio de la marca

registrada, evidenciando su eficacia, desde la lógica analítica del maestro

Fernández-Novoa.

Pero ya hemos visto que la existencia de esa regla básica es solo una

condición mínima de eficacia, por lo que si un sistema se limita a contemplar

solo esa regla, su eficacia como sistema solo será mínima también.

Visto desde esa perspectiva, por otro lado, si bien el sistema alemán

era un sistema de utilización efectiva- como lo evidenciaban los

pronunciamientos de las cortes-, reposaba únicamente en la alegación

administrativa de la falta de uso como defensa en una oposición, y no en

esta regla mínima del sistema francés, que el sistema alemán no tenía.

De allí ha de colegirse que más allá de la eficacia mínima que revela

la existencia de la regla que carga la prueba de uso sobre el titular en una

acción de cancelación autónoma, era posible generar otro espacio de

eficacia distinto y añadido, con el cual sin duda alguna se elevaba la eficacia

en conjunto de un sistema, cuando contemplara esas dos reglas.

En consecuencia, aun cuando el sistema francés se hubiera

evidenciado eficaz, se trataba de una eficacia mínima pues no contenía un

mecanismo de alegación administrativa de la falta de uso como defensa en la

oposición a una solicitud de registro, como el sistema alemán.

Sin embargo, el sistema francés, también fue considerado por el

maestro español como un sistema que imponía el uso obligatorio de la marca

registrada.

64 Al respecto, el profesor refiere varias resoluciones del Tribunal de la Gran Instancia de París: nota 87, de la pagina 406; notas 88 y 89, de la pagina 407; nota 93, de la pagina 408; nota 119, de la pagina 415; nota 134, de la pagina 422; y nota 160, de la pagina 432; todas en “Fundamentos de Derecho de Marcas”.

48

Entre la mínima eficacia del sistema francés y la absoluta ineficacia

del español, nos parecería posible colocar al sistema que estableció la Ley

Uniforme de Marcas de BENELUX.

Ello, en razón a que en contraste con el sistema español, esta Ley

Uniforme sí admite la carga de la prueba sobre el titular en el procedimiento

de nulidad de marca por falta de uso; pero, a diferencia de la sencilla y

directa disposición del sistema francés, esa carga no recae necesaria y

automáticamente sobre el titular, sino que, con menor categoricidad, la carga

recaerá sobre el titular en la medida que el juez, equitativamente, así lo

disponga.

Sin embargo, hemos de advertir que el profesor no incluye ningún

pronunciamiento de tribunales competentes sobre esta materia, pese a que

esa legislación regía desde 1969, y ello deja sin contestar si el diseño

normativo en efecto fue utilizado y por tanto, si fue verdaderamente eficaz.

Más aun, la duda adquiere un mayor peso cuando el maestro refiere

que el autor Krasser65, a propósito de la nueva Ley Uniforme de BENELUX,

considera que ésta no innovó en lo fundamental la anterior ley holandesa -

aquella que era letra muerta, por no disponer la carga de la prueba sobre el

titular- respecto del uso obligatorio de la marca, opinión que muy bien pudo

haber significado que, en criterio de ese autor, la distribución equitativa de la

carga de la prueba en la nueva Ley, poco o nada representaba frente a la

disposición anterior holandesa de cargar la prueba sobre el accionante y no

sobre el titular.

Cuán eficaz entonces habría probado ser esta normativa de

BENELUX, no es posible apreciarlo, aunque hay razones lógicas para asumir

que de ninguna manera hubiera podido alcanzar la eficacia mínima del

sistema francés, pues la carga de la prueba en BENELUX no recae

categóricamente sobre el titular como en el sistema francés; y menos aún la

65 Nota 50 de la página 395 de “Fundamentos del derecho de Marcas”.49

eficacia también relativa del alemán, fundada en la alegación administrativa

de la falta de uso, porque BENELUX no la contemplo.

Sin embargo, esta regulación de BENELUX igualmente fue

considerada como una que imponía el uso obligatorio de la marca registrada,

al que el maestro designa como un sistema “relativamente riguroso”66.

Hasta aquí, como podrá haberse advertido, la cuestión de si un

sistema legal efectivamente imponía el uso obligatorio de la marca registrada

–y tomando los criterios valorativos que el propio maestro español nos

proponía-, ha pasado por una apreciación sobre su eficacia, la que a su vez,

se ha inferido de la utilización por los agentes del mercado de los

mecanismos que activan los escenarios en que la falta de uso está sujeta a

prueba.

Y en ese contexto, se ha evidenciado un rol determinante de dos

reglas: i) la regla básica de disponer que la carga de la prueba del uso,

corresponda al titular, y (ii) la que otorga legitimación administrativa para

alegar la falta de uso como defensa contra una oposición.

La primera regla, de haberse dado o no, como hemos mostrado,

acabó determinando desde una absoluta ineficacia –la del sistema español,

la del holandés antes de BENELUX y la del alemán en su primer escenario-,

hasta una eficacia mínima -como la del sistema francés-, pasando por una

eficacia indeterminable pero menor a la eficacia mínima del sistema francés,

como ocurría con el sistema de BENELUX.

La segunda regla, por otro lado, creó un espacio de eficacia que,

precisamente en razón de su origen (administrativo), era distinto y adicional a

66 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 395.50

aquel que se origina por el establecimiento de una acción de cancelación o

caducidad por falta de uso como acción autónoma.

Ha de concluirse de lo anterior entonces, que un sistema que

contemple esas dos reglas, tendrá un nivel de eficacia mayor a cualquier

sistema que solo contemple una de las dos.

Llegados a este punto, nos parece oportuno relevar que si a partir del

contenido de las reglas con que un sistema pretende regular el uso

obligatorio, pudiera inferirse qué noción de “uso obligatorio” está implícita en

esas reglas -que supuestamente son su reflejo-, tal ejercicio de abstracción,

aplicado a cada uno de los sistemas que hasta aquí hemos presentado,

tendría como resultado una noción de “uso obligatorio” diferente para cada

sistema.

Y si cada sistema revelaba una noción distinta sobre el “uso

obligatorio”, menos aún hubiera podido inferirse una noción de “uso

obligatorio” cuyos alcances permitieran aglutinar a todos esos sistemas

distintos bajo un solo parámetro conceptual.

Así, insistimos, la noción del “uso obligatorio” con la que se enfocaron

por separado y luego se aglutinaron todos esos sistemas, sin duda carecía

de un contenido lógico-analítico.

En cuanto al Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria se

refiere, su eficacia solo puede evaluarse de manera teórica, como veremos a

continuación.

En primer lugar ha de relevarse que puesto en relación a los

contenidos normativos básicos de los sistemas anteriormente expuestos, el

Proyecto se revela particularmente distinto.

51

El elemento de mayor contraste sin duda es la presencia de

prerrogativas públicas en los distintos escenarios en que el uso debe

probarse, empezando por la renovación, para seguir con la facultad pública

para exigir pruebas de uso en las oposiciones y además en las nulidades.

Pero por otro lado, carecía el Proyecto de la regla básica que el

profesor español había señalado reiteradamente como sustancial: en la

acción de caducidad como acción autónoma, el PRMC no hace recaer la

carga de la prueba en el titular, poniendo él mismo la única condición

suficiente para que, cuando menos en este escenario, el sistema resultase

ineficaz.

Pero más allá de esa incomprensible limitación, todas las demás

reglas del PRMC, no hacían sino incrementar cuantitativamente los

escenarios en que el uso debía probarse; y puestas en relación con las

reglas de los demás sistemas, sin duda habrían generado un mayor nivel de

eficacia, porque además de reunir todas las reglas que los demás sistemas

solo contemplaban de modo parcial, incorporaba escenarios que los otros

sistemas no tenían –como las pruebas de uso en la renovación y las

nulidades - y además autorizaba a la administración a generar los escenarios

que en los demás sistemas solo podían ser activados de manera exclusiva

por un interés privado, como en las oposiciones.

Pero esa consideración, correcta desde el punto de vista teórico,

jamás pudo ser probada: ese conjunto de reglas respecto de los escenarios

en que se debía probar el uso de la marca registrada que contemplo el

PRMC, nunca entró en vigencia.

52

El maestro Fernández-Novoa no adopta una perspectiva comparativa-

descriptiva entre las reglas del PRMC y los demás sistemas y solo nos

refiere que este conjunto normativo del PRMC es más severo.

Pero como esa severidad no se nos presenta como una calificación

negativa del sistema, consideramos que, en todo caso, una mayor severidad

en el conjunto normativo, cuando menos, reforzaba su eficacia, desde la

lógica expositiva del maestro.

Finalmente creemos advertir que el profesor tampoco se pronuncia

sobre si estos criterios añadidos en el PRMC eran una mera ampliación del

espectro de escenarios en que la falta de uso puede darse, o si eran en

cambio escenarios cuya necesidad era integrante del carácter imperativo que

exige la configuración de una obligación de uso, por parte de un sistema

legal, disyuntiva que implica una valoración de los fundamentos de la noción

del uso obligatorio de las marcas registradas.

No obstante lo anterior, este diseño normativo es considerado también

por el maestro como uno que impone el uso obligatorio de las marcas

registradas.

Y nosotros preguntamos: ¿qué noción de uso obligatorio está implícita

en este diseño normativo del PRMC?

Como corolario de nuestra exposición hasta aquí, debemos concluir

que el aglutinamiento de todos esos sistemas, como sistemas que –todos-

imponían el uso obligatorio de la marca registrada, homologaba diseños

normativos que guardaban entre sí verdaderas y profundas diferencias de

concepción que, por eso, implicaban muy diferentes resultados en cuanto a

su eficacia.

53

Homologar esos sistemas como sistemas que imponían el uso

obligatorio, entonces, diluía diferencias a tal punto sustanciales en la

estructura y contenido de sus reglas, que no permitió advertir hasta qué

punto su asimilación, acabaría generando una postergación o relegamiento

del análisis detenido de esas diferencias, con el que se hubiera podido

establecer el sentido y alcance de la noción del uso obligatorio de las marcas

registradas, que está contenido en las raíces del sistema de marcas, como

veremos en los capítulos IV y V.

Hasta donde hemos llegado en la presentación de estos distintos

sistemas legales, que tuvieron vigencia en su momento –con exclusión del

PRMC-, su diseño ha revelado la exigencia de ciertos contenidos básicos, sin

los cuales la eficacia del sistema será nula, mínima o limitada.

Sera nula la eficacia del sistema, si solo cuenta con la regla que

provee de una acción autónoma, pero no carga sobre el titular las pruebas de

uso; será mínima si el sistema se limita a contener solo la regla básica de

cargar la prueba del uso sobre el titular y será limitada, si solo cuenta con la

regla que otorga legitimidad administrativa para alegar la falta de uso como

defensa ante una oposición, pero no contempla la regla básica de cargar la

prueba del uso en una acción de cancelación como acción autónoma.

Y en todos los casos anteriores, el escenario en que el uso de la

marca registrada se somete a prueba, está asignado a la iniciativa privada.

Pero como hemos visto, el PRMC aportaba como contenido diferencial

respecto de los sistemas vigentes, la intervención pública, lo cual abre la

discusión sobre si la presencia de lo público contribuye o no a la eficacia del

sistema.

A este último aspecto, le daremos un primer acercamiento.

54

En su valoración crítica del sistema español sobre el uso obligatorio de la

marca registrada, el maestro Fernández-Novoa propone para su reforma

urgente, que esa nueva normativa contemple lo siguiente:

a) La comprobación ex officio del uso obligatorio de la marca, al

momento de su renovación.

b) La facultad de alegar la falta de uso en los procedimientos de

registro con oposición en base a una marca registrada.

c) La imposición de la carga de la prueba al titular, en las acciones de

caducidad como acción autónoma ante los tribunales. 67

Como puede advertirse, con esas propuestas el maestro implicaba

que un sistema legal, para ser considerado como uno que imponía

eficazmente el uso obligatorio de la marca registrada, debería haber tenido,

además de la disposición que carga la prueba de uso sobre el titular en una

acción autónoma y además de la disposición que admite la alegación de la

falta de uso en los procedimientos de registro con oposición, una disposición

que contemplara la comprobación de oficio del uso de la marca registrada, al

momento de la renovación.

Esta disposición normativa adicional que proponía el maestro, no sólo

es un contenido añadido, sino que aporta un mecanismo que se activa de

oficio, a diferencia de los otros dos mecanismos, que solo son activados por

voluntad privada, en todos los sistemas vigentes que se han presentado

hasta aquí.

Con ello, el maestro incorporaba al conjunto de condiciones que un

sistema requería para que se considere que impone el uso obligatorio de la

67 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 404-40555

marca registrada, la participación de la administración pública con iniciativa

propia en determinado momento.

Pero cabe señalar que la inclusión de este aspecto que añade el

profesor, no estuvo acompañada tampoco de un desarrollo conceptual de

sustento en la exposición que nos hizo en el capítulo 7 de su libro

“Fundamentos de Derecho de Marcas”.

Sin embargo, creemos que aquel sustento sí tuvo un espacio de

discusión anterior en su artículo de 1977, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, que da cuenta

de por qué lo añade en 1984. Veamos.

En ese artículo de 1977, el profesor analiza el sistema de los Estados

Unidos de Norteamérica, en el que ciertas normas “…implantan un sistema

de mecanismos que garantizan con relativa eficacia que en el Registro

figuren inscritas tan sólo las marcas efectivamente usadas.”68

Estos mecanismos son tres:

El primero consiste en la obligación que tienen los titulares de marcas

registradas, de presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas, después de

vencido el quinto año y hasta antes de la expiración del sexto, una

declaración jurada (affidavit) en la que se demuestre (showing) que la marca

se usa todavía69.

Se trata de una declaración que va mucho más allá de la mera

declaración (statement) e importa, por eso, el acompañamiento de las

pruebas de uso, aunque no se exige prueba para todos los productos que la

68 Fernández- Novoa, “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, ADI, paginas 206-208. La ley norteamericana, es conocida como la Lanhan Act de 1942.

69 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, paginas 206-20856

marca distingue. Esta declaración es objeto de evaluación administrativa que

admite o no el affidavit.

El segundo mecanismo consiste en la obligación de presentar otra

declaración ante la misma oficina, que la marca está siendo usada en el

comercio, al momento de solicitar su renovación, a los veinte años. En esta

segunda declaración deben señalarse (setting forth) los productos o servicios

en relación a los cuales la marca se está usando, tratándose esta vez de una

declaración a la que, en efecto, no se le exigen pruebas70.

El tercer mecanismo, como lo menciona el maestro, “ocupa un lugar

secundario”71 frente a los dos anteriores tratándose de marcas registradas72,

y es el caso de la cancelación de una marca en razón a su abandono

(abandonment), concepto que en el derecho norteamericano se vincula a la

falta de uso, como uno de sus requisitos73.

Concluye el maestro su referencia al sistema norteamericano,

considerando que “…ha de valorarse positivamente el predominio de la

intervención administrativa ex officio” de dicho sistema –sobre el sistema

alemán fundado en la iniciativa privada-, porque “…existe un innegable

interés general en lograr la más perfecta concordancia posible entre la

70 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, páginas 209-210. No obstante, el profesor español Manuel Areàn Lalìn, en su obra “El cambio de forma de la Marca. Contribución al estudio de la Marca derivada.”, Instituto de Derecho Industrial, Universidad Santiago de Compostela, España 1985, nota 85 en la página 79, refiere que con la reforma de 1962 de la Lanham Act, esta segunda declaración exige pruebas: debe adjuntarse un espécimen de la marca tal como se está usando, para cada producto o servicio. Así pues, la doctrina española no era uniforme en cuanto a su interpretación de la normativa norteamericana.

71 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 213.

72 El abandonment, en cambio, “…es el único mecanismo que contribuye a garantizar el uso efectivo de las marcas no registradas en el trafico económico.” Arean Lalin, Ob. Cit. Página 84.

73 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, páginas 210-212.57

realidad formal del Registro de marcas y la realidad viva de la utilización

efectiva de las marcas en el mercado.”74

Y entre los dos mecanismos sustanciales del sistema norteamericano,

opta el maestro por preferir el primero -de presentar el affidavit of use-, en

razón a la oportunidad de presentación –más temprana que la renovación- y

porque se trata de presentar pruebas de uso y no solo una declaración75.

En razón a esas consideraciones, concluía el maestro en 1977,

sugiriendo que una nueva ley española de marcas, incluyera el mecanismo

de obligar a la presentación de una declaración jurada al momento de la

renovación, en la que se acompañen pruebas de uso de la marca

registrada76.

Por esas consideraciones de 1977, creemos, el maestro Fernández-

Novoa incluyó en sus “Fundamentos de derecho de Marcas”, en 1984 aquel

mecanismo de oficio como parte del nuevo sistema español.

Pero esta introducción de lo público en la cuestión de la imposición del

uso obligatorio de la marca registrada, desde la perspectiva que proponemos

en este trabajo, toca un fundamento importante en cualquier discusión sobre

la naturaleza y contenido de tal obligación. Por eso, aunque sólo de modo

preliminar, nos detendremos en este tema.

Para ese propósito, hemos de reproducir las aseveraciones que el

profesor Fernández-Novoa, atribuye al tratadista alemán Schriker:

74 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 213-214.

75 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 214.

76 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 217.58

“Schriker censura, además, el vigente sistema alemán77 por

encomendar tan solo a la iniciativa privada el hacer valer la falta de uso de la

marca registrada. Este autor afirma que el objetivo que debe perseguirse al

regular el uso obligatorio de la marca es que funcione el Sistema de Marcas;

y añade que los particulares no pueden alcanzar por sí solos este objetivo: la

capacidad funcional del Sistema de Marcas concierne al interés general , por

lo cual está justificado un procedimiento de oficio.”78

Con esta concepción del Sistema de Marcas, Schriker plantea una

cuestión de fondo al relevar, particularmente, el hecho que todos los

escenarios en los que la falta de uso de una marca registrada se hace

presente en el sistema alemán, se producen únicamente cuando la voluntad

privada activa el mecanismo, siendo que esa voluntad es de por sí

insuficiente para alcanzar un objetivo que concierne al interés general, cual

es, la capacidad funcional del Sistema de Marcas, según ese autor.

Pero nos refiere el profesor Fernández-Novoa que esa postura, para

aquella época y en la misma Alemania, no era compartida por otro sector de

la doctrina alemana.

Así, nos indica que el autor alemán Kraft, consideraba que “…en el

Derecho de Marcas están en juego intereses privados cuya defensa debe

encomendarse a la iniciativa privada: en el Derecho de Marcas el interés

público debe reconocerse tan solo de manera excepcional.” 79

Como ha de advertirse, entre las posturas de los dos autores

alemanes no hay discrepancia entre ellos respecto de si el interés público

está presente o no en el Derecho de Marcas, pues ambos admiten que el

interés público está ahí.

77 Se refería al sistema de 1967.

78 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Página 392

79 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 33 en la página 39259

En lo que se distancian, es en el nivel de esa presencia: es de

carácter excepcional y menor al interés privado, para Kraft, y es

consustancial y superior al interés privado en el Sistema de Marcas, para

Schriker.

Y es justamente por esa perspectiva diferente que Shriker plantea la

necesidad de un procedimiento de oficio, faltante en la legislación alemana

de 1,967, mientras que Kraft, por su posición distinta, saluda que esta

legislación nueva de 1,967 no contenga ya el procedimiento de oficio por el

cual se solicitaban pruebas de uso al momento de la renovación del registro

de marcas.80

Estas posturas distintas nos sirven, de momento, para revelar que

según fuera la posición que se adopte respecto del nivel de presencia del

interés público en el Derecho de Marcas y su fundamento, en congruencia

con esa postura, se establecerán en un sentido o en otro, los alcances de

ciertas disposiciones normativas que pretendan imponer el uso obligatorio de

la marca registrada.

El profesor Fernández-Novoa, sin embargo, no tercia en esta

confrontación de posiciones de manera explícita, aunque al sugerir que el

nuevo modelo español debiera incorporar la exigencia de pruebas de uso en

la renovación, se adhiere parcialmente a la propuesta de Shriker, en cuanto a

la necesidad de la existencia de un procedimiento de oficio al menos, que en

su criterio sería este último.

Decimos que se trata de una parcial adhesión a la postura de Schriker,

porque más allá de proponer un procedimiento particular de oficio –como la

exigencia de pruebas en la renovación-, Schriker cuestiona categóricamente

la regla básica general del sistema alemán: que los mecanismos legales para

80 Según se refiere, la legislación alemana anterior a la ley de 1967, disponía ese procedimiento. 60

evaluar el uso de las marcas registradas–cualesquiera fueran-, hayan sido

asignados en exclusiva a la voluntad privada, a la que considera

imposibilitada de alcanzar el objetivo funcional del Sistema de Marcas.

Ese último aspecto no es discutido por el profesor Fernández-Novoa,

pese a que las reglas del PRMC que él mismo nos presenta –y que atribuían

a la administración facultades de intervención en varios escenarios-

brindaban la ocasión para hacerlo.

La facultad de la administración para exigir pruebas de uso en la

renovación, entonces, incorpora otro espacio, distinto a los anteriores, en el

que la prueba del uso debe presentarse, y está unido al ejercicio de una

prerrogativa pública.

Así, este espacio adicional, amplía el espectro de escenarios en que

deba probarse el uso y por eso, debe incrementar la eficiencia de cualquier

sistema que pretenda imponer el uso obligatorio, por ese solo hecho –de

añadir un espacio adicional en el que deba probarse el uso-, más que por el

hecho que se trate de una prerrogativa pública.

Tratándose de la prerrogativa pública para requerir pruebas de uso

dentro de los mismos escenarios en que ya la iniciativa privada cuenta con

prerrogativas para eso –como la nulidad y la oposición-, en cambio, sí puede

considerarse que está en el carácter público de esas prerrogativas, la

potencialidad de incrementar el nivel de eficacia de un sistema, pues amplia

la dimensión del espacio en el que ya la iniciativa privada, de por sí, creaba

los escenarios para la prueba del uso.

Hasta aquí, en un repaso analítico de los sistemas que evalúa el

maestro, se puede constatar que la noción “uso obligatorio de la marca

61

registrada”, no fue una idea de contenido explicito desarrollado a priori, en

base a la cual se aglutinaron después los sistemas legales marcarios.

Más bien se nos presentan cada uno de estos sistemas, como una

forma individualizada de disponer la obligación del uso en diferentes

espacios o contextos que, por eso, determinaron distintos niveles de eficacia.

Pero a partir de esa situación y tomando en cuenta que a todos los

sistemas, por una u otra razón, se les reconocía una suerte de potencialidad

para imponer el uso obligatorio, nos parece una inferencia con fundamento

que la acumulación de los espacios o contextos, que por separado regulaban

dichos sistemas, configuraba una suerte de sistema ideal, que por la

amplitud de sus contextos regulados, se erigía como un modelo de sistema

que pudiera imponer el uso obligatorio de las marcas registradas, desde la

lógica en que nos fueron presentados.

Es en ese sentido, incluso, que el propio maestro español fija las

reglas que debiera contemplar la futura ley española de marcas,

incorporando tres reglas básicas, aunque en ese diseño no incluyera todos

los demás mecanismos que los distintos diseños contemplaban.

En atención a esas consideraciones, entonces, creemos válido fijar

una suerte de prototipo de sistema marcario, con capacidad para imponer el

uso obligatorio, reuniendo todos los mecanismos que por separado nos

fueron presentados.

Ese prototipo, queremos enfatizarlo, se ajusta y limita a las reglas

básicas que el maestro Fernández-Novoa, de manera explícita o implícita,

consideró valiosas: de allí sale su conformación y a esas reglas se limita.

62

El propósito de este diseño -provisional e incompleto, desde la

perspectiva que se adopta en este trabajo-, es doble.

Por un lado, contraponerlo con cada uno de los sistemas nacionales

que se han analizado, para determinar en qué medida estos sistemas

diferían entre sí y cómo, en consecuencia, no se justificaba aglutinarlos como

sistemas que imponían el uso obligatorio de la marca registrada.

Y por otro lado, el prototipo pretende fijar en el tiempo este modelo

ideal de reglas básicas, para contrastar esa visión ideal, más adelante, con

la realidad normativa que se acabaría estableciendo en Europa, luego de los

esfuerzos por armonizar la regulación europea.

3.2.- El prototipo de sistema legal que impone el uso obligatorio de la marca.

3.2.1.- Los alcances básicos del prototipo. Desde la lógica analítica que nos proponía el profesor en sus

trabajos hasta 1984, entonces, el conjunto de normas que configurarían

el prototipo de sistema que podría eficazmente imponer el uso obligatorio

de las marcas registradas, debería contener las siguientes reglas

básicas81:

a) Debe proveer de una acción autónoma, que pueda plantear cualquier

interesado, y que persiga que en el procedimiento se acredite el uso

de una marca registrada, con la consecuencia que si tal uso no es

probado, se pierda el registro para su titular.

81 Téngase presente el concepto de norma básica que estamos utilizando en este trabajo y que hemos definido en la introducción general a esta investigación. Adicionalmente, hemos de agregar que se ha prescindido de denominar las acciones a que se hace referencia – como nulidad, cancelación o caducidad-, porque, como ya hemos expuesto, esa denominación varía en los distintos sistemas.

63

b) La carga de la prueba del uso de la marca debe recaer en el titular del

registro, en el caso anterior.

c) Debe proveer la posibilidad que en un procedimiento administrativo de

registro con oposición, el solicitante pueda alegar como defensa la

falta de uso de la marca opositora, cargando sobre el titular la prueba

de uso, de modo que el uso de la marca sea una condición que

determine la estimación o no de la oposición.

d) Debe legitimar a la administración para requerir pruebas de uso de la

marca, en el caso anterior.

e) Debe establecer la posibilidad que en un procedimiento sobre nulidad

de registro, fundado en una marca previamente registrada, el titular

cuestionado pueda oponer como defensa que el accionante pruebe el

uso de la marca en base a al cual solicita la nulidad, cargándole la

prueba del uso, con la consecuencia que, si tal uso no es probado, se

desestime la acción de nulidad.

f) Debe legitimar a la administración para requerir pruebas de uso de la

marca, en el caso anterior.

g) Debe establecer que la administración, sin perjuicio de las atribuciones

anteriormente señaladas, pueda requerir algún tipo de pruebas de

uso, como condición para conceder la renovación del registro.

Con esas reglas, juntas en un solo diseño normativo, un sistema legal

puede ser considerado como que impone eficazmente el uso obligatorio de

las marcas registradas, desde la lógica con que nos fueron presentados los

sistemas que hemos analizado.

64

Pero cabe puntualizar, sin embargo, que aun considerando

acumulativamente esas reglas, ellas no son ni constituyen la noción “uso

obligatorio de las marcas registradas”. Esa noción y sus reglas, son dos

cosas distintas.

Las consideramos distintas, en primer lugar, porque postulamos que

es y debe ser perfectamente posible que antes de fijar el contenido de las

reglas con que se pretenda imponer un uso obligatorio, pueda y deba

establecerse el contenido sustantivo de la noción “uso obligatorio”, que a su

vez estará determinado por ciertos fundamentos que darán cuenta de su

acepción.

Las reglas y sus contenidos, entonces, estarán determinadas y

obedecerán a una cierta acepción sobre el uso obligatorio, que deriva de

ciertos fundamentos. Por eso, decimos, se trata de dos cosas distintas.

De allí ha de seguirse, en segundo lugar, que solo cuando se tienen

de modo explícito la noción del uso obligatorio, por un lado, y el contenido de

las reglas, por otro, será posible emitir un juicio respecto de si y en qué

medida, el contenido de esas reglas se ajusta a la noción del uso obligatorio

de la que supuestamente deben ser reflejo. Por eso, también, consideramos

a la noción del uso obligatorio y sus reglas, dos cosas distintas.

Como resulta evidente, la exposición que hemos seguido no nos

entrega una definición explicita y univoca sobre la noción “uso obligatorio”,

sino al revés: la noción del uso obligatorio –cualesquiera hubiera sido la

acepción implícita que se hubiera tenido- no hace sino diluirse y oscurecerse

más, a partir del hecho que esa noción –no explícita en su contenido-, sirvió

para calificar individualmente a cada sistema distinto y además, con ella se

aglutinaron sistemas tan disimiles en cuanto a sus reglas.

65

En esta investigación, postulamos un contenido de la noción uso

obligatorio de la marca registrada y exponemos los que creemos sus

fundamentos. Eso, se hará en el capítulo V.

Aquí, nos limitamos a configurar de modo deductivo un prototipo de

reglas, configurado con la agregación de las reglas que separadamente nos

fue señalando el maestro español, con el propósito de proveernos de un

instrumento analítico, que nos ayude a revelar con la mayor nitidez posible,

cómo y porqué fueron indebidamente aglutinados distintos sistemas

marcarios, bajo una noción que, solo por indefinida, posibilito ese proceso.

3.2.2.- El prototipo y su contraste con los diversos sistemas.A fin de hacer más sencilla la comprensión del análisis comparativo que

hacemos a continuación, entre las reglas del prototipo y las de los sistemas

estudiados, hemos diseñado el cuadro N°1 que condensa esas reglas y las

resume.

Ese cuadro es el siguiente:

66

Hemos de precisar sobre la estructura de este cuadro, que contiene una

valoración cuantitativa de los sistemas expresada en un número.

El propósito de atribuir un valor numérico a cada sistema, es relevar con

mayor nitidez cuánto se diferencian entre sí los sistemas y cuánto se distancian

respecto del prototipo.

Para ese fin, con excepción de la regla A -que provee la acción de

cancelación como acción autónoma y a la que asignamos el valor “0”-, hemos

atribuido el valor 1 a cada regla, de modo que cada sistema tendrá un valor

67

numérico total al que se llega sumando los valores parciales por cada regla que

contemple ese sistema.

Hemos considerado como valor de la regla “A” el valor “0”, porque como

se ha hecho evidente en el análisis que hemos hecho, esa regla sola, sin el

complemento de la regla “B” –que carga la prueba del uso sobre el titular en la

acción autónoma-, había determinado que cuando un sistema contuviera

solamente esa regla “A”, tal sistema sería un sistema ineficaz, por eso, la sola

presencia de la regla A, debe ser igual a cero.

Por otro lado, como ha de inferirse, si el prototipo contiene 7 reglas –de

las cuales la primera siempre será igual a “0”-, un sistema tendrá un valor entre

0 y 6, según fuera la cantidad de reglas que acumula.

El valor 1 que estamos asignando a cada regla, es sin duda arbitrario e

implica dos cuestiones básicas: (i) que la presencia de cada regla- a pesar de

tratarse de reglas distintas que crean espacios diferentes en los que deba

probarse el uso-, generará el mismo efecto en el sistema que cualquier otra

regla; y por lo tanto, (ii), el valor 1 no contiene ni refleja el eventual efecto

particular que correspondería a esa regla, en atención a sus características

específicas.

Y ello es así, porque a este momento de la exposición, carecemos de

cualquier elemento de juicio cuantitativo o cualitativo que nos autorice a

atribuirle un valor distinto a 1, a cada regla, de manera que refleje una

valoración ponderada que se derive de los efectos de la presencia o falta de

dicha regla en un sistema.

Ese valor ponderado para cada regla en función de su contenido y de la

dimensión del espacio que regula, recién lo presentaremos en el capítulo IV.

68

No obstante lo anterior, nos ha parecido necesario consignar el valor

“0,5” a la regla “B” en el caso de BENELUX, porque, como ya lo afirmamos en

la exposición, para el caso de este sistema la regla no dispone la carga de la

prueba sobre el titular, pero tampoco la impide, dejando al arbitrio del juzgador

esa determinación; y ello implica a nuestro juicio que no puede ser igual a 1,

como tampoco igual a “0”.

Finalmente, a cada sistema se le termina de asignar un valor numérico

total, resultado de la suma de los valores de cada regla que contiene, de suerte

que en cuanto mayor fuera ese valor total, mayor será lo que podríamos llamar

su intensidad.

3.2.2.1.- El sistema español y el prototipo de sistema.Como puede advertirse de un contraste entre los alcances de la

solitaria disposición del sistema español (Regla A), con los alcances del

prototipo de sistema que hemos configurado, no hay posibilidad lógico-

analítica de considerar a este sistema como uno que se ajuste, siquiera

remotamente, al perfil básico de un sistema que imponga el uso

obligatorio de la marca registrada.

El sistema español sólo cumple con un primer requisito –disponer

una acción autónoma- por lo que le corresponde el valor “0” sobre 6.

3.2.2.2.- El sistema francés y el prototipo de sistema.El sistema francés contempla dos reglas, la A y la B.

El valor de este sistema es 1 sobre 6.

3.2.2.3.- El sistema de la Ley Uniforme de BENELUX y el prototipo de sistema.

Este sistema incorpora la regla A, que equivale a “0”.

69

No creemos que deba considerarse que incluye la regla B, porque

el sistema BENELUX no dispone llanamente que la prueba recaiga sobre

el titular sino que más tenuemente, establece que será el juez quien

determine dicha carga equitativamente, razón por la que le asignamos el

valor “0,5”.

El valor total del sistema es 0,5 sobre 6.

3.2.2.4.- El sistema alemán y el prototipo de sistema.Este sistema incluye las reglas A y C, pues contempla que en el

procedimiento administrativo de registro con oposición se pueda alegar la

falta de uso y dispone además que la carga corresponda al titular, al

margen de que no se exija una prueba plena, detalle que no está

considerado como un criterio en nuestro prototipo.

El valor total del sistema alemán es 1 sobre 6.

3.2.2.5.- El sistema del Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria y el prototipo de sistema.

Como puede advertirse, este sistema es el único que contempla a

casi todos los criterios del prototipo, pues solo le falta la regla que

imponga la carga de la prueba sobre el titular en la acción autónoma.

El valor total del sistema es 5 sobre 6.

No obstante, es el único sistema que no estaba vigente y más aún,

nunca llegó a establecerse, como expondremos más adelante en este

capítulo.

3.2.2.6.- Evaluación de los contrastes.

70

Como puede advertirse, ninguno de los sistemas vigentes

superaba el valor 1 sobre 6. El sistema español tenía un valor “0” y

BENELUX, “0,5”.

Además, hemos de relevar que aun cuando varios sistemas tienen

el valor 1, este valor reposa en una regla distinta para cada sistema.

Solo el PRMC se acercaba al diseño del prototipo con un valor de

5 sobre 6, pero este sistema nunca se implementó.

De allí ha de seguirse que ninguno de los sistemas vigentes

reunía suficientes reglas como para considerarlo un sistema que imponía

eficazmente el uso obligatorio.

En conclusión, si el conjunto de características del prototipo de

sistema que hemos inferido de la obra del maestro Fernández-Novoa,

eran reglas necesarias para asegurar la eficacia de un sistema legal que

pretendiera imponer el uso obligatorio de las marcas registradas,

entonces, debieron considerarse sistemas que lo imponían, solamente

aquellos que reunieran todas esas características; y siendo que ninguno

de los sistemas estudiados reunía esa reglas o siquiera varias de ellas,

entonces, ninguno de ellos debió ser considerado como un sistema que

imponía el uso obligatorio.

No obstante, como se ha evidenciado, todos los sistemas fueron

considerados sistemas que imponían el uso obligatorio de las marcas

registradas, pese no solo a sus sustanciales diferencias normativas, sino

además, pese a sus evidentes y distintos niveles de ineficacia,

consecuencia de sus contenidos normativos.

3.3- Segundo período: Sistemas legales bajo la normativa Comunitaria.

71

Definido el modelo ideal de sistema que pretenda imponer el uso obligatorio

de la marca registrada, según la visión que hemos reseñado, importa observar y

establecer los contenidos normativos europeos que fueron dándose a partir de la

armonización de las legislaciones, hasta llegar a su ultima cristalización, para poder

comparar las reglas y sus contenidos, de manera que pueda advertirse qué cambios

acabaron plasmándose en la legislación europea actual, respecto del uso obligatorio

de las marcas registradas.

De esa comparación podrán revelarse aspectos sustanciales que nos interesa

resaltar para los propósitos de este trabajo.

3.3.1.- El sistema de la Directiva Nº89/104/CEE.El 21 de diciembre de 1988 la Comunidad Económica Europea, a través de su

Consejo, emitió la Directiva Nº 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta Directiva, para su expedición, declaraba tomar en cuenta que:

a) “…las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados

miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre

circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las

condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario,

con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior,

aproximar las legislaciones de los Estados miembros;”

b) “…no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente

limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor

incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior;”

72

c) “…los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer

las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la

nulidad de las marcas adquiridas por el registro;”

d) “…con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la

Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso

exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de

caducidad; que es necesario prever que la nulidad de una marca no puede ser

pronunciada en base a la existencia de una marca anterior no utilizada, dejando

a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al registro de

una marca o de prever que una marca no pueda ser válidamente invocada en

un procedimiento de violación de marca si quedase establecido a consecuencia

de una excepción que podría declararse la caducidad de la marca; que en todos

estos casos corresponde a los Estados miembros establecer las normas de

procedimiento;”82

Como fluye de esas consideraciones, la normativa propuesta con la Directiva

contendría reglas obligatorias para los Estados miembros, en aquellos aspectos que

se consideraron de mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y

reglas respecto de las cuales los Estados Miembros podían o no apartarse.

Adicionalmente, la Directiva relegaba a los Estados miembros regular a discreción

las cuestiones de procedimiento.

Con respecto al uso obligatorio de la marca registrada, la Directiva contemplo las

siguientes reglas:

a) En el artículo 10 apartado 1, con carácter obligatorio y a modo de regla general,

que si en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya

concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un

82 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML73

uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los

productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido

suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará

sometida a las sanciones previstas en la Directiva salvo que existan causas

que justifiquen la falta de uso.

b) En el artículo 11, apartado 1, también con carácter obligatorio, que una de

aquellas sanciones por la falta de uso consistiría en no poder obtenerse la

nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior que se le

oponga, si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo

10.

c) En el artículo 12, apartado 1, y también con carácter obligatorio, que otra

sanción por la falta de uso sería la caducidad de la marca si, dentro de un

periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado

miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para

los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.

En el mismo artículo 11, apartados 2 y 3, pero ya con carácter facultativo para los

Estados Miembros, se dispone como sanciones a la falta de uso, respectivamente, (i)

que no se podrá oponer exitosamente a una solicitud de registro una marca anterior,

si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo 10; y que (ii)

en un procedimiento de violación de marca, en el que se pudiera reconvenir con una

demanda por caducidad, no será estimada la demanda de violación de marca, si su

caducidad puede ser declarada por no haberse cumplido con lo dispuesto en el

apartado 1 del artículo 12.

Como se puede advertir de las disposiciones de la Directiva en relación al uso

obligatorio de la marca registrada, esta norma estructura una sistemática distinta a la

de las legislaciones que se han venido analizando en los sistemas legales

expuestos.

74

Por un lado, establece una norma general por la que se dispone que su falta de uso

generara sanciones, lo cual no existía en ninguno de los ordenamientos que hemos

visto anteriormente; y por otro lado, las sanciones a las que estarán sometidas las

marcas no usadas, están caracterizadas de modo taxativo.

Considerando el carácter imperativo de sus disposiciones, en la Directiva se

establecen dos sanciones que de todas maneras deberán contemplar las normas

nacionales, a saber, la caducidad de la marca por falta de uso a través de una acción

autónoma y la insuficiencia de la marca registrada no usada, para lograr la nulidad de

otra marca.

Como la Directiva declara expresamente, las cuestiones de procedimiento serán

dispuestas por las normativas nacionales; y en tal sentido, el tema de la carga de la

prueba en los dos casos anteriores no está fijado por la Directiva.

Ha de llamarse la atención entonces sobre este aspecto porque, como se recordara,

ya desde el análisis de los distintos sistemas que disponían normas para el caso de

pérdida de un registro por falta de uso, la cuestión que quien soporte la carga de la

prueba sea el titular, se había revelado como una condición fundamental para

asegurar la eficacia mínima de una normativa que propendiera al uso obligatorio.

Así entonces, ha de tenerse en cuenta que aun cumpliendo los sistemas nacionales

con las dos disposiciones obligatorias que contemplaba la Directiva, esas normas

solo podrían alcanzar eficacia normativa si efectivamente hubieran contemplado,

adicionalmente, la disposición procesal de cargar la prueba de uso sobre los

titulares, en los escenarios previstos.

También debe relevarse en cuanto a las normas de la Directiva, que en tanto el nivel

de armonización entre las legislaciones europeas que pretendía no era total, sino que

estaba circunscrito a “las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia

75

sobre el funcionamiento del mercado interior”, como declaraba la propia Directiva,

era de esperar que los contenidos de sus reglas sustantivas fueron limitados y allí

está la explicación de porqué finalmente los alcances del sistema de uso obligatorio

de la marca registrada que configura la Directiva, disten tanto del prototipo de

sistema que configuramos anteriormente83.

En efecto, de los siete alcances con los que configuramos el prototipo básico, la

Directiva solo contiene de modo imperativo la sanción de caducidad por falta de uso,

como acción autónoma y el caso de la nulidad.

La alegación de la falta de uso para el caso de una oposición, es una sanción

facultativa, como lo es en el caso de una infracción.

Sin embargo, hay que puntualizar que la posibilidad de alegar la falta de uso en un

procedimiento de infracción, no estaba contemplado en el prototipo y constituye un

alcance distinto y adicional, aunque la Directiva lo consigne a modo de

recomendación para los Estados Miembros.

Y siendo que esa regla agrega un espacio o contexto distinto en el que deba

probarse el uso, no dudamos en que debe ser agregado a los alcances del prototipo.

Por esa razón, en adelante el prototipo incluye esta regla.

Por sus limitados alcances, la Directiva entonces no puede ser considerada como

una norma que diseña un modelo de sistema legal que imponga el uso obligatorio de

la marca registrada. Tal no era su propósito. Y aunque sí propendía a homogeneizar

las legislaciones nacionales europeas, incluyendo la normativa sobre perdida de

registro por falta de uso, ese acercamiento legislativo se vio circunscrito a pocos

aspectos sobre la problemática de la pérdida del registro por falta de uso.

83 Infra 3.2.1 76

Finalmente, la Directiva no contempló la obligación de presentar pruebas de uso

para la renovación, como mecanismo activado de oficio.

Pese a sus limitaciones, la Directiva marca un rumbo legislativo que las legislaciones

europeas acabaran adoptando y por eso hemos considerado útil e ilustrativo

incorporarla en nuestro estudio.

3.3.2.- El sistema de la ley española de 1988.La ley española de 198884, significo un importante avance respecto del

Estatuto de Propiedad Industrial de 1929.

El cambio más importante, porque de él dependía la eficacia del sistema

como se recordará, fue la inversión de la carga de la prueba y en efecto, el

artículo 53, en el inciso a), estableció de modo expreso que correspondía al

titular probar el uso de la marca registrada.

En armonía con la Directiva, la ley establecía una regla general que

vinculaba la falta de uso con ciertas sanciones (Art. 4).

Contra el mandato de la Directiva, sin embargo, no contemplaba la

sanción por falta de uso para el caso que se demandara la nulidad de un

registro de marca, en base a una marca no usada, ni tampoco recogió -aunque

era libre para no hacerlo, estando a su carácter optativo-, las sanciones

contempladas en la Directiva para los casos de oposición e infracción, en base

a una marca registrada no usada.

Las sanciones expresamente previstas por el no uso de la marca en esta

ley fueron: (i) la no renovación de las marcas no usadas (artículo 7), que no

84 Ley 32/1988 de 10 de noviembre.77

estaba en la Directiva, y la caducidad por falta de uso como acción autónoma

(artículo 53, inciso a).

Se criticó de esta ley la inoportunidad de su promulgación85, apenas un

mes antes que saliera la Directiva, pues esta circunstancia fue vista como una

innecesaria precipitación, que acabó finalmente obligando a promulgar otra

nueva ley de marcas en 2001, como se verá más adelante, para cumplir con los

mandatos de la Directiva.

También se criticó la falta de cumplimiento con la disposición obligatoria

de la Directiva sobre la sanción por el no uso, para el caso de solicitar la nulidad

de un registro en base a la marca no usada.

Pero además la crítica contuvo un alcance que no estamos

considerando en este trabajo y que aquí solamente mencionaremos.

Este aspecto sustantivo adicional es el que responde a sobre qué debe

probarse el uso de la marca, para que se la considere efectivamente usada.

Como una aproximación general a este tema, debemos referir que la

Directiva establecía que el uso que debía acreditarse era de los productos o

servicios para los que la marca hubiera sido concedida86, implicándose con ello

dos cuestiones: (i) que de no probarse el uso para esos productos o servicios,

se perdería el registro y que (ii) en caso se probara el uso para solamente

algunos de los productos o servicios, el registro se perdería de modo parcial

85 Palau, Ob. Cit. Página 78

86 El artículo 10, apartado 1 de la Directiva, consigna que la marca registrada será objeto de sanciones si no se prueba el uso para los productos o servicios para los cuales esté registrada; y el apartado 4 de su artículo 11, establece que si la marca se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicación de los apartados anteriores se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

78

para los productos o servicios que siendo incluidos en el registro, su uso no

hubiera sido probado.

Pero ello implicaba también que las pruebas de uso para productos o

servicios diferentes de los que se hubieran contemplado en la concesión del

registro, de ninguna manera podrían dar fundamento para mantenerlo.

Con ese conjunto de criterios se pretende establecer un nivel de

exigencia impuesta sobre el titular de un registro, de modo tal que

efectivamente el titular se vea compelido a usar la marca para los productos o

servicios para los que la solicito, constituyéndose en una rigurosa forma de

exigir el uso.

No obstante lo anterior, hay que señalar que los sistemas legales que

pretenden imponer el uso obligatorio de las marcas registradas, más allá de las

reglas básicas que hemos señalado en nuestro prototipo, encuentran en el tema

de sobre qué productos o servicios se exigirán las pruebas de uso, un espacio

en el que también pueden darse distintos niveles de gradualidad permisiva o

restrictiva que, según fuera el caso, repercuten en su carácter imperativo sobre

el uso obligatorio, determinando finalmente con qué grado se impone la

obligación de usar las marcas registradas.

Pero, esta regla es aplicable sólo después que se ha activado un espacio

en el que el uso debe ser probado, tratándose entonces de una regla derivada y

por eso, no la incluimos en el prototipo.

La Directiva, entonces, limitaba las pruebas de uso a los productos o

servicios para los que la marca hubiera sido concedida, implicando que

cualquier prueba de uso sobre otro tipo de productos o servicios distintos, fuera

insuficiente para mantener el registro.

79

Sin embargo, la ley española de 1988 se apartó sensiblemente de esa

frontera.

En efecto, en su artículo 4, inciso 4, la ley de 1988 consigno la siguiente

regla:

“El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para

acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del

nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o

servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un

tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto

del origen de unos y otros.”

Al respecto, el profesor Fernández-Novoa ha sostenido que “…el

apartado 4 del artículo 4 enuncia un criterio extraordinariamente permisivo que

rebasa con gran amplitud el modelo trazado por el apartado 4 del artículo 11 de

la Directiva.”87

3.3.3.- El Reglamento Nº 40/1994 de la Marca ComunitariaEste reglamento88 contiene una norma general de uso en su artículo 15,

que reproduce el texto de la Directiva, consignando que la marca no usada en

un periodo de 5 años, estará sujeta a sanciones taxativas89.

87 Fernández Tratado de Derecho de Marcas, pagina 486,

88 El texto del Reglamento Nº 40/1994 que se ha usado para este trabajo, está en : http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126863

Cabe señalar que este reglamento ha sido varias veces modificado con posterioridad, lo cual determinó que en 2003 se publicara el Reglamento CE 207/2003 y en 2009, se publicara el Reglamento N° 207/2009, que significaron una recodificación del Reglamento de la Marca Comunitaria. Sin embargo, en cuanto a las materias objeto de esta investigación que ya hemos referido, no contemplan ninguna modificación sustancial y los alcances de la normativa han permanecido invariables.

89 “Artículo 15.80

En el procedimiento de registro de la Marca Comunitaria, se admiten

oposiciones y se establece que el opositor deberá presentar pruebas de uso, si

el solicitante de la marca así lo pidiera90.

La caducidad de la Marca Comunitaria por falta de uso dentro de un

período de 5 años91, puede solicitarse ante la Oficina92, como acción autónoma,

o ante los Tribunales de Marcas Comunitarias93 como reconvención en una

demanda por infracción.

Uso de la marca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.”

90 “Artículo 43

Examen de la oposición

…

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición,…”

91 “Artículo 50

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada,…”

92 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), es un órgano de la Comunidad con autonomía, que tiene sobre las marcas todas las competencias que el Reglamento le asigna –artículos 111 al 139-, entre las cuales está la de procesar las caducidades por falta de uso.

93 Estos Tribunales son Tribunales nacionales a los que el reglamento otorga competencia para resolver acciones por violación a marcas comunitarias. En tal sentido, el artículo 92 dice:

“Artículo 9281

Ha de advertirse sin embargo, que el reglamento no contempla norma

expresa en la que se invierta la carga de la prueba, para ninguno de los dos

casos de caducidad por falta de uso anteriores94, como sí la contempla para

otro escenario; y esta circunstancia, como ya lo hemos sostenido antes, ha

significado que no se presenten acciones autónomas ante los órganos

jurisdiccionales.

En tal sentido, las acciones por caducidad como acción autónoma, en

razón a la falta de uso, no parecen haberse presentado ante la Oficina, o deben

haberlo sido en una cantidad insustancial, como lo evidencian la publicación de

las estadísticas de la Oficina (OAMI), por el periodo 1996-2013, que no

consignan una sola acción de caducidad por falta de uso95, información que

Competencia en materia de violación y de validez

Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca comunitaria;…”

94 Al respecto, cabe añadir que cuando se presenta una reconvención por caducidad, el apartado 7 del artículo 96, dispone lo siguiente:

“Artículo 96

Demanda de reconvención

…

7. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención.”

Este texto, como se advierte, si bien faculta al juez nacional a suspender el procedimiento invitando al demandado a presentar la acción de caducidad ante la Oficina, esto no hace sino remitir a la normativa de la Oficina para el proceso de caducidad y por tanto, tampoco modifica ni contempla un cambio respecto de la carga de la prueba.

95 Estas estadísticas solo refieren oposiciones, nulidades y renuncias, no hay datos sobre caducidad. Al respecto puede revisarse la siguiente dirección electrónica: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009- statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf

82

corrobora el Dr. Alberto Casado Cerviño, su Vicepresidente por muchos años,

en sus informes anuales a partir de 199896.

El otro escenario al que nos referíamos, en el que también se exigen

pruebas de uso, es el de las nulidades, para las que el Reglamento sí consigna,

de modo expreso, que el titular anterior debe presentar pruebas de uso si así

fuera requerido por el titular cuestionado97.

Finalmente, cabe señalar que este reglamento no condiciona la

renovación de la Marca Comunitaria a la presentación de pruebas de uso.

El sistema de la Marca Comunitaria, finalmente, prescinde totalmente de

cualquier intervención de oficio, tanto desde la perspectiva de poder ampliar los

escenarios en los que el uso de la marca deba probarse, como para requerir

pruebas de uso en la renovación, como lo contemplaba el PRMC.

3.3.4.- La ley alemana de 1995.-A fin de facilitar nuestra exposición sobre la normativa que contiene la ley

de marcas que entró en vigencia el 1 de enero de 1995 en Alemania,

seguiremos una estructura secuencial similar a la que utilizamos al referirnos a

la ley alemana de 1967, para evidenciar las diferencias.

96 Casado Cerviño, Alberto, La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en 1998. En Actas de Derecho Industrial Y Derechos de Autor. Tomo XIX, 1998, Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A. Madrid 1998, pagina 1,180. A partir de allí y cada año hasta 2006, el Dr. Casado reportó en la parte sobre el área de Anulación de la OAMI que veía también las acciones de revocación, equivalentes a la cancelación por falta de uso, que no se presentaron este tipo de acciones ante la OAMI.

97 “Artículo 56

Examen de la solicitud

…

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de nulidad,…”

83

En primer lugar, esta norma incorpora una regla general en cuanto a la

obligación de uso en la Sección 26, apartado 198 -que no existía en la ley de

1967-estableciendo que en la medida que cualquier reclamación fundamentada

en una marca registrada o el mantenimiento del registro, dependen del uso de

la marca, el propietario debe haber puesto la marca en uso efectivo en el país

en relación con los productos y servicios para los cuales esté registrada, salvo

que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Esta ley también contempla varios escenarios en los que la falta de uso

se hace presente.

El primero es en los procedimientos de oposición, que a diferencia de la

normativa de 1967, solo es posible contra un registro de marca concedido, pues

el trámite de las solicitudes de registro culmina en esta nueva ley con su

concesión, después de haberse analizado exclusivamente si la solicitud no

contraviene prohibiciones absolutas; y la concesión del registro es publicada

para que en un periodo de tres meses pueda plantearse una oposición, que se

tramita administrativamente. Así, la oposición se plantea no ya contra una

solicitud en trámite, sino contra un registro recién concedido.

En este caso, como ocurría en la legislación de 1967, el oponente debe

presentar evidencias prima facie del uso, en los últimos 5 años, si fuera así

requerido por el titular recién registrado, Sección 43 (1)99.

98 En la versión oficial en inglés de esa ley, que publica la OMPI en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126198, y que utilizamos para todos los textos de esta ley, el texto dice:

“Sec. 26.

(1) Insofar as the assertion of claims resulting from a registered trade mark or the maintenance of the registration depends on the use of the trade mark, the proprietor must have put the trade mark to genuine use in this country in connection with the goods and services in respect of which it is registered, unless there are proper reasons for non-use…”

99 “Sec. 43.84

Un segundo escenario, es el de la cancelación del registro por nulidad en

base a la existencia de un derecho anterior100. En este caso, el demandante

deberá presentar pruebas de uso plenas101, en los últimos 5 años, si así es

requerido por el demandado (Sección 31, apartado 3)102.

El tercer escenario es el procedimiento de cancelación, por motivos de

revocación, fundado en la falta de uso (Sección 49-1)103, o acción de

cancelación como acción autónoma, que puede iniciar cualquier persona.

Y finalmente está el escenario de las acciones por infracción.

(1) If the proprietor of an earlier registered trade mark has given notice of opposition, he shall, if the other party contests the use of the trade mark, substantiate by prima facie evidence that, during the period of five years preceding the publication of the registration of the trade mark against which a notice of opposition has been given, the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26,…”

100 En la ley alemana se utiliza el término “cancelación” para referirse al procedimiento a través del cual se busca la cancelación del registro, en base a distintos fundamentos. Así, la renuncia, la revocación (por falta de uso, por ejemplo) y la nulidad (en base a una marca anterior, por ejemplo), todas esas pretensiones se tramitan con el procedimiento de cancelación.

101 Hemos hecho alusión a “evidencias prima facie” en la oposición, y a la expresión “pruebas plenas”, en la cancelación, porque la ley alemana efectivamente se refiere a esas pruebas de manera distinta, acentuando su distinto carácter.

102 “Sec. 55.

…(3) If the action for cancellation has been brought by the proprietor of an earlier registered trade mark, he shall, if the defendant has filed an objection, furnish proof that the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26 during a period of five years preceding the bringing of the action…”

103 “Sec. 49.

(1) The registration of a trade mark shall be cancelled upon request on grounds of revocation if, within a continuous period of five years after the date of registration, the trade mark has not been put to use in accordance with Section 26….”

85

En armonía con la disposición general de la Sección 26 antes referida,

en la Sección 25 (1)104 se establece que el titular de una marca registrada no

está legitimado para iniciar acciones contra terceros si no ha hecho uso de la

marca durante el periodo de 5 años anterior al inicio de las acciones y en la

Sección 25 (2)105, consecuentemente, se establece que en las acciones por

infracción, el demandante deberá presentar pruebas de uso de la marca si así

lo requiriese el demandado.

Como puede advertirse, esta nueva ley, aunque desde una lógica

conceptual algo diferente –en razón a los cambios procedimentales referidos-

mantiene sin embargo los mismos alcances que la anterior añadiendo

explícitamente el escenario de las infracciones y las nulidades.

Ha de relevarse, sin embargo, que la ley de marcas no contiene una

referencia expresa a que en las acciones de cancelación como acción

autónoma, se haya dispuesto la inversión de la carga de la prueba. El profesor

Fernández-Novoa no se pronuncia sobre esto en su “Tratado de Marcas” y

puede inferirse de la nueva ley, desde su texto cuando menos, que eso no

habría cambiado.

Sin embargo, así como en la ley de 1967 el solicitante vencido en el

procedimiento de oposición podía acudir a los tribunales para insistir en su

registro, en esta nueva ley, no queda descartado que el titular recientemente

104 “Sec. 25.

(1) The proprietor of a registered trade mark shall not be entitled to assert any claims against third parties within the meaning of Sections 14, 18 and 19, if, within a period of five years preceding the assertion of the claims, the trade mark has not been put to use pursuant to Section 26 in connection with the goods or services on which the grounds for those claims are based provided that the trade mark has, on that date, been registered for at least five years.”

105 (2) “Sec. 25

Where a plaintiff asserts claims on grounds of infringement of a registered trade mark within the meaning of Sections 14, 18 and 19 by bringing an action, he shall, in response to an objection by the defendant, stablish proof that the trade mark has been put to use pursuant to Section 26 within a period of five years before the bringing of the action, for the goods or services on which the grounds for his claims are based …”

86

registrado, al que se le hubiera cancelado su registro por haberse evidenciado

prima facie el uso de la marca anterior, pueda igualmente acudir a los

tribunales, no ya para insistir en un registro que ha sido cancelado, sino para

solicitar la cancelación de la marca anterior por falta de uso, partiendo del

concepto que en el procedimiento ante los tribunales, el titular recientemente

cancelado ya conoce las pruebas de uso que habría presentado el titular de la

marca anterior en la oposición. Así, de considerarlas pruebas insuficientes, y de

contar con pruebas de no uso adecuadas, podrá solicitar la cancelación con un

menor margen de riesgo en los resultados de esta nueva acción.

No obstante lo anterior, hemos de relevar que esta nueva ley se ajusta a

los alcances de la Directiva incorporando incluso como obligatorias las reglas

que aquélla apenas recomendaba.

Finalmente, esta ley no contempla ninguna exigencia de pruebas de uso

actuadas de oficio en la renovación, ni reconoce facultades a la administración

para exigir tales pruebas dentro de los escenarios de oposición o nulidad.

3.3.5.- La ley española de 2001.La nueva ley española de marcas, que entro en vigencia el 31 de julio de

2002, contiene una norma general sobre el uso de la marca registrada en su

artículo 39, apartado 1, estableciendo que su falta de uso la somete a las

sanciones que la ley prevé106.

106 Texto de la Oficina Española de Patentes y Marcas en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm#Texto_de_la_norma. Para los demás artículos se ha tomado la misma dirección electrónica.

“Artículo 39. Uso de la marca.

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.”

87

Esta ley mantiene la inversión de la carga de la prueba en las acciones

de caducidad por falta de uso, como acciones autónomas107ante los tribunales.

Para el caso de las nulidades, también prevé la alegación de la falta de

uso por parte del demandado, en su artículo 52, inciso 3108, imponiendo al titular

anterior la carga de la prueba de uso, incorporando a la legislación española la

disposición obligatoria de la Directiva al respecto.

Esta nueva ley incorpora también la norma sugerida por la Directiva

respecto a las infracciones. Así, dispone que para cualquier acción civil por

infracción, el demandante deberá probar el uso si la otra parte así lo

requiriese109.

107 Así lo dispone el artículo 58:

“Artículo 58. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.”

108 “Artículo 52. Causas de nulidad relativa.

…

3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda,…”

109 “Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

…

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada…”

88

Como la ley anterior, esta norma no contempla la alegación de la falta de

uso en los procedimientos de oposición.

Igualmente, en esta ley se corrigió el alcance de las pruebas de uso a

que se refería la ley anterior en discordancia con la Directiva.

En efecto, en el artículo 39, la regla general sobre la obligación de uso de

la marca registrada –equivalente al artículo 4 de la ley de 1988- ha

desaparecido la regla que atribuía a las pruebas de uso sobre productos dentro

de la Clase o productos similares o productos relacionados, la capacidad de

servir como sustento para mantener un registro.

Ha de advertirse, por otro lado, que esta nueva ley elimina como sanción

por el no uso la imposibilidad de renovar la marca registrada y no concede a la

administración la facultad para requerir pruebas de uso en las oposiciones o

las nulidades.

3.4.- El prototipo y los sistemas armonizados.Como hicimos en el caso de los sistemas anteriores a la armonización, es

posible contrastar los sistemas que hemos presentado en esta segunda parte con el

prototipo que se elaboró anteriormente, al que se añadirá el escenario de las

infracciones que contenía la Directiva, por lo que el valor máximo de referencia será

7 en vez de 6, como fue en el prototipo anterior.

El contraste que haremos incluye también una valoración cuantitativa de los

sistemas, que se ilustra y condensa en el cuadro N°2 que también hemos elaborado

y que añadimos líneas más adelante.

Cabe señalar que este segundo cuadro, conserva la misma estructura

conceptual que el cuadro N°1, en el sentido que en el cuadro N°2 también se

atribuye un valor numérico a cada regla (0, 0.5 o 1) y luego se suman esos valores

89

para atribuir un valor total a cada sistema nacional, de suerte que los valores totales

de los sistemas puedan ser comparados entre sí.

El Cuadro N°2 es el siguiente:

90

3.4.1.- El prototipo y la Directiva Nº89/104/CEE.Si bien la Directiva, como decíamos, no pretendía elaborar un sistema, si

nos ha parecido oportuno acumular las reglas obligatorias y facultativas que

preveía, para contrastarlas con el prototipo, pues de todas maneras ese

contraste revela y permite dimensionar su diferencia con el modelo ideal que el

prototipo representaba.

Como fluye del cuadro N°2 la Directiva, sobre un valor de 7 del prototipo,

alcanza el valor 3, pues no contiene la inversión de la carga de la prueba en la

acción autónoma, tampoco legitima a la administración para solicitar pruebas de

uso en las nulidades o las oposiciones, ni la faculta para solicitar pruebas de

uso como condición para la renovación.

3.4.2.- El prototipo y la ley española de 1988.Este sistema, sobre un valor de 7, como se observa en el cuadro N°2,

solo llega al valor 2, pues únicamente contempla la inversión de la carga de la

prueba en la acción autónoma y la facultad de la administración para requerir

pruebas de uso como condición en la renovación.

3.4.3.- El prototipo y el Reglamento de la Marca Comunitaria.

Esta norma diseña un sistema que llega a un valor de 3 sobre 7, porque

no invierte la carga de la prueba, tampoco faculta a la administración para

solicitar pruebas de uso en las nulidades o las oposiciones, ni la faculta para

solicitar pruebas de uso como condición para la renovación.

91

3.4.4.- El prototipo y la ley alemana de 1995.Sobre un valor de 7, este sistema alcanza el valor 3, exactamente por las

mismas razones que la Directiva, pues tiene el mismo contenido de sus reglas,

como se observa en el cuadro N°2.

3.4.5.- El prototipo y la ley española de 2001.Este sistema alcanza un valor de 3 sobre 7, porque no contempla el

escenario de la alegación de la falta de uso en las oposiciones, no asigna a la

administración la facultad de pedir pruebas de uso en la renovación, ni le asigna

facultades para requerir pruebas de uso en las nulidades.

3.4.6.- Evaluación conjunta del contraste con el prototipo.Como puede advertirse, en este conjunto de sistemas, ninguno alcanza,

nuevamente, el valor del prototipo, aunque considerados individualmente, cada

sistema alcanza un mayor valor que su antecesor nacional y por tanto puede

considerarse más intenso.

Pero hemos de llamar la atención sobre un aspecto muy revelador.

Como puede advertirse, el prototipo con el que contrastamos las reglas

de cada sistema europeo post-armonización, es el mismo que perfilamos antes

y solo se le ha añadido el escenario de las infracciones, que importa un valor

numérico adicional y por eso el prototipo pasa de un valor 6 al valor 7.

Por el lado de las reglas de cada sistema, sin embargo, aun cuando se

evidencia un cambio llamativo, cuando menos, con la inclusión de una regla

general que declara que la falta de uso es sancionable, a esta norma general no

la hemos considerado como una regla verdadera y tampoco le hemos atribuido,

por eso, un valor numérico.

92

Esto obedece a una razón que fluye de una lógica muy sencilla.

Si hipotéticamente uno cualquiera de esos sistemas solamente tuviera

esa norma general, sin ninguna de las otras reglas concretas que conforman el

prototipo, ese sistema, con solo esa norma, no podría generar ningún efecto

jurídico; e inversamente, si uno cualquiera de esos sistemas, no contemplara

esa norma, pero mantuviera las demás reglas del prototipo, sus efectos –que

los causan efectivamente y están reflejados en el valor numérico que hemos

asignado a esas reglas-, serían los mismos, a pesar de no incluir dicha norma

general.

De ello ha de concluirse que esa norma general es, en realidad, una

mera norma declarativa, que en nada modifica los efectos que sí producen en el

sistema las reglas concretas que contempla el prototipo y por eso no la hemos

considerado una verdadera regla ni le hemos asignado valor.

Pero no solamente este enfoque cuantitativo revela la inocuidad de la

norma general.

Ocurre que si la norma general resulta inocua en sí misma, precisamente

por su contenido meramente declarativo, esa inocuidad no cambiaría por el

mero hecho que las categorías jurídicas que tal norma pudiera referir en su

redacción, fueran distintas. Nos explicamos.

Tal cual están redactadas actualmente esas normas generales, ellas nos

permiten asumir que la concepción jurídica implícita que revelan, es que la falta

de uso de la marca registrada, es un hecho sancionable.

Pero también podrían haber dicho esas normas generales, simplemente,

que el uso de las marcas registradas es obligatorio; o, simplemente, pudieron

haber dicho que las marcas registradas soportarían como carga el uso de las

93

mismas; o decir que el uso de las marcas, aunque no es obligatorio, ni es una

carga, sí está sujeto a un riesgo de pérdida del registro, en determinadas

hipótesis.

Y en ninguno de esos casos de sintaxis alternativa, las reglas específicas

se hubieran visto expuestas a un cambio en su contenido ni en su valoración

cuantitativa particular, por el mero hecho de haberse cambiado la categoría

jurídica que explícita o implícitamente se hubiera consignado en la norma

general.

Y como podrá advertirse, cada formula sintáctica alternativa está referida

a una categoría jurídica distinta, pues el uso de las marcas registradas, según

los distintos textos, podría haber sido caracterizado, alternativamente, como

una obligación, como una carga, o una no-obligación expuesta a determinados

riesgos.

Con el ejercicio anterior, lo que queremos evidenciar es que del

contenido de cada una de esas reglas específicas o del conjunto de todas ellas,

tan no fluye unívocamente a qué categoría jurídica abstracta pertenecen, que

pueden perfectamente regir acompañadas de una norma general –como en

efecto ocurre actualmente-, como que pueden regir sin estar acompañadas de

ninguna norma general –como ocurría antes de la Directiva-; y además,

acompañadas que fueran de una norma general, pueden igualmente regir con

sus mismos contenidos y con los mismos efectos jurídicos, incluso si el texto de

esa norma general utilizara distintas categorías, como obligación o carga o

ninguna de ellas.

Y como consecuencia de lo anterior, fuerza es concluir que para sostener

que existe una obligación de uso que pesa sobre todas las marcas registradas,

no es suficiente la existencia de una norma general que lo declare así

expresamente, como tampoco lo es que existan una o varias reglas específicas

94

que se apliquen para determinadas hipótesis en las que la falta de uso genera

determinados efectos jurídicos.

Una obligación de usar las marcas registradas que pese sobre todas

ellas, no puede entonces inferirse unívocamente del contenido de una o de un

conjunto de normas específicas, sin que se demuestre con un discurso lógico-

deductivo -que además debe reposar en una definición clara y explícita sobre

qué ha de entender por “obligación”-, que el contenido de esas reglas solas o

en conjunto, en efecto configuran esa obligación.

En tal sentido, volvemos a llamar la atención sobre el hecho que la

doctrina europea predominante ha seguido y sigue aun infiriendo la existencia

de una obligación de uso que pesaría sobre todas las marcas registradas,

deduciéndolo de la existencia de ciertas reglas específicas -y ahora además de

una regla general-, como si su contenido individual o acumulativamente

considerado, determinara la existencia de una “obligación”, sin proporcionar los

criterios analíticos que permitan establecer que en efecto el contenido de tales

normas, configura una obligación y no una cosa distinta.

Es solo desde esa perspectiva que cobra sentido el que la doctrina

europea predominante considere a estos sistemas post-armonización, como

sistemas que imponen el uso obligatorio de la marca registrada, y que

refiriéndose a los sistemas marcarios anteriores a la armonización, los haya

considerado también como sistemas que imponían el uso obligatorio.

Y finalmente, el hecho que la doctrina europea predominante haya

considerado que por igual se ha implantado el uso obligatorio de las marcas

registradas, tanto en los sistemas anteriores a la armonización, como en los

sistemas posteriores, no hace sino evidenciar que su noción de uso obligatorio

tiene una elasticidad conceptual lo suficientemente dúctil como para albergar,

por igual, a todos esos disimiles sistemas, implicando con ello que el concepto

95

“obligación” efectivamente no ha sido provisto de una definición de contornos

precisos.

¿Qué noción de uso obligatorio, entonces, subyace en cada sistema

nacional europeo o en el conjunto de ellos?, fue y sigue siendo una cuestión

que no tiene una unívoca respuesta.

No obstante lo anterior, es posible evidenciar que la evolución normativa

de los sistemas europeos, en cuanto a la noción del uso obligatorio se refiere,

ha tenido un giro conceptual en un sentido que, aunque no alcanza para revelar

sus contenidos sustantivos, sí nos proporcionara un criterio general para la

aproximación que más adelante haremos en los capítulos IV y V, sobre el

contenido de esa noción.

3.5.- El giro en la visión europea del uso obligatorio.Nuestra presentación de los distintos modelos normativos que se han

analizado, ha pretendido solamente mostrar una visión general, que perfile las

cuestiones sustantivas básicas sobre las que reposa o podría reposar el carácter

obligatorio del uso de la marca registrada, desde la óptica y lógica de los estudios

que hemos seguido, habiéndonos correspondido, solamente, dar un paso adelante

en la ruta conceptual implícita que esos estudios diseñaron, siendo que ese paso ha

consistido en configurar el prototipo.

Y como puede advertirse a partir de los alcances de las legislaciones

nacionales que hemos expuesto y sus variaciones en el tiempo, la amplitud del

horizonte delineado por sus reglas básicas, ha tenido distintas y cambiantes

fronteras.

Según hemos mostrado en nuestra exposición, a mediados del siglo pasado

bajo la expresión uso obligatorio de la marca, se aglutinaron, sin fundamento lógico-

analítico, sistemas legales tan disimiles como el español del IEPI de 1929 –

96

absolutamente ineficaz en palabras del maestro Fernández-Novoa-; el para entonces

considerado severo sistema alemán bajo la ley de 1967, cuya eficacia se

circunscribía en realidad a una sola regla: la alegación administrativa de la falta de

uso en las oposiciones; el sistema francés, de mínima eficacia; el de BENELUX, de

eficacia indeterminable; y el modelo que proponía el PRMC, que reunía todas las

reglas que los sistemas nacionales apenas contemplaban parcialmente y añadía

además otros espacios en los que el uso debía probarse, como la nulidad, aunque

carecía de la regla básica que carga la prueba del uso sobre el titular.

¿Qué noción de uso obligatorio común podía subyacer detrás de todos esos

diseños normativos tan disimiles? como hemos visto, nunca nos fue explicado; y

como hemos demostrado, mal podría haber sido inferido el contenido de esa noción,

a partir de la existencia de un verdadero archipiélago regulatorio.

Las mismas circunstancias de aglutinar sin fundamento lógico-analítico

sistemas legales disimiles, no solo entre sí, sino disimiles también en relación a los

sistemas anteriores a la armonización, se presentan de cara a las legislaciones post-

armonización, de las cuales, igualmente se predica que implantan el uso obligatorio

de las marcas registradas, pese a que todos estos sistemas, se encuentran distantes

unos más que otros, del prototipo de sistema que una vez representó el PRMC.

Resulta pues ciertamente difícil de asimilar que la legislación europea actual,

constituyendo un modelo distinto al que hace 30 años Europa visualizó como su

prototipo en el PRMC y que era mucho más severo, igualmente la doctrina europea

predominante se refiera a estos nuevos modelos como sistemas que imponen el uso

obligatorio de la marca registrada.

Sin embargo, creemos que hay una razón detrás de esa aparente

invariabilidad de la noción del uso obligatorio, acompañada de cambios sustanciales

en las reglas de los sistemas marcarios.

97

Sostenemos que no ha cambiado la denominación del principio (uso

obligatorio), pero éste ha sufrido un ajuste sensible.

Para explicar este giro en la visión del uso obligatorio, retomaremos un tema

que apenas perfilamos anteriormente110: la presencia de lo público en el derecho de

marcas.

Para introducirnos en esa cuestión, tomaremos la exigencia de presentar

pruebas de uso al momento de la renovación del registro.

Es un hecho constatado en nuestro estudio que esta exigencia, incluida en el

PRMC, no se consideró en la Directiva y tampoco se reguló en lo que es hoy el

Reglamento de la Marca Comunitaria.

Es un hecho también que la legislación española de 2001 y la alemana de

1995, tampoco disponen esta obligación.

Pero son hechos constatados también, que la legislación alemana anterior a

1967, incluía esta obligación, como lo hacía la ley española de 1988 y la legislación

americana de la época que nos refirió el profesor Fernández-Novoa; y, muy

importantemente, esta obligación era un mecanismo que se visualizó útil en el

PRMC.

Y como se recordara de los conceptos que desarrollamos a propósito de la ley

alemana de 1967, Shryker criticaba el cambio que significo la nueva ley de 1967 en

Alemania, en cuanto a haber prescindido de esa acción de oficio asignada a la

administración, pues con esta renuncia, el conjunto de mecanismos que proveía la

entonces nueva legislación alemana, eran activados exclusivamente por la voluntad

privada; y así, lo público, al entender de ese autor, desaparecía en la nueva

legislación.

110 Véase infra 3.1.1.7.98

Y entonces decíamos también que “según fuera la posición que se adopte

respecto del nivel de presencia del interés público en el Derecho de Marcas, en

congruencia con esa postura, se establecerán en un sentido o en otro, los alcances

de ciertas disposiciones normativas que pretendan imponer el uso obligatorio de la

marca registrada111”.

Pues bien, a la luz de la normativa del Reglamento de la Marca Comunitaria

vigente, de la normativa de la Directiva, de las reglas de la ley alemana de 1995 y de

la ley española de 2001, es constatable que todos los mecanismos con los que se

activa el escenario en que deba probarse el uso de la marca registrada, dependen de

la voluntad privada; y de otro lado, el único mecanismo que en algún momento fue

asignado a la administración pública en algunas legislaciones europeas, como la

presentación de pruebas de uso para la renovación, ha quedado fuera de sus

regulaciones; y aquellas otras prerrogativas de la administración pública que fueron

concebidas en el PRMC, para que la administración pudiera ampliar los escenarios

en los que se deba probar el uso, también quedaron atrás.

Así, puede sostenerse que la visión europea sobre la noción del uso

obligatorio de la marca registrada, esta signada hoy por la posición que asume que

en el Derecho de Marcas, la presencia del interés privado debe ser la predominante,

cuando menos en cuanto a la obligación de usar las marcas registradas se refiere.

De modo que, cualesquiera hubieran sido los alcances de la noción del uso

obligatorio antes de la armonización, a partir de esta última, se evidencia

categóricamente la opción legislativa europea que hace reposar en la iniciativa

privada, exclusivamente, la activación de todos los mecanismos que hacen surgir los

escenarios en los que deba acreditarse el uso de las marcas registradas.

111 Véase infra 3.1.1.7.99

Así, cualesquiera hubiera sido la diferencia entre los contenidos de la noción

del uso obligatorio antes y después de la armonización, puede sostenerse que una

de esas diferencias, sin duda, se encuentra en la exclusión de la administración

pública, en relación al uso de las marcas registradas: hoy solo la iniciativa privada, en

exclusiva, puede activar los mecanismos que colocan a los titulares marcarios en

condición de tener que acreditar el uso.

Qué significa y qué consecuencias representa la prescindencia de lo público,

en relación al uso de las marcas registradas, lo desarrollaremos en el capítulo V.

Aquí y de momento, sólo hemos querido señalarlo.

Sigue refiriéndose la doctrina europea predominante al uso obligatorio de las

marcas registradas, pese a que en las legislaciones vigentes la administración

pública carece de toda facultad para exigir el uso; y así, no puede haber duda

alguna, se revela una vez más que bajo la denominación del uso obligatorio de las

marcas registradas, ha existido y existe una visión conceptual tan elástica como para

considerar que con facultades o no de la administración pública, para exigir pruebas

de uso a los titulares marcarios, igualmente se estará frente a una obligación de usar

las marcas registradas, en el contexto que sólo la iniciativa privada puede activar los

mecanismos que colocan a los titulares en posición de tener que acreditar el uso.

Esta prescindencia de las prerrogativas públicas, ¿en efecto asegura que las

marcas registradas serán efectivamente usadas?, o dicho de otra manera, ¿un

diseño normativo, como el europeo, permite inferir que existe una obligación de usar

las marcas registradas y es un diseño que en efecto termina por imponer su uso

obligatorio?

Esa es la cuestión central que desarrollamos en el capítulo V de este trabajo.

100

4.- Conclusiones

1) El uso obligatorio de las marcas registradas, es considerado por la doctrina

predominante, como uno de los principios informadores del Derecho de

Marcas, desde por lo menos mediados del siglo XX, cuando la expresión uso

obligatorio, había alcanzado ya su consagración normativa internacional en

el Convenio de Paris; y bajo la percepción que tal principio efectivamente

existía y se encontraba plasmado en la normativa, diversos sistemas legales

europeos, como los que hemos analizado en este capítulo, fueron

aglutinados como sistemas que imponían el uso obligatorio de las marcas

registradas.

2) Ese aglutinamiento, sin embargo, no tenía suficientes ni claros fundamentos,

por lo que consideramos que no fue correcto; y con el fin de evidenciarlo, en

este capítulo, además de haber analizado las limitaciones de cada sistema,

hemos perfilado un prototipo de sistema legal, con el cual se han contrastado

esos sistemas y hemos podido revelar cómo y por qué ninguna de esas

legislaciones reunía suficientes reglas, ni contenía suficientes principios,

como para que pudiera habérseles considerado como sistemas que podían

imponer el uso obligatorio de las marcas registradas.

3) Esa sola circunstancia de haber aglutinado esos sistemas, bajo la percepción

que ellos revelaban la existencia del principio del uso obligatorio de las

marcas registradas, constituye una prueba que la noción del uso obligatorio,

carecía de suficiente claridad conceptual.

4) Además de lo anterior, hemos evidenciado en este capítulo que la doctrina

europea ha considerado como legislaciones que incorporaban el principio del

uso obligatorio, a regímenes legales tan distintos y dispares como las

legislaciones previas a la armonización, las legislaciones post-armonización,

la normativa del Reglamento de la Marca Comunitaria e incluso, al Proyecto

101

de Reglamento de la Marca Comunitaria, con lo cual se revela, una vez más,

la laxitud o la indefinición, si se quiere, de los alcances que implica la noción

del uso obligatorio de las marcas registradas, al que se refiere la doctrina

predominante.

102

103

104

CAPITULO II

EVOLUCIÓN NACIONAL DE LAS REGLAS SOBRE LA FALTA DE USO DE LA MARCA REGISTRADA EN EL PERÚ.

NORMAS, DOCTRINA Y VISIÓN.

1.- Introducción.Con el fin de seguir la misma perspectiva de presentación que tuviéramos al

exponer los sistemas europeos, pasaremos a presentar nuestra normativa, haciendo

prescindencia de muchos aspectos, desde variados ángulos, que desenfocarían

nuestro objetivo.

Así, nos centraremos casi exclusivamente en las reglas básicas de nuestro

sistema, de modo que al presentar su contenido, podamos fácilmente hacer una

comparación con los sistemas europeos.

Esa presentación, deliberadamente sintética y quizás por eso

insuficientemente contextuada, sin embargo, no nos libera de exponer varios

aspectos sin los cuales no podríamos dar suficiente claridad en nuestra exposición.

105

Un primer aspecto a considerar esta en la particularidad de la jerarquía

normativa en nuestro país, respecto de las acciones de cancelación, en tanto normas

de Derecho Industrial.

La normativa sobre la propiedad industrial en el Perú, proviene de dos fuentes:

las normas Supranacionales, emitidas por la Comunidad Andina, denominadas

Decisiones, y las normas emitidas por el Estado peruano.

Pero la existencia de estas dos fuentes formales de derecho, simultáneas y

paralelas, implica varias consecuencias.

Por un lado, genera dos espacios diferentes con márgenes de maniobra

distintos para regular los contenidos jurídicos.

Así, mientras las decisiones de los gobiernos nacionales respecto del

contenido de las normas sobre propiedad industrial, pasan sólo por los mecanismos

legales internos previstos en su legislación, que determinan esos contenidos

jurídicos, a nivel Regional en cambio, se debe lograr no sólo una decisión de

gobierno, sino además tiene que lograrse un cierto nivel de consenso entre los

Países Miembros, para que se pueda adoptar y promulgar un determinado contenido

normativo sobre propiedad industrial.

Las velocidades en la emisión de normas y los alcances de sus contenidos,

comprensiblemente entonces, han sido y son muy diferentes entre los niveles

nacional y andino, y constituyen la explicación del asincronismo con que se ha

regulado la propiedad industrial en el Perú.

Por otro lado, la determinación de cuál es el régimen vigente a una fecha

determinada, sobre una cuestión como el uso de las marcas registradas, demanda

conjugar ambos niveles regulatorios simultáneamente, para poder definir qué

106

resultado normativo se configura con la superposición temporal de esos dos planos y

así precisar el régimen vigente en un momento dado.

Y ello debe hacerse así porque existe prevalencia de las normas andinas

sobre las normas nacionales, de modo que si estas últimas tiene un sentido opuesto

a la norma andina, esta debe primar, sin que ello importe una derogación de la

norma nacional, y en el mismo sentido, si fuera el caso que la norma nacional regula

algún aspecto no previsto en la normativa andina, la norma nacional es aplicable,

aunque la norma andina no prevea esa situación.

Y siendo que nunca han coincidido la entrada en vigencia de una norma

nacional con la entrada en vigencia de la norma andina, así como tampoco ha

coincidido la extensión temporal de su respectiva vigencia, creándose así el

asincronismo a que nos hemos referido, excluimos de nuestra presentación una

exposición lineal y consecutiva de cada plano, por considerarla excesivamente

fatigosa de seguir y además innecesaria para los propósitos de nuestra presentación.

Por esas razones, empezaremos por perfilar los tipos de modelos que se han

configurado en el tiempo con la superposición de las normas nacionales y andinas,

identificando las normas que se conjugaron para estructurarlo, y sólo sobre estos

modelos, seguiremos una secuencia temporal.

2.- Los sistemas sobre la falta de uso de las marcas registradas y su vigencia. La existencia de normas que por su contenido puede decirse que regulan el

uso de la marca registrada, se inicia en el Perú en 1971112.

Entre esa fecha y la actualidad, la superposición de normas nacionales y

andinas ha significado la vigencia de hasta cuatro tipos de sistemas de reglas que

112 Para una revisión sobre los contenidos normativos marcarios anteriores a las normas que aquí referimos, puede verse Carlos A. Cornejo Guerrero, “Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad”, Cultural Cuzco Editores, Lima, 2,000.

107

pretenden regular el uso de las marcas registradas, que pasamos a exponer

sintéticamente.

2.1.- El modelo del D.S 001-71-IC y la Decisión Nº 85.El 30 de julio de 1970, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas

Armadas113 promulgó una nueva Ley General de Industrias, el Decreto Ley

18350 y el 25 de enero de 1,971 entro en vigencia el DS 001-71-IC,

reglamentario de esa Ley, que en su Título V contemplo distintas normas

relativas a la propiedad industrial, incluyendo disposiciones relativas al uso de las

marcas registradas.

En esa norma reglamentaria, se disponía que el registro de una marca

fuera obligatorio para todo aquel que emplease o proyectase emplear una marca,

en el ejercicio de una actividad industrial114.

Por otro lado, esa norma disponía que fuera un requisito del procedimiento

de la solicitud para registro, el compromiso de usar la marca en un plazo no

mayor de 5 años115.

113 En 1,968 se instauró el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, luego de un golpe militar. Este gobierno, mediante Decretos Leyes, estableció un nuevo orden jurídico en casi todas las ramas del derecho interno y gobernó hasta 1,980.

114 Así lo establecía el artículo 91 del decreto: “Artículo 91.- Las personas naturales o jurídicas que ejerciten una actividad industrial deberán solicitar obligatoriamente el registro de las marcas de fábrica, que empleen o proyecten emplear.”

115 “Artículo 92.- El procedimiento y requisitos para obtener el registro de la Marca, es el siguiente: …c.- Comprometerse a usar la Marca en un plazo no mayor de cinco años después de otorgado el derecho…”.

El plazo de cinco años debe concordarse con la disposición sobre el plazo de vigencia del registro, que también se fijó en cinco años, en el artículo 98 del reglamento. Así en realidad lo que se estaba disponiendo era que el compromiso de usar la marca registrada debía materializarse dentro del período de vigencia del registro.

108

Adicionalmente, establecía la norma en su artículo 98, que la renovación

del registro, al cabo de 5 años, se supeditaba a la demostración de haber usado

la marca116.

Esas fueron las únicas reglas básicas de este modelo.

El 16 de mayo de 1,979, entro en vigencia en el Perú La Decisión Nº 85117,

la cual, con su superposición al D.S 001-71-IC, significó un ligero ajuste respecto

de las reglas básicas anteriores: esta Decisión amplió el espacio en el que se

podían acreditar las pruebas de uso, al territorio de cualquier País Miembro.

2.2.- El modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D.L. 26017.

El 12 de diciembre de 1,991, entro en vigencia la Decisión Nº 311,

sustituyendo a la Decisión Nº 85.

El 14 de febrero de 1,992, apenas 64 días después, la Decisión Nº 311 fue

sustituida por la Decisión Andina Nº 313118.

Ambas normas, sin embargo, respecto de sus disposiciones vinculadas a

la falta de uso con implicancias en el registro, tuvieron el mismo contenido en sus

reglas básicas, por lo que haremos una sola referencia.

116 “Artículo 98.- El registro de una Marca confiere a su titular la propiedad de ella y el derecho exclusivo a su uso con respecto a los productos que cubre, por un plazo de cinco años a partir de la fecha de otorgamiento del derecho.

Podrá renovarse indefinidamente, por igual término, siempre que se solicite dentro de los seis últimos meses, y que se haya puesto en uso la marca,…”

117 Por disposición del Decreto Ley 22532, que le dio fuerza de ley en nuestro territorio.

118Sobre la brevedad de la vigencia de la Decisión Nº 311 puede verse B. Kresalja, La Decisión 313, en Revista Themis 23, página 91.

109

En razón a lo anterior, debe considerarse que este segundo modelo entro

en vigencia en la fecha que lo hizo la Decisión Nº 311, es decir, el 12 de

diciembre de 1991.

El primer cambio fue respecto de los años de vigencia del registro, que se

estableció en 10 años119.

Estas dos normas cuando regulan la renovación, no hacen ninguna

mención expresa a la exigencia de presentar pruebas de uso120 y la

administración interpreto que la regla nacional del DS 001-71-IC, que sí las

exigía, mantenía su vigencia, pues no era opuesta a la disposición de esas

Decisiones.

Estas Decisiones contemplaron como novedad, una acción de cancelación

como acción autónoma a iniciativa de parte, la misma que, como defensa, podía

solicitarse en los procedimientos de infracción, oposición o nulidad121. La regla de

esta acción, establecía que si durante un período de 5 años, a partir del inicio de

la acción, no se hubiera usado la marca, ésta sería cancelada.

Y adherido a la acción de cancelación, estas normas crearon un derecho

preferente del accionante respecto del registro objeto de la acción, si se solicitaba

dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que hubiera quedado firme

la resolución que se pronunciaba por la cancelación.

Así entonces, la superposición del DS 001 y esas dos Decisiones, significo

añadir a la regla básica de presentar pruebas para la renovación, una acción de

119 Así lo deponían los artículos 88 en la Decisión 311 y 87 en la Decisión 313.

120 Los artículos 88 y 89 en la Decisión 311 y los artículos 87 y 88 en la Decisión 313, efectivamente no se pronuncian sobre esta cuestión.

121Así lo deponían los artículos 99 en la Decisión 311 y 98 en la Decisión 313 110

cancelación como acción autónoma administrativa, y la solicitud de cancelación

como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en las infracciones.

Cabe precisar que la norma nacional, el D.S 001-71-IC, fue derogada con la

entrada en vigencia del Decreto Ley 26017, el 29 de diciembre de 1,992, pero el

modelo que estamos analizando, no tuvo ningún cambio en el contenido de las

reglas básicas que hemos señalado, pues el Decreto Ley, sólo las aglutinó en su

texto.

A partir de esa fecha entonces, este segundo modelo estuvo configurado

por ese Decreto Ley y la Decisión Nº 313.

2.3.- El modelo del Decreto Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el Decreto legislativo Nº 823. La Decisión Nº 313 fue sustituida el 1 de enero de 1,994 por la Decisión

Nº 344 y su superposición al Decreto Ley 26017, significo nuevamente cambios

en el diseño del sistema de reglas para la pérdida del registro por falta de uso.

Este modelo, entro en vigencia entonces el 1 de enero de 1994.

En la Decisión Nº 344, se estableció que la acción de cancelación podía

ser iniciada por cualquier persona interesada, cuando la marca no se hubiera

usado por su titular o licenciatario, en al menos uno de los Países Miembros,

dentro de los tres años anteriores al inicio de la acción. El periodo en que debía

probarse el uso, entonces, se redujo.

Pero el cambio fundamental de reglas básicas se dio a propósito de la

presentación de pruebas de uso para la renovación, pues el artículo 99 de esta

Decisión dispuso que no pudieran exigirse pruebas de uso como condición para

otorgarla.

111

Finalmente, esta Decisión, mantuvo las reglas que autorizaban a solicitar

la cancelación como defensa en los procedimientos de oposición, infracción o

nulidad, interpuestos con base a una marca no usada.

Así entonces, la superposición del DL 26017 y la Decisión Nº 344, significo

que el modelo normativo estuviera configurado por las siguientes reglas: una

acción de cancelación como acción autónoma administrativa, y la solicitud de

cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en las

infracciones.

Este modelo, entonces, redujo el espectro de los espacios en que debía

probarse el uso, porque excluyo la regla que exigía pruebas de uso como

condición para la renovación.

Como el D.L 26017, colisionaba con disposiciones de la Decisión Nº 344,

más allá de las señaladas anteriormente, el 24 de mayo de 1,996 entro en

vigencia el Decreto Legislativo Nº 823, que lo sustituyó.

El Decreto Legislativo Nº 823, en cuanto a las normas sobre el uso de la

marca registrada, se limitó a reflejar los contenidos de la Decisión Nº 344, no

representando una variación del modelo.

Así, este modelo continuó su vigencia, aunque la norma nacional cambió.

2.4.- El modelo del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.El 1 de diciembre del año 2,000, la Decisión Nº 344 fue derogada y

sustituida por la Decisión Nº 486.

Esta Decisión significo, nuevamente, un ajuste de modelo respecto a la

falta de uso de la marca registrada.

112

El ajuste que significo la Decisión Nº 486, consistió en restringir la

utilización de la acción de cancelación como medio de defensa, solamente a las

oposiciones, excluyendo las infracciones y las nulidades, reduciéndose

nuevamente los espacios en que el uso es sometido a prueba.

Así, la superposición del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486,

configuro un diseño cuyas reglas básicas son: una acción de cancelación como

acción autónoma administrativa y la solicitud de cancelación como defensa en las

oposiciones, tratándose de un diseño más limitado que el anterior.

Si bien el Decreto Legislativo Nº 823 fue sustituido por el Decreto

Legislativo 1075 y la Decisión Nº 486 tuvo para el Perú algunos ajustes con la

Decisión Nº 689, ninguno de esos cambios en los dos niveles, modifico el modelo

que hemos presentado, siendo este el modelo vigente en la actualidad.

3.- El prototipo y los modelos nacionales. A fin de graficar las variaciones en el tiempo que significaron los modelos que

hemos expuesto y percibir su intensidad, procederemos a mostrar en valores

cuantitativos el peso de su diseño en contraste con el prototipo, que aparece

resumido en el cuadro N°3, que mostramos líneas más adelante.

En este cuadro las reglas del prototipo son las mismas que utilizamos para

contrastar los modelos europeos post-armonización y la asignación de valores

numéricos que hacemos para cada regla de 0 o 1, persigue igualmente el objetivo de

poder sumar esos valores y atribuirle un valor numérico total a cada modelo, a fin de

poder contrastarlos entre sí y además contrastarlos también con los sistemas

europeos analizados en este trabajo.

El cuadro N°3 es el siguiente:

113

114

3.1.- El prototipo y el modelo del D.S 001-71-IC.Este modelo alcanza el valor 1 sobre 7, pues solo contemplaba la facultad

de la administración para requerir pruebas de uso en la renovación.

3.2.- El prototipo y el modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D. Ley 26017.

Este modelo alcanza el valor 5 sobre 7, pues solamente no incluyo las

facultades de la administración para requerir pruebas de uso en las oposiciones

o las nulidades.

3.3.- El prototipo y el modelo del D. Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el D. Legislativo Nº 823.

Este modelo alcanza el valor 4 sobre 7, pues respecto del modelo anterior,

retiro las facultades de la administración para requerir pruebas de uso en la

renovación.

3.4.- El prototipo y el modelo del D. Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.Este modelo alcanza el valor 2 sobre 7, pues respecto del modelo anterior,

excluyo las facultades de los interesados para alegar como medio de defensa la

falta de uso en las nulidades y las infracciones.

4.- Evaluación de los distintos modelos.La presentación cronológica de los modelos que han regido en nuestro país,

resulta muy ilustrativa en relación a la vinculación conceptual que se hace entre la

noción del uso obligatorio y las reglas de las legislaciones positivas.

En primer lugar, porque cada modelo cristaliza tanto una posición de principios

como también una distinta magnitud en cuanto a los espacios en que el uso debe ser

probado.

115

Y en segundo lugar y por las razones anteriores, cada modelo según fuera la

magnitud de sus espacios regulados, tendrá una intensidad regulatoria diferente en

cuanto a su regulación sobre la falta de uso de las marcas registradas.

Esa perspectiva general será el hilo conductor de nuestro juicio sobre cada modelo.

4.1.- El modelo del D.S 001-71-IC y la Decisión Nº 85.En cuanto a este primer modelo, puede tenerse la impresión que solo

cuenta con una regla básica, la que supedita la renovación del registro a la

presentación de pruebas de uso; sin embargo, hay una particularidad muy sutil

en la normativa del DS 001.

Como hemos consignado al describirlo, este modelo tiene una disposición

en la que se exige el compromiso de los solicitantes de marca, para usarla antes

de los 5 años, plazo en el que, coincidentemente, otra norma dispone que vence

también el plazo de vigencia de dicha marca y el titular, si así lo desea, puede

solicitar la renovación, pero, debe presentar como condición las pruebas de uso.

La regla de la renovación entonces, no está sola, se implica tan

cercanamente a esas otras disposiciones, que su verdadero sentido no puede

deducirse nomás de su solo texto.

El sistema del DS 00-71-IC, importa la siguiente estructura: quien va a

registrar una marca, asume ante el Estado la obligación de usarla; asume

además la obligación de usarla dentro del plazo de 5 años; y al vencimiento de

ese plazo, el titular debe probar que cumplió con su obligación de usarla,

presentando las pruebas de uso, que, así, se erigen como la condición para que

se conceda la renovación.

Por esas razones, la presentación de las pruebas de uso en la renovación,

no puede verse como un requisito propio y exclusivo del trámite de la renovación,

116

sino que constituye, antes que eso, la acreditación de haber cumplido con la

obligación previamente adquirida ante el Estado de usar la marca, que, por

haberse honrado, permite al titular renovar su derecho.

Ese es el contexto en que debe comprenderse la “solitaria” regla de la

renovación.

Partiendo de ese concepto, entonces, el DS 001-71-IC, cristaliza una

opción legislativa que revela la visión principista de atribuir a la administración

pública la potestad de actuar directamente y sobre todos los titulares de marca, a

través de esas disposiciones.

Y como consecuencia de lo anterior, los titulares marcarios aparecen

sujetos a la intervención pública, lo que determina la existencia de una verdadera

obligación a su cargo, que nace de la ley, pero, que no configura una “obligación”

en el sentido del derecho privado, que tiene como correlato un derecho.122

En efecto, la obligación de los titulares de usar la marca registrada, tiene

del otro lado de esta “obligación”, no un sujeto de derecho privado que ocupa la

posición correlativa de titular de un derecho sustantivo, sino a la administración

pública en el ejercicio de una potestad.

La obligación de uso que configura la normativa, entonces, no es una

obligación frente a un sujeto privado, sino frente al Estado.

Pero si bien se configura una obligación, una mirada al contraste de este

modelo con el prototipo que venimos utilizando, nos revela que aun tratándose

de una obligación de uso exigible, esa regla apenas configura uno de los varios

espacios en los que el uso puede ser exigido y esa sola circunstancia, mediatiza

122 En el capítulo IV desarrollamos extensamente un análisis sobre el uso del término obligación y su correlato jurídico (un derecho) en el contexto del derecho privado.

117

aquella primera impresión en cuanto a percibir este modelo como uno que

consagra el uso obligatorio de las marcas registradas.

Puede decirse con certeza que este modelo contiene una regla que

verdaderamente configura una obligación (aunque no en el sentido del derecho

privado), y que tal obligación consiste efectivamente en usar la marca registrada,

pero, en la medida que la posibilidad de la administración para exigir el

cumplimiento de esa obligación, se limita al espacio que se configura en el

procedimiento de la renovación, a partir de allí, por haberse constreñido a sólo

esa circunstancia, el espacio en que el Estado puede exigir el uso, no puede

colegirse que el modelo convierte al uso de la marca registrada, fuera de ese

espacio regulado, siempre y en todos los casos, en una obligación exigible al

titular.

En este modelo entonces, la presencia del interés público fue dominante,

aunque limitada.

No hemos encontrado datos estadísticos sobre el número de marcas no

renovadas por falta de uso por el periodo de vigencia de esta regla, de manera

que no ha sido posible establecer el nivel cuantitativo de repercusión de estas

disposiciones, ni por tanto, contamos con información que nos permita evaluar la

eficacia del diseño de ese sistema.

No obstante, creemos posible hacer un análisis razonado sobre esta

cuestión, particularmente porque esa prevalencia del carácter público, incluidas

las limitaciones que tuvo en el modelo del D.S 001-71-IC, nos provee de varios

elementos de juicio que enriquecen la discusión que iniciamos en la valoración

de la perspectiva europea sobre la noción del uso obligatorio, en cuanto al nivel

de presencia del interés público se refiere y su vinculación con la eficacia de un

modelo.

118

En primer lugar, del contraste que hicimos entre este sistema y el

prototipo, se hizo evidente que aun cuando el sistema puede ser calificado como

uno que privilegia el interés público, eso no es razón suficiente para inferir que el

sistema hubiera sido eficaz, pues apenas si contiene uno de los variados

mecanismos que el prototipo ideal prevé, en los que también puede exigirse la

prueba del uso.

Y al faltarle esos otros espacios adicionales, bien puede sostenerse,

aunque fuera teóricamente, que cualesquiera hubiera sido su nivel de eficacia,

ésta de todos modos hubiera sido menor a la que se hubiera dado si el modelo

hubiera incluido aquellos otros espacios.

En segundo lugar, debe relevarse también que esa regla, no hace sino

replicar, aunque parcialmente, el modelo norteamericano que obliga a los

titulares de marcas registradas a presentar pruebas de uso, no solo para la

renovación sino también durante el periodo de vigencia del registro123, de manera

que las marcas registradas durante el plazo de su vigencia son sometidas a

examen, en cuanto a su uso, en dos oportunidades y no solo en una, como en

este modelo.

De modo que comparado con el sistema norteamericano, el sistema del

D.S 001-71-IC apunta en la misma dirección, aunque se revela incompleto. Y

cualesquiera hubieran sido sus niveles de eficacia, ellos debieron ser menores o

menos intensos que los que pudo haber generado el diseño norteamericano124.

Con las dos consideraciones teóricas anteriores, solo hemos querido

relevar que la sola presencia del interés público en un sistema que pretende

imponer el uso obligatorio de las marcas registradas o incluso con su prevalencia

123 Infra. 3.1.1.7

124 Sobre la magnitud de la eficiencia del sistema norteamericano, se encontrara una referencia en el capítulo III.

119

en el sistema, como ocurre en este modelo, de ningún modo puede asegurarse

que su diseño sea eficaz.

En tal sentido, consideramos que bien que una regla particular evidencie

la presencia de un interés público o de un interés privado, dicha regla será eficaz

y contribuirá al funcionamiento real del diseño normativo en su conjunto, más en

razón de su contenido específico y en conjunto con las demás reglas, que en

función a si tales reglas representan o no un interés público o privado.

También nos parece oportuna una reflexión que, aunque de un carácter

más bien político, no por ello, sirve al propósito de clarificar las cuestiones que

venimos analizando.

En tal sentido, hemos de relevar el hecho que el D.S. 001-71-IC tuvo

vigencia por casi 21 años, en los que la regulación de la pérdida de registro por

falta de uso de las marcas registradas, se mantuvo invariable, mientras la

sociedad transitaba por radicales cambios económicos y políticos.

En efecto, desde el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, con

su concepción particular del desarrollo industrial planificado desde el Estado

(1,971-1,980), pasando por un gobierno de desmontaje del sistema jurídico

militar y de reprivatización del sistema económico (1,981-1,985) y hasta las

políticas económicas heterodoxas del partido aprista (1,985-1990), todos esos

regímenes mantuvieron una misma regulación sustantiva sobre las reglas de

pérdida de registro por falta de uso e incluso, quizás, sobre el resto de la

regulación de la propiedad industrial125.

125 No ha sido objeto de nuestro estudio analizar todos los contenidos normativos sobre propiedad industrial en ese periodo y por tanto no nos sentimos autorizados a aseverar que la legislación entera de propiedad industrial permaneció invariable, toda, en ese periodo, aunque una revisión somera de los contenidos pareciera sugerir esa idea.

120

Y la permanencia incólume de la regla que obliga a la presentación de

pruebas de uso en la renovación, mientras tres administraciones con una

diferente visión del mercado y la competencia rigieron la marcha de nuestro

sistema económico, solo puede demostrar que este diseño, aunque privilegiaba

el interés público, no se mostró incompatible con una visión de reprivatización de

las actividades económicas, después del gobierno militar.

Más aun, la semejanza de este modelo con el sistema norteamericano –

economía ícono del sistema liberal de mercado- brinda suficiente elemento de

juicio para considerar que el mecanismo de obligar a la presentación de las

pruebas de uso, per se, no puede ser tildado de ajeno o contradictorio con una

visión liberal del mercado y con mayor razón, respecto de una visión menos

liberal como la que supone una economía social de mercado, como la que

nuestra Constitución contempla.

Como reflexión final en el estudio de este modelo, nos parece oportuno

hacer una referencia retrospectiva a los criterios que nos enunciaba el maestro

Fernández-Novoa, quien declaraba compartir la idea de Schricker en el sentido

de considerar que cabía hablar de obligación en el uso de las marcas, en el

caso de países socialistas, “cuyas leyes obligan a las empresas a dotar con una

marca todos o determinados productos industriales126.”

A la luz de las consideraciones que hemos expuesto hasta aquí, creemos

que esa aseveración se evidencia, cuando menos, injustificada.

En primer lugar, aquella obligación que impondrían los países socialistas

de marcar los productos que se ofrezcan al mercado, no parece ser una

obligación equivalente a la de usar una marca registrada.

En particular, porque esa obligación de marcar los productos ofertados,

bien puede darse sin la obligación previa de registrar la marca y por tanto, esto

126 Infra. Página 11.121

revelaría que la obligación de marcar los productos, no tiene que predicarse,

necesariamente, como adherida a una marca registrada, ni presupone, por eso,

la existencia de una marca registrada.

Pero por otro lado, ese contenido sustantivo –de obligar a marcar los

productos que se oferten-, nos es propuesto como el contenido que justifica el

uso del término obligación y solo en tanto se trate de sistemas socialistas.

Con ello, si bien se da una razón por la que sí corresponde usar ese

término dentro de sistemas socialistas, no se explica por qué no es apropiado

usarlo en los sistemas liberales y en relación no a una obligación de marcar los

productos sino a la de usar una marca registrada.

En el capítulo IV volveremos sobre esta referencia conceptual e

intentaremos demostrar su insuficiencia.

A esta altura de nuestra exposición, solo nos limitamos a reiterar el

análisis anterior, en el que al evaluar el sistema del D.S 001-71-IC, sostuvimos

que en efecto ese sistema configuraba una verdadera obligación, y puesto que

esta normativa estuvo vigente durante por lo menos dos gobiernos no socialistas,

tenemos con eso la prueba que el establecimiento de una obligación de uso

frente al Estado, no es privativa de sistemas socialistas.

4.2.- El modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D. Ley 26017.

Como hemos señalado anteriormente, este segundo modelo que sustituyo

al anterior, contenía la regla básica de presentar pruebas para la renovación y

además una acción de cancelación como acción autónoma administrativa, y la

solicitud de cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en

las infracciones.

122

Desde la perspectiva de los principios, ha de relevarse que este modelo

mantiene la vigencia del principio de la intervención pública, en la regla sobre el

requisito de pruebas para la renovación, y le añade el principio de la iniciática

privada, al asignarle en exclusiva, tanto el inicio de la acción de cancelación,

como la facultad de solicitar la cancelación como defensa en los procedimientos

de oposición, infracción y nulidad.

Se trató entonces de un modelo mixto, en cuanto a los principios se

refiere.

Desde la perspectiva de la eficacia de este modelo, no dudamos en

aseverar que aun sin poder medirla, este modelo debió ser más eficaz que el

modelo anterior, pues añadió varios espacios más en los que el uso de la marca

registrada era sometido a prueba.

Sin embargo, vale la pena detenerse en esa estructura.

Hay que recordar que en el modelo anterior, se configuraba una verdadera

obligación del titular frente al Estado, por las razones que ya explicamos; y hay

que recordar también que consideramos que si bien se trataba de una obligación,

su exigencia se constreñía al espacio de la solicitud de renovación.

Pues bien, con esta ampliación en el segundo modelo, de los espacios en

que la marca se somete a pruebas de uso, no se produjo una ampliación de los

espacios en que el Estado podía exigir el cumplimiento de la obligación de uso

que había asumido el titular al solicitar el registro, sino algo diferente.

Desde el momento en que el inicio de una acción de cancelación se

asignó en exclusiva a un agente privado, allí quedo excluido el Estado para exigir

la obligación de uso en ese espacio nuevo y lo propio ocurrió con los otros

123

nuevos espacios (oposición, infracción y nulidad), porque también se asignaron

en exclusiva a un agente privado.

Así, la obligación de usar la marca frente al Estado, permaneció como una

verdadera obligación, pero constreñida al espacio de la renovación.

Y los nuevos espacios en los que los titulares marcarios podían ser

puestos en condición de tener que presentar pruebas de uso, aparecieron con la

singularidad que en ellos, el Estado carece de iniciativa en esos procedimientos y

por tanto está incapacitado para exigir a través de ellos aquella obligación que el

titular asumió frente a él.

Esa singularidad de estos nuevos espacios en los que las marcas se

someten a pruebas de uso, ¿corresponden a la preexistente obligación que

asumió el titular frente al Estado o a una relación jurídica de distinto carácter?

La respuesta a esa pregunta, también se desarrollará en el capítulo IV.

Aquí y de momento, solo planteamos la cuestión, con el propósito de

relevar que esos espacios nuevos y adicionales, por ser distintos al espacio de

las renovaciones, deben tener una relación con el término obligación, diferente a

la obligación que está detrás de la exigencia de presentar pruebas de uso en la

renovación.

4.3.- El modelo del D. Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el D. Legislativo Nº 823.

Este modelo, sustituyo al anterior y estaba configurado por las siguientes

reglas: una acción de cancelación como acción autónoma administrativa, la

solicitud de cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en

las infracciones.

124

La diferencia sustancial con el modelo anterior fue la exclusión de la regla

que condicionaba la renovación a la presentación de pruebas de uso.

Desde la perspectiva de los principios, este modelo represento un cambio

sustancial del modelo anterior, porque la exclusión de la regla que hemos

señalado, importaba suprimir el principio de la intervención pública, de modo que

a partir de este nuevo modelo, el principio rector es el de la iniciativa privada.

Sin embargo, no fue eso solamente lo que ocurrió.

Como lo expusimos anteriormente, la presentación de las pruebas de uso

en la renovación, en la lógica del DS 001, constituía la acreditación de haber

cumplido con la obligación de usar la marca - previa y expresamente adquirida

en la solicitud de registro-, ante el Estado.

Esa concepción era consecuencia de la estructura normativa de ese

decreto que en una regla establecía el nacimiento de la obligación de usar (en la

solicitud del registro), y en otra regla señalaba la oportunidad en que debía

probarse que se había cumplido con esa obligación (en la renovación).

Y por la estructura de esa normativa, concluimos que se configuraba

verdaderamente una obligación frente al Estado, la cual se hacía exigible en la

renovación.

Cuando analizamos el modelo anterior, dejamos planteado que la

aparición de nuevos espacios en los que se podían exigir pruebas de uso, no

podía forzosamente significar que tales espacios correspondían también, como la

renovación, a espacios que fueran la ocasión de acreditar ante el Estado la

obligación de uso que se había asumido previa y expresamente por el titular.

125

Y si acaso hubiera podido existir alguna razón para considerar que esos

espacios nuevos se correspondían con una obligación de usar –al margen de

que esa correlación tuviera sustento o no, como se verá en el siguiente capítulo-,

esa razón solo podría haber estado en el hecho que otra regla hacia surgir el

compromiso de uso expresamente, requiriéndolo en la solicitud de registro.

Pues bien, el DS 001-71-IC, fue sustituido por el D.L 26017, que no

contemplo una regla que exigiera en la solicitud de registro, el compromiso

expreso de usar la marca.

Y así, en ausencia de ese compromiso expreso, la presentación de

pruebas en la renovación, mal podía seguirse viendo como la ocasión en que el

compromiso previo de usar, se acreditaba cumplido, pues tal compromiso nunca

se habría asumido al solicitar la marca, bajo las reglas del modelo que estamos

analizando.

Y desaparecido el compromiso previo y expreso de usar la marca, la

presentación de pruebas de uso para la renovación, se convirtió meramente en

una condición específica de ese procedimiento, sin correlato ya con una

obligación de uso previa y expresamente contraída.

Pero con la desaparición del compromiso expreso de usar, desapareció

también la única circunstancia que hubiera podido servir de fundamento para

alegar que los espacios nuevos del modelo anterior, tenían su fuente en la

obligación asumida previa y expresamente frente al Estado de usar la marca.

Así, producida esa leve pero trascendente variación, ni el escenario de la

renovación –aunque conservara su estatus público-, ni los otros espacios

nuevos, contaban ya con la existencia de una obligación de uso previa y

expresamente asumida por el titular marcario, que abriera la posibilidad de

entenderlos como correlato de esa obligación.

126

En función a lo anterior, podemos decir del modelo que estamos

analizando, que no cuenta con una regla que permite derivar de ella una

obligación previa y expresa del titular para usar la marca registrada; que tampoco

cuenta con un espacio público en el cual todas las marcas registradas, sin

excepción, estén obligadas a probar el uso aunque fuera una sola vez; y que los

escenarios en los que la marca es sometida a pruebas de uso, no pueden ser

vistos como un correlato derivado de una obligación, pues tal obligación no está

expresamente regulada en su normativa.

Visto desde otra perspectiva, las reglas de este modelo, que asigna en

exclusiva a la iniciativa privada la aparición de los escenarios en que las marcas

se someten a pruebas de uso, carece de fundamentos para correlacionar sus

reglas, de modo directo, con la existencia de una obligación de uso asumida

previa y expresamente por el titular o dispuesta, también expresamente, desde el

ordenamiento jurídico.

Así, un modelo como este, para poderse vincular a una noción de uso

obligatorio, no tiene más remedio que procurar inferir de esas reglas y su

contenido, que ellas perfilan, implican o suponen, la existencia de la obligación

de uso.

Y eso es lo que ha hecho y sigue haciendo la doctrina predominante, pero,

como mostraremos en el capítulo IV, cualquier discurso argumentativo que

busque deducir de esas reglas la obligación de usar las marcas registradas,

tropieza con insuperables obstáculos.

En cuanto a la eficacia de este modelo, no dudamos en aseverar que aun

cuando no podemos medirla, debió haber tenido una eficacia menor a la que tuvo

el modelo anterior, pues prescindió de un espacio, como la renovación, en el que

todas las marcas registradas eran sometidas a pruebas de uso.

127

4.4.- El modelo del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.Las reglas básicas de este modelo son: una acción de cancelación como

acción autónoma administrativa y la solicitud de cancelación como defensa en las

oposiciones.

Como puede advertirse, este modelo se diferencia del que lo precedió,

solamente en la exclusión de las reglas que permiten solicitar la cancelación

como defensa en las infracciones y en las nulidades.

Desde la perspectiva de los principios, este modelo no es sino la

continuación del modelo anterior que reposa en el principio de la iniciativa

privada, solo que reduce los espacios en que las marcas son sometidas a

pruebas de uso y por tanto, puede sostenerse que tiene una menor intensidad.

Pueden aplicarse a este modelo, las mismas consideraciones que hemos

desarrollado al valorar el modelo anterior.

En cuanto a su eficacia, no dudamos tampoco en aseverar que debe ser

menor aun a la eficacia que pudo haber tenido el modelo anterior.

Esta vez, sin embargo, sí tenemos cómo medir esa eficacia y eso haremos

en el capítulo siguiente.

De momento podemos adelantar que su eficacia es insustancial.

4.5.- Evaluación conjunta.-Como podrá advertirse del repaso condensado que hemos hecho sobre la

evolución de la normativa vigente en nuestro país, desde la aparición de las

128

reglas que vinculaban la permanencia del registro al uso de la marca registrada,

en 1971, el Perú ha transitado por sucesivos diseños normativos.

En su evolución, estos modelos pasaron por la siguiente configuración:

primero, se configuro un modelo de sesgo exclusivamente público, aunque

limitado, anclado en la atribución de la administración para exigir pruebas de uso

de las marcas en la renovación; a ese modelo, le siguió otro modelo mixto que

agregó a aquel sesgo público, reglas que asignaban a la iniciativa privada la

facultad para desencadenar hasta cuatro escenarios en los que debía probarse

el uso de las marcas registradas (en la acción de cancelación como acción

autónoma y como defensa en las infracciones, las oposiciones y las nulidades).

Al modelo anterior, le siguió un modelo de corte privatista que excluyo

cualquier atribución a la administración pública, pero mantuvo los cuatro

escenarios en que se debía probar el uso.

Y finalmente, el último modelo, vigente en la actualidad, es un modelo que

sin dejar de ser privatista, restringió los escenarios en que debía probarse el uso

a dos: en la acción de cancelación como acción autónoma y como defensa en las

oposiciones.

Esta evolución refleja, como la evolución europea, una orientación clara

hacia la valoración que considera a la iniciativa privada como la fuente exclusiva

para activar los escenarios en que bebe probarse el uso de las marcas

registradas.

No puede haber duda entonces que en el Perú, el diseño actual resulta ser

menos severo que el diseño europeo predominante. Y huelga decir que este

diseño vigente dista más aún que el diseño europeo predominante, del prototipo

de diseño que elaboramos para este trabajo.

129

En esa evolución, además, se ha hecho evidente cómo nuestro sistema de

marcas, luego de alcanzar su mayor intensidad impositiva del uso, con la

superposición del DS 001-71-IC y las Decisiones Nº 311 y 313, a partir de ese

pico de intensidad, cada modelo posterior, no hizo sino declinarla hasta llegar al

modelo actual, menos intenso aun que sus predecesores.

Cómo nuestras autoridades y nuestra doctrina han aprehendido estos

modelos, en cuanto a qué noción de uso obligatorio se cree que cristalizan, es lo

que pasaremos a estudiar, revisando los enfoques que se han dado a esta

cuestión, aunque limitaremos las referencias sólo a los trabajos o

pronunciamientos que se han hecho respecto de la Decisión Nº 486 y/o la

Decisión Nº 344, en razón del parecido de su diseño básico.

5.- La Doctrina y la jurisprudencia en el Perú, sobre las reglas del modelo configurado en la Decisión Nº 486.

5.1.- Introducción.-Como pasaremos a mostrar, la existencia del conjunto de reglas que prevé

nuestra normativa vigente para la acción de cancelación por falta de uso, ha sido

enfocada con distinta perspectiva en cuanto a su fundamentación y posición diversa

en cuanto a la calificación del tipo de sistema que su presencia configura.

En esta parte de nuestra exposición, nos limitaremos a mostrar los distintos

enfoques que se han hecho sobre si el contenido básico de las reglas de la acción

de cancelación, se corresponde o no con la premisa desde la cual se hubiera

posicionado el autor bajo estudio, en el sentido de si el autor considera o no que

nuestra normativa -más allá de la existencia de la acción de cancelación-, contiene el

principio del uso obligatorio de la marca registrada.

Para ello tomaremos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad

130

Intelectual del INDECOPI y de los autores nacionales que se han pronunciado al

respecto.

5.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.La determinación de si las disposiciones de la Decisión Nº 486 (y/o de la

Decisión Nº 344) contienen el principio del uso obligatorio de la marca registrada y el

tema de qué representa respecto de ese principio, la acción de cancelación, han

sido efectivamente abordados por el máximo órgano jurisdiccional de la Comunidad

Andina, pero, como se explicara más adelante, sólo desde la perspectiva que le es

propia a un órgano jurisdiccional.

5.2.1.- Proceso 22-IP-2005.En este pronunciamiento, el Tribunal expresó lo siguiente:

“4.3. El uso de la marca.

Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de

la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese

derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado”.

Esta posición, como puede advertirse, coloca a la obligación del uso en

el mercado de la marca registrada, como un correlato del derecho al uso

exclusivo del titular registral.

Se trata de una posición abstracta (el Tribunal no señala articulo alguno

en que tal carácter este expresa o implícitamente establecido) que atribuye al

uso su carácter obligatorio, derivándolo por correlación, del derecho al uso

exclusivo que la ley reconoce al titular.

Esa inferencia, como esperamos evidenciarlo en el capítulo IV, no puede

ser correcta.

131

Más adelante en el mismo acápite 4.3, sobre el uso de la marca, el

Tribunal añade:

“La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para

el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se

establece que para que no proceda la cancelación del registro marcario

contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna

ciertas condiciones mínimas para su aceptación.”

Y sobre el uso obligatorio de la marca el Tribunal dijo:

“4.3.2. La obligación de uso de la marca.

La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla,

está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues

siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible,

necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los

sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos

Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Ed.

Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra

del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el

momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La

unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en tanto que la

unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”.”

Podemos advertir en este último párrafo que el fundamento para la

obligación de usar la marca registrada, además de sustentarse en la

consideración abstracta de ser el correlato del derecho exclusivo al uso por el

titular, también se vincula y deriva de una cuestión exógena a las disposiciones

normativas, a saber, la necesidad de consolidar la marca como bien inmaterial,

que constituiría una cuestión de hecho y no un precepto normativo.

132

En el capítulo IV demostraremos que aquella supuesta necesidad de

consolidar la marca como bien inmaterial, de ninguna manera podría ser un

fundamento para la implantación del uso obligatorio de las marcas registradas y

no puede entonces constituirse en una de las razones que fundamente la

obligación de usar la marca registrada.

En este mismo acápite el Tribunal concluiría que: “La ley comunitaria

andina, por su parte, señala dos efectos jurídicos por el no uso de la marca: la

cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y la

limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107

de la misma Decisión.”

En este raciocinio deductivo aparece vinculándose la obligación de uso de

las marcas registradas, con la acción de cancelación, pues la afirmación del

Tribunal implica un largo silogismo: (i) la marca registrada debe usarse –eso ya lo

ha sustentado antes el Tribunal en este desarrollo-; por eso, (ii) el no uso de la

marca tiene por efecto su cancelación; y (iii) como la vía para obtener ese efecto

es la acción de cancelación, (iv) entonces, la acción de cancelación y la obligación

de usar las marcas registradas, están relacionadas.

5.2.2.- Proceso 111-IP-2005127.En el proceso 111-IP-2005 el Tribunal dijo lo siguiente: “Se debe

considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa

a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que

distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso,

cumpliendo de esta manera la aptitud distintiva marcaria establecida en el

artículo 134 de la Decisión Nº486, como requisito sine qua non para la

continuidad del registro marcario. En este sentido, la norma andina establece no

sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la

obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho.”127 Citado por Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Nº 7, INDECOPI, Lima 2009. Pag.202

133

En este pronunciamiento, el Tribunal abunda en el carácter obligatorio

del uso, pero esta vez coloca al uso como requisito de continuidad del registro,

derivándolo de una disposición normativa específica, el artículo 134 de la

Decisión Nº 486 –en el que se define qué es marca para efectos del régimen 128-

por lo que afirma que la norma andina establece la obligación de uso, aunque el

Tribunal no desarrolla cómo del concepto de marca en ese artículo, pueden

inferirse: (i) el uso obligatorio de la marca registrada y que (ii) este uso es

condición para la continuidad del derecho.

5.2.3. Proceso 180-IP-2006.

El pronunciamiento del Tribunal en el proceso 22-IP-2005, que hacía de

la obligación de uso el correlato del derecho exclusivo, fue reiterado, aunque

en un contexto más detallado, en 2006, en el proceso 180-IP-2006.

En ese proceso el Tribunal sostuvo:

“1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la

Decisión 486

Los artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las

características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la

cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características

principales de dicha figura son las siguientes:

…

c. Falta de uso de la marca.

…

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de

la siguiente manera:

128 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”

134

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro

de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese

derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A

fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es

preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han

pronunciado sobre este punto.

…

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el

medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y

servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo

marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga

productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función

distintiva.”

El añadido conceptual que representa el desarrollo precedente del

Tribunal, está no solo en la afirmación expresa que el principio del uso

obligatorio de la marca registrada se desprende del propio concepto de marca -

contenido en el artículo 134 de la Decisión Nº 486, al que en la resolución

anterior ya se había referido sin desarrollarlo-, sino en el desarrollo mismo que

hace el Tribunal de cómo a partir del concepto de marca se concluye que el

uso de las marcas registradas es una obligación.

En tal sentido, el Tribunal entiende que si las marcas tienen una función

distintiva y esta función solo puede cumplirse mediante su uso efectivo,

entonces, debiendo las marcas cumplir con la función distintiva, las marcas

registradas deben ser usadas en el mercado.

En ese raciocinio está implícita una consecuencia conceptual que no es

de ningún modo forzosa.

135

Efectivamente, partir del hecho que la noción de marca presupone el uso

del signo en el mercado y por eso, efectivamente, las marcas cumplen en los

hechos una función distintiva, no determina que sobre las marcas registradas

exista por eso y también la obligación jurídica de usarlas, a menos que se esté

implicando que una marca registrada es lo mismo que una marca, lo cual, como

se demostrará en el capítulo IV, no es así, de ninguna manera.

Así pues, se llega al uso obligatorio de las marcas registradas, a partir de

la función distintiva que cumple la marca en los hechos y por eso se afirma que

el uso obligatorio se desprende del propio concepto de marca.

Como lo demostraremos también en el capítulo IV, eso no es ni puede

ser así.

En resumen, el Tribunal, fundándose en preceptos normativos como la

definición de marca del artículo 134 de la Decisión Nº 486; o en criterios

abstractos como el carácter de correlato de la obligación de uso con el derecho

exclusivo que deriva del registro; o en cuestiones de facto como la necesidad

de consolidar la marca como bien inmaterial; o de la necesidad de cumplir la

función distintiva en la noción de marca, ha sostenido que el sistema de marcas

vigente tiene como principio el uso obligatorio de las marcas registradas.

Pero la acción de cancelación y sus reglas, puestas en relación con ese

principio, no aparecen calificadas como un mecanismo cuyo contenido

materializa siempre y de modo absoluto aquel principio: el Tribunal atribuye a la

acción de cancelación la condición de “…medida coercitiva para el cumplimiento

por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que

no proceda la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de

la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su

aceptación.”

136

Es decir, aun cuando para el Tribunal la acción de cancelación es una

medida coercitiva, lo es de modo restringido: la coerción se produce sólo y

dentro de las condiciones que deben cumplirse para que no se cancele un

registro, que están fijadas en las reglas de la acción de cancelación.

Esto implica, en el fondo, que sólo y cuando exista de por medio una

acción de cancelación, el carácter obligatorio del uso de la marca registrada se

erige normativamente como tal; y en consecuencia, fuera del contexto de una

acción de cancelación, no hay medio, mecanismo o disposición, que determine

que el uso de la marca registrada sea obligatorio.

Así, en la lógica analítica del Tribunal, el principio del uso obligatorio de

la marca registrada, encuentra su correlato procedimental en la acción de

cancelación por falta de uso desde esa perspectiva limitada.

Por eso, se puede considerar que para el Tribunal, la normativa de la

Decisión Nº 486, contiene el principio del uso obligatorio de las marcas

registradas y que las reglas básicas de la acción de cancelación, son el

correlato procedimental de aquella obligación a través del cual el carácter

obligatorio del uso de las marcas registradas se plasma.

5.3.- - El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI

Este Tribunal, en la estructura de sus resoluciones sobre la acción de

cancelación por falta de uso de las marcas registradas, incluye un acápite

denominado “Cancelaciones por falta de uso”, cuyo primer sub-acápite es el que

denomina “Marco Conceptual”.

En el desarrollo de ese marco conceptual, el Tribunal consigna lo siguiente:

137

“El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona

interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que

sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por

otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante

los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de

cancelación.”

“Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez

que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la

resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía

administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de

uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de

oposición interpuesto con base en la marca no usada.”

“Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de

dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional.”129 (El resaltado es

nuestro)

Como puede advertirse, el Tribunal del INDECOPI no se pronuncia -como lo

hace el Tribunal Andino de Justicia- separando por un lado la cuestión del carácter

obligatorio del uso de las marcas registradas y su fundamento (si la Decisión Nº 486

contiene el principio del uso obligatorio), y por otro, sobre el rol de la acción de

cancelación respecto de tal principio.

Más bien, en un solo cuerpo argumentativo, este Tribunal desarrolla dos

cuestiones distintas que además, se presentan sin vinculación explicita entre sí.

En efecto, por un lado, el Tribunal expone el contenido de las reglas de la

acción de cancelación, sin ningún análisis o postura previa, respecto de la existencia

o no del principio del uso obligatorio de la marca registrada y, en consecuencia, sin

129 Resoluciones 0119-2009/TPI-INDECOPI, 1905-2007/TPI-INDECOPI, entre muchas otras, cuyos números pueden encontrarse en el índice general de resoluciones revisadas.

138

establecer relación alguna entre tal principio y la existencia misma de una acción

administrativa, como la de cancelación.

Y por otro lado y a renglón seguido, el Tribunal expone cuales son las

finalidades del uso obligatorio de las marcas registradas, sin haber hecho siquiera la

menor referencia previa a la existencia misma de la noción del uso obligatorio de la

marca registrada y menos aún, de qué nivel de presencia le corresponde a esa

noción en el sistema de marcas.

Lo único que el Tribunal asevera, sin duda alguna es que: (i) existe la acción

de cancelación y tiene ciertas reglas; y (ii) que el uso obligatorio de las marcas

registradas tiene ciertas funciones.

Es recién como inferencia, a partir de esas afirmaciones, que se puede

concluir cuál es la posición del Tribunal en cuanto a la existencia del principio del uso

obligatorio de las marcas registradas: si el uso obligatorio de las marcas registradas

cumple ciertas funciones, como afirma el Tribunal, pues precisamente las cumple,

porque lógicamente existe tal uso obligatorio, por tanto, para el Tribunal sí existe la

obligación de uso de las marcas registradas en nuestra legislación vigente.

No hay forma en cambio de inferir qué rol cumple la acción de cancelación en

relación a ese principio, pues el laconismo con que el Tribunal se refiere a las

acciones de cancelación, no permite hacer deducción alguna. Solo podrá sostenerse

que la acción de cancelación de alguna manera está vinculada con las funciones que

cumple el uso obligatorio, porque el Tribunal presenta juntas ambas cuestiones,

dentro del marco conceptual de las “Cancelaciones por falta de uso”

5.4.- Evaluación sobre la posición de los órganos jurisdiccionales.El hecho que los tribunales regional y nacional no se hayan pronunciado sobre

si estando vigente en nuestra normativa el principio del uso obligatorio de las marcas

registradas, la acción de cancelación resulta suficiente o no para asegurar la vigencia

139

de aquel principio, es una cuestión de necesidad: la función de estos órganos es

aplicar las normas y no discutir la idoneidad de sus contenidos en relación a

principios meta-positivos, para desde allí, dejarlas de aplicar, sugerir su cambio o

modificarlas contra su texto, a propósito del ejercicio de su función jurisdiccional.

No cabe esperar entonces que ellos adopten posición, en sus resoluciones,

sobre si la acción de cancelación es suficiente para asegurar la vigencia del principio

del uso obligatorio de las marcas registradas.

Pero sí importa la relación conceptual que han construido entre ese principio y

las reglas de la acción de cancelación vigentes.

Y lo que ambos tribunales han establecido es que aquel principio y esta acción

se relacionan, de forma que el vehículo para que se plasme el principio del uso

obligatorio de las marcas registradas, lo constituye esa acción.

Si los límites de la acción de cancelación cubren o no todos los espacios en

que puede darse el no uso y por tanto, si el principio del uso obligatorio al que se

refieren es entonces un principio parcial y limitado por esos alcances, son cuestiones

que los Tribunales no han tocado ni tenían porqué tocar en sus resoluciones.

Pero, esas son las cuestiones en las que concentramos nuestro estudio para

evaluar la legislación vigente, como se verá en el capítulo IV.

5.5.- Los autores nacionales.-En esta parte de nuestro estudio haremos una presentación resumida de

diversos trabajos de autores nacionales.

La primera advertencia que debemos consignar, está referida a los alcances

de estos trabajos.

140

Todos estos estudios han tenido como propósito central el análisis de la

normativa vigente, con énfasis menor o mayor en determinados aspectos

problemáticos que la normativa ha significado en su aplicación.

Como consecuencia de ese propósito específico, las consideraciones

generales con las que esos estudios buscan enmarcar la noción del uso obligatorio

de las marcas registradas y la acción de cancelación dentro de nuestro sistema de

marcas vigente, han sido expuestas, como se verá, de modo sintético y tangencial,

pues su objetivo no era discutir ni desarrollar con detenimiento ese marco general.

Esa circunstancia hace indispensable una segunda advertencia, que está

referida al contenido que estamos tomando de esos estudios, para los propósitos de

nuestro trabajo.

Nosotros centramos nuestra atención en las consideraciones generales que

esos estudios refieren, implícita o explícitamente, porque el tema central de nuestro

estudio se concentra en los fundamentos que soportan la noción del uso obligatorio

de las marcas registradas y la acción de cancelación, que precisamente se

encuentran en esas consideraciones generales.

Somos conscientes que esta perspectiva implica un desequilibrio riesgoso,

pues no siendo las cuestiones generales en esos estudios el centro de su atención,

su carácter sintético no trasluce unívocamente los fundamentos de las posiciones

que su síntesis parece reflejar; y así, estando en posición de tener que inferir esos

fundamentos a partir de su brevedad expositiva, puede ocurrir que las inferencias

contengan un cierto margen de error de interpretación.

No obstante, como más que cuestionar o discutir las posiciones implícitas o

explicitas que estos estudios contienen sobre las consideraciones generales que

refieren, nuestro propósito es que sus fundamentos–declarados o inferidos- sean una

ocasión para desarrollar y profundizar en los criterios generales que nuestro trabajo

postula, creemos metodológicamente valido el ejercicio, pues nos ha permitido

141

ampliar la perspectiva desde la cual estudiamos los fundamentos de la noción del

uso obligatorio de las marcas registradas y su relación con el contenido de las

acciones de cancelación.

No es el objeto de este trabajo en este capítulo, entonces, posicionarse

críticamente respecto de las perspectivas que sobre los aspectos generales

contienen esos estudios, sino tratar de inferir el lugar en que se posicionan y desde

el cual enfocan los temas del uso obligatorio de las marcas registradas y su relación

con las acciones de cancelación. Y solo relevaremos algún tipo de inconsistencia

implícita o explícita, cuando su exposición resulte ser una oportunidad para clarificar

la postura que llevamos en este trabajo y sus fundamentos.

Siguiendo la estructura del análisis que venimos aplicando, el orden en el que

analizaremos las posturas que pasamos a estudiar, consistirá primero en determinar

si se parte o no de la existencia del principio del uso obligatorio de la marca y sus

fundamentos, para luego establecer qué tipo de vinculación se desarrolla entre ese

punto de partida y los alcances de la acción de cancelación vigente.

Para la denominación de los acápites que siguen a continuación, hemos

optado por consignar el título del artículo o trabajo que analizamos.

5.5.1.- “La cancelación de la marca por falta de uso.”130. 1997.En este trabajo, en punto a la existencia de una obligación de usar la marca

registrada, se dice:

“En resumen, y de acuerdo a la interpretación sistemática anteriormente

expuesta, nuestro sistema legal no pretende la obligatoriedad de uso mediante la

intervención administrativa de oficio luego del transcurso de un plazo de caducidad

por falta de uso, sino que son los particulares los que decidirán el uso de la marca

130 Arana Courrejolles, Carmen, “La cancelación de la marca por falta de uso”. Revista Themis, Nº 36. Lima 1997, página 199 y siguientes.

142

dentro de la libre concurrencia y solicitaran su cancelación. Todo depende del interés

que haya en el mercado.”131

El análisis sistemático al que se refiere el estudio, puede ser resumido en los

siguientes aspectos:

a) La norma no establece plazo de uso obligatorio después del cual, ipso jure, se

extingan los derechos del titular, ni fija un plazo de no uso después del cual,

igualmente, se extingan tales derechos, autorizando la intervención de oficio

en esos casos.

b) La norma se funda en la auto regulación privada y facultativa, pues se deja a

la iniciativa privada el inicio de la acción, sin la cual, el órgano competente no

puede pronunciarse al respecto, estando además impedido para actuar de

oficio.

c) La norma prohíbe a la administración solicitar pruebas de uso para la

renovación del registro.

Si bien estos comentarios están referidos a la Decisión Nº 344, vigente para el

momento de este estudio, esos mismos contenidos normativos están repetidos en la

Decisión Nº 486, por lo que su lógica se puede extrapolar.

Como primera cuestión, ha de relevarse que el análisis propuesto trasciende

los límites de las reglas básicas de la acción de cancelación.

En efecto, la conclusión que nuestro sistema no pretende el uso obligatorio de

la marca, se extrae de la consideración, por un lado, del contenido de la regla básica

de la cancelación que atribuye su inicio exclusivamente a la iniciativa privada; y, por

otro, del contenido de dos reglas adicionales, ausentes en nuestra legislación, fuera

131 Arana Ob. Cit. página 199.143

de los límites de la acción de cancelación, como serían: (i) una regla general que

debiera disponer un plazo de uso obligatorio después del cual, ipso jure, se extingan

los derechos del titular, o que disponga un plazo de no uso después del cual

igualmente se extingan los derechos, correspondiendo a la administración actuar de

oficio; y (ii) una regla que debiera autorizar a la administración para solicitar pruebas

de uso en la renovación.

Pero por otro lado, los elementos de juicio que hacen que el estudio considere

que nuestro sistema no pretende el uso obligatorio de las marcas registradas, en una

interpretación contrario sensu, nos permiten percibir qué reglas básicas debiera

contener un sistema, al entender de este estudio, para considerarlo uno que sí

pretenda el uso obligatorio.

Y esas reglas serían: (i) que la acción de cancelación pudiera iniciarse

también de oficio; (ii) que se fijara en una regla general un plazo de uso obligatorio

y/o uno de no uso también imperativo, autorizando la intervención de oficio en ambos

casos; y además (iii) que se otorgaran facultades a la administración para pedir

pruebas de uso en la renovación.

Esta identificación de reglas en un sistema legal que pretenda el uso

obligatorio, implica la valoración que cuando un sistema pretende esa obligatoriedad,

debe proveer otros mecanismos, además del de una acción como la de cancelación.

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos aseverar que en este estudio,

la cuestión de si nuestro sistema legal contiene o no el principio del uso obligatorio

de la marca registrada y sus fundamentos está definida, cuando menos

implícitamente: nuestro sistema no contiene ese principio.

En congruencia con esa posición, la acción de cancelación, al no estar

enmarcada dentro de un conjunto de mecanismo que un sistema provee para

asegurar el uso obligatorio de las marcas registradas –puesto que el sistema no

144

postula el principio del uso obligatorio-, se erige como un escenario cuyos alcances,

cualesquiera que fueran, de ningún modo pueden ser valorados como insuficientes

en relación a un principio que el sistema no contiene.

Y así, dentro de los límites del espacio parcial del sistema de marcas que se

configura con los contenidos de las reglas de la acción de cancelación, en ese

espacio limitado, el uso de la marca registrada puede adquirir un cierto sesgo de

obligatoriedad -como más adelante veremos que nos lo plantea el estudio-, sin que

ello implique que el sistema en su conjunto pretenda imponer el uso obligatorio.

Sin embargo, ha de relevarse que acto seguido de la evaluación general que

concluye con que nuestro sistema no pretende la obligatoriedad del uso de las

marcas registradas, en el estudio se consigna el pronunciamiento del Tribunal de

Justica Andino sobre el uso obligatorio de la marca y el carácter de la acción de

cancelación que en el proceso Nº 2-AI-96 fue considerado en los siguientes términos:

“Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular,

en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la

marca en el mercado.”

“La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el

cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que

para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la

Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su

aceptación.” 132

Como ha de advertirse, estas aseveraciones del Tribunal son las mismas que

ya hemos referido anteriormente en otro proceso y de las cuales inferimos que para

este órgano jurisdiccional la obligación de uso de las marcas registradas es un

principio que deriva, entre otros, de la mera definición de marca que la legislación

contempla.

132 Arana. Ob. Cit. Página 199145

De modo que la consignación de esas referencias del Tribunal, en las que se

evidencia que éste postula la existencia en nuestra normativa del principio del uso

obligatorio de la marca registrada, después de haber afirmado el estudio que nuestro

sistema no pretende el uso obligatorio, despierta la sensación que una

contraposición conceptual tan aguda, es apenas el preludio de una discusión que

resuelva en un sentido u otro el dilema.

Por eso, ha de lamentarse que esa oposición de ideas no haya sido

acompañada de un desarrollo de solución: el análisis no se extiende en esa ruta y

queda la cuestión solamente planteada.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores y como ya adelantáramos, en

el análisis se reconoce que es posible interpretar “que hay una exigencia, obligación

o coerción para que el titular use la marca”133, a partir de que en la interposición por

el titular de una oposición a un registro en trámite o de una acción por infracción o

nulidad, se expone a que le exijan pruebas de uso a petición de la parte contra quien

se dirige, pues así lo contempla la norma vigente (Decisión Nº 344), constituyéndose

de esa manera, en contra del titular, una suerte de “riesgo registral”134.

Pero se entiende claramente que aquel carácter cuasi obligacional se da sólo

en el contexto y dentro de los límites de las reglas para la acción de cancelación y no

es una aseveración de la cual pueda inferirse que se está postulando la existencia de

un principio tenue del uso obligatorio de la marca registrada, en el sistema de marcas

como conjunto.

Sobre esta adicional reflexión, sin embargo, cabe recordar que la actual

Decisión Nº 486, en la disposición que regula esa misma circunstancia (de poder

solicitar la cancelación como medio de defensa, que aparece en el artículo 165 de

esta Decisión), ya no se contempla esa solicitud como defensa en las nulidades y las

133 Ob. Cit. Pagina

134 Arana. Ob. Cit. Página 199.146

infracciones, en función a lo cual cabe preguntarse cuál sería, entonces, la

perspectiva al respecto que se hubiera adoptado en el estudio, si esta última

disposición hubiera sido la analizada.

En conclusión, no habiéndose partido de la premisa que nuestro sistema de

marcas vigente contiene el principio del uso obligatorio de la marca registrada –

haciendo salvedad de la duda que relevamos anteriormente-, la acción de

cancelación y sus reglas no son objeto de evaluación en relación a aquel principio,

pues mal podrían colisionar con un principio ausente.

Sí nos propone el estudio, en cambio, que para que un sistema pretenda el

uso obligatorio de la marca registrada, debiera contener otras reglas -que ya hemos

referido antes-, además de una acción de cancelación.

5.5.2.- “La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral.”135 2005.

Este artículo tuvo como objetivo específico enmarcar una resolución del

Tribunal del INDECOPI sobre una acción de cancelación – en la que se estableció un

precedente de observancia obligatoria136-, dentro de los fines de las acciones de

cancelación.

Siendo entonces ese su objetivo particular, el trazo de las cuestiones

generales, comprensiblemente, es muy sucinto, aunque categórico, en los siguientes

términos:

135 Ferreyros Castañeda, Marysol. La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, Nº 87, diciembre 2005, pág. 328 y siguientes.

136 El precedente estableció los criterios que se debían tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Nº 486 en cuanto a cómo debe entenderse la identidad y la similitud, al evaluar las pruebas de uso y decidir qué productos o servicios se mantienen o se cancelan del registro. La resolución es la Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI.

147

“El uso de la marca no es una facultad otorgada al titular de la misma. Importa

en esencia una obligación por parte del titular de hacer efectivo el derecho que le ha

sido conferido por el Estado. El ejercicio de este derecho responde a mantener un

registro dinámico que busque reflejar de la manera más precisa el mercado de

productos o servicios, permitiendo que solo permanezcan aquellos signos cuya

comercialización es efectiva. En otras palabras, el uso de la marca se fundamenta en

la necesidad predicada por el derecho de la especialidad, de garantizar que la marca

honre la función que está llamada a cumplir, cual es la de proteger los signos

registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se

aplica.”137

Cabe añadir que el artículo incluye una nota al pie de página al final del

párrafo transcrito, en la que expresa que el contenido de dicho párrafo corresponde

al criterio señalado por el Tribunal Andino en el Proceso 17-IP-95.

El artículo entonces se pronuncia a favor del carácter obligatorio del uso de las

marcas registradas y atribuye a las acciones de cancelación la función de hacer que

se mantengan en el registro solo aquellos signos cuya comercialización es efectiva.

Así, de manera implícita, entendemos que se adopta un posicionamiento en la

existencia del principio de la obligación de uso y que, en consecuencia, la acción de

cancelación materializa aquel principio eliminando del registro las marcas no usadas.

5.5.3.-“La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial.”138. 2006.-

Este trabajo, como el anterior, también perseguía como interés relevante la

cuestión de la cancelación parcial de marcas que definió el precedente de

observancia obligatoria ya referido.

137 Ferreyros Ob. Cit. Página 328.

138 Gamboa Vilela, Patricia, La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial, Revista de Derecho Administrativo, Nº 2, Lima 2006, pag.225.

148

Para ello, este estudio también desarrollaría el tema de la obligatoriedad del

uso de la marca registrada y la acción de cancelación, en la Decisión Nº 486.

El estudio parte de reconocer que desde una perspectiva de mercado –no

jurídica- “…se entiende que una marca tiene que ser utilizada ya que el signo que la

conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un

producto o un servicio, y puesta en el mercado para que sea percibida por el

consumidor como signo distintivo de ese producto o servicio.”

Así entonces, como la necesidad del uso de la marca registrada no se deriva

de un principio jurídico sino de cuestiones de mercado, el lugar que ocupa la acción

de cancelación es explicado por razones distintas y desvinculadas de la obligación –

jurídica- de usar las marcas.

La razón de la existencia de las acciones de cancelación, se sustenta en la

consideración que en los sistemas legales como el nuestro -que hacen nacer los

derechos sobre las marcas a partir de su registro y no del uso-, de alguna manera

contienen un incentivo para registrar marcas pese a no tenerse la intención de

usarlas y así, al crearse registros de marcas no usadas, estos llegan a constituirse en

una traba innecesaria para quienes sí desean usar efectivamente esa misma marca.

La respuesta a ese problema, nos dice el estudio, es la acción de cancelación

que implica eliminar del registro las marcas no usadas, precisando, sin embargo, que

la cancelación de un registro no se produce automáticamente ni en todos los casos.

Así entonces, la acción de cancelación aparece como un medio que responde

a una problemática propia de los sistemas que hacen nacer los derechos sobre las

marcas de su registro, pues el diseño normativo de estos sistemas, posibilita la

existencia de marcas no usadas.

149

Cabe puntualizar aquí, que tal como se ha expuesto la problemática a la que

respondería la acción de cancelación, este mecanismo aparece destinado a resolver

una hipótesis muy específica: la acción de cancelación esta para resolver el

problema que se configura por la conjunción de: (i) la existencia de una marca

registrada no usada; (ii) que se convierte en una traba; y (iii) cuando existe un

empresario que desea utilizar esa misma marca.

Definida esa perspectiva general, se explica en el análisis que el desarrollo

que se hará en adelante se circunscribirá entonces a la acción de cancelación,

pasándose a exponer todas las cuestiones que el estudio ha considerado relevantes,

como quién debe usar la marca, cómo debe usarse, dónde debe usarse y cuál es el

periodo relevante de uso, para a renglón seguido desarrollar la acción de cancelación

por falta de uso en el apartado 2, y dentro de éste, se formula la siguiente pregunta:

“¿Obligación de uso o carga del titular?”139

La pregunta que se plantea el estudio, puede ser reformulada en otros

términos, de modo que permita su contraste con las perspectivas que venimos

utilizando y sería la siguiente: ¿el contenido de las reglas de la acción de cancelación

en la Decisión Nº 486, determina que estas reglas establecen la obligación de usar

las marcas registradas?

El estudio nos responde que no, que para que las reglas vigentes determinen

la existencia de una obligación de uso, éstas debieran contemplar varios alcances

que no están previstos.

En primer lugar, se nos dice, debería disponerse que el cumplimiento del uso

debiera caracterizarse como exigible al titular; y además, debería disponerse que

verificado el no uso, la autoridad competente, de oficio, pueda proceder a cancelar el

registro.

139 Gamboa. Ob. Cit. Página 229150

Hemos de entender entonces, contrario sensu, que de contemplarse esos

contenidos entre las reglas de la acción de cancelación, esa estructura normativa,

rediseñada, sí estaría determinando la existencia de una obligación de uso de las

marcas registradas.

Pero nos parece importante ser precisos en lo que acabamos de manifestar.

El estudio concluye en buena cuenta que sí hay forma de hacer que el uso de

la marca registrada sea una obligación y para ello, nos señala el contenido de las

reglas adicionales necesarias, para que se produzca esa consecuencia, ubicando

esas normas dentro de las reglas de la acción de cancelación.

De esa postura inferimos que se considera perfectamente posible que el

carácter obligatorio del uso de la marca registrada, puede asegurarse

suficientemente dentro de los límites de las reglas de la cancelación; inferencia que

se sustenta, además, en el hecho que no se hace mención alguna a la posibilidad de

la existencia de mecanismos fuera de la acción de cancelación que puedan contribuir

a asegurar el carácter obligatorio del uso –como la exigencia de pruebas en la

renovación, por ejemplo-; y en el hecho que el estudio, habiéndose ubicado

deliberadamente dentro de los límites de las reglas de la acción de cancelación,

desarrolla el carácter obligatorio del uso, además y expresamente, dentro del acápite

2. “La acción de cancelación por falta de uso.”

No obstante lo anterior, el estudio parece percibir que aquellas reglas

adicionales, aun cuando estuvieran incorporadas en la normativa, no alcanzarían

para dar carácter obligatorio al uso, pues advierte que la cuestión de a quién se

asigna la facultad de iniciar la acción, también resulta teniendo un rol determinante

en esa cuestión.

En efecto, el estudio bajo análisis observa que bajo las condiciones que se

establecen en nuestra normativa vigente sobre la acción de cancelación, si no existe

151

un tercero interesado en adoptar la marca no usada que inicie el procedimiento, el

titular no será privado del registro, pese a la falta de uso, por lo que la posibilidad de

la cancelación, en buena cuenta, depende de ese tercero.

Así entonces, aunque se dispusiera que el cumplimiento del uso sea exigible

al titular y que verificado el no uso, la autoridad competente pueda proceder a

cancelar el registro –como propone el estudio-, estas reglas serían inútiles para

asegurar la obligatoriedad del uso, si el inicio de la acción depende exclusivamente

de la iniciativa privada. Por eso –lo implicamos del estudio-, el inicio de la acción de

cancelación también debe ser una prerrogativa de la administración.

En la lógica del enfoque del estudio, entonces, el modelo básico que puede

asegurar el carácter obligatorio del uso, es un modelo que: (i) puede estar

circunscrito exclusivamente a las reglas de una acción de cancelación por falta de

uso; y (ii) las reglas básicas de esa acción de cancelación deben contemplar que el

inicio de la acción sea una prerrogativa no solo privada sino también pública, que el

uso sea exigible al titular, y que la administración pueda cancelar el registro , una vez

acreditado el no uso.

Una cuestión final que nos propone el estudio, es que el contenido vigente de

la regla básica de la acción de cancelación, que asigna a la iniciativa privada su

inicio, es la causa por la que la acción de cancelación no llega a configurar una

obligación de uso, sino una carga de uso.

En efecto, a partir de la consideración que la posibilidad de cancelación de un

registro por falta de uso, depende de que un tercero interesado inicie la acción- que

es la regla básica vigente de que hablamos-, y que por tanto pueden darse casos en

que a pesar de la falta de uso el titular no sea privado del registro, el estudio

considera, en consecuencia, que “…el uso de una marca es una carga que debe

soportar el titular, en tanto el uso, o no uso, de la marca es una circunstancia que

152

depende de él y que sólo lo beneficiará o perjudicará, según sea el caso, a él

mismo.”140

En conclusión, en este estudio la existencia del principio del uso obligatorio de

la marca registrada en nuestro sistema vigente, es descartada. No obstante, en el

estudio se postula, implícitamente, que el carácter obligatorio del uso de las marcas

registradas es posible de ser establecido normativamente, siendo que el lugar de esa

regulación está en la acción de cancelación, que debiera tener los alcances

adicionales que el estudio plantea.

Finalmente, el estudio sostiene que por los alcances limitados de las reglas de la

acción de cancelación vigente, nuestra normativa en realidad impone una carga de

uso y no una obligación sobre los titulares de registros marcarios.

5.5.4.- “El uso de la marca registrada en el Perú” 141. 2008.- En este artículo se hace un estudio sobre la acción de cancelación, enfocado

principalmente en los alcances más relevantes de la normativa contemplados en la

Decisión Nº 486 y las distintas problemáticas que se han generado en su aplicación.

Como marco general, el estudio plantea que el empleo de los signos

distintivos es una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, que

satisface variados intereses de los empresarios, los consumidores e incluso del

Estado.

Tratándose de las marcas, el estudio postula que éstas, en tanto instrumentos

empresariales que cumplen una función distintiva (la de distinguir los productos o

140 Gamboa. Ob. Cit. Página 229.

141 Kresalja Rosselló, Baldo, “El uso de la marca registrada en el Perú”, Revista “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima 2008 Nº 4.

153

servicios que ofrece un agente en el mercado, de los de otro), deben efectivamente

usarse en el comercio para que aquella función se materialice y puedan convertirse

en verdadero vehículo fundamental de la competencia.

El estudio hace referencia también al carácter atributivo o constitutivo del

sistema de marcas que nos rige, advirtiendo que en este tipo de sistemas se

presentan inconvenientes -como el de adquirir una marca a través del registro con la

sola intención de impedir a un competidor entrar en el mercado, por ejemplo-, que

aun cuando posibles, no desmerecen la existencia de la necesidad que toda marca

debe ser puesta en uso en el mercado, por lo que en estos sistemas constitutivos,

“…la exigencia del uso de la marca resulta siendo eventualmente una carga para su

titular.142”

Al respecto –sobre el carácter de carga- el estudio advierte que la

obligatoriedad del uso de la marca registrada en nuestro sistema vigente, no resulta

de una exigencia directa que establezca la normativa, pues el único dispositivo en

nuestro ordenamiento que obliga al uso, es el artículo 165 de la Decisión Nº 486, que

regula la acción de cancelación.

En tal sentido, por tratarse la cancelación de una acción puesta a disposición

de un tercero interesado, y siendo que tal interés puede materializarse solo

eventualmente cuando se inicie esa acción, esta eventualidad, al constituir un riesgo

para el titular, alcanza solo para determinar “…una conducta diligente que debe

preservar el titular de la marca para evitar la pérdida de la misma.”143

Por esas razones, nos dice el estudio, no se trata de una obligación sino de

una carga, lo que pesa sobre el titular, en cuanto al uso de la marca registrada.

142 Kresalja. Ob. Cit. Página 306.

143 Kresalja. Ob. Cit. Página 338154

El hecho que el uso de la marca registrada no sea una obligación en nuestro

sistema determina, nos dice el estudio, la posibilidad que el registro de una marca

pueda permanecer vigente sin ser usada144.

Finalmente, de una interpretación contrario sensu del análisis propuesto, ha de

inferirse que el uso de la marca registrada sería una obligación en nuestro sistema, si

ésta estuviera ordenada de modo directo por la normativa. Y ese modo directo, dice

el estudio, se da en el caso de presentar pruebas de uso para obtener la renovación

o con el compromiso de uso para acceder al registro145.

Como puede advertirse, el estudio se posiciona respecto del uso obligatorio de

la marca registrada, en una visión general del sistema de marcas y desde allí,

considera que el sistema no obliga al uso –no contiene al uso obligatorio como un

principio general del sistema-, pues carece de una disposición -fuera y más allá de la

acción de cancelación-, que obligue de modo directo a los titulares ( que sería el

caso si hubiera que presentar pruebas de uso para obtener la renovación o asumir el

compromiso de uso para acceder al registro).

Desde esa perspectiva, consecuentemente, la acción de cancelación aparece

configurando una obligatoriedad de uso -parcial y limitada dentro del sistema-, cuyas

reglas configuran su frontera y que , por eso, no contradicen ningún principio -

ausente- como el del uso obligatorio de las marcas registradas, que pudiera

irradiarlo. Es más, el estudio considera que el diseño normativo de la cancelación, en

realidad determina una carga.

Y desde una visión más abstracta, el estudio considera que la opción

legislativa que plasma nuestro sistema de marcas vigente, “…se asienta en la

alegación que el Derecho de Marcas protege intereses privados que deben ser

encomendados a la iniciativa privada, descartándose la opción a favor de una

144 Krealja. Ob. Cit. Página 337.

145 Krealja. Ob. Cit. Página 331.155

destinada a proteger no solo el interés privado sino también el interés general, cuya

manifestación sería la no renovación por la Oficina de Marcas de los signos no

usados o la cancelación de oficio.”146

5.5.5.- “Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú.”147. 2008.-En este artículo se parte de la importancia –no jurídica- que tiene el uso de las

marcas registradas para los titulares, los competidores, los consumidores y el

Estado.

Se hace referencia también al diseño de nuestro sistema de marcas, que es

de carácter constitutivo o atributivo, el cual genera incentivos para registrar signos

que no serán usados, por diversos motivos148.

Como consecuencia de la aparición de esos escenarios de no uso que el

sistema constitutivo provoca y que constituyen en buena cuenta un defecto de dichos

sistemas, tal defecto encuentra una solución en la acción de cancelación149.

La cancelación por falta de uso, advierte el estudio150, es la única sanción por

el no uso en nuestro sistema de marcas y se da a través de la acción de cancelación,

que sólo puede ser iniciada a solicitud de parte. Por esas razones, no se puede decir

que nuestro sistema disponga el uso obligatorio de las marcas registradas.

Este análisis, como se puede advertir, considera que nuestro sistema no

contiene al principio del uso obligatorio de la marca registrada; y si bien infiere del

146 Krealja. Ob. Cit. Página 331.

147Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Año 4, Nº 7, Primavera 2008. INDECOPI, Lima 2008. Pag.199 y siguientes.

148 Lindley. Ob. Cit. Página 204.

149Lindley. Ob. Cit. Página 204.

150 Lindley. Ob. Cit. Nota 8 pagina 103.156

contenido de las reglas de la acción de cancelación esa ausencia del carácter

obligatorio del uso, no se pronuncia ni sugiere cómo y bajo qué reglas, un sistema

constitutivo podría en efecto determinar esa obligatoriedad, debiéndose advertir, sin

embargo, que el propósito de este artículo no era pronunciarse sobre este asunto.

Consecuentemente, la acción de cancelación y sus reglas no son objeto de

evaluación en relación a un principio que el sistema no postula.

5.5.6.- “La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano”151. 2009.-En este trabajo, cuyo objetivo es analizar dos contextos de cancelación en

nuestra normativa vigente (por falta de uso y por pérdida de poder distintivo), también

se parte de la importancia –no jurídica- que tiene el uso de las marcas registradas

para los titulares, los competidores y los consumidores, concluyéndose que “…

resulta de interés público que dichas marcas sean, por ejemplo, usadas de forma

efectiva.”152

De igual modo se hace referencia al carácter constitutivo de nuestro sistema

de marcas vigente, aunque el estudio no se pronuncia en esta parte de la exposición,

sobre si el diseño del sistema constitutivo trae consigo la probabilidad de la

existencia de registros marcarios con marcas no usadas153.

El estudio postula que la regulación de la acción de cancelación vigente

pretende cumplir dos funciones principales: (i) reconocer la importancia del uso

efectivo de la marca y (ii) permitir descongestionar el registro de signos que no

vienen cumpliendo rol alguno en el mercado.

151 Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009.

152 Rodríguez. Ob. Cit. Página 19

153 Rodríguez. Ob. Cit. Página 18 157

En cuanto a la primera función, se explica que siendo interés de los

competidores acceder al “empleo de signos que resultan idóneos para cumplir los

fines marcarios deseados”, este acceso “se vería impedido si se permitiera a alguien

registrar una marca, no emplearla y bloquear el acceso al registro o al uso de la

misma.” 154

Y en razón a lo anterior el estudio sostiene:

“No reconocer la posibilidad de solicitar la cancelación por falta de uso de la

marca implicaría avalar la existencia de perros del hortelano que no comen ni dejan

comer.”155

En cuanto a la función de descongestión del registro, el estudio sostiene que

en tanto la función distintiva de las marcas solo se cumple en el mercado, si la marca

no se usa efectivamente, nunca se logrará que aquella función se concrete y de esa

forma, “la cancelación permite eliminar del registro aquellos derechos de exclusiva

que no se justifican al no estarse cumpliendo la finalidad para la cual se otorgan en

primer lugar.”156

Desde esa perspectiva, la disposición del artículo 165 de la Decisión Nº 486,

que establece la acción de cancelación, consigna el estudio, se encuentra en

consonancia con los fines señalados.

Y como la acción de cancelación viabiliza el traslado del derecho registrado de

un titular inactivo a otro que sí pretende su uso, se afirma entonces que las

disposiciones de la acción de cancelación se orientan a lograr una solución

eficiente157.

154 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.

155 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.

156 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.

157 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.158

Finalmente, se sostiene que la acción de cancelación determina que “…el

titular de la marca estará supervisado permanentemente y de forma más relevante,

por los terceros que podrían estar interesados en eliminar su marca del registro.”158

Todo lo anterior no justifica, dice el estudio, que se considere que existe una

obligación de uso de la marca, pues:

“Si a pesar de la falta de uso, ningún tercero solicita la cancelación por falta de

uso, la marca seguirá plenamente eficaz y oponible a terceros. La autoridad

competente no cuenta con la facultad de cancelar de oficio una marca en virtud a su

falta de uso. Es por eso que, la posibilidad de cancelación es una carga que el titular

debe afrontar en virtud al no uso de la marca.”159

En cuanto al carácter de carga, en nota al pie de página160, el estudio declara

suscribir la propuesta de Couture para diferenciar carga de obligación: en la primera

el vínculo esta impuesto por el interés propio y en la segunda por el ajeno. Y en tal

sentido, concluye que:

“En el caso de la acción de cancelación por falta de uso, es interés del propio

titular impedir la extinción de su registro. El uso no es una imposición. Sera el interés

propio el que motive el uso de la marca.”161

Como puede advertirse, la obligación de uso de las marcas registradas, para

este análisis bajo estudio, no es un principio del sistema de marcas y la acción de

cancelación, en consecuencia y estando a sus reglas características, solo representa

una carga, aunque, valga la precisión, el estudio lo que dice textualmente es que la

posibilidad de cancelación es una carga, que no es lo mismo que sostener que lo que

pesa sobre un titular marcario es una carga de uso.

158 Rodríguez, Ob. Cit. Página 22

159 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.

160 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.

161 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.159

Hemos de volver detalladamente sobre la noción de carga en el capítulo IV.

Como en los casos anteriores, es posible también deducir de este trabajo,

contrario sensu, cual es la posición implícita desde la cual se consideran las reglas

que debiera tener un sistema, para que se reconozca que el uso de la marca

registrada es una obligación.

En tal sentido, ha de entenderse que este estudio considera que si la

autoridad contara con la facultad de cancelar una marca por su falta de uso,

entonces podría hablarse de la existencia de una obligación.

Hay en este estudio, además, unos criterios implícitos que nos ha parecido

oportuno relevar, pues aportan al esclarecimiento de la postura que desarrollamos

más adelante en esta investigación.

El estudio atribuye a la acción de cancelación unos fines determinados, dos

específicamente, que considera además plasmados en la normativa vigente, según

se infiere de la afirmación que el artículo 165 de la Decisión Nº 486 está en

consonancia con el fin esencial y funcional expuesto que el estudio asigna a la

cancelación.

Sin embargo, desde la lógica en que el estudio expone sus consideraciones

de sustento para tales fines, en contraste con los alcances de las reglas de la

cancelación y sus consecuencias, que también nos presenta, esos fines se revelan

por encima y de modo inalcanzable, respecto de la fuerza intrínseca de las reglas de

la cancelación.

En efecto, por un lado, se sostiene que el reconocimiento en la normativa

vigente para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca, implica no avalar la

existencia de perros del hortelano que no comen ni dejan comer, es decir, el estudio

160

postula que al estar regulada la acción de cancelación, con eso, el sistema de

marcas ha salido al frente de aquella actitud reprochable (del perro del hortelano), y

además, lo ha hecho de un modo consonante.

Mas por otro lado, se sostiene que si no existe un tercero interesado en

solicitar la cancelación, la marca seguirá plenamente eficaz y oponible a terceros, y

por tanto, ha de inferirse, que siempre habrán marcas registradas que no se usan, a

pesar de la existencia de la acción de cancelación y su ejercicio.

Siendo así, entonces, una de dos cosas ocurre: o no es correcto que la acción

de cancelación cumple la función de neutralizar la vocación vegetativa de los titulares

inactivos en cuanto al uso, y por eso habrá marcas no usadas que sigan vigentes y

oponibles pese la existencia y ejercicio de las acciones de cancelación; o, siendo

cierta la función neutralizadora que se le atribuye a la acción de cancelación, su

cristalización normativa se revela ineficaz respecto de la función que se le asigna, y

por eso existirán marcas no usadas que siguen vigentes, a pesar de la existencia y

ejercicio de las acciones de cancelación.

Y lo propio puede decirse de la segunda función que se atribuye a la acción de

cancelación: o no es correcto que la acción de cancelación permite eliminar del

registro aquellos derechos de exclusiva que no se justifican al no estarse cumpliendo

la finalidad para la cual se otorgan en primer lugar , y por eso habrá marcas no

usadas que sigan vigentes, a pesar del ejercicio de las acciones de cancelación; o,

siendo cierta la función de descongestión que se le atribuye a la acción de

cancelación, su cristalización normativa se revela ineficaz respecto de esa función, y

por eso existirán marcas no usadas que siguen vigentes, a pesar del ejercicio de las

acciones de cancelación.

No descartamos que en ambos casos lo que se ha querido sostener es que la

acción de cancelación puede neutralizar algunos casos vegetativos de registros

marcarios sin uso y que además permite retirar del registro algunas marcas que no

161

son efectivamente usadas, pero, la textualidad con que se consignan esas funciones

y sus alcances explicativos no sugieren, prima facie, esta visión delimitada con tal

exactitud.

Pero esta suerte de oposición conceptual excluyente, en realidad, nos brinda

ocasión para postular una cuestión general de lógica analítica, que utilizaremos para

nuestra propuesta: si un mecanismo cualquiera (la acción de cancelación) respecto

de un universo determinado en relación al cual está destinado a actuar (todas las

marcas registradas), debe lograr un propósito (que se retiren del registro todas las

marcas no usadas) , siendo que tal propósito es la función que se le atribuye al

mecanismo en cuestión, no puede sostenerse que el mecanismo cumple tal función

(el retiro del registro de todas las marcas no usadas), si su funcionamiento apenas

logra interacción efectiva con una porción reducida de tal universo (se cancelan solo

las marcas que fueron objeto del inicio de la acción, por una persona interesada).

Sobre esta no correspondencia o correspondencia parcial y limitada entre los

fines atribuidos a la acción de cancelación y su diseño normativo, hemos de volver

con mayor extensión en el siguiente capítulo.

5.5.7.- Evaluación sobre los autores nacionales y las autoridades jurisdiccionales.

Lo primero que ha de concluirse con lo expuesto, es que nuestras reglas

actuales sobre la acción de cancelación, se asemejan esencialmente a las reglas de

los sistemas europeos: se trata de una concepción que asigna en exclusiva a la

iniciativa privada, el sometimiento de los titulares de registros a probar el uso, con la

atingencia que nuestra legislación contempla menos escenarios que la europea, en

los que las marcas registradas se someten a las pruebas de uso.

Y mientras la posición doctrinaria europea, de manera unánime valora a las

reglas vigentes como que imponen el uso obligatorio, entre nuestros estudiosos de

esta temática y las autoridades competentes, existen posiciones divergentes sobre

162

una misma normativa, la Decisión Nº 486, que es similar a la europea aunque menos

intensa.

Por un lado, el intérprete autorizado de esta regulación, el Tribunal Andino de

Justicia, ha declarado expresamente que existe la obligación de usar las marcas

registradas y que esa obligación se deriva, normativamente, de la definición de

marca contenida en el artículo 134 de la Decisión Nº 486 y es el correlato del

derecho al uso exclusivo por el titular.

Por su parte el Tribunal del INDECOPI también reconoce la existencia de la

obligación de usar las marcas registradas, aunque, como se ha visto, lo hace de un

modo indirecto y sin precisar si se trata de un principio del sistema o una

obligatoriedad parcial circunscrita a las acciones de cancelación.

Pero sin perjuicio de lo anterior, ambos Tribunales establecen una relación

entre la noción del uso obligatorio de la marca registrada y las acciones de

cancelación, siendo que la forma argumentativa con la que se explica esa relación –

desarrollada por el Tribunal Andino de Justicia y ausente en el Tribunal de

INDECOPI-, sugiere al intérprete que la acción de cancelación se corresponde con

el principio del uso obligatorio.

Frente a esa perspectiva más o menos explícita, varios autores nacionales

aseveran que no hay obligación de usar las marcas registradas, sino solo una carga

de uso, precisamente porque las reglas de la acción de cancelación –esa misma

acción que para los Tribunales esta en correspondencia con el principio del uso

obligatorio- excluyen la posibilidad que se configure una obligación de uso.

Finalmente, y pese a la diversidad de los enfoques sobre el principio del uso

obligatorio y sobre su relación con las acciones de cancelación, tanto las

autoridades jurisdiccionales como los autores nacionales, todos, están de acuerdo en

que la acción de cancelación cumple ciertos fines vinculados a la noción del uso

163

obligatorio entre los cuales está la finalidad de retirar del registro las marcas no

usadas.

Creemos que las circunstancias señaladas anteriormente, constituyen un

hecho revelador que merece atención: no es poca cosa que las autoridades

jurisdiccionales postulen una posición interpretativa del sistema y que paralelamente

un importante sector de nuestra doctrina nacional exprese la posición contraria,

mientras las reglas en cuestión continúan pacifica e incuestionadamente su

existencia.

Creemos que hay algo que no está dicho en alguno de los dos lados de esta

contraposición, que explica por qué pueden darse dos lecturas simultáneas y

opuestas a un mismo texto normativo.

Ese algo, creemos, está en los fundamentos de la noción del uso obligatorio,

para los que nunca se llega a tener espacio suficiente en los estudios, como hemos

visto; por los que siempre se pasa de prisa pues el objeto de interés está en otra

parte; pero que indudablemente están presentes en la visión general de los autores,

aunque sean referidos o implicados siempre en apretadas síntesis.

Puede ser, sin embargo, que la distancia conceptual fuera bastante menor de

lo que parece y quizás pueda ser advertida con una aproximación conceptual como

la que pasamos a exponer, que constituye nuestro primer planteamiento exploratorio

general hacia los fundamentos de la noción del uso obligatorio de las marcas.

Este primer acercamiento toma de los trabajos expuestos, su referencia

mayoritaria al diseño normativo de los sistemas constitutivos, al que consideran

generador de incentivos para el registro de marcas que no serán usadas.

En primer lugar una cuestión sencilla: la existencia de marcas registradas que

no se usen es, por donde se la juzgue -desde fuera de la normativa como una

164

cuestión del mercado, o desde dentro como una cuestión de principio del sistema-

una realidad no deseada. Y como se recordara, varios autores sugieren que la

existencia de registros marcarios no usados es una suerte de sub-producto del

diseño de los sistemas constitutivos de derecho.

Pero esa aseveración, sugerente y llamativa, se agota en sí misma; o en todo

caso, no pasa de ser una afirmación que, seguida de algún ejemplo de la existencia

de marcas registradas no usadas, se corona con la exposición del sentido y

propósito que cumple la acción de cancelación, frente a ese resultado no deseable.

Sin embargo, una vez planteado que por su diseño los sistemas constitutivos

contienen incentivos para registrar marcas y no usarlas, esa concepción, trae

consigo otra cuestión: si los sistemas constitutivos deben entonces proveer de

variados mecanismos que tiendan a neutralizar lo que podrían ser las fisuras del

diseño, que son las que crean los espacios para el no uso.

Pero en realidad esa implicancia será relevante, sólo si como cuestión previa

imprescindible se adopta una posición frente a la siguiente interrogante: ¿en los

sistemas constitutivos debe o no ser obligatorio el uso de las marcas registradas

como principio que irradie a todo el sistema de marcas?

Y la respuesta a esta interrogante determinará qué lugar y qué función cumple

o debe cumplir una acción, como la cancelación por falta de uso.

Por un lado, si se partiera de considerar que en un sistema constitutivo, el uso

obligatorio de las marcas registradas constituye uno de los principios que irradia a

todo el sistema, de allí ha de seguirse que la más amplia y completa identificación

de los supuestos de no uso que los sistemas constitutivos deben neutralizar,

incorporando el diseño de los mecanismos que el sistema debe proveer para ese fin,

es una tarea irrenunciable e imprescindible, con el fin de configurar una estructura de

165

mecanismos que resulten idóneos con el carácter obligatorio del uso que el sistema

pretende imponer.

Así, estructurado el diseño, se hará evidente qué lugar ocupa una acción de

cancelación por falta de uso, dentro de esa visión de conjunto del sistema.

Pero por otro lado, si se partiera de considerar que en un sistema constitutivo

el uso de las marcas registradas no tiene por qué hacer del uso obligatorio un

principio que irradie a todo el sistema, de allí ha de seguirse que la búsqueda de

cuáles son los casos de no uso que las fisuras del sistema posibilita, es una

búsqueda inútil por innecesaria.

Y en tal contexto, si un sistema legal constitutivo, pese a no haber establecido

al principio del uso obligatorio de la marca registrada como uno que irradie a todo el

sistema, igualmente crea uno o más escenarios en los que el uso deba probarse, la

presencia de estos escenarios, de los mecanismos que los generan y de las reglas

que se les aplican, constituirán circunstancias de relevancia jurídica que pueden

perfectamente contemplar dentro de sus límites un sesgo de obligatoriedad del uso,

sin que ello, precisamente por lo constreñido de su aplicación, contradiga el carácter

no obligatorio del uso de la marca registrada en el que se soporta el conjunto del

sistema.

Y de allí ha de seguirse que si se ha partido de considerar que el uso de la

marca registrada en un sistema constitutivo, no es ni tiene porque ser obligatorio, una

acción de cancelación, cualesquiera fueran los alcances de sus reglas, mal puede

ser calificada como no idónea para imponer un uso obligatorio que el sistema no ha

considerado como un principio que lo irradia en su conjunto.

A partir de esas consideraciones, entonces, la sola presencia de la acción de

cancelación, como podrá inferirse y cualesquiera fueran sus alcances, se condice

con cualquiera de las dos posiciones que puedan adoptarse; siendo que, desde la

166

primera perspectiva –del uso obligatorio como principio-, la acción de cancelación

será uno entre varios instrumentos con los que el sistema pretenda imponer el uso

obligatorio de la marca registrada; y será en cambio un espacio menor y limitado,

desde la otra perspectiva, en el que el uso adquiere un cierto sesgo obligacional, sin

que el sistema en su conjunto tenga al uso obligatorio como un principio que irradie

al sistema.

Ninguna de las posturas de los autores nacionales ni de las autoridades

jurisdiccionales que hemos presentado, como puede advertirse, adopta de modo

explícito y unívoco, desde cuál de estas perspectivas posibles se posiciona cuando

califica a nuestro sistema vigente respecto de la noción del uso obligatorio de la

marca registrada y desde allí define su relación con la acción de cancelación; ni

tampoco se pronuncia sobre cual posición considera correcta, necesaria o mejor

respecto de la que está plasmada en nuestro sistema: nadie sostiene que la acción

de cancelación y sus reglas son un mal mecanismo o un mecanismo deficiente, y si

acaso se adopta una posición de cuestionamiento, esta se ha extendido solo hasta el

punto de sugerir que no se trata de una obligación sino de una carga, lo que definen

las reglas de la cancelación y que si acaso se pretendiera establecer una obligación

de uso, habría que incorporar alguna que otra regla en uno u otro sentido.

Ese posicionamiento conceptual básico sobre la noción del uso obligatorio, es

la gran ausencia expositiva que desde nuestra perspectiva da cuenta de por qué se

adoptan, en apariencia, posturas tan distantes respecto del mismo texto normativo:

no habiendo fijado las coordenadas desde las que se observa el tema, muy

probablemente se están describiendo horizontes diferentes, precisamente por el

punto de observación distinto que se ha elegido para mirar, pero que no aparece

explícito.

En el siguiente capítulo, avanzando hacia la determinación de los alcances

que tiene o debiera tener la noción del uso obligatorio, presentaremos las funciones

que se han atribuido a las acciones de cancelación o al uso obligatorio de la marca

167

registrada, para luego medir el impacto de las reglas de la acción de cancelación en

nuestro sistema de marcas, y comprobar si esas funciones se cumplen o no.

6.- Conclusiones.

1) En este capítulo hemos mostrado que en nuestro país, la evolución de las normas

sobre la pérdida de un registro de marca en razón a su falta de uso, se inicia en

la década de los años 70 del siglo XX y desde su aparición hasta hoy, ha pasado

por sucesivos cambios de contenido de sus reglas, con los que se han

configurado hasta cuatro distintos modelos normativos sobre la pérdida del

registro por falta de uso, siendo el modelo vigente uno similar al que rige en

Europa, aunque de menor intensidad y por tanto con menor eficacia.

2) El modelo vigente en nuestro país, reflejado en las reglas básicas de la acción de

cancelación que contiene la Decisión N° 486, sin embargo, es entendido por las

autoridades jurisdiccionales como uno que contiene al principio del uso

obligatorio de las marcas registradas, mientras que una parte no poco

significativa de la doctrina nacional, considera que este modelo solo llega a

configurar una carga de uso y no una obligación.

3) Esa doble lectura sobre una misma normativa revela, una vez más, que aun

ahora los contornos de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas,

son difusos y no han encontrado un sustento explícito, descriptivo, detallado y

desarrollado, que permita comprender de manera unívoca su significado jurídico.

168

169

CAPITULO III

LAS FINALIDADES Y LAS FUNCIONES DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA

(ACCION DE CANCELACION)Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÒN.

1.- Introducción.Iniciado el siglo XXI, es un hecho constatable que casi todos los sistemas

marcarios atributivos contemplan un conjunto de reglas con las que regulan los casos

de pérdida del registro por falta de uso.

Ya hemos visto además que en cuanto a la amplitud del espectro que abarcan

esas reglas -creando los espacios en que el uso de la marca registrada se somete a

prueba-, los sistemas nacionales o supranacionales revelan distintas magnitudes y

diferentes intensidades en cuanto a lo que pudiera calificarse como uso obligatorio

de las marcas registradas.

170

Y hemos visto también que esas distintas intensidades, a su vez, generaron

diferentes niveles de eficacia entre los diversos sistemas que hemos revisado.

Inclusive, fue a partir de esos distintos niveles de eficacia que pudimos revelar

que el aglutinamiento de todos los sistemas que estudiamos, bajo la noción del uso

obligatorio, fue un proceso sin fundamento lógico-analítico, pues nos mostraba,

juntos, sistemas absolutamente ineficaces, como el español y el alemán para su

primer escenario, al lado de sistemas con eficacia mínima, como el francés o el de

BENELUX o de sistemas con alta potencialidad impositiva del uso obligatorio, como

el sistema diseñado por el PRMC, que nunca llegó a regir.

Pero la noción de eficacia que utilizamos para el análisis anterior, tenía

contornos muy precisos y limitados.

En efecto, tomando los criterios y la posición que nos expuso el maestro

Fernández-Novoa, calificamos de ineficaz un sistema, como el español, porque la

norma que disponía la caducidad de las marcas registradas por su falta de uso, no

fue utilizada por más de 50 años en los que estuvo vigente, siendo que esta

aseveración se fundaba en la ausencia de pronunciamientos de las cortes españolas

sobre las acciones de caducidad.

La idea de eficacia, entonces, estuvo exclusivamente en relación al hecho de

si el mecanismo que proveía una legislación era o no efectivamente utilizado por sus

destinatarios.

En este capítulo, la eficacia de las reglas sobre el uso de las marcas

registradas, será observada desde otra perspectiva, con un parámetro distinto.

Y no es que se prescinda del parámetro anterior, sino que,

complementariamente, este adicional parámetro de eficacia da por supuesto el uso

171

del sistema por sus destinatarios y a partir de ese supuesto, busca determinar el

impacto que ese uso tiene sobre el sistema de marcas.

Aquel impacto, como podrá presumirse, es uno de carácter cuantitativo, razón

por la que esta distinta aproximación, privilegia la captación de datos numéricos para

agregarlos y poder dimensionarlo.

Por esas razones y además por razones prácticas imperativas, sin embargo, la

única medición que haremos, será la de nuestro sistema de reglas sobre el uso

obligatorio, contenidas en la acción de cancelación en el Perú.

Ello será así porque el tipo de información cuantitativa que se requiere no es

de fácil acceso, como se verá, ni siquiera en nuestro país.

Establecida la magnitud del impacto de las acciones de cancelación sobre

nuestro sistema de marcas, esa magnitud nos revelará si y en qué medida esas

reglas están en condiciones o no de cumplir con las finalidades que se les han

atribuido.

Y puesto que la aptitud y eficacia de esas reglas será medida en relación a las

finalidades que se les atribuyen, hemos de referirnos ahora a esas finalidades, para

luego proceder a la evaluación cuantitativa que proponemos.

2.- Evolución de la doctrina sobre las finalidades o funciones del uso obligatorio de las marcas registradas (acción de cancelación por falta de uso).

2.1.- Introducción.En cuanto a las finalidades o funciones del uso obligatorio, hemos de resaltar

que no existen discrepancias mayores, ni en la doctrina ni en los órganos

jurisdiccionales, respecto a que la noción del uso obligatorio (acción de cancelación),

172

cumple con ciertas finalidades o funciones y además, existe una amplia aceptación

sobre cuáles son esas finalidades.

Incluso, esa suerte de concierto conceptual trasciende nuestro sistema,

porque esas mismas funciones son atribuidas a los sistemas europeos individuales y

comunitario y además trasciende en el tiempo, porque esas mismas funciones se

han pregonado de los sistemas europeos anteriores a la armonización, de los

sistemas post-armonización y de nuestro propio sistema.

Haremos entonces una presentación de las finalidades que distintos autores

han postulado, tanto en Europa como en el Perú.

2.2.- La doctrina europea antes de la armonización y su repercusión en nuestra doctrina regional y nacional.

La visión global más difundida y aceptada en nuestro medio, sobre la

regulación europea antes de la armonización, es la que presento el maestro español

Fernández-Novoa en su obra Fundamentos de Derecho de Marcas, de 1984, a la

que ya nos hemos remitido varias veces.

Sin embargo, la posición que presento el maestro en esa obra, tiene un

antecedente que resulta imprescindible para una cabal comprensión de esa visión.

En efecto, hemos de regresar hasta su artículo de 1977, “Diversos sistemas

de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, para encontrar una

referencia, quizás la más ilustrativa y extensa en cuanto a su contexto, sobre la

cuestión de las finalidades del uso obligatorio de la marca registrada162.

162 Si bien el profesor ya había hecho referencia a las finalidades del uso obligatorio en su artículo “El uso obligatorio de la marca registrada”, en 1,976, esas referencias, en realidad, eran una reproducción de los objetivos que perseguía la modificación de ley alemana que se promulgo en 1967 y que según su Exposición de Motivos, se referían a metas de carácter más bien practico, sin llegar a condensarse en una finalidad abstracta general, como ocurriría en este articulo de 1977.

173

En la parte final de este artículo, exponiendo sus conclusiones el profesor

decía:

“Una vez que se han expuesto los principios básicos de los diversos sistemas

de regulación del uso obligatorio de la marca, es posible formular algunas

conclusiones de lege ferenda en punto a la articulación del uso obligatorio de la

marca en una futura Ley española de Marcas. Pero antes de enunciar esas

conclusiones, parece aconsejable dirigir la mirada a las metas que deben

perseguirse al regular la obligación de usar la marca registrada. A este respecto

deben contraponerse las finalidades esenciales y las finalidades funcionales de la

regulación del uso obligatorio de la marca.” 163 (El subrayado es nuestro)

Esta cita es de suma importancia, porque contextúa en su verdadero y original

sentido, la cuestión que vamos a estudiar.

En efecto, como no puede inferirse sino de una sola manera, a partir del texto

que hemos transcrito, las finalidades que el profesor estaba a punto de señalarnos,

no eran finalidades que ya estaban alcanzándose con la normativa vigente

entonces sobre el uso obligatorio que analizaba, sino que se trataba de metas que

deberían perseguirse cuando se fuera a regular –en un futuro-, el uso obligatorio de

la marca registrada con una nueva normativa.

Incluso el maestro postulaba con total nitidez que:

“…con el propósito de que las finalidades apuntadas se cumplan de la

manera más completa posible, una futura Ley Española de Marcas debería regular el

uso obligatorio de la marca con arreglo a las siguientes pautas:

a) Debería implantarse la comprobación ex officio del uso obligatorio de la marca.

La comprobación ex officio debería realizarse al momento de proceder a la

renovación del registro.” (…)

163 Fernández-Novoa. “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976.Cit. Página 215.

174

b) Debería atribuirse a los terceros perjudicados por las existencias de una

marca registrada pero no usada la facultad de alegar la falta de uso. La falta

de uso podría ser invocada, por un lado, en el procedimiento de

oposición….Por otro lado, el demandado en un proceso de usurpación de una

marca podría, asimismo, alegar la excepción de que la marca presuntamente

usurpada no es una marca usada….”164

Así pues, no puede caber duda alguna sobre a qué se refería el maestro

cuando hablaba de las finalidades que se debían perseguir con la regulación del uso

obligatorio: se trataba de metas que una futura regulación podría cumplir, solo en la

medida que las reglas de esa regulación contemplaran esos alcances.

Y en cuanto a las finalidades mismas y su contenido, el maestro consideraba

varias finalidades, pero de ellas solo nos detendremos en las dos más difundidas y

aceptadas (i) la de “arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la

marca como un bien inmaterial” y (ii) la de “aproximar en la mayor medida posible la

realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las

marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el registro de Marcas debe

reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se usen en

el mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen únicamente

las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro las marcas

cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 165

Esa era su visión hacia 1977.

Sin embargo, en 1984, el maestro dijo algo ligeramente distinto:

“Antes de analizar las cuestiones básicas que plantea la figura del uso

obligatorio de la marca, es aconsejable exponer las finalidades que el ordenamiento

164 Fernández-Novoa. Ob. Cit. Página 216-217.

165 Fernández-Novoa. Ob. Cit. Página 215-216.175

jurídico persigue al imponer al titular la carga de usar la marca registrada.”166 (El

subrayado es nuestro).

Como puede advertirse, por el uso del presente indicativo en su texto, el

maestro ya no se refirió a las finalidades en tanto metas que deberían perseguirse

cuando se regulara en el futuro el uso obligatorio, sino que se trataba ahora de las

finalidades que en efecto ya perseguían los diferentes sistemas a través de sus

reglas vigentes.

Este giro mínimo en su apariencia, sin embargo, creaba la posibilidad que un

lector de entonces, asumiera que esas finalidades eran las que de hecho –en

presente- perseguían ya los sistemas que exponía el profesor en esta obra de 1984 y

que, desde la perspectiva en que los presentó, imponían el uso obligatorio.

Y prueba de que la lectura del discurso de 1984 del maestro, provocaría el

entendimiento que las metas que deberían perseguirse al regular el uso obligatorio

de la marca registrada, podían ser comprendidas como las finalidades que en

efecto perseguían ya las legislaciones que imponían el uso obligatorio, la constituye

la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia Andina, sobre los asertos del

maestro español.

En efecto, este Tribunal, en el Proceso 2-AI-96 diría:

“La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla,

está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material167, pues siendo

ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita

materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales 166 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385 y siguientes.

167 En el texto de esa resolución se utiliza efectivamente la palabra “material”, pese a que el profesor español se refiere a la marca como el bien “inmaterial”

176

como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa,

“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, (pág. 23), la

unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca

en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores la capten y

retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca

únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil

psicológico de la marca”.

“El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la carga de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del

registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con regímenes de derecho positivo a los cuales acude el mismo autor,

que uniformemente establecen la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de

su titular. Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su

ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca

registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la

solicitud de inscripción de una marca en el registro, se exige acreditar el uso de la

marca para ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo

de cinco años.” (Subrayado nuestro)

El Tribunal entonces, siguiendo la literalidad del texto de 1984 del maestro,

entendió que las reglas con las que se regulaba el uso obligatorio en esos sistemas

y en aquella época -que ya hemos analizado anteriormente-, en efecto perseguían ya

esas finalidades, en todos los distintos sistemas europeos a los que el profesor se

refirió.

Pero no solo el Tribunal Andino de Justicia hizo esa lectura.

El INDECOPI, en la resolución Nº 305-97-TRI-SPI, en el Expediente Nº

265739, por ejemplo, diría lo siguiente:

177

“Las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de

índole esencial y otra de índole funcional168.Entre las finalidades esenciales está la

de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la

asociación entre signo y producto en la mente de os consumidores.”…”Otra finalidad

esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad

concreta de la utilización de las marcas en el mercado.” (El subrayado es nuestro)

Y entre nuestros autores nacionales, hacia 1997 se diría lo siguiente:

“La cancelación por falta de uso, surge como un mecanismo de selección cuya

finalidad es eliminar las marcas no utilizadas permitiendo a terceros acceder a éstas

o a otras que en principio no podrían registrarse por ser, en abstracto, confundibles

con signos registrados y no usados. Busca de alguna manera reducir la existencia y

desincentivar la creación de marcas defensivas y de reserva (sobre todo las

primeras), siendo un tamiz más eficiente que el establecido por la Decisión 85 (que

obligaba a probar el uso cada vez que se renovara la marca).”169

Como puede advertirse, el aserto del maestro en su obra de 1984 fue tomado

por nuestros órganos jurisdiccionales en el sentido que las reglas vigentes en los

sistemas europeos sobre el uso obligatorio, en efecto cumplían esas finalidades.

En cuanto al contenido de las finalidades mismas, el maestro reiteraría lo

siguiente:

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en

primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la

marca como bien inmaterial.”

“…”

168 Después de la palabra “funcional” esa resolución consigna una nota (1) la cual dice: “(1) FERNANDEZ-NOVOA, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid 1984, pág. 385 y ss.”

169 Pazos Hayashida, Javier, Cancelación por falta de uso de la marca, sucesión normativa y aplicación de la ley en el tiempo. Revista, Dialogo con la Jurisprudencia. Año III, Nº 7. Set. 1997.

178

“Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación legal

del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida

posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de

las marcas en el mercado.”170

2.3.- La visión europea después de la armonización y su repercusión en nuestra doctrina regional y nacional.

Iniciado el proceso de armonización de la legislación europea con la Directiva

de 1988, seguido del Reglamento de la Marca Comunitaria en 1994, como se

recordará, se plasmó en Europa un diseño de reglas sobre el uso obligatorio distinto

y distante del prototipo que se cristalizo en el PRMC de 1980, que contenía variados

espacios en los que el uso de la marca era sometido a prueba, que ya no

aparecerían en la legislación positiva europea.

Pues bien, a este modelo distinto de sistema de uso obligatorio, la doctrina

europea, como lo hizo respecto de la normativa anterior a la armonización, le

atribuyo las mismas finalidades, entendidas ya como funciones reales de esta nueva

regulación.

Por su parte, ya hacia 1988 la Directiva atribuyó a la implantación del uso

obligatorio, una de esas finalidades, la misma que incluyó entre sus Considerandos:

“Considerando que, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre

las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad; que es necesario prever que la nulidad de una

marca no puede ser pronunciada en base a la existencia de una marca anterior no

utilizada,…”171 (El subrayado es nuestro)

170 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385 y siguientes.

171 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML179

A su vez el profesor Fernández-Novoa en su Tratado de Derecho de Marcas de 2001, diría lo siguiente:

“Antes de analizar los diversos problemas que plantea la figura del uso

obligatorio de la marca, parece oportuno exponer las finalidades que el ordenamiento

jurídico persigue al imponer al titular el onus de usar la marca registrada.172” (El

subrayado es nuestro).

Las finalidades a las que se referirá el maestro en esta obra de 2001, eran las

mismas a las que se ya se había referido en 1977 y 1984 y que hemos consignado

anteriormente.

Hacia el año 2003, el profesor Casado Cerviño, Alberto, se expresaría de la

siguiente manera:

“La marca es un derecho de propiedad industrial que solo puede cumplir sus

funciones cuando se usa realmente en el mercado diferenciando los productos y los

servicios para los que ha sido registrada. Por eso los sistemas normativos nacionales

más modernos, al igual que el ordenamiento jurídico comunitario, imponen al titular

registral de una marca la obligación de usarla en un plazo determinado de tiempo. Si

esta obligación no se satisface, la marca quedará incursa en una de las causas de

caducidad”

“…”

“Así, la finalidad esencial que se persigue al requerir el uso obligatorio de la

marca es cuádruple. En primer lugar, crear el mecanismo que permita eliminar o

limpiar del Registro de marcas aquellos signos que no cumplen su función de

diferenciar productos o servicios en el mercado. En segundo lugar, permitir que este

signo se consolide como bien inmaterial. En tercer lugar favorecer a los futuros

solicitantes de marcas que cada vez con más frecuencia ven limitadas sus

172 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 453.180

posibilidades en orden a la elección de signos registrables como marcas. Si no se

estableciese esta obligación de uso de marca, o si la misma fuese irrelevante o

inaplicable, los registros se llenarían de marcas que no cumplen ninguna de las

funciones para las que han sido creadas. Y, consecuentemente, los potenciales

solicitantes de marcas verían incrementar gradualmente las dificultades que existen

para elegir signos que puedan usarse realmente como marcas. Finalmente, y en

cuarto lugar, el requisito del uso obligatorio facilita la labor de examen y control que

compete a la Oficina de Marcas que deberá en su momento enfrentarse a los

problemas que plantearán el número creciente de marcas en vigor.”173.

Hacia el año 2005, Palau Ramírez, Felipe, a su vez, manifestaría lo siguiente:

“La configuración del uso obligatorio de la marca, como principio informador en

los modernos sistemas marcarios obedece, como se acepta de forma unánime,

fundamentalmente a dos razones, que, en breve, pueden formularse como sigue:

desde un punto de vista teleológico, la protección del derecho de marca sólo se

justifica si ésta cumple las funciones que se le atribuyen, para lo cual es necesario el

uso de la marca, y desde un punto de vista práctico, existe la necesidad de aligerar el

registro de marcas no usadas, con el fin de acercar su contenido a la realidad del

trafico económico.”174

Esta visión sobre las finalidades del uso obligatorio, producida ya la

armonización europea, fue dándose en paralelo con la entrada en vigencia en

nuestro país, de las Decisiones Nº 344 (en 1994) y Nº 486 (en el año 2000), y fue

también una óptica compartida por nuestros órganos jurisdiccionales y nuestra

doctrina, tanto regional como nacional.

173 Casado Cerviño, Alberto, El uso obligatorio de la marca. Revista Actualidad Civil, Nº4, 2003, páginas 993 y siguientes. Cabe añadir que las finalidades 3 y 4 a que se refiere este autor, eran las que ya se habían proclamado en la Exposición de Motivos de la ley alemana de 1967 y a las que nos referimos como “metas practicas” en la nota 170.

174 Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Página 19.

181

Así, sobre las funciones del uso obligatorio, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, en 2005, sostuvo lo siguiente:

“La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está

dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella

según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse

en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o

un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL

DERECHO DE MARCAS”, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el

signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una

auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en

su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en

tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca.”

“El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial

de la obligación de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la

realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el

derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la

carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular.” 175

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de

INDECOPI, por su parte, en las resoluciones sobre las acciones de cancelación, en

el acápite que denomina “Cancelaciones por falta de uso. Marco Conceptual.”, ha

dicho:

“2. Cancelaciones por falta de uso.

2.1 Marco conceptual.Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de

dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades

esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien

inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los

175 Proceso 22-IP-2005182

consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,

un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga

realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido

formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el

mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se

presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente

registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio

tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo

el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que

nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.”176

En la Comunidad Andina, también encontramos referencias de autores a

esa función:

“La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca

registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la

tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue

fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una

realidad material,…”

“También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que

llevan las oficinas correspondientes eliminando todas aquellas marcas que no

son usadas…”177

Y entre nuestros autores nacionales, en 2005, se ha sostenido lo

siguiente:

176 RESOLUCIÓN N° 1905-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de setiembre de 2007; y más recientemente, RESOLUCIÓN N° 0438-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de marzo de 2012, también con el mismo texto, que en realidad constituye aun una parte natural de la plancha para las resoluciones de casos sobre acciones de cancelación.

177 Metke Mendez, Ricardo, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Revista Estudios Socio Jurídicos Vol. 9, Nº 2, julio-diciembre 2007, pagina 83.

183

“El uso de la marca no es una facultad otorgada al titular de la misma.

Importa en esencia una obligación por parte del titular de hacer efectivo el

derecho que le ha sido conferido por el Estado. El ejercicio de este derecho

responde a mantener un registro dinámico que busque reflejar de la manera

más precisa el mercado de productos o servicios, permitiendo que solo

permanezcan aquellos signos cuya comercialización es efectiva.”178

O con mayor restricción, en 2006, también se ha dicho que:

“Como una respuesta frente a esta problemática, surge la figura de la

cancelación por falta de uso, la misma que implica eliminar del registro aquellas

marcas que no están siendo utilizadas por su titular.”179

Siguiendo el pensamiento del maestro, en 2008, se dijo lo siguiente:

“Es preciso contraponer las finalidades esenciales y las finalidades

funcionales de la regulación del uso obligatorio de la marca registrada. Entre las

finalidades esenciales figura, en primer lugar, la de arbitrar un mecanismo que

contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial, a lo que nos

hemos referido anteriormente. Otra finalidad esencial que debe perseguirse

mediante la implantación del uso obligatorio es, justamente, la de aproximar en

la mayor medida posible la realidad formal del registro a la realidad viva de la

utilización de las marcas en el mercado. La situación ideal debería ser que en el

registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se

eliminasen del registro las marcas que no se usan en un plazo determinado.” 180

También citando al profesor Fernández-Novoa, en 2009, se ha dicho: 178 Ferreyros Castañeda, Marysol. La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, Nº 87, diciembre 2005, pág. 328.

179 Gamboa Vilela, Patricia, Ob. Cit. Pág. 226

180 Kresalja Rosselló, Baldo, El uso de la marca registrada en el Perú. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Palestra Editores. Lima 2008, Nº4. Pág. 313

184

“2.2 Función de la figura de la cancelaciónTal como menciona el profesor Carlos Fernández-Novoa, las finalidades

del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra

de índole funcional. Entre las finalidades esenciales figura la de contribuir a que

la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y

producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores

ajenos a la actividad del titular, es necesario un uso adecuado de la marca para

que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio

es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la

utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a

resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo

solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. Como

señala Kresalja9, la situación ideal debería ser que en el registro figurasen sólo

las marcas usadas para que de esa manera tanto la autoridad administrativa

como los titulares y los solicitantes puedan confiar en cierta aproximación

bastante certera entre lo que muestra el registro y la realidad. En otras

palabras, eliminar del registro aquellas marcas que al no ser utilizadas

constituyen verdaderos obstáculos para el ingreso a nuevos competidores que

sí desean hacer uso de marcas idénticas o similares a aquellas.

Por su parte, la finalidad funcional del uso obligatorio de la marca tiene

por objeto descongestionar el registro de marcas que estando inscritas no son

utilizadas en el mercado, facilitando así que nuevos agentes del mercado

puedan acceder a este tipo de marcas.”181

O, en 2009, se ha aludido al maestro del siguiente modo:

“Refiriéndose a los fines expuestos, el profesor Fernández-Novoa

distingue entre la finalidad de índole esencial y la finalidad de índole funcional. 181 Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Nº 7, INDECOPI, Lima 2009. Pag.203

185

La primera alude a la intención de consolidar la marca como bien inmaterial

mediante la asociación mental por parte del consumidor. La segunda alude al

descongestionamiento del registro con el fin de permitir el acceso de terceros a

tales marcas.”182

Como puede advertirse de las referencias que hemos hecho, es

prácticamente unánime la atribución a las reglas sobre el uso obligatorio de las

marcas registradas (acción de cancelación), las finalidades de contribuir al

proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial y de retirar del

registro las marcas no usadas, como finalidades que de hecho se persiguen ya

con un mecanismo como la acción de cancelación, en los sistemas marcarios a

los que estos distintos autores se han referido.

Y como la atribución al uso obligatorio de las finalidades señaladas, tanto

por parte de los autores mencionados como por cuenta de nuestros órganos

jurisdiccionales, hace reposar su fundamento en la remisión a las ideas

expuestas por el maestro Fernández-Novoa, consideramos ineludible una

revisión de aquellos conceptos que el maestro fue decantando a lo largo de sus

trabajos sobre este tema, que haremos a continuación.

2.4.- Evaluación sobre la evolución del sentido de las finalidades del uso obligatorio.

En su origen, como hemos visto, las dos finalidades en las que centramos este

trabajo, fueron planteadas en un solo sentido: se trataba de verdaderas metas, de

objetivos que debían perseguirse al regular, en un futuro, el uso obligatorio de la

marca registrada.

Incluso desde esa lógica el maestro español, mejorando su propuesta de

1977, que ya hemos sintetizado, proponía en sus Fundamentos de Derecho de

Marcas de 1984, que la futura ley española de marcas contemplara tres reglas 182 Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009. Pág. 28

186

básicas: (i) la acción de cancelación como acción autónoma en la que se cargara la

prueba del uso sobre el titular, (ii) la legitimación administrativa para oponer como

defensa la alegación de la falta de uso en las oposiciones y (iii) la facultad de la

administración para exigir pruebas de uso en la renovación.

Debe inferirse de esa propuesta normativa, que al entender del maestro, con

esas tres reglas básicas, aquellas metas o finalidades estarían eficazmente

garantizadas en cualquier sistema marcario que las contemplara, empezando por la

futura ley española aun sin promulgar para entonces.

Desde esa perspectiva, el giro semántico del profesor Fernández-Novoa en

1984, que permitió entender que esas finalidades ya eran perseguidas con la

legislación vigente hacia ese año, pero que no tenía correspondencia con la realidad

normativa que estaba analizando en 1984 -pues era la misma de 1977, que

obviamente no cumplía con el estándar de reglas que él consideraba necesario-, en

nuestra opinión, no marcó un punto de quiebre conceptual en su obra.

Ello es así, porque en esta obra de 1984 aquel leve giro conceptual, aparece

al lado de un razonamiento categórico que lo contradice: el maestro español, como

hemos referido ya, propone un prototipo de sistema de uso obligatorio que debiera

contemplar la futura legislación española, siendo que la incompatibilidad entre esta

propuesta y aquel leve giro conceptual, se resuelve con la evidente prevalencia de la

propuesta de la necesaria modificación normativa.

Pese al aparente giro conceptual, la postura del maestro hacia 1984, reveló

sin embargo una sustancial implicancia: si el logro de esas finalidades se aseguraba

con la incorporación efectiva en una legislación, de las reglas que el maestro

postulaba, a partir de allí, cualquier afirmación en el sentido que un sistema de

marcas perseguía esos objetivos o finalidades, debía pasar por el escrutinio de

establecer si su legislación contemplaba dichas reglas o no, siendo que de no

187

habérseles contemplado, mal podría sostenerse prima facie que ese sistema

perseguía tales finalidades.

Por eso, en su obra hacia 1984, el maestro somete a escrutinio –implícito, es

cierto- a las legislaciones que estudia, pues al proponer un prototipo de regulación

que inevitablemente se muestra en contraste con las reglas de los sistemas que

analizaba, esa comparación implícita, representaba una valoración de cada

sistema.

Hacia 2001, en su Tratado de Derecho de Marcas, era de esperar que el

maestro en sus análisis, estando a la aparición de aquellas legislaciones, estas

nuevas reglas se someterían también al contraste con el prototipo que el maestro

había diseñado hacia 1984.

Cabe señalar, para el desarrollo que hacemos a continuación, que hacia 2001

ya no había futura ley española por promulgarse, pues la ley se había dado, el

sistema alemán había cambiado, la Directiva estaba en plena vigencia y el

Reglamento de la Marca Comunitaria también.

Todas esas nuevas regulaciones ya vigentes hacia 2001, debían haber sido

regulaciones que con sus reglas sobre el uso obligatorio, deberían haber asegurado

la eficacia en el logro de las que eran antes las metas o finalidades que al entender

del maestro debían perseguirse con esa regulación.

En consecuencia, la forma como habría de referirse el maestro a las

finalidades de la regulación del uso obligatorio, tenía que ser distinta y acorde con

esa nueva situación, revelando la valoración que le merecían estas normas nuevas,

en cuanto a si contemplaban o no todas y suficientes reglas como para asegurar el

cumplimiento de las finalidades que él atribuyó al uso obligatorio.

Sin embargo, el maestro en 2001, en su Tratado de Derecho de Marcas, dijo

lo siguiente:

188

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en

primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la

marca como bien inmaterial.”

“…”

“Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del

uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida

posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de

las marcas en el mercado.”183

Pero esta vez, que la semántica sugiera que tales finalidades fueran (en

presente indicativo) las que en efecto ya se persiguen con las legislaciones vigentes

hacia 2001 -y ya no metas a perseguir con futuras legislaciones-, esa aseveración

ya no colisionaba con ninguna propuesta del maestro, en cuanto a un prototipo

normativo, como en 1984, ni tampoco aparece en contraposición a una crítica

explicita respecto de alguno de los sistemas que el maestro estudiaba en 2001, en el

sentido que tal sistema carecía de alguna o varias de las reglas que él había

considerado en 1984 como reglas necesarias para asegurar las finalidades que él

atribuía al uso obligatorio.

Así entonces, hacia 2001, ha de concluirse que lo que antes fuera un leve giro

semántico, ahora representa en realidad un verdadero giro conceptual, en el sentido

que al entender del maestro español, las legislaciones que estudia en su obra de

2001, con su regulación positiva, en efecto persiguen ya las finalidades que él

atribuye al uso obligatorio.

No encontraremos en esta obra, entonces, un prototipo de sistema alternativo

a las legislaciones que analizaba en 2001, como nos lo señaló en 1984, ni aparecerá

una crítica a ningún sistema de los que expone, sobre sus limitaciones para imponer

el uso obligatorio.

183 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 454.189

Si acaso, la única referencia que se hace en tal sentido, en nuestra opinión,

revela la causa por la que se dejó atrás una de las reglas que el maestro consideraba

sustanciales, en relación al uso obligatorio hacia 1984, pero no la determinación de si

esa prescindencia implicaba algún impacto en cuanto a la eficacia del sistema en su

pretensión de imponer el uso obligatorio.

Esa referencia es sobre la regla de requerir pruebas de uso como condición

para la renovación del registro, que hasta 1984 el maestro postulaba como una regla

necesaria.

A fin de contextuar las ideas que desarrollaremos, vale la pena recordar lo que

el profesor Fernández-Novoa alegó como sustento de la necesidad de esa regla.

“Después de haber analizado las líneas medulares del sistema del uso

obligatorio de la marca en el Derecho norteamericano, parece oportuno hacer de

manera sucinta una valoración de este sistema. Es indudable que por contraste con

el sistema alemán, que –según sabemos- se sienta sobre el principio de la libre

iniciativa de las partes, el sistema norteamericano se inspira, esencialmente, en el

principio de la intervención administrativa ex officio para comprobar el uso efectivo de

la marca en el tráfico económico. Esta intervención administrativa se manifiesta tanto

en la cancelación ex officio de la marca por no haber sido presentado el affidavit of

use previsto por la Sección 8 de la Lanham Act, como en la denegación de la

renovación del registro de la marca por faltar la declaración de uso contemplada en

la Sección 9 de la Ley…Pues bien, a mi juicio, ha de valorarse positivamente el

predominio de la intervención administrativa ex officio sobre la libre iniciativa de las

partes en el sistema norteamericano del uso obligatorio de la marca. En efecto,

existe un innegable interés general en lograr la más perfecta concordancia posible

entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad viva de la utilización

efectiva de las marcas en el mercado. Y este interés general justifica plenamente la

intervención administrativa ex officio para eliminar del Registro las marcas no

usadas.”184

184 “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A, pag.213-214

190

Como puede advertirse, la regla que dispone presentar pruebas de uso en

algún momento ante la administración, desde el enfoque que planteaba el maestro,

era una regla que por su diseño se correspondía con un innegable interés general,

siendo que ese interés general no era otro que el de “ lograr la más perfecta

concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad

viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.

De allí resulta pues, que ese interés general no es ni más ni menos que una

de las finalidades esenciales que el maestro le atribuye a la noción del uso

obligatorio de las marcas registradas, de donde puede inferirse que si alguna regla

en particular tenía la potencialidad de servir para tal propósito, esa regla era

precisamente la que disponía la presentación de pruebas de uso como procedimiento

de oficio, potencialidad que de ninguna manera fue atribuida por el maestro, de modo

tan explícito y directo a la regla que proveía una acción de caducidad como acción

autónoma, ni a la regla que legitimaba la alegación de la falta de uso en los

procedimientos de oposición.

Hemos de advertir sin embargo, que en este artículo de 1977, no se nos dan

las razones por las que esta regla en particular tiene la virtud de encajar con esa

finalidad, más allá del hecho de corresponder al principio de la intervención

administrativa ex officio, pero, no puede haber duda de la trascendencia que le

otorgaba el maestro español, al vincularla tan estrechamente a la finalidad de “ lograr

la más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas

y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.

Desde esa perspectiva, entonces, el retiro o la no contemplación de esa regla

en las regulaciones que el maestro estudió en 2001, sin duda representaba un

cambio sustancial en cuanto al medio a través del cual los sistemas legales iban a

propiciar esa “… más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del

191

Registro de Marcas y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el

mercado”.

Así entonces, una de dos cosas estaba ocurriendo con las legislaciones que el

maestro estudió hacia 2001: o bien las reglas que quedaron suplían con suficiencia

el rol de aquella regla ausente o bien fueron descubiertas poderosas razones que

imponían su exclusión.

Y como consecuencia de lo anterior, de sostenerse que una de las finalidades

de la imposición del uso obligatorio de las marcas registradas, seguía siendo la de

acercar en la mayor medida posible el registro a la realidad del uso, aun sin contar

con la regla que obligaba a presentar pruebas de uso para la renovación, esa

aseveración demandaba una fundamentación acorde con la radicalidad del cambio

de postura.

Pues bien, sobre esta cuestión el maestro nos diría que la propuesta de esa

regla, “…tropezó, sin embargo, con encendidas críticas en las que se puso de

manifiesto que la dudosa eficacia de la declaración de uso no justificaba los elevados

costes de su puesta en práctica. Como consecuencia de tales críticas, a la versión

definitiva del Reglamento sobre la marca comunitaria no se incorporó la figura de la

declaración de uso.”185

Eso es todo lo que encontraremos en esta obra sobre las razones por las que

la regla sobre la exigencia de pruebas de uso para la renovación, no fue incluida en

la regulación de la Marca Comunitaria.

Varios aspectos nos parecen relevantes.

El primero está en la perspectiva del enfoque.

185 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 456.

192

Como hemos consignado, cuando el maestro se pronuncia sobre la

valoración positiva que le merecía el sistema norteamericano y que le llevó a postular

como necesaria la regla de la presentación de pruebas en la renovación en 1984, su

fundamento fue que el principio de la intervención administrativa ex officio para

comprobar el uso efectivo de la marca en el tráfico económico del sistema

norteamericano, debe primar sobre el principio de la libre iniciativa de las partes, del

sistema alemán, porque existe un innegable interés general, que justifica plenamente

la intervención administrativa ex officio para eliminar del Registro las marcas no

usadas.

El fundamento de la pertinencia y necesidad de esa regla, entonces, estaba en

un principio, el de la intervención de oficio, que además debía prevalecer sobre el

principio de la libre iniciativa de las partes.

Pero cuando se nos refieren las razones por las que esa regla no fue

considerada en la nueva regulación, advertimos que se trata de consideraciones que

se sitúan en otro plano, totalmente distinto al de los principios: se trata de, por un

lado, la consideración que esa regla tiene dudosa eficacia; y por otro, a partir de esa

eficacia dudosa, que los costos de su puesta en práctica, no tendrían justificación.

Y ha de concluirse además que el maestro consintió con la pertinencia de

esos fundamentos, puesto que no existe ninguna alegación de su parte en ninguno

de los dos sentidos posibles siguientes: (i) no se pronuncia sobre las razones o

fundamentos por los que esta nueva regulación decreta la prevalencia del principio

de la libre iniciativa de las partes sobre el principio de la intervención de oficio, que le

sirvió de base para postular la regla de la presentación de pruebas de uso; (ii) ni

tampoco se pronuncia sobre las supuestas evidencias de la dudosa eficacia de la

regla en cuestión, ni menos aún sobre la magnitud excesiva de los costes de su

puesta en práctica, pues ambos extremos solamente son consignados.

193

Este segundo aspecto, de carácter más bien pragmático y presupuestal, no

deja de ser, al mismo tiempo, un aspecto con insuficiente justificación, porque

refiriéndose al sistema español de 1988, que mantenía aun hacia 2001 la regla de la

declaración de uso para la renovación, el maestro refiere que esa regla tenía una

apreciación distinta entre los autores españoles en cuanto a su eficacia.

En efecto, el maestro nos refiere lo siguiente:

“La doctrina española discrepa a la hora de valorar el sistema de la

declaración de uso en documento público que conforme al art. 7.2 de la ley de 1988

debe presentarse al solicitar la renovación del registro de la marca. A. Bercovitz (ob.

Cit., p. 345) afirma que se trata de una pura formalidad que en modo alguno servirá

para justificar la realidad del uso de la marca. En cambio, Casado Cerviño (ob.cit., p.

345) dice que la medida establecida por el art. 7.2 debería mantenerse ya que está

resultando de una gran efectividad.”186

¿Sobre cuáles evidencias entonces se juzgaba la dudosa eficacia de la regla

que disponía la presentación de pruebas de uso para la renovación, si un sistema

como el español, por ejemplo, admitía una lectura que le atribuía una gran

efectividad?

Como fuera, lo cierto es que la prescindencia de la regla sobre la presentación

de pruebas de uso en la renovación, que en el prototipo normativo del maestro hacia

1984, estaba tan íntimamente relacionada a la finalidad de acercar el registro a la

realidad viva de las marcas en uso, no es más ya una regla necesaria para asegurar

el cumplimiento de esa finalidad.

Incluso, el maestro afirma en su obra de 2001 que “…prima facie, el trámite

contemplado por el art. 11.2 de la Directiva187 podría ser más eficiente y, por ende,

186 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464, Nota 49.

187 De otorgar al solicitante la facultad de plantear la cuestión del uso de la marca oponente.194

preferible que el vigente sistema de conectar la renovación de la marca con la

declaración de uso de la correspondiente marca.”188

Es decir, el maestro hacia 2001, prima facie, consideraba ya que la regla que

legitima al solicitante para alegar la falta de uso contra una oposición, podría ser más

eficiente y preferible que la regla que dispone la presentación de pruebas de uso

para la renovación, implicando, conceptualmente, que los propósitos perseguidos o

los efectos obtenibles por la aplicación de una u otra regla, son intercambiables,

incluso, a favor de la regla que legitima la alegación de la falta uso en la oposición,

puesto que se trataría de una regla más eficiente.

Esta sola consideración, representa un cambio sustancial respecto del

prototipo de tres reglas que el maestro diseñó hacia 1984 y si a esto se le añade el

hecho que en la ley española de 1988 la regla sobre la alegación de la falta de uso

en las oposiciones no existía, ha de concluirse que en esta obra de 2001, la cuestión

de qué prototipo de reglas entonces constituyen un diseño que pudiera asegurar el

logro de las finalidades que el maestro atribuyó al uso obligatorio, acaba

redefiniéndose de hecho, aunque no se nos fundamenten las razones del cambio de

perspectiva, más allá de esas consideraciones generales y prácticas sobre una

mayor eficiencia y un implícito menor costo.

Porque cierto es que, desde la lógica en que se presentó esta cuestión, las

mismas finalidades que en 1984 podían asegurarse a través de la implantación de un

prototipo con tres reglas básicas, que incluían a la de presentar pruebas de uso en la

renovación, son ahora en 2001, las mismas finalidades que igualmente se persiguen

con normativas distintas a aquel prototipo, incluso en ausencia de la regla de la

presentación de pruebas de uso en la renovación.

Así entonces, las normas positivas que el maestro analiza en 2001, se nos

presentan pues como cristalizadoras de los mecanismos con que los sistemas logran

188 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464,

195

el cumplimiento de las finalidades que el maestro atribuyo al uso obligatorio, a pesar

que la regla sobre la presentación de pruebas en la renovación ya no está

contemplada, y de allí que sostenemos que en 2001 el leve giro semántico de 1984,

reiterado en 2001, en realidad implicó un verdadero giro conceptual, en esta segunda

oportunidad.

Solo queremos agregar en esta parte de nuestro trabajo, una cuestión que ya

quedo planteada por el maestro de modo implícito y que es un aspecto sustancial en

nuestro planteamiento general sobre el uso obligatorio.

Por la forma como el maestro se expresa sobre las razones que sustentaban

la necesidad de la regla que dispone la presentación de pruebas de uso en la

renovación, en el sentido de reposar su fundamento en una cuestión de prevalencia

del principio de la intervención de oficio, sobre el principio de la iniciativa de las

partes, pareciera implicarse que los sistemas marcarios constitutivos confrontaran

una disyuntiva en su diseño: o hacen prevalecer un principio o hacen prevalecer el

otro, tratándose entonces de una mera cuestión de opción entre principios, en la que

pareciera dar lo mismo optar por uno o por otro.

El maestro sustentó la necesidad de la regla de la presentación de pruebas de

uso en la renovación, en la consideración que debiera primar el principio de la

intervención de oficio, hacia 1984.

Cuando hacia 2001 prescinde de esa regla y sostiene que la regulación

positiva aun sin esa regla igualmente persigue la finalidad de acercar el registro a la

realidad de las marcas usadas, sosteniendo que la legitimación para alegar la falta

de uso en las oposiciones bien puede suplir y mejor tal vez aquella regla descartada,

no hace sino optar por el principio inverso: la iniciativa privada en 2001 sustituye con

la misma y acaso mayor eficacia, en su entender, al principio de la intervención de

oficio.

196

Así pues, el maestro cambio su posición, simplemente alternando en la

elección del principio que debiera prevalecer, siendo que en ambos escenarios, la

finalidad de acercar el registro a la realidad del uso, igualmente era conseguible bien

que se hubiera optado por la prevalencia de uno u otro principio.

Nosotros, contrariamente, sostenemos que lo que está en juego al decidir

sobre esta regla, no es la posibilidad de intercambiar principios, sino algo muy

distinto y medular, que en nuestra opinión, constituye en eje central en el diseño de

los sistemas constitutivos, que se relaciona con su consistencia y por eso en

realidad, no tienen a su alcance la opción de elegir entre la prevalencia de un

principio sobre el otro. Esto, esperamos demostrarlo en el capítulo IV.

En qué consisten esas finalidades, es lo que pasamos a desarrollar.

3.- El contenido de las finalidades esenciales del uso obligatorio de las marcas

registradas (acción de cancelación). Como ya lo hemos señalado, son dos las finalidades en las que centramos

este trabajo: la finalidad de contribuir al proceso de consolidación de la marca como

bien inmaterial y la finalidad de retirar del registro las marcas no usadas.

Esas dos finalidades, como se habrá visto, no son las únicas que se atribuyen

a la regulación del uso obligatorio de las marcas registradas; sin embargo, son las

dos finalidades a las que con mayor frecuencia se menciona en los estudios y

respecto de las cuales existe una mayoritaria aceptación para la primera y una

unánime aceptación para la segunda.

Como hemos evidenciado también anteriormente, el autor que mayor

desarrollo ha hecho sobre los alcances de esas finalidades y que por eso es el autor

en el que se respaldan nuestros órganos jurisdiccionales y nuestra doctrina, es el

197

maestro Fernández-Novoa y en su obra hemos de encontrar los conceptos que dan

cuenta de los alcances de esas finalidades.

En esta parte de nuestra exposición, nos limitaremos a reproducir el discurso

del maestro sobre el contenido de esas finalidades, señalando, cuando las hubiera,

las variaciones que en aquel contenido se hubieran dado.

No desarrollaremos ningún análisis sobre la estructura lógica o los

fundamentos que soportan el contenido de esas finalidades, porque nos ha parecido

más congruente con el enfoque de nuestro trabajo, hacer esos análisis en el contexto

de postular nuestra visión sobre el contenido de la noción del uso obligatorio de las

marcas registradas, que desarrollamos en el capítulo IV.

Ello es así, porque es en la estructura expositiva del maestro y en los

fundamentos que se soporta -cuando expone las finalidades del uso obligatorio-, que

nos proporciona todas las consideraciones que nos sirven de sustento para

demostrar cuál debiera ser el contenido de la noción del uso obligatorio de las

marcas registradas, que solo hemos podido desentrañar a partir de su lógica

expositiva en este tema.

Hecha esa precisión, continuamos entonces con los contenidos de las

finalidades del uso obligatorio.

3.1.- El uso obligatorio de las marcas registradas, como medio para contribuir al proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial.

Que el uso obligatorio de las marcas registradas contribuye con el proceso

de consolidación de la marca como bien inmaterial, es una idea a la que el

maestro español ya se refería hacia 1976, en su artículo “El uso obligatorio de la

marca registrada”.

198

Para contextuar esta referencia, debemos señalar que en ese artículo, se

nos presenta lo que puede considerarse como una teoría del proceso de

formación y consolidación de la marca, que no es sino una abstracción ideal-

conceptual del proceso por el que transitan las marcas, que va desde su

aparición embrionaria, por decirlo así, hasta su consolidación en lo que el

maestro denomina la marca autentica o verdadera, dentro de esa teoría.

El discurso sobre esa teoría se asienta en la consideración que la marca

es un bien inmaterial -porque no tiene existencia tangible-, que consiste en un

signo unido a un producto o servicio, mediante el cual el empresario diferencia en

el mercado sus productos o servicios, de los productos o servicios de los

empresarios competidores.189

Pero para que la marca llegue a cumplir ese rol en el mercado, se nos

dice, pasa antes por un proceso de varios momentos identificables.

Aquel proceso nos es referido de la siguiente manera:

“Como es sabido, la marca es un signo mediante el cual el empresario

diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios

de los empresarios competidores.”

“…”

“Si del plano económico nos trasladamos a la esfera jurídica, hay que

afirmar que la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene una

existencia sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas

tangibles para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser

ilimitadamente repetido.”

“…”

“Si nos limitamos a decir que la marca es la unión entre un signo y una

clase o clases de mercancías, no estamos realmente describiendo una marca

viva y operante, sino tan solo una marca en potencia. La marca en sentido propio

189 Fernández. Ob. Cit., pàgs.15-16199

surge cuando la unión entre el signo y la mercancía es captada por los

consumidores. Pues bien, la unión entre signo y mercancía es obra del

empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el

momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.”

“Conocidas las variadas dimensiones de la marca, veamos ahora muy

brevemente cómo se produce el proceso de formación de la marca. De lo hasta

aquí dicho se sigue que en este proceso intervienen tanto el empresario, como el

público de los consumidores. El empresario, ante todo, lleva a cabo la unión

entre el signo y la mercancía al decidir que ciertas mercancías por el fabricadas o

vendidas van a ofrecerse al público bajo una determinada marca. En segundo

lugar, el empresario pone de manifiesto ante el público la unión entre el signo y la

mercancía en que estriba la marca. La marca tiene que hacer acto de presencia

en el mercado: la marca debe ser comunicada al gran público de los

consumidores. Con este fin, el empresario fijará la marca en el envoltorio de la

mercancía o en la propia mercancía… ”

“…”

Pero la publicidad económica es, sin duda, el medio que permite hoy al

empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la asociación entre el signo y

la mercancía. Es cierto que aunque el empresario promueve con su actividad la

unión entre signo y mercancía, la consolidación definitiva de la marca depende,

en última instancia, del otro gran protagonista del proceso formativo de la marca:

el público de los consumidores. Pero no es menos cierto que al usar la marca,

realizando por diversos medios la unión entre el signo y la oferta de mercancías

ante la gran masa de los consumidores, el empresario facilita y acelera la

asociación entre la marca y la mercancía en la mente de los consumidores. Por

ese motivo, es innegable que el uso de la marca por parte del empresario

constituye una pieza imprescindible en el complejo y a veces largo proceso de

formación de la marca.”190

190 Fernández. Ob. Cit., pàg.17200

Aquel proceso, descrito desde una perspectiva en etapas, sigue la

secuencia que señalamos a continuación.

Hay un primer momento en el que la marca solamente es la unión entre

un signo y una clase o clases de mercancías, concebida en la mente de un

empresario.

En este primer momento o espacio conceptual, restringido, embrionario,

en la lógica de la teoría, el empresario -a solas él, el signo que piensa usar y los

productos o servicios a los que va a aplicarla-, toma la decisión de usar ese signo

en el mercado para esos productos o servicios.

Solamente en ese primer momento o espacio, la marca será una marca

en potencia, según refiere el maestro en otra parte de su discurso.

Ese espacio o momento se prolongará, empero, tanto tiempo como

ocurra que el empresario no realice actividad alguna tendiente a hacer conocer

esa unión marca/producto en el mercado.

En un segundo momento, la marca comenzara a hacer presencia en el

mercado y será expuesta a los consumidores, a través de la actividad del

empresario, por ejemplo, con la publicidad, la oferta física de los productos por

los canales de comercialización, etc., actividades que configuran, en buena

cuenta, el uso de la marca por el empresario, en la lógica de la teoría.

Y será después de la realización de esas actividades -que se constituyen

por eso en su condición previa-, que habrá de producirse un hecho psicológico -

otro momento del proceso-, que consiste en la captación por los consumidores

de esa unión marca/producto, de modo que esa unión penetre en su mente y les

haga asociar la marca como un signo de ese empresario para los productos o

servicios que el consumidor está adquiriendo o consumiendo en el mercado.

201

Cuando se produzca esta captación, la marca habrá alcanzado su plenitud

y será por fin una verdadera marca, en palabras del maestro.

Ese es el proceso por el que transitan las marcas, para llegar a ser marcas

auténticas o verdaderas, en la lógica del modelo abstracto.

Tres aspectos importantes es preciso puntualizar.

El primero, que tratándose de un modelo abstracto, no es sin embargo una

deformación o cambio del proceso por el que transitan las marcas de modo real

en los hechos, sino por el contrario, es solamente una abstracción de este

proceso, que lo reproduce, idealmente, dividiéndolo en etapas y señalando los

elementos determinantes del paso de una etapa a otra.

Lo segundo, y muy importante, es que en su discurso sobre el proceso de

formación y consolidación de la marca, el maestro prescinde de hacer cualquier

referencia a la marca registrada -como puede comprobarse de su simple

relectura- y además y consecuentemente, en ese proceso no aparece por

ningún lado el hecho del registro de la marca como un elemento relevante, o

como un momento diferenciado del proceso, con capacidad para direccionarlo en

ningún sentido.

Así entonces y por esas razones, ha de entenderse al modelo teórico de

formación y consolidación de la marca, como un modelo que, prima facie, no se

refiere a la marca registrada.

Finalmente, el tercer aspecto por relevar, es que las marcas fuera de

registro, son efectivamente una realidad viva y actuante en el mercado.

En efecto, no hay sino que echar una mirada al mercado, nacional por

ejemplo, para constatar la existencia de los innumerables signos con que

202

nuestros pequeños empresarios ofrecen sus productos o servicios, que

funcionan como marcas verdaderas –en la lógica del modelo- y actúan por eso

como instrumentos para la competencia en la que se desenvuelven, pues han

pasado por aquel proceso y efectivamente han logrado penetrar en la mente de

sus consumidores, de modo que a través de ellas los consumidores pueden

realizar repetidas transacciones.

El modelo teórico del proceso de formación y consolidación de la marca,

entonces, no es sino una reproducción ideal-abstracta de cómo las marcas, fuera

del registro, y que abundan en los mercados, pueden llegar y en efecto llegan a

constituir, verdaderas marcas desde la lógica del modelo.

Incluso, las marcas fuera de registro tienen un nivel de reconocimiento y

protección jurídica, como verdaderos derechos subjetivos.

Cierto es que el tipo de derecho que constituyen y el nivel de protección

jurídica que se les concede, así como los medios para ejercitar su defensa, son

todos sustancial y categóricamente distintos a los que se otorgan a las marcas

registradas, pero eso no menoscaba su condición de bienes o derechos

jurídicamente protegibles.

Como puede inferirse también del discurso que hemos transcrito, el uso de

la marca fuera de registro, por el empresario, solo llega a ser catalogado como

“…una pieza imprescindible en el complejo y a veces largo proceso de formación

de la marca…”, y en esta teoría, por lo menos en esta primera formulación de

ella, no se le encuadra al uso de la marca, (i) como una obligación impuesta por

el ordenamiento jurídico, precisamente pues, porque no se trata de marcas

registradas; ni se establece (ii) que su rol en el proceso de formación de la marca

- fuera de registro-, sea el de contribuir a su consolidación , porque, en la lógica

del modelo del proceso, ese uso cumple un rol distinto: ese uso es en realidad

una verdadera condición necesaria, sine qua non, para que la marca se

constituya como marca autentica; y mal podría ser, por eso, un elemento

203

meramente contributivo en una consolidación que se sustente en otro factor

distinto, dentro de aquel proceso: este uso, no obligatorio, es el único y

determinante factor para la consolidación de la marca. Por eso no puede ser

considerado, tal uso, como un factor meramente contributivo, secundario o

adicional en el proceso de consolidación de la marca fuera de registro.

A continuación del discurso anterior se nos dice lo siguiente:

“2. Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se

impone al titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga de

usar la marca.”

“…” (En el texto que hemos prescindido se alude a los distintos sistemas

legales que ya hemos estudiado, con los que el maestro procura ejemplificar

cómo distintos sistemas imponen el uso obligatorio de la marca registrada)

“El uso obligatorio de la marca registrada es, además, un principio que

viene impuesto por la propia esencia de la marca. Según hemos visto, un signo

constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto

que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía

que con el fin de distinguir sus productos lleva a cabo el empresario. La

culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se

produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los

consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como

bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber:

la receptividad de los consumidores frente a la asociación entre la marca y la

mercancía, factor sobre el que el ordenamiento no puede influir. Pero también

cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el empresario hace

posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por

parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el

ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se produce

justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca registrada.

En efecto, al obligar al titular a usar la marca registrada, Las Leyes de Marcas

204

configuran un instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a

difundir la marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también

contribuir a consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial.

He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya sobre un

fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien

inmaterial.”191 (El subrayado es nuestro)

En este desarrollo de la segunda parte del discurso, como puede

advertirse, ya se hace referencia a la marca registrada, como se hace referencia

también a la marca a solas.

Y una lectura detenida del texto, nos ha de evidenciar que la alusión a la

marca registrada, solo aparece, en todos los casos, al lado de la obligación de

uso.

Esto no es una casualidad.

En efecto, como ha de advertirse, el uso de la marca -fuera de registro-,

siendo necesario y por tanto siendo la condición sine qua non para que se

produzca la asociación marca/producto y entonces culmine su proceso de

consolidación, no es ni constituye –y por eso no nos es presentado así-, una

necesidad-obligación impuesta por el ordenamiento jurídico.

Y ello es así, porque cuando el uso efectivo de una marca -fuera de

registro- no se da, esto, si bien tendrá efectivamente consecuencias, ellas no

están contempladas en el sistema.

En nuestro país, por ejemplo, el empresario que usa un signo para

identificar productos en el mercado, sin haber registrado como marca ese signo,

191 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 15 y ss.205

hace una actividad lícita que generara ciertos resultados como consecuencia de

su albedrio.

Ese signo usado efectivamente, es una marca- no registrada-, viva o

autentica, desde la lógica de la teoría de la formación y consolidación de la

marca -fuera de registro-, porque cumple con todos y cada uno de los elementos

que caracterizan a una marca verdadera fuera del registro.

Si ese uso es intermitente en magnitud y tiempo y si alguna vez en efecto

el empresario deja de usar la marca definitivamente, no habrá sanción jurídica

desde el sistema de marcas vigente, pues en efecto no existe mandato legal que

le obligue a usar o permanecer en el uso de esa marca no registrada.

Así, la falta de uso de una marca, no registrada, tendrá las consecuencias

que fuera, cuando la voluntad del empresario lo determine y con efectos que

repercutirán solo en la esfera del empresario y sus intereses privados, sin que el

sistema legal, tanto durante el proceso de adquisición de derechos mediante el

uso, como durante el posterior proceso de pérdida de los mismos por falta de

uso, hubiera sido activado para generarlos ni para decretar su extinción.

Sobre las marcas registradas, en cambio, sí existe o puede implantarse

una obligación de uso y la falta de uso, teóricamente al menos, tiene o podría

tener efectos jurídicos y el sistema legal será activado para ese propósito.

Por esas razones, la referencia a las marcas registradas en esta segunda

parte del discurso, aparece solamente cuando se alude también al uso

obligatorio, pues solo de las marcas registradas, puede predicarse su uso

obligatorio.

Y es en esta segunda parte del discurso que se postula que “…al obligar

al titular a usar la marca registrada, las Leyes de Marcas configuran un

206

instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a difundir la

marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también contribuir a

consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial”.

Del discurso anterior, sin embargo, se hace manifiesta una cuestión de

implicancia lógica que no quedará totalmente resuelta en este trabajo de 1976.

En el último texto transcrito, ha de advertirse que el maestro afirma que al

obligar la ley al titular marcario al uso, configura un instrumento que puede

contribuir a difundir la marca (registrada obviamente) y así contribuye también a

consolidar el proceso de formación de la marca (registrada obviamente) como

bien inmaterial.

Es decir, en ese párrafo se está implicando que las marcas registradas

pasan también por un proceso de consolidación de la marca como bien

inmaterial, como se describía en el discurso previo, a propósito de las marcas

fuera de registro.

Pero esa interpretación es solo eso, porque el maestro no llega a hacer

explícito que las marcas registradas, como las marcas fuera de registro, pasen

por tal proceso.

Esa cuestión, no está resuelta claramente en este trabajo de 1976, pues

sólo se hace manifiesta con la descripción del proceso y recién empezará a

clarificarse en el siguiente trabajo del maestro de 1977.

En efecto, en su siguiente artículo de 1977, “Diversos Sistemas de

Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, el profesor Fernández-

Novoa hará un giro semántico, con el que, en nuestra opinión, aclara la duda

que hemos señalado anteriormente y además implicó un giro conceptual.

207

En efecto, el maestro nos dirá que:

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura en

primer término la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de

la marca como un bien inmaterial. Como en otro lugar he puesto de manifiesto192

un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial cuando la

unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores En este

sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende

de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptibilidad de los

consumidores frente a la asociación entre marca y mercancía, factor sobre el

cual el ordenamiento no puede influir. Pero también cabe afirmar que mediante

un uso adecuado de la marca el empresario hace posible y facilita la

receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por parte de los

consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento

jurídico debe intervenir, imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca

registrada. De esta suerte, al cumplir la carga legal del uso obligatorio de la

marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en

consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien

inmaterial. He aquí, pues, cómo el uso obligatorio de la marca incide

directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente

protegido.”193

Dos cosas han cambiado ya del discurso anterior: el uso obligatorio de las

marcas registradas nos es presentado aquí ya con una finalidad adherida, como

es la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca

como un bien inmaterial, y por otro lado, a esa finalidad se le atribuye un

carácter esencial.

192 El lugar a que se refiere el profesor, es su artículo anterior de 1976, que ya hemos analizado. Así lo consigna en la Nota 87 en la página 215 del artículo que estamos comentando.

193 Fernández. Ob. Cit., pagina 215.208

Pero además, a resultas de esos dos cambios anteriores y en relación

directa a la duda que señalamos anteriormente, hay otra consecuencia mayor

implícita en ellos que es de trascendencia.

En efecto, si al uso obligatorio de las marcas registradas le corresponde

una finalidad, que es la de contribuir a la consolidación de la marca como un bien

inmaterial, esa finalidad solo puede ser cumplida siempre y en tanto se trate de

las marcas registradas, pues no hay posibilidad lógica que sin pesar sobre las

marcas no registradas ninguna obligación jurídica de uso, la imposición del uso

obligatorio desde el sistema jurídico y que solo recae sobre las marcas

registradas, pueda tener algún efecto de alguna índole sobre las marcas fuera de

registro.

Y de allí ha de seguirse que si la finalidad del uso obligatorio de las

marcas registradas es contribuir a la consolidación de la marca como un bien

inmaterial, es esta marca registrada, la que pasa por ese proceso de

consolidación.

Como consecuencia de lo anterior, ha de seguirse también que desde la

lógica expositiva del maestro, las marcas registradas, como las marcas fuera de

registro, entonces, ambas, pasan por un proceso de formación y consolidación,

siendo que, en el caso de las marcas registradas, su uso obligatorio, impuesto

desde la ley, cumple un rol contributivo, que de ningún modo podría tenerlo con o

cuando se trata de las marcas no registradas.

Así entonces, hacia 1977, en nuestra opinión, la teoría del proceso de

formación y consolidación de la marca, inicialmente concebido para las marcas

fuera de registro, acaba siendo extrapolada por el maestro a las marcas

registradas.

209

Sin duda puede también sostenerse que ya desde su trabajo de 1976, el

maestro tenía esa visión de un modo implícito, pero, nos parece que, en todo

caso, recién en 1977 esa visión se revelará más transparentemente.

Posteriormente en 1984, en su libro “Fundamentos de Derecho de Marcas”, el maestro nos dirá:

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura, en

primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de

la marca como un bien inmaterial. Como en otro lugar de esta obra se pone de

manifiesto194, un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial

cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los

consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como

bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del titular de la marca; a

saber: la receptibilidad de los consumidores frente a la asociación entre marca y

producto, factor sobre el cual el ordenamiento no puede influir. Pero también

cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el titular hace posible y

facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y producto por parte de los

consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento

jurídico debe intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca

registrada. De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el

titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en consecuencia,

participa en el proceso de formación de la marca como bien inmaterial. De modo

que el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la

marca como bien inmaterial jurídicamente protegido.”195

Y finalmente, en su “Tratado de Derecho de Marcas” de 2001, nos dirá:

194 El lugar a que se refiere el profesor, esta vez, es el capitulo 1 en el mismo libro, en el que desarrolla el concepto de marca.

195 Fernández. Ob. Cit., pág., 385.210

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en

primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de

la marca como un bien inmaterial.”196

Afirmación que estará seguida del mismo discurso de 1984 anterior, con

algunos cambios que revisaremos en el siguiente capítulo.

Hacia 1984, entonces, el uso de la marca registrada, ya se erige

claramente como un mecanismo que contribuye a la consolidación de la marca

como un bien inmaterial.

Pero para entender ese rol contributivo del uso obligatorio en el proceso

de consolidación de la marca registrada, creemos necesario exponer el contexto

en que efectivamente ese rol contributivo puede ser correcto.

Según la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca y

su ocurrencia, el uso de la marca no registrada por el empresario es una

necesidad, en el modelo primigenio, precisamente porque ese uso es la

condición necesaria para que la captación de la asociación marca/producto se

produzca, hecho que determina en el modelo, que finalmente se llegue a

constituir una verdadera marca, lo cual atribuye a tal uso la condición de requisito

sine qua non.

Pero esa necesidad de usar la marca no registrada por el empresario, no

es ni necesita ser, como hemos visto, una obligación impuesta por el

ordenamiento jurídico, sino que se trata más bien de un imperativo condicional

factico, cuya exigencia y ejecución, por su no juridicidad, dependen

exclusivamente del albedrío del empresario, pues ni el uso ni la falta de uso,

196 Fernández, Ob. Cit., pág. 454.

211

posterior, pasan por la intermediación del sistema legal, ni generan

consecuencias que deban, nuevamente, procesarse por el sistema.

Y como las marcas registradas, desde la lógica expositiva del maestro-

también contienen esa necesidad del uso -por decirlo así-, generativa, si

ocurriera que desde el ordenamiento legal se dispone que las marcas registradas

deben usarse por los empresarios, es lógico asumir que esta obligación legal,

impuesta desde el ordenamiento, agregará al carácter generativo de la

necesidad del uso de la marca, un elemento de refuerzo, añadido a la necesidad

generativa del uso.

Esa, nos parece, es la razón lógica que prima facie estaría detrás del

hecho que existiendo una obligación legal de uso, sobre las marcas registradas,

esta obligación jurídica aporta un refuerzo a aquella necesidad generativa que

tiene el uso de una marca, para que se constituya como una marca verdadera.

Pero, cabe recalcarlo, tal refuerzo solo ocurrirá y nada más puede ocurrir,

cuando se trata de las marcas registradas.

Así, sólo si las marcas registradas, para llegar a ser verdaderas marcas,

deben transitar por el proceso de formación y consolidación que el modelo

conceptúa para las marcas fuera de registro, y por tanto, sólo si las marcas

registradas, como las marcas fuera de registro, tienen esa misma necesidad

generativa de su uso por el empresario, para convertirse en verdaderas marcas,

entonces, sí efectivamente, la obligación legal del uso de las marcas registradas,

será un refuerzo respecto de esa necesidad generativa del uso que las marcas

registradas también traen consigo, como las marcas fuera de registro.

Lo anterior nos lleva, consecuentemente, a la conclusión que para el

maestro, el modelo de formación y consolidación de la marca, a pesar de haber

sido concebido originalmente para explicar el proceso de formación y

212

consolidación de la marca, fuera de registro, con el tiempo, en su obra acaba

aplicándose también para las marcas registradas y por esa razón sostiene que

el uso obligatorio de las marcas registradas, contribuye con el proceso de

formación y consolidación de la marca como bien inmaterial jurídico protegido.

Sea como hubiera sido, el modelo teórico del proceso de formación y

consolidación de las marcas no registradas, aplicado a las marcas registradas,

bien desde su concepción inicial o bien desde una extrapolación posterior, trae

consecuencias conceptuales sustanciales, que repercuten de manera profunda

en la raíz de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas.

Esas implicancias, no las desarrollaremos en este capítulo sino en

siguiente. Aquí, solo interesa de momento, relevar la ruta que siguió el maestro

Fernández-Novoa, para atribuir al uso obligatorio de las marcas registradas, la

finalidad que estamos analizando.

Hay otro aspecto en esta finalidad que igualmente debe ser analizado y es

su carácter esencial.

Al respecto, debemos comenzar por señalar que desde la descripción de

la finalidad y su expresión textual, ya aparece la implicancia lógica de calificar a

esa finalidad como una esencial.

En efecto, el maestro postula lo siguiente:

“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura, en

primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de

la marca como un bien inmaterial.”

Como en esa aseveración, la finalidad del uso obligatorio de las marcas

registradas, es proveer un mecanismo que contribuya a la consolidación de la

213

marca como un bien inmaterial, ha de discernirse si ese rol contributivo puede

ser en efecto una finalidad esencial.

Al respecto, hemos de relevar que el maestro le atribuye a la obligación

de uso de las marcas registradas, un rol de soporte, coadyuvante para la

culminación de ese proceso de consolidación.

Pero este rol es necesariamente, por la literalidad de la expresión utilizada

– que “contribuye a la consolidación de la marca…”-, un rol compartido con otros

elementos, pues de ninguna manera el maestro afirma que el uso obligatorio de

las marcas registradas resulte determinante para ese proceso de consolidación.

De allí entonces que sin duda se tratara de un rol, cuando menos,

secundario y cuando más, igual al de otros factores que también podrían

contribuir en ese proceso.

Y ubicado así el rol, como coadyuvante o contributivo en el proceso de

“consolidación de la marca como bien inmaterial”, ese rol, nos parece insuficiente

para calificarlo como esencial.

En primer lugar los conceptos de esencia197 y esencial198, nos revelan que

cuando se atribuye un carácter esencial a un instituto, como a la obligación de

uso de las marcas registradas, ello obedecerá a que tal carácter se constituye en

el carácter más importante o principal atribuido a dicho instituto, pues de otro

modo, si tal carácter no fuera el principal, no puede con propiedad referírsele

como uno esencial; y ya el maestro nos refiere que la obligación de uso de las

marcas registradas, no determina o condiciona el proceso de consolidación de

la marca como bien inmaterial, sino que contribuye en ese proceso para su

consolidación.

197 Esencia.Lo más importante y característico de una cosa. RAE

198 Esencial. Sustancial, principal, notable.RAE214

Y contribuir, en definición del Diccionario de la Lengua Española, es

ayudar y concurrir con otros al logro de un fin.

Consecuentemente, no creemos que se pueda considerar a ese rol

contributivo, como un carácter esencial, característico de la acción de

cancelación por falta de uso, que es considerada la concreción normativa

nacional de la obligación de usar las marcas registradas.

Y ocurre, además, que en el modelo teórico del proceso de formación y

consolidación de la marca, el propio maestro identifica cuál es el mecanismo o

medio que más y mejor contribuye a ese proceso.

Para comprender con exactitud lo que vamos a exponer, consideramos

necesario y previo repetir unos conceptos.

Hay un momento en el proceso de consolidación de la marca que es

determinante: la captación por los consumidores de la unión signo/producto.

Y para que esa captación se produzca, constituye una condición

necesaria, es un requisito sine qua non, el uso de la marca por el empresario.

Y desde esa perspectiva, el uso obligatorio impuesto por la ley, al sumarse

a la necesidad generativa del uso, se convierte en un factor que contribuye a la

consolidación de la marca registrada.

Por eso, el uso obligatorio lo conceptúa el maestro como un factor

contributivo en el proceso de consolidación.

215

Pero ocurre que desde la postura del maestro, es otro el factor que en ese

proceso de consolidación, cumple un rol mayor y más determinante que el uso

obligatorio impuesto desde la ley.

Al respecto, el maestro afirma:

“Pero la publicidad económica es, sin duda, el medio que permite hoy al

empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la asociación entre el signo y

la mercancía”199

Así pues, para lograr la captación de la unión marca/producto, el medio

que mayor eficacia y rapidez tiene en el propósito de conseguirla, es, sin duda, la

publicidad.

Y junto a ella, se revela pálido el papel contributivo que supone la

implantación legal del uso obligatorio de una marca registrada.

Por eso, decíamos, no puede ser que esa finalidad, aun existiendo, tenga

un carácter suficiente como para considerarlo esencial en el proceso de

consolidación de la marca como bien inmaterial protegido.

Adicionalmente, y más allá de los alcances conceptuales que hemos

desarrollado, el fin o finalidad de una institución de carácter jurídico, como la

obligación de uso de las marcas registradas, en realidad, puede ser inferido, con

mayor certeza, del contenido normativo que pretende cristalizarla, pues en ese

contenido debe o debiera estar reflejada, explícita o implícitamente, la finalidad

que aquel instituto persigue y que constituye su fin esencial.

Y como consecuencia de lo anterior, la función o finalidad de contribuir en

el proceso de consolidación de la marca registrada como bien inmaterial, que

correspondería a la acción de cancelación por falta de uso –que es considerada 199 Fernández-Novoa. “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A. Pág., 17

216

la concreción normativa de la obligación de uso de las marcas registradas en

nuestro país-, para ser considerada una función esencial, debiera ser inferida de

modo explícito o implícito, entonces, de la estructura de los contenidos

normativos que regulan esta acción administrativa.

Pues bien, revisadas todas las reglas sobre la acción de cancelación por

falta de uso en nuestra legislación vigente, no hay forma de inferir de ellas, ni de

la estructura de sus contenidos o de su sistemática, que la consolidación de la

marca registrada como bien inmaterial, sea o pudiera ser, un fin que le

corresponda a la acción de cancelación por falta de uso, como además se

evidenciara más adelante en este capítulo al evaluar sus efectos y también en el

capítulo IV.

No compartimos en consecuencia, que la contribución que pudiera aportar

el uso obligatorio de las marcas registradas, al proceso de consolidación de la

marca como bien inmaterial jurídico protegido, pueda ser considerada una

finalidad del uso obligatorio, ni que tenga un carácter esencial.

3.2.- El uso obligatorio de las marcas registradas, como medio para aproximar la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva

de la utilización de las marcas en el mercado. También desde 1977 el profesor Fernández-Novoa atribuiría al uso

obligatorio de las marcas registradas la finalidad de “aproximar en la mayor

medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la

utilización de las marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el

registro de Marcas debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas

que efectivamente se usen en el mercado. La situación ideal debiera ser que en

el Registro figurasen únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente,

se eliminasen del Registro las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo

razonable.” 200

200 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.217

Esta finalidad es quizás la más concreta por su sencillez: todas las marcas

que estén registradas, debieran ser marcas que se usen en el mercado; y esta

forma de presentarnos y describir esta finalidad, permanecerá invariable a lo

largo de las obras del maestro.

Pero la sola enunciación de la finalidad, no hace sino revelar,

simultáneamente, la existencia de una problemática que parece derivarse, de

manera forzosa, de la mera existencia del registro - ese espacio conceptual que

el maestro caracteriza como una realidad formal-, en contraste con la realidad

viva de las marcas registradas efectivamente en uso.

Esa visión implica que en razón de la mera existencia del registro, ha de

producirse tarde o temprano y con mayor o menor magnitud, que el registro

evidencie una realidad registral formal, que no va a conciliar con esa otra

realidad viva de las marcas registradas efectivamente en uso, de suerte que

siempre habrá menos marcas registradas en uso en el mercado, que marcas

inscritas en el registro.

Y como consecuencia de lo anterior, ocurrirá que a menor

correspondencia entre el registro y las marcas registradas en uso, mayor

distorsión será la que el registro refleje.

Esa distorsión, sin embargo, aun siendo una potencial consecuencia que

debe evitarse por sí misma, no es ni mucho menos, la razón por la que el

registro debe reflejar y ajustarse a la realidad de las marcas registradas en uso.

Hemos de advertir que en el enunciado de esta finalidad, hay un

imperativo: el registro “…debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las

marcas que efectivamente se usen en el mercado”.

218

No obstante, no se nos brinda la razón por la que esa finalidad tiene aquel

carácter imperativo.

Y según postulamos en este trabajo, la razón esencial por la que en el

registro deben estar solamente las marcas registradas que efectivamente se

usen, está en la raíz de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas,

que desarrollaremos en el capítulo IV.

Aquí y de momento, solo queremos advertir que como existe una razón

esencial por la que en el registro deben estar inscritas solamente las marcas

usadas, en consecuencia, existe una razón también por la cual la finalidad que

venimos analizando, solo puede y debe entenderse cumplida, cuando el

mecanismo que sirve a ese propósito, efectivamente permite que todas las

marcas no usadas o la mayoría de ellas, en una magnitud significativa, en efecto

se cancelen.

Por eso, el mecanismo legal que lleva sobre sus hombros la tarea de

ajustar el registro de marcas a la realidad viva de las marcas registradas en uso,

tiene una finalidad que debe concretar de manera general, eficaz y perpetua, y

por tanto, aquel mecanismo, en su diseño y sus características, debe consistir en

una estructura idónea para el fin que se persigue con la instauración del principio

del uso obligatorio de las marcas registradas.

Y es necesario además, que el cumplimiento de esa finalidad pueda y

deba ser dimensionado en su justa perspectiva: como se trata de que todas o la

mayoría posible de las marcas registradas no usadas pierdan el registro, en

razón a su falta de uso, será en relación al universo de marcas registradas no

usadas que se mida el cumplimiento de esa finalidad.

219

Y finalmente, siendo la consecución de esa finalidad, el objetivo exclusivo

de tal mecanismo, no dudamos en considerar que se trata de una verdadera

finalidad esencial, por las razones que ya hemos expuesto.

Nada obliga naturalmente, a que ese mecanismo tenga que ser uno solo y

por tanto, es perfectamente posible que un sistema legal diseñe una estructura

en la que varios mecanismos sean los que actúen conjunta y paralelamente, para

que ese objetivo se consiga.

Como en nuestro país es la acción de cancelación por falta de uso, el

solitario mecanismo cuyo diseño debe responder a esa finalidad, será el análisis

de esta acción administrativa en funcionamiento, el que nos revele si en efecto

dicha finalidad se logra.

Por esa razón, pasaremos a analizar, midiéndola cuantitativamente, la

acción de cancelación por falta de uso vigente en nuestra normativa.

4.- La medición del cumplimiento de las finalidades.Nos ha parecido metodológicamente más ilustrativo, empezar por la valoración

cuantitativa de esta última finalidad esencial, de retirar del registro las marcas no

usadas, porque como se verá, es en base a su cuantificación que puede proyectarse

una medición de aquella otra finalidad de contribuir al proceso de consolidación de la

marca registrada.

Como parece evidente, la primera cuestión a dilucidar está en el número de

marcas que la acción de cancelación por falta de uso permite retirar del registro, por

lo que empezaremos este análisis con ese tema.

4.1.- Medición de la función de retirar del registro las marcas no usadas.

4.1.1.- Introducción.

220

Es muy sencillo determinar anualmente cuantas acciones administrativas

se presentan con el propósito que una marca registrada se cancele, pues esa

información es de fácil acceso.

Sin embargo, el número de marcas que son efectivamente canceladas

como consecuencia de esa acción administrativa, no lo publica la

administración ya que no lo tiene, de manera que su determinación obliga a un

análisis de los procedimientos de cancelación para llegar a su resultado final

administrativo.

A fin de construir esa información, diseñamos una base de datos

primaria, que permitiera ubicar la información, ordenarla y poder así establecer

un cálculo confiable.

Esa base de datos primaria contenía 17 datos por capturar, con los que

suficientemente se podía llegar a determinar el número de marcas que la acción

de cancelación permite retirar del registro.

Pero llegar a ese resultado final administrativo, demandaba revisar todas

las resoluciones que se hubieran emitido en el procedimiento completo y nos

ponía frente a información que aun teniéndola, no la capturábamos porque el

diseño primario de la base de datos no tenía espacios para esa captura.

Y apenas advertimos la circunstancia de tener que pasar por esa

información para llegar al resultado que se buscaba, se hizo evidente que había

que aprovechar el acceso a esa información adicional y capturarla.

Así, la construcción de una base primaria de datos cuyo único fin fue

establecer el resultado final administrativo de esos procedimientos, se

evidencio como un esfuerzo que con un poco más de desarrollo, encima del

221

originalmente concebido, bien podría reunir datos adicionales susceptibles de

brindar mayores criterios de interpretación sobre los resultados.

Por esa razón, decidimos ampliar el diseño de la estructura primaria de la

base de datos, llevándola de 17 a 51 datos, para que además de capturar los

datos básicos que se buscaban para los propósitos directos de este trabajo –

determinar el número de registros efectivamente cancelados por esa acción

administrativa-, se capturaran otros datos que pudieran ser útiles para otros

distintos propósitos que, a priori, no fueron concebidos ni tenían relación directa

con el objetivo de nuestra investigación.

Como resultado de este esfuerzo mayor, se ha llegado a condensar una

importante información que puede ser vista como una suerte de radiografía

interior de cada procedimiento administrativo individual (mucho más allá de su

resultado final administrativo) y además, una radiografía del conjunto de

procedimientos, como un universo factico observable, susceptible de análisis

diversos, que pueden luego ser expuestos como un solo hecho sintético.

Así, nuestro acercamiento a la fenomenología de las acciones de

cancelación, en búsqueda del número efectivo de registros cancelados, acabó

brindándonos una más amplia perspectiva de análisis.

Esa perspectiva de aproximación analítica cuantitativa a las acciones de

cancelación, sin embargo, no se encontrará reforzada por ninguna fuente de

consulta a la que hayamos acudido, pues parece no haberse hecho una

aproximación de esta índole201.

201 Hasta donde hemos podido indagar, una investigación de este tipo cuantitativo, con una metodología como la que proponemos, no la hemos encontrado referida en ninguna de las fuentes nacionales o extranjeras de consulta a las que hemos acudido y que estudian los sistemas de cancelación por falta de uso en los principales países de referencia.

222

En consecuencia, la selección de los criterios de desagregación de los

procedimientos administrativos individuales, con los que después consolidamos

en grandes grupos la información, obedece exclusivamente a razones que nos

han parecido atendibles y que se fundamentan, principalmente, en la

racionalidad lógica del dato capturado en función del objetivo de la investigación

y a la probabilidad de tratarse de un dato que podría filtrar de manera útil la

información condensada del total de procedimientos en estudio.

Como una acotación final sobre esta metodología, queremos puntualizar

que hay datos que optamos por capturar casi por una razón intuitiva, es decir,

no precedió a esa selección particular un propósito de utilidad a priori

identificado, sino que se eligió ese dato porque se percibía que su posterior

condensación, a cierto nivel cuantitativo de datos individuales, podría reflejar

algún aspecto que al inicio no se hacía evidente.

Como se verá, hay datos que identificados inicialmente en esta

investigación como fuente útil y susceptible de consolidación acumulativa de

información, sin embargo, no se han utilizado finalmente para hacer

agrupamientos, pero, a otro nivel más profundo de indagación, esos datos no

utilizados hoy, sí podrán integrarse en una nueva y más amplia caracterización

de la fenomenología de las acciones de cancelación.

Si así fuera y para ese sólo efecto, esos datos están ya capturados en la

base de datos que hemos diseñado y quedan a disposición con este trabajo.

Pasaremos ahora a señalar nuestra fuente de información y los criterios

que se han tomado en cuenta para esta primera aproximación fenomenológica

sobre las acciones de cancelación por falta de uso en el Perú.

4.1.2.- La fuente de información.

223

Se han tomado los años 2007 y 2011, como criterio temporal para la

selección de las resoluciones que publica el INDECOPI en su página WEB, de

modo que a partir de esas resoluciones y de la información que figura en el

sistema de seguimientos de esta institución, se levantaron los datos

significativos de los expedientes de solicitudes de cancelación que se hubieran

resuelto en esos años por la primera instancia, al margen de cuándo se inició el

procedimiento –que puede haber sido en distintos años anteriores-, o de

cuándo quedo resuelta definitivamente la solicitud, que puede ser también en

distintos años posteriores.

En cuanto al año 2007, lo escogimos porque en razón al tiempo

transcurrido, existía una alta probabilidad de que hacia la fecha de esta

investigación, todos los expedientes estuvieran resueltos en segunda y

definitiva instancia administrativa, y porque ese año fue el último año completo

en que el órgano resolutivo fue un órgano unipersonal.

En cuanto al año 2011, lo tomamos porque es el más cercano a la fecha

de esta investigación, sin que esa cercanía conspire demasiado contra el hecho

que debieran estar resueltos en última instancia administrativa la mayor

cantidad de procedimientos posible; además, para ese año el órgano resolutivo

ya era un órgano colegiado y tenía 3 años en funciones, tiempo y condiciones

suficientes como para contrastar sus criterios resolutivos con los del órgano

unipersonal de 2007 y observar si entre ellos se hubiera dado algún cambio

significativo de criterios.

Cabe precisar, sin embargo, que en oportunidad de avanzar en la

investigación, se advirtió la circunstancia que las resoluciones sobre

cancelaciones de 2007 que aparecen en la WEB del INDECOPI, cubren

íntegramente el periodo enero-junio y todo el mes de diciembre de ese año,

pero no contienen resoluciones de julio a noviembre de 2007.

224

Por el periodo anteriormente indicado, el total de resoluciones

publicadas de 2007 es de 176202. La relación de estas resoluciones, aparece al

final de este capítulo, en el ANEXO N° 1 “listado de Expedientes”.

Con esas 176 resoluciones fue posible analizar 168 expedientes, que

contienen a esas 176 resoluciones, pues varios de ellos tienen en primera

instancia tanto la primera resolución que los resuelve, como la resolución que

se pronuncia sobre la reconsideración que hubiera podido presentarse, emitidas

dentro del mismo año.

Habiendo surgido ese límite temporal para el año 2007, por el año 2011

y con el fin de hacer consistente la comparación entre esos dos años, se

tomaron entonces todas las resoluciones de enero a junio de 2011,

prescindiendo de las resoluciones entre julio y noviembre, y se añadieron las

resoluciones de diciembre de ese año.

De esa manera se igualaron los periodos de estudio, para homogeneizar

la información y poder contrastarla consistentemente.

El total de resoluciones de 2011, por el periodo definido, es de 231203 -

que también aparecen en el ANEXO Nº 1 ya referido-, con las que pudieron

analizarse 225 expedientes, por las razones que ya señalamos para el caso

2007 y porque además, si bien se alude en la WEB a 4 resoluciones, su

contenido no está publicado y tuvo que prescindirse de ellas204.

Queremos enfatizar que no se ha hecho una revisión física de todos esos

expedientes en su integridad, sino que se han analizado solamente las 202 Esas resoluciones aparecen en la siguiente dirección: http://sistemas.indecopi.gob.pe/osd_jurisprudencia/consultanew/principal.asp, a noviembre 2013.

203Esas resoluciones aparecen en la siguiente dirección: http://sistemas.indecopi.gob.pe/osd_jurisprudencia/consultanew/principal.asp, a noviembre 2013.

204 Las correspondientes a los expedientes Nº: 420363-2010, 399151-2009, 391884-2009, 425575-2010.225

resoluciones emitidas en cada procedimiento, según aparecen en la información

que publica INDECOPI en su página WEB y se han añadido los datos de estos

expedientes que aparecen en el sistema de seguimientos del área de marcas.

De cada expediente o más específicamente de sus resoluciones, se

ubicaron una serie de datos que se utilizaron como criterios ordenadores de

nuestra base de datos, en la que se volcó toda la información así seleccionada,

de todos los expedientes analizados que suman 401 en total.

A continuación se detallaran los criterios elegidos.

4.1.3.- Los criterios de ordenamiento.Como se podrá observar en el CD que acompaña a este trabajo, hemos

creado un archivo Excel, denominado “Muestras representativas de acciones de

cancelación 2007 y 2011”

En este archivo hay varias hojas Excel independientes, que contienen

información distinta.

Para el año 2007, existen dos hojas: “Cancelaciones 2007” y

“Reconsideraciones 2007”; y para el año 211, también: “Cancelaciones 2011” y

“Reconsideraciones 2011”.

Las hojas “Cancelaciones 2007” y “Cancelaciones 2011”, contienen los

expedientes de cancelaciones cuya primera resolución se emitió dentro del

periodo enero-junio y diciembre de cada año que hemos señalado, e incluyen,

de ser el caso, las resoluciones sobre una reconsideración y además apelación,

cuando las hubiera, y hasta la resolución del Tribunal o hasta la etapa que llego

el expediente al cierre de esta investigación (14-12-2013).

226

Las hojas “Reconsideraciones 2007” y “Reconsideraciones 2011”

contienen los expedientes en los que la resolución dictada en el periodo enero-

junio y diciembre de cada año, no es la primera resolución en ese

procedimiento –que ya se había dictado antes de ese periodo-, sino que es un

pronunciamiento sobre una reconsideración, en un expediente iniciado antes

del periodo de estudio.

Esas dos hojas tienen un mismo diseño, aunque ligeramente distinto al

de las dos anteriores, en razón a la diferente lógica secuencial del

procedimiento.

En las hojas “Cancelaciones 2007” y “Cancelaciones 2011”, aparecen

numeradas 51 columnas verticales, cada una con su denominación, según el

dato que se va a consignar en las filas de esas columnas, y debajo de la

denominación de cada columna, aparecen celdas en las que se consignan o se

pueden consignar los datos de cada expediente, que correspondan a la

denominación de la columna.

Las filas están numeradas del 1 hasta el 158 para el año 2007 y del 1

hasta el 213, para el 2011.

Cada expediente tiene una fila, que en cada celda proporciona un dato

de dicho expediente, según la denominación de la columna.

Las hojas “Reconsideraciones 2007” y “Reconsideraciones 2011”,

contienen 10 y 12 expedientes adicionales respectivamente, con los que se

llega a los 168 y 225 expedientes en total, por los años 2007 y 2011.

Estos 10 y 12 expedientes se agrupan separados de los expedientes

anteriores, porque en razón de la resolución de la que parte su análisis -que es

una resolución que resuelve una reconsideración interpuesta antes de 2007 o

2011-, ello determina una secuencia procedimental distinta a los expedientes

227

anteriores, que cambia ligeramente la estructura secuencial de las columnas de

la base de datos.

A continuación exponemos la denominación de las 51 columnas y en

cada caso, si correspondiera, el propósito con que se eligió ese criterio.

En la columna 1, está el número de expediente que contiene también

el año de su inicio. Este sub-dato es, naturalmente, un dato ineludible para

propósitos de validación de la investigación, pues la caracterización sintética

que se construirá sobre las acciones de cancelación, no será otra cosa que una

acumulación de datos de procedimientos individuales, que permitirán hacer una

afirmación en determinado sentido, y para tomar en cuenta esa afirmación, los

datos que le sirven de sustento deben ser comprobables. Para ello, el número

del expediente es vital.

En la columna 2, aparece el nombre del solicitante, como parte de los

datos de validación del análisis que hacemos en este trabajo.

En la columna 3, se consigna si el solicitante es nacional o extranjero,

dato que forma parte de la información que se requiere en la solicitud de

registro205.

En la columna 4, aparece el País, dato vinculado al de nacionalidad que

mencionamos anteriormente.

En la columna 5, aparece la fecha de solicitud. Esta, sin embargo, no

es la única columna que contiene fecha, pues en nuestra base de datos

aparecen varias fechas: la de la solicitud (5), la fecha de otorgamiento del

registro de la marca que se pide cancelar (11), la fecha de la resolución de 1ª.

Instancia (24), la fecha del recurso de reconsideración que se hubiera

205 Así lo dispone el inciso c) del artículo 139 de la Decisión Nº 486.228

promovido contra la resolución de 1ª. Instancia (29), la fecha de resolución de

1ª. Instancia, cuando se hubiera pronunciado sobre una reconsideración (36), la

fecha en que se hubiera presentado una apelación de la resolución de

1ª.instancia, incluso cuando se tratase del pronunciamiento sobre la

reconsideración (42), y finalmente, la fecha de la resolución de la 2ª. Instancia

(48).

De las 7 fechas que se usan como dato, con excepción de la consignada

en la columna 11, todas ellas permiten medir la duración del procedimiento,

tanto en sus etapas, como en total.

En la columna 6, aparece la reproducción de la marca, en principio, de

manera denominativa; pero, cuando ésta ha sido mixta, se ha añadido a la

denominación la expresión “+LOG”; y cuando ha sido solamente figurativa,

consignando sólo la palabra “figurativa”, pues la marca carecía de elementos

denominativos.

En la columna 7, aparece la precisión sobre el tipo de marca, en dos

únicos tipos de status: denominativas o mixtas, de modo que las que fueran

solo figurativas, se incluyeran dentro del estatus mixtas; y la razón de este

criterio, obedeció al hecho que, como parecía evidenciar la experiencia en la

resolución de los procedimientos, las pruebas de uso de las marcas mixtas y

figurativas, se enfrentan a una dificultad de probanza distinta y mayor a la de las

marcas denominativas, y pensamos entonces, que el análisis cuantitativo,

relacionando este dato con el sentido de las resoluciones finales, pudiera

confirmar esta situación.

En la columna 8, se consigna la Clase a que pertenece la marca, que

sin duda constituye un importante criterio ordenador y de agrupamiento, pero

que, en razón de los objetivos de nuestro análisis, que se explican más

detalladamente al comentar la siguiente columna, no aportan en este trabajo y

229

por el momento, suficiente información como para sacar de ella un nivel de

generalidad orientado a servir de sustento a la posición crítica que adoptamos

en esta investigación.

En la columna 9, se consigna el distingue de la marca, es decir, se

detallan los productos o servicios que distingue la marca y esta información, se

complementa con la columna siguiente, la diez (10), que se refiere a la

presencia o no en el registro, de la expresión “y demás”, que durante muchos

años fue permitida en las solicitudes de registro y que significaba que,

adicionalmente a los productos o servicios que expresamente se solicitaba para

la marca, debían entenderse incluidos en la solicitud, todos los demás

productos o servicios que la Clasificación de Niza206 considerase incluidos en

esa Clase, aunque no los hubiera designado el solicitante.

Esta posibilidad de solicitar para una marca todos los productos o

servicios pertenecientes a una Clase, ha dado origen a una práctica que, sin ser

fundamento de reproche a las normas vigentes y sus alcances, revela rasgos

perniciosos que se configuran por el mero hecho de facultar al solicitante a

pedir la marca para todos los productos o servicios de una Clase, sin condición

alguna; y si bien esa amplitud de la solicitud es una decisión deliberada del

solicitante, sin embargo, no descartamos que su motivación se pueda deber a

desconocimiento o a un exceso de prudencia o a un mero calculo mercantil, y

que en cualquiera de los tres casos, tiene el mismo efecto: se crean

limitaciones a la competencia que no debieran darse, pero que la práctica del

sistema permitía.

Vinculada a esa cuestión, la acción de cancelación aparece como una

oportunidad para medir de alguna manera ese fenómeno de excesiva e

206 Esta Clasificación es un Arreglo Multilateral, por el que se constituyó una Unión especial de países, en el marco del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en junio de 1957 y que desagrega el universo de productos o servicios que se ofrecen o pudieran ofrecerse en el mercado, clasificándolos en una lista de 45 Clases, de las cuales las 34 primeras corresponden a productos y las 11 restantes a servicios.

230

incorrecta extensión deliberada del registro marcario y, en tal sentido, una

evaluación entre la magnitud de los distingues en contraste con la efectiva

demostración del uso de la marca, que se revela en el procedimiento de

cancelación, creemos que puede dar luces sobre el fenómeno del que

hablamos y por eso, tanto el distingue, como la expresión “y demás”, fueron

considerados como sub-tipos o criterios de agrupamiento.

Cabe señalar, no obstante, que el distingue, además, determina el

marco de la contestación de la acción de cancelación, en cuanto a sobre qué

debe presentarse la prueba, de modo que su incorporación como dato, no solo

se debió a la razón señalada en el párrafo anterior.

En la columna 11 se consigna la fecha del registro de la marca objeto

de cancelación, cuando ha sido posible obtenerla en la información pública de

la WEB del INDECOPI, pues no todas las marcas aparecen con su fecha de

registro original.

Este dato, tenía un doble propósito: (i) servir de filtro respecto de la

procedencia de la acción de cancelación en relación a la oportunidad en que

puede iniciarse207; y (ii) proporcionar el dato de cuantos años estuvo la marca

registrada antes de su cancelación, para evaluar si esa información proporciona

o no algún elemento de juicio valioso que pudiera servir de fundamento a

nuestra posición.

En la columna 12 se consigna el nombre del titular de la marca, que

como en el caso del nombre del solicitante de la cancelación en la columna 2,

es un dato que debe consignarse en la solicitud.

En las columnas 13 y 14 se consignan, respectivamente, la calidad de

nacional o extranjero del titular y el país del titular, respectivamente, por las 207 El artículo 165 de la Decisión Nº 486 establece que no podrá iniciarse la acción antes de transcurridos tres años, desde que se notifico la resolución que agoto el procedimiento de registro de la marca.

231

mismas razones que se consideraron esos datos a propósito del solicitante de

la acción y sobre estos datos nos remitimos a los comentarios que hicimos

sobre aquellos otros.

En la columna 15 se consigna la condición de persona natural o persona jurídica del titular, y se pensó en este criterio asumiendo que el

soporte profesional que exige la defensa de una acción de cancelación, no es

de fácil acceso a las personas naturales que se dedican al comercio y , de ser

esto así, existía la posibilidad de que cuando se tratase de personas naturales

la tasa de éxito en la defensa pudiera ser menor que la que se evidenciara en

promedio del sistema y menor también a la tasa de éxito de defensa de las

personas jurídicas.

En la columna 16, está el dato de la contestación o no de la acción de

cancelación. Este dato se reveló en la investigación como uno de importancia

central para fundamentar nuestra posición, como se verá oportunamente.

En la columna 17, se consigna la prueba. Esta es una columna que solo

se aplica a los expedientes en los que la acción de cancelación ha sido

contestada e informa si con la contestación se han acompañado pruebas o no.

En la columna 18 se consigna el origen geográfico de la prueba,

porque, la norma admite que se pruebe el uso de la marca con pruebas de uso

en otro País Miembro208, de manera que en esta columna se referirá si las

pruebas son del Perú y/o de un País Miembro y/o de un tercer lugar distinto de

aquéllos.

En las columnas 19, 20 y 21, se ha destinado espacio para los tipos

genéricos de las pruebas que se adjuntan, bien que se trate de publicidad (19),

comprobantes de pago (20) y/u otros (21).

208 Ecuador, Colombia y Bolivia.232

En este caso, se pensó en la posibilidad que la vinculación entre el tipo

de pruebas presentadas y el resultado final administrativo, revelaran alguna

relación causal.

En la columna 22, se consigna la circunstancia de si alguna prueba ha

sido presentada con carácter de prueba reservada209. Esta circunstancia, a

priori, nos pareció susceptible de análisis y por eso fue considerada.

En las columna 23 y 24, aparecen, respectivamente, el número de la

resolución de 1ª. Instancia y su fecha.

En la columna 25, aparece el sentido de la resolución, bajo cuatro

parámetros: FUNDADA la acción de cancelación, INFUNDADA,

IMPROCEDENTE y/o, cuando hubiera ocurrido, CANCELACION PARCIAL, que

es el caso en que se cancela el registro respecto de ciertos productos o

servicios y se conserva para otros.

En la columna 26, se consigna bajo la designación “Evaluación de

pruebas”, el criterio que se hubiera aplicado en la resolución sobre las mismas.

En la columna 27, se consigna el estatus de si la resolución ha quedado

consentida en 1ª. Instancia. Este dato, se ha tomado como ancla de división

básica en dos sub-grupos: los expedientes que terminaron en esa instancia con

la primera resolución o con la resolución que resuelve la reconsideración, y los

que tuvieron otra instancia.

La columna 28, se aplica exclusivamente para los expedientes con

resolución no consentida y refiere el recurso impugnativo que se hubiera

presentado; y en la columna 29, se consigna la fecha del recurso impugnativo.

209 Artículo 6 del decreto Legislativo 807233

Las columnas 30, 31, 32, 33 y 34, se aplican a los casos en que se

hubiera presentado una reconsideración y, respectivamente, recogen

información relacionada a: si se presentaron pruebas (30), el origen geográfico

de las mismas (31), y si se trata de publicidad (32), comprobantes de pago (33)

u otros (34).

Las columnas 35, 36, 37 y 38, consignan respectivamente, y siempre que

se trate de reconsideraciones, el número de la resolución que se pronuncia

sobre la reconsideración (35) , la fecha de esa resolución (36), su sentido (37) y

la valoración de las pruebas (38).

En la columna 40 se consigna el estatus de si la resolución de las

reconsideraciones ha quedado firme en 1ª instancia o no; la columna 41,

refiere si se ha presentado una apelación de esa resolución; y la columna 42,

la fecha de ese recurso impugnativo.

Las columnas 43, 44, 45, 46 y 47, se aplican a los casos en que se

hubiera presentado apelación, tanto de la primera resolución de 1ª instancia,

como de la resolución, también de 1ª instancia, que se pronuncia sobre la

reconsideración; y respectivamente, recogen información relacionada a: si se

presentaron pruebas nuevas respecto de las ofrecidas en 1ª instancia (43), y si

fuera el caso, el origen geográfico de las mismas (44), si se trata de

publicidad(45), comprobantes de pago (46) u otros (47).

Las columnas 48, 49 y 50, refieren, respectivamente, el número de la

resolución de 2ª. Instancia (48), su fecha (49) y su sentido (50).

La columna 51 consigna el estatus de resultado final administrativo en

cinco parámetros: MARCA VIGENTE, CANCELACION TOTAL, CANCELACION

PARCIAL, PENDIENTE y NINGUNO.

234

Definidos así los datos a capturar, se realizaron vinculaciones cualitativas

entre ellos, a fin de evaluar si esas vinculaciones revelaban algún contenido

sustancial de utilidad, para el propósito de nuestra investigación.

Cabe precisar, sin embargo, que la vinculación entre datos, a partir de

una base de datos, es muy amplia y admite una gran cantidad de

combinaciones.

Pero como en este trabajo perseguimos objetivos muy concisos, aunque

de carácter general abstracto, la combinación de datos que se recoge para

nuestro estudio, está limitada a aquellas combinaciones que puedan aportar

algún criterio valioso para los postulados de esta tesis.

Por esa razón, una serie de vinculaciones cualitativas entre datos, que

hemos encontrado y que podrían revelar variados aspectos al interior de la

lógica de los procedimientos de cancelación, una vez iniciados, no han sido

analizadas pues no corresponden a nuestros objetivos.

No obstante, en las bases de datos de los años 2007 y 2011, que

aparecen en el CD que acompaña este trabajo, en la medida que ya están

diseñados los filtros que pueden utilizarse y que permitirán cruzar esos datos, a

futuro, podrá recurrirse a esta información y desarrollarla, para auscultar esos

aspectos en cuanto a su comportamiento en estos procedimientos.

Entre otros, por ejemplo, la vinculación entre las cancelaciones

contestadas y el tipo de pruebas de uso que sirvieron para declarar la vigencia

o cancelación de la marca; o la vinculación entre la cancelación decretada y el

tipo de marca, son cuestiones que parecen revelar aspectos interesantes, que

podrán tener un fundamento fáctico en la información que acompañamos.

235

Las cifras totales de los criterios relevantes para esta investigación, que

por los años 2007 y 2011 hemos analizado, aparecen en el ANEXO Nº 2 “Datos

Consolidados”, al final de este capítulo.

4.1.4.- El análisis de los datos del año 2007.Las cifras totales de los criterios relevantes para esta investigación, sus

porcentajes y los cálculos, que por los años 2007 y 2011 hemos analizado,

aparecen en la hoja Datos Consolidados, que como ANEXO Nº 2, aparece al

final de este capítulo.

4.1.4.1.- Las Acciones de cancelación CONTESTADAS y NO CONTESTADAS

Este estatus de las acciones de cancelación, pese a no haber sido

una información relevante para el objetivo central de nuestro trabajo –que

buscaba solamente saber cuántas acciones de cancelación significaron

efectivamente la cancelación de un registro-, llego a constituir un dato

relevante para los propósitos de nuestra investigación, como se verá más

adelante y se encuentra en la columna 16 de la base de datos.

Como se advierte de la hoja “Cancelaciones 2007”, en la que

aparecen 158 expedientes, 111 solicitudes de cancelación, inicialmente,

no son objeto de defensa en el procedimiento en la oportunidad que según

la norma corresponde contestar la acción y solo en 47 casos los titulares

contestan oportunamente para intentar probar el uso.

Sin embargo, cabe añadir que de las 111 acciones no contestadas

oportunamente, en 5 casos se presentó después una reconsideración y

en 3 casos una apelación. Y como estos recursos impugnativos importan

una contestación, aunque tardía, por esa razón, estos 8 expedientes

deben, por un lado, restarse de las 111 acciones no contestadas, llevando

236

su número de 111 a 103, y por otro, agregarse a las acciones contestadas

llevándolas de 47 a 55.

Adicionalmente, como en el año han habido también 10

reconsideraciones que hemos analizado, se trata de 10 expedientes en los

que se ha hecho defensa del registro y por tanto tienen que haber sido

CONTESTADAS, aunque no se hubiera hecho esa contestación en la

primera oportunidad que brinda el procedimiento, estos expedientes deben

ser agregados como acciones contestadas, elevando su número de 55 a

65.

Así, las cancelaciones NO CONTESTADAS, de modo definitivo,

fueron 103, que representan un 61% de las solicitudes totales y las

acciones contestadas fueron 65, que representan el 39%.

Todos estos cálculos, aparecen en la hoja “Datos Consolidados” al

final del capítulo, como ANEXO 2.

Como puede advertirse, el estatus de NO CONTESTADA, es uno

de alta representatividad sobre el total de los procedimientos revisados,

constituyendo una información que se desconocía y que aporta elementos

de juicio en la evaluación general sobre las acciones de cancelación,

como lo explicaremos más adelante.

4.1.4.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.Con este estatus se pretende establecer el número efectivo de

registros que se cancelan como consecuencia de la acción de cancelación

por falta de uso y fue la razón por la que hubo que diseñar una base de

datos primaria.

237

El resultado final administrativo se consigna en la columna 51 y

comprende cinco categorías: MARCA VIGENTE, CANCELACION TOTAL,

CANCELACION PARCIAL, PENDIENTE y NINGUNO.

MARCA VIGENTE significa que la acción de cancelación fue

INFUNDADA y por tanto que el registro permaneció intacto.

CANCELACION TOTAL, significa que el titular no pudo demostrar

el uso para ninguno de los productos o servicios para los que la marca fue

concedida y por tanto, el registro se canceló totalmente.

CANCELACION PARCIAL significa que el titular sí pudo demostrar

el uso para por lo menos alguno de los productos o servicios para los que

la marca fue concedida y por tanto, el registro se canceló parcialmente,

subsistiendo para los productos o servicios cuyo uso fue probado.

PENDIENTE, significa que el procedimiento carece de una

resolución administrativa definitiva a la fecha de cierre de esta

investigación (14 de diciembre de 2013).

Y finalmente NINGUNO, significa que o bien la acción fue

prematura y se declaró improcedente o bien que la marca caduco durante

el procedimiento. Y como en cualquier caso, el estatus final de la marca no

fue consecuencia de la acción de cancelación, sino de otras causas, tal

resultado no puede vincularse a la acción de cancelación misma. Por eso,

el termino NINGUNO.

4.1.4.2.1.-Cancelacion Total.

238

Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 120 casos, la acción

de cancelación tuvo éxito en su objetivo.

Y si a ese número se suman los 3 casos que aparecen en

la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 123 casos sobre 168

expedientes.

Esto revela que en un 73.21%, la acción de cancelación

cumplió el cometido que buscaron los accionantes, por lo que los

costos incurridos eran justificados.

4.1.4.2.2.- Cancelación Parcial.Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 16 casos, se

determinó la CANCELACION PARCIAL del registro.

Y si a ese número se suman los 6 casos que aparecen en

la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 22 casos sobre 168

expedientes, que representan un 13.09%.

Una CANCELACION PARCIAL significa que esas marcas

permanecieron registradas solamente para los productos o

servicios respecto de los cuales se acredito el uso, pues se

retiraron del registro los productos o servicios respecto de los

cuales no se acreditó.

Vista desde la perspectiva del accionante, una

CANCELACION PARCIAL, difícilmente será tomada como un

resultado exitoso, porque, de permanecer registrada la marca para

algunos servicios o productos, este registro vigente podría ser el

239

fundamento para que en caso el accionante intente un registro con

un signo similar, la administración considere que se trata de

signos confundibles y rechace la solicitud.

En tal caso, entonces, la CANCELACION PARCIAL no

puede considerarse un resultado que justifique los costos del

procedimiento.

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos

Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.4.2.3.- Marca Vigente.

Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 11 casos, se

determinó MARCA VIGENTE.

Y si a ese número se suma el caso que aparecen en la hoja

“Reconsideraciones 2007”, se llega a 12 casos sobre 168

expedientes, que representan un 7.14%.

Este estatus en realidad muestra las acciones de

cancelación INFUNDADAS, que determinan la vigencia

continuada de la marca objeto de acción.

Este resultado, sin duda alguna es insatisfactorio desde la

perspectiva de los accionantes, y resta justificación a los costos

del procedimiento.

4.1.4.2.4.- En Trámite y Ninguno.

240

A la fecha que se levantó esta información, diciembre 2013,

aparecían EN TRAMITE 3 expedientes, que representan 1.79%.

Y por otro lado, en 8 expedientes, o bien la acción fue

prematura o bien la marca caduco durante el procedimiento. Estos

8 casos representan 4.76%.

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos

Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.5.- El análisis de los datos del año 2011.El total de resoluciones emitidas en el año 2011 por la primera instancia

que aparecen en la web de INDECOPI, en el periodo enero-junio y todo el mes

de diciembre de ese año, es de 231.

Sin embargo, 4 de esas resoluciones210 no están publicadas sino

solamente referidas (no aparece su respectivo PDF); otra esta errada, pues su

número (Nº3082) no puede ser de diciembre, ya que la primera resolución de

cancelaciones del mes de diciembre empieza con el Nº3141; y finalmente, una

sexta resolución, se pronuncia sobre una reconsideración, en un expediente

analizado ya en el listado de Cancelaciones 2011211 cuyo análisis ya incluía a

esa resolución.

Así, por el año 2011, en el periodo señalado, finalmente acabaron

revisándose 225 expedientes.

4.1.5.1.- Las Acciones de cancelación CONTESTADAS y NO CONTESTADAS.

210 Las correspondientes a los expedientes Nº: 420363-2010, 399151-2009, 391884-2009, 425575-2010.

211 Es la resolución Nº0003194-2010-CSD/INDECOPI en el expediente Nº425255-2010. 241

Como se advierte de la hoja “Cancelaciones 2011”, en la que

aparecen 213 expedientes, 120 solicitudes de cancelación, no son objeto

de defensa en el procedimiento en la oportunidad que según la norma de

procedimiento corresponde contestar la acción, y en 93 casos los titulares

contestan oportunamente para intentar probar el uso.

Pero, cabe añadir que de las 120 acciones no contestadas

oportunamente, en 5 casos se presentó después una apelación y en 3

casos una reconsideración. Y como estos recursos impugnativos importan

una contestación, aunque tardía, por esa razón, estos 8 expedientes

deben, por un lado, restarse de las 120 acciones no contestadas, llevando

su número de 120 a 112, y por otro, agregarse a las acciones contestadas

llevándolas de 93 a 101.

Adicionalmente, considerando que en la hoja “Reconsideraciones

2011”, hay 12 expedientes en los que se ha hecho defensa del registro y

por tanto, tienen que haber sido CONTESTADAS, aunque no se hubiera

hecho esa contestación en la primera oportunidad que brinda el

procedimiento, estos expedientes deben ser agregados como acciones

contestadas, elevando su número de 101 a 113.

Así, las cancelaciones NO CONTESTADAS, de modo definitivo,

fueron 112 y las acciones contestadas fueron 113 representando casi el

50% cada una.

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados al

final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.5.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.

242

4.1.5.2.1.-Cancelacion Total.Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 147 casos la acción

de cancelación tuvo éxito en su objetivo.

Y si a ese número se suman los 5 casos que aparecen en

la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 152 casos sobre 225

expedientes.

Esto revela que en un 67.56%, la acción de cancelación

cumplió el cometido que buscaron los accionantes, por lo que los

costos incurridos en el eran justificados.

4.1.5.2.2.- Cancelación Parcial.-Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 37 casos, se

determinó la CANCELACION PARCIAL del registro.

Y si a ese número se suman los 6 casos que aparecen en

la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 43 casos sobre 225

expedientes, que representan un 19.11%.

Como ya explicamos anteriormente, desde la perspectiva

del accionante, una CANCELACION PARCIAL, difícilmente será

tomada como un resultado exitoso, porque, de permanecer

registrada la marca para algunos servicios o productos, este

registro vigente podría ser el fundamento para que en caso el

accionante intente un registro con un signo similar, la

administración considere que se trata de signos confundibles y

rechace la solicitud, por lo que no puede considerarse un

resultado que justifique los costos del procedimiento.

243

4.1.5.2.3.- Marca Vigente.

Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total

de acciones de cancelación presentadas, en 20 casos, se

determinó MARCA VIGENTE.

Y si a ese número se suma el caso que aparecen en la hoja

“Reconsideraciones 2007”, se llega a 21 casos sobre 225

expedientes, que representan un 9.33%.

Este estatus en realidad muestra las acciones de

cancelación INFUNDADAS, que determinan la vigencia

continuada de la marca objeto de acción y, como también hemos

dicho, es insatisfactorio desde la perspectiva de los accionantes

pues los costos del procedimiento no son justificados.

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos

Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.5.2.4.- En Trámite y Sin Objeto.

A la fecha que se levantó esta información, diciembre 2013,

aparecían EN TRAMITE 7 expedientes, que representan 3.11%.

Y por otro lado, en 2 procedimientos se consignó el sentido

NINGUNO, estatus que, como ya dijéramos es consecuencia de

que la acción fue prematura o la marca caduco durante el

procedimiento, siendo que el estatus final de la marca no fue

consecuencia de la acción de cancelación. Estos 2 casos

representan 0.89%.

244

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados

al final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.6.- Análisis de los datos consolidados 2007-2011Bajo los mismos criterios anteriores, la consolidación de los dos años

bajo estudio arroja los siguientes resultados.

4.1.6.1.- Contestadas y No Contestadas.Casi un 55% de las acciones fueron No Contestadas y 45% SÍ se

contestaron.

Esta media, obedece a que en el año 2011 la proporción entre uno

y otro estatus evidenció un importante giro, pues las acciones

contestadas en 2011 subieron de casi un 39% en 2007 a 50% en 2011,

un importante incremento de 11%.

No tenemos manera de establecer si se está dando una tendencia

mayor a contestar estas acciones, porque para ello se necesitaría un

estudio más enfocado en esto que revise los años 2008, 2009 y 2012;

así como tampoco se cuenta con elemento de juicio alguno para explicar

ese cambio.

Solo podemos consignar ese hecho, que, sin embargo, conserva

un sentido esencial: un importante número de acciones de cancelación,

que es sustancial, no son objeto de defensa en el procedimiento.

Ese hecho sí es relevante para los propósitos de nuestra

investigación y será tomado en cuenta en nuestro análisis general, más

delante.

245

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados

al final del capítulo, como Anexo N°2.

4.1.6.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.

Casi un 70% de las acciones de cancelación por falta de uso ha

tenido como consecuencia la cancelación total de los registros de marca

contra los que se iniciaron las acciones.

Esta media, apenas se distancia 3% hacia arriba del año 2011,

que fue casi 70% y 3% también, hacia abajo, del año 2007, que fue

73.21%.

Es probable que esa disminución de casi 6% de los registros

cancelados en 2011 frente al 2007, este en relación al incremento

sustancial en 2011 de la defensa frente a estas acciones -la contestación

frente a esta acción creció en 11% del 2007 al 2011-, pero no tenemos

forma de probarlo categóricamente con el nivel de información que se ha

obtenido.

Pero sin perjuicio de lo anterior, es un hecho constatado que un

muy alto porcentaje de registros efectivamente termina cancelado como

consecuencia de esta acción administrativa, lo cual también constituye

un muy importante elemento de juicio para nuestra investigación.

Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados

al final del capítulo, como Anexo N°2.

246

4.1.7.- Evaluación general sobre los resultados consolidados de los años 2007 y 2 011

En la búsqueda del número de marcas que la acción de cancelación por

falta de uso efectivamente permite retirar del registro, hemos encontrado que un

70% de las acciones que se inician con ese fin212, alcanza tal objetivo.

Se trata sin duda de un muy alto porcentaje como para que no sea

tomado como un indicador de eficacia de esta acción administrativa, toda vez

que ahí están los resultados cuantitativos que probarían que esta acción es

utilizada -y lo es eficazmente-, para retirar del registro marcas no usadas.

Y esta acción administrativa además, alcanza un número apreciable de

marcas canceladas que puede calcularse a partir del porcentaje que hemos

encontrado.

En efecto, el número de solicitudes de cancelación que se han

presentado ante el INDECOPI, en el periodo 2006-2012, es de 3,980

cancelaciones por falta de uso213, número al que aplicándole nuestro estándar

de 70%, implicaría que probablemente 2,786 registros de marca han sido

retirados en ese periodo, como consecuencia de esta acción administrativa.

Y finalmente, en adición a esas circunstancias, ha de resaltarse que un

70% de eficacia en cuanto al objetivo perseguido por los accionantes, es

también un elemento de juicio que abunda en la idoneidad de la acción de

cancelación.

Todo lo anterior, entonces, estaría dejando sin mayor sustento uno de los

postulados fundamentales de este trabajo cual es que esta acción

212 El cálculo de este 70% aparece en la hoja Datos Consolidados en la parte de Ratio del Anexo N°2.

213 Ver ANEXO N°5 al final de este capítulo. Ese cuadro se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1338

247

administrativa, no está en condiciones de cumplir con la función de “aproximar

la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de

las marcas en el mercado”.

Pero esa conclusión, solo es aparente.

En primer lugar, aquel 70%, como coeficiente, debe ser comprendido en

su preciso contexto.

Se trata de un porcentaje al interior del universo constituido por la

agregación de todas las solicitudes de cancelación presentadas en un periodo

determinado (2006-2012).

Es por tanto un coeficiente que sólo mide hacia adentro de ese universo

la ocurrencia de un hecho (los casos en que la cancelación del registro fue total)

y por esa razón, revela sólo una función endógena: dentro del universo

constituido por el total de acciones de cancelación presentadas, un 70%

culminan exitosamente con el retiro del registro de la marca objeto de la acción.

Y como consecuencia de lo anterior, ese 70% puede en efecto ser

catalogado como indicador de eficacia, pero sólo al interior de ese mismo

universo.

Esa eficacia endógena, sin embargo, no es la eficacia que buscamos

medir, pues esos datos cuantitativos que la expresan, no nos proporcionan

ninguna información sobre cuántas, del total de marcas registradas no usadas,

permite retirar del registro la acción de cancelación, pues en eso consiste la

finalidad que se le atribuye: esta acción -teóricamente y como lo aseveraba de

manera expresa el maestro español- debe cumplir la finalidad de retirar del

registro todas las marcas registradas no usadas, esa es la situación ideal,

decía el maestro.

248

Así, cualesquiera fuera el número de marcas que la acción de

cancelación retira del registro, y por grande que pudiera parecer su magnitud,

ese total no nos sirve para saber si ese número de marcas canceladas, son

todas las marcas no usadas que supuestamente la acción de cancelación debe

retirar del registro, en cumplimiento de la finalidad que se le ha asignado.

Por esa razón, para medir el nivel de cumplimiento de esa finalidad que

se le atribuye a la acción de cancelación, estableciendo su eficacia, una vez

determinado el total de marcas que la acción de cancelación retira del registro,

recién tendremos un primer dato, recién se abra avanzado un tramo, de lo que

demanda responder a la cuestión de cuántas, del total de marcas registradas no

usadas, permite retirar del registro la acción de cancelación.

Así, la eficacia de la acción de cancelación como un todo, debe medirse

relacionando el universo de marcas registradas canceladas, con,

alternativamente, el total de registros de marca y/o el total de marcas

registradas no usadas, ambos, universos exógenos.

Solo puesta en relación a esos dos universos alternativos y exógenos, la

dimensión cuantitativa del total de acciones de cancelación exitosas, podrá

revelar qué nivel de cumplimiento de la finalidad que se le ha atribuido, logra

concretar.

La eficacia de la acción de cancelación que hemos revelado a partir de

los resultados cuantitativos obtenidos, entonces, aun siendo verdadera, se

circunscribe a evidenciar una tasa de éxito al interior del universo constituido

por el total de las acciones de cancelación iniciadas y no puede de ninguna

manera, por eso, entenderse como un indicador de eficacia del conjunto de

cancelaciones exitosas en su relación cuantitativa con uno cualquiera de esos

dos universos exógenos que, inclusive, todavía no hemos dimensionado.

249

Como podrá advertirse, entonces, en este trabajo postulamos una doble

medición de la eficacia de las acciones de cancelación: la endógena, que nos

dará el criterio para evaluar si desde la lógica intrínseca de la estructura de su

diseño normativo vigente, la acción de cancelación tiene idoneidad; y la

exógena, que es precisamente la que buscamos dimensionar y que nos

permitirá establecer si el universo de registros que la acción de cancelación

retira, puesto en relación con el total de registros marcarios y/o el total de las

marcas registradas no usadas, alcanza una magnitud suficiente como para

aseverar que cumple con la finalidad de retirar del registro las marcas no

usadas.

Veremos separadamente, estas dimensiones.

4.1.7.1.- La eficacia endógena de las acciones de cancelación.-Ubicados dentro del universo del total de solicitudes de cancelación

presentadas, como decíamos, el primer fenómeno que se evidencia es

aquel 70% de éxito en la acción.

No parece sostenible la idea de asumir que aquel éxito se haya

debido al azar o la suerte de los accionantes, pues la consistencia de las

cifras excluye una hipótesis de esa naturaleza.

Y tampoco puede atribuirse al procedimiento de cancelación mismo

o a su diseño particular o sus reglas, pues de ser así, de obedecer la tasa

de éxito al diseño normativo o sus reglas, se habrían producido tantas

cancelaciones como solicitudes de cancelación se hubieran presentado, y

ahí está el casi 25% de acciones de cancelación que no culminaron

exitosamente214, como indicador del margen de fracaso en estas acciones.

214 Este 25% resulta de sumar los estatus Marca Vigente y Cancelación Parcial y su cálculo aparece en la hoja Anexo N° 2, Datos Consolidados 2007 y 2011, en la parte de Ratios.

250

Así entonces, el inicio de una acción de cancelación supone un

riesgo de fracaso, que en los hechos se ha visto importantemente

mediatizado. Y tan alta tasa de neutralización del riesgo, no pudiendo ser

atribuida al azar o la suerte, ni a la mera existencia de la acción de

cancelación o la particularidad de sus reglas, solo puede obedecer a

alguna circunstancia que en común pudiera evidenciarse en el conjunto de

cancelaciones exitosas.

Esta consideración nos lleva a instrumentalizar la información que

obtuvimos sobre las acciones No Contestadas.

Como puede advertirse de los datos consolidados en nuestro

análisis por los años 2007 y 2011, en el 55% de los procedimientos, los

titulares no salen a defender su registro, lo cual significa que del universo

de cancelaciones totales (exitosas), en un 78% de ellas215, la acción no fue

contestada.

La magnitud de las acciones No Contestadas, así, se revela como

una variable sustantiva en el resultado final y provee, por eso, de algunos

elementos de juicio en la búsqueda de la explicación sobre el alto índice

de éxito en estas acciones administrativas.

Es cierto que no hay manera de establecer categóricamente las

razones por las que los titulares de marcas registradas no salieron en

defensa del registro, pero, sí creemos que esa conducta puede obedecer

a una razón lógica.

En efecto, la contestación de una acción de cancelación exige

asumir una serie de costos monetarios directos, como las tasas y la

asesoría legal y además implica incurrir en otros costos indirectos (como

215 Este ratio aparece calculado en la hoja Datos Consolidados, en la parte de Ratios, del Anexo N°2.251

el tiempo en la búsqueda, acopio y ordenación de la información

probatoria, etc.), que solo se estará en disposición de asumir, cuando la

pérdida del registro, como consecuencia de la acción, resulte ser más

gravosa que el valor de esos costos directos e indirectos; y eso sólo

ocurrirá cuando la marca, por su nivel de uso efectivo en el mercado,

representa un activo empresarial que no puede ni debe perderse por una

acción administrativa.

De allí puede seguirse que si no se contesta una acción de

cancelación, debe ser porque o no se usa la marca en absoluto o porque

su uso es tan poco significativo, que no justifica los costos de su defensa.

Por eso, la no contestación no puede ser sino un reconocimiento

implícito de la falta de uso en el modo y cantidad que la ley exige.

La realidad del no uso de las marcas canceladas, entonces, era un

hecho desde antes del inicio de la acción de cancelación, que no pudo ser

adivinado por los accionantes exitosos, sino que tuvo que ser conocido o

razonablemente supuesto por ellos y este conocimiento obedece a una

condición propia del mercado: la competencia.

En efecto, con cada vez mayor exigencia, competir exitosamente

supone, entre otras cosas, conocer a los agentes intervinientes en el

segmento que se va o se viene actuando como ofertante, extendiéndose

esa información hasta la marca o marcas bajo las cuales se pone a

disposición de los consumidores la oferta de bienes y servicios de los

competidores.

Y es de la búsqueda y obtención de aquella información -necesaria

para quien compite o desea entrar en competencia- que los accionantes

252

exitosos deben haber extraído la conclusión o presunción razonable del

no uso.

Como consecuencia de lo anterior, puede sostenerse que la razón

del alto índice de éxito en las acciones de cancelación, obedece al

conocimiento previo o la presunción razonable de los accionantes, sobre

la realidad del no uso, que constituye sin duda un mérito a su diligencia.

Por eso su acción culminó exitosamente.

Somos conscientes que esa afirmación tiene más carácter de

hipótesis explicativa que de conclusión fundamentada en pruebas, pero sí

consideramos categórica la exclusión de las otras razones detrás del alto

nivel de asertividad que las acciones de cancelación reflejan.

La acción de cancelación entonces ha demostrado ser,

endógenamente, una acción eficaz en relación a los propósitos

particulares de los accionantes y por tanto un instrumento idóneo para la

finalidad de retirar del registro una marca no usada específica, cuando un

agente tiene ese interés particular.

Esa acción, precisamente por su diseño, está sujeta a una

condición, que va más allá del interés particular de un agente, pues, el

inicio de esta acción exige también la certeza o la presunción razonable,

que la marca contra la que se dirige la acción es una marca no usada; y,

además, supone que en la presunción razonable o el conocimiento sobre

el no uso, el agente que la inicia considera neutralizable el riesgo de

fracaso en la acción.

Naturalmente el cálculo del riesgo y su fundamento no es infalible y

ahí están los resultados para probarlo.

253

Por esas razones, la cancelación de un registro de marca, a través

de esta acción, tal cual está estructurada en nuestra normativa vigente, se

revela como un hecho de ocurrencia aleatoria, que depende de la

existencia de un interés privado particular sobre un registro especifico, y

será una acción eficaz, condicionalmente y sólo en relación a aquel

interés privado, únicamente cuando se conjuguen todas las

circunstancias que hemos señalado.

Desde esa lógica conceptual, no es posible que una acción

aleatoria y de eficacia condicionada, supeditada además a la existencia

de un interés privado particular, esté en aptitud de cumplir una finalidad de

carácter general, como la que se le atribuye.

En realidad, la acción de cancelación está diseñada

normativamente para retirar del registro sólo una parte del universo de

marcas registradas constituido por las marcas registradas no usadas:

aquella parte que está conformada por los registros que, por una razón

aleatoria, resultan de interés particular para algunos agentes. Y solo en

esa magnitud, la acción de cancelación podrá causar un impacto en el

sistema de marcas.

Así entonces, cabe preguntarse: ¿el número de marcas registradas

no usadas que son retiradas del registro como consecuencia de las

acciones de cancelación, causando ese impacto en el sistema de marcas,

es significativo respecto del universo de marcas registradas o del universo

de las marcas registradas no usadas?

En esta pregunta está la cuestión de fondo que queremos dilucidar

y su respuesta solo puede encontrarse en lo que hemos denominado la

254

eficacia exógena de la acción de cancelación por falta de uso, que

desarrollamos a continuación.

4.1.7.2.- La eficacia exógena de las acciones de cancelación.-Como ya lo hemos manifestado, la finalidad asignada a las

acciones de cancelación, de ser el medio para retirar del registro las

marcas registradas no usadas, solo puede medirse, alternativamente,

relacionando el total de marcas efectivamente canceladas con el total de

registros marcarios y/o con el total de marcas registradas no usadas, pues

solo en relación con esos universos alternativos exógenos, el total de

marcas canceladas a través de esa acción, podrá revelar qué tipo y nivel

de impacto tiene en el sistema de marcas.

Analizaremos por separado ambos parámetros.

4.1.7.2.1.- El impacto en relación al número de marcas registradas

En cuanto al primer parámetro, el número de marcas

registradas en nuestro país, nada parecería más sencillo que

obtenerlo directamente de la autoridad pública, sin embargo, eso no

ha podido ocurrir y una suerte de arqueología documental ha sido

necesaria para llegar a una estimación razonable de ese número.

Han sido varios los documentos y las fuentes que se han

tomado como referencia, para hacer un cálculo estimado del

número de marcas que deben aparecer como registradas en

INDECOPI.

Alguna de esa información es precisa y confiable. Otra es

imprecisa, pero confiable. Otra, confiable, precisa, pero incompleta.

Y finalmente, otra es apenas indiciaria.

255

Pasaremos a referir todas esas fuentes y su carácter.

Las Memorias de INDECOPI216, confiables como puedan ser,

no presentan información precisa en cuanto al número total de

marcas registradas acumulado a ninguno de los años que se

analizan en cada Memoria; y apenas, si acaso, son indiciarias sobre

esta materia.

Por esa razón, solicitamos directamente y como información

pública, ese número, año por año, desde cuando INDECOPI

pudiera tenerlo.

Como respuesta obtuvimos un cuadro informe217, en el que

se refiere que durante el periodo 2000-2012, se han concedido

194,319 registros de marca. Este es un primer dato, exacto y

confiable.

El mismo informe refiere, sin embargo, que no cuentan con

esa misma información para el período 1993-1999.

Esa información entonces, había que construirla con otras

fuentes.

Durante esos años, sin embargo, la OMPI reporta en su

página WEB218, que la Oficina del Perú ha concedido en ese lapso

74,384 registros de marca. Y como esta organización sólo publica la 216 http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=613.

217 Copia de este informe aparece en la sección final de este capítulo en DOCUMENTOS Nº 1 y la hemos volcado además en el ANEXO Nº 3, que también aparece al final de este capítulo.

218 http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/searchresultsTable 14-dic-2014 . Este reporte aparece impreso en la sección DOCUMENTOS. Nº 4, al final de este capítulo.

256

información que obtiene regularmente de cada oficina nacional,

cuando esta se la envía, puede asumirse que ese número es

correcto y tiene una fuente confiable: tiene que haber sido el propio

INDECOPI quien proveyó esa información a la OMPI, en cada

oportunidad de ese período.

Por el periodo 1985-1992, la OMPI reporta 40,219, marcas

registradas219, sin contar registro alguno por los años 1985 y 1989,

pues en esos años aparece “0”. Esta información, siendo correcta y

confiable, es sin embargo incompleta.

Finalmente, en cuanto al período anterior a 1985, según el

acta de recepción que hemos obtenido del INDECOPI220, por el

periodo 1975-1984, ITINTEC habría entregado a INDECOPI hasta

el registro Nº 77,040, en caso pudiera ese documento interpretarse

así, a partir de su redacción, que es confusa. Se trata de una

información, imprecisa, aunque confiable.

Pero además, ese documento, nada nos dice sobre el

número de registros que recibió INDECOPI de ITINTEC, por el

periodo 1985-1992, siendo que ITINTEC debía entregarle todo el

acervo documental registral que tuviera hasta inicios de 1993,

cuando INDECOPI empezó sus funciones.

Finalmente, solicitamos también la información del último

número de registro de marca que hubiera podido emitir ITINTEC,

antes de desprenderse a favor de INDECOPI del registro de

marcas.

219 Este reporte aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº 5, al final de este capítulo.

220 Copia de esta acta aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº 2 al final de este capítulo.257

Como respuesta, recibimos esa información en un correo221.

Y según el detalle que se nos proporcionó, con los números

de los últimos certificados de registro emitidos por esa institución

hasta inicios de 1993, serían 112, 808 los registros que habría

emitido ITINTEC y que debieron ser entregados a INDECOPI222.

Esas han sido nuestras fuentes, esos sus alcances y esas

sus limitaciones.

Con todas esas cifras, hemos hecho el análisis que

desarrollamos a continuación.

Los datos por el período 2000-2012, los damos por

perfectamente válidos y completos.

Los datos del periodo, 1993-1999, también los damos por

válidos y completos.

Es en cuanto al período 1975-1992, que la imprecisión y la

dificultad para determinar el número de marcas registradas, se hace

evidente, aunque no insuperable.

Por un lado, estando a que ITINTEC habría emitido hasta

112, 808 registros de marca hasta que culminó su gestión a inicios

de 1993, creemos que eso valida, indirectamente, que en el periodo

1975-1984, efectivamente se había emitido hasta el registro Nº 77,

040, que aparecía referido en el Acta de entrega de una forma

confusa y que fueron entregados a INDECOPI en 1993.

221 Correo de fecha 17-1-2014, cuya impresión aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº3 al final de este capítulo

222 El análisis cuantitativo de esas cifras se muestra en DOCUMENTOS. Nº6, al final de este capítulo258

Así, damos por validada esa cifra de 77,040 registros entre

1975-1984.

Por otro lado, si a los 112,808 registros emitidos por ITINTEC

hasta inicios de 1993, se restan los 77,040 emitidos hasta 1984

anteriores, quedan entonces 35,768 registros223 que, en principio,

podrían atribuirse al periodo 1985-1992.

Pero para ese periodo, tenemos ya otra cifra de 40,219

registros –de la OMPI-, que hemos considerado válida, aunque

incompleta, como podrá advertirse, pues incluye “0” registros por

1985 y 1989.

Hay entonces para ese periodo 1985-1992, dos cifras

distintas, posibles, cada una con un sustento probatorio diferente,

siendo sin embargo que la diferencia entre ellas, no es una cifra

abismal ni mucho menos y se trata por eso, de una elección en la

que no se juega, ni podía estar en juego, una referencia cuantitativa

de significación en el total que habremos de determinar.

Por eso -entre otras razones que pasamos a exponer-, entre

las dos cifras, estamos optando por tomar la cifra de la OMPI de

40,219.

En primer lugar, la cifra 35,768, es una cifra inferida a partir

de un documento (el acta confusa) que sólo hemos validado, en

razón a otra información distinta (el correo con los números de los

últimos certificados emitidos por ITINTEC); en cambio, la cifra

223 En DOCUMENTOS Nº 6, aparece calculada esta diferencia, al final de este capítulo.259

40,219, proviene directamente de una fuente, que además es

confiable.

En segundo lugar, estamos en la certeza que la cifra 40,219,

es menor a la que debiera ser, porque no incorpora ningún registro

por los años 1985 y 1989, lo cual simplemente no puede ser así:

tienen que haberse extendido registros de marca en esos dos años.

Y finalmente, aunque no hayamos obtenido ninguna cifra

respecto de los registros de marca que ITINTEC a su vez debe

haber recibido de la Oficina de Propiedad Industrial, de la Dirección

General de Industrias del Ministerio de Industria y Comercio224, sin

duda debe haber en ese acervo una cantidad indeterminada pero

significativa de registros de marca, que es además, adicional a

todas las cifras que vamos a sumar para llegar a estimar el universo

de marcas registradas y que sin embargo, por desconocida, no la

incluiremos.

Así pues, incluso eligiendo la cifra 40,219, estamos en la

seguridad que el número total de registros de marca al que

lleguemos, de ninguna manera será el real, sino uno menor, pues

habremos llegado a esa cifra, descontando cantidades de registros

cuya magnitud desconocemos, pero que es real también.

Hechas esas precisiones y expuestos nuestros motivos para

elegir entre esas dos cantidades distintas, aunque no significativas

en su diferencia, y, sumando todos los datos parciales de marcas

registradas en los distintos periodos señalados, al cierre del año

2012, las marcas registradas totales podrían estimarse al menos y

224 Virginia Rosasco Dulanto. Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985-1994). Sello Editorial INDECOPI. PUCP. Fondo Editorial. Lima 1996. Página 29.

260

prima facie, en 385,962225, que es la suma de las cantidades a las

que hemos tenido acceso, y que no incluyen un número significativo

de registros, según hemos señalado.

Para los propósitos de este trabajo, sin embargo, aquel

número, menor al número de registros que en realidad deben

haberse otorgado, no es el que vamos a utilizar.

Esto, porque como solamente se puede iniciar una acción de

cancelación después de transcurridos tres años de la concesión del

registro, el parámetro de medición para las acciones de cancelación

del año 2007, habrá de ser el número de registros concedidos

hasta el cierre del año 2003; y respecto de las acciones de

cancelación del 2011, dicho parámetro serán los registros

concedidos hasta el cierre de 2007.

Considerando lo anterior, el número de acciones de

cancelación iniciadas en 2007, deberá relacionarse con un universo

de marcas registradas de 239,417226 y el número de acciones

iniciadas en 2011, con uno de 294,532227 marcas registradas.

Además de las consideraciones anteriores, es muy

importante que exista absoluta claridad sobre el impacto que vamos

a mostrar, cuando tomamos al número total de marcas registradas

como parámetro, pues éste cumple un propósito muy específico.

Ha de tenerse presente que, por un lado, cada una de esas

acciones administrativas instala a la marca objeto de la acción en

225 Los cálculos de esta cifra aparecen en el ANEXO Nº 3 al final de este capítulo.

226 Esta cifra está calculada en el ANEXO Nº 4 al final de este capítulo.

227 Esta cifra está calculada en el ANEXO Nº4 al final de este capítulo. 261

un contexto en el que debe probarse su uso; y en consecuencia, el

conjunto agregado de todas esas acciones, delineando un espacio

cuyos límites cuantitativos son solamente esos, evidencia el

número total de marcas registradas que pasan por ese examen.

Y por otro lado, en nuestra legislación vigente, la acción de

cancelación es el único escenario o espacio en que las marcas

registradas se someten a la exigencia de acreditar su uso en el

mercado.

De allí resulta que el total de acciones de cancelación

iniciadas cada año, en relación al total de las marcas registradas,

acaba revelando cuántas marcas registradas, del total de ellas, son

efectivamente sometidas al examen de su uso, en el conjunto de

nuestro sistema de marcas, a través de esta acción administrativa.

Así entonces, la relación entre esas dos cifras, revela la

capacidad cuantitativa que tienen las acciones de cancelación, para

cuestionar las marcas registradas en cuanto a la realidad de su uso

en el mercado y muestra los límites o el espacio real en el que ese

examen se produce.

Y la importancia de medir los límites o el espacio que la

acción de cancelación delinea con su operatividad real, obedece a

una sencilla consideración: si en efecto existe o debe existir, la

obligación de usar las marcas registradas, todas y cada una de

ellas, sin excepción alguna, deben o debieran someterse al examen

de sus pruebas de uso.

Así, la razón numérica que mostraremos, evidenciara qué

porción del universo de marcas registradas puede llegar a

262

interrogar la acción de cancelación, en cuanto a la realidad de su

uso.

La razón matemática que vamos a mostrar, entonces, no

pretende ni puede pretender decirnos más que eso, aunque sin

duda se trata de un índice categórico sobre la aptitud de este

mecanismo para cumplir con la finalidad que se le ha atribuido, de

retirar del registro las marcas no usadas.

4.1.7.2.1.1.- El impacto en el año 2007, sobre las marcas registradas.

Según los datos publicados por el INDECOPI, por el

año 2007 se presentaron 531228 solicitudes de cancelación.

Estas acciones solo podían ser presentadas contra

marcas registradas hasta el cierre del año 2003.

Y al cierre de ese año 2003, el universo de marcas

registradas lo estimamos en 239,417 registros.

Como consecuencia de lo anterior, la razón

matemática entre el total de procedimientos iniciados y el

total de registros contra los cuales pudieron estar dirigidos,

asciende a 0,221%, es decir menos de la cuarta parte de un

1%.

Ese es el primer impacto exógeno que podemos

atribuirle a las acciones de cancelación, sobre el total de las

228 Así consta en el cuadro que publica INDECOPI y que se reproduce en el Anexo Nº 5 al final de este capítulo263

marcas registradas, por este año 2007, que nos revela

cuántas marcas registradas, del universo de ellas, son

sometidas a examen sobre la realidad de su uso en el

mercado.

4.1.7.2.1.2.- El impacto en el año 2011, sobre las marcas registradas.

Por el año 2011, se presentaron 595229 solicitudes de

cancelación.

Estas acciones solo podían ser presentadas contra

marcas registradas hasta el cierre del año 2007.

Y al cierre de ese año 2007, el universo de marcas

registradas lo estimamos en 294,532 registros.

Como consecuencia de lo anterior, la razón

matemática entre el total de procedimientos iniciados y el

total de registros contra los cuales pudieron estar dirigidos,

asciende a 0,20%, es decir, la quinta parte de un 1%.

Ese es el primer impacto exógeno que podemos

atribuirle a las acciones de cancelación, sobre el total de las

marcas registradas, por este año 2011, que nos revela

cuántas marcas registradas, del universo de ellas, es

sometida a examen sobre la realidad de su uso en el

mercado.

Cabe anotar aquí una consideración muy importante,

que se revela de esas cifras de un modo indirecto: mientras

la progresión incremental de las acciones de cancelación en

cifras absolutas, avanza desde 494 solicitudes en 2006,

229 Así consta en el cuadro que publica INDECOPI y que se reproduce en el Anexo Nº5 al final de este capítulo264

hasta 633 en 2012 -según puede verse en el Anexo Nº 5,

revelando una tendencia creciente, el número de las

marcas registradas, también creciente, por cada año de

ese mismo período, se incrementa en una magnitud tal que

la razón matemática del total de solicitudes de cancelación

sobre el total de marcas registradas, tiende a ser menor

cada vez, con cada año que va transcurriendo –como se

revela en las cifras-, de modo que el ratio que hemos

calculado –aun siendo mínimo como es-, con el tiempo,

solo se irá reduciendo.

4.1.7.2.1.3.- El impacto adicional marginal en los resultados de 2007 y 2011. .

Cabe precisar que según nuestra normativa, una

acción de cancelación no solo se origina como acción

autónoma a iniciativa de una parte interesada. También

puede solicitarse una cancelación como defensa en un

procedimiento de registro con oposición, en base a una

marca registrada anterior.

Por esa razón, el total de acciones de cancelación

que se inician autónomamente, no es el total de acciones

de cancelación que se deducen en el conjunto del sistema

y, en principio, debieran añadirse las acciones de

cancelación que se solicitaron dentro de los procedimientos

de oposición, pues allí se constituye otro distinto y adicional

espacio en el que también pueden cancelarse marcas

registradas por falta de uso, incrementando sin duda este

primer impacto exógeno que las acciones de cancelación

pueden tener en el sistema de marcas.

265

Y como es evidente, no estamos tomando en cuenta

esas acciones en este estudio.

Ello sin embargo, tiene una explicación y sustento.

En primer lugar, como fluye del documento de

respuesta de la administración a nuestro requerimiento, no

se cuenta con la información de en cuántas oposiciones se

ha solicitado la cancelación, porque el sistema público no

captura ese dato.

Pero además, y en segundo lugar, el número

probable de acciones de cancelación dentro de los

procedimientos de oposición, debe ser poco significativo y

en nada podría distorsionar los cálculos que aquí hemos

hecho.

Las razones para asumir esa hipótesis, son las

siguientes.

Antes de presentar una solicitud de registro de

marca, es usual que el solicitante averigüe si ya está

registrada una marca igual o similar a la que va a registrar,

de modo que la presentación de una solicitud, suele estar

precedida de esa indagación, que el propio INDECOPI

facilita con el servicio de búsquedas fonéticas.

Si a pesar de esa indagación igualmente se produce

una oposición al registro en base a una marca registrada

anterior, de todas formas ocurrirá que el número de

oposiciones sea sustancialmente menor al de las solicitudes

en las que no hay oposición.

266

Y como puede advertirse del documento que

obtuvimos del INDECOPI230, en el periodo 2006-2012, el

promedio de las oposiciones bordea las 2,400, en cada año,

mientras el promedio de solicitudes de registro en ese

mismo periodo esta en 23,190 solicitudes anuales.

Así pues, el total de oposiciones suele estar entre un

10 a un 12 por ciento de las solicitudes de registro.

De ese total de oposiciones, a su vez, no todas se

fundamentan en un registro de marca anterior –que es

cuando puede solicitarse la acción de cancelación como

defensa-, pues la ley establece varios motivos para la

oposición231.

Lamentablemente, la administración tampoco

controla las oposiciones según el tipo de fundamentos y no

se puede saber cuántas de esas oposiciones se hacen en

base a un registro de marca anterior, como tampoco se

puede determinar en cuántas de ese sub-grupo de

oposiciones se ha solicitado una cancelación como

defensa, ni cuántos registros resultaron efectivamente

cancelados.

Sin embargo, debe ser muy bajo el índice de

oposiciones en que se haya solicitado una cancelación

230 Ver DOCUMENTOS N°1 al final de este capítulo y ANEXO N°5 respecto del número de solicitudes que sigue.

231 En general, una oposición podría fundarse en cualesquiera de las prohibiciones que establecen los artículos 135 (16 prohibiciones) y 136 (8 prohibiciones) de la Decisión Nº 486.

267

como defensa, pues está en la legislación misma, la razón

por la que así puede ocurrir.

En efecto, si la norma autoriza a solicitar una

cancelación como defensa de una oposición, esta regla

tiene que ser de conocimiento del opositor y entonces él

sabe que si su marca no está en uso, puede ocurrir como

consecuencia de su oposición, con un alto margen de

probabilidad, que el solicitante se defienda con una acción

de cancelación y en vez de lograr que no se registre la

marca solicitada, más bien será él quien vea su registro

cancelado, precisamente por la falta de uso de su marca.

Esa consideración, que de suyo constituye un

enorme desincentivo para presentar oposiciones -cuando

se sabe que la marca en base a la cual se presentaría la

oposición, no está en uso-, tiene por otro lado, un incentivo

mayor aun para no presentar oposición alguna.

En efecto, la administración está obligada a evaluar

en el procedimiento de solicitud de una marca -haya

oposición o no-, si la marca solicitada es confundible con

otra marca previamente registrada, de suerte que hará de

oficio el mismo examen comparativo entre la marca

solicitada y aquella que hubiera podido ser el fundamento

de una oposición, sin necesidad que tal oposición se

hubiera presentado, liberando así al opositor que no use

una marca registrada, del riesgo que significaría presentar

una oposición.

268

Por eso, el número de oposiciones en el que se

hubiera podido solicitar una cancelación como defensa,

debe ser mínimo, como mínimo también deberá ser, el

número de registros cancelados por este medio.

Pero aun si no fuera mínimo el número de marcas

canceladas por esta vía, y se asumiera una cantidad

significativa, aun en ese caso, el impacto seguiría siendo

marginal.

Por ejemplo, si se asumiera que el sub-grupo de

oposiciones que se fundamentan en un registro anterior,

fuera de 70% sobre el total de oposiciones; y que de ese

70%, en la mitad de los casos se solicita la cancelación

como defensa –tratándose de supuestos totalmente

inflados-, el número al que llegamos es de 840 solicitudes

de cancelación.

Ese número, como salta a la vista, de ninguna

manera puede ser posible, pues resultaría que más

solicitudes de cancelación se presentarían dentro de los

procedimientos de oposición, que como acción autónoma.

Pero si a pesar de la imposibilidad de ese número,

igualmente concediéramos que fuera posible y lo

agregáramos al número de las solicitudes de cancelación

como acción autónoma, para el año 2007, por ejemplo, las

1371 solicitudes que se habrían presentado -juntando

ambos grupos-, apenas eleva el ratio de 0,221% a 0,573%,

es decir a poco más de la mitad del 1%.

269

En razón a todas esas consideraciones, si bien no

estamos incluyendo un análisis sobre las cancelaciones

producidas dentro de los procedimientos de oposición,

creemos que esta carencia de información, de ninguna

manera relativiza las conclusiones generales que hemos

extraído de los datos analizados.

4.1.7.2.1.4.- Evaluación general del primer impacto exógeno en los resultados de 2007 y 2011.

Como decíamos anteriormente, tenemos una razón

para haber relacionado el total de solicitudes de

cancelación con el universo de las marcas registradas.

Esa razón es muy sencilla: la obligación de usar las

marcas registradas, es o debe ser, una imperativo exigible a

todas las marcas que se hubieran registrado y en

consecuencia, el mecanismo con el que se pretenda

imponer el uso y controlarlo, tiene que ser un mecanismo

cuyo diseño exponga o sitúe a todas las marcas registradas

en posición de tener que acreditar su uso.

Como se ha hecho evidente, la acción de

cancelación por falta de uso, coloca, de ese universo de

marcas registradas, solamente a una parte menor al 1% de

ellas, en situación de tener que acreditar que se están

usando.

Esa es la magnitud, diminuta e insustancial, que en

nuestro sistema de marcas tiene el único espacio en que

270

las marcas registradas se encuentran en situación de tener

que acreditar su uso.

Y desde esa perspectiva, como se comprenderá, nos

parece insostenible cualquier afirmación que pretenda

atribuir a las acciones de cancelación por falta de uso, la

capacidad de examinar al universo de marcas registradas

en cuanto a la materialidad de su uso en el mercado.

En realidad, la acción de cancelación, por su diseño

normativo, llega a constituir para los titulares de registros

marcarios, apenas uno de los tantos riesgos de mercado

que acabara enfrentando un empresario: existe una

probabilidad menor a un 1% de que un titular de registro se

vea en situación de tener que acreditar el uso de su marca,

a través de una acción de cancelación, para mantener su

derecho; o visto desde la otra perspectiva, existe la

posibilidad que por lo menos un 99% de registros

marcarios, nunca sean cuestionados en cuanto a la realidad

de su uso en el mercado.

Ese es el primer impacto exógeno que produce la

acción de cancelación en los hechos y es consecuencia de

su diseño normativo.

Por todas esas consideraciones, debemos concluir

que el primer impacto exógeno que provoca en el sistema

de marcas, el total de acciones de cancelación, es

prácticamente inocuo en relación al total de las marcas

registradas que deben ser puestas en situación de acreditar

su uso, y ahí está el primer fundamento factico por el que

271

sostenemos que la acción de cancelación no puede tener

idoneidad alguna respecto a la finalidad –general- de

acercar la realidad formal del registro a la realidad viva de

las marcas en uso.

4.1.7.2.2.- El impacto sobre el número de marcas registradas no usadas.

Puesto en relación con el total de marcas registradas, el

número de procedimientos de cancelación iniciados, como hemos

visto, solo revela qué porción de las marcas registradas se somete a

pruebas de uso y en realidad únicamente muestra la aptitud potencial

de este instituto, para ser el medio con que se interrogue sobre el uso

a todas las marcas registradas.

Como consecuencia de lo anterior, lo que no nos revela ese

indicador, ni la relación numérica que lo explica, es cuántas marcas

registradas no usadas, del universo de marcas registradas no usadas,

son las que efectivamente se cancelan por medio de la acción de

cancelación.

Ese número solo puede determinarse al dividir el número de

marcas efectivamente canceladas entre el número total de marcas

registradas no usadas.

En esa razón matemática encontraremos la eficacia exógena

definitiva, por decirlo de alguna manera, de las acciones de

cancelación, pues finalmente, lo que interesa es saber si existiendo un

total de marcas registradas no usadas, la acción de cancelación

alcanza para retirar del registro todas o la mayoría de esas marcas.

272

Y puede afirmarse con toda seguridad que el número de

marcas registradas no usadas, será siempre un número menor al del

total de marcas registradas, de donde ha de seguirse que el ratio de la

proporción de registros cancelados, sobre el total de marcas no

usadas, muy probablemente será mayor al ratio de la proporción de

solicitudes de cancelación entre el total de marcas registradas.

Empezaremos por determinar el más fácil de los números que

necesitamos para llegar al resultado que estamos buscando: el

número de marcas efectivamente canceladas por 2007 y 2011.

Para el año 2007 logramos determinar que en un 73.21% de

casos, las marcas terminaron cancelándose totalmente; y

considerando que el total de procedimientos iniciados ese año fue de

531, podemos estimar en 389 los registros cancelados por acciones

iniciadas ese año.

Para el año 2011 logramos determinar que en un 67.56% de

casos, las marcas terminaron cancelándose totalmente; y

considerando que el total de procedimientos iniciados ese año fue de

595, podemos estimar en 402 los registros cancelados por acciones

iniciadas ese año.

Con esos datos tenemos ya una parte de la operación.

El otro dato es el total de marcas registradas no usadas, en

relación a las cuales esos registros cancelados constituyen una

porción.

Para las marcas canceladas por las acciones iniciadas en 2007,

hemos estimado ya que el universo de marcas registradas era de

273

239,417 registros; y para el año 2011, hemos estimado en 294,532 las

marcas registradas.

Pero de esos totales, solo una parte deben haber sido marcas

registradas no usadas y ese es el otro dato que necesitamos para

responder la cuestión que nos ocupa.

Al respecto, debemos señalar que la información sobre si una

marca registrada particular no se está usando en el mercado, tiene

una sola fuente certera y es la esfera de conocimiento, personal y

privado del titular: sólo él sabe eso, marca por marca, a ciencia cierta.

De modo que sólo si sobre cada titular pesara la obligación de

declararlo, podría de alguna manera saberse esa información sobre

todas las marcas registradas, pero, tal obligación, como es obvio, no

existe.

No obstante, creemos que hay datos indirectos, tanto de

fuentes internas como de información internacional, que aunque no

suplen totalmente esa información, si nos proveen de parámetros

cuantitativos suficientes, como para tener también una estimación

cuantitativa fundada sobre la cantidad que estamos tratando de fijar y

que no tenemos dónde o cómo encontrar directamente.

El primero de esos datos es el de las marcas no renovadas.

En efecto, esta información puede ser vista, análogamente,

desde la misma perspectiva en que ya hemos interpretado el dato de

la no contestación de las acciones de cancelación.

274

En tal sentido, así como la no contestación de una acción de

cancelación, puede ser interpretada como un reconocimiento del no

uso de la marca, de la misma manera y por las mismas razones, la no

renovación puede ser entendida, como un reconocimiento del no uso.

En efecto, en tanto la renovación representa un costo de

mantenimiento del derecho de marca, no afrontar tales costos, solo

tiene explicación cuando ellos son superiores al valor de conservación

del derecho marcario; y así, quien no renueva su registro, lo hace

porque no tiene en la marca registrada un valor mayor a los costos de

su renovación, cosa que solo puede ocurrir cuando la marca no es

usada en el mercado.

La no renovación entonces, puede considerarse que revela un

no uso de la marca registrada.

Desde esa perspectiva, los datos de las marcas no renovadas,

pueden proporcionar un parámetro de marcas registradas no usadas

útil y razonable para instrumentalizarlo en la determinación del total de

marcas registradas no usadas.

El número de marcas no renovadas, sin embargo, no lo publica

la administración, pero, también puede ser estimado de manera

sustentada.

Como aparece en el cuadro del Anexo Nº 6, al final de este

capítulo, un 52% de las marcas concedidas en el Perú, no son

renovadas al cabo de los 10 años de su concesión.

275

De allí puede concluirse que el porcentaje de marcas no

usadas, cuando menos al cabo de diez años de su registro, es de esa

magnitud.

Es cierto que no hay manera de saber desde cuándo la falta de

uso de esas marcas se produjo, pero esa falta de información no

cambia en absoluto los alcances del aserto.

Por otro lado, ese alto porcentaje de marcas no usadas al cabo

de diez años, no es tampoco un porcentaje excepcional y privativo de

nuestro sistema nacional de marcas.

Como aparece en el Anexo Nº7 al final del capítulo, extraído de

las estadísticas publicadas por la OAMI, del total de marcas

comunitarias concedidas en el periodo 1996-2002, no han sido

renovadas un 42%, ratio que no hace sino revelar que la no

renovación, y por tanto el no uso, es un fenómeno de magnitud

considerable y recurrente, más allá de los linderos nacionales.

No hay razón entonces para no asumir que existiendo un no

uso, detrás de la no renovación, la falta de uso de las marcas

registradas es un fenómeno natural y de magnitud considerable,

cuando menos, a los diez años de su concesión.

Pero también por el lado de la información internacional, existe

más información útil para nuestro objetivo.

Así, el dato proveniente del sistema de marcas de los Estados

Unidos de Norteamérica232, que tiene como mecanismo para el control

del uso de las marcas registradas, la presentación de declaraciones

232 Citado por Palau Ob.Cit. página 36.276

de uso que deben hacer los titulares en un momento distinto al de la

renovación, nos proporciona un parámetro adicional.

En tal sentido, según refiere el autor que usamos como fuente,

cada año salen del Registro de Marcas en los Estados Unidos de

Norteamérica, cerca de 33% de las marcas registradas que debieron

cumplir con acreditar el uso a través de la información que deben

presentar varios años antes del plazo de renovación, revelando la

magnitud del no uso en una sociedad tan competitiva como esa y que

cuenta con mecanismos de oficio que impelen al uso de las marcas

registradas de un modo incomparable con nuestro sistema.

Cabe añadir, para una mejor comprensión de la naturaleza del

contenido que implica el dato anterior, que el sistema marcario

norteamericano, no es un sistema registral ni constitutivo233, pese a

que hoy cuenta con un registro, sino que el derecho sobre la marca

nace y se mantiene con su uso.

Y siendo el uso una condición de permanencia de la protección,

el sistema está provisto de mecanismos para su control y los titulares,

para conservar sus derechos, se ven compelidos a probar el uso y por

eso a usar efectivamente.

Si en ese diseño de sistema, se produce ese volumen de

cancelaciones en el registro por no uso efectivo, varios años antes del

plazo de renovación, en un sistema como el nuestro, en el que el

riesgo de cancelación por falta de uso apenas llega a ser marginal, y

los derechos sobre la marca se adquieren solo con el registro, la

probabilidad de no uso efectivo, varios años antes del plazo de

233 En el capítulo V hacemos una presentación teórica de este modelo de sistema de marcas.277

renovación, sin duda debe potenciarse y muy por encima de aquel

ratio del sistema norteamericano.

Pues bien, a la luz de esos dos parámetros generales, que son

reales, consideramos que es posible estimar un ratio general de

marcas registradas no usadas para nuestro país, varios años antes del

plazo de renovación.

Y a fin de que esa estimación no pueda ser objeto de

cuestionamientos fundados, no haremos sino optar por elegir un ratio

que en relación a esos parámetros generales anteriores, se evidencie

más conservador y por eso menor que cualquiera de ellos.

Así, aun siendo probado el hecho que más del 50% de marcas

registradas en el Perú no se renuevan y por tanto se trata de marcas

no usadas, descartamos este ratio, como también descartamos el ratio

de 42% que provee la estadística europea.

Por otro lado, respecto del parámetro que nos brinda el sistema

norteamericano, también haremos renuncia, pese a que por las

razones ya expuestas, de ninguna manera puede ocurrir que nuestro

sistema, por su diseño y fundamentos, esté en condiciones de generar

una menor tasa de no uso de marcas registradas que el sistema

norteamericano, antes del plazo de la renovación.

Como consecuencia de lo anterior, postularemos una tasa base

de no uso del 33%, varios años antes del plazo de renovación.

Y finalmente, considerando que la información del sistema

norteamericano proporciona un ratio de no uso que corresponde al

quinto año del registro y que la acción de cancelación puede iniciarse

278

a partir del vencimiento del tercer año, asumiremos que el ratio de no

uso al inicio del cuarto año de registro es de 25%.

Aplicando esa tasa –de evidente subestimación a la realidad

probable de nuestro sistema de marcas- al universo de registros por el

año 2007, de 239,417, tenemos que puede estimarse que el universo

de marcas registradas no usadas era de 59,854.

Y como el número de marcas canceladas por ese año 2007

puede determinarse en 371 registros (el 70% de las 531

cancelaciones del 2007), el segundo efecto exógeno de las acciones

de cancelación puede estimarse en 0,619%, es decir, menos del 1%

del universo de las marcas no usadas, que deberían retirarse del

registro.

A su vez, para el año 2011, con un universo de marcas

registradas de 294,532, puede considerarse que las marcas no

usadas ascendían a 73,633; y como el número de marcas canceladas

por ese año 2011 puede estimarse en 416 (70% de las 595 acciones

de ese año), el segundo efecto exógeno real de las acciones de

cancelación ha sido de 0, 565%, del universo de las marcas no

usadas que deberían retirarse del registro, menos del 1%,

nuevamente.

Como podrá advertirse de las cifras que hemos mostrado,

entonces, el impacto de las acciones de cancelación sobre el universo

de marcas registradas no usadas, es también marginal o insustancial,

como ocurrió con el impacto de las solicitudes presentadas sobre el

universo de las marcas registradas.

4.1.7.2.3.- Evaluación general del impacto exógeno.

279

Siendo que la acción de cancelación, en relación al universo de

marcas registradas, pone en situación de tener que acreditar el uso a

un número insustancial de registros concedidos y siendo además que

las marcas canceladas en relación al universo de marcas registradas

no usadas, representa igualmente un numero insustancial de estas

últimas, no puede sostenerse que este mecanismo (la acción de

cancelación por falta de uso) pueda tener la finalidad de acercar la

realidad formal del registro a la realidad viva de las marcas

efectivamente en uso, de modo que en el registro aparezcan

solamente las marcas usadas.

En primer lugar, porque no logra someter a examen sobre el

uso, sino solamente a un número menor al 1% de las marcas

registradas; y en segundo lugar y como consecuencia de la

repercusión cuantitativa de ese filtro anterior, porque solo logra retirar

del registro un número menor al 1% del total de las marcas registradas

no usadas.

Así, aquella finalidad, el objetivo de acercar la realidad formal

del registro a la realidad viva de las marcas efectivamente en uso, de

modo que en el registro aparezcan solamente las marcas usadas, ni

remotamente podría estar sobre los hombros de una acción

administrativa diseñada de la forma en que lo está y que por eso, los

únicos impacto exógenos que genera son absolutamente marginales.

4.2.- La medición de la función de contribuir al proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial.

Como podrá advertirse, en nuestra discusión sobre la realidad de las

funciones atribuidas a la acción de cancelación por falta de uso, hemos incorporado

el elemento de juicio cuantitativo como un factor adicional de análisis, porque

aquellas funciones han sido señaladas en relación a las marcas registradas y estas

280

constituyen un universo cuantitativo determinable, de suerte que será siempre en

relación a ese universo que aquellas funciones deben causar un impacto, siendo que

tal impacto efectivamente puede medirse.

Desde esa lógica, hemos medido ya el impacto exógeno que las acciones de

cancelación causan tanto sobre las marcas registradas como sobre las marcas

registradas no usadas, y hemos evidenciado la magnitud de esos impactos.

Desde esa misma perspectiva haremos ahora un análisis cuantitativo que

permita establecer la potencialidad de la acción de cancelación por falta de uso, en

cuanto a su capacidad para contribuir al proceso de consolidación de la marca como

bien inmaterial.

Como primera cuestión, sin embargo, queremos reiterar que ya hemos

adoptado la posición de considerar que tal función no es una función que pueda

atribuirse a la acción de cancelación por falta de uso, pues (i) no hay forma de inferir

de la normativa vigente que tal función haya sido atribuida a este instituto; en todo

caso (ii) la acción de cancelación cumpliría al respecto un rol meramente contributivo

y secundario en ese proceso; y finalmente, (iii) de ningún modo puede sostenerse

que ese rol contributivo pueda representar una función sustancial.

Pese a todo ello, vamos a sumir que tal función existe, solamente con el

propósito de medirla.

Como se recordara, el concepto detrás de la asignación de esa función a la

acción de cancelación, es que las marcas registradas pasan, como las marcas fuera

de registro, por un proceso de formación y consolidación, en el cual el uso de la

marca por el empresario cumple un rol genético que lo convierte en la condición

necesaria para que se produzca la captación por los consumidores de la relación

marca/producto; y siendo así, la existencia adicional de un imperativo de uso

281

implantado normativamente sobre las marcas registradas desde el sistema jurídico,

puede contribuir a que aquel uso genético, tenga un incentivo que lo refuerce.

Desde esa perspectiva, la acción de cancelación en efecto podrá contribuir en

el proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial, solamente en tanto

fuera un mecanismo que por su diseño pudiera impeler al uso -pues constituiría una

amenaza a la titularidad pasiva, meramente formal-, y así podría reforzar aquella

necesidad de uso genético que las marcas registradas requieren para consolidarse

como bien inmaterial.

En tal sentido, la medición de esa finalidad pasa por determinar la dimensión

que representa el inicio de una acción de cancelación, en tanto amenaza para un

titular marcario.

Pues bien, al respecto, creemos que la magnitud de la amenaza que pudiera

representar la acción de cancelación, en relación a los titulares marcarios, en

realidad, ya la hemos determinado desde el momento mismo en que logramos medir

el impacto exógeno de las acciones de cancelación por falta de uso, tanto sobre el

universo de marcas registradas como sobre el universo de las marcas registradas no

usadas.

En efecto, desde el momento que pudimos establecer que en los dos

universos exógenos que analizamos se producía un impacto residual, marginal o

insustancial, como quiera calificársele, desde ese momento se reveló implícitamente

la magnitud que las acciones de cancelación podían significar en cuanto a su

carácter de amenaza para los titulares respecto de la posibilidad de pérdida de sus

registros por falta de uso.

Así, desde que se hizo evidente que la acción de cancelación, en relación al

universo de marcas registradas, ponía en situación de tener que acreditar el uso a un

número insustancial de registros concedidos (menos del 1%), y que además las

282

marcas canceladas en relación al universo de marcas registradas no usadas,

representaba igualmente un numero insustancial de estas últimas (también, menos

del 1%), con eso, fuerza es implicar que tanto la posibilidad que un titular marcario

puede ser emplazado en el sistema de marcas para acreditar el uso, como la

posibilidad que una marca fuera en efecto cancelada a través de esta acción

administrativa, ambas posibilidades, no llegaban ni pueden llegar siquiera a un 1%

de casos, lo cual equivale a que los titulares de marcas registradas en nuestro

sistema marcario, pueden asumir que la amenaza que pende sobre ellos de verse

obligados a presentar pruebas de uso o de perder su registro por falta de uso, es una

amenaza cuya proporción no llega siquiera a un 1% de probabilidad, que, visto desde

su otra cara, implica concluir que existe más de un 99% de probabilidad que los

titulares de registros marcarios no confronten la necesidad de demostrar el uso de

sus marcas registradas, ni que sus marcas sean canceladas por falta de uso.

Y siendo ello así, no puede haber forma se implicar que la posibilidad de inicio

de una acción de cancelación, ni la eventual pérdida subsecuente del registro,

constituya o pueda ser considerada seriamente como una amenaza para los titulares

marcarios, que les impela al uso.

Y como consecuencia de lo anterior, siendo que la acción de cancelación

entonces no puede constituir una verdadera amenaza para los titulares marcarios y

que por tanto, mal puede tener la capacidad de impeler al uso de las marcas

registradas, no está en capacidad, entonces, de poder constituir un refuerzo a la

necesidad genética del uso, por lo que tampoco puede estar en capacidad de

contribuir en la consolidación de la marca como bien inmaterial.

Y aun en el caso que desde algún ángulo pudiera pretenderse sostener que

puede contribuir con tal finalidad, la acción de cancelación de ninguna manera puede

sobrepasar la magnitud de su impacto exógeno efectivo y por tanto, si acaso fuera

que esta acción administrativa pudiera contribuir en aquel proceso, esa contribución

sería tan marginal, residual o insustancial, como lo es el impacto efectivo que tiene

en el sistema de marcas: la posibilidad que la acción de cancelación contribuya en el

283

proceso de consolidación de las marcas registradas como bien inmaterial, es menor

a un 1%, pues es este el nivel que esa acción representa en tanto amenaza a los

titulares marcarios.

Así entonces, en este dato cuantitativo encontramos lo que creemos una

prueba fáctica fehaciente de nuestra posición cuando sostenemos que no puede

atribuirse a las acciones de cancelación la función de contribuir al proceso de

consolidación de la marca como bien inmaterial y menos aún que esa fuera una

finalidad esencial de estas acciones administrativas.

4.3.- Evaluación general sobre los resultados de la medición.Habiendo expuesto los resultados de nuestro estudio cuantitativo sobre las

acciones de cancelación y su impacto en el sistema de marcas, creemos que es

posible concluir que las finalidades que se considera deben lograrse a través de esas

acciones administrativas, no solo no se alcanzan sino que no podrían alcanzarse de

ninguna manera, en razón al diseño de sus reglas, pues éstas, analizadas en su

funcionamiento, revelan resultados incompatibles con aquellos objetivos.

Siendo así, que las reglas de la cancelación no se corresponden con esas

finalidades u objetivos, entonces, una de dos cosas ocurre: (i) o las acciones de

cancelación no tienen correlato conceptual con la noción del uso obligatorio

predominante, que supuestamente las inspira y por tanto no son idóneas en relación

al contenido conceptual que esa noción del uso obligatorio implica; o, (ii) las acciones

de cancelación sí son el correlato de la noción del uso obligatorio predominante,

pero, ello implica, entonces, que los alcances de esta noción del uso obligatorio

predominante, no incluyen, se refieren o implican, en realidad, la existencia de una

obligación verdadera, o de un imperativo jurídico, sino que aquel contenido se

relaciona con una categoría distinta y carente de un carácter obligacional, por lo que

aquella noción, no justifica consignar el termino obligatorio en su denominación.

284

El solo hecho de poder plantear esas alternativas como probable explicación

de estos resultados factuales, nos revela una vez más, la insuficiente precisión sobre

los alcances que la doctrina predominante atribuye a la noción del uso obligatorio,

pues solo en razón de esa insuficiencia, puede darse que estas alternativas sean

posibles, y además, que sea necesaria una solución entre ellas, para conciliar los

alcances de la normativa vigente y su funcionamiento, con el contenido de esa

noción, cualquiera que este fuera.

Y como fluye de lo anterior, hemos de establecer entonces qué noción de uso

obligatorio puede yacer en el diseño normativo que se configura con las reglas de la

cancelación, para finalmente establecer cuál de esos dos escenarios posibles es el

que confrontamos en nuestro sistema.

En el siguiente capítulo, entonces, nos centraremos en los alcances

conceptuales que tiene o debiera tener la noción del uso obligatorio de las marcas

registradas, a partir de las categorías jurídicas que esta acción contiene.

5.- Conclusiones.

1) En este capítulo hemos analizado la acción de cancelación por falta de uso,

regulada en la Decisión N° 486, desde una perspectiva cuantitativa y fáctica,

con el propósito de revelar qué resultados materiales ocurren con su aplicación

real.

2) Nuestro estudio ha revelado que en su aplicación, este procedimiento causa

dos tipos de impacto en el sistema de marcas, que hemos denominado impacto

endógeno e impacto exógeno; el primero, mide el nivel de eficacia de este

procedimiento, en relación a la posibilidad que un tercero interesado alcance

efectivamente su objetivo de lograr que una marca registrada no usada, a la

285

que considera un obstáculo para sus intereses, sea retirada del registro; y el

segundo, mide la posibilidad que este procedimiento tiene para dos propósitos,

a saber: (i) para interrogar a las marcas registradas en cuanto a la realidad de

su uso y (ii) para retirar del registro las marcas registradas no usadas.

3) El análisis cuantitativo que hemos hecho en este capítulo, revela que, si bien en

cuanto al impacto endógeno se refiere, la acción de cancelación tiene una tasa

de éxito de 70%, en cambio, tratándose del impacto exógeno y que es el único

impacto que cuenta respecto de una valoración sobre la obligación de usar las

marcas registradas, el efecto que provoca este procedimiento en el sistema de

marcas es absolutamente marginal e insustancial: la acción de cancelación

coloca en situación de tener probar el uso, sólo a una cantidad menor al 1% de

las marcas registradas y sólo consigue retirar del registro a una cantidad menor

al 1% de las marcas registradas no usadas.

4) En contrapartida de lo anterior, sostenemos que el funcionamiento de las reglas

de la acción de cancelación por falta de uso, determina que en más de un 99%

de casos, las marcas registradas no se verán en situación de tener que

acreditar el uso y que en más de un 99%, las marcas registradas no usadas, no

serán retiradas del registro.

5) Como consecuencia de lo anterior, en este capítulo queda demostrado que

estas acciones administrativas, no están en condiciones de cumplir con ninguna

de las dos finalidades específicas que la doctrina predominante les atribuye, a

saber, las finalidades de (i) arbitrar un mecanismo que contribuya a la

consolidación de la marca como bien inmaterial y (ii) de aproximar en la mayor

medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la

utilización de las marcas en el mercado.

286

287

ANEXOS

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

CAPITULO IV

LA PERSPECTIVA DOCTRINARIA SOBRE CARÁCTER DEL USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS

1.- El uso de la marca registrada como obligación, como carga y como facultad.En el capítulo anterior, a la luz de los estudios cuantitativos que hicimos,

hemos podido evidenciar que por medio de estas acciones, llega a ocurrir

efectivamente que un agente privado logra su objetivo de retirar del registro una

marca específica no usada.

En buena cuenta hemos descrito un fenómeno, sus rasgos básicos de

ocurrencia y su dimensión cuantitativa.

Pero esta fenomenología de la acción de cancelación, ha sido una descripción

sin el uso de categorías jurídicas y eso es lo que haremos ahora.

Y la razón de ello obedece a que como la doctrina predominante sostiene que

las acciones de cancelación plasman normativamente la noción del uso obligatorio o

la carga de uso de las marcas registradas, entonces, sólo a partir de las categoría

311

jurídicas implícitas en esas acciones administrativas, podrá establecerse si en efecto

ellas configuran una obligación o una carga de uso que pesa sobre todas las marcas

registradas.

1.1.- Las categorías jurídicas detrás de las acciones de cancelación. Son dos las perspectivas básicas con las que la doctrina predominante enfoca

la relación entre la noción del uso obligatorio y las acciones de cancelación.

La primera, más generalizada y comúnmente aceptada, es aquella que

considera que la acción de cancelación plasma de alguna manera la obligación de

usar las marcas registradas, constituyendo la cristalización positiva indirecta de dicha

obligación.

No debemos olvidar, empero, que la mayoría de los autores que comienzan

refiriéndose a la existencia de la obligación de uso de las marcas registradas, no

dejan de puntualizar, de modo accesorio o accidental, que más propiamente debiera

hablarse de una carga –como desde el inicio lo hiciera el maestro Fernández-Novoa

en su trabajo de 1976-, pero, precisamente porque esa acotación es presentada de

modo accesorio, no se nos propone una diferencia conceptual desarrollada entre

esos dos términos, y como consecuencia de ello, acaban utilizándose

indistintamente casi como si fueran sinónimos o como si la diferencia careciera de

utilidad.

Incluso, se advierte en muchos trabajos que una vez hecha la precisión de que

debiera más bien con propiedad hablarse de carga, se prescinde después de este

término y casi en todas las posteriores referencias en esos mismos trabajos, se habla

de la obligación de uso.

La otra perspectiva, es aquella que de un modo más relevante se detiene en el

carácter de carga, proponiendo una diferenciación conceptual un poco más

elaborada respecto del término obligación, llegando a aseverar que no existe una

312

obligación de uso de las marcas registradas, sino más bien y solamente, una carga

de uso.

Cabe precisar, sin embargo, que ambas perspectivas coinciden en dos cosas:

(i) bien que se trate de una obligación o una carga de uso, ésta pesa sobre todas las

marcas registradas; y (ii) la acción de cancelación, bien que determine una obligación

o una carga de uso, tiene o cumple una finalidad (función) idéntica, cual es la de

retirar del registro todas o la mayoría de las marcas registradas no usadas.

En función a lo anterior, haremos un análisis sobre los términos, de manera

que se precise qué es o podría ser una obligación y qué es o podría ser una carga,

en relación al uso de las marcas registradas, desde la lógica con que la doctrina

predominante ha usado esos términos.

1.2.- El uso de la marca registrada como obligación.-La primera cuestión que surge al abordar este tema, es que de un repaso de

la normativa vigente sobre la acción de cancelación en la Decisión Nº 486, en

ninguna de sus reglas, ni en ninguna otra regla, se contempla de modo expreso que

exista una obligación de usar la marca registrada, ni se configura una obligación de

uso en el diseño normativo, fuera y más allá del espacio que se configura con las

acciones de cancelación, como sí ocurrió anteriormente en nuestra legislación

nacional, por ejemplo, en el sistema del D.S 001-71-IC.

Por el contrario, si algo esta normado expresamente en cuanto a la marca

registrada se refiere, es que su uso –exclusivo-, es un derecho, como lo dispone

expresamente el artículo 154 de la Decisión Nº 486, cuando consigna que el

derecho al uso –exclusivo-, se adquiere con el registro.

Usar la marca registrada, entonces, es una prerrogativa que la legislación

misma cataloga como un derecho y es además, el derecho esencial del titular sobre

la marca registrada que ejerce con carácter exclusivo y excluyente.

313

Y si el uso de la marca registrada, además de ser un derecho exclusivo y

excluyente a favor del titular, debe al mismo tiempo ser una obligación para él, sin

duda esa dualidad del uso, por su singularidad, reclama una estructura conceptual

que dé cuenta de cómo eso es posible en el Derecho de Marcas.

Por esas razones, siendo que nuestra legislación si acaso provee un espacio

en el que pudiera configurarse una obligación de uso, éste se constriñe al que

determinan las reglas sobre la acción de cancelación, pasaremos a mostrar cómo la

doctrina predominante se ha enfocado en esas reglas para inferir o implicar de su

contenido y alcances, la obligación de usar las marcas registradas.

Y este es el lugar oportuno, nos parece, para incluir una posición temprana del

maestro Fernández-Novoa, al respecto.

El maestro dijo:

“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se impone al

titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga de usar la

marca.”234

Y junto a la palabra carga, consignó la siguiente nota:

“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de usar la

marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una carga, un onus

que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la caducidad de la

marca registrada). Como el mismo Schricker señala, la obligación de usar la marca

cabe, en cambio, hablar en los Países Socialistas, cuyas leyes obligan a las

empresas a dotar con una marca todos o determinados productos industriales.”235

234 Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada.”(1976), página 18.

235 Ídem. Nota 3, página 18.314

Esta ha sido, dicho sea de paso también, la única referencia que hemos

encontrado en la obra del maestro, en relación a porqué no le pareció apropiado

utilizar el término obligación, en relación al uso de las marcas registradas.

Vamos a detenernos en lo que sostenía Schricker.

Lo primero que cabe resaltar en las razones que postulaba Shricker para la

exclusión del término obligación, en relación al uso de la marca registrada –y que el

maestro hizo suyas-, es que en aquel aparente fundamento, no se sustentan las

razones por las que no debe hablarse de obligación de usar la marca registrada en

un sistema liberal, sino que se postulan las razones por las que sí procede hablar de

un uso obligatorio, en otro tipo de sistema legal como el socialista, en el que la ley

obliga a dotar de marca los productos.

No nos vamos a detener en la consideración de si la imposición del deber de

marcar las productos, cristaliza una obligación de usar una marca registrada en los

países socialistas, ni si esa obligación de marcar los productos, pudiera ser

equivalente a la obligación de usar las marcas registradas en los países liberales,

pues, aunque una rápida apreciación intuitiva nos sugiere que no puede ser así, ese

desarrollo nos obligaría a apartarnos demasiado del objetivo de este discurso.

Vamos a enfocar la cuestión, más bien, desde otra perspectiva que nos

parece más pertinente.

Sea que el deber de marcar los productos cristalice o no una obligación de

usar una marca registrada en los países socialistas, no escapa a nuestro juicio que

en razón de la existencia de ese deber u obligación de marcar los productos, el

argumento infiere que ese contenido cristaliza una obligación en la normativa

socialista, desde la lógica analítica de Schriker, que considera correcto el uso del

término en ese caso.

315

Y siendo así, un análisis abstracto de aquella obligación de marcar, sin duda

nos puede revelar algo sustancial en relación a la perspectiva desde la que el autor

alemán comprende el término obligación.

En tal sentido, advertimos que el tipo de obligación que se nos refiere, se

encuentra, abstractamente, dentro de una relación jurídica entre un sujeto (aquel

que debe marcar los productos) y el Estado, que le impone ese deber.

Pero ese tipo de relación jurídica, sujeto-deber-Estado, sin embargo, no es

privativa de sistemas socialistas, sino todo lo contrario, es el tipo de relación jurídica

más frecuente y general en el mundo entero, en el que todos y cualquier sistema

legal, de cualquier orientación política, impone deberes a sus miembros, pues es

precisamente a partir de esa potestad atribuida al Estado, que una organización

social se ordena y estructura.

Lo que cambia entre los sistemas legales, es la amplitud de las potestades

estatales frente a los individuos y sus límites, y los principios que inspiran esas dos

cuestiones.

E innecesario aun que parezca, no huelga recordar que ese tipo de relación

jurídica se enmarca en lo que conocemos como el Derecho Público.

De modo que en los sistemas liberales, como en los sistemas socialistas, sin

duda existen y existirán siempre y también, relaciones jurídicas del tipo: sujeto-deber-

Estado, de Derecho Público, al margen de cualquier contenido atribuido al deber en

cuestión.

En tal sentido, la consideración que sólo donde exista (país socialista) una

relación del tipo: sujeto -obligación (marcar los productos)-Estado, es apropiado el

uso del término obligación, no puede ser correcta, pues no hay razón para que esa

misma relación con ese mismo contenido pudiera darse en los sistemas liberales, en

316

el contexto del Derecho Público, como también es posible en estos sistemas, y por

los mismos fundamentos, que aquella relación fuera una del tipo: sujeto (titular

marcario)-obligación (uso de la marca registrada)-Estado, asignando un contenido

distinto a la obligación en juego.

En tal sentido, basta con señalar que el sistema norteamericano de marcas,

que de ningún modo puede ser tildado de socialista, contempla reglas como ya

hemos visto, que configuran una relación sujeto (titular registrado)- obligación

(presentar declaración jurada con pruebas de uso)- Estado.

Así entonces, el argumento que fundamenta por qué sí es posible la utilización

del término obligación en los países socialistas y lo excluye en los países liberales,

no parece considerar la situación señalada anteriormente, por haber soslayado un

análisis detenido en los alcances del término obligación.

Por otro lado, además de ser perfectamente posible que en un sistema liberal

existan relaciones jurídicas del tipo: sujeto-obligación-Estado, de Derecho Público,

también es perfectamente posible que en los estados liberales y con mayor razón, se

den relaciones directas sólo entre sujetos privados, que fueran del tipo: sujeto-

obligación-sujeto, de suerte que en un lado de esa relación exista un sujeto de

derecho privado, titular de un derecho sustantivo y del otro, también y solamente un

sujeto (o muchos) de derecho privado, sobre el(los) que pesa(n) una obligación, cuyo

contenido es el correlato de aquel derecho del titular, como veremos más adelante

detalladamente.

De ahí ha de seguirse que la utilización de la expresión uso obligatorio, por

tener otro espacio conceptual adicional en el que resultaba también perfectamente

aplicable el termino obligación, a saber, las relaciones jurídicas de derecho privado

del tipo: sujeto-obligación-sujeto, no tenía tampoco porqué ser descartada también, a

propósito de la marca registrada; y con mayor razón si la cuestión del uso de las

317

marcas registradas era considerada ya una temática dentro de los derechos privados

por la doctrina predominante.

Así entonces, en nuestra opinión, la exclusión del término obligación, en

relación a las marcas registradas, fundada además en consideraciones que no

alcanzaban para explicarla, fue acaso demasiado prematura y soslayó un análisis en

cuanto a los alcances que aquella expresión podía o debía tener, en relación al uso

de la marca registrada y en particular, en cuanto al contenido del término obligación.

Creemos necesario en este punto, repetir lo que ya hemos señalado

anteriormente: pese a esta explícita exclusión temprana del término obligación,

desde ese mismo momento y a lo largo de toda su obra, el maestro español no

prescindirá nunca de referirse a la obligación de usar la marca registrada.

Es cierto que tampoco renunciará a hacernos la acotación, al paso siempre,

que el término carga siga pareciéndole el más apropiado, pero nunca esta visión se

verá reflejada en el desarrollo de sus discursos argumentativos: a lo largo de toda su

obra, hablará siempre con una notable y sustancial prevalencia, del uso obligatorio

de las marcas registradas.

Así, el artículo de 1976, de donde tomamos el texto que venimos analizando,

se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”; su siguiente artículo de

1977, se denomina “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la

marca registrada”; en su “Fundamentos de Derecho de Marcas”, de 1984, el capítulo

7 sobre este tema, se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”, y en su

“Tratado de Derecho de Marcas”, de 2001, el capítulo Octavo también se denomina,

“El uso obligatorio de la marca registrada”.

Y por añadidura, como ya hemos adelantado y se verá en detalle más

adelante, en todos los discursos a lo largo de su obra, lo que el maestro busca

318

demostrar y fundamentar, es la existencia del principio del uso obligatorio de la

marca registrada.

Creemos que hay una razón, detrás de esa recurrencia a la noción del uso

obligatorio, por parte del maestro, pese a la también recurrente acotación en cuanto

a la pertinencia del término carga, que expondremos más adelante.

Aquí, solo hemos querido llamar la atención sobre: (i) el hecho de la temprana

exclusión del término obligación, en su visión conceptual de este tema; (ii) que la

consecuencia inmediata de esa postura fue haber soslayado un análisis conceptual

sobre ese término y su relación con el uso de las marcas registradas en los sistemas

liberales; y finalmente, (ii) alegar esas dos circunstancias anteriores, como las

posibles razones por las que en su obra -que ha sido la fuente de la doctrina

predominante en nuestro país-, no se encuentra un desarrollo conceptual de la

noción del uso obligatorio de las marcas registradas.

Hechas esas aclaraciones preliminares, retomamos el hilo de este desarrollo.

Como decíamos, debido a la ausencia de una norma que directa y

explícitamente disponga la existencia de una obligación de usar la marca registrada

sobre el titular, la relación conceptual entre la noción del uso obligatorio y las reglas

de la cancelación, solo podía tratarse de una vinculación indirecta e implícita,

derivada de las categorías jurídicas que contemple o contenga la acción de

cancelación.

Por eso consideramos necesario revelar las categorías jurídicas que la acción

de cancelación encierra, para auscultar si ellas contienen o configuran una

obligación.

319

Cabe reiterar al respecto, que esta exploración surge como una necesidad,

sólo porque la doctrina predominante no nos ha mostrado cómo y por qué una acción

como la de cancelación por falta de uso, en efecto configura una obligación.

Creemos posible y útil para esa aproximación, utilizar una noción general

abstracta de ese término, recurriendo al enfoque que planteara hace muy buen

tiempo Wesley Newcomb Hohfeld236.

Y para el propósito de este análisis, debemos precisar que nuestra utilización

de las nociones de Hohfeld es meramente instrumental, pues solo pretendemos con

ellas perfilar ciertos aspectos con los que buscamos esclarecer este trabajo

exploratorio: está fuera de nuestros propósitos y más allá de nuestras capacidades,

discutir esas nociones en este trabajo. Solo vamos a tomarlas y desde la perspectiva

en que nos ha parecido útil.

Conviene en primer lugar, situar los parámetros generales dentro de los cuales

es pertinente el uso de las categorías que vamos aplicar.

Las nociones de Hohfeld que utilizaremos, particularmente la existencia de los

correlativos en una relación jurídica, debe ser comprendida desde la lógica de los

derechos privados, pues es desde esa lógica que Hohfeld la analiza.

Esta primera advertencia es fundamental, porque, la posición de la doctrina

predominante es que los derechos sobre las marcas han acabado, finalmente,

situándose bajo la esfera del derecho privado, al punto que, como ya lo proclamara el

maestro Fernández-Novoa y lo refleja así el derecho nacional y comunitario

europeo, el contenido de las reglas vigentes sobre el uso obligatorio -la acción de

236 En el desarrollo que haremos sobre este asunto, seguiremos la obra de Juan Antonio Cruz Parcero, “El concepto de derecho subjetivo en la Teoría Contemporánea del Derecho”, Distribuciones Fontamara S.A., México, 1999

320

cancelación-, representa el abandono del principio de la intervención ex officio y el

triunfo del principio de la libre iniciativa privada.237

Desde esa perspectiva de principio, el discurso de la doctrina predominante,

que atribuye a las reglas de la cancelación el carácter de reflejo de la existencia de la

obligación de uso, no puede sino transitar dentro de la esfera de los derechos

privados, y a fin de revelar sus limitaciones, creemos que también hay que

posicionarse en el mismo plano de los derechos privados, para la crítica que

desarrollamos en este trabajo.

Hechas esas precisiones, conviene establecer también que Hohfeld no utiliza

el término obligación en su tabla de opuestos y correlativos238, sino que se refiere a

duty (en inglés) o deber, en su traducción al castellano. Somos nosotros los que

estamos asimilando el termino deber al término obligación, estando a los propósitos

instrumentales de nuestro análisis.

Nuestro punto de partida está en la consideración que en nuestro sistema

jurídico, en la esfera de los derechos privados, a un derecho le acompaña,

correlativamente, una obligación (deber), siendo además que detrás de cada derecho

y cada obligación, existe un sujeto de derecho privado, cuando menos.

Al respecto, J.A Cruz Parcero nos dice:

“Hohfeld se pregunta qué indicio podemos encontrar en el lenguaje ordinario

que sugiera una limitación de esa palabra239, dirigida a darle un significado definido y

apropiado. Ese indicio lo encuentra en el marco del concepto de relación jurídica.”

237 Véase al respecto el apartado 3.5 del capítulo I.

238 Juan Antonio Cruz Parcero, Ob. Cit., pagina 82.

239 Se refiere al término “derecho”. Nota nuestra.321

“Esa pista consiste en el “deber” correlativo, porque no cabe duda de que aun

aquellos que emplean la expresión y el concepto “derecho” (subjetivo) en la forma

más amplia posible están habituados a pensar en “deber”, como correlativo

invariable. (CJF, p. 49)”240

De allí seguimos nosotros que estando a la naturaleza de una correlación –de

recíproca implicación-, la otra cara del postulado inicial -que para un derecho existe

correlativamente una obligación-, la constituye la consideración que a una obligación

le corresponderá correlativamente un derecho.

Y de allí ha de seguirse que si existe la obligación de usar la marca registrada,

a esta obligación debe acompañarle correlativamente un derecho, o inversamente –

que es el camino que vamos a seguir-, si las reglas de la cancelación configuran un

derecho, y ese derecho tiene un contenido sustantivo del cual es posible asignarle

por correlación la obligación de usar la marca registrada, entonces, efectivamente, la

obligación de uso puede ser inferida del contenido de las reglas de la cancelación,

porque su contenido así lo permite al configurar un derecho y por eso constituyen el

reflejo de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas.

Así entonces, habrá de identificarse el derecho sustantivo que se configura en

la acción de cancelación, para determinar si de su contenido, correlativamente,

puede llegarse a la obligación de usar la marca registrada.

En nuestra aproximación al tema que proponemos, no obstante, dejaremos

de lado la evolución histórica que ya hemos expuesto, y prescindiendo de esa

temporalidad, centraremos nuestro análisis en el contenido de la vigente regla básica

de la cancelación que atribuye legitimidad a cualquier persona interesada, para

iniciar la acción de cancelación, que coloca a un titular marcario en posición de tener

que acreditar el uso (art. 165 de la Decisión Nº 486).

240 Juan Antonio Cruz Parcero, Ob. Cit, página 82322

De esta regla, procuraremos desentrañar cuál es el derecho sustantivo que se

configura, con el fin de revelar si los alcances de ese derecho, autorizan a inferir,

correlativamente, la existencia de la obligación de usar la marca registrada, desde la

lógica del derecho privado.

Como primera cuestión, debe tenerse presente que la obligación de usar una

marca registrada, de cargo de su titular, solo puede tener como correlato lógico, un

derecho sustantivo cuyo contenido concilie correlativamente con esa obligación de

uso.

Y ese contenido sustantivo que concilia por correlación con la obligación de

usar la marca registrada, no puede ser sino el derecho a exigir aquel uso, a lograr

que el uso se produzca: porque alguien tiene el derecho a que una marca registrada

de otro, sea usada, el titular de esa marca tiene o tendría, correlativamente, la

obligación de usarla; es decir, el derecho correlativo a la obligación de usar una

marca registrada, solo puede ser el derecho de otro sujeto de derecho privado, a que

la marca registrada se use por su titular.

Determinado el contenido del derecho sustantivo que debiera configurarse con

las reglas de la acción de cancelación, para derivar de aquél y por correlación, una

obligación de uso a cargo del titular, cabe detenerse en la naturaleza jurídica de esta

acción administrativa.

En su esencia primaria, la acción de cancelación, es una acción. Es decir,

constituye la plasmación del derecho abstracto y general para solicitar tutela

jurisdiccional: ni más menos que la legitimación para ejercer el derecho de petición

ante la administración pública.

Pero ocurre que todas y cualquier acción ante la administración pública que

signifique una petición, en realidad, pretende hacer prevalecer o reconocer un

323

derecho sustantivo específico, que es y tiene que ser distinto de la acción con la que

se persigue la tutela de ese derecho.

Así, uno es el derecho sustantivo que se pretende tutelar y otra cosa es la

acción que sirve para lograr esa tutela efectiva.

De allí ha de seguirse entonces, que en o por la sola legitimación a cualquier

interesado para accionar, solicitando una cancelación –en buena cuenta, del derecho

de acción-, por significar solamente una concreción del derecho de petición, no se

configura ni podría configurarse un derecho sustantivo de contenido particular, sino

que más bien se tiene que inferir que en el accionante legitimado, en este sujeto de

derecho privado, existe o debe existir un otro derecho sustantivo, separado y distinto

de su derecho al ejercicio de la acción de cancelación, que utiliza para lograr la tutela

que esta acción pretende proveer.

La acción de cancelación, entonces, en tanto acción, no configura ni puede

configurar un derecho sustantivo.

Y de ello es posible concluir que la regla que legitima a un particular para

iniciar una acción de cancelación, al no configurar un derecho sustantivo, no puede

alegarse como fundamento para inferir, por correlación, la existencia de la obligación

de uso de una marca registrada a cargo de su titular, pues desde una posición de no-

derecho sustantivo –como es la legitimación del accionante para iniciar una

cancelación-, no puede inferirse por correlación ninguna obligación en general, ni

menos, una obligación de uso, de carácter general, que pese sobre todas las

marcas registradas.

La ruta deductiva implícita que infiere o pudiera intentar inferir de la acción de

cancelación, la existencia de una obligación de uso de las marcas registradas,

entonces, implica un trastrocamiento del nivel abstracto en que se ubican las

concepciones de derecho sustantivo y de acción, infiriendo incorrectamente de la

324

sola existencia de la acción, la existencia de una obligación sustantiva de uso a

cargo del titular marcario, como si de la acción -que sólo legitima para iniciar una

cancelación y que por eso no es ni puede configurar un derecho subjetivo sustantivo-

pudiera deducirse, por correlación, la existencia de una obligación sustantiva.

Sin embargo, al ser la acción de cancelación un medio para lograr la tutela de

otro derecho sustantivo, nos permite no sólo asumir la existencia de tal derecho, sino

además, nos proporciona una vía para explorar cuál sería el contenido de ese

derecho sustantivo, al que la ley pretende otorgar tutela efectiva con la acción de

cancelación, de modo que al identificarlo, podamos establecer si de él puede

inferirse, por correlación, la existencia de una obligación de usar la marca registrada.

En tal sentido, para llegar a una obligación de uso de la marca a cargo de su

titular, hemos de considerar que en el caso que la acción de cancelación estuviera

destinada a dar tutela efectiva a un derecho sustantivo del accionante, este derecho

sustantivo, debiera tener por contenido uno que implique, correlativamente, la

obligación de usar la marca registrada a cargo de su titular.

Y ya hemos expuesto que aquel derecho sustantivo, para que fuera en efecto

un derecho correlativo a la obligación de uso, solo puede tener como contenido

sustancial, el derecho de un tercero a que el titular de la marca registrada la use.

Pero enunciado nomas que fuera ese contenido, no pueden escapar a nuestra

observación dos hechos: (i) no existe ninguna norma en la Decisión Nº 486, que

reconozca al accionante tal derecho sustantivo; y, por añadidura, (ii) el derecho a

usar la marca registrada, ya está asignado por la ley, con carácter exclusivo y

excluyente, al titular marcario.

Y de esa manera, no puede ser que un derecho otorgado de manera exclusiva

y excluyente, pueda al mismo tiempo ser un derecho de todos los demás o cualquier

otro sujeto de derecho interesado -como el accionante en una acción de cancelación-

325

pues ello sólo representaría la existencia de una contradicción sin solución lógica

dentro del sistema de marcas.

Así entonces, fuerza es excluir la posibilidad que el derecho sustantivo que

pretende tutelar la acción de cancelación, pueda ser el derecho del accionante a que

el titular use su marca registrada.

Incluso, carece de sentido que pueda constituir un derecho de tercero el uso

de una marca registrada por parte de su titular, cuando aquel uso nada puede

representar en beneficio o interés de ese tercero.

Pero, descartado ese posible contenido, todavía resta precisar cuál sería

entonces el derecho sustantivo del accionante, que la acción de cancelación tutela,

para establecer si a partir de su contenido puede llegarse todavía por correlación a la

obligación de uso del titular.

Para ese propósito, hemos de relevar que además de no contemplar nuestra

legislación vigente un derecho sustantivo del accionante para exigir el uso de la

marca por su titular, tampoco contempla ningún otro derecho sustantivo expreso al

que la acción de cancelación sirva como medio para lograr su tutela efectiva.

Y en ausencia de esa norma expresa, sólo queda tratar de inferir el contenido

de ese supuesto derecho sustantivo en el accionante, a partir del propósito que se

persigue con la acción de cancelación.

Como nos parece natural -pues se trata de una mera descripción del resultado

que las acciones de cancelación producen-, el propósito tangible de la acción de

cancelación, es que una marca registrada específica no usada, sea retirada del

registro.

326

Y puesto que la pérdida de un registro marcario por falta de uso es el

resultado tangible de esta acción, cabe preguntarse si ese resultado final revela la

existencia de un derecho sustantivo del accionante y cuál, entonces, sería el

contenido de ese derecho.

En ese sentido, consideramos que, como la acción de cancelación persigue el

retiro del registro de una marca específica no usada, en ese resultado entonces se

debe configurar el contenido de la pretensión del accionante.

Y si ha de considerársele un derecho, su contenido sustantivo sería el derecho

de este particular accionante a que se retire del registro una marca no usada

específica.

Pero del contenido que hemos asignado a aquel derecho sustantivo, como

podrá advertirse, no puede llegarse correlativamente, tampoco, a que existe la

obligación de usar esa marca registrada: a partir del derecho de un accionante a que

se retire una marca especifica no usada del registro, por correlación, no puede

llegarse a que el titular marcario tiene la obligación de usar su marca registrada y

menos aún que pesa sobre todas las marcas registradas, una obligación de usarlas.

Y ello es así, además, porque si acaso la pretensión que se retire del registro

una marca no usada específica, fuera un derecho sustantivo del accionante en una

cancelación, la obligación correlativa de ese derecho sólo puede ser la obligación de

otro sujeto de derecho privado de retirar del registro la marca no usada.

Pues bien, el acto de retirar del registro una marca no usada, no es un acto

que pueda realizar el titular marcario, como tampoco podría el accionante: la

voluntad privada de ninguno de ellos alcanza para materializar el acto del retiro del

registro.

327

Y siendo que ninguno de esos sujetos de derecho privado tiene la capacidad

para realizar tal acto -pese a que tal acto debe realizarse, pues en él consistía la

pretensión del accionante a la cual tutela la acción de cancelación-, fuerza es

concluir aunque resulte evidente, que sólo la administración pública puede hacerlo,

pues es el único sujeto que cuenta con la potestad para actuar en tal sentido.

Llegados a este punto, ha de advertirse que la pretensión del accionante, para

que se retire del registro una marca no usada, solo pudo haber estado dirigida

entonces hacia la administración, porque sólo ella puede ejecutarla.

Esas circunstancias no hacen sino revelar que la pretensión del accionante no

configura ni podría configurar un derecho sustantivo, pues no tiene ni podría tener

como correlato una obligación de otro sujeto privado, y el hecho que quien pueda

satisfacer esa pretensión sea el Estado, además, remite la relación jurídica derivada

de la pretensión, fuera del espacio de los derechos privados, configurándose una

relación jurídica del tipo: sujeto-pretensión-Estado, propia del Derecho Público.

Y como consecuencia de lo anterior, del contenido de la pretensión de un

accionante en la acción de cancelación, por no configurar un derecho sustantivo,

entonces, no puede inferirse correlativamente que existe una obligación de usar la

marca registrada a cargo de su titular o, peor aún, que pese sobre todas las marcas

registradas una obligación de usarlas.

Finalmente, como la pretensión de un accionante en la acción de cancelación,

no puede ser un derecho sustantivo, nos queda por determinar de qué manera debe

caracterizarse esa pretensión en tanto se revela como una posición jurídica a la que

la legislación positiva concede tutela efectiva a través de la acción de cancelación.

Y no dudamos en apresurarnos a aseverar que aquella pretensión no es más

que un interés protegido del accionante, al que la acción de cancelación está

destinada a tutelar.

328

Ello nos parece así, en primer lugar, porque el texto mismo de la ley asume la

existencia de un interés como supuesto para el inicio de la acción.

Pero en segundo lugar, como la pretensión del accionante para que se retire

del registro una marca no usada específica, se verá satisfecha mediante un acto

administrativo, ha de tenerse presente que los actos administrativos persiguen tutelar

derechos subjetivos o intereses de los administrados y no siendo la pretensión del

accionante un derecho sustantivo, esa pretensión solo puede ser, entonces, un

interés protegido.

Como corolario de lo anterior, ha de considerarse que no es posible tampoco

inferir la existencia de una obligación de uso que pese sobre el titular, a partir del

interés protegido que la acción de cancelación tutela.

Todo el discurso argumentativo anterior, no ha tenido otro propósito que

revelar porqué razones lógico-jurídicas, no es sostenible la posición que considera

que la obligación de usar las marcas registradas puede inferirse del contenido de las

reglas de la acción de cancelación, pues como hemos puesto en evidencia, esas

reglas y las categorías jurídicas que las soportan, no configuran ni podrían configurar

un verdadero derecho sustantivo, a partir de cuyo contenido pueda inferirse, por

correlación, que existe la obligación de usar una marca registrada en cabeza de su

titular, desde la lógica de los derechos privados.

Finalmente, hemos de relevar que esa imposibilidad para inferir de las reglas

básicas de la acción de cancelación, la obligación de usar las marcas registradas,

sólo la hemos analizado desde la lógica de los derechos privados, en la que la

noción de la existencia de correlativos nos ha permitido arribar a esa conclusión;

pero no hemos tomado la ruta alternativa de explorar la existencia de tal obligación,

desde la lógica del Derecho Público, en la que es perfectamente posible determinar

la existencia o no de una relación jurídica del tipo sujeto-obligación-Estado.

329

Esta segunda opción de estudio y análisis, no la hemos tomado, en primer

lugar, porque fue descartada tempranamente por el maestro Fernández-Novoa,

como ya lo hemos expuesto, por las razones que consignamos oportunamente; pero

además, hemos señalado ya que ningún sistema europeo ni nuestro propio sistema,

otorga a la administración pública ninguna facultad en relación a la falta de uso de las

marcas registradas, con lo cual, esta ruta de indagación está verdaderamente

cerrada: en nuestro sistema, no se configura una obligación de uso de las marcas

registradas, como una obligación frente al Estado que esté contemplada en una

norma expresa ni puede ser inferida de la normativa vigente.

Y habiendo llegado a tal conclusión, solo nos queda ahora examinar si por

alguna vía directa o indirecta, se llega a configurar una carga de uso que pesa sobre

todas las marcas registradas, como sostiene también la doctrina predominante.

1.3.- El uso de la marca registrada como carga.-Precisado ya que en la lógica del derecho privado y a la luz de la noción de

correlación, no es posible arribar a la existencia de la obligación de uso de la marca

registrada a cargo del titular marcario, porque ni la legitimación de un tercero para

iniciar una acción de cancelación, ni el contenido del interés protegido de ese tercero,

permiten inferirlo, vamos a analizar si a partir de las reglas de la acción de

cancelación, puede inferirse que existe una carga sobre el titular marcario en relación

al uso de la marca registrada, siempre dentro de la lógica de los derechos privados,

por las razones que ya hemos expuesto.

Antes de hacer ese desarrollo, sin embargo, creemos necesario puntualizar

algunos aspectos.

El primero de ellos está en el término mismo de carga.

En efecto, así como en el caso del término obligación advertíamos que no se

nos proponía una definición precisa, lo propio ocurre con este término de carga.

330

Hemos de asumir sin embargo, que esta imprecisión no es óbice para que

cualesquiera fuera el contenido de la categoría carga que la doctrina predominante

pudiera utilizar, de todas formas será una categoría que debe posicionarla dentro del

Derecho Privado, porque el Estado, en ninguna de las normativas sobre las que

emite sus juicios la doctrina predominante, tiene prerrogativa alguna en cuanto al uso

por el titular de la marca registrada, no pudiendo configurarse entonces ninguna

relación de Derecho Público del tipo sujeto-carga-Estado, en torno a su noción del

término carga.

Por otro lado, advertimos que se bien existe un espacio en el que esa

categoría podría adquirir un contenido sustantivo en el Derecho Privado, existe

también otro espacio en el que el término carga es usado por la doctrina

predominante: el procedimiento de cancelación.

Desde esa perspectiva, entonces, nuestro análisis tendrá dos espacios de

estudio, el primero, entre las nociones generales del Derecho Privado, para

determinar el probable contenido sustantivo que la doctrina predominante le atribuye

en ese contexto; y el segundo, dentro del procedimiento administrativo –que en

nuestra legislación es el único que existe en relación al uso de la marca registrada-,

para definir qué es o podría ser una carga en este otro contexto, desde la postura

que adopta la doctrina predominante.

Y hemos de realizar ambos desarrollos, porque no es clara la posición de la

doctrina predominante en cuanto a desde qué lugar o contexto se posiciona, para

atribuir al uso de la marca registrada el carácter de carga.

Otra precisión imprescindible esta por el lado de la aplicación de la noción de

carga, en relación al uso de las marcas registradas, que alega la doctrina

predominante: alega que el uso de la marca registrada es una carga para el titular, ya

que no llega a ser una obligación.

331

Y esta última precisión es fundamental como se mostrará más adelante,

porque sitúa con toda claridad, sino el lugar desde el que se fundamenta el concepto,

sí el lugar en que acaba siendo aplicado en relación al uso de las marcas

registradas: es al uso de la marca registrada, al que se pretende caracterizar como

una carga del titular.

Ello nos lleva de regreso a la cuestión central que ya planteamos

anteriormente y que continuará sirviéndonos de ancla permanente en este estudio: el

uso de la marca registrada, para todas y cada una de las marcas, es, en primer lugar

y por disposición expresa de la ley, una facultad-derecho reconocida al titular, con

carácter exclusivo y excluyente y si además y simultáneamente, ha de ser una carga,

preciso es que se desarrolle una estructura conceptual que sustente esa dualidad del

uso, en cabeza del titular, desde la lógica de los derechos privados.

1.3.1.-- El concepto de carga, entre las nociones generales del Derecho Privado.

Como primer acercamiento, nos parece pertinente reproducir un

contexto general del término, consignado en la Enciclopedia Jurídica OMEBA:

“En el léxico oficial, carga equivale a peso (“cosa que hace peso”). La

contribución impositiva tomó ese nombre porque, dice Barcia, “cargaba a los

contribuyentes con la obligación de pagar”. Pero no entran en nuestro campo,

ni ésta ni otras instituciones de igual denominación –por ejemplo, cargas del

matrimonio o de la sociedad conyugal o testamentarias o administrativas-, que

citamos aquí, sólo para evidenciar el sentido inseparable del vocablo, a través

de sus diferentes acepciones.

La carga que nos interesa no viene por derivación de carica en italiano

(Covarrubias), sino por traducción de onere. Carga o peso es, en latín, onus

(Barcia admite el verbo onerar, procedente de onerare), generalizado, en

Derecho, como partícipe de la clásica locución onus probandi.

332

Todo onus, toda carga, onera o pesa. Así, de acuerdo con su

etimología, si no es, jurídicamente, la vieja necessitatis ni la obligatio de la

dogmatica tradicional, ni el deber que dicen verdadero, no deja tampoco de

pertenecer al mismo orden.”241

De allí puede seguirse entonces que la noción de carga, de primera

impresión, se ubica junto a las nociones de obligación y deber, dentro de un

mismo orden conceptual, uno de cuyos caracteres está en la idea de significar

un peso.

Pero la noción de peso o el hecho de pesar, que sería común a las

categorías de obligación, deber y carga se revela insuficiente en su contenido

para caracterizar jurídicamente a una carga, pues al ser un elemento común

en esas categorías, de nada sirve para discernir sobre sus diferencias, que

serán en definitiva las que configuren su sentido jurídico propio o inherente a

cada una.

En tal sentido, para incluir a la noción de carga entre las categorías de

deber y obligación, desde una perspectiva jurídica, ha de trascenderse la idea

del peso y hay que adentrarse en otro nivel más específico de análisis

comparativo, que permita caracterizar jurídicamente el concepto de carga, por

sus diferencias con las categorías de obligación y deber o cuando menos en

cuanto a la categoría obligación, que es precisamente la categoría de la cual

la quiere diferenciar la doctrina predominante.

Al respecto, nos parece pertinente considerar que las nociones de

deber y obligación, sin consideración alguna sobre su contenido, revelan la

existencia de una relación jurídica entre aquel sujeto sobre el que pesan la

obligación o el deber y otro sujeto que se sitúa al otro lado de aquella relación,

en una posición particular –un vínculo-, respecto de aquel deber u obligación.

241 Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo II. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires, 1955, pagina 708.333

En la carga, entonces, si ha de pertenecer jurídicamente a ese mismo

orden, en un nivel de abstracción más allá de la mera idea del peso, debieran

existir, similarmente, dos sujetos, uno sobre el que pesa la carga y otro que se

sitúa en una posición particular respecto de aquella carga, frente al sujeto

sobre el que la carga pesa.

Además, ha de tenerse presente que el contenido de lo que pudiera ser

una obligación o un deber, es o consiste en lo que le es debido al sujeto que

está al otro lado de la relación, de suerte que si, por ejemplo, se tratara de un

deber u obligación de hacer algo, como usar la marca registrada, pues en usar

la marca registrada, consistirá el deber u obligación que le es debido al sujeto

que se sitúa frente a aquel sobre el que pesa esa obligación o deber.

Y finalmente, solo existen dos posibilidades en una relación jurídica que

pudiera ser un deber u obligación, respecto del sujeto sobre el que ellas

pesan: al otro lado de esa relación habrá o un sujeto de derecho privado o

estará el Estado.

En tal sentido, la noción de carga que la doctrina predominante

pretenda usar, deberá también incorporar la identificación del sujeto en

relación al cual la carga pesa sobre el titular, con la limitación, obviamente, de

que aquel sujeto no podría ser el Estado, por las mismas razones que ya

hemos expuesto al referirnos a la obligación.

A la luz de esas consideraciones generales, entonces, si el término

carga que utiliza la doctrina predominante para caracterizar al uso de la marca

registrada, correspondiera a una noción de carga que jurídicamente se

encuentra alineada en el mismo orden jurídico que la categoría obligación,

preciso ha de ser que nos provea de aquellas consideraciones generales que

hemos referido, para que nos revele la forma particular en que se articulan

334

esos elementos que caracterizan a la noción de obligación y que adquieren

una forma distinta y diferencial cuando se trata de una carga.

En el estudio que haremos a continuación, entonces, habremos de

centrar nuestra atención en las precisiones que la doctrina predominante

hubiera desarrollado con el propósito de fundamentar qué elementos

configuran la noción de carga que utiliza y qué razones existen, en

consecuencia, para aplicar esta categoría al uso de las marcas registradas.

Al respecto, el maestro Fernández-Novoa hizo un primer acercamiento

a la noción de carga242para asignarle un contenido sustantivo, ubicándola,

aparentemente al menos, dentro del orden al que pertenecería la noción de

obligación, en su trabajo de 1976, “El uso obligatorio de la marca registrada”,

que hemos referido anteriormente.

Recordemos que el maestro dijo:

“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se

impone al titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga

de usar la marca.”243

Y junto a la palabra carga, consignó la siguiente nota:

“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de

usar la marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una

carga, un onus que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia

perjudicial (la caducidad de la marca registrada).”244

242 En realidad fue el único acercamiento que hizo, pues en ninguno de sus trabajos posteriores, que hemos analizado en esta investigación, volvería a referirse a esta cuestión.

243 Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada.”(1976).P 18.

244 Ídem. Nota 3, Página 18.335

Como puede advertirse, el patrón lógico de la fundamentación que se

propone, parte de negar que el uso fuera una obligación –sin darnos las

razones para esa exclusión, como ya hemos analizado anteriormente- y,

descartada esa posibilidad, entonces se afirma que el uso ha de considerarse

una carga.

E intentado atribuir algún contenido sustantivo a la noción de carga, se

propone que el uso de la marca registrada ha de considerarse una carga, en

tanto con él se evita una consecuencia perjudicial, a saber, la caducidad de la

marca registrada.

Así, la noción de carga es caracterizada por o en función a su fin u

objetivo: el uso de la marca es una carga, porque ha de cumplirse para evitar

una consecuencia perjudicial.

Pero esa caracterización de la noción de carga, como se puede

advertir, se ubica fuera de todas las consideraciones generales que hemos

señalado, ninguna de las cuales incluía el fin o propósito que se pudiera

perseguir con el cumplimiento de una obligación o un deber.

Y como consecuencia de ese posicionamiento, en la fundamentación

que se nos propone se prescinde de un desarrollo conceptual que diferencie

jurídicamente la noción de carga de la noción de obligación, a partir de (i) si la

noción de carga implica la existencia o no de una relación jurídica con otro

sujeto, (ii) y si así fuera, quién es ese sujeto, y además (iii) qué características

peculiares tiene el vínculo que genera la carga de usar la marca registrada;

siendo que, en cada caso, se nos provea de la forma distinta en que se

articulan esos elementos, en comparación a cómo lo harían en una obligación.

336

Pero no solamente se soslaya ese análisis, sino que ya en la propuesta

conceptual para diferenciar las dos categorías, ese objetivo no se alcanza,

nos parece, por el laconismo de la fundamentación.

En efecto, sostener que la carga es un algo que ha de cumplirse, es un

predicado que vale tanto y lo mismo en relación a una obligación como en

relación a una carga y no puede, por eso, ser un fundamento para diferenciar

carga de obligación.

Y lo propio ocurre con el supuesto fin o propósito que se perseguiría

con ese algo que ha de cumplirse, a saber, el evitar una consecuencia

perjudicial, pues el propósito o fin de evitar una consecuencia perjudicial,

ejecutando un algo que ha de cumplirse, también puede predicarse de la

categoría obligación, pues, generalmente, de no cumplirse ésta, se producirá

también una consecuencia perjudicial.

Caracterizar a la carga, entonces, como un algo que ha de cumplirse

para evitar una consecuencia perjudicial, revela ser un fundamento tan

abstracto y por tanto tan inespecífico, como lo era la idea de peso, que solo

permitía igualar las nociones de obligación, deber y carga, sin proveer de

ningún elemento diferencial entre ellas.

Hemos de concluir entonces, que en el breve raciocinio objeto de

nuestro análisis, la categoría carga, en relación al uso de la marca registrada,

carece de elementos de juicio diferenciales suficientes que la distancien de la

categoría obligación y hagan comprensible entonces su contenido inherente y

distinto, por lo que tampoco se disipa la cuestión de qué ha de entenderse

jurídicamente como carga, de modo que ese contenido explique por qué al uso

de la marca registrada ha de categorizársele como tal.

337

No obstante lo anteriormente dicho, en la propuesta de fundamentación

sobre que el uso de la marca registrada es una carga, que nos hiciera el

maestro Fernández-Novoa, nos parece advertir un suerte de raciocinio

implícito que podría ser, acaso, una forma de comprender un sentido

diferencial del término carga, respecto de la categoría obligación.

En la postulación que el uso de la marca registrada es una carga, un

onus que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la

caducidad de la marca registrada), la caducidad de la marca registrada se nos

presenta como la consecuencia perjudicial que ha de evitarse, pero sin que en

la formulación se hubiera identificado con precisión y claridad la causa

suficiente de dicha consecuencia: ¿cuál es la causa que tiene como

consecuencia perjudicial la caducidad de la marca registrada, acaso la simple

falta de uso?

No vemos claramente que se señale al simple no-uso, sin embargo,

como la causa suficiente de la caducidad y de hecho, la falta de uso o el no-

uso, no está siquiera consignado en la formulación del aserto.

Es más, nos parece que debiera excluirse tal posibilidad, estando al

propósito de la idea: se busca darle al uso un carácter distinto al de una

obligación y en consecuencia, se puede estar implicando que el no-uso no es

suficiente para determinar la caducidad -pues si así fuera, el uso sería una

obligación-, y por tanto el no-uso requiere algo más para que la caducidad se

produzca, aunque no se señala aquel elemento adicional.

Así, tal vez en esa suerte de capacidad intrínseca pero insuficiente del

no-uso para generar la caducidad, se nos estaría revelando un atisbo de lo

que podría ser la noción de carga que se utiliza, en relación al uso de las

marcas registradas: en tanto el no-uso debe darse junto a ciertas condiciones

adicionales, para que recién se produzca la caducidad de una marca

338

registrada, esa necesidad de que con el no-uso concurran otras

circunstancias, implica considerar al uso, no como una obligación -pues en tal

caso el no-uso bastaría para provocar la caducidad-, sino como una carga.

De ser válida esta asunción, cabe hacer una exploración que nos

permita identificar cuál sería aquella circunstancia adicional que el no-uso

reclama en concurso, para que recién pueda producirse la caducidad.

Para ese propósito, resulta pertinente señalar que en nuestra

legislación, lo que Schriker y el maestro denominan caducidad de la marca

registrada, encuentra su equivalente en la cancelación de la marca registrada

por falta de uso.

Y así como en nuestra legislación la cancelación de la marca registrada

se produce como consecuencia del inicio de una acción por un tercero

interesado, en la que no se llegó a probar el uso; en el sistema alemán al que

se estaría refiriendo Schricker, la cancelación de la marca registrada se

produce después de una acción autónoma ante los tribunales ordinarios,

iniciada por un tercero interesado, en la que se hubiera podido probar el no

uso.

De allí ha de seguirse que la causa o causas suficientes de la

caducidad son: (i) el inicio de una acción por un interesado, que tiene por

objeto la cancelación y (ii) el no-uso, probado, dentro del procedimiento.

O dicho de otra manera, el elemento adicional que requiere el no-uso

para que se produzca la caducidad, está en el imprescindible inicio de una

acción de cancelación por un tercero interesado, y allí podría estar entonces la

razón por la que tal vez se califica al uso como una carga: el uso de la marca

registrada solo llega a ser una carga y no una obligación, porque el no-uso

339

carece de capacidad intrínseca para decretar la cancelación y requiere del

ejercicio de la acción de cancelación por un interesado, según la normativa.

Pero ha de advertirse que ese raciocinio –en caso fuera el raciocinio

implícito en la argumentación- estaría infiriendo el carácter de carga que

tendría el uso, a partir de las normas sobre las acciones de cancelación, pues

solo por su contenido puede arribarse a la idea que el no-uso exige estar

dentro de una acción iniciada por una parte interesada, para que recién

adquiera la posibilidad de provocarla.

Y esto último no hace sino revelar que aun adquiriendo la noción de

carga un contenido particular en relación al uso de las marcas registradas, ese

contenido sustantivo no puede atribuírsele sino y a partir de una norma de

procedimiento y no a partir de un concepto definido o una norma sustantiva,

que permita alinear la noción de carga junto a las de obligación o deber.

Entre nuestros autores nacionales, que con énfasis han caracterizado al

uso de la marca registrada como una carga, también han habido

formulaciones que buscaron diferenciar la carga de la obligación, como

pasamos a exponer.

Al respecto se ha sostenido que el uso de la marca registrada no es una

obligación, porque si lo fuera, su cumplimiento tendría que ser exigible y la ley

no lo dispone así; además, para que fuera una obligación, debería ocurrir que

el Estado pudiera proceder de oficio a cancelar las marcas no usadas y,

nuevamente, la ley tampoco lo dispone. Y finalmente, se asevera que la

cancelación de una marca no usada solo se puede dar en la medida que un

tercero interesado inicie la acción, pues así es como lo prevé la normativa. 245

Y como todas esas razones, juntas, determinan que el uso de la marca

registrada no es ni puede ser una obligación, se concluye:

245 Gamboa, Ob. Cit. página 229.340

“Como vemos, el uso de una marca es una carga que debe soportar el

titular, en tanto el uso, o no uso, de la marca es una circunstancia que

depende de él y que sólo lo beneficiará o perjudicará, según sea el caso, a él

mismo.”246

Como puede advertirse, el discurso precedente no parte de un

desarrollo conceptual sobre qué es una carga y por qué entonces el uso de la

marca registrada debe ser caracterizado como tal, sino que primero se

proponen las razones por las que el uso no puede ser una obligación, de

modo que descartada esa posibilidad –y siguiendo el mismo patrón lógico que

tuviera el maestro español-, se concluye que el uso ha de ser una carga.

Así, como consecuencia de enfocarse en las razones por las que el uso

no puede ser una obligación, en este estudio igualmente se soslaya un

desarrollo conceptual diferencial entre los contenidos de las categorías carga y

obligación.

Es cierto que una vez concluido que el uso es una carga del titular, se

atribuye un cierto contenido sustantivo a la noción de carga, pero, esto ocurre

a partir de dos nociones generales: (i) que el uso (o no uso) depende de la

voluntad del titular marcario, y (ii) que el uso (o no uso) provocará un beneficio

(y el no uso un perjuicio) sobre el mismo titular.

Pero ambas ideas generales, por su grado de abstracción, las hacen

igualmente predicables de una obligación, pues usar o no la marca

registrada, en el contexto de considerársele una obligación, naturalmente

depende también de la voluntad del titular, como se propone que ocurre, de

ser una carga; y, adicionalmente, cumplir con la obligación de usar o no, podrá

246 Gamboa, Ob. Cit. páginas 229-230.

341

generar beneficios o perjuicios para el titular, tanto como también se propone

que ocurre en el caso de ser una carga; siendo ambas consecuencias

además, circunstancias que obviamente repercutirán sobre el mismo titular.

Así, la caracterización de que el uso es una carga, porque el usar o no

la marca depende de la voluntad del titular y porque el uso le será beneficioso

y el no uso perjudicial, se revela como un fundamento tan abstracto e

inespecífico como la idea del maestro español que la carga era un algo que ha

de cumplirse para evitar una consecuencia perjudicial, y por las mismas

razones, el contenido que se atribuye a la noción de carga, solo consigue

acercarla a la categoría obligación, en vez de diferenciarla suficientemente.

Los análisis que hemos hecho sobre las formulaciones en que se alude

a la noción de carga, entonces, nos permiten sostener que cuando la doctrina

predominante atribuye al uso de las marcas registradas el carácter de carga,

lo ha hecho sin proponernos un contenido sustantivo propio y autónomo de la

categoría carga, que provenga del mismo orden conceptual al que pertenece

la obligación y adicionalmente los contenidos que se han atribuido a la noción

de carga, no llegan a configurar sus alcances para diferenciarla

suficientemente de una obligación.

Por último, si acaso la singularidad de la carga pudiera reposar en la

idea que el no-uso carece de capacidad intrínseca para decretar la

cancelación pues requiere el ejercicio de una acción de cancelación por un

interesado, ese contenido, solo puede configurarse con el alcance de las

normas de carácter procesal que regulan la acción de cancelación, de modo

que la noción de carga, finalmente, acaba soportándose en una norma de

procedimiento y no en una norma o concepto sustantivo, alineado en el mismo

orden que el concepto obligación.

342

Pero además, en tanto se estuviera sosteniendo que el no-uso adquiere

capacidad para cancelar un marca registrada, dentro de una acción de

cancelación y puesto que esta acción se dirige solamente contra una marca

específica, ello trae como consecuencia que esa capacidad adquirida del no-

uso, para causar la cancelación en un procedimiento, aun determinando que el

uso fuera una carga, ese carácter solo podría atribuirse frente a esa marca

particular, y no alcanza para demostrar que el uso puede llegar a ser una

carga del titular que pese sobre todas las marcas registradas, que es en

definitiva lo que debe probarse.

1.3.2.- El concepto de carga, en el procedimiento de cancelación por falta de uso.

Otra forma de caracterizar la noción de carga para aplicarla al uso de

las marcas registradas, se ha planteado de un modo más directo y explicito,

tomando la acepción que de ese término provee la doctrina del proceso civil.

Cabe advertir, sin embargo, que aun con esa extrapolación, igualmente

se persigue atribuir un contenido a la noción de carga, dentro del orden

conceptual al que pertenece la obligación.

En tal sentido se ha sostenido lo siguiente:

“4.3 Concepto Jurídico de Carga

La figura del uso obligatorio encaja perfectamente en el concepto

jurídico de carga cuyo no cumplimiento le acarrea a su titular desventajas

jurídicas. Carnelutti, al diferenciar la categoría jurídica de la carga, de su

contigua, la obligación, manifestaba que mientras esta última supone la

subordinación de un interés de lo obligado a un interés de otros, la carga

suponía la subordinación de un interés del gravado a un interés propio. La

carga de la que hablamos es una que deriva directamente de la ley. En la

343

Doctrina italiana, Carnelutti y BETTI señalaban que una “obligación” tiende a

resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una

“carga” cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses

del propio sujeto sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume

la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad).”247

Y en el mismo sentido también se ha dicho:

“Ahora bien, la inclusión de esta disposición y el reconocimiento de este

contexto de cancelación, no pueden ser interpretados como la existencia de

una obligación de uso de la marca registrada…”

Por el contrario, coincidimos con la tesis que sostiene que en realidad

nos encontramos ante una carga del titular de la marca.”248

Y al finalizar el párrafo anterior, se hace referencia a una nota al pie de

página, cuyo texto es el siguiente:

“(20) Couture enseña que la diferencia sustancial entre carga y

obligación radica en que en la obligación el vínculo esta impuesto por un

interés ajeno, en la carga el vínculo esta impuesto por un interés propio. Ver:

Eduardo Couture. Fundamentos del derecho procesal civil.3era. Edición,

Depalma, (1958), 243. En el caso de la cancelación por falta de uso, es interés

del propio titular impedir la extinción del registro. El uso no es una imposición.

Será el interés propio el que motive el uso de la marca.”249

247 Kresalja Rosselló, Baldo, “El uso de la marca registrada en el Perú”, Revista “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima 2008 Nº 4, paginas 313-314.

248Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009, paginas 29-30.

La tesis a que se refiere esta autor y que declara suscribir, es la que hemos comentado en el punto 2.2.2, Nota 231.

249 Rodríguez, Ídem. Nota 20, pagina 30.344

Naturalmente, suele ser un recurso argumentativo válido, la

extrapolación de categorías jurídicas de una rama del Derecho a otra, como

ocurre en estas posturas.

La noción de carga que ha desarrollado la teoría del proceso civil,

entonces, puede ser objeto de aplicación, válida, si ello termina por revelar el

sentido sustantivo particular que el término adopta en su aplicación al uso de

las marcas registradas.

Sin embargo, como intentaremos evidenciarlo, al aplicar al uso de las

marcas registradas la noción de carga desarrollada por la teoría del proceso

civil, no se llega a configurar claramente cuál es la situación jurídica del titular

en relación al uso de la marca registrada.

En la primera de las posturas que hemos señalado, por ejemplo, se

atribuye al término obligación el propósito de resolver un conflicto de intereses

entre sujetos distintos y a la carga, que esta dirime un conflicto que se asienta

en los intereses del propio sujeto.

Ha de seguirse de allí, que el uso de la marca registrada es una carga

del titular, en tanto permite dirimir un conflicto de intereses al interior del titular

marcario.

Este posicionamiento tiene una consecuencia: el uso es una carga no

desde la lógica de representar o ser un vínculo o una relación jurídica del

titular marcario con otro sujeto distinto a él, sino contrariamente, por excluir

cualquier relación con otro sujeto y la carga constituye entonces una suerte de

posición jurídica no relacional: es al titular, solitariamente considerado, a quien

la carga del uso le sirve para dirimir intereses en conflicto dentro de él.

345

Pero la idea que el uso de la marca es una carga porque sirve para

dirimir entre los intereses en conflicto al interior del titular marcario, poco

puede aclararnos si no se nos precisa qué intereses en conflicto puede tener

el titular de la marca, cuando de usarla se trate, que exijan la dirimencia que la

carga resuelve.

Quizás para salir al frente de esa observación, el discurso añade que la

carga cumple esa función, puesto que quien incumple la carga y asume la

responsabilidad es el mismo sujeto.

Pero como puede advertirse, este añadido no responde a cuáles son

los intereses en conflicto al interior del titular marcario en relación al uso de la

marca registrada, sino que se limita a aseverar que las consecuencias por el

incumplimiento de la carga (o sea que la carga, además, era algo que debía

cumplirse) las sufrirá el titular.

Pero esta afirmación -como ha ocurrido con todas las afirmaciones

anteriores que hemos analizado y que tenían el mismo sentido-, no constituye

sino un predicado que es perfectamente aplicable a la noción de obligación –

puesto que en la obligación las consecuencias del no cumplimiento las sufre el

obligado- y por tanto, no nos proporciona un contenido sustancial

diferenciador, que nos ayude a comprender qué ocurre con el titular marcario

como consecuencia que sobre él pese la carga de usar la marca registrada,

que le servirá para dirimir entre sus propios intereses en conflicto, que nos son

desconocidos.

Quizás entonces pueda estarse implicando de alguna manera que los

intereses en conflicto provienen de la elección entre usar o no usar la marca

registrada.

346

Pero de ser así, nos parece, se debe fundamentar por qué razón usar o

no la marca registrada, representa un conflicto de intereses al interior del

titular.

Particularmente porque si la titularidad sobre una marca es un derecho

subjetivo que trae consigo el atributo del uso, pues resulta que no es el único

derecho subjetivo privado que trae consigo aquel atributo, siendo que en

esos otros casos no se configura un conflicto de intereses al interior del titular.

El derecho de propiedad, por ejemplo, también trae consigo el atributo

del uso, y el no uso de la propiedad, a menos que fuera impuesto

expresamente por la ley (lo cual no ocurre con la ley de marcas), es una mera

manifestación del señorío que la propiedad representa.

Por eso, usar o no usar un bien mueble, un inmueble o uno intangible,

siendo en efecto una elección del titular, no es considerada una situación de

conflicto de intereses al interior del propietario, que reclame el establecimiento

de una carga de uso, pues el no uso es solo una manifestación de su albedrio.

En tal sentido, si ha de ser en el caso particular de las marcas

registradas, que el uso fuera una carga que resuelve un conflicto de intereses

al interior del titular, insistimos, ha de proveérsenos de cuál es la composición

de tal conflicto que aparentemente pareciera ser privativo del derecho al uso

sobre la marca registrada por parte del titular.

Menos aún ayuda a la comprensión del discurso, que se atribuya a la

noción de obligación, para su contraste con la noción de carga, que la

obligación resuelve un conflicto de intereses entre sujetos distintos.

En efecto, desde la lógica de los derechos sustantivos privados –en la

que se busca colocar la noción de carga para aplicarla al uso de la marca

347

registrada-, una obligación, no es sino una manifestación de la existencia de

una relación entre dos sujetos de derecho privado en la que el vínculo jurídico

coloca a esos sujetos en una posición en la que pesa sobre uno de ellos la

obligación y al otro se le asigna el derecho correlativo.

Esa relación jurídica no es ni puede ser considerada, por si misma,

como un conflicto de intereses, sino al contrario, su sola aparición o

configuración, si algo representa, es un acuerdo de voluntades privadas para

la creación de ese vínculo.

Desde tal perspectiva, no hay manera de atribuirle a la obligación el rol

de resolver ningún conflicto, sino al revés: si algún conflicto ha de surgir,

seguramente será porque la obligación no se cumpla; y declarado que fuera el

conflicto, mal puede atribuirse a la obligación -incumplida-, la capacidad de

componerlo, pues las únicas alternativas para resolverlo serán o un nuevo

acuerdo de las voluntades o la intervención del Estado en un proceso de

recomposición del mismo.

Así entonces, al contextuar tanto la carga como la obligación dentro de

un supuesto conflicto de intereses, con la intención de asignar un contenido

particular y distinto a cada termino, pero siempre dentro de la lógica de los

derechos sustantivos privados -que por sí mismos no encierran conflicto

alguno al interior de los titulares respectivos-, no nos parece que se consiga

proveernos de contenidos diferenciables.

En cuanto a la segunda postura que hemos consignado, que considera

que la diferencia sustancial entre carga y obligación radica en que en la

obligación el vínculo esta impuesto por un interés ajeno, mientras que en la

carga el vínculo esta impuesto por un interés propio, como podrá advertirse,

ningún elemento de juicio añade para comprender qué es una carga en

348

relación al uso de la marca registrada ni por qué ha de considerarse entonces

que el uso tiene tal carácter.

Más aun, tanto a la carga como a la obligación se las refiere como

categorías que representan, revelan o contienen un vínculo impuesto,

implicando con ello que en la carga hay o puede haber dos sujetos vinculados

–sin que se nos llegue a señalar cuál es el otro sujeto, distinto al titular, en ese

vínculo-, y que esa vinculación, al ser impuesta, se origina en una voluntad

fuera de la voluntad del sujeto sobre el cual recae, sin que podamos tener una

idea de cuál es esa voluntad y cómo es que consigue imponerse.

En atención a lo antes expuesto, advirtiéndose que la extrapolación de

la noción de carga desarrollada por la teoría del proceso civil, no se adapta a

la singularidad del uso de la marca registrada en tanto atributo constitutivo de

la titularidad marcaria -y por tanto enmarcado en la lógica de los derechos

sustantivos privados-, nos parece que esta insuficiencia adaptativa obedece a

la forma en que esa extrapolación se ha pretendido hacer.

En efecto, la noción de carga dentro de la teoría del proceso civil,

adquiere un contenido particular, cuya singularidad solo puede explicarse por

la lógica propia del proceso civil; y de modo tal, que cualquier intento de

aplicar esa noción fuera de su contexto natural –como ocurre con las

propuestas que hemos analizado-, puesto que al hacerlo extrae aquella noción

del espacio conceptual en el que se configura su esencia, acaba por

convertirla en una categoría sin aptitud explicativa para la circunstancia a la

que se le pretende aplicar.

Como veremos a continuación, todas aquellas cuestiones sobre (i) el

conflicto de intereses y los intereses propios en conflicto, (ii) que la obligación

y la carga sean vínculos que dirimen conflictos, priorizando el interés ajeno en

un caso o el propio en el otro; que resultaban incomprensibles para dar cuenta

349

del carácter de carga que se busca atribuir al uso de la marca registrada,

adquieren no obstante una transparencia y logicidad perfectamente

accesibles, cuando se enmarcan en su espacio natural, el proceso civil.

Y puesto que es del maestro italiano Carnelutti de quien se han tomado

en sustancia las ideas que se utilizan para explicar las nociones de carga y

obligación, en la primera propuesta que hemos analizado, recurriremos a una

de sus obras250, para desarrollar las nociones básicas necesarias que hacen

comprensible su noción de carga dentro de la teoría del proceso civil, para

mostrar cómo el contenido de esa noción solo puede configurarse en el

contexto del proceso y cómo, fuera de él, aquella noción no puede ser

utilizada con ese mismo contenido.

Carnelutti comienza por identificar los fines del proceso civil, partiendo

de la definición del proceso:

“Llamamos (por antonomasia) proceso a un conjunto de actos dirigidos

a la formación o a la aplicación de los mandatos jurídicos, cuyo carácter

consiste en la colaboración a tal fin de las personas interesadas con una o

más personas desinteresadas (jueces; oficio; judicial).”251

Nos añade que el proceso tiende a garantizar la bondad de su

resultado, siendo una regulación del conflicto de intereses que aspira a

conseguir realmente la paz y por tanto a ser una regulación justa y cierta.

Pero como esta colaboración de personas interesadas y no interesadas,

aglutina una heterogeneidad de sujetos que concurren y se configura con una

secuela de actos que ellos realizan, se hace imperativa la regulación de esas

250 Francesco Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1973.

251 Carnelutti. Ob. Cit. página 21.350

intervenciones, toda vez que lo que se busca con el proceso es resolver un

conflicto de intereses.252

Como ocurre con todo proceso, desde una perspectiva meramente

descriptiva (estática), el proceso civil tiene ciertos elementos, uno de los

cuales está constituido por los sujetos del proceso: las partes y el oficio

judicial.253

En cuanto a las partes se refiere, Carnelutti subraya dos aspectos: (i)

las partes están sujetas al proceso, sufren sus efectos; y, (ii) como el resultado

del proceso beneficia o perjudica a su interés, la parte es estimulada por éste

a algunos actos que son necesarios o por lo menos sumamente útiles al

proceso.254

Pero, dado que el proceso busca resolver un conflicto de intereses y

para ello es requerida una regulación que ordene las intervenciones de los

sujetos – como es el caso de las intervenciones de las partes-, no es ajena a

esa intervención una amenaza para que el proceso se desenvuelva

exitosamente, “…que es, como siempre, el conflicto entre los intereses de la

misma persona o de personas distintas”.255

Y esa consideración impone también la necesidad de constituir entre los

que intervienen en el proceso, relaciones jurídicas o vínculos entre ellos, que

se denominan relaciones jurídicas procesales, vinculadas a las nociones de

poder y deber.256

252 Carnelutti. Ob. Cit. página 22.

253 Carnelutti. Ob. Cit. página 173.

254 Carnelutti. Ob. Cit. página 174.

255Carnelutti. Ob. Cit. página 290.

256 Carnelutti. Ob. Cit. página 290-291351

Hasta aquí, con el desarrollo de esas cuestiones básicas que

fundamentan cómo, por qué y para qué se estructura el proceso de cierta

manera, hemos querido relevar varios aspectos cuyas características son el

requisito para comprender el contenido de la noción de carga, dentro del

proceso civil.

Como primera cuestión, ha de relevarse el conflicto de intereses.

La existencia de tal conflicto es el fundamento de la principal finalidad

del proceso civil: el propósito del proceso no es otro que resolver un conflicto

de intereses entre partes.

Pero ocurre además, que aquel conflicto de intereses continua durante

el desenvolvimiento del proceso, mientras no se resuelva con la sentencia, de

modo que para asegurar la intervención de las partes, a pesar del conflicto

entre sus intereses, el proceso constituye relaciones jurídicas particulares

entre ellas, vinculadas a las nociones de poder y deber.

Más aun, la lógica del proceso asume que un conflicto de intereses se

presenta no solo entre sujetos distintos sino incluso al interior de una sola

parte, como lo consignaba el maestro italiano.

Así pues, el conflicto de intereses entre sujetos distintos y al interior de

un mismo sujeto, resulta ser una condición permanente en el desenvolvimiento

del proceso civil, que reclama la existencia de una regulación especial que

resuelva en el camino del proceso todos los tipos de conflictos que en él

pudieran presentarse.

Por eso el proceso configura relaciones jurídicas procesales, que le son

privativas, vinculadas a las nociones de poder y deber, que tienden a resolver

esos conflictos, asignando a quienes intervienen –las partes, por ejemplo-,

352

vínculos o posiciones especiales entre ellas y para sí mismas, que se

expresan en nociones como facultad, potestad, obligación, responsabilidad y,

finalmente, carga.257

Como consecuencia de lo anterior, ha de colegirse que todas esas

nociones tienen entonces un sustrato común, que solo surge por y dentro del

proceso civil, cual es, el conflicto entre diversos intereses, tanto entre sujetos

distintos, como al interior de un mismo sujeto.

Por eso, cualesquiera fuera la posición de un sujeto dentro del proceso

y para cualquier momento en que el proceso pudiera encontrarse, siempre

será que un conflicto de intereses esta subyacente, tanto entre los sujetos

como al interior de uno cualquiera de ellos.

Y ello significa que las nociones de obligación y carga, dentro del

proceso civil, han de ser contextuadas permanentemente dentro de un

conflicto de intereses.

Y es recién desde tal perspectiva que cobra perfecto sentido y se hace

comprensible la diferencia que el maestro italiano hace entre carga y

obligación:

“…obligación es subordinación de un interés del obligado a un interés

ajeno impuesto por medio de la sanción; carga es la subordinación de uno o

más intereses del que sufre la carga a otro interés suyo impuesto haciendo de

ella una condición para la obtención de dicho interés…” 258

Ha de entenderse entonces que al imponerse una obligación, en la

lógica del proceso, la ley privilegia el interés de otro sujeto del proceso sobre

257 Carnelutti. Ob. Cit. página 291

258 Carnelutti. Ob. Cit. página 332353

el interés del obligado –que estaban en conflicto-, y en tal sentido, la noción de

obligación, dentro del proceso, sin duda es distinta a la noción de obligación

en el contexto de los derechos privados y no hay forma de extrapolar la noción

de obligación, propia del proceso civil –cuyo contenido se explica solamente

por la lógica de resolver un conflicto de intereses-, para explicar la noción de

obligación en la esfera privada, que en tanto correlato de un derecho subjetivo,

está fuera del contexto que demarca el conflicto de intereses que subyace en

la noción procesal de obligación.

En cuanto a la noción de carga se refiere, el maestro italiano abunda en

explicar su contenido, de la siguiente manera:

“La fuerza que suministra para el movimiento del proceso el interés en

litigio, puede ser contrabalanceada por otros intereses de la misma parte en

conflicto con él: así, para proponer al juez la demanda es necesario que la

parte invierta tiempo y dinero; de aquí el peligro de que se abstenga,

esperando de una iniciativa distinta de la suya, a fin de gozar el beneficio sin

experimentar el sacrificio. A fin de evitar este peligro debe cortarse aquella

esperanza, de manera que la parte no pueda contar, para obtener ciertos

resultados procesales, más que consigo misma y que el sacrificio de sus

intereses en contraste con el interés en litigio sea la inevitable contrapartida

del beneficio que el proceso puede procurarle. En términos técnicos, esto

quiere decir imponer a la parte cargas procesales.”259

Así entonces, ocurre con la noción de carga, lo mismo que ocurría con

la noción de obligación, en tanto categoría dentro del proceso civil: la carga,

como la obligación, también está para resolver un conflicto de intereses, pero,

a diferencia de la obligación, la carga tiende a resolver un conflicto de

intereses al interior de una parte, subordinando un interés suyo inmediato, en

259 Carnelutti. Ob. Cit. página 332354

algún punto del proceso, a su mayor interés en litigio, contexto sin el cual, la

noción de carga quedaría despojada de su contenido.

Por esa razón, no puede extrapolarse el contenido de la noción de

carga dentro del proceso civil –que se explica solamente por la lógica de

resolver un conflicto de intereses dentro del mismo sujeto-, para aplicarla al

uso de la marca registrada, en tanto atributo de la titularidad marcaria, que

como derecho subjetivo está fuera del contexto que demarca el conflicto de

intereses que subyace en la noción procesal de carga.

En el fondo, aquella extrapolación que se hiciera de la noción de carga

que la teoría del proceso civil ha desarrollado, se revela pues asistemática e

inadecuada, porque extrae esa noción del único espacio conceptual en el que

su contenido sustancial cobra verdadero sentido y pretende aplicarla en un

contexto conceptual totalmente distinto.

Así, no puede atribuirse el carácter de carga al uso de la marca

registrada, si por carga ha de entenderse el contenido que tiene ese término

en la teoría del proceso civil, pues fuera del conflicto de intereses que se da al

interior de un proceso, esa noción, con los mismos alcances, hace imposible

que pueda encajar con la naturaleza jurídica que tiene el uso de la marca

registrada, que es tan solo un atributo del derecho denominado marca.

Por esas razones, no puede aplicarse al uso de las marcas registradas,

la noción de carga que proviene de la teoría del proceso civil.

El único lugar hacia el que podría extrapolarse congruentemente la

noción de carga que provee la teoría del proceso civil, sin menoscabo

sustancial de su contenido, dentro del Derecho de Marcas y con relación al

uso de la marca registrada, es la acción administrativa de cancelación por falta

355

de uso, porque se trata también de un proceso y porque en él, igualmente,

existe un conflicto de intereses.

Hemos de volver sobre las nociones del maestro Carnelutti en el

desarrollo de este tema, para tomar la clasificación de cargas que el maestro

propone.

El maestro propone que las cargas procesales en sentido estricto son:

(i) cargas de impulso, para iniciar o hacer proseguir el proceso; y (ii) cargas de

adquisición, referidas a información o a pruebas.260

Antes del inicio de la acción de cancelación por falta de uso, pesa sobre

el interesado en que se cancele una marca registrada, la carga de iniciar la

acción.

Iniciado correctamente el procedimiento261, ninguna norma especial de

éste en la Decisión Nº 486, ni ninguna norma general de la ley 27444,

sugieren que pese sobre el accionante la carga de impulso posterior, pues,

solicitada la cancelación, el tramite se circunscribe a correr traslado al titular

para que presente las pruebas de uso dentro de 60 días hábiles y en caso de

no contestarse la acción o de haberse presentado las pruebas, simplemente

se emitirá la resolución que corresponda.

En cuanto a cargas de información, podría considerarse que pesa sobre

el accionante señalar todos los datos sobre la marca contra la que dirige la

acción.

260 Carnelutti. Ob. Cit. página 333

261 El inicio correcto está referido al hecho que la solicitud de cancelación no carezca de algún requisito procedimental, como el pago de la tasa, por ejemplo, y que en razón del cual se origine un requerimiento que en caso de incumplirse implique la declaración de abandono.

356

Y finalmente, en cuanto a las cargas de prueba, no pesa sobre el

accionante ninguna: la carga de la prueba corresponde al titular.

Eso es todo en cuanto a cargas que pudieran pesar sobre el

accionante.

En el caso del titular de la marca, en cambio, pesa sobre él una sola

carga, por disposición expresa de la ley (art. 167 de la Decisión Nº 486): “La

carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.”

Pero señalada de esa manera la carga que pesa sobre el titular

marcario, ha de advertirse que dicha carga es la de probar el uso y no la de

usar la marca, que es una cuestión muy distinta: el uso de la marca es un

hecho que en el procedimiento de cancelación está sujeto a prueba y así, la

carga que pesa sobre el titular marcario es la acción de presentar tales

pruebas y no la acción de usar la marca.

De modo que hay error sustancial en la postura que considera que a

partir de la carga de probar el uso dentro de una acción de cancelación,

puede concluirse que pesa sobre los titulares marcarios la carga de usar la

marca registrada.

1.4.- El uso de la marca registrada como facultad en la Decisión Nº 486. En nuestro estudio sobre la posibilidad que el uso de la marca registrada

fuera una obligación o una carga que pesa sobre el titular marcario, creemos haber

proveído de fundamentos para negar que cualquiera de esos caracteres pudiera

serle aplicado en base a los alcances de la normativa vigente.

Por un lado, hemos relevado que nuestra legislación vigente no configura

ninguna relación jurídica del tipo sujeto-obligación de uso-Estado ni del tipo sujeto-

357

carga de uso-Estado, pues el Estado carece de cualquier prerrogativa frente al titular,

en relación al uso de la marca registrada.

De allí ha de seguirse que no existe una obligación o una carga en relación al

uso de las marcas registradas, que pudiera enmarcarse en la lógica del Derecho

Público.

Siendo así, la existencia de una obligación o una carga en relación al uso de

las marcas registradas, solo podría darse entonces dentro de la lógica de los

derechos privados, bajo el diseño de una relación jurídica del tipo sujeto-obligación-

sujeto o del tipo sujeto-carga-sujeto.

Pero, desde tal perspectiva, hemos fundamentado por qué razones lógico-

jurídicas, tampoco es posible derivar de las normas sustantivas marcarias en cuanto

al uso, ni de las normas de procedimiento en las acciones de cancelación, que tales

tipos de relación puedan existir en nuestro ordenamiento, según el alcance de las

reglas vigentes.

Y no pudiendo entonces aseverarse con fundamento conceptual suficiente,

como sostiene la doctrina predominante, que el uso de la marca registrada pueda

tener el carácter de obligación o carga, ni en la esfera del Derecho Público ni desde

la lógica de los derechos privados, se yergue como una verdad incuestionable, que el

uso de las marcas registradas, tal cual lo define nuestra legislación vigente, no es

más ni menos que una facultad exclusiva y excluyente del titular marcario que se

ejerce erga omnes.

Y así, el uso de la marca registrada, según los alcances de nuestra legislación

vigente, es solo un derecho exclusivo del titular que, por eso, no es ni puede ser,

simultáneamente, una obligación o una carga.

358

Hay sin embargo una perspectiva, cierta e innegable, desde la cual la doctrina

predominante puede cuestionar una lógica tan drástica como la que proponemos,

porque cierto es que la falta de uso de las marcas registradas -cumplidas ciertas

condiciones y siempre que esté de por medio una acción iniciada por tercero

interesado-, contribuye con la pérdida del registro, siendo que esa circunstancia la

configura también la propia normativa.

Y no tenemos duda que es a partir de esa realidad regulatoria de pérdida del

registro por el no uso, que la doctrina predominante ha buscado explicarla,

construyendo una noción como la obligación o carga de uso de las marcas

registradas, en ausencia de una categoría jurídica específica y quizás nueva y

privativa del Derecho de Marcas, que pudiera dar cuenta de aquella situación

particular.

Así entonces, la doctrina predominante, ha sostenido que esa posibilidad de

pérdida del registro por acción de un tercero –que además no puede considerarse

como un hecho de ocurrencia para todas las marcas registradas-, se debe a que el

uso de la marca registrada, además de ser un derecho del titular, es también y

simultáneamente una obligación o una carga.

Sin embargo, como creemos haberlo demostrado, esa aseveración no cuenta

con fundamento suficiente, bien que se la analice desde la lógica del Derecho

Público o desde la esfera de los derechos privados y no puede predicarse, además,

respecto de todas las marcas registradas.

Creemos no obstante que siempre estuvo al alcance adoptar una perspectiva

distinta para enfocar o estructurar una explicación de la particular situación

problemática que hemos señalado.

En efecto, un análisis más detenido de lo que la situación descrita representa,

nos puede conducir por otro derrotero, en el que aquella ósmosis imposible – de

359

caracterizar al uso simultáneamente como derecho exclusivo y obligación o carga en

cabeza del titular y desde la lógica de los derechos privados-, no sea siquiera

necesaria, como pasamos a exponer.

En primer lugar, el uso de la marca registrada, incluso en su carácter

exclusivo y excluyente, es sólo un atributo, entre otros, que con el derecho

denominado marca se asignan a su titular.

Y también ha de advertirse que la regulación positiva establece que es en

razón al no uso, en conjunción con otras condiciones, que el derecho denominado

marca puede perderse para su titular, con todo el conjunto de sus atributos, siendo

que esa posibilidad de pérdida, por su sujeción a un hecho aleatorio y condicionado,

de ninguna manera puede predicarse en relación a todas las marcas registradas.

De esa manera, es a partir del no ejercicio de uno de los atributos que la

marca tiene –a saber, el uso-, que en la lógica normativa del Derecho de Marcas, esa

circunstancia aunada a las otras condiciones, puede en algunos casos determinar

que la marca se pierda para su titular con todos sus atributos.

Así, la cuestión puede perfectamente centrarse entonces en explicar, no cómo

el uso de la marca registrada puede estar limitado o ser también simultáneamente

una obligación o una carga, sino en fundamentar cómo y por qué en algunos casos el

no uso, en conjunción con esas otras condiciones, constituye un elemento que

contribuye a la pérdida del registro, siendo además, que esta eventualidad de

ninguna manera ocurre o puede ocurrir con todas las marcas registradas.

Y para explicar esa situación, no se hace necesario adherir al uso un carácter

de obligación o carga, sino que se requiere, solamente, explicar la naturaleza que

tiene, tendría o podría adquirir en el Derecho de Marcas el no uso, para que unido a

otras condiciones –como el inicio por un tercero de la acción de cancelación-, sea un

360

elemento que contribuya a la pérdida del derecho marcario, en algunos casos, como

lo dispone la regulación vigente.

Y ese desarrollo conceptual, muy bien podría condensarse en una nueva

categoría jurídica, privativa de la lógica marcaria, en la que el no uso, por cumplir ese

peculiar rol contributivo en la pérdida del derecho, se erige como un hecho con

relevancia jurídica singular, aunque se trate de una relevancia limitada, como se ha

de tener presente estando a la magnitud y características de los efectos que provoca,

según se ha evidenciado en este trabajo.

Esa ruta conceptual deja a buen recaudo e incuestionado el carácter de

derecho exclusivo y excluyente que la normativa le asigna expresamente al uso de la

marca registrada, haciendo innecesaria cualquier construcción que pretenda

adherirle también el carácter de obligación o de carga, que solo está destinada a

naufragar en la inconsistencia.

No es nuestro propósito, sin embargo, desarrollar este trabajo en esa

dirección, porque somos conscientes que su único destino sería crear esa nueva

categoría jurídica, propia del derecho marcario, para que con ella y las categorías

vigentes, se haga más comprensible y coherente la conceptualización del sistema de

reglas que nos rige, en el que la propia legislación provee a un tercero una vía que

posibilita la pérdida del derecho de marca por falta de uso, mientras que

simultáneamente asigna al uso un carácter de derecho exclusivo y excluyente del

titular.

Con alcanzar esa explicación, elaborada y expresada en categorías jurídicas

propias del Derecho de Marcas, ninguna utilidad habrá tenido este trabajo de

investigación, más allá de ese fin meramente explicativo.

Porque lo cierto es, como se ha evidenciado en este trabajo, que el no uso de

las marcas registradas, siendo una realidad de magnitud cuantitativa sustancial, está

361

sin embargo regulado por disposiciones que determinan como consecuencia de su

funcionamiento, en primer lugar, que apenas una magnitud marginal o insustancial

de las marcas registradas sea cuestionada en cuanto a la realidad de su uso en el

mercado y como consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, apenas una

magnitud igualmente insignificante de marcas no usadas sea retirada del registro.

Ello trae como consecuencia que un sustancial número de marcas registradas

no usadas aparezcan vigentes en la realidad formal del registro, limitando la

competencia en el mercado y ese, es un resultado que no debiera admitirse, aunque

la legislación vigente lo provoque.

Así entonces, en línea con la visión intuitiva de la doctrina predominante,

creemos igualmente que el no uso de las marcas registradas, es una realidad

patológica que los sistemas marcarios constitutivos confrontan y a la que debe darse

un remedio a través de su regulación.

Nos distancia de la doctrina predominante, sin embargo, que desde nuestra

perspectiva la legislación vigente no consigue esa remediación, pero la doctrina

predominante cree que sí se ha logrado, asumiendo que las reglas vigentes

consagran el principio del uso obligatorio (o la carga de uso) de la marca registrada,

que determina la presencia de un carácter de carga u obligación en el uso de la

marca registrada, simultaneo al carácter de derecho exclusivo que el uso tiene.

Nosotros consideramos que en la medida que la legislación vigente de

ninguna manera configura una obligación o una carga en relación al uso de las

marcas registradas, como creemos haberlo demostrado, mal podría ocurrir que una

obligación o carga inexistentes, puedan constituir un mecanismo persuasivo que

induzca a todos los titulares marcarios a usar sus marcas registradas.

362

Y esa conclusión, no es una apreciación basada meramente en un análisis

lógico abstracto: es una conclusión fundada, además, en hechos demostrados que

hemos desarrollado en el capítulo anterior.

2.- El uso obligatorio de la marca registrada y la necesidad de su fundamento exógeno.

Desde que hiciera su impronta a nivel internacional y hasta hoy, durante casi

90 años, la noción del uso obligatorio de las marcas registradas, ha permanecido

invariable en su designación primigenia, a pesar de la reserva recurrente que la

doctrina predominante ha hecho, en el sentido de considerar más apropiado referirse

a la carga de uso de la marca registrada.

Como ya hemos señalado, empezando por el maestro Fernández-Novoa y

pasando por nuestras autoridades jurisdiccionales y la mayoría de los autores que

hemos estudiado, la forma prevalente de referirse al uso de las marcas registradas,

como obligatorio, se deriva de la proclamación de la existencia del principio del uso

obligatorio.

Y esa preeminencia en la utilización de la noción del uso obligatorio, como

hemos dicho ya, se ha entronizado a pesar que casi todos los autores también

reparan en su falta de propiedad.

Como hemos visto, además, la legislación vigente, ni de manera expresa ni de

modo derivado de su sistemática, configura una obligación, como tampoco configura

una carga, respecto del uso de las marcas registradas.

Y puesto que esa es la situación, fuerza es concluir que una normativa que no

configura una carga ni una obligación, mal podría proveer desde el contenido de sus

reglas o su sistemática normativa, el fundamento de por qué existen esa obligación o

esa carga, si tales categorías efectivamente no están contenidas o implicadas en su

regulación.

363

Quizás allí este la razón que explica el rol que cumple el alegado principio del

uso obligatorio: ya que la normativa resulta insuficiente para demostrar la existencia

de una obligación o una carga y por tanto tampoco alcanza ni podría alcanzar para

extraer de ella el fundamento de una obligación o carga de uso inexistentes, un

principio o razones exógenas a la normativa, bien podrían entonces proveer ese

fundamento.

Y como resulta lógico, al estructurar aquel principio exógeno o fundamentar

tales razones y elaborar su contenido, habrán de tomarse conceptos o nociones no

regulados normativamente.

Como veremos a continuación, la obligación o carga de usar las marcas

registradas, ha buscado ser fundamentada en dos nociones abstractas: el carácter

inmaterial de la marca registrada y la función distintiva que se cumple en la noción

de marca.

La doctrina predominante entonces, en la estructura de su demostración que

el uso de las marcas registradas es obligatorio, no pudiendo simplemente señalar la

norma que así lo disponga o no habiendo encontrado un análisis de su sistemática

que le permita arribar a esa conclusión, ha enfocado su atención, necesariamente,

fuera de los límites de la normativa vigente.

Cabe advertir, sin embargo, que la búsqueda de un fundamento exógeno para

el carácter obligatorio del uso de las marcas registradas, se ha dado con la misma

lógica con que se ha pretendido aseverar que el uso de la marca registrada es una

obligación o una carga: se trata de encontrar los fundamentos por los que el uso es una obligación o carga, asumiendo e insistiendo en que efectivamente ese es el

carácter que tiene o adquiere el uso de las marcas registradas en la regulación

positiva.

364

Así, como veremos, los fundamentos que vamos a analizar pretenden dar las

razones por las que el uso de la marca registrada es obligatorio, dando por hecho

que ese carácter está contenido en la legislación.

Pasaremos ahora estudiar las postulaciones que hemos señalado

anteriormente, que buscan fundamentar, fuera de la normativa, el carácter obligatorio

del uso de las marcas registradas.

2.1.- El carácter inmaterial de la marca registrada como fundamento de su

uso obligatorio.El maestro Fernández-Novoa, en algún momento vinculó el carácter

obligatorio del uso de las marcas registradas, con un rasgo que considero

esencial en éstas: su carácter de bien inmaterial; aunque fue una sola la

oportunidad en que el maestro habría de plantearlo.

Ese desarrollo lo hizo en su artículo de 1976262.

En este artículo, el maestro sostendría que el “…uso obligatorio de la

marca registrada es, además, un principio que viene impuesto por la propia

esencia de la marca…”, para concluir, luego de un elaborado raciocinio, con lo

siguiente: “He aquí cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya

sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien

inmaterial.”263

En esta propuesta, en la que se implica que el uso obligatorio de la marca

registrada viene impuesto por la propia esencia de la noción de marca, en tanto bien inmaterial, en realidad, se está postulando una tesis de profundo sentido

262 “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A.

263 Fernández, Ob. Cit. Página 19.

365

que sin duda podía traer consecuencias importantes en cuanto al uso de las

marcas registradas, si en efecto esa obligatoriedad se derivara directamente de

la noción de marca; y de allí que la corrección o realidad de su contenido fuera

un tema que importaba desarrollar profundamente.

Analizaremos por tanto su planteamiento con el mayor detenimiento

posible, para determinar su rigurosidad.

El discurso fue el siguiente:

“El uso obligatorio de la marca registrada es, además, un principio que

viene impuesto por la propia esencia de la marca. Según hemos visto, un signo

constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto

que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía

que con el fin de distinguir sus productos lleva a cabo el empresario. La

culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se

produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los

consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como

bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber:

la receptividad de los consumidores frente a la asociación entre la marca y la

mercancía, factor sobre el que el ordenamiento no puede influir. Pero también

cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el empresario hace

posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por

parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el

ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se produce

justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca registrada.

En efecto, al obligar al titular a usar la marca registrada, Las Leyes de Marcas

configuran un instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a

difundir la marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también

contribuir a consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial.

He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya sobre un

366

fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien

inmaterial.”264 (Subrayado nuestro)

Este raciocinio es esencialmente el mismo que con mucha mayor amplitud

había hecho ya el maestro en las páginas anteriores del mismo artículo y que

analizamos en el apartado 3.1 del capítulo III.

Sin embargo, dos diferencias, breves pero trascendentales, aparecen en

el razonamiento que vamos a estudiar.

Una diferencia está en la descripción del proceso de formación y

consolidación de la marca, pues en su descripción precedente -mucho más

amplia que la versión sintética que estamos estudiando-, aparece como

protagonista de aquel proceso, la marca, que irá mutando desde una marca en

potencia, hasta llegar a una marca verdadera, mientras el proceso transcurre.

En la visión sintética que estamos analizando, en cambio, es la marca

como bien inmaterial la que transita por el mismo proceso, porque es desde

ese carácter que se busca llegar al uso obligatorio.

De allí ha de seguirse que por la forma, el énfasis y la reiteración de la

incrustación de la marca como bien inmaterial en el discurso, el maestro

consideró que estaba en ese carácter inmaterial de la marca, el elemento

esencial que determinaba el uso obligatorio de la marca registrada.

Incluso, el carácter inmaterial de la marca es añadido al proceso de

formación y consolidación de la marca, de una forma tal, que pareciera implicar

una noción de inmaterialidad distinta a la que previamente había definido el

maestro.

264 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 19.367

La otra diferencia, se revela por la manera y el momento en que el

carácter inmaterial de la marca es añadido a su proceso de formación y

consolidación.

Para explicar lo que hemos dicho, iremos analizando paso a paso la

estructura expositiva del maestro, con la misma secuencia con la que nos la

propuso.

El maestro comienza diciendo:

“Según hemos visto, un signo constituye una marca y, por lo mismo, un

bien inmaterial únicamente en tanto que el público recoge y hace suya la peculiar

asociación entre signo y mercancía que con el fin de distinguir sus productos

lleva a cabo el empresario.”

Lo primero, es la frase inicial: “Según hemos visto,…”.

Con esa frase introductoria, se está implicando que lo que sigue a

continuación ya fue dicho o explicado.

Y como lo que sigue a continuación es “…un signo constituye una marca

y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto que el público recoge y

hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, ha de entenderse

que tales ideas ya habían sido explicadas anteriormente.

Sin embargo, eso no era así.

Ya se nos había dicho, efectivamente, que la marca era un bien inmaterial,

en razón a su inexistencia tangible. Esto fue así expuesto en el desarrollo amplio

que el maestro ya había hecho precedentemente y que nosotros analizamos en

368

el apartado 3.1 del capítulo III, al que nos remitimos para confirmar nuestro

aseveración.

En aquel desarrollo, ya se había dicho también que una marca era un

signo, aunque no se limitaba a ser un signo nomás.

Y con arreglo a las leyes de la lógica, efectivamente, si un signo puede ser

una marca y las marcas son bienes inmateriales, un signo que sea marca, será

también un bien inmaterial.

Pero en ningún lugar del desarrollo ampliado que analizamos

anteriormente, se aseveró, explicó o sostuvo, que un signo fuera una marca y

por lo mismo un bien inmaterial, únicamente “…en tanto que el público recoge

y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, como puede

comprobarse en una simple relectura del texto que hemos consignado en el

apartado 3.1 del capítulo III.

De modo que esta aseveración, que una marca será un bien inmaterial,

únicamente, “…en tanto que el público recoge y hace suya la peculiar

asociación entre signo y mercancía…”, en realidad era una proposición nueva,

sin antecedente ni fundamento expuesto previamente y por eso, debía ser objeto

de fundamentación, en vez de darlo por sustentado con anterioridad, como

sugería la expresión “…según hemos visto…”.

Y la necesidad de una fundamentación en cuanto a la afirmación que la

marca se constituye como bien inmaterial únicamente, “…en tanto que el público

recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, mas

imprescindible se hacía por cuanto su postulación implicaba una doble

contradicción con la exposición previa del maestro.

369

En efecto, al definir la inmaterialidad de la marca, como ya consignamos

anteriormente en el apartado 3.1 del capítulo III, el maestro dijo:

“…la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene una

existencia sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas

tangibles para ser percibido por los sentidos…”265

Y de esa definición ha de seguirse entonces que si la inmaterialidad de la

marca reposaba únicamente en su inexistencia tangible, esa inmaterialidad no

solo era concomitante a la naturaleza de la marca, sino que además era una

condición invariable: sea que estuviéramos frente a una marca en potencia –

cuando la unión signo/producto no ha sido captada aun por los consumidores- o

sea que tal unión ya hubiera sido captada por los consumidores y por lo tanto

estuviéramos frente a una marca verdadera o autentica, en ambos casos, la

marca era un bien inmaterial, con la misma inmaterialidad en los dos,

precisamente porque su inmaterialidad reposaba en su intangibilidad, que no se

transformaba porque o cuando la unión signo/producto hubiera sido captada por

los consumidores.

Como consecuencia de lo anterior, el discurso que un signo “…constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto que el

público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, no

puede ser correcto, a menos que la inmaterialidad de la marca no repose en su

intangibilidad, como lo había definido el maestro, sino que se tratase de un

carácter exógeno y adquirido, que recién se nos estaría proponiendo en esta

articulación.

Pero no sólo se da esa contradicción a partir del carácter intangible de la

inmaterialidad.

265 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 16.

370

Ocurre que a partir de la propia inmaterialidad, definida como inexistencia

tangible por el maestro, también se revela otra contradicción mayor con la

afirmación que la marca se constituye como bien inmaterial “…únicamente en

tanto que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y

mercancía…”.

En efecto, el maestro a propósito de desarrollar la intangibilidad y hacerla

más comprensible ya nos había dicho lo siguiente:

“…la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene existencia

sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles

para ser percibido por los sentidos…”266

Y si según el propio maestro la captación de la unión signo/producto ha de

producirse en la mente de los consumidores, preciso será que la marca haya

adquirido ya y previamente la tangibilidad suficiente para que esa captación se

produzca, haciendo que su inmaterialidad previa tenga un medio para hacerse

sensible y poder ser captada.

Y de ser así, resulta igualmente una contradicción que con el desarrollo

conceptual anterior, se haya sostenido que precisamente por ser inmaterial la

marca haya tenido que volverse tangible para que pueda ser captada la unión

signo/producto por los consumidores, y se sostenga al mismo tiempo que solo

cuando esa captación se produce, recién la marca se constituye como un bien

inmaterial.

Así entonces, la primera incrustación de la inmaterialidad de la marca

registrada –en el sentido que la marca se constituye como bien inmaterial,

266Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 16.

371

únicamente en el momento de la captación por los consumidores de la unión

marca/producto-, se revela imprecisa en cuanto a su contenido, pues solo

consigue desdibujar el sentido primigenio de la inmaterialidad –la existencia

intangible, que por eso, es concomitante-, sin proponer con fundamento el

sentido nuevo y distinto que hubiera pretendido dársele a ese carácter (en tanto

exógeno y adquirido).

A renglón seguido de la aseveración anterior, el maestro nos añade lo

siguiente:

“La culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en

la mente de los consumidores.” (El subrayado es nuestro)

En esta segunda aseveración, se refuerza la idea anterior que la

inmaterialidad es exógena y adquirida, pues además de ubicársela –a la

inmaterialidad- dentro del mismo proceso de formación y consolidación de la

marca, se asevera que la culminación del proceso de formación “…de la marca como bien inmaterial, sólo se produce cuando la unión entre signo y mercancía

penetra en la mente de los consumidores.”

Sin embargo, si se afirma por un lado que el carácter de bien inmaterial de

la marca , se constituye, cuando la unión marca/producto es captada por los

consumidores y si por otro, se sostiene que la culminación del proceso de

formación de la marca como bien inmaterial sólo se produce cuando la unión

entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores, a partir de

esa forma descriptiva, ha de entenderse entonces que la condición de bien

inmaterial de la marca, pasa también por un proceso, como la marca misma, que

va desde su constitución (del carácter inmaterial) hasta su culminación.

372

Pero alegada o inferida la existencia de un proceso por el que transita la

condición de bien inmaterial de la marca, ha de entenderse que la inmaterialidad,

cuando menos, pasa por dos momentos diferenciados: su constitución y su

culminación, si es que en efecto estamos frente a un proceso, como

aparentemente se nos lo presenta.

Pues bien, según las dos aseveraciones previas, la captación por los

consumidores de la asociación marca/producto, es causante, simultáneamente,

de la constitución de la marca como bien inmaterial y de la culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial.

Y de ello ha de colegirse que: (i) o no estamos frente a ningún proceso,

pues ocurrido un solo suceso (la referida captación) este es razón suficiente

tanto para constituir a la marca como bien inmaterial, como para dar por

culminado el proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial,

evidenciando que no existen entonces momentos distintos que obedecen por eso

a circunstancias diferentes o etapas, sino que se trata de un solo momento que

genera una sola situación; (ii) o, si estamos en verdad frente a un proceso, no

hay forma pues de diferenciar sus etapas, pues ambos momentos distintos

teóricamente, ocurren simultáneamente y se deben a una misma causa.

Después de las afirmaciones anteriores, sigue la exposición del maestro

con lo siguiente:

“…la plenitud de la marca como bien inmaterial depende de un factor

ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptividad de los consumidores

frente a la asociación entre la marca y la mercancía, factor sobre el que el

ordenamiento no puede influir.”

Aquí, el paso adicional que se da en el discurso, habiéndose afirmado ya

que “…la plenitud de la marca como bien inmaterial se produce cuando la unión

373

entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores…”, está en el

hecho que se califica a esa captación de la asociación marca/producto, como un

factor ajeno a la actividad del empresario.

Sin embargo, esa calificación de ajeno, no es precisa.

Porque si bien es correcto que, finalmente, el hecho que esa asociación

penetre en la mente de uno o muchos consumidores, en cada caso constituye un

hecho –consciente o no- al interior de cada sujeto, y por tanto, efectivamente

fuera del control del empresario, es también correcto -e incluso constituye su

factor condicionante- que esa captación de la asociación marca/producto, de

ninguna manera podrá darse nunca, sin que el empresario hubiera previamente

tangibilizado la marca a través de un medio sensible a los sentidos y además

hubiera provocado la ocurrencia de los hechos materiales –la oferta física del

bien, la publicidad, la venta etc.-, sin los que esa captación de ninguna manera

se hubiera podido producir.

Así, aun cuando ajena, la captación de la asociación marca/producto por

los consumidores, tendrá siempre como pre-condición necesaria la actividad del

empresario destinada a que tal asociación y captación se produzcan.

No se trata de algo “ajeno”, entonces, en una magnitud tal que por ningún

lado tenga nada que ver con la actividad del empresario.

Sin embargo, ese carácter ajeno, es incorporado al discurso porque tiene

un propósito, como se verá a continuación.

En efecto, caracterizada la captación por los consumidores de la

asociación marca/producto, como un factor “ajeno” al empresario, el maestro

postula que se trata de un “…factor sobre el que el ordenamiento no puede

influir.”

374

No es del caso discernir sobre cuáles hubieran podido ser las razones por

las que se afirma que el ordenamiento no puede influir en ese factor ajeno. Lo

que interesa es la aseveración misma: ha de inferirse que debe estar en la

condición de ser ajeno al empresario, el hecho que sobre ese factor no pueda

influir el ordenamiento.

A renglón seguido de la aseveración anterior, el maestro sostendrá

cuándo y por qué, entonces, el ordenamiento sí puede y debe intervenir,

imponiendo el uso obligatorio:

“Pero también cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el

empresario hace posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y

mercancía por parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este

punto el ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se

produce justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca

registrada…”. (El subrayado es nuestro)

¿Por qué razones es “…innegable que en este punto el ordenamiento jurídico puede y debe intervenir”? , como podrá advertirse, es una cuestión

sobre la cual no se nos da un fundamento explícito.

Sin embargo, estando a la lógica con que se expuso el motivo por el cual

en la aseveración anterior se consideró que el ordenamiento no podía influir,

puede sostenerse que en esta segunda aseveración, en tanto las actividades del

empresario sí dependen absolutamente de él y por tanto, no le son un factor

ajeno, entonces, el ordenamiento sí puede y debe intervenir. Esta parece ser la

lógica por la que se incorporó la ajenidad en esta articulación.

De allí ha de seguirse, entonces, que la razón por la que el ordenamiento

puede y debe intervenir, imponiendo el uso obligatorio, cuando del empresario

375

se trata, obedece a que en este caso, se trata de actividades que solamente

dependen de él.

A renglón seguido de lo anterior, el discurso concluye:

“He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya

sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien

inmaterial.”

Pero si se nos ha expuesto que la razón por la que el ordenamiento debía

intervenir imponiendo el uso obligatorio, se fundamentaba en el hecho que se

trata de actividades que dependen en exclusiva del empresario, la obligación de

usar la marca registrada que se le impone, entonces, no se derivaba de la

naturaleza de la marca como bien inmaterial –que es lo que se quería

demostrar-, sino de un motivo mucho menos abstracto y más pragmático que

aquél: el mero hecho que se trata de actividades que dependen en exclusiva del

empresario.

Por esas razones, consideramos que la conclusión mayor a la que

intentaba arribar el discurso íntegro –que el uso obligatorio de la marca

registrada se apoyaba sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza

de la marca como bien inmaterial-, no fue suficientemente demostrado.

Como conclusión general del análisis que hemos hecho, queremos

puntualizar que la premisa fundamental en la que se apoyaba el discurso –que la

marca como bien inmaterial se constituía únicamente con la captación de la

unión marca/producto por los consumidores-, a pesar de implicar aparentemente

un cambio sustancial del sentido que ya se le había asignado al termino

inmaterialidad –de ser mera inexistencia tangible-, no fue objeto de

fundamentación en el sentido de por qué recién con la captación por los

376

consumidores de la unión marca/producto la marca se constituía como bien

inmaterial.

Y por otro lado, al postularse que el uso de la marca registrada puede y

debe imponerse por el ordenamiento jurídico, porque la materia sujeta a

regulación está conformada por actividades del empresario que solo dependen

de él, en realidad, se está afirmando que la obligación de usar la marca

registrada que se le impone, entonces, no se deriva de la naturaleza de la marca

como bien inmaterial , como se quería demostrar, sino del hecho que se trata

de actividades que dependen en exclusiva del empresario.

Este planteamiento que postulaba que la obligación de usar las marcas

registradas se apoyaba en el carácter inmaterial de la marca registrada, como

dijimos, solo fue desarrollado en este artículo de 1976.

Para el año 1977, en su artículo “Diversos Sistemas de Regulación del

uso obligatorio de la marca registrada”, aquella postulación que el uso obligatorio

de la marca registrada se fundaba en su carácter inmaterial, no aparecerá ya, ni

tampoco en ninguna de las obras posteriores que hemos estudiado para este

trabajo.

En 1977, el maestro nos dijo:

“Como en otro lugar he puesto de manifiesto267 un signo constituye una

marca y, por lo mismo, un bien inmaterial cuando la unión entre signo y

mercancía penetra en la mente de los consumidores. En este sentido cabe

afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende de un factor

ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptibilidad de los

consumidores frente a la asociación entre (la) marca y mercancía, factor sobre el

cual el ordenamiento no puede influir. Pero también cabe afirmar que mediante 267 El lugar a que se refiere el profesor, es su artículo anterior de 1976, que ya hemos analizado. Así lo consigna en la Nota 87 en la página 215 del artículo que estamos comentando.

377

un uso adecuado de la marca el empresario hace posible y facilita la

receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por parte de los

consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento

jurídico debe intervenir, imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca

registrada. De esta suerte, al cumplir la carga legal del uso obligatorio de la

marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en

consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien

inmaterial. He aquí, pues, cómo el uso obligatorio de la marca incide

directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente

protegido.”268

Lo más importante por relevar es la conclusión del discurso: “He aquí pues

cómo el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la

marca como bien inmaterial jurídicamente protegido”, que siendo el mismo

discurso de 1976, en su estructura, en su secuencia e incluso en su redacción,

ya no arribará a la conclusión que “…la obligación de usar la marca registrada

se apoya sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca

como bien inmaterial”.

Cierto es que sí conservará la alusión a la marca como bien inmaterial, y

dentro del proceso de formación y consolidación de la marca registrada, pero

como podrá advertirse, ya no afirmará que tal carácter se constituye únicamente “…cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los

consumidores…”.

Este únicamente, sin embargo, hará su reaparición, aunque de manera

distinta, en su obra de 1984 “Fundamentos de Derecho de Marca”.

En efecto, en esta obra el maestro afirmara que “…un signo constituye

una marca únicamente en tanto el público recoge y hace suya la peculiar unión

268 Fernández. Ob. Cit., pagina 215.378

entre signo y producto que a fin de diferenciar sus productos efectúa el

empresario”269, como conclusión de un discurso sobre la naturaleza de la marca

que desarrolla en el capítulo 1 de ese libro y no así como una expresión dentro

de un discurso referido al uso obligatorio de la marca registrada, como lo hiciera

en 1976 y 1977.

Al desarrollar su noción de marca en 1984, el maestro sostiene que la

marca es un concepto que agrega varios perfiles o elementos, de modo que solo

cuando todos ellos se den, juntos, entonces se deberá entender constituida la

marca.

La noción de marca que fluye de esa teoría es en esencia, la de un bien

inmaterial que se constituye cuando la unión de un signo a un producto o servicio

ha sido captada y retenida por los consumidores.

Así entonces, solo cuando esos elementos estén juntos, entonces se

habrá constituido una marca270.

En tal sentido, como en el proceso de formación y consolidación de la

marca, la captación por los consumidores de la unión signo/producto, recién se

puede dar en determinado momento del proceso y luego que el empresario haya

realizado ciertas actividades tendientes a que aquella captación se produzca, es

con la ocurrencia de esa captación que se añade el elemento o perfil psicológico

que le faltaba y con ello, por fin, la marca contiene ya todos los elementos que la

configuran.

Y desde esa lógica expositiva, es perfectamente entendible y coherente, la

conclusión que “…un signo constituye una marca únicamente en tanto el público

269 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 26.

270 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 21-26379

recoge y hace suya la peculiar unión entre signo y producto que a fin de

diferenciar sus productos efectúa el empresario”271.

Era esa entonces la razón que explicaba aquel únicamente, que nosotros

relevamos como inexplicado en nuestro análisis sobre su discurso de 1976.

Pero en esa conclusión, si algo no está presente, como podrá observarse,

es la marca como bien inmaterial, porque a la luz de la forma de diseñar y

presentar los elementos de la marca en esta obra de 1984, la inmaterialidad,

reafirmada como mera inexistencia tangible, aparece separada en tanto

elemento, del perfil o elemento psicológico (la captación de la unión

signo/producto), determinando que entre ambos elementos o perfiles, no exista

una relación de implicancia o dependencia, como aparentemente se sugería en

el discurso de 1976.

Así entonces y por esas razones, la inmaterialidad de la marca registrada,

no fue vista más como el rasgo esencial del que podría derivarse la obligación de

uso de las marcas registradas.

Finalmente, y sin perjuicio de las observaciones que hiciéramos al

discurso del maestro, creemos que existen dos razones adicionales para

descartar que en la naturaleza inmaterial de la marca, pudiera reposar el

fundamento para que el uso de la marca registrada fuera obligatorio.

Para ello hemos de recordar que cuando analizamos la teoría del proceso

de formación y consolidación de la marca, sostuvimos que ese proceso, desde la

lógica en la que se nos lo planteaba, era uno por el cual transitaban tanto las

marcas registradas como las marcas fuera de registro.

271 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 26.380

Y en esa distinción, creemos, está el motivo por el que la inmaterialidad no

podría ser el fundamento del uso obligatorio de las marcas registradas.

En efecto, en el mercado existen tanto marcas registradas como marcas

fuera de registro y ambas son bienes inmateriales, si por inmaterialidad, como

sostuvo el maestro primigeniamente y lo ratifico en 1984, ha de entenderse su

mera existencia intangible.

A partir de esa idea, nos parece que si las marcas registradas y las

marcas fuera de registro son bienes inmateriales ambas, la inmaterialidad es

entonces un rasgo compartido, un carácter común que, por esa razón, si ha de

producir un efecto o fuera el fundamento de un efecto, tal efecto tendría que ser

común en ambos tipos de marca puesto que comparten la misma inmaterialidad

que lo justificaría.

De allí ha de seguirse que el uso obligatorio, que solamente pesa sobre

las marcas registradas, mal podría tener como fundamento la inmaterialidad,

pues esta misma inmaterialidad está presente en las marcas fuera de registro y

sobre estas no pesa ninguna obligación jurídica de uso.

Si algo determina la inmaterialidad de las marcas entonces, tanto para las

marcas registradas como para las marcas fuera de registro, es solamente su

necesidad de “…materializarse en cosas tangibles para ser percibidas por los

sentidos…”, que es precisamente la consecuencia de su carácter inmaterial.

Así pues, consideramos que no hay forma de extraer de la inmaterialidad

de la marca, que el uso de las marcas registradas fuera obligatorio.

No obstante todo lo anterior, creemos que el maestro tuvo una intuición

certera que apuntaba en la dirección correcta.

381

El intento de extraer de algo esencial en la noción de marca, a saber su

inmaterialidad, la razón o el fundamento por el que el uso de las marcas

registradas es obligatorio, se explica por una percepción o una idea fuerza: debe

haber algo esencial en la noción de marca que determine que el uso de las

marcas registradas sea obligatorio.

Por esa intuición profunda, el maestro creyó encontrar en la inmaterialidad

esa razón o fundamento.

Como esperamos demostrarlo más adelante en este capítulo y el

siguiente, esa percepción apunta correctamente: hay algo esencial que

determina que el uso de las marcas registradas deba ser obligatorio, pero, no

está en la esencia de la noción de marca, como creyó el maestro, sino en la

esencia misma de la noción de marca registrada.

A continuación, lo que haremos es estudiar otro fundamento del uso

obligatorio, que también se ha focalizado en los alcances de la noción de marca.

2.2.- La función distintiva de la marca, como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada.

2.2.1.- IntroducciónLa obligación jurídica de usar las marcas registradas también ha sido

sustentada en la función distintiva que cumplen las marcas en el mercado.

Así, se ha sostenido:

“…la marca se revela como uno de los medios más aptos de

comunicación entre la oferta y la demanda, contribuyendo a reducir los costes de

búsqueda del consumidor mediante el favorecimiento de la transparencia del

mercado. Los sistemas jurídicos de marcas, por su parte, no han permanecido

382

ajenos a la importancia económica de la función comunicativa de la marca y han

reconocido diversas funciones: la indicadora del origen empresarial de los

productos o servicios, la indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill y

la publicitaria. Estas funciones no son, sin embargo, reconocidas en la misma

medida ni protegidas mediante idénticos procedimientos, pero existe coincidencia

plena en el reconocimiento de la función distintiva de la marca, toda vez que la

propia esencia de ésta reside en la utilidad para identificar y distinguir productos

y servicios.”

“…”

“De ahí que la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del

concepto marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y por ende, no

resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva.” 272

Como ocurre en general cuando se postulan los posibles fundamentos del

uso obligatorio de las marcas registradas, siendo que aquellos fundamentos se

anclan en conceptos no regulados expresamente, por las razones que ya hemos

expuesto273, su formulación suele ser muy apretada o breve, como en este caso.

Y resulta inevitable, por eso, que en aquella formulación se encuentre

implícitos varios conceptos, distintos entre sí, cuyas diferencias no fluyen de su

formulación sintética.

Por ese motivo, antes de posicionarnos frente a la postulación que vamos

a analizar, habremos de discurrir previamente por varias nociones sin las cuales,

ni el postulado mismo puede comprenderse a cabalidad, ni nuestra posición

frente a él podrá contar con suficiente claridad.

272 Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Página 20-21.

273 Véase al respecto el punto 2 de este capítulo.383

Para ese propósito, sin embargo, como primer paso, creemos pertinente

reformular el postulado, procurando no restarle, ni menos quitarle, su sentido

central.

Lo que se está afirmando, es lo siguiente: porque en la noción de marca,

sólo con el uso se cumple la función distintiva, entonces, sólo cuando se dé el

uso se justifica que se atribuya un derecho de exclusiva al titular, por eso, el uso

de la marca registrada, es obligatorio.

Son varias las cuestiones implícitas en esa postura y pasaremos a

desarrollarlas, lo más ampliamente posible antes de contestar la aseveración.

Como cuestión de mero detalle, cabe anotar respecto del párrafo

transcrito, que aquella “…coincidencia plena en el reconocimiento de la función

distintiva de la marca”, no es sino una referencia al hecho que en muchas

legislaciones se contempla como marca o en la definición de marca, la función

distintiva que cumple.

En nuestro ordenamiento, por ejemplo, en el primer párrafo del artículo

134 de la Decisión Nº 486, se dice:

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”. (Subrayado

nuestro)

En el Reglamento de la Marca Comunitaria (CE) 40/94, de 20 de

diciembre de 1993, se dice también:

“Artículo 4: Signos que pueden constituir una marca comunitaria

384

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser

objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los

nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de

su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para

distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras

empresas.”(Subrayado nuestro)

En la ley Mexicana de Marcas de 1991 se dice:

“ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

(Subrayado nuestro)

En el Reino Unido, la Trade Marks Act, de 1994, establece lo siguiente:

“Trade marks.

1.—

(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented

graphically which is capable of distinguishing goods or services of one

undertaking from those of other undertakings.” (Subrayado nuestro)

Así pues, en general, muchas legislaciones en su definición de marca

incluyen de modo expreso la función distintiva que estas cumplen o podrían

cumplir, y por eso se dice con toda propiedad, que existe una plena coincidencia

en reconocer esa función, pues no ocurre lo mismo con las demás funciones de

las marcas –que no son objeto de estudio en este trabajo-, que no suelen

aparecer consignadas de modo expreso en las legislaciones.

Como segunda cuestión, hemos de detenernos en el uso de los términos.

En primer lugar, la noción de marca, en cuya esencia se postula que está

el fundamento del uso obligatorio, que vamos a discutir

385

Para la teoría que hemos expuesto, marca es un término de alcances

definidos, que ya hemos repetido varias veces.

Pero también hemos dicho que distinguimos entre marca y marca

registrada, cosa que sin embargo no hace la doctrina predominante, que se

refiere alternativamente a una y otra categoría, como si fueran contenidos iguales

que sólo se diferencian, según pareciera, por el hecho del registro.

Del mismo modo, el termino uso es aplicado tanto a las marcas como a las

marcas registradas, con la sola diferencia que cuando de las marcas registradas

se trata, el uso está acompañado del adjetivo obligatorio.

Pero esa utilización de los términos, con esa aparente intercambiabilidad,

creemos, conspira contra una cabal comprensión y precisión de lo que estamos

analizando.

Por esas razones, hemos de transitar entre los alcances de esos términos

para que, de ser el caso, les asignemos un contenido particular según hemos

creído conveniente, en atención a la rigurosidad que creemos necesaria para

dilucidar las cuestiones que vamos a abordar.

Por otro lado, los términos marca, marca registrada, uso y uso obligatorio,

sin perjuicio de su respectiva definición, son términos que a su vez se encuentran

enmarcados unos dentro de otros y no debe perderse de vista eso para su

entendimiento.

En tal sentido, cabe precisar que el uso obligatorio es un predicado

privativo de las marcas registradas, pues sólo sobre ellas recae o pudiera recaer,

una obligación de uso impuesta o supuestamente impuesta, para ser más

precisos, por el sistema legal.

386

Y por otro lado, la función distintiva de las marcas, es una función

forzosamente implícita en la noción de marca, como veremos más adelante,

pero, no es una función requerida en la noción de marca registrada, como se

verá también más adelante.

Para explicar en detalle lo que hemos dicho, vamos a empezar volviendo

sobre la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, que ya

hemos expuesto en detalle anteriormente.

2.2.2.- La noción de marca y las cuestiones implícitas.La marca, según la teoría, es una unión signo/producto que se constituye

cuando esa unión ha sido captada y retenida por los consumidores.

Esos son los alcances básicos de la noción de marca que nos provee la

teoría de su formación y consolidación, en relación a cómo y cuándo la marca

queda constituida como tal.

No aparece en esa noción de manera explícita el registro de la marca,

pero tampoco puede llegarse a él de manera implícita o indirecta a partir de

ninguno de los elementos o perfiles que definen la noción de marca.

Así entonces, aunque en esa noción de marca podrían encajar de alguna

manera las marcas registradas, esa noción no alcanza para caracterizar estas

últimas y por eso ha de tenerse presente que marca registrada y marca son dos

nociones distintas.

Pero en la noción de marca tampoco aparecen expresamente referidos ni

el uso de la marca ni su función distintiva

.

387

Esa no referencia expresa, sin embargo, no significa, como en el caso del

registro, una ausencia que deba descartarse en la noción de marca, porque de

modo indirecto e implícito ambas cuestiones están forzosamente incluidas en los

elementos o perfiles que definen la noción de marca que venimos utilizando.

En cuanto al uso se refiere, esta inclusión forzosa proviene de la lógica

intrínseca de la noción de marca, desde la perspectiva que nos provee la teoría

del proceso de su formación y consolidación.

Como ya lo hemos consignado, para que llegue a existir una verdadera

marca, deben ir agregándose en el tiempo una serie de elementos o perfiles, de

modo que sólo cuando están todos, juntos, entonces se habrá constituido por fin

una verdadera marca.

O dicho de otra manera, algo será propiamente una marca, cuando haya

logrado reunir los elementos o perfiles siguientes: un signo unido a un producto o

servicio, y un hecho o perfil psicológico que consiste en la captación por los

consumidores de esa unión signo/producto.

Reunidos esos elementos, las exigencias que reclama la noción de marca

estarán cumplidas y por eso, corresponde afirmar que estamos frente a,

efectivamente, una marca.

Pero según la teoría del proceso, además, el perfil psicológico (la

captación de la unión signo/producto por los consumidores) es el último elemento

que hace su impronta y con él se completan los elementos o perfiles que reclama

la noción de marca y por eso esa captación, en el fondo, es el factor

determinante para que ésta se constituya.

388

Por eso decía el maestro español que únicamente cuando esa captación

ocurre, entonces se habrá constituido la marca, porque recién entonces habrá

incorporado a aquel elemento que le faltaba para ser una marca verdadera.

Sin embargo, la captación por los consumidores de la unión signo/

producto, tiene una condición previa y necesaria, a saber, el uso de la marca que

el empresario deberá haber hecho para que esta captación ocurra, de manera

que sin ese uso previo, no será posible que aquella captación se produzca.

Desde esa perspectiva entonces, el uso de la marca por parte del

empresario, siendo condición necesaria para que la captación de la unión

signo/producto ocurra, habrá de darse forzosamente antes que aquella captación

hubiera ocurrido, de modo tal que si esta captación se ha dado, ha de

entenderse que aquel uso le precedió forzosamente.

Así entonces, aunque el uso no aparece expresamente señalado en la

noción de marca, está sin embargo forzosamente incluido, porque la captación

por los consumidores de la unión signo/producto –el perfil psicológico de la

marca-, así lo exige.

Y en cuanto a la función distintiva, si bien tampoco aparece designada

entre los elementos que la noción de marca exige, sin embargo, está implícita de

un modo obligado también y en relación, nuevamente, a la captación por los

consumidores de la unión signo/producto.

Ello es así, porque aquella captación y retención por los consumidores de

la relación signo/producto, no es sino la evidencia que aquella función distintiva

efectivamente se ha cumplido. Nos explicamos con un ejemplo.

Imaginemos un consumidor habitual de caramelos, frente a un producto

nuevo en el mercado: un caramelo que ostenta el signo denominativo Marioneta.

389

Este hipotético consumidor advertirá sin duda la presencia del nuevo

producto, precisamente porque el signo denominativo Marioneta unido al

producto caramelo, le revelará que se trata de un producto diferente a los que ya

conoce, de primera impresión al menos.

En ese momento, este consumidor habrá captado una nueva unión

signo/producto en el mercado.

Pero como podrá advertirse, ese proceso cognitivo –de la captación-, se

produce solamente porque aquella unión signo/producto le ha transmitido al

consumidor, como primer mensaje, que se trata de un caramelo diferente a los

que ya se venían ofertando en el mercado: el consumidor ha distinguido el

producto, por el signo al que está unido, respecto de los demás caramelos que

ofrecen otros fabricantes.

Así entonces, porque la unión signo/producto ha servido para que este

consumidor distinga el nuevo producto de los demás que se ofrecían en el

mercado por otros agentes, esa nueva unión signo/producto, ha cumplido una

función distintiva y la captación de esa unión se ha producido.

O si se quiere también, con la captación de la unión signo/producto por el

consumidor, se plasma la función distintiva que debe cumplir la unión

signo/producto, para que se constituya por fin una marca, desde la lógica de la

teoría del proceso de su formación y consolidación.

Por esas razones, decíamos, aunque la función distintiva no está

expresamente consignada en la noción de marca, está sin embargo

forzosamente contenida, en la captación por los consumidores de aquella unión.

390

Finalmente, cabe reiterar que en la noción de marca, no está implícita la

marca registrada, pues el hecho del registro no está en la definición ni en la

teoría del proceso de su formación y consolidación.

Hechas estas precisiones, pasaremos a analizar con un poco más de

detenimiento la cuestión del uso.

2.2.3.- Los contextos del uso de las marcas.En la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, el uso

por el empresario aparece por primera vez con un carácter de condición

necesaria, como hemos visto, para que la captación de la unión marca/producto

pueda ocurrir y por fin quede constituida una marca, pues se habrá agregado el

perfil psicológico que la noción de marca requiere.

El uso en ese caso entonces, puede decirse que cumple un rol generativo-

constitutivo.

Pero una vez constituida una marca, el uso subsecuente, no podría tener

ya un rol generativo, sino uno distinto, que bien podría considerarse como un rol

de permanencia de la marca en el mercado.

Y frente a esos dos contextos distintos del uso de la marca, aparece

también un tercero: el uso, de la marca registrada.

Y la primera idea que sugiere la aparición del uso de la marca registrada,

es que si las nociones de marca y marca registrada, son distintas, el uso, en el

caso de la marca registrada, no tendría necesariamente por qué ser o tener el

mismo sentido que tiene en la noción de marca.

Y con mayor razón si cuando la doctrina predominante se refiere al uso de

la marca registrada, utiliza el término obligatorio, que, advertimos también, no

391

resulta aplicable en ninguno de los dos contextos anteriores en los que se ubica

al uso respecto de la noción de marca: el uso, en relación a la marca, bien que

fuera en su rol generativo o en su rol de permanencia, no puede ser considerado

como una obligación impuesta por el sistema jurídico.

Además, para hablar de ese tipo de uso, obligatorio, es condición

necesaria que primero y aunque parezca obvio, estemos frente a una marca a la

que se ha concedido el registro.

En tal sentido, ha de advertirse también que: (i) el registro es un hecho

que no aparece en la noción de marca y que tampoco tiene relevancia en la

teoría del proceso de su formación y consolidación; y por esa razón (ii) esta

teoría no contiene un espacio para la hipótesis del uso de las marcas registradas,

que de algún modo diferencie, si tales diferencias existieran, cuándo hay uso de

una marca registrada y qué rol cumple en relación a éstas: si generativo-

constitutivo o de permanencia, o cualquier otro distinto.

Como consecuencia de lo anterior, entonces, ni a partir de la noción de

marca, ni a partir de la teoría de su proceso de formación y consolidación, se

puede inferir o perfilar una definición de la marca registrada, ni se puede

caracterizar al uso en relación a la marca registrada, lo cual, como puede

advertirse, no ha sido óbice para que se afirme que el uso de las marcas

registradas es obligatorio.

Por esas razones, el término uso nos es presentado generalmente sin

contextuarlo en su rol generativo o de permanencia –como ocurre en el

postulado que estamos por analizar-, y además es aludido tanto en relación a

las marcas como a las marcas registradas, aunque respecto de estas últimas

siempre está acompañado del adjetivo obligatorio.

392

Por eso, el uso, tal cual suele mencionarlo la doctrina predominante,

pareciera ser siempre una y la misma cosa, bien que se trate de las marcas –

según la noción de ese término que hemos expuesto-, o bien que se trate de las

marcas registradas.

Por ahora, sin embargo, sólo nos interesa relevar esta situación: el uso de

la marca, estando al estricto alcance de la noción de marca y del proceso de su

formación y consolidación, puede darse en dos contextos: cumpliendo un rol

generativo y cumpliendo un rol de permanencia.

Y en cuanto al uso de la marca registrada, nada podemos inferir sobre él y

su rol a partir de la noción de marca, ni de los alcances de la teoría del proceso

de su formación y consolidación, porque ni la noción de marca, ni la descripción

de su proceso de formación y consolidación, contemplan al registro como un

hecho relevante, ni a la marca registrada como el bien que transcurre por ese

proceso.

Llegados a este punto, nos parece impostergable diferenciar las nociones

de marca y marca registrada.

2.2.4.- La diferencia entre las nociones de marca y marca registrada.Para los propósitos que perseguimos, de confrontar las nociones de marca

y marca registrada, la idea que una marca es un signo unido a un producto o

servicio, en tanto esa unión ha sido captada por los consumidores, nos es más

que suficiente, considerando naturalmente que esa noción lleva implícitos el uso

generativo cuando menos y la función distintiva cumplida, según hemos

expuesto.

En cuanto a qué es una marca registrada, a lo largo de este trabajo se

habrá advertido que no hemos consignado esa noción, tomándola de la doctrina

predominante, pues no la hemos encontrado.

393

Y no es que efectivamente no se den por aquí o por allá referencias que

perfilen una diferenciación: de hecho las hay, pero se limitan exclusivamente a

reflejar o implicar la idea que una marca registrada, no es sino una marca –según

la definición de la teoría-, que se registra, de modo que la única diferencia entre

una y otra categoría es el mero hecho del registro.

Nosotros, por nuestra parte, tampoco nos hemos adelantado a proponer

una definición de marca registrada en ningún momento anterior de este trabajo,

pero tampoco hemos sugerido que hayamos adoptado la posición que considera

que su única diferencia con la noción de marca, fuera o se limitara el hecho del

registro, pues como se verá, no es así.

La definición de marca registrada a la que esperamos arribar, sin

embargo, sólo será una construcción derivada: asumimos que la noción de

marca registrada, directa o indirectamente, debe fluir de la normativa vigente y

sólo de allí podrá inferirse su contenido.

En su desarrollo, sin embargo, nos valdremos de los elementos que la

noción de marca contiene, porque será en contraste de los elementos de la

marca con los elementos que requiera la noción de marca registrada, que se irán

revelando las diferencias que nos interesa identificar.

Lo primero que orientará nuestra propuesta de definición, se guía por una

pregunta: ¿cuándo o cómo se constituye una marca registrada?, porque es

justamente respecto de cuándo o cómo se constituye una marca, que la teoría

del proceso de su formación y consolidación, nos provee de los elementos que la

configuran.

394

Y para llegar a esa determinación a partir de la legislación positiva vigente,

contamos en primer lugar con dos normas: los artículos 134 y 155 de la Decisión

Nº 486.

El artículo 134 dice:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”

Lo primero que se advierte en esta norma, es que si bien ella precisa lo

que ha de constituir una marca, para los efectos del régimen legal, no establece

en cambio qué es o constituye una marca registrada, razón por la cual no nos

proporciona un fundamento directo para identificar los elementos privativos

constitutivos de esta última.

Un segundo aspecto, está en el hecho que la definición de marca que se

contempla en ese artículo, para los efectos del régimen legal que se constituye

con nuestra legislación, de primera impresión, es distinta de la noción de marca

que desde la teoría hemos venido usando.

En efecto, según la teoría, la marca se constituye, recién, cuando se le

suma el perfil psicológico, que sólo ocurre después del uso generativo, que a su

vez provoca la captación de la unión signo/producto por los consumidores.

En la definición de marca de nuestra legislación en cambio, nada nos

sugiere que el perfil psicológico está ya agregado o se encuentra incluido, pues

contrariamente, la función distintiva (distinguir productos o servicios en el

mercado) en este artículo -que en una marca existente ya se ha cumplido o se

está cumpliendo -, aparece sólo como una ocurrencia potencial, implicando que

la marca a que este régimen legal ha de referirse –según la define este articulo-,

no se le reclama que cumpla o haya cumplido ya con distinguir productos o

395

servicios en el mercado, sino solamente se le exige que esté apta para cumplir

esa función.

Así, de primera impresión, la marca a la que se refiere el artículo 134,

además de no ser una marca registrada, no es tampoco la marca que la teoría

define, pues no requiere que hubiera ocurrido la captación por los consumidores

de la unión marca/producto.

Claro está, que esta impresión primera, la extraemos únicamente de este

artículo 134, por lo que habremos de analizar si en el resto de la normativa,

aparece alguna regla que determine, categóricamente, que el uso generativo -

como ocurre en la noción de marca-, es un requisito para la constitución de una

marca registrada, o si se quiere, que determine o consigne que la función

distintiva se haya cumplido o se esté cumpliendo en el mercado.

Pues bien, considerando las reglas sobre los requisitos para el registro de

marcas, que van de los artículos 134 a 137 de la Decisión Nº 486; y las reglas

sobre el procedimiento de registro, que van de los artículos 138 al 151 de la

misma norma, y en particular el artículo 139 que señala al conjunto de requisitos

que deben completarse en la solicitud de un registro de marca; en ninguna de

esas normas, ni en ninguna otra de las normas sobre marcas, aparece como

requisito, condición o exigencia para el otorgamiento del registro, que se acredite

que se ha producido la captación por los consumidores de la unión

signo/producto, o si se quiere, que se haya cumplido o se esté cumpliendo con la

función distintiva, que a su vez supone un uso generativo previo, cuando menos.

Así entonces, aquella primera impresión, habremos de darla por

confirmada: la marca que define nuestro articulo 134 y que después se convertirá

en una marca registrada, no es ni se corresponde con la noción de marca, que la

teoría define274.274No queremos dejar pasar la ocasión que nos brinda este análisis, para adelantar una cuestión que tendrá importancia más adelante.

396

De ello ha de inferirse que la constitución de una marca registrada, está

totalmente desvinculada del uso generativo de una unión signo/producto, que es,

recordémoslo, la condición sine qua non para que se produzca la captación de

esa unión signo/producto por los consumidores y por eso, el factor determinante

para que por fin se constituya una marca verdadera.

O dicho de otra manera, una marca registrada, para constituirse, si algo no

requiere, es que se haya producido la captación de la unión signo/producto por

los consumidores, según la legislación vigente, pues tal hecho no está

considerado ni en la definición de marca que nuestro régimen define, ni en

ningún otro lugar de la normativa, como una condición o requisito para que una

marca registrada pueda quedar constituida.

Y como consecuencia de lo anterior, ha de considerarse que el perfil

psicológico en la noción de marca, que resulta ser el factor decisivo para que una

verdadera marca exista, es justamente el factor, perfil o elemento, del cual

prescinde la noción de marca registrada, pues la constitución de esta última,

según los alcances de la legislación vigente, de ninguna manera está

condicionada a la ocurrencia del hecho de la captación por los consumidores de

la unión signo/producto.

En buena cuenta y tratando de acercar las nociones, la marca, que se

constituirá en marca registrada, en la lógica de la legislación vigente, se

Así como nuestro sistema nos brinda una noción de marca, distinta a la noción de marca de la teoría, la mayoría de sistemas marcarios incluye también una noción legal de marca, que puede o no disentir con la noción de marca de la teoría, como lo hace nuestra norma.

De esa manera, debe tenerse presente que pueden darse dos nociones de marca en las legislaciones cuando la definen: o implica a la función distintiva como función cumplida, o la señalan como potencial.

Y será encima de los alcances de la noción legal de marca elegida, que habrá de configurarse la noción de marca registrada que cada sistema determina.

397

corresponde, casi, con lo que en la teoría de la marca y su proceso de formación

y consolidación, se denomina marca en potencia: la solitaria unión de un signo a

un producto o servicio, sin ninguna vinculación con el uso.

Y decimos con propiedad que la marca registrada se corresponde casi con

la marca en potencia de la teoría del proceso, porque, como es obvio, la marca

registrada cuenta con un registro y la marca en potencia a la que se refiere la

teoría del proceso, ni lo tiene ni se lo asume o considera, para ningún efecto en

la teoría del proceso, como ya hemos puntualizado.

Derivada de lo anterior, aparece la cuestión del rol que cumple o debe

cumplir el uso generativo, en la constitución de una marca registrada.

Y la respuesta es directa y categórica: ninguno.

En efecto, el hecho que la captación por los consumidores de la unión

signo/producto, no sea una condición de constitución para la marca registrada,

descarta simultáneamente al uso generativo, puesto que éste es la condición

necesaria para la ocurrencia de esa captación y así, descartada la captación de

esa unión por los consumidores, al mismo tiempo queda descartado el uso

generativo, como un elemento constitutivo de la noción de marca registrada, y

con él, la función distintiva cumplida que ese uso genera.

Más aun, la legislación vigente, en cuanto al rol que pudiera cumplir el uso

en relación a la noción de la marca registrada –si generativo o de permanencia o

cualquier otro-, no contempla ninguna regla, con excepción del artículo 154:

“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por

el hecho del registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

398

Como puede advertirse, el uso exclusivo sobre una marca registrada,

aparece como una prerrogativa derivada y posterior al registro y no como una

condición previa a su constitución, o concomitante o condicionante de su

permanencia, ni tampoco como una obligación o carga que supedita o condiciona

su permanencia en el registro o determina su pérdida.

La única otra circunstancia o contexto en que el uso de la marca

registrada hace su aparición expresa en la normativa, es en las reglas sobre la

cancelación por falta de uso, de las que, como creemos haber demostrado, no

puede inferirse la existencia de una obligación o carga de uso de la marca

registrada.

Por otro lado, se advierte también que la legislación vigente no contiene

una norma que fije cuándo o cómo queda constituida una marca registrada de

modo expreso.

Establecerlo entonces, sólo es posible por la vía deductiva y a partir de las

normas expresas que por su contenido puedan fundamentar suficientemente una

respuesta.

En tal sentido, estando a los alcances de las reglas de los artículos 134 y

154 anteriormente expuestos y a la ausencia normativa que también hemos

señalado -en cuanto a que se requiera la captación por los consumidores de la

unión signo/producto-, creemos posible establecer que una marca registrada

queda constituida cuando una unión signo/producto es presentada ante la

administración pública como pretensión y luego de su respectivo tramite el

registro es concedido.

Así, la constitución de una marca registrada se perfecciona con la

concesión del registro sobre una unión marca/producto, pretendida por un agente

solicitante.

399

La marca registrada entonces, no supone ni reclama de ninguna manera

la existencia de una marca verdadera -entendida según los alcances que la

teoría le otorga a esta última noción-, para poder constituirse, lo cual sin duda

constituye una diferencia sustancial entre las nociones de marca –según la

teoría- y marca registrada.

Y esta falta de coincidencia sustancial en nuestro sistema y en general en

los sistemas constitutivos, entre las nociones de marca y marca registrada,

impone revisar la relación que existe entonces entre la noción de marca

registrada y la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, pues

dos cuestiones surgen a la luz de la diferencia conceptual que hemos señalado.

La primera, que aquel proceso de formación y consolidación de la marca,

ha sido sobreentendido como que fuera el proceso natural por el que atraviesan

también las marcas registradas para constituirse, y, ha sido de la estructura de

este proceso, de la que se ha pretendido extraer el fundamento de la

obligatoriedad del uso de las marcas registradas.

Ambas cuestiones serán desarrolladas a continuación.

2.2.5.- La teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, el proceso constitutivo de la marca registrada y la integración de ambos procesos.

Lo esencial de la teoría del proceso de formación y consolidación de la

marca, está en sus etapas y en la identificación del momento y la razón por la

que se entiende constituida una verdadera marca.

En el proceso, importa recordar que la unión signo/producto en la mente

del empresario, es apenas un primer momento, en el cual no es posible aun

400

calificar a esa unión como una marca. Por eso el maestro Fernández-Novoa

hablaba de una marca en potencia.

También hemos de tener presente que el uso en el mercado de esa unión

signo/producto, es condición necesaria para que la captación de esa unión por

los consumidores ocurra, por lo que hemos calificado a ese uso como uno de

carácter generativo-constitutivo.

Y finalmente, cabe recordar que es precisamente con esa captación de la

unión signo/producto por los consumidores, que el perfil psicológico de la marca

se agrega al proceso y determina con su ocurrencia que la marca se hubiera por

fin constituido.

En ese proceso, señalábamos anteriormente, el hecho del registro no

ocupa ningún espacio y por eso el registro mal podría tener relevancia para

orientar el proceso en algún sentido y de hecho no la tiene.

Por otro lado, puntualizábamos también que en ese proceso el bien que

está en camino de constituirse, no es ni podía ser, una marca registrada, no sólo

porque el registro no estaba contemplado en el proceso, sino también porque el

bien denominado marca registrada, no era objeto explícito del proceso, aunque la

teoría pudiera tener espacio para incluirlo, como veremos más adelante.

Pero luego de haber expuesto la sustancial diferencia entre las categorías

de marca y marca registrada, hemos de ser más categóricos aun.

El proceso de formación y consolidación de la marca, no es ni puede ser

de ningún modo el proceso por el que atraviesa una marca registrada para

constituirse como tal (marca registrada).

En primer lugar, porque el proceso de formación y consolidación de la

marca, parte de la existencia solitaria de una unión signo/producto (la marca en

401

potencia), que no es ni puede ser la marca registrada, en tanto la noción de

marca registrada no es equivalente, aunque se asemeje, al de marca en

potencia, como ya hemos explicado anteriormente.

En segundo lugar, a partir de la marca en potencia, en adelante y a lo

largo de todo el proceso, el hecho del registro y la categoría marca registrada,

están ausentes en la teoría y mal entonces podría considerarse que forman parte

de él.

En tercer lugar, dado que ni al inicio del proceso ni durante su transcurso,

la marca registrada tiene o cobra presencia en él, de ninguna manera puede

considerarse que este proceso de formación y consolidación, pueda ser el

proceso por el que transitan las marcas registradas para constituirse.

Y finalmente, puesto que en el proceso de formación y consolidación de la

marca, ésta queda constituida recién cuando la unión marca/producto es captada

por los consumidores, y siendo que la noción de marca registrada excluye ese

perfil psicológico para su propia constitución, el proceso de formación y

consolidación de la marca, no puede ser, entonces, el proceso por el que

atraviesan las marcas registradas para constituirse.

En consecuencia, por el hecho que una marca se constituye recién y

cuando la unión signo/producto ha sido captada por los consumidores, mientras

que una marca registrada se constituye cuando una unión signo/producto se

registra, sin que haya existido esa captación, los procesos constitutivos de una y

la otra, tiene que ser, y son, distintos.

Todo lo anterior, sin embargo, no es razón para que se considere que los

procesos de constitución de una marca y de una marca registrada, sean

procesos destinados a correr solamente de modo paralelo y separado.

402

Es perfectamente posible una integración, en tanto se perciba con claridad

que son diferentes.

De manera sintética pueda afirmarse que una marca registrada -ya

constituida como tal en mérito a su propio proceso de constitución-, está en

perfectas condiciones de proseguir con el proceso de formación y consolidación

de la marca, siempre y porque este último proceso no está destinado a constituir

una marca registrada, sino que está destinado a constituir una marca verdadera:

aquella que por haberse producido la captación por los consumidores de la unión

marca/producto, llega a constituirse por fin como una verdadera marca.

Así, una marca registrada, sin función distintiva cumplida alguna, en buena

cuenta, casi una marca en potencia, según la teoría, podrá ser objeto del uso

generativo que acabe por convertirla en una marca verdadera, porque ha

cumplido con la función distintiva.

Y por otro lado, una marca verdadera –constituida ya en mérito a su propio

proceso de constitución-, está también en condiciones de constituirse además

en una marca registrada, en tanto siga el proceso que la marca registrada

requiere para su constitución.

Como consecuencia de lo anterior, ha de tenerse presente entonces que

estamos frente a dos nociones (la marca y la marca registrada) que se

constituyen de distinta manera y por eso pasan por procesos constitutivos

diferentes, siendo además que ambos procesos distintos pueden llegar a

integrarse desde distintos puntos de partida.

Ocurre sin embargo, que la integración de los procesos que hemos

presentado, al parecer posible e incluso armoniosa, puede generar la impresión

que la oposición sustancial entre las nociones de marca y marca registrada, no

pasa de ser una mera diferenciación teórica que, útil como pueda ser para

403

comprender los conceptos, nada aporta para la determinación del carácter

obligatorio que el uso de las marcas registradas debiera tener y cuyo fundamento

estamos empeñados en encontrar.

Esa impresión sería incorrecta.

La oposición sustancial entre las nociones de marca y marca registrada,

que hemos identificado, provoca una consecuencia que determina,

precisamente, que el uso de las marcas registradas tenga que ser obligatorio,

como esperamos demostrarlo más adelante.

2.2.6.- Crítica de la función distintiva de las marca como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada.Con todas esas extensas aclaraciones previas -que hemos considerado

necesarias-, lo que hemos pretendido es delinear la perspectiva desde la cual

vamos a enfocarnos en el postulado del profesor Palau, que “…la obligación de

uso se fundamente en la propia esencia del concepto marca: sin uso, ésta carece

de facto de efecto distintivo, y por ende, no resulta justificable la atribución a su

titular de un derecho de exclusiva”.

Y para eso, queremos recordar que en ese postulado, con otras palabras,

lo que se está afirmando es lo siguiente: porque en la noción de marca, sólo con

el uso se cumple la función distintiva, entonces, sólo cuando se dé el uso se

justifica que se atribuya un derecho de exclusiva al titular, por eso, el uso de la

marca registrada, es obligatorio.

Aspiramos a que con las aclaraciones previas que hemos hecho, a saber,

(i) la diferencia entre las nociones de marca y marca registrada, (ii) la implicación

forzosa de las nociones de uso generativo y función distintiva cumplida, en la

noción de marca, y (iii) la exclusión forzosa de estas últimas implicaciones en la

404

noción de marca registrada, se nos pueda seguir en el juicio que emitiremos

sobre los alcances de la postulación del Dr. Palau.

Como ultima aclaración previa, queremos puntualizar que la doctrina

predominante no suele hacer esos distingos y utiliza el término marca para

referirse tanto a la noción de marca de la teoría, como a la noción de marca

registrada, así como también utiliza el término uso sin contexto alguno y referido

tanto a la marca como a la marca registrada.

La primera expresión que analizaremos es la siguiente: “…sin uso, ésta (la

marca) carece de facto de efecto distintivo…”.

Por las razones que ya hemos expuesto, de primera impresión, no es fácil

determinar en qué contexto se está ubicando al uso ni de qué marca se nos está

hablando en esta aseveración.

Para ello y siendo que el uso en la noción de marca tiene dos contextos,

como hemos explicado, pasaremos a analizar ambos.

Si nos ubicamos en el contexto en el que el uso cumple un rol generativo

dentro de la noción de marca, la oración que estamos analizando es incorrecta,

cuando menos gramaticalmente.

En efecto, la afirmación que sin uso, la marca carece de facto de efecto

distintivo - como si ya una marca existiera, pero simplemente carece de efecto

distintivo-, es insostenible, porque según la teoría, no puede ser que una marca

llegue siquiera a existir, sin el uso generativo previo que la captación de la unión

signo/producto exige, y así, no puede aseverarse, si se aludiera al uso en este

primer contexto, que exista una marca, sin uso.

405

En el contexto del que estamos hablando entonces, lo que con propiedad

puede afirmarse es que un signo unido a un producto, sin uso, no es todavía una

marca y por eso no puede cumplir de facto ninguna función distintiva; y no que,

sin uso, la marca carece de facto de efecto distintivo, puesto que marca, en

estricta aplicación de la noción, no existe todavía.

La misma expresión sin embargo, llevada al contexto del uso en su rol de

permanencia, adquiere una connotación diferente que no podemos calificar de

incorrecta: una marca existente -para la que debió haberse dado ya un uso

generativo-, sin uso subsecuente, efectivamente carecerá de facto de efecto

distintivo, o si se quiere, habrá perdido el perfil psicológico que tenía cuando

llego a constituirse en una marca.

¿A cuál o dentro de cuál contexto está refiriéndose entonces al uso de la

marca en la postulación que estamos estudiando? ¿Y de qué marca se nos está

hablando?

Hemos de asumir que se trata de la noción de marca, según la teoría, y

hemos de asumir que el uso al que se alude, es al uso en su rol de permanencia,

pues solo así, porque la marca ya existía previamente –habiéndose dado ya su

uso generativo-, la aseveración que“…sin uso –que habrá de ser el

subsecuente-, ésta (la marca) carece de facto de efecto distintivo…”, es correcta

en su integridad.

No es pues, ni podría ser la marca registrada, la marca de la que se nos

está hablando.

Y precisado lo anterior, la aseveración siguiente que “…por ende, no

resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”, resulta

harto complicada para su cabal comprensión, como pasamos a analizar.

406

En primer lugar, esta última aseveración ha de entenderse referida a la

marca registrada, pues sólo sobre esta última el sistema legal atribuye un

derecho de exclusiva a su titular.

Y precisado ya que en la primera parte del postulado se ha hecho

referencia a la marca y no a la marca registrada, al concluirse que “…por ende,

no resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva…”, ha

de advertirse que en el raciocinio se está pasando del plano conceptual de la

noción de marca, al plano conceptual de la noción de marca registrada, lo cual

implica variados aspectos que pasamos a analizar.

Cabe advertir previamente, que todo el raciocinio apunta a dar cuenta de

cuál es la razón o por qué razón el uso de la marca registrada es obligatorio; y

para llegar a esa razón o causa, se toma como parámetro de referencia lo que

ocurre con la marca: cuando la marca por falta de uso, deja de serlo, no hay

razón para protección alguna, ergo o similarmente, cuando la marca registrada

deja de ser usada o no es usada, no se justifica un derecho de exclusiva, ese es,

en esencia, el argumento central, frente al que vamos a posicionarnos.

Y para enmarcar el análisis que vamos a desarrollar, ha de tenerse

presente también que lo que hemos llamado el plano conceptual de la marca, no

por ser un plano conceptual, deja de ser al mismo tiempo un plano factual: son

hechos factuales los que se describen en la primera parte del raciocinio que

estamos analizando y es, en buena cuenta, la realidad viva de las marcas en el

mercado.

Desde esa misma perspectiva, ha de tenerse presente, por otro lado, que

el plano conceptual de la marca registrada, es, en cambio, un plano normativo-

jurídico, que, por eso, no es un plano factual sino uno abstracto, conformado por

categorías que el propio sistema define, en el que, para que un supuesto

407

desencadene una consecuencia, normativamente, entonces, han de vincularse

esas categorías de ese modo causal y normativamente también.

Desde esa óptica, ha de advertirse que en el raciocinio objeto de nuestro

análisis se hace una vinculación entre los dos planos, a través de una relación

causal justificativa: se está afirmando que si algo ocurre de cierto modo, en el

primer plano (el de la marca fuera de registro), entonces, lo mismo ha de ocurrir

de cierto modo también y por eso, en el segundo (el d la marca registrada), lo

que equivale a aseverar que así como ocurre algo en los hechos, así y por eso,

habrá de ocurrir también en el Derecho.

Y lo que se dice que ocurre en el primer plano (de la marca, fuera de

registro), es, como ya hemos determinado, que cuando una marca ya constituida

deja de usarse, esa marca pierde su perfil psicológico y por tanto, careciendo de

facto de efecto distintivo, no hay razón para protección alguna.

Se nos está describiendo entonces una secuencia de hechos, que aunque

descritos de manera conceptual, no dejan de ser efectivamente hechos que

materialmente ocurren y que de darse, efectivamente provocan un resultado: si

una marca existente (primer hecho), deja de usarse (segundo hecho, que tiene

además el carácter de razón suficiente o causa, para que se produzca la

consecuencia que sigue), pierde su perfil psicológico (tercer hecho, que es

además la primera consecuencia que provoca el hecho de dejar de usar la

marca) y por eso, carece de facto de efecto distintivo (cuarto hecho, que es

además la segunda consecuencia).

En buena cuenta los hechos descritos encajan en un proceso lógico,

perfectamente congruente, en su secuencia factual: dados el hecho “a” (la

existencia de una marca) y el hecho “b” (su falta de uso), se producirán las

consecuencias “c” (la pérdida del perfil psicológico) y “d” (carecer de facto de

408

efecto distintivo), determinando todo ello que no existiendo nada que proteger,

pues no hay protección alguna por extender.

Pero ha de advertirse, sin embargo, que en el plano normativo jurídico (el

segundo plano conceptual, de la marca registrada), la secuencia lógico-jurídica

de, dados un supuesto “a” y otro supuesto “b”, entonces, ocurrirán las

consecuencias “c” y “d”, no transcurre factualmente, sino que debe transcurrir

normativamente, y para ello, tanto los supuestos (que generalmente serán

hechos facticos), como las consecuencias que estos desencadenan, ambos, han

de ser contemplados en la normativa y de modo expreso, para que

efectivamente, dado el supuesto normativo, se desencadene su consecuencia

normativa.

Como consecuencia de lo anterior, ha de advertirse entonces que el

raciocinio objeto de nuestro análisis contiene un error, pues para que lo que

ocurre con la marca y que ocurre en el plano factual, ocurra de igual manera en

el plano normativo jurídico, esto exige como condición, que esa ocurrencia la

disponga de modo expreso la normativa: un hecho factico y sus consecuencias,

ocurrirán normativamente en el Derecho, sólo si el Derecho opta por recoger tal

hecho para darle relevancia jurídica y le atribuye normativamente esa

consecuencia.

El raciocinio que estamos analizando, partiendo correctamente de la idea

que el uso generativo y la función distintiva cumplida, son para la marca una

necesidad, tanto para que la marca se constituya como para su permanencia,

deduce a partir de allí y de manera errónea, que el uso de la marca registrada es,

consecuentemente, jurídicamente obligatorio,.

El error de ese juicio deductivo, entonces, está en no advertir que el rol

que cumple el uso en la noción de marca, habrá de cumplirse también en el

plano jurídico normativo de la marca registrada, sólo y si la normativa así lo

409

dispusiera de modo expreso y no, como una mera consecuencia de que ese rol

es efectivamente cumplido en los hechos, cuando de la marca se trata: sólo en la

ley habrá de determinarse qué rol ha de cumplir el uso respecto de las marcas

registradas, de modo que, si ha de ser obligatorio, sólo la ley puede establecerlo

así.

Y siendo que la normativa no determina que el uso de la marca registrada

es obligatorio, mal puede sostenerse que sí lo es y menos fundamentarlo en el

hecho que el uso es necesario para que una marca (no registrada) exista.

Entonces, no porque con la marca ocurre que su falta de uso determina su

extinción y con ello desaparece todo algo protegible, por eso, en el Derecho, la

falta de uso de la marca registrada, determinará la pérdida del derecho de

exclusiva, implicando entonces que el uso de esta última, es obligatorio, pues

esto ocurrirá sólo y si los efectos del no-uso que se producen con la marca, se

consignan normativamente atribuyéndoles las mismas consecuencias para el

caso de la marca registrada.

El uso obligatorio de la marca registrada, que sólo puede ser una hipótesis

de carácter normativo jurídico, entonces, no puede encontrar su fundamento “…

en la propia esencia del concepto de marca…”, como se sostiene en la postura

que hemos analizado y el silogismo que se soporta en ese rasgo esencial de la

marca, a saber, su función distintiva cumplida, es sólo aparente y no tiene, en

realidad fundamento.

2.3.- Evaluación General de los fundamentos exógenos.A manera de evaluación general de las dos posturas que hemos discutido en

este capítulo, ha de advertirse que cualquier fundamento por el cual se pretenda

sustentar que el uso de la marca registrada es obligatorio, enfrenta grandes

limitaciones para su desarrollo.

410

En primer lugar, no puede enfocarse en la normativa, porque los sistemas

constitutivos no llegan a configurar una obligación o carga de uso y no podrían por

eso, proporcionar un sustento suficiente y por tal razón, no habrá manera de

demostrarnos por qué el uso de la marca registrada es una obligación o una carga, si

aquel uso no tiene ni adquiere ese carácter en la legislación.

Y en segundo lugar, de enfocarse exógenamente en los alcances esenciales

de la noción de marca (como la función distintiva cumplida) enfrenta la imposibilidad

de deducir la obligatoriedad (jurídica) del uso de la marca registrada, de las

consecuencias que se producen con la marca, cuando falta el uso, puesto que esa

inferencia no es correcta, en tanto que la ocurrencia de una cualquiera consecuencia

fáctica, para que ocurra también normativamente, ha de ser contemplada por el

ordenamiento de modo expreso.

Y dado que los sistemas constitutivos ni de modo expreso ni de manera

inferida determinan que la falta de uso de la marca registrada, implique la pérdida del

derecho de exclusiva, mal puede sostenerse que el uso de la marca registrada es obligatorio, fundándose en la esencia de la noción de marca.

Lo que ocurre en el fondo, es que la imposibilidad para demostrar que el uso

de la marca registrada es obligatorio, tiene como causa su propio punto de partida,

pues se busca demostrar por qué el uso de la marca registrada es obligatorio,

cuando no lo es, dando por existente algo que en realidad no existe y resulta pues,

por eso, un contrasentido: no hay forma de demostrar por qué razón existe, algo

inexistente.

De modo que cuando se nos propone un fundamento, cualquiera, para

explicar de dónde proviene o la razón por la que el uso de la marca registrada es obligatorio –como si tal obligación existiera-, más que dar cuenta del motivo que

explica la razón de ser de un contenido supuestamente obligatorio de las reglas

411

vigentes, creemos advertir la postulación del fundamento por el cual el uso de las

marcas registradas, debiera ser obligatorio, ya que de hecho no lo es.

Creemos por eso, que hay una percepción general de la doctrina en relación al

uso de las marcas registradas: por alguna razón, no manifiesta ni aprehendida,

trasunta en la teoría del Derecho de Marcas y en la doctrina predominante, que el

uso de las marcas registradas, de algún modo o por alguna razón, debiera ser

obligatorio, a pesar de que allí están los alcances de las legislaciones vigentes y sus

reglas, contestando cualquier sentido obligatorio o de carga que pudiera pretenderse

adherir al uso de las marcas registradas.

Pero creemos sin embargo, que esa percepción de la doctrina predominante,

es correcta y apunta en la dirección debida: el uso de las marcas registradas debe ser obligatorio, ya que no lo es, y de un modo directo e indubitable.

Por esa razón, para lo que sí podrá encontrarse un fundamento, ya que no

existe una obligación o carga de uso que pese sobre la marca registrada, es por qué

la marca registrada debe ser usada.

2.4.- La función distintiva de la marca como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada: un cuestionamiento a los sistemas constitutivos.

Si bien la diferencia que hemos identificado entre las nociones de marca y

marca registrada, la hemos sintetizado en el hecho que en la noción de marca

registrada, está ausente el perfil psicológico que determina la constitución de una

marca, esta diferencia, implica además otras diferencias, por decirlo de algún modo,

derivadas.

La primera, que al excluirse el perfil psicológico, con él se prescinde

simultáneamente del uso generativo, porque es la condición necesaria para la

ocurrencia del perfil psicológico; y la segunda, que también se prescinde

412

simultáneamente de la función distintiva cumplida, en tanto ésta es la evidencia que

el perfil psicológico se ha dado.

Por otro lado, el sistema legal vigente, al regular la marca registrada,

determina que constituida que ésta fuera, todos los derechos y facultades que el

sistema otorga al titular marcario, pueden desplegarse con efectos frente a terceros,

a partir de la concesión del registro.

Y no solamente eso, sino que además, el sistema no condiciona el ejercicio

posterior de esos derechos, después de otorgado el registro, al uso generativo o al

uso subsecuente de la marca registrada.

De esa manera, una marca registrada, sin uso, y por tanto sin cumplir función

distintiva alguna en el mercado –sin ser una verdadera marca, según la teoría-, sigue

siendo un derecho de exclusiva, que además el sistema protege con la coerción que

pone a disposición de sus titulares.

Y llegados a este punto, nos parece oportuno repetir el aserto con que el Dr.

Palau pretendía fundamentar el uso obligatorio de la marca registrada en la función

distintiva cumplida de la marca.

Él nos decía:

“…la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del concepto

marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y por ende, no resulta

justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”.

A la luz de todas las consideraciones que hemos desarrolladlo anteriormente,

ha de advertirse que ese aserto, en realidad, no puede significar sino un

cuestionamiento a los sistemas constitutivos de derechos marcarios.

413

Y ello es así, porque los sistemas constitutivos de derechos, como hemos

visto, excluyendo completamente al uso generativo y excluyendo de paso la función

distintiva cumplida, admiten entonces que una unión signo/producto, que carece de

facto de efecto distintivo, sea razón suficiente no sólo para que se pueda constituir

una marca registrada, sino más todavía, para que ese derecho de exclusiva continúe

su vigencia y protección, después de haberse otorgado el registro, a pesar del no

uso.

Los sistemas constitutivos entonces y según los términos del Dr. Palau, al

atribuir un derecho de exclusiva sobre una marca registrada, que carece de facto de

efecto distintivo -estando a los alcances de la noción de marca registrada-, hacen

algo que no resulta justificable.

Esa es la cuestión: no es o no debe ser justificable que un sistema legal

atribuya y mantenga un derecho de exclusiva sobre una unión signo/producto, que

carezca de facto de efecto distintivo.

Pero los sistemas constitutivos lo hacen, como consecuencia de, primero,

haber construido la noción de marca registrada, que excluye al uso generativo y de

paso a la función distintiva cumplida; y segundo, como consecuencia de haber

caracterizado al no uso apenas como un factor contributivo en la pérdida del registro,

privándole de toda capacidad autónoma y suficiente como para que por sí mismo,

alcance para decretar la cancelación de un registro.

Y la consecuencia sustancial que se produce en el sistema legal, entonces,

por el hecho de construir una categoría como la marca registrada, a contrapelo de la

noción de marca, es que se crea un estado de cosas que no resulta justificable.

Esta percepción o valoración si se quiere, la vamos a encontrar en toda la

doctrina cuando se enfoca en el uso de las marcas registradas: todos perciben que el

414

uso de la marca registrada debiera ser obligatorio, para que no se llegue a un estado

de cosas que no resulta justificable.

El problema es que la doctrina predominante sostiene que con las

legislaciones vigentes, el uso sí adquiere carácter de obligación o carga, mientras

que, como hemos visto, las legislaciones vigentes no llegan a configurarlo así.

Y en línea con esa cuestión de fondo, entonces, ha de evidenciarse por qué el

uso de la marca registrada debe ser obligatorio, ya que no lo es.

Eso es lo que abordaremos en el capítulo siguiente.

3.- Conclusiones.1) En este capítulo se ha evidenciado que el diseño normativo de las reglas

básicas de la acción de cancelación, determina que estas reglas configuran una

acción, destinada a tutelar el interés protegido de un tercero, de modo que

pueda lograr su objetivo de retirar del registro una marca no usada, a la que

considera un obstáculo a sus intereses, siendo además, que su dilucidación se

da dentro de un procedimiento administrativo, en el que la pretensión

sustantiva, de retiro del registro, está dirigida al Estado. Estas son entonces

todas y las únicas categorías jurídicas fundamentales que implica la acción de

cancelación por falta de uso: una acción administrativa, un interés protegido y

un acto de la administración, para materializar la cancelación del registro,

cuando correspondiera.

2) Siendo que en las acciones de cancelación entonces, las categorías jurídicas

involucradas son las anteriormente señaladas, hemos demostrado en este

capítulo que no es posible inferir de sus alcances, por correlación o cualquier

otro método interpretativo, que exista o pudiera existir una obligación o una

415

carga de uso que pesa sobre todos los titulares marcarios, como sostiene la

doctrina predominante.

3) Como consecuencia de lo anterior, podemos aseverar que nuestra legislación,

de ninguna manera, plasma o podría plasmar el principio del uso obligatorio de

la marca registrada.

4) Contrariamente, el uso de la marca registrada, no sólo no es una obligación ni

una carga, sino que está regulado de modo expreso en nuestra legislación

vigente, la Decisión Nº 486, solamente, como un derecho, exclusivo y

excluyente, del titular.

5) Y puesto que la normativa vigente no puede brindar fundamento alguno en el

que pueda soportarse la existencia del principio del uso obligatorio, la doctrina

predominante ha buscado encontrar aquel fundamento, en criterios o nociones

exógenas a la regulación positiva, siendo dos, básicamente, aquellos sustentos:

el carácter de bien inmaterial de la marca y la función distintiva que esta cumple

en el mercado.

6) Pero, como hemos demostrado en este capítulo, ninguno de esos dos

fundamentos contiene argumentos lógicos y coherentes, suficientes, como para

brindar un sustento justificativo sobre la existencia del principio del uso

obligatorio, en el derecho de marcas.

7) Por eso, en este capítulo se ha evidenciado que las limitaciones que confrontan

las posiciones que buscan soportar el carácter obligatorio del uso de las marcas

registradas, en fundamentos exógenos a la normativa, tropiezan con una

dificultad insalvable de inicio: no puede haber forma de demostrar por qué algo

inexistente (la obligación de usar la marca registrada) tiene razones para existir.

416

8) Finalmente, habiendo puesto en evidencia que no existe la obligación ni la

carga de usar las marcas registradas, y que por tanto no pueden existir razones

que fundamenten esa obligación o carga (puesto que no existen) ha de

advertirse, sin embargo, que el uso de las marcas registradas debe ser

obligatorio y que para esa necesidad de la obligatoriedad del uso, sí existen

fundamentos, que se desarrollan en el capítulo siguiente.

417

CAPÍTULO V

LOS FUNDAMENTOS DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA. NUESTRA PERSPECTIVA

1.- Introducción.

418

Como se habrá advertido a lo largo de este trabajo, todos los sistemas

constitutivos que hemos estudiado, han incorporado reglas como la acción autónoma

de cancelación, la misma acción como defensa en las oposiciones, las nulidades y

las infracciones, y en algunos casos, además, la presentación de pruebas de uso

para la renovación.

Todas esas reglas, han apuntado a una sola finalidad: aproximar en la mayor

medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la

utilización de las marcas en el mercado.

Pero como se podrá advertir, lo que se ha obtenido con la incorporación de

esas reglas y precisamente por su diseño, es un nivel sustancialmente insignificante

de cumplimiento en relación a esa finalidad.

Y hay que tenerlo presente, aquella finalidad es unánimemente compartida por

la doctrina predominante y está perfectamente sintetizada en la siguiente expresión

del maestro Fernández-Novoa, que es repetida por doquier, cuando se exponen las

finalidades del uso obligatorio de las marcas registradas:

La “…finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación legal

del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida

posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de

las marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el registro de Marcas

debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se

usen en el mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen

únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro

las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 275

275 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.419

Esa situación ideal, como lo hemos demostrado en este trabajo, no se ha

conseguido, ni remotamente, como lo prueba la fenomenología de nuestro sistema

vigente, expuesta ya en el capítulo III y se debe al diseño normativo y sus alcances.

Así pues, pese a haberse visualizado con toda claridad cuál era la finalidad u

objetivo a lograr, los medios ideados, esas reglas que se han incorporado a los

sistemas constitutivos, han fallado en su diseño, si la finalidad perseguida en efecto

era la proclamada.

Pero la sola presencia de esas reglas y su añadido a los sistemas normativos,

sin duda revela que se sentía su necesidad y, si hemos de estar a que perseguían

aquella finalidad ideal, con ellas se debe haber pretendido entonces alcanzarla.

Y algo debe haber fallado en el diseño de esas normas, para que los

resultados sean los que son.

A fin de mostrar lo que creemos que está detrás de la insuficiencia que

advertimos en el diseño normativo, pasaremos a desarrollar un discurso que apunta

a responder a las siguientes preguntas: (i) por qué era necesario que el sistema

marcario constitutivo incorporara, expresamente normas que regularan al uso de las

marcas registradas y (ii) qué contenidos de reglas y por qué razones deben ser

definidas de un modo particular, para cubrir esa necesidad.

Estas dos cuestiones las desarrollaremos a continuación.

2.- Por qué los sistemas constitutivos debían incorporar normas que regularan expresamente al uso de las marcas registradas.

A fin de contestar esta primera interrogante, hemos de empezar por una

revisión del concepto de marca, para precisar el carácter que le atribuimos y luego de

ello, para mostrar qué perspectiva adoptan los sistemas marcarios en relación a ese

carácter, de modo que se pueda advertir la singularidad de la regulación de los

sistemas constitutivos, en relación a la noción de marca.

420

Llegados a ese punto, esperamos poder demostrar por qué estos sistemas

deben regular al uso de las marcas registradas, expresamente.

Empezaremos entonces con nuestra caracterización de la noción de marca.

2.1.- La noción de marca, su carácter y los sistemas marcarios.Lo primero que conviene señalar, para la postulación que haremos, es que

el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, se circunscribe a la

doctrina elaborada dentro de los sistemas constitutivos -si incluimos allí su

versión moderada de carga de uso-, y no es un principio dentro de los sistemas

declarativos, como se evidenciará más adelante.

Y con eso en mente, hemos de advertir que no ocurre lo mismo, sin

embargo, con la noción de marca a la que nos hemos referido tantas veces.

En efecto, que una unión signo/producto que ha sido captada por los

consumidores y cumple de facto una función distintiva, constituye una marca, es

una noción o más bien la noción de marca, a la que se hace referencia tanto en

los sistemas constitutivos como en los declarativos, y es, por eso, la noción

utilizada en y para todos los sistemas de mercado, sin perjuicio que tuvieran

encima sistemas constitutivos o declarativos sobre los derechos marcarios.

Así, a diferencia de lo que ocurre con el principio del uso obligatorio -

circunscrito a ser un principio, sólo dentro de los sistemas constitutivos-, la

noción de marca que hemos señalado, distintamente, es una noción cuya

vigencia trasciende los sistemas constitutivos de derechos y la habremos de

encontrar también y con el mismo contenido, en los sistemas declarativos.

Por eso, puede decirse con toda propiedad que la noción de marca, es

una noción universal, siendo que esa universalidad no puede ser casual.

421

Creemos que en efecto obedece a una razón: esa noción de marca es,

antes que una noción jurídica, definida desde el Derecho, una noción cuya

pretensión se agota en una mera descripción de un hecho propio de la economía

de mercado, en el que la competencia es uno de sus rasgos esenciales y la

marca, una herramienta para competir y un vehículo de información para los

consumidores.

La noción de marca, entonces, sólo expresa descriptivamente un hecho

que ocurre en el mercado.

Y es precisamente por ser una noción meramente descriptiva, que se

construye a partir de las economías de mercado, que, como se advertirá, no

incorpora dentro de su definición a ninguna categoría jurídica como el registro, la

marca registrada o el uso obligatorio, ni tampoco hace referencia alguna, directa

o indirecta, a ningún dispositivo legal, como habrá de advertirse en los alcances

de esa noción.

Es, en buena cuenta y por eso, una noción absolutamente teórica y

descriptiva y no una noción normativa y jurídica como la de marca registrada.

Allí está también y entonces la razón por la que la doctrina, ya sea en un

sistema constitutivo o en uno declarativo, usa esa, la misma, noción de marca:

porque ambos sistemas legales existen encima de una misma realidad

económica, en la que la marca, es sólo un hecho que ocurre por igual para

ambos sistemas.

Ambos sistemas legales marcarios, entonces, se posicionan encima de

esa igual realidad económica y lo que buscan es ordenar con ciertas reglas

jurídicas, los derechos que esos hechos económicos pueden o deben provocar,

bien con una lógica constitutiva o atributiva -que hace nacer esos derechos a

partir del registro, como lo hace el sistema constitutivo-, o bien con una lógica

422

declarativa, que atribuye al uso el poder generativo-constitutivo de los derechos

marcarios, como lo hacen los sistemas declarativos.

Pasaremos entonces a perfilar en grandes rasgos estos sistemas.

2.2.- Los sistemas marcarios químicamente puros.Vamos a presentar los dos modelos de sistema marcario que hemos

referido antes, a partir de sus aspectos generales básicos necesarios, como para

que pueda advertirse la configuración conceptual distinta de cada uno, en cuanto

a la cuestión central objeto de esta investigación: el uso de las marcas

registradas.

En tal sentido, hemos de enfocarnos exclusivamente en aquellos rasgos

que involucren las nociones de uso, marca, función distintiva y marca registrada,

en tanto y desde la perspectiva que tenga relación directa con el uso de las

marcas registradas.

El perfil que haremos, entonces, pretende presentar un modelo de cada

sistema, químicamente puro, por decirlo de alguna manera, pero no de todo el

sistema en su conjunto, sino de aquella parte que caracteriza a cada sistema en

cuanto a su posición frente al uso de las marcas registradas, de modo que

ninguna otra comparación, análisis o estudio entre esos sistemas, a propósito de

cualquier otro concepto o instituto que pudieran contemplar, estará incluido,

referido o implicado, en esa visión químicamente pura.

Presentar ese perfil en sus rasgos básicos, a su vez, apunta a relevar

mejor y más nítidamente, qué limitaciones del modelo, en cuanto al uso,

reclamaban un desarrollo normativo adicional en cierta dirección, que hemos

denominado ajustes.

423

Y será desde la lógica en que conceptuamos esos ajustes, que habremos

de pronunciarnos sobre los modelos vigentes que hemos estudiado, con el

propósito de explicar la posición que hemos adoptado en esta investigación.

2.2.1.- El sistema declarativo químicamente puro.Idealmente puede afirmarse que un sistema declarativo, se limita a

recoger la realidad de las marcas y de su uso en el mercado.

En ese sistema, el uso generativo de un signo unido a un producto y

su función distintiva cumplida, serán el fundamento y determinarán la

constitución de una marca, porque así es como ocurre en los hechos, y el

nacimiento de los derechos sobre una marca, será determinado por la

prioridad en su uso, que es el principio en que se soporta el sistema.276

Su noción jurídica de marca entonces, de plasmarse

normativamente, con toda seguridad incluirá al uso entre sus elementos

constitutivos, como ocurría, por ejemplo, con la definición de marca en la

Lanham Act, de 1946, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su

Sección 45:

“The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device,

or any combination thereof adopted and use by a manufacturer or

merchant to identify his goods and distinguish them from those

manufactured or sold by others.”277 (El subrayado es nuestro)

“El término marca, incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o

medio, o cualquier combinación de los anteriores, adoptado y usado por

un fabricante o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos de

los fabricados o vendidos por otros.” (Traducción libre)

276 Manuel Areán Lalín. “El cambio de forma de la Marca. Contribución al estudio de la Marca derivada.” Instituto de Derecho Industrial. Universidad Santiago de Compostela. Caixa Galicia. España 1985. Página 96.

277 Mccarthy, J.Thomas. On trademarks and Unfair Competition. Tercera Edición. Clark Bordman Callaghan. Deerfield.Rochester, NY, 1995. Página 3-1 y 3-2

424

Como puede advertirse en esta definición legal de marca, el uso es

un elemento constitutivo de la noción de marca y la función distintiva está

expresamente consignada de modo que se entiende efectivamente

cumplida.

Y en la lógica de hacer del uso el factor constitutivo de la noción de

marca, los derechos sobre las marcas nacerán con el uso y cesarán cuando

el uso cese, puesto que sin uso, la marca dejará de ser tal por faltarle el

perfil psicológico.

Así entonces, en los sistemas declarativos, la noción de marca será

la misma, tanto para la realidad del hecho denominado marca, como para el

sistema legal.

2.2.2.- El sistema constitutivo químicamente puro.Un sistema constitutivo, en cambio, se posiciona de manera

diferente, pese a que la realidad del mercado y las marcas es la misma que

confrontan los sistemas declarativos.

El sistema constitutivo, para comenzar, crea la noción jurídica de

marca registrada, como distinta a la noción de marca y será la marca

registrada, el verdadero y definitivo sujeto de la regulación.

Y crean la noción jurídica de marca registrada, distinta a la noción de

marca, por necesidad de coherencia interna del sistema.

En efecto, los sistemas constitutivos se estructuran normativamente

a partir del principio de la inscripción registral278, que hace nacer la marca

registrada con la concesión de su registro, sin supeditarla al uso generativo

278 Areán Lalín, Ob. Cit. página 96.425

previo ni la función distintiva cumplida, y a partir del registro además, hacen

nacer los derechos que el sistema asigna a la marca registrada.

Y se ven forzados a hacerlo así, justamente para darle coherencia al

sistema mismo, pues no tendría sentido diseñar un sistema jurídico que

declare soportarse sobre el principio de la inscripción registral para el

nacimiento de la marca registrada y sus derechos, si el mero registro fuera

insuficiente para desplegar tales efectos, pues de no hacerlo así, si esos

efectos se supeditaran al uso, aun cuando fuera éste exigido en un mínimo

indispensable, se desnaturalizaría la estructura conceptual básica del

sistema registral, como constitutivo de derechos marcarios.

Y como consecuencia de lo anterior, la definición jurídica de marca

en estos sistemas -si la consignaran normativamente-, para enmarcarla en

el entorno registral, no incluirá al uso generativo o la función distintiva

cumplida, como un elemento constitutivo de esa noción; o en caso de

incluirlo con esa connotación, pues será la sistemática de su normativa la

que reposicionará al uso que esa definición hubiera incorporado, en el rol

verdadero que el sistema le asigna: que no es ni puede ser una condición

para la concesión del registro o la constitución de una marca registrada.

Un ejemplo de diseño normativo en el que la noción de marca de la

legislación no incorpora al uso como cumplido, lo encontramos en nuestra

legislación vigente en el artículo 134, que ya hemos comentado: su

redacción, al definir la marca, implica que la función distintiva, es una

función solamente potencial y no una función cumplida.

Además, la sistemática misma del sistema se encarga de precisar y

fuera de toda duda, como hemos visto, que el uso no es una condición para

conceder el registro.

426

Y un ejemplo de diseño normativo en el que su definición de marca

incluye a la función distintiva cumplida, pero la sistemática normativa

termina por reposicionar al uso como una condición que no se exige para la

concesión del registro, lo encontramos en la legislación mejicana.

En esa legislación, como ya lo consignamos anteriormente, si bien el

artículo 88 expresa que se entiende por marca “... a todo signo visible que

distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el

mercado”, implicando a la función distintiva cumplida y por tanto al uso

generativo también, en su sistemática normativa, sin embargo, queda

suficientemente definido que el uso no es una condición para acceder al

registro.

En tal sentido, el inciso III del artículo 113, consigna que en la

solicitud de la marca, se debe precisar la “…fecha de primer uso de la

marca279, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.” (Subrayado nuestro)

Así pues, en el sistema mejicano, la marca registrada no exige como

requisito para la concesión del registro –aunque sí lo admite-, al uso

generativo y/o la función distintiva cumplida, pese a que su definición legal

de marca sí incluye o alude a la función distintiva cumplida.

Estando a lo anteriormente expuesto, ha de advertirse entonces que

los sistemas constitutivos, por soportarse en el principio de la inscripción

registral, se ven forzados a prescindir del uso generativo y/o la función

distintiva cumplida, para la constitución de la marca registrada, siendo que 279 La información que se solicita en cuanto a la fecha de primer uso de la marca, no determina que el uso hubiera de ser un requisito de concesión del registro. Entre otras cosas, es un dato que servirá a la administración para resolver el eventual conflicto entre un marca fuera de registro, cuyo uso pudiera alegarse para la nulidad de una marca registrada, concedida en fecha que la marca no registrada ya estaba en uso, como se infiere del inciso II del artículo 151, de la misma ley.

427

tan sólo con esto, la erigen como una noción sustancialmente distinta a la

noción de marca.

Por eso decimos que estos sistemas se ven forzados a crear la

noción jurídica de marca registrada.

En atención a ello, entonces, es el propio sistema jurídico el que, al

posicionarse encima de la realidad del mercado, crea una distorsión del

hecho denominado marca, al extraer al uso como condición de constitución:

la marca registrada se constituye sin necesidad de uso alguno, pese a que

la realidad exige al uso como condición de aparición y constitución del

hecho denominado marca.

En la lógica pura de este sistema, además, el mero registro,

desvinculado del uso, no sólo sería el fundamento para constituir una marca

registrada, sino que además, tendría que ser la única condición para

conservarlo, nuevamente, sin vinculación al uso en su rol de permanencia.

En estos sistemas entonces, el logro de su coherencia interna, es el

costo de su inconsistencia con la exógena noción de marca, mientras que

los sistemas declarativos privilegian su consistencia con la noción de

marca, aunque carecen, teóricamente, de un registro.

Estos modelos ideales químicamente puros, sin embargo, no existen

en las legislaciones vigentes que hemos analizado.

Pero, los hemos perfilado en sus rasgos básicos, solamente para

añadir a continuación las reglas que a cada sistema se han agregado con el

tiempo y rigen hoy, de manera que pueda advertirse, primero, cuáles han

sido esas reglas, segundo, qué efectos han tenido, y en tercer lugar, por

qué razones han sido esos sus efectos.

428

Y en el caso de los sistemas constitutivos, particularmente, nos

interesa evidenciar la finalidad que teóricamente perseguían, el diseño que

plasmaron y el análisis de ese diseño que nos permita revelar por qué sus

limitaciones.

2.3.- Los ajustes en la configuración básica de los sistemas marcarios.

2.3.1.-. Introducción.Con el tiempo, los sistemas marcarios han incorporado reglas o

instituciones a su regulación, tanto de carácter sustantivo como procesal,

con el fin que su normativa, soportada ya en un principio básico como el de

la inscripción registral o la prioridad en el uso, pudiera adaptarse mejor y

más ajustadamente a lo que deben haber entendido como necesidades del

comercio o el mercado, que demandaban soluciones del sistema y no

encontraban espacio en sus primigenios diseños.

La forma en que se ha producido esa agregación, se ha dado de

distintas maneras, en distintos tiempos, con diferente intensidad y con

construcciones conceptuales ad-hoc, que han creado múltiples variantes,

incluso de detalle, como nos lo revela por ejemplo el caso mejicano que ya

hemos referido.

Escapa a todas nuestras posibilidades y está fuera de nuestra

capacidad, una presentación siquiera general de ese inmenso panorama,

que además no es objeto de esta investigación280.

No obstante, en cuanto a los sistemas constitutivos se refiere,

creemos ya haber perfilado sino una historia amplia y panorámica o de

280 Aunque sin perseguir una presentación de sistemas marcarios a partir de su adscripción a un sistema declarativo o constitutivo, puede verse una recopilación de varios sistemas en el mundo en: Gil Vega, V. “Uso obligatorio de las marcas registradas. Normativa en los países de la Comunidad Europea y en otros quince países. En: Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Barcelona 1992, páginas 349 y siguientes.

429

detalle, sí una presentación general y a manera de hitos representativos, de

ciertos ajustes que se fueron dando en este modelo -tanto en algunos

países europeos como en el Perú-, cuando en el capítulo primero

estudiamos esa evolución, a la que volveremos más adelante para

reexaminarla en función de lo que ahora vamos a presentar.

En cuanto a los sistemas declarativos, en cambio, no hemos tenido

ocasión ni necesidad, por cierto, de haberla tocado antes.

Pero para los propósitos que perseguimos ahora, esa visión es muy

importante, por su sentido de contraste que tanta utilidad tiene para llegar al

destino que pretendemos en este trabajo.

Con ese fin, analizaremos conceptualmente el agregado regulatorio

sustancial que en este sistema se ha dado, porque de su racionalidad

hemos de tomar la base del contraste que queremos realizar.

En esencia, cada sistema habría de sufrir un ajuste propio, según su

diseño primigenio: por el lado de los sistemas declarativos, el ajuste se

enfocaría en la cuestión de incorporar un registro y por el lado de los

sistemas constitutivos, en relación al uso respecto de la marca registrada.

Y para ubicar en grandes coordenadas esas cuestiones, hemos de

referir que es una percepción pacíficamente aceptada, que un registro, per

se y por tanto añadido a un sistema declarativo, representa un nivel de

seguridad jurídica sobre los derechos, que el sistema declarativo por sí

mismo no puede garantizar, cuando menos en la misma forma y certeza281.

Y en cuanto a los sistemas constitutivos se refiere, el uso de la marca

registrada - qué duda puede caber al respecto-, se percibió siempre como

281 Areán Lalín, Ob. Cit. páginas 96-97.430

un problema por resolver, cuando menos, ya que la noción de marca

registrada en tanto noción enmarcada en un sistema constitutivo, implicaba

excluir al uso.

2.3.2.- El ajuste central del sistema declarativo.Como punto de partida, hemos de tener en cuenta que la ausencia

de un registro en los sistemas declarativos, no es ni podría ser una cuestión

que revelara una insuficiencia en su coherencia interna o una inconsistencia

con la noción de marca como hecho.

Este sistema, por tomar la noción descriptiva de marca –que implica

una función distintiva cumplida-, es consistente con la realidad que pretende

regular y su coherencia interna se soporta en el principio de la prelación en

el uso, que se ajusta, por eso, a la noción de marca.

Y si de algo carecía o no tenía suficiente o eficazmente incluido, era

un mecanismo que elevara su nivel de seguridad jurídica sobre los

derechos, como lo hace un registro.

Por esa razón, la agregación de un registro habría de tener un

propósito específico: incrementar la seguridad jurídica.

Varias razones adicionales seguramente habrían de sumarse para

que la implementación de un registro acabara por agregarse a los sistemas

declarativos.

Por un lado, el sistema declarativo aparecía ya como un sistema

limitado en términos geográficos, puesto que la mayoría de sistemas en el

mundo se habían inclinado por regular a las marcas en base al principio

registral.

431

Por otro, estando al desarrollo intenso y progresivo del comercio

internacional, los titulares de derechos adquiridos en base al registro en los

sistemas constitutivos, habrían de encontrar en los sistemas declarativos un

problema de difícil solución en su natural intención de ingresar a tales

mercados.

Y finalmente, los titulares de derechos marcarios en los sistemas

declarativos, en su intención de ingresar a los mercados en los que regían

sistemas constitutivos, con toda seguridad habrían de pretender que sus

mismos derechos, adquiridos bajo su propio sistema, tuvieran la forma de

ser reconocidos y protegidos en los sistemas constitutivos, pero, carecían

de títulos registrados.

Por la suma de todas esas razones seguramente, hoy por ejemplo, el

sistema marcario de los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con un

registro de marcas.

Pero lo que nos interesa resaltar en lo que vamos a describir sobre

este sistema, es que el registro, aun habiéndose agregado al sistema

declarativo y precisamente por su carácter de factor o instrumento

agregado, no podía haber significado una ruptura con el principio que

configuraba al sistema declarativo.

El principio de este sistema, que hace nacer del uso a la marca y

sus derechos, porque recoge esa realidad en sus reglas jurídicas propias y

la refleja, por eso, es un sistema consistente, en el que mal podría haber

significado la incorporación de un registro, la incorporación también del

principio que los derechos sobre la marca nacen del registro con

independencia del uso, que acabara por extraer su principio fundamental.

432

Un cambio de esa magnitud no hubiera podido significar la

agregación al sistema de un mecanismo que potencie su funcionamiento o

su seguridad jurídica, sino contrariamente, una modificación estructural en

su concepción con severas consecuencias en su funcionamiento y su

seguridad jurídica propia, cualesquiera hubiera sido su nivel.

Así entonces, era el registro y su regulación los que tendrían que

acomodarse al principio central del sistema declarativo: de algún modo, la

configuración normativa del registro, pasaría por determinarse en relación al

uso.

Y así es como se explica la normativa “registral” en los sistemas

declarativos.

En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, existen en

buena cuenta tres tipos de registro282.

Un primer registro (Sección 1(a) de la Lanham Act, según su

modificación de 1989), al que se accede por medio de una solicitud en base

al uso efectivo de la marca ocurrido ya en el comercio, bien interestatal o

hacia el mercado externo.

Un Segundo registro (Sección 1(b) de la Lanham Act, según su

modificación de 1989), al que se accede por medio de una solicitud que

incorporará una declaración expresa de buena fe, sobre una intención de

uso en el comercio de la marca.

Y finalmente, un tercer registro (Sección 44 de la Lanham Act, según

su modificación de 1989), que admite el acceso solamente a firmas

extranjeras calificadas, siempre que cuenten con una solicitud o registro de

282Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-7. 433

marca en el exterior y que además consignen una declaración expresa de

buena fe, sobre su intención de usar la marca en el comercio.

Como dato importante sobre estos registros, ha de considerarse que

el profesor norteamericano refiere también que el 47% de las solicitudes de

registro se tramitan para el primero, 49% para el segundo y apenas un 4%

para el ultimo283, que es un registro muy especial y complejo, puesto que

esta creado para compatibilizar los compromisos de la administración

norteamericana en los tratados internacionales sobre marcas. En este

registro y por esa razón, no nos detendremos.

En cuanto al primer registro, ha de entenderse que está a disposición

de los agentes que ya vienen usando marcas en el mercado de los Estados

Unidos y obviamente deben acreditar el uso en la solicitud.

Este registro entonces, de ninguna manera constituye a una marca,

ni hace surgir derechos sobre ella, sino que le dará mayor seguridad

jurídica, en congruencia con la lógica de añadir un registro al sistema.

El segundo registro, está a disposición de los agentes que no utilizan

aun la marca en el comercio, pero se comprometen de buena fe a usarla.

Y para mantener la consistencia del sistema, en la que un registro no

constituye a una marca ni crea los derechos sobre ésta, sino que siempre

será el uso el que lo haga, el registro sólo se concederá después que se

hubiera acreditado el uso efectivo en el comercio de la marca solicitada.

Como dice textualmente el profesor McCarthy:

283 Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-7. 434

“In the United States, other than for qualified foreign companies, a

symbol must actually have been used as a trademark, before there is

anything to register.”284

“En los Estados Unidos, fuera del caso de compañías extranjeras

calificadas, un signo debe haber sido usado como marca, antes que exista

algo por registrar.” (Traducción libre)

Expresión categórica en cuanto a la negación de cualquier carácter

constitutivo de este registro, a pesar que con la solicitud no se acredita el

uso, sino que se asume un compromiso de buena fe para usar la marca.

Y por esa razón, nos aclara el profesor norteamericano, una solicitud

en este registro, en buena cuenta, es sólo una posibilidad para reservar una

marca antes de comenzar un negocio285.

En cuanto al tercer registro se refiere, como podrá advertirse, aunque

tiene la misma lógica básica que el segundo, naturalmente importa

diferencias propias de la hipótesis que regula, tanto en cuanto a sus

usuarios –empresas extranjeras calificadas- como en cuanto a sus efectos

derivados, en tanto pretende compatibilizar los distintos compromisos

internacionales de la administración norteamericana, en razón de los

Tratados Internacionales que pudiera celebrar.

Lo central de lo que hemos presentado, está en la lógica básica con

que el registro ha sido agregado al sistema declarativo, no como un

sistema normativo autónomo que privilegia y hace nacer del registro los

derechos marcarios, sino como un instrumento de refuerzo en la seguridad

284 Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-8.

285Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-8.

435

jurídica de los sistemas declarativos, que no cambia ni pretende cambiar el

principio básico del sistema: sólo hay marca –que es un hecho real en el

mercado-, donde ha habido y haya uso.

Finalmente, ha de advertirse que en razón a la forma de agregación

conceptual del registro a este sistema, se revela que no es de necesidad

que un registro implique que los derechos han de nacer sólo y a partir del

registro y que la registración puede ser normativamente contemplada con

una lógica no constitutiva.

2.3.3.- El ajuste central del sistema constitutivo.En el caso del sistema constitutivo, ha de considerarse que con la

intención de dar seguridad jurídica al hecho económico denominado marca,

que existe donde hay mercado, se diseña un sistema legal que encima de

ese hecho económico, crea una noción jurídica, la marca registrada, cuyo

contenido es distinto sustancialmente, pues se crea extrayendo de la noción

económica de marca al uso generativo y la función distintiva cumplida, que

son las condiciones de existencia de una marca en el mercado.

Así, la marca registrada aparece como un bien jurídico, que será el

verdadero sujeto de la regulación normativa, pero sin existencia real

necesaria como marca en el mercado, siendo que es a la marca registrada

a la única que se le asignan los derechos que el sistema tutela, pues la

marca, esa que vive en el mercado, no tiene esos mismos derechos.

Esa circunstancia es una distorsión del hecho denominado marca,

adoptada por estos sistemas, por la necesidad de dar coherencia interna al

sistema jurídico, a costa de su consistencia en relación al hecho económico

que pretendían regular. Por eso seguramente habría de considerarse una

distorsión necesaria.

436

De esa manera, bien puede considerarse que el problema de no

contemplar al uso en la normativa, que se crearon a sí mismo los sistemas

constitutivos, fue un problema de consistencia y no de coherencia interna.

Es muy probable que aquella distorsión necesaria, sin embargo, no

haya sido percibida de un inicio como una cuestión que trajera consigo

consecuencias importantes, sino que más bien estas deben haberse ido

revelando de manera paulatina, haciendo que los sistemas constitutivos

fueran agregando reglas que amortiguaran esas consecuencias.

Y de hecho así ha ocurrido y los cambios se han dado y se centraron

precisamente en el tema del uso de las marcas registradas, evidenciando

que la cuestión de su uso en el mercado, necesitaba ser contemplado de

alguna manera en la legislación.

Y creemos que la mejor evidencia de lo que estamos sosteniendo,

está precisamente en el aserto del maestro Fernández-Novoa, cuando se

refirió a la finalidad esencial del uso obligatorio que volvemos a repetir:

La “…finalidad esencial que debe perseguirse mediante la

implantación legal del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de

aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de

Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. Con

la mayor exactitud posible, el registro de Marcas debe reflejar y, por lo

mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se usen en el

mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen

únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del

Registro las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 286

No tenemos duda que de lo que se está hablando, al señalar la

función esencial de la implantación legal del uso obligatorio, es de la

286 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.437

necesidad de recomponer la consistencia del sistema constitutivo con la

noción de marca -fracturada por la noción de marca registrada-,

reinstalando al uso y por ende la función distintiva cumplida, dentro de la

normativa: eso es lo que quiere decir “…aproximar en la mayor medida

posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la

utilización de las marcas en el mercado…”, de manera que “…el registro de

Marcas debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que

efectivamente se usen en el mercado.”

Y esa valoración, no es ni más ni menos que la percepción que la

marca registrada debe llegar a ser una marca verdadera, viva en el

mercado y significa también un reconocimiento de principio: que los

derechos sobre las marcas registradas, debieran recaer sólo sobre las que

tengan uso efectivo.

Ha de advertirse, por último, que esa finalidad esencial, en palabras

del maestro, ha de conseguirse mediante la implantación legal del uso

obligatorio, expresión textual que no hace sino revelar, que la única forma

de reequilibrar las nociones, es con y a través de la legislación positiva: sólo

en la normativa, el uso podrá ser efectivamente reinstalado, porque, como

ya lo hemos señalado, para que una consecuencia que se produce en los

hechos, se produzca también en el Derecho, es preciso que aquella

consecuencia esté prevista normativamente, pues de no ser así, aunque

esa consecuencia siga ocurriendo en la realidad, nada ocurrirá

normativamente, en el Derecho .

En el fondo, como se podrá entender, la cuestión central ha sido

desde el inicio, cómo el sistema constitutivo, que excluye la relevancia

esencial que tiene el uso para la noción de marca, acabará por

reincorporarlo en su regulación, de modo que, simultáneamente, se

mantenga al principio registral como fundamento, pero, se logre reequilibrar

438

o re alinear su noción de marca registrada con la noción económica de

marca -que exige al uso como condición de existencia-, de modo tal que

los derechos que se reconocen a la marca registrada, recaigan sólo sobre

marcas que verdaderamente existen y se usan en el mercado.

Esa es entonces la causa por la cual los sistemas constitutivos, en el

tiempo, se han visto en necesidad de ir incorporando reglas sobre el no-uso

de las marcas registradas con efectos en su registro.

Y visto desde esa perspectiva o entendido así el problema, entonces,

su solución, habría de estar en reincorporar al uso dentro de la sistemática

jurídica, atribuyéndole un carácter en relación a las marcas registradas y, en

concordancia con esa caracterización, atribuyéndole determinados efectos

a la falta de uso, que deberían ser la consecuencia coherente con esa

caracterización previa.

En eso habría de consistir el ajuste de los sistemas constitutivos,

para reconstituir su consistencia en relación al hecho económico

denominado marca, sin renuncia del principio registral.

La razón de fondo entonces, por la que los sistemas constitutivos

deben regular expresamente al uso de las marcas registradas, está en la

necesidad de reinstalarlo en la normativa, para recomponer la consistencia

del sistema con el hecho denominado marca que pretenden regular y que

fue fracturado con la creación de la noción de marca registrada.

Finalmente, creemos también que hay otra razón para esa necesaria

recomposición conceptual.

Hemos consignado anteriormente que los sistemas constitutivos de

derechos, excluyendo completamente al uso generativo y excluyendo de

439

paso la función distintiva cumplida, admiten que una unión signo/producto,

que carece de facto de efecto distintivo, sea razón suficiente no sólo para

que se pueda constituir una marca registrada, sino más todavía, para que

ese derecho de exclusiva continúe su vigencia y protección, después de

haberse otorgado el registro, a pesar del no uso.

Con ello, y según los términos del Dr. Palau, al atribuir un derecho de

exclusiva sobre una marca registrada, que carece de facto de efecto

distintivo -estando a los alcances de la noción de marca registrada-, hacen

algo que no resulta justificable.

Ese algo que no resulta justificable no se agota, creemos, en el mero

hecho que se otorgue un derecho de exclusiva sobre una unión

signo/producto, que no tiene de facto una función distintiva cumplida.

Es más lo que ocurre como consecuencia de esa estructura interna

del sistema.

Lo que vemos que ocurre es que el sistema constitutivo, por su

diseño vigente, genera efectos en distintos planos del sistema marcario y

con distintas intensidades, a partir de su propia estructura.

En primer lugar, el sistema otorga un derecho exclusivo al uso de la

marca registrada, que representa la creación de un espacio conceptual

dentro del mercado, que queda prohibido para otros agentes y por eso

representa una limitación para ellos en la competencia.

Pero ese espacio exclusivo limitante de la competencia, se concede

con el registro, sin uso previo alguno.

440

Y después de concedido ese espacio, el sistema no contempla al uso

como condición de permanencia en el registro, ni como condición para el

ejercicio de los derechos, de modo que ese espacio prohibido a terceros se

prolonga en el tiempo, sin correlato con el uso.

Y finalmente, por las razones anteriores, extiende su protección, por

igual, a todas las marcas registradas, sea que se usen o no.

Todo ello, representa consecuencias tangibles desde la lógica de la

competencia.

En efecto, se haya advertido o no, lo cierto es que la titularidad

marcaria tal cual está diseñada en los sistemas constitutivos, permite el

acceso al registro, por igual, a quienes acabaran efectivamente usando las

marcas en el mercado y a quienes no lo harán.

Durante la vigencia del registro, además, los sistemas constitutivos

permiten la renovación del derecho registrado, por igual, a quienes usan

efectivamente las marcas registradas y a quienes no las usan.

Durante la vigencia del registro, también, los sistemas constitutivos

admiten, en principio, el ejercicio de los derechos, como oponerse a un

registro, solicitar la nulidad, o iniciar procedimientos de infracción, por igual,

a todos los que usan efectivamente las marcas registradas y a los que no

las usan.

Si acaso, el sistema, para este último aspecto, se limita a advertir al

titular que no use una marca en base a la cual deseara ejercitar uno de

esos derechos, que en caso de hacerlo, corre el riesgo no aleatorio sino

perfectamente calculable, que la otra parte –y sólo si fuera así su voluntad-,

se defienda con una acción de cancelación o con la alegación de la falta de

441

uso, siendo en el caso de nuestra legislación, además, que ese riesgo se

limita solamente a las oposiciones y no alcanza a las nulidades ni las

infracciones.

Y además de lo anterior, muchos sistemas constitutivos, como el

nuestro por ejemplo, de oficio extienden protección por igual, tanto a

marcas registradas usadas como no, a propósito de los exámenes de

registrabilidad de las solicitudes.

En efecto, uno de esos exámenes que se realiza de oficio, es que la

marca solicitada no sea confundible con otro derecho previamente

registrado, sin que deba indagarse o establecerse si aquel registro anterior

corresponde a una marca usada o no: en cualquiera de los dos casos, si la

marca solicitada es confundible con la anterior, el registro no se concederá,

aunque la marca que sirvió de fundamento para el rechazo fuera una marca

no usada.

Finalmente, un aspecto fáctico de gran trascendencia, que supone en

los hechos una limitación sumamente eficaz, que redunda en beneficio de

las marcas registradas no usadas, se da en la práctica del proceso real por

el que transita la elección de una unión signo/producto, para solicitarla

como marca.

Para decidirse sobre esa elección, los potenciales titulares de marcas

que van a solicitarlas, tienen a su disposición el servicio de búsquedas, que

les informa sobre las uniones signo/producto que cada registro contiene en

cada sistema.

La recurrencia a esta información, como cuestión previa y necesaria,

antes de ingresar una solicitud de registro, se ha convertido en una práctica

442

por los usuarios, cuya magnitud es prácticamente absoluta, como lo

demuestran las cifras que indicamos más adelante.

La cuestión es que, como resultado de esa búsqueda, los

interesados reciben listados de las marcas registradas que pudieran ser

iguales o semejantes a las marcas que han ideado solicitar y a partir de esa

información, de encontrarse con que esa unión signo/producto que han

ideado o una semejante a ésta, ya está inscrita, optan por renunciar a la

solicitud que imaginaron, siendo que lo hacen con absoluto

desconocimiento de si esa marca registrada esta en uso o no, pues esa

información no la tiene la administración pública y naturalmente esta

incapacitada de mostrarla, como parte del informe que se extiende en las

búsquedas.

Ese momento, en el que se toma una decisión de renuncia a solicitar

un signo, en razón de la información pública que ya existe registrado un

signo igual o semejante, sin duda plasma un momento en el que la marca

registrada no usada, impregnada de una vigencia formal, pero sin

fundamento fáctico, recibe una efectivísima protección del sistema, que no

por silenciosa, inmaterial y no concretizada en un acto administrativo formal,

es menos real y perniciosa.

¿Cuántas marcas acabaron por no solicitarse, en función del mero

hecho de haber recibido información que un signo igual o semejante ya

estaba inscrito, sin saber si se trataba de una marca registrada sin uso?, es

una cuestión de muy difícil medición, en razón de la carencia de medios

idóneos y directos para determinarla.

Sin embargo, hay información indirecta que nos puede dar una idea

cuantitativa.

443

En la Memoria de INDECOPI de 2011287, aparece que por el año

2009, se solicitaron 20,258 búsquedas fonéticas, frente a 20,495 solicitudes

de registro de marcas288, que finalmente se presentaron ese mismo año; por

el año de 2010, se solicitaros 23,559, búsquedas fonéticas, frente a 23, 120

solicitudes de registro de marcas289, que acabaron presentándose por el

mismo año; y por el año 2011, se solicitaros 25,635 búsquedas fonéticas,

frente a 24,711 solicitudes de registro de marcas290, que finalmente se

presentaron por el mismo año.

Esos datos, nos revelan varias cosas.

En primer lugar, que la recurrencia a solicitar búsquedas fonéticas de

registros, como cuestión previa para decidirse a presentar o no una solicitud

de registro de marca, es una práctica al 100%: todo aquel que desea

registrar una marca, se informa, antes, de si ésa u otra marca semejante,

está ya registrada o no.

En segundo lugar, nos revela que las reacciones inhibitorias, como

consecuencia de la información que se recibe, llega incluso, no a cambiar

de signo y presentar otro, sino además a renunciar a presentar cualquier

solicitud, pues no de otro modo puede interpretarse que el número de

búsquedas fonéticas haya sido, en todos los casos, superior al número de

marcas finalmente presentadas.

287 En la dirección siguiente: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/Memoria2011.pdf.

288 Este dato esta en las estadísticas de INDECOP 2012 en la siguiente dirección: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1338.

289 Ídem.

290 Ídem.444

La reacción inhibitoria de la que hablamos, entonces, es real, lo que

no hemos podido determinar es su exactitud cuantitativa, en relación a

marcas registradas no usadas, que pudieron aparecer en los informes de

búsqueda.

Pero si bien ese impacto preciso no hemos podido medirlo, sin

embargo, ciertos elementos de juicio que en esta tesis se han señalado,

permiten orientar en algún sentido una estimación.

El primer dato lo traemos de la referencia que hiciera el maestro

Fernández-Novoa sobre la apreciación de Heil291, respecto de la actitud de

los solicitantes a quienes se había opuesto un titular de marca registrada

anterior.

En tal sentido, el maestro atribuye a Heil la valoración que en el

sistema alemán “…si el oponente logra acreditar el uso de la marca, una parte no insignificante de los solicitantes suelen renunciar a la solicitud o

bien la limitan a mercancías diferentes de las abarcadas por la marca del

oponente.”292.

Esa decisión inhibitoria, era significativa cuantitativamente entonces,

en ese contexto.

Para lo que nos sirve ese juicio en el contexto distinto que estamos

analizando, es para considerar que ante el hecho de saber que ya una

marca igual o semejante está inscrita, es una opción cuantitativamente

significativa, precisamente por su lógica -que desarrollamos a continuación-,

291 El Director de Marcas de la oficina alemana de patentes, a quien el maestro Fernández Novoa se refirió en en “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.

292 Fernández Novoa Carlos, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.

445

renunciar a la potencial solicitud de un signo que habrá de confrontarse con

otro anteriormente registrado.

Ello es así, porque en efecto es una decisión de riesgo, insistir en la

pretensión original propia, frente a la información que un signo igual o

semejante, ya está previamente registrado.

Y aquel riesgo, es un riesgo perfectamente calculable: es dinero y es,

fundamentalmente, tiempo.

La opción que confrontan los interesados que reciben los informes de

búsqueda, al advertir al signo igual o semejante, ya registrado, es, o iniciar

una acción de cancelación, que es otro riesgo de dinero y tiempo, con un

margen de fracaso de 25%, cuando menos, según hemos determinado en

esta tesis; o, cambiar de signo y solicitar otro, con lo cual se desaparecen

todos los riesgos anteriores.

Y siendo esas las opciones, resulta pues lógico que se opte por la

más segura y económica.

Por eso, ha de considerarse que se trata de una situación

significativa cuantitativamente, la que trae consigo la situación que hemos

analizado, aunque no hayamos podido medirla ni mostrarla en este estudio

con exactitud.

Ha de concluirse de lo anterior, que la información pública que

representan los informes de búsqueda, que sirve como elemento de filtro

previo y necesario para un potencial solicitante de marca, respecto a

decidirse o no a presentar una solicitud específica, configura un escenario

que, por proveer una información insuficientemente precisa, en cuanto al

uso de las marcas registradas que aquel informe presenta al interesado,

446

representa una suerte de barrera administrativa que extiende de modo

indirecto, pero muy eficaz, la misma protección preventiva, tanto para

marcas registradas en uso, como para marcas registradas no usadas; y de

modo tal, que provoca decisiones inhibitorias, en beneficio de marcas

registradas no usadas.

A manera de juicio general, ha de advertirse entonces, que salvo

limitados e insignificantes espacios cuantitativos, el sistema constitutivo

trata por igual a quienes tienen una conducta totalmente distinta en el

mercado, respecto del uso de las marcas registradas: tan empoderado y

protegido por el sistema estará quien usa efectivamente la marca registrada

como quien no lo hace.

Ese trato similar para quienes tienen una conducta tan

sustancialmente distinta, creemos, desequilibra la competencia en el

mercado y es consecuencia del diseño normativo, estructurado a partir de la

noción de marca registrada, que excluye al uso dentro de su acepción

normativa.

Está entonces efectivamente en la esencia de la noción de marca

registrada –y no en la esencia de la noción de marca, como se ha sostenido

siempre-, la razón por la que su uso, normativamente, debe ser dispuesto y

regulado, (i) porque debe recomponerse la consistencia del sistema,

reintegrando al uso en la regulación positiva, (ii) para evitar los

desequilibrios que se generan con la fractura que significó la creación de la

categoría marca registrada.

Finalmente, la necesidad de recomponer la consistencia de los

sistemas constitutivos, no solo nos parece fundada en las razones que

hemos expuesto, sino que creemos además, que se trata de una valoración

447

que la doctrina predominante también reconoce, aunque no lo ha hecho de

ese modo ni lo ha expresado de esta manera.

Ello es así, porque la doctrina predominante no se ha enfocado en la

necesidad de regular normativamente el uso de las marcas registradas,

como una consecuencia derivada de la necesidad de recomposición de la

consistencia del sistema, fracturada por la diferencia entre las nociones de

marca y marca registrada.

Y no lo ha hecho, porque como hemos visto, no ha desarrollado una

diferencia conceptual entre esas dos nociones distintas, dando la impresión,

incluso, que las usa como sinónimos o, si acaso, que las diferencia sólo en

cuanto al hecho del registro, el que además, no parece tener ninguna

relevancia en el desarrollo de los fundamentos del principio del uso

obligatorio.

Así, si bien la doctrina predominante proclama la existencia del

principio –exógeno- del uso obligatorio de la marca registrada y ha

elaborado su fundamento bien sobre los alcances de la noción de marca o

bien sobre la función distintiva que esta cumple, como hemos visto, ha

prescindido totalmente de cualquier referencia al hecho que en la propia

noción de marca registrada, está el rasgo esencial que determina que el

uso de las marcas registradas debe ser reincorporado en la regulación:

porque la noción de marca registrada excluye al uso, tanto generativo como

subsecuente, por eso, el uso debe ser reinstalado en el sistema jurídico

normativamente, para que finalmente el sistema adquiera consistencia con

la realidad económica que busca regular.

Llegados a este punto, sólo nos resta establecer si la reincorporación

del uso a la regulación positiva, ha de adquirir el carácter de obligatorio o no

y por qué.

448

Para ello, desarrollaremos primero una visión general sobre lo que

entendemos por un realineamiento entre nociones para reconstituir la

consistencia del sistema, puesto que esa expresión, comprendemos que no

deja de ser una frase poco explicativa de su contenido y preciso ha de ser

que hagamos explícitos los criterios que trae consigo, desde nuestra

perspectiva.

3.- Qué reglas suponen un realineamiento y por qué razones.

3.1.-Aspectos generales.-Como primer acercamiento, nos parece que, puesto que entre las nociones de

marca y marca registrada existe una fractura, que surge por la exclusión del uso en

esta segunda, re alinear las nociones consistirá en incorporar de regreso al uso en la

regulación de la marca registrada, de manera que tenga efectos en cuanto al

registro, como efectos tiene el uso en la noción de marca.

Hay sin embargo un obstáculo o imposibilidad si se quiere, insuperable.

En la medida y en tanto que el sistema constitutivo se soporte en el principio

de la inscripción, no habrá forma de que tal principio se conserve, si no se mantienen

también las mismas condiciones conceptuales para la concesión del registro.

Así entonces, si algo no podría hacerse y no sería entonces un ajuste o

realineamiento posible al sistema, en principio, sería renunciar a que la marca

registrada se constituya y registre sin relación al uso generativo y/o la función

distintiva cumplida.

Así, el rol generativo-constitutivo que cumple el uso en la constitución de una

marca, ha de seguir siendo descartado para la marca registrada.

449

Y siendo que sólo a partir y después de la existencia y registro de la marca

registrada, los sistemas constitutivos podrán considerar la posibilidad de reinstalar al

uso, será entonces el uso subsecuente -al registro-, el único que podrá ser regulado

y con un rol que sea idéntico al que tiene en el caso de una marca.

Y son dos las funciones o roles que creemos cumple el uso subsecuente en la

noción de marca.

El primero será un rol de permanencia, que llevado al plano de la marca

registrada, ha de entenderse como condición de su permanencia en el registro.

En este punto, nos parece oportuno añadir, como la otra cara del mismo rol de

permanencia, la capacidad del no-uso, por sí mismo, para determinar la pérdida del

registro, como ocurre con la falta de uso en la noción de marca: así como el no uso

implica que la marca pierde su perfil psicológico y cesa de ser tal, de la misma

manera, la falta de uso de la marca registrada, por sí mismo, debe significar la

pérdida del registro.

Un segundo rol que creemos cumple el uso subsecuente de la marca, es el de

condición de ejercicio de los derechos.

Y en tal sentido, tratándose de la marca registrada, el uso ha de ser entonces

y también, una condición de ejercicio de las acciones que el sistema asigna al titular

de una marca registrada.

Más allá de esos roles, además, cualesquiera fuera la forma de reinstalación

del uso, ésta ha de significar una regla de carácter general, que se aplique a todas

las marcas registradas, pues la distorsión que se busca recomponer, existe en

cabeza de todas y cada una de las marcas registradas y un realineamiento

verdadero, tendrá que ser entonces de carácter general.

450

Y finalmente, como el uso por el empresario en la noción económica de marca

es una necesidad generativa para su constitución y además una necesidad para su

conservación, en la marca registrada, para que el uso subsecuente adquiera el

mismo carácter o uno equivalente, la legislación positiva ha de establecer que el uso

subsecuente por el empresario, sea obligatorio.

Ello será o deberá ser así, en primer lugar, porque si una voluntad (del

empresario) es una necesidad en los hechos para que una consecuencia ocurra,

para el Derecho, si ha de perseguirse la misma consecuencia en el plano normativo,

aquella voluntad necesaria en los hechos, ha de convertirla en una acción obligatoria

en la normativa.

En tal sentido, si el uso subsecuente de la marca es necesario para que esta

permanezca en el mercado, pues el uso subsecuente al registro de la marca

registrada, debe ser una obligación jurídica exigible para la permanencia en el

registro y su protección.

Y en segundo lugar, el uso de la marca registrada ha de ser obligatorio, como

una consecuencia derivada de haber sido caracterizado como condición de

permanencia en el registro y como condición de ejercicio de los derechos: si ha de

exigirse un requisito para una consecuencia jurídica –como la permanencia en el

registro o el ejercicio de los derechos-, pues tal requisito no puede ser sino una

obligación de previo cumplimiento.

Por esas razones, entonces, un verdadero realineamiento, debe configurar

normativamente al uso subsecuente de la marca registrada, como un uso obligatorio.

Finalmente, la caracterización del uso como obligatorio, estando al hecho que

la propia normativa caracteriza al uso como un derecho exclusivo y excluyente y que

esta caracterización excluye también y entonces, que otro cualquier sujeto de

derecho privado pueda ostentar algún tipo de posición jurídica frente al titular, que

451

implique una limitación de esos derechos de exclusiva -porque sería un contrasentido

normativo-, supone que el único espacio conceptual disponible, que permite

configurar al uso de las marcas registradas como una obligación, ha de ser el

espacio que se configura en una relación jurídica de Derecho Público, en la que sólo

la Administración Pública puede aparecer como el sujeto frente al cual aquella

obligación ha de cumplirse.

Sólo así, si la obligación de usar la marca registrada es una obligación del

titular frente al Estado, será posible que simultáneamente a ese carácter obligatorio,

el titular tenga un derecho de carácter exclusivo y excluyente, pues esta posición la

ejerce frente a un sujeto distinto del Estado, a saber, los demás agentes privados en

el mercado.

Veremos a continuación y finalmente, cómo se ha dado el proceso de ajuste

de los sistemas constitutivos en cuanto a este realineamiento de la regulación, que

hemos descrito.

El propósito de este análisis es (i) terminar de demostrar cómo y porqué,

además de todas las razones que hemos expuesto anteriormente, los sistemas

marcarios constitutivos, de ninguna manera configuran al uso de las marcas

registradas como un uso obligatorio o como una carga; y (ii) proveer las bases para

un parámetro ideal de diseño normativo, que pueda ser calificado como un diseño

que efectivamente reubica al uso en la regulación, recomponiendo en la mayor

medida posible la consistencia del sistema.

3.2.- Las reglas de realineamiento que se han aplicado.

3.2.1.-Aspectos generales.Hechas las explicaciones anteriores, conviene tomar en cuenta que los

sistemas constitutivos en su desarrollo normativo han ido modificando sus reglas

en el tiempo, y en principio, una forma completa de auscultar la orientación de

452

esos cambios en relación al propósito de reinstalar el uso, para poder establecer

qué nivel de realineamiento alcanzan, debiera ser seguir la ruta de esos cambios,

sistema por sistema, en su secuencia cronológica.

Y habiendo sido 14 los sistemas que hemos estudiado, pues 14 habrían

de ser los análisis respectivos.

Sin embargo, un desarrollo así, de todos y cada uno de los sistemas que

hemos analizado en este trabajo, tanto los europeos como los nacionales, sería

tan extenso en su descripción textual, que seguramente acabaría por hacer

innecesariamente fatigoso su seguimiento.

Creemos por eso que se impone optar por otra forma de presentación,

igualmente apropiada y no menos ilustrativa.

Lo que nos permite concebir esa ruta alternativa, es el hecho que en todos

los sistemas constitutivos que hemos estudiado, esas reglas añadidas o

suprimidas, han adoptado una formulación normativa muy similar y todas están

contempladas en el prototipo que diseñamos en el primer capítulo.

Lo que haremos, entonces, es traer de vuelta al prototipo y para cada

regla –con algunos mínimos ajustes indispensable-, haremos un análisis sobre

el significado o la implicancia que esa regla revela respecto del uso subsecuente,

según los criterios de realineamiento que hemos señalado más arriba.

Lo que habrá de resultar de ese análisis es que él nos revelará cuánto esa

regla particular tiene de re alineada, a través de un valor numérico total, que se

determinará atribuyendo un valor 1 para cada criterio de realineación que la regla

contenga, un valor 0, por cada criterio no contemplado, y un valor total, sumando

todos esos valores anteriores.

453

Como resultado, cada regla habrá de tener un valor numérico ponderado

total de realineamiento.

Y como todos los sistemas contienen una o más de esas reglas, cada

sistema tendrá también un valor numérico total de realineamiento, que se

obtendrá sumando todos los valores de cada una de sus reglas.

Ello nos permitirá, después, elaborar un cuadro único en el que aparezcan

todos los sistemas, cada uno con su valor total ya ponderado, revelándonos en

una sola imagen de conjunto, la intensidad del realineamiento que el uso habrá

tenido en cada uno de ellos.

Empezaremos pues con traer de vuelta las reglas del prototipo, para

analizar en cada una de ellas los criterios de realineamiento que contengan, para

asignarles su valor total ponderado, individual.

3.2.2.-- Las reglas del prototipo, su nivel de realineamiento y su valor numérico individual.

Como vamos a analizar las reglas que efectivamente se han promulgado,

vamos a tomar del prototipo solamente las reglas que han sido incorporadas en

las legislaciones, prescindiendo de las que nunca hubieran regido, como algunas

de las que preveía el PRMC.

3.2.2.1-La cancelación como acción autónoma.Esta regla tutela el interés protegido de un tercero, para cancelar una

marca especifica sin uso, por medio de esta acción.

Ya hemos visto en el capítulo IV, cómo y porqué esta regla no configura ni

podría configurar al uso como una obligación, ni como una carga.

454

Esta regla sin embargo, sí caracteriza al no-uso (y no al uso, como lo

precisamos también en aquella ocasión), y lo hace como un factor que contribuye

con otro –que es la acción de cancelación iniciada por tercero interesado-, para

que una marca registrada específica y sin uso, pueda ser retirada del registro, de

allí lo de factor contributivo.

Y queremos insistir en que a partir de la atribución del carácter de factor

contributivo al no-uso, en el interés de un tercero para cancelar un registro, no

puede implicarse que el uso, con ello, haya sido también caracterizado de

manera general con algún carácter, como el de obligación o carga.

Esta acotación obedece, particularmente, a la pretensión imprecisa de

inferir a partir de ese carácter de factor contributivo del no-uso, que el uso (de

manera general), es obligatorio o es una carga sobre todas las marcas

registradas.

Finalmente, por esa condición de factor contributivo del no-uso, ha de

colegirse que por sí mismo, carece de aptitud para cancelar un registro.

Y como esta regla no caracteriza ni contiene al uso en su predicado, de

ninguna forma, mal podría considerarse que esta regla pudiera estar

atribuyéndole un carácter cualquiera, como el de condición de permanencia en el

registro.

Por la misma razón, tampoco puede considerarse que esta regla atribuya

al uso, el ser una condición para el ejercicio de los derechos.

Sin embargo, esta regla sí crea un espacio en el que debe probarse el

uso, siendo que la carga de probar el uso –que de ninguna manera puede

convertir al uso en una carga, como se analizó en su momento-, es una de

carácter procesal administrativo.

455

Este espacio, por otro lado, sólo se abre siempre que exista una voluntad

privada de un tercero interesado, lo cual determina que sea, finalmente, un

espacio que se conforma aleatoriamente, y es además y por eso, un espacio

reducido, casi inmaterial en su magnitud, como también lo hemos puesto en

evidencia en el capítulo III.

En síntesis, esta regla, de todos los criterios de realineamiento posibles,

solo contiene dos: (i) configura al no-uso, como un factor contributivo para lograr

la pérdida del registro, pretendida por un tercero, y (ii) configura un espacio en el

que el uso debe ser probado.

Su valor numérico propio, ponderado, será entonces de 2.

3.2.2.2.- La acción de cancelación como defensa en una oposición.Lo primero que conviene precisar para esta regla, es que estamos frente a

la misma acción de cancelación por falta de uso, solamente que ésta se habrá de

iniciar dentro de un proceso con oposición. Esa es la única diferencia.

Como consecuencia de lo anterior, ha de considerarse que se aplican, en

principio, los mismos criterios y la misma ponderación cuantitativa, que

corresponde a la acción de cancelación como acción autónoma.

La cuestión de fondo estriba en saber si por el hecho que esta acción se

inicia dentro de una oposición, esta circunstancia supone algún efecto en

relación a esa primera valoración y si eso repercute o no en la ponderación.

Para ello, empezaremos por considerar que cuando la regla habilita a un

tercero para iniciar también una acción de cancelación por falta de uso, dentro de

456

un procedimiento de registro con oposición, lo que cambia, es la circunstancia en

que ese tercero puede iniciar la acción.

Mientras en la acción autónoma la voluntad del accionante es suficiente

para iniciarla, en cambio, para hacerlo dentro de una oposición, lógicamente, eso

depende que una oposición se haya planteado y eso no depende de quien ha de

iniciar o no esa acción como defensa.

Pero planteada que fuera la oposición, nuevamente la voluntad del tercero

–esta vez como solicitante de una marca-, retoma su condición de razón

suficiente para iniciar o no la acción de cancelación, como defensa.

Esa circunstancia entonces, no puede tener efectos que modifiquen la

valoración y ponderación de la acción de cancelación como acción autónoma,

puesto que su estructura lógica, permanece intacta una vez iniciada y se habrá

iniciado, nuevamente, a partir de la voluntad del tercero.

Lo que sí determina esta regla de modo singular y propio, es que pone a

disposición de los terceros un nuevo y distinto escenario al de la acción de

cancelación como acción autónoma, aunque de una forma singular: convirtiendo

en interesado en una cancelación, a quien antes de la oposición no lo era.

Creemos, sin embargo, que no tiene ni podría tener la misma aleatoriedad.

Efectivamente es un hecho fortuito, que repentinamente aparezca un

tercero y que su interés particular se enfoque en una marca registrada

específica, que presume sin uso en el mercado.

El titular de esa marca, no tiene ni podría tener ningún elemento de juicio

que le permita anticipar que se habrá de entablar esa acción.

457

Pero cosa distinta ocurre con el espacio que esta regla crea, pues

deducida la oposición por el propio titular, la acción de cancelación como

defensa, le es perfectamente predecible: el titular que se opone, sabe que esa

acción puede serle opuesta.

Por eso, no nos parece que esta regla tenga un carácter aleatorio.

No obstante, así como el carácter aleatorio en la acción de cancelación

autónoma no determina una valoración particular ni ponderada, porque por sí

mismo ese carácter no tiene efectos en cuanto al realineamiento se refiere, el

hecho que estemos ahora ante una ausencia de aleatoriedad, tampoco será

valorado ni ponderado, por lo mismo.

Por otro lado, este espacio adicional, pese a su no aleatoriedad, es

igualmente un espacio reducido, casi inmaterial en su magnitud, como ocurre en

el caso de la acción de cancelación como acción autónoma, según lo hemos

puesto en evidencia en el capítulo III, aunque esa dimensión, obviamente, no

puede obedecer a su aleatoriedad, puesto que no la tiene.

Y la razón por la que el espacio que configura esta regla termina siendo

también un espacio inmaterial cuantitativamente, está precisamente en el hecho

de su no aleatoriedad. Nos explicamos.

Como primera cuestión, estamos partiendo del hecho que efectivamente

es un espacio inmaterial cuantitativamente, porque eso está probado y fuera de

discusión.

A partir de allí, entonces, lo que advertimos –y así lo hemos explicado en

el capítulo III-, es que esa acción de cancelación como defensa en la oposición,

se puede anticipar precisamente porque el diseño de la normativa lo permite; y,

como lo expusimos también en el capítulo III, esta previsibilidad ha provocado

458

que los titulares, finalmente, no se opongan cuando sus marcas no han sido

usadas, puesto que no habrá acción de cancelación como defensa que enfrentar,

si la oposición no se plantea.

Por eso decimos que está en su carácter no aleatorio, la razón por la que

este espacio es tan reducido e inmaterial en su dimensión.

Esta regla, en consecuencia, sólo contiene dos de los criterios de

realineamiento que hemos señalado y son los mismos que contiene la acción

autónoma. Por eso, su valor numérico propio, ponderado, será 2.

3.2.2.3.- La acción de cancelación como defensa en las infracciones y las nulidades.

En la acción de cancelación como defensa en las infracciones y las

nulidades, los criterios de realineamiento que sus reglas implican, son

exactamente los mismos en todo sentido y por las mismas razones, que los que

hemos expuesto en la oposición: (i) ambas constituyen un espacio adicional en el

que puede también iniciarse la acción de cancelación; y en ambos casos, de

solicitarse la cancelación como defensa, (ii) configuran al no-uso, como un factor

contributivo para lograr la pérdida del registro, pretendida por un tercero.

Como en la oposición y por las mismas razones, no se trata de espacios

aleatorios sino predecibles, pero eso no determina una ponderación.

Y en cuanto a la dimensión cuantitativa de estos espacios, se trata de

espacios inexistentes en nuestro país, por un lado, y no hemos podido

cuantificarlos en ningún otro sistema.

Sin embargo, siendo que la cancelación como defensa es predecible y así

como esa predictibilidad ha significado el no ejercicio de oposiciones, por la

misma razón, puede estimarse que en estos espacios, el no ejercicio también ha

459

de ocurrir y ello determinará, como con las oposiciones, que se trate de espacios

igualmente reducidos.

Estas reglas, como la de las oposiciones y por las mismas razones, tienen

un valor numérico propio, ponderado, de 2.

3.2.2.4.- La presentación de pruebas de uso en la renovación.Esta regla es sustancialmente distinta a todas las anteriores.

En primer lugar, hace del uso una condición de permanencia: sin uso

probado, no habrá renovación del registro; o dicho de otra manera, continuará el

registro sólo si el uso se ha probado.

Como consecuencia de lo anterior, esta regla atribuye al no-uso, por sí

mismo, la capacidad para terminar un registro.

Y las dos condiciones anteriores, consecuentemente, configuran al uso

como obligatorio.

Por otro lado, esta regla crea un espacio adicional en el que el uso debe

ser probado y la magnitud de este espacio, además, es absoluta: abarcará al

universo de todas las marcas registradas.

Y como consecuencia de lo anterior, ha de colegirse que estamos frente a

una regla de carácter general.

Finalmente, cabe advertir que esta regla no convierte al uso en una

condición de ejercicio de los derechos.

Esta regla, en síntesis, contiene los siguientes criterios de realineamiento:

(i) configura al uso como obligación, (ii) atribuye al no-uso capacidad suficiente y

autónoma para cancelar el registro, (j) hace del uso una condición de

460

permanencia, (iv) configura un espacio en el que debe probarse el uso, y (v) es

una regla de carácter general.

Por todas esas razones, su valor numérico propio, ponderado, debiera ser

en principio, 5, pero creemos que es más apropiado otro, que es 13.

Ese valor numérico ponderado tiene una explicación particular que se

centra en dos de sus aspectos: ser una regla general y haber configurado al uso

como una obligación.

En cuanto a su carácter de regla general, esto nos parece crucial porque

su aplicación sobre todas las marcas registradas, es un requisito sustancial para

cualquier realineamiento verdadero, como ya lo hemos expuesto.

Así, en contraste con cualquier otra regla que no sea ni pueda ser general,

su ponderación cuantitativa, en principio, habría de ser inexpresable en un valor

numérico o, en todo caso, reflejada en un valor que muestre la diferencia de

magnitud, entre los espacios que cubren tanto esta regla general, como una

regla que no lo es y que sólo se aplica en un espacio reducido.

Por ejemplo, en este trabajo ya hemos determinado que la acción de

cancelación por falta de uso como acción autónoma, alcanza a cubrir menos del

1%, tanto de las marcas registradas como de las marcas registradas no usadas,

y en el caso de las oposiciones, hemos evidenciado que estas cubren un espacio

aún menor.

Comparando la dimensión de esos espacios, con la dimensión del espacio

que cubre la regla sobre la renovación, se evidenciaría una diferencia de 100 a 1,

cuando menos, porque esa es efectivamente su diferencia cuantitativa.

461

Pero, si se incorporara esa diferencia y con esa misma magnitud, en un

cuadro general como el que hemos elaborado, la suma total de valores de cada

regla, aparecería con unas diferencias que podrían interpretarse de manera

equívoca o podrían provocar la idea que debe o puede haber error en la

ponderación.

Por ese motivo, al carácter general de esta regla, si bien no podríamos de

ningún modo asignarle un valor 1 para distanciarla del 0 que tendría la regla que

no fuera general o podríamos fundadamente también aplicarle un valor de 100,

hemos optado, sin embargo, por ponderarla solamente con un arbitrario 7,

queriendo significar la cualidad especial implícita en el carácter general de esta

regla, que la hace aplicable para todas las marcas registradas.

Algo similar ocurre con la valoración cuantitativa del realineamiento que

significa caracterizar al uso como obligatorio.

Como en el fondo un verdadero realineamiento sólo es posible haciendo

del uso una obligación, por las razones que ya hemos expuesto, las reglas que

no implican caracterizar al uso como obligatorio, no pueden tener el mismo peso

específico que las reglas que no lo hacen.

Y siendo así, la distancia conceptual entre reglas que caracterizan al uso

como obligatorio y las reglas que no, no parece razonablemente expresada en

los valores 1 y 0, respectivamente.

En este caso, hemos optado por asignar a una regla que caracteriza al

uso como obligatorio, el arbitrario valor 3.

Por esas razones consideramos más apropiado el valor 13, en esta regla,

que suma un valor 7 por ser regla general, 3 por configurar al uso como

obligatorio y 1 por cada criterio adicional que contempla.

462

Todo este análisis, regla por regla y su valor cuantitativo propio, se

consigna en el cuadro Nº 4, que aparece en las páginas siguientes.

4.- El realineamiento de los modelos normativos estudiados. Un panorama general.

A fin de presentar d manera sintética el panorama general del realineamiento

de los sistemas que hemos analizado en este trabajo, hemos elaborado también el

Cuadro Nº 5, en el que aparecen los 14 sistemas estudiados y se muestran las reglas

que cada sistema contempla.

Por cada regla que contenga el sistema, se asigna el valor propio de esa regla

establecido en el Cuadro Nº 4 y así, cada sistema aparece con un valor numérico

total propio, que es la suma de los valores de sus reglas incorporadas.

Hemos elaborado también el Cuadro Nº 6, que no es sino una síntesis del

Cuadro Nº 5, donde aparecen los 14 sistemas al lado de su valor numérico total

ponderado de realineamiento, ordenados de mayor a menor.

Los cuadros Nº 7 y Nº 8, que también hemos preparado, muestran por

separado, la evolución normativa en Europa y el Perú, respectivamente.

Lo que estos cuadros revelan, en una visión de conjunto, son varios aspectos

sustanciales que justifican detenerse en cada uno de ellos.

Por tal motivo, habremos de realizar los respectivos análisis, separadamente,

para relevar los aspectos sustanciales que nos han parecido necesarios.

Los cuadros señalados, son los siguientes:

463

464

465

466

467

468

El primer aspecto está en los valores numéricos, en tanto medida de su

realineamiento.

Para este análisis, en el Cuadro Nº 6 hemos trazado una línea divisoria entre

los sistemas: aquellos que están por encima de 10 y los que están debajo.

En el grupo de los sistemas con valores mayores a 10, ha de advertirse que el

mayor valor alcanzado por un sistema es de 21 y corresponde al modelo diseñado

por el D.S 001-71-IC, el D.L 26017 y la Decisión Andina Nº 313, vigente entre 1991-

1994 en el Perú.

Le sigue con 19, el PRMC -que nunca entro en vigencia- y de allí con un valor

15, el modelo del sistema español de 1988, de tan breve vigencia, pues lo sustituyó

la ley española de 2001.

Cierra este primer grupo de sistemas con valores sobre 10, el modelo del D.S

001-71-IC, con un valor de 13, vigente en el Perú hacia 1971.

Todos estos sistemas tienen en común varias cosas.

Todos contemplaban la obligación de presentar pruebas de uso en la

renovación. Por eso, configuraban al uso como obligatorio y se trataba de una regla

de carácter general.

Solo esas consideraciones, nomas, dan cuenta de los 10 puntos de valor que

sobrepasan estos sistemas.

Todos esos sistemas, además, no rigen ya ni en Europa ni en el Perú, por lo

menos desde hace más de 20 años.

469

En el grupo de los sistemas con valores menores a diez, lo primero que ha de

relevarse es que ninguno de esos sistemas caracteriza al uso como obligación y no

tienen tampoco ninguna norma de carácter general aplicable para todas las marcas

registradas. Por eso están debajo de la línea de 10.

Los sistemas de este segundo grupo que están vigentes, a saber, el RMC, la

Directiva, la ley alemana de 1995 y la española de 2001, todos, apenas llegan a un

valor 6.

Y el sistema vigente en el Perú, entre los sistemas vigentes, es el de menor

valor a todos: 4.

Por otro lado, si nos centramos exclusivamente en los sistemas europeos que

hemos estudiado y los miramos en retrospectiva histórica, como se muestra en el

Cuadro Nº 7, ha de advertirse que de todos esos sistemas sólo el español de 1988 y

por muy breve plazo, integró el grupo de los sistemas con una intensidad mayor a 10.

Los demás sistemas europeos, antes y después de la armonización, se

encuentran todos debajo de esa línea.

Hemos incorporado en ese cuadro al PRMC pues nos sirve de mucho en el

enfoque que queremos hacer, pese a que nunca entró en vigencia.

Este Proyecto fue un documento que sintetizaba una visión consensuada

continental, por lo menos para cuando fue elaborado.

La intervención pública en las reglas que proponía, trascendía la regla de

presentar pruebas en la renovación, pues la autoridad estaba autorizada para

requerirlas tanto en la oposición como en los procedimientos de nulidad, como se

recordara.

470

Y justamente por ese nivel de presencia de la autoridad -que define una

relación jurídica de Derecho Público, configurando un carácter obligacional en

aquella relación-, es que el nivel de realineamiento de esta norma alcanza un 19 de

valor.

Esto no puede significar sino, que para el momento en que el PRMC fue

esbozado, cuando menos, la visión que la intervención pública era necesaria para la

regulación del uso de las marcas registradas, fue una perspectiva efectivamente

sentida por los miembros de la organización europea.

Lo que el cuadro muestra, sin embargo, es que aquella visión, una vez ideada,

fue dejada atrás categóricamente, pues tanto en la Directica como en el RMC

posteriores, la administración pública fue despojada de cualquier capacidad de

acción o iniciativa en cuanto al uso de las marcas registradas.

De ese punto, en adelante, el cuadro nos revela una disminución sumamente

notable en cuanto a la intensidad del realineamiento, que no significa sino que sobre

el uso de la marca registrada, no se habría de configurar una verdadera obligación, ni

se regularía a través de normas sustantivas de aplicación general para todas las

marcas registradas. Por eso, el valor numérico de los sistemas europeos vigentes

resulta tan bajo.

Como una simple observación, que apunta a reiterar nuestra crítica al hecho

que la alegación de la existencia del principio del uso obligatorio, careció siempre de

un contenido univoco, ha de advertirse que todos esos sistemas europeos, incluido el

PRMC, a pesar de esas enormes y categóricas diferencias de intensidad en cuanto

al realineamiento del uso en su regulación, a todos ellos, la doctrina predominante

los ha calificado como sistemas que imponían o imponen el uso obligatorio de las

marcas registradas.

471

Por el lado de la regulación normativa nacional, la curva que diseña la

evolución de los modelos nacionales, que se muestra en el Cuadro Nº 8, es similar a

la europea: de un mayor nivel alcanzado hace muchos años, superior al nivel 10, la

normativa no tuvo otra dirección que ir disminuyendo la intensidad de su

realineamiento, llegando a un punto menor incluso al que tienen hoy los sistemas

europeos, en razón a que en nuestra regulación no se prevé que la acción de

cancelación pueda oponerse a una nulidad o una infracción.

En ese contexto, el Tribunal Andino de Justicia y el INDECOPI, tanto durante

la vigencia del modelo de realineamiento de la Decisión Nº 344, como durante la

vigencia del modelo de la Decisión Nº 486, han entendido estar frente a una misma

obligación de uso de las marcas registradas.

5.- Evaluación del realineamiento y su evolución.El realineamiento de los sistemas constitutivos que hemos estudiado y que

acabamos de mostrar sintéticamente, entonces, nos revela que su evolución ha

seguido una tendencia en la que se ha pasado de reglas que reinstalaban al uso de

las marcas registradas en un nivel determinado de intensidad, a reglas que la han

reducido sensiblemente.

Esa tendencia, creemos que pone de manifiesto que el realineamiento de los

sistemas constitutivos, para reintegrar al uso en su regulación, de modo que

adquiriera un carácter similar al que tiene en la noción de marca, no puede haber

sido el norte de su evolución normativa, pues si así hubiera sido, se hubiera dado de

distinta manera.

La consecuencia de esa evolución y su norte, ha sido que por mantener al uso

distante de la regulación, en todos los sistemas constitutivos que hemos estudiado,

lamentablemente, el fenómeno y la magnitud de las marcas registradas no usadas,

sigue siendo una realidad que dista en mucho del ideal “que en el Registro figurasen

472

únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro

las marcas cuyo uso no se efectúe…”

Y es frente a esa realidad constatable, sin embargo, que la doctrina

predominante proclama no sólo la existencia del principio del uso obligatorio de las

marcas registradas, como un principio rector del Derecho de Marcas, sino que

además, percibe que nunca como hoy los sistemas marcarios han alcanzado un nivel

de regulación que consideran acorde con aquel principio.

Creemos haber puesto en evidencia que eso no es así.

Por qué razones la dirección de la evolución normativa de los sistemas

constitutivos ha sido la que hemos mostrado, es algo que no podemos contestar con

fundamento e información suficiente, pues supone una tarea de investigación que

supera largamente los alcances de este trabajo descriptivo y exploratorio e incluso,

por sí misma, justificaría otra tesis.

No obstante, esta investigación nos ha mostrado algunos indicios explicativos,

que pueden orientar el sentido de algunas hipótesis de respuesta, que se vinculan

con razones de lógica del enfoque y con probables razones políticas.

En cuanto a la lógica del enfoque, creemos que la información que hemos

recopilado respecto de algunos cambios en la regulación europea, particularmente el

seguido a apropósito del gran cambio que significó la prescindencia de la regla que

disponía la presentación de pruebas de uso en la renovación, nos brinda la ocasión

para mostrar nuestra postura.

Pasamos a retomar entonces aquel cambio y su forma de ocurrencia.

473

Como primera cuestión, hemos de recordar que esta regla, desde 1977 en el

segundo trabajo que hemos estudiado del maestro Fernández-Novoa, nos fue

presentada por él mismo como una regla valiosa:

“…ha de valorarse positivamente el predominio de la intervención

administrativa ex officio” del sistema norteamericano, sobre el sistema alemán

fundado en la iniciativa privada-, porque …existe un innegable interés general en

lograr la más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del Registro de

marcas y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado.”293

Y con esa convicción, el maestro incluyó en su propuesta para la entonces

futura ley española de marcas, que la presentación de pruebas en la renovación

fuera una regla expresa, como lo consignara en el mismo artículo de 1977.

Más aun, esa misma perspectiva de valoración positiva hacia esta regla, la

reiteraría en su “Fundamentos de Derecho de Marcas” de 1984, como ya lo hemos

referido antes también, con el añadido que para 1984, incluso el PRMC incluía esta

regla, revelando un nivel de consenso continental en cuanto a su pertinencia y

utilidad.

Y seguramente por eso, la legislación española de 1988 incluyó esa

disposición.

Luego, sin embargo y como también lo hemos señalado, la Directiva de 1988 y

el final Reglamento de la Marca Comunitaria de 1994, así como la ley española de

2001 también, todas esas normas, excluyeron definitivamente esta regla.

Pudiera ser, por un lado, que las razones de ese cambio fueran efectivamente

las que el propio maestro Fernández-Novoa deja entrever en su obra de 2001,

“Tratado sobre Derecho de Marcas”.293 Fernández-Novoa, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A. Página 213-214.

474

Así, respecto de la exclusión de esa regla en el RMC, el maestro nos diría que

la propuesta de esa regla:

“…tropezó, sin embargo, con encendidas críticas en las que se puso de

manifiesto que la dudosa eficacia de la declaración de uso no justificaba los elevados

costes de su puesta en práctica. Como consecuencia de tales críticas, a la versión

definitiva del Reglamento sobre la marca comunitaria no se incorporó la figura de la

declaración de uso.”294

Incluso llegó a firmar que “…prima facie, el trámite contemplado por el art.

11.2 de la Directiva295 podría ser más eficiente y, por ende, preferible que el vigente

sistema de conectar la renovación de la marca con la declaración de uso de la

correspondiente marca.”296

Pues bien, en el capítulo III, desarrollamos con detenimiento nuestra

evaluación de este cambio de perspectiva297 y como una primera atingencia en ese

análisis, sostuvimos lo siguiente:

“Como puede advertirse, la regla que dispone presentar pruebas de uso en

algún momento ante la administración, desde el enfoque que planteaba el maestro,

era una regla que por su diseño se correspondía con un innegable interés general,

siendo que ese interés general no era otro que el de “lograr la más perfecta

concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad

viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.

294 Fernández-Novoa- Tratado sobre Derecho de Marcas. Página 456.

295 De otorgar al solicitante la facultad de plantear la cuestión del uso de la marca oponente.

296 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464.

297 Apartado 2.4.475

“De allí resulta pues, que ese interés general no es ni más ni menos que una

de las finalidades esenciales que el maestro le atribuye a la noción del uso

obligatorio de las marcas registradas, de donde puede inferirse que si alguna regla

en particular tenía la potencialidad de servir para tal propósito, esa regla era

precisamente la que disponía la presentación de pruebas de uso como procedimiento

de oficio, potencialidad que de ninguna manera fue atribuida por el maestro, de modo

tan explícito y directo a la regla que proveía una acción de caducidad como acción

autónoma, ni a la regla que legitimaba la alegación de la falta de uso en los

procedimientos de oposición.”298.

Ahora, a la luz de todos los conceptos que hemos desarrollado en este

trabajo, creemos muy ilustrativo de la postura que hemos adoptado, ir más

profundamente en ese análisis.

Como puede advertirse, la regla que estamos analizando fue evaluada, desde

varios puntos de vista.

Primero, como (i) una regla que se alineaba con un principio, la intervención

ex officio; (ii) que obedecía a un interés general, (iii) y como una regla que prima

facie, podría ser menos eficiente que la de permitir la alegación de la falta de uso en

una oposición.

En segundo lugar, las razones que justificaron su prescindencia fueron

enfocadas como razones que se relacionaban con: (i) su dudosa eficacia y (ii) sus

elevados costes de implementación.

Todas esas consideraciones, reflejan una perspectiva de enfoque que ya en

nuestro análisis del apartado 2.4, desarrollamos hasta cierto nivel.

Lo que ahora proponemos es un análisis aún más abarcativo.

298 Ídem.476

En primer lugar, ha de advertirse que si algo no se tomaba en cuenta, ni

aparece por ninguna parte entre las ideas y las razones con las que se evaluó la

regla y su prescindencia, era qué significado tenía la regla en cuanto al uso de las

marcas registradas.

No se consigna ni se implica en las razones expuestas, que esa regla era: (i)

una regla de carácter general -y además la única-, aplicable a todas las marcas

registradas; (ii) una regla que caracterizaba de modo indubitable al uso como

obligatorio; ni, (iii) una regla que además y por lo anterior, hacía del uso una

condición de permanencia en el registro.

Y muy importantemente, la caracterización del uso como obligatorio, que

implicaba esta regla de modo indubitable, identificaba al Estado como el único

acreedor posible de aquella obligación, siendo que sólo el Estado es el único que

puede ser el acreedor de cualquier carácter obligatorio que se pueda pretender

configurar en una normativa sobre marcas registradas, que por definición ha

caracterizado ya su uso como un derecho privado exclusivo y excluyente del titular.

En efecto, ya hemos evidenciado en el capítulo III, que una obligación de usar

las marcas registradas, para que fuera verdadera obligación, ha de ser contenida

dentro de una relación jurídica identificable en cuanto a los sujetos vinculados y la

naturaleza del vínculo que les une.

Desde tal perspectiva, ya hemos demostrado también que la normativa

vigente de ninguna manera configura ni podría configurar según sus alcances,

ninguna relación obligacional entre el titular y cualquier otro sujeto de derecho

privado, sino al contrario, que una relación así, sólo significaría una negación del

derecho privado exclusivo y excluyente del titular, creando un contrasentido en la

normativa.

477

Por esas razones, entonces, el único espacio conceptual disponible, para que

encaje y se añada una verdadera obligación de uso sobe las marcas registradas,

encima y simultáneamente con la existencia de un derecho privado y exclusivo del

titular, es el que queda y se configura sólo en una relación de Derecho Público en el

que el Estado sea el acreedor de aquella obligación.

En tal sentido, lograr que el uso de las marcas registradas sea en efecto

obligatorio, jurídicamente, exige incorporar al Estado como único acreedor posible de

una verdadera obligación de uso, pues sólo ese tipo de obligación es compatible y

admite su coexistencia armoniosa con el derecho privado exclusivo al uso que los

sistemas marcarios asignan a su titular.

La regla que estamos analizando, entonces, más allá de su contenido

particular, era ante todo una regla que cubría con justeza conceptual el único espacio

en que era posible configurar una verdadera obligación de uso sobre las marcas

registradas. Pero más aún: era la única regla, entre todas las vigentes, que tenía esa

particular capacidad.

Y por eso, su exclusión debió ser enfocada no en cuanto a si respondía a un

principio como la intervención ex officio, o su dudosa eficacia o sus costes excesivos,

como fue considerada, pues en realidad significaba la desaparición del único espacio

en el que era posible efectivamente configurar una obligación de uso.

Y sin ese espacio, cualquier otra regla, con cualquier contenido, que no se

ubicara en el contexto de una relación de Derecho Público, en la que el Estado fuera

acreedor de una obligación de cualquier índole en relación al uso de las marcas

registradas -como ocurría con todas las demás reglas que quedaron-, de ninguna

manera podría configurarse una verdadera obligación, porque de no ser el Estado el

acreedor, sino otro sujeto de derecho privado o un sujeto indeterminable, esa sola

asignación, por si misma, es una contradicción normativa con el carácter de derecho

478

privado exclusivo y excluyente que los sistemas marcarios asignan a los titulares,

sobre las marcas registradas.

Así, en el hecho de haberse postulado las razones que hemos referido,

advertimos que una causa posible para que la evolución de la normativa se

distanciara del objetivo de reincorporar al uso en la legislación positiva con carácter

obligatorio, puede haber sido no partir de la diferenciación entre las nociones de

marca y marca registrada, que dando como resultado la necesidad de reintegrar al

uso como obligatorio en la regulación positiva, trae como consecuencia la necesidad

de definir cómo y con qué contenido es posible entonces configurar una verdadera

obligación de uso sobre las marcas registradas, compatible con el derecho de

exclusiva que se asigna al titular.

Si tal hubiera sido la perspectiva del enfoque sobre esa regla cuando se

discutía su permanencia, se hubiera advertido que su prescindencia, (i) siendo la

única norma que configura al uso como obligatorio, (ii) la única que era una norma

general y (iii) la única que convierte al uso en condición de permanencia en el

registro, no era una opción legislativa inocua o una mera alternativa de regulación,

como se la juzgó, si se entendía que en el sistema de marcas el uso obligatorio era

un principio informador.

Es probable también que haya sido parte del enfoque que se hubiera

adoptado, el hecho que, como ya lo señaláramos anteriormente, fue acaso

demasiado prematura la percepción que no era posible hablar de una obligación

stricto sensu299, a propósito del uso de las marcas registradas: si ese en efecto fue un

punto de partida, y por tanto no se apuntaba o se podía apuntar al establecimiento de

una verdadera obligación, mal podía ocurrir que las posibles reglas a promulgar

pudieran configurar un carácter –de obligación-, que de partida fue negado.

299 Así lo planteó el profesor Schryker e hizo suya esa perspectiva el maestro Fernández-Novoa. Ver apartados 1.2 y 1.3 del capítulo IV.

479

En razón entonces del enfoque que perece haberse adoptado, la doctrina

predominante puede haber entendido que prescindir o no de una regla como la de

presentar pruebas de uso en la renovación, era una cuestión de mera opción abierta

entre dos principios posibles, como la intervención ex officio o el de la iniciativa

privada.

Pero no se trataba, como creemos haberlo demostrado, de una opción y

menos de una opción abierta entre principios equivalentes con los que por distinto

camino se podía lograr el arribo a la finalidad que se atribuye al uso obligatorio: si se

trataba de hacer del uso una obligación, el Estado era el único acreedor posible de

aquélla y eso sólo podía ocurrir dentro de una relación jurídica de Derecho Público.

Por eso, para hacer del uso una obligación, no hay opción alguna: el Estado y

una relación obligacional de Derecho Público, son los únicos elementos con los que

puede configurarse una verdadera obligación y deben estar presentes en la

normativa marcaria, pues sin ellos, no hay forma de atribuirle al uso un carácter de

obligación jurídica.

Desde esa perspectiva, como podrá inferirse, la percepción que la regla que

autoriza a un tercero a defenderse de una oposición con la alegación de la falta de

uso, “…podría ser más eficiente y, por ende, preferible que el vigente sistema de

conectar la renovación de la marca con la declaración de uso de la correspondiente

marca”, revela una valoración igualmente objetable.

Como hemos demostrado en este trabajo, esas normas de ninguna manera

pueden ser consideradas equivalentes: una norma que caracteriza al uso como

obligación, que es de carácter general y que hace del uso una condición de

permanencia en el registro, como la de exigir pruebas de uso en la renovación, de

ninguna manera puede ser igual y por eso intercambiable, por otra norma que no lo

configura como obligación, no es de carácter general ni lo convierte en condición de

480

permanencia en el registro, como la acción de cancelación como defensa en la

oposición.

Y de allí ha de seguirse que los resultados obtenibles con la vigencia y

aplicación de una u otra norma, en relación al uso de las marcas registradas, de

ninguna manera pueden ser tampoco equivalentes, como hemos demostrado en este

trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, la percepción de que la opción entre esas

reglas, era una mera opción legislativa entre un principio como el de la intervención

de oficio y otro como el de la libre iniciativa de las partes, y peor aún, la valoración

que la acción de cancelación como defensa en la oposición puede ser más eficiente

que la presentación de pruebas de uso en la renovación, puede revelar que no se

enfocaron las cosas desde la perspectiva que correspondía hacerlo.

No obstante lo anterior, creemos posible que también hayan existido razones

de carácter político detrás de ese cambio sustancial, cuando se prescindió de esta

regla.

En efecto, el año 1994 no es solamente el año en que el RMC entro en vigor,

pues también y paralelamente, se suscribió el Tratado sobre Derecho de Marcas300

(TLT) que contemplaba como norma expresa la prohibición de exigir pruebas de uso

en la renovación, en el inciso 4 de su artículo 13301.

300 Este Tratado, fundamentalmente, establece un conjunto de normas de procedimiento para el registro, la renovación y los actos modificatorios, sobre las marcas registradas. Puede consultarse su texto en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=294359

301

“Artículo 13Duración y renovación del registro

4)…Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir:

…481

Y partes contratantes de ese Tratado eran varios de los países que

conformaban la Unión Europea que acababa de promulgar el RMC.302

Qué documento influyó en el otro o qué países en ambas negociaciones de

esos documentos orientaron la postura común que estos documentos finalmente

adoptaron, y por qué razones se adoptó esa disposición, no ha sido posible

determinarlo para los efectos de este trabajo de investigación, pues ese objetivo

excede sus alcances.

Sin embargo, puede sostenerse que cuando menos parte de la explicación de

por qué ambos documentos contienen esa misma disposición, habría de ser que en

ambas negociaciones estaban presentes varios de los mismos países.

Y un hecho adicional que termina por configurar el carácter político de la

negociación que puede haber existido detrás de esta norma, está en la presencia de

los Estados Unidos de Norteamérica como parte contratante en el TLT de 1994.

Como se recordará en el sistema de marcas norteamericano, el registro no es

constitutivo del derecho sobre las marcas.

Y su sistema de control del uso, contempla dos momentos básicos para

demostrar que las marcas registradas se usan efectivamente: el affidavit of use y la

presentación de pruebas de uso en la renovación.

Ha de advertirse entonces que la norma contemplada en el artículo 13 del

TLT, que prohíbe solicitar pruebas de uso en la renovación, daba en el centro

neurálgico del sistema norteamericano, privándole de un mecanismo fundamental.

iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.”

302 Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido. http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=294359

482

Y los Estados Unido de Norteamérica suscribieron este Tratado sin poder

hacer reserva en cuanto a esa disposición, pues el Tratado no lo admitía, según su

artículo 21.

Fue sin duda una concesión de magnitud entonces la que implicó ser parte del

TLT para ese país y por esa razón, es posible sostener que puede haber sido fruto

de una negociación política, tanto la norma misma como su aceptación.

Cabe advertir, sin embargo, que los Estados Unidos de Norteamérica a pesar

de haber suscrito el Tratado, han mantenido su exigencia para presentar pruebas de

uso en dos oportunidades igualmente: en el affidavit of use y al cabo de diez años de

concedido el registro, que, aunque coincide con la fecha en que habrá de solicitarse

la renovación, ya no forma parte de ese procedimiento –ajustándose a los alcances

limitativos del Tratado-, sino que constituye un procedimiento autónomo.

El sistema norteamericano entonces, encontró una solución jurídica para

compatibilizar su necesidad estructural de controlar el uso con la misma eficacia que

lo venía haciendo, ajustándola a su compromiso internacional adquirido en el

Tratado.

Y hemos de advertir que esta solución, no ha generado contra ese país ningún

procedimiento que la objete como forma evasiva de los alcances del Tratado,

consecuencia de lo que en las negociaciones internacionales se asume como

producto de diseñar y redactar en los Tratados, normas que se configuran con

suficiente ambigüedad constructiva, como para dejar apropiados espacios de

interpretación, que concilian simultáneamente dispares formas de aplicación para sus

Partes Contratantes.

Por todo lo anterior, entonces, creemos una hipótesis valida sostener que

detrás de la prescindencia de la regla que exigía la presentación de pruebas de uso

en la renovación, pueden haber existido razones de enfoque conceptual y también

razones políticas.

483

Sea como fuera, sin embargo, consideramos que sí ha quedado evidenciada

la situación de fondo que este trabajo pretende relevar: los sistemas constitutivos que

hemos estudiado, confrontan la realidad de innumerables marcas registradas que no

se usan y la razón de esa circunstancia, reside en la exclusión del uso de las marcas

registradas como objeto de regulación normativa expresa, que lo configure como una

verdadera obligación jurídica, siendo que para que tal cosa ocurra, estos sistemas

han de admitir la aparición de una relación jurídica de Derecho Público, en la que el

Estado aparezca como el acreedor de esa obligación, pues es la única forma en que

el uso de las marcas registradas puede ser simultáneamente una obligación y un

derecho exclusivo y excluyente del titular.

6.- A modo de conclusión de esta investigación de carácter descriptivo y exploratorio.

El objetivo de este trabajo ha sido siempre, a lo largo de su desarrollo,

presentar un contraste fundado en elementos probatorios, entre la normativa y su

alegada finalidad, con los efectos que su diseño produce en los hechos, de manera

que aquel contraste evidenciara su discordancia.

En tal sentido, la magnitud de las marcas registradas no usadas que la

formalidad del registro de marcas todavía mantiene, y que hemos cuantificado en el

capítulo III, es la prueba que el diseño normativo no ha logrado ni está en

condiciones de lograr esa finalidad general ideal, que en el registro sólo aparezcan

las marcas efectivamente usadas en el mercado y por tanto, que el sistema conceda

protección sólo a las marcas registradas en uso.

En el camino, hemos puesto en evidencia cuáles son y por qué, las razones

por las que ese diseño se ha evidenciado tan insuficiente en cuanto a su capacidad

para lograr que esa finalidad se pueda alcanzar.

484

Con esos objetivos, que creemos haber cumplido, el carácter descriptivo y

exploratorio de esta investigación, que le atribuyéramos desde que se presentara el

primer Plan de Tesis, lo consideramos logrado.

No obstante, parece necesario además, postular una propuesta regulatoria

alternativa, como parte de la investigación misma y como el único epílogo posible,

para dar por concluida efectivamente una investigación.

Sin embargo, queremos permitirnos sustentar una fórmula distinta para el final

que este trabajo ha de tener y esperamos poder persuadir de que hay razones

fundadas para ello.

Son varias y de magnitud, las cuestiones que tendrían que ser contempladas y

superadas para que se pueda diseñar, expresado en reglas específicas, una

cualquier regulación alternativa de un tema como el que hemos estudiado y haremos

una presentación, por partes, de las grandes cuestiones que el objeto de nuestro

estudio implica, para que pueda dimensionárselas.

6.1.- La cuestión de las categorías jurídicas.El primer escollo esta precisamente en las categorías jurídicas que

nuestro tema abarca.

Como lo hemos puntualizado a lo largo de nuestra exposición, ella ha

girado en torno a varias nociones.

Así, la marca, la marca registrada, el uso generativo y subsecuente, el

uso obligatorio, la función distintiva potencial y cumplida, la noción de obligación

en el contexto del Derecho de Marcas y el carácter exclusivo y excluyente del

uso que la regulación caracteriza, son algunas de las cuestiones conceptuales

que hemos discutido y que las hemos estudiado apenas en un solo plano: el

espacio que corresponde exclusivamente a las reglas básicas sobre las

485

acciones de cancelación, aquellas que se aplican antes que esa acción

efectivamente se inicie.

Como dijéramos en la introducción de este trabajo, no han sido objeto de

nuestro estudio todas las numerosas reglas derivadas sobre esas acciones.

En tal sentido, aun a pesar que tales reglas no las hemos estudiado, no

puede negarse el hecho que existe una forzosa vinculación conceptual entre el

contenido de las reglas básicas y las características particulares de las reglas

derivadas, de modo que quiérase o no, en estas últimas algún efecto habrá de

producirse, como consecuencia de un cambio sustancial en el contenido de las

reglas básicas, que, para una seria postulación sobre una regulación alternativa

específica, se debiera contemplar.

Por otro lado, habiéndose advertido la ausencia regulatoria expresa del

uso de las marcas registradas en la normativa y habiendo postulado que ese

uso entonces, debe abarcar varios y distintos espacios del sistema de marcas

para su efectiva reinstalación regulatoria, fuerza es concluir que el cambio que

postulamos a nivel de las reglas básicas, ha de complementarse,

necesariamente, con una armonización adicional que incluya un conjunto de

reglas sobre el uso de las marcas registradas, fuera del espacio de las reglas

básicas sobre la cancelación y en los distintos espacios a los que apunta esa

reinstalación del uso, que, nuevamente, tendrá repercusiones en la regulación

vigente para esos espacios en los que el uso no está regulado y que han de

sufrir así y también, una reformulación o cuando menos un ajuste.

Es sola tarea, como se comprenderá, sobrepasa los alcances de este

trabajo descriptivo y exploratorio.

6.2.- La cuestión del marco y el contexto regulatorio de las marcas registradas en el Perú y sus fuentes.

486

La regulación de la propiedad industrial en el Perú, como ya lo hemos

señalado, tiene como fuente dos planos: las normas de origen nacional y las

Decisiones en el Pacto Andino.

Entre esos dos niveles, existe una prevalencia de las normas andinas

sobre las nacionales, en el sentido que estas últimas no pueden contemplar

normas que contravengan las disposiciones de la Comunidad.

Hay entonces reducidos márgenes de maniobra, cuando de la regulación

sobre propiedad industrial se trata, para que nuestro país pueda disponer, por

su cuenta, reglas con ese contenido.

El realineamiento normativo sobre el uso de las marcas registradas que

esta tesis postula, como se comprenderá por lo expuesto en el apartado

anterior, trasciende las reglas básicas sobre la acción de cancelación, importa

armonizar el efecto que tendría ese cambio sobre las reglas derivadas en esa

acción administrativa y, por añadidura, implica una repercusión en varios

espacios del sistema de marcas, fuera del que se configura con la acción de

cancelación.

Visualizada así la dimensión que trae consigo un verdadero

realineamiento normativo sobre el uso de las marcas registradas, ha de

advertirse que los cambios regulatorios implícitos, por diseminarse en el

sistema de marcas en su conjunto, supone un cambio que inevitablemente ha

de pasar por el escrutinio y los procedimientos a nivel de la Comunidad Andina,

previo al cual, ha de haberse adoptado como una propuesta normativa de

cambio, por nuestro país.

Esa experiencia de cambiar los alcances de las disposiciones en una

Decisión, como la Decisión Nº 486, ya la hemos vivido en el Perú y

recientemente además, a propósito de la implementación normativa que

487

significó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

de Norteamérica.

El proceso de negociaciones entre las instituciones públicas peruanas

involucradas, para llegar a los textos que acabarían siendo propuestos ante la

Comunidad, fue apenas la primera parte de ese proceso.

Logrado ese primer nivel de acuerdo interno, su presentación y

sustentación ante los órganos del Pacto Andino, fue también y además, otro

proceso de negociaciones sobre los alcances normativos, que, como habrá de

suponerse, enfrentó varios y distintos momentos, de alta tensión incluso, por

múltiples motivos, que no corresponde aquí consignar.

Sin embargo, ha de relevarse que esas negociaciones, enfocadas en

cuestiones técnico-normativas, de ningún modo limitaron sus alcances a lo

jurídico, pues las posiciones políticas e ideológicas de los Países Miembros,

fueron siempre el telón de fondo en el proceso de la búsqueda de un acuerdo.

Finalmente, si bien ese proceso culminó con la obtención de las

modificaciones que para el Perú eran necesarias, normativamente sin embargo,

no significó una modificación de la norma andina, que variara para todos los

países, sino, una suerte de listado de normas de la Decisión Nº 486, respecto

de las cuales, los Países Miembros que así lo decidieran, podían optar por una

regulación alternativa distinta, como fue dispuesto en la Decisión Nº 689. Esa

regulación optativa, alternativa y distinta, fue la que el Perú necesitaba para

implementar sus compromisos en el TLC.

No ha de perderse de vista, por otro lado, que la razón por la que el Perú

propuso un cambio en la Decisión Nº 486, obedeció a una necesidad derivada

de su compromiso internacional con la celebración del TLC con los Estados

Unidos de Norteamérica y que fuera de esa motivación y contexto, ni nuestro

488

país, ni ningún otro de la Comunidad Andina, desde que entrara en vigencia esa

Decisión en el año 2,000, han planteado una modificación o una revisión de esa

norma.

Por esas razones, que la experiencia nos ha mostrado, creemos que una

postulación de cambio en la normativa andina, como el que implica esta tesis,

ha de esperar a que se den las condiciones en las que una revisión general de

la Decisión Nº 486 pueda encontrar un espacio, una oportunidad y una forma de

ser presentada, que, en el corto o mediano plazo, no parecen estar asomando,

sino al contrario: si de algo se está hablando ahora es sobre el futuro y la

viabilidad de la Comunidad Andina misma.

Sin perjuicio de la problemática que represente la pertenencia de nuestro

país a la Comunidad Andina y las limitaciones normativas que ello supone,

ocurre además que el Perú, por su cuenta, es también Miembro de la OMC303 y

por tanto ha suscrito el Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)304, el Acuerdo de

París al que ya nos hemos referido en el primer capítulo I y el Tratado sobre

Marcas de 1994 (TLT), al que ya nos hemos referido también, entre otros

Tratados que se refieren a las marcas.

Todo ello demanda que cualquier iniciativa regulatoria que pueda ser

planteada, debe evaluarse en sus alcances, previamente, para determinar si

directa o indirectamente, es compatible con los compromisos que esos Tratados

suponen.

6.3.- La cuestión de la implementación administrativa.-

303http://www.wto.org/indexsp.htm

304 Este Tratado, de suscripción obligatoria para quien se incorpore como Miembro de la OMC, dispone una serie de derechos sustantivos mínimos, en relación, por ejemplo, a las marcas.

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm489

No es tampoco poca cosa, las posibilidades materiales que deba

confrontar la administración pública para un cambio de regulación, según fuera

el contenido de sus reglas específicas.

Solo a nivel estimativo, considérese nomas que INDECOPI en el área de

marcas, la Dirección de Signos Distintivos, tiene una carga anual de

procedimientos que bordea los 50,000 procedimientos anuales.

Y en ese contexto, la sola disposición de una regla, como por ejemplo la

que obligue a presentar pruebas de uso, sobre un universo estimado superior a

350,000 registros marcarios, cuando menos, representará 35,000

procedimientos más por año, que además irán incrementándose

paulatinamente y de modo proporcional al aumento de registros, que crece

permanentemente.

A ese incremento, habría que añadir el incremento sobre la amplitud del

alcance de los procedimientos de registro, nulidades e infracciones, que

deberán expandir su espectro para incluir la valoración de pruebas de uso, por

ejemplo, si se postularan reglas que modifiquen estos procedimientos para dar

un espacio particular en ellos al uso.

Un incremento abrupto de esa magnitud, de más de un 70% del volumen

de expedientes en trámite, por su repercusión, no puede ser soslayado, para

cualquier regulación alternativa que pretenda postularse seriamente y ha de

estar acompañado entonces, de un planeamiento que se sustente, a su vez, en

un diagnostico organizacional y funcional, que permita viabilizar los cambios, de

manera que no se produzcan resultados prácticos traumáticos que arriesguen la

viabilidad de la propuesta.

6.4.- La cuestión de los grupos de interés.

490

Todo cambio normativo, por el impacto que representa según las

distintas perspectivas desde las que se le conceptúa, genera siempre

posiciones diferentes, según fuera la lectura que le dan quienes tendrán que

vérselas con él.

La administración pública, no escapa a esa lógica, como tampoco

escaparán los titulares de marcas registradas, ni los agentes de marca que

utilizan las normas cotidianamente.

El objetivo general de hacer del uso de las marcas registradas una

obligación jurídica verdadera, va a afectar a todos los actores en su comodidad

presente.

Así entonces, según se sintieran afectados, esos actores postularan

distintos argumentos que mantengan las cosas como están, para no verse

extrañados de su comodidad presente o para que si el cambio ha de darse, les

afecte sólo mínimamente.

Han de esperarse entonces resistencias que buscaran de apoyarse en

múltiples razones.

No hay forma, por ahora, de anticipar ni las objeciones ni los

fundamentos que serán expuestos como su sustento.

Sin embargo, vamos a referirnos solamente a algunas que serán

esgrimidas, con seguridad, dado el nivel general de directriz normativa que este

tesis contiene y que, por eso, de primera impresión, admite adelantar muy

fáciles y evidentes obstáculos y acaso efectos negativos inmediatos.

Que haya que presentar pruebas de uso como condición para promover,

por ejemplo, los procedimientos de infracción, ha de aparecer como una

491

exigencia excesiva y dilatoria, que, por eso, bien puede ser calificada como una

medida que afectará la protección que el sistema viene otorgando y en

particular, por los titulares y sus agentes, que ejercitan hoy esas acciones sin tal

requisito.

Para quienes usan el sistema, porque sus marcas efectivamente usadas

se ven afectadas por actos violatorios, la propuesta de la tesis será juzgada casi

como un despropósito, que prácticamente les despoja de la protección o la

condiciona injustamente y sobre todo, que dilata la respuesta del sistema, de

suyo lenta, lo cual no es sino relativizar, disminuyéndola, la protección de los

derechos.

Esa percepción a partir de haber expresado que el principio normativo es

que se disponga que será una condición de ejercicio en las infracciones, la

presentación de pruebas de uso, es correcta, si nos quedamos en el plano

meramente enunciativo del principio de la regla.

Pero, si de ese plano abstracto general, se pasa a las múltiples variantes

normativas de detalle con las que aquel principio puede concretarse, esa

primera impresión, puede variar sustancialmente.

En este trabajo, y por todas las razones que venimos exponiendo, no nos

es posible ofrecer soluciones textuales de reglas específicas que plasmen una

formula imaginativa que supere esas lógicas y fundadas objeciones y no

tenemos, por tanto, forma de responder categóricamente una cuestión tan

centralmente enfocada en una de las reglas del modelo ideal que estamos

presentando.

Lo que sí podemos hacer, es trazar en líneas generales, lo que creemos

una visión ideal del modelo ya en operación y en conjunto con todas sus reglas,

en una suerte de mundo ideal también.

492

Nos imaginamos, por ejemplo, un sistema de gobierno electrónico en el

que la información pública está integrada totalmente y accesible entre las

instituciones, de modo cooperativo en relación a sus distintas facultades

legales.

En esa situación ideal –posible, por lo demás y no en largo plazo-, por

ejemplo, la información estadística anual que obligatoriamente presentan las

empresas productoras de bienes nacionales, habrá de incluir un casillero más:

qué marcas se han usado en los bienes producidos, objeto de la declaración

ante el INEI o el sector correspondiente.

Presentar pruebas de uso ante INDECOPI, en el caso de empresas que

cumplen con presentar su información estadística anual, ha de ser simple: basta

con referir su declaración jurada ante el INEI, en el escrito de denuncia.

Para quienes no pudieran hacerlo así, por la razón que fuera, puede

disponerse que con el inicio del procedimiento, se acompañe una, una sola,

prueba de uso ocurrida dentro del plazo de los últimos tres años (la cancelación

exige tres años sin uso para decretarse), lo cual ha de generar una presunción

iuris tantum, que no tiene por qué significar ningún cambio en el procedimiento

vigente: ¿es cargar al titular pedirle una, una sola prueba?

Más aun, la experiencia nos muestra que los denunciantes son

recurrentes porque las violaciones a sus marcas son sistemáticas.

Así, presentadas pruebas de uso en un solo expediente, ellas pueden ser

solamente referidas en cualquier otro posterior, dentro de los tres años

siguientes.

Finalmente, no hay por qué asumir que los cambios han de darse juntos,

todos y de una sola vez.

493

Un proceso incremental en los ajustes normativos, no tiene por qué ser

descartado.

Con esas reflexiones anteriores, hipotéticas, sólo hemos querido relevar

que detrás de la enunciación general del principio de una regla, como en las 8

que vamos a proponer, se abre una amplia gama de posibilidades normativas

especificas cuyo contenido, para el propósito de su efectiva promulgación y su

eficaz cumplimiento, ha de pasar por un proceso de discusión con múltiples

sectores interesados que justificadamente deben tener un espacio para opinar,

objetar y proponer posiciones frente a las posibles alternativas de concreción de

detalle normativo, sin el cual, se hará peligrar el éxito al que debe apuntarse.

Desde tal perspectiva, ha de entenderse que el modelo que proponemos,

de 8 reglas, supone entonces detrás de cada una, un abanico amplio de

especificaciones normativas alternativas, que mal pueden ser planteadas en

solitario, ahora, a propósito de esta investigación.

6.5.- El corolario. En razón de los contextos anteriormente referidos, amplios todos e

impredecibles e imprecisos algunos, creemos que elaborar una propuesta de

regulación normativa, fundamentada en todos sus alcances y con suficiente,

detallado e informado análisis, es una tarea que sólo puede llevarse a cabo con

fundamentos facticos y jurídicos suficientes, cuya magnitud, que ya hemos

señalado, sobrepasa el carácter descriptivo y exploratorio de esta investigación.

Sí creemos válido y oportuno, sin embargo y como lo hacemos en este

trabajo, postular unos lineamientos generales para un cambio que creemos

necesario, pero que exige una abierta y explicita contraposición de las ideas,

para que de allí surja la síntesis que toda propuesta alternativa representa y

provoca.

494

Esos postulados generales, sí los presentamos en este trabajo y los

desarrollaremos a continuación, perfilando un modelo de realineamiento ideal

de los sistemas constitutivos, expresando el sentido que debieran o podrían

tener ciertas de sus reglas básicas.

Y finalmente, como la estructura de las tesis exige de todos modos una

propuesta normativa alternativa, hemos cumplido con acompañar una

propuesta normativa, cuyos alcances, contexto y limitaciones indicamos en el

Anexo en que la presentamos, al final de este capítulo.

7.- Los alcances de un realineamiento ideal.Con el fin de hacer nuevamente una presentación sintética pero abarcativa,

del tema que nos proponemos exponer, hemos elaborado el cuadro Nº 9 en el que

aparecen en conjunto todas las reglas y sus contenidos normativos, con las que

teóricamente un sistema constitutivo podría considerarse efectivamente realineado

con los alcances del uso en la noción de marca. Se trata en buena cuenta de un

modelo.

En tanto modelo, y por las razones que ya hemos expuesto, hemos excluido

cualquier evaluación sobre su capacidad de implementación, y es por eso sólo un

modelo teórico.

Las reglas ideales que contiene este modelo son 8 y aparecen en el cuadro

siguiente:

495

Cabe anotar que esas 8 reglas, son o tienen el carácter de reglas básicas, al

que nos referimos al inicio de este trabajo y por lo tanto, no se trata de ningún modo

que ellas agoten la configuración del modelo, pues como debe resultar evidente, un

cambio a nivel de las reglas básicas de un modelo normativo, sin duda debe

significar un grado de modificación de sus reglas derivadas, en tanto éstas deben

estar en armonía con el sentido que define el contenido de las reglas básicas y como

496

ya lo hemos señalado, implica también modificaciones en otros niveles del sistema

normativo de marcas.

Por esa razón, estas reglas, más que reglas específicas, son descriptivas del

principio normativo que las inspira o debe inspirar: nos dicen qué pero no cómo,

porque este último aspecto es una cuestión de diseño e implementación, que como

ya dijimos, escapa a los alcances de este trabajo descriptivo y exploratorio.

Finalmente, cabe anotar que los modelos de sistemas que hemos estudiado,

contemplan con distintos matices y diversa intensidad, varios de los aspectos que

aquí vamos a señalar y que no serán objeto de discusión particular pues, reiteramos,

se trata de diseñar un modelo teórico y no de contrastarlo, sistema por sistema, con

las legislaciones vigentes.

Si acaso, haremos alguna referencia que parezca oportuna, sólo con el

propósito de ilustrar cómo algún sistema, varios o todos regulan la misma cuestión,

cuando lo hacen.

Desarrollaremos pues una breve presentación del contenido de esas reglas

que configuran nuestro modelo.

7.1.- La acción de cancelación como acción autónoma.-Esta regla, con su peculiar alcance de disponer la inversión de la carga de

la prueba –sin la cual es como si no existiera, estando a la experiencia histórica

que hemos mostrado en este trabajo-, ha evidenciado ser útil y efectiva en

cuanto a proteger el interés de cualquier tercero interesado en una marca

registrada que cree no usada.

En lo lógica del modelo ideal, ha de verse como un instrumento

cooperativo con la finalidad del sistema mismo: el interés de los agentes,

plasmado en el inicio de estas acciones, coopera con el propósito general del

497

sistema de retirar del registro las marcas no usadas y se activa en oportunidades

en las que las demás reglas no lo hacen, cubriendo un espacio particular del

sistema accesible sólo por este medio.

Solo como dato ilustrativo del insuficiente realineamiento que aun revelan

ciertos sistemas, cabe reiterar que el RMC y la ley alemana de 1995, por

ejemplo, continúan sin invertir la carga de la prueba en estas acciones.

El espacio que configura esta regla y sus características, como su

aleatoriedad, habrán de permanecer pues no se cambia su diseño.

Por eso, el efecto material que tendrá esta regla en el modelo, con toda

seguridad seguirá siendo marginal cuantitativamente, pero, por su condición de

ser parte de un modelo con mayores alcances, contribuirá en lo que le

corresponda con la finalidad general del sistema, de retirar del registro las

marcas registradas no usadas.

7.2.- Las pruebas de uso para el ejercicio de oposiciones, nulidades e infracciones.

Estas tres reglas, suponen un cambio sustancial del sentido de las reglas

vigentes para los mismos espacios, en que el uso se somete a prueba.

Actualmente las legislaciones europeas que hemos estudiado y nuestra

legislación nacional, autorizan incondicionadamente el ejercicio de esas opciones

y sólo si ejercitado el derecho y el tercero cuestionado así lo deseara, entonces,

recién la alegación de la falta de uso o la acción de cancelación como defensa,

son activadas.

Nuestra propuesta invierte ese orden e invierte también los roles de los

intervinientes: por un lado, se obliga al titular que pretende el ejercicio de

aquellas atribuciones, a acreditar el uso como condición previa y con ello,

498

indirectamente, se atribuye potestad a la administración para recibir esas

pruebas y emitir juicio, antes de procesar y/o al momento de pronunciarse sobre

la pretensión.

Eso significa, efectivamente, hacer del uso una condición de ejercicio de

esas acciones.

En el diseño normativo vigente en todas las legislaciones que hemos

presentado, el uso de las marcas registradas, no tiene ni adquiere ese carácter,

que es el que debe tener si ha de asimilarse al rol que cumple en la noción de

marca.

Los espacios que se configuran con estas reglas, con toda seguridad han

de ser cuantitativamente poco representativos, pero, como ocurre con la acción

de cancelación como acción autónoma, constituirán espacios adicionales dentro

del conjunto de un sistema que persigue la finalidad general de reconocer los

derechos que la normativa asigna, sólo a las marcas registradas que

efectivamente se usan en el mercado.

Actualmente, estos espacios sólo se activan por voluntad privada, si es

que se activan.

Efectivamente, en nuestro país, ya es una conducta estratégica no

oponerse cuando se es titular de un registro no usado. En España, no existe,

además, el espacio de la oposición para dilucidar el uso, y en nuestra legislación,

la nulidad y la infracción, son espacios en que los sujetos cuestionados no tienen

siquiera la capacidad de oponer la cancelación como defensa; y en el RMC, la

alegación de la falta de uso como defensa en una infracción, cuando fuera

planteada, remite la acción al fuero que correspondiera siendo que puede darse

que tal fuero, como el alemán o la misma autoridad Comunitaria, no invierten la

carga de la prueba.

499

7.3.- La obligación de presentar pruebas de uso como condición para rechazar de oficio una solicitud en base a su confundibilidad.

Esta regla no está en el prototipo, parece no haber sido planteada como

posible y no la contempla ninguno de los sistemas que hemos estudiado.

Sin embargo, su utilidad y su alineamiento con la finalidad general del

sistema, de conceder protección sólo a los registros que correspondan a marcas

efectivamente usadas, es incuestionable.

El concepto parte del supuesto que en ausencia de una oposición,

deliberada o no, la administración -que actualmente rechaza de oficio las

solicitudes que se confundan con marcas registradas, como en el Perú, por

ejemplo-, antes de extender esa protección, siendo que podría darse sobre una

marca no usada, dilucide esta circunstancia, requiriendo al titular, para que

efectivamente no ocurra que se protejan marcas registradas sin uso en el

mercado.

Esta regla, como las anteriores, también llenará un espacio

cuantitativamente menor, seguramente, pero ha de verse como las demás: un

espacio adicional, que cumple en el conjunto del sistema, un rol especifico que

las demás reglas no cubren, en cuanto al fin general de proteger los derechos

sólo sobre marcas registradas efectivamente en uso.

7.4.- Hacer del uso probado, en cualquier escenario, un acto inscribible en el registro.

La idea de esta regla, obedece a la perspectiva general del modelo, pero

en particular, apunta al servicio de búsqueda fonética, al que ya nos hemos

referido.

500

La situación ideal es que cualquier interesado en solicitar un registro,

cuando reciba los resultados de búsqueda, sea informado que las marcas

potencialmente en conflicto con el signo que pretendería inscribir, vienen siendo

objeto de uso efectivo o no.

Esta información, no tenemos duda, habrá de ser muy valiosa y útil para el

mercado.

Quién, cuándo y cómo se inscribe el uso probado es, como se

comprenderá, una cuestión de implementación.

Esta regla, no existe en ningún sistema de los que hemos estudiado,

naturalmente, porque, si ni siquiera contemplan al uso como obligación o carga,

menos aún podrían hacer del uso probado un hecho registrable, para ningún

propósito.

Finalmente, esta regla, en cuanto al realineamiento se refiere, nos parece

que no concreta ninguno de los criterios, por lo que no es objeto de ponderación.

7.5.-La obligación de presentar pruebas de uso a los 10 años de concedido el registro.

Como ya lo hemos referido, hay una norma Supranacional que se viene

imponiendo a partir del TLT –Tratado en el cual el Perú ya es una Parte-, en el

sentido de prohibirse la exigencia de presentar pruebas de uso para la

renovación, y siendo que frente a esa norma se ha aplicado un criterio distinto,

que no ha sido objetado como evasivo de esa obligación, por los Estados Unidos

de Norteamérica, la regla que proponemos, de manera similar, dispone la

presentación de pruebas de uso a los 10 años de concedido el registro, como

procedimiento autónomo e independiente de la renovación.

501

Sobre esta regla, ya hemos precisado que tiene el carácter de ser: (i) una

regla de carácter general -y además la única-, aplicable a todas las marcas

registradas; (ii) una regla que caracteriza de modo indubitable al uso como

obligatorio; y, (iii) una regla que además y por lo anterior, configura al uso como

una condición de permanencia en el registro.

Y en función a esas características, consideramos que en una visión de

conjunto del modelo ideal, que persigue retirar del registro las marcas no usadas,

el rol que cumple esta regla es cuantitativamente incomparable con cualquiera

de las reglas anteriores, siendo que, incluso, son las reglas anteriores las que

complementan a esta regla general en el propósito de retirar del registro las

marcas no usadas.

A manera de ilustración sobre la necesaria configuración del modelo ideal,

en cuanto a su realineamiento con el uso de las marcas registradas, cabe anotar

que ninguno de los sistemas que hemos estudiado contempla ya esta regla,

como lo hemos mostrado oportunamente.

7.6.- La obligación de presentar pruebas de uso a los 5 años de concedido el registro.Esta regla tampoco está en el prototipo.

Su fundamento, sin embargo, nos parece igualmente correcto: apunta

como la regla anterior a configurar al uso como una condición de permanencia en

el registro, lo caracteriza de modo indubitable como obligatorio y es una regla

de carácter general, aplicable a todas las marcas registradas; diferenciándose de

la anterior solamente en cuanto a la oportunidad.

¿Es acaso necesario disponer la presentación de pruebas de uso en algún

momento anterior a los 10 años de concesión del registro?

502

Creemos que sí y nos soportamos en la vigencia de esta regla en el

sistema declarativo, mejorado con su registro en el sistema norteamericano, que

por alguna razón valedera, debe haberla incluido y funciona, según los

resultados cuantitativos que ya hemos referido y además los que hemos

estimado en el capítulo III.

Como dato adicional para considerar que esta regla ha de ser útil, está la

información nacional e internacional estadística sobre nacimiento y muerte de

empresas, que revela la magnitud de emprendimientos empresariales que no

llegan a sobrevivir los primeros 5 años; y como esos emprendimientos habrán de

representar nuevas marcas registradas, puede asumirse que a los 5 años de

concedido un registro, un importante número de marcas registradas no usadas

permanecerá todavía en el registro, pese a no ser usada, como consecuencia de

esta tendencia reiterativa propia del mercado305.

Esta regla supone entonces un mecanismo preventivo general, en cuanto

a la finalidad de retirar del registro las marcas no usadas, “después de un plazo

prudencial”, como decía el maestro Fernández-Novoa.

Como una idea general sobre el modelo que hemos diseñado, cabe llamar

la atención sobre su valor numérico total, que aun a pesar de estructurarse sobre

valores relativamente arbitrarios - pero que son los mismos que ya hemos

aplicado al valorar los sistemas que hemos estudiado-, refleja la dimensión que

lo distancia de cualquiera de esos sistemas, mostrando el lugar que en realidad

305 En la dirección electrónica que se consigna a continuación, aparece el estudio denominado Propuesta Mejora Estadística en la Creación, Existencia y Muerte de Empresas en Colombia, que analiza los datos de México, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Perú, que revela la magnitud de fracaso de los emprendimientos empresariales en esos países.

https://www.google.com.pe/search?q=muerte+de+empresas+nuevas&rlz=1C1OPRB_enPE553PE553&oq=muerte+de+empresas+nuevas&aqs=chrome..69i57j69i59.7681j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=muerte+de+empresas+nuevas&start=10

503

ocupan estos últimos, en relación a su realineamiento con el uso en su

regulación: el modelo ideal llega a un valor 44, los sistemas vigentes, no pasan

de 6 y el nuestro, apenas llega a 4.

Esa es la distancia que percibimos entre el ser y el deber ser, sobre el

llamado uso obligatorio de las marcas registradas.

8.- Conclusiones.

1) En este capítulo hemos demostrado que el uso de las marcas registradas, ya

que no es una obligación ni una carga que pesa sobre todos los titulares de

marcas, sin embargo, sí debiera ser obligatorio.

2) El fundamento central de la necesidad que el uso de las marcas registradas

sea obligatorio, se encuentra en la propia noción jurídica de marca registrada,

que los sistemas constitutivos han creado y se encuentra en su misma esencia

conceptual: la marca registrada es una categoría que, por definición, excluye

al uso, expresamente, como condición de existencia, con lo cual fractura la

noción de marca y al hecho llamado marca, que hacen del uso una necesidad

o condición de existencia.

3) Esa fractura conceptual implica, fundamentalmente, que la titularidad marcaria

y su protección, se extiendan por igual sobre agentes que tienen una conducta

totalmente distinta en el mercado, respecto del uso de las marcas registradas:

tan empoderado y protegido por el sistema estará quien usa efectivamente la

marca registrada como quien no lo hace, lo cual crea un desequilibrio en la

competencia, causado por el propio Estado con la regulación vigente.

4) Por esa razón, los sistemas constitutivos, con el fin de recomponer su

consistencia con la realidad que buscan regular, deben reintegrar al uso en su

504

normativa, asignándole expresamente el carácter de obligación, pues lo que

ocurre en los hechos por necesidad o como condición necesaria, como ocurre

con el uso respecto de la noción o el hecho llamado marca, ocurrirá en el

Derecho sólo si la normativa lo caracteriza como una obligación.

5) Finalmente, la única manera de configurar al uso de la marca registrada como

una verdadera obligación, exige que el sistema lo contextúe dentro de una

relación jurídica de Derecho Público, en la que el Estado resulta ser el único

sujeto posible en calidad de acreedor de esa obligación, pues es la única

manera en la que el uso de la marca registrada sea simultáneamente un

derecho exclusivo y excluyente y además una obligación: siendo que se trata

de relaciones jurídicas de naturaleza distinta, su coexistencia sobre un mismo

bien, un mismo sujeto y unos mismos derechos, no representa un

contrasentido del sistema, como lo implica la postura que cree advertir una

obligación en la configuración actual de la normativa, que de ningún modo

configura en relación al uso, ninguna relación jurídica de Derecho Público.

6) En este capítulo se postulan 8 reglas que a manera de directrices generales,

establecen los principios que debiera contener una regulación que pretenda

reintegrar al uso de las marcas registradas en la normativa como una

verdadera obligación, de modo que el uso de las marcas registradas sea, por

fin, un principio informador del Derecho de Marcas.

7) Esas reglas son las siguientes:

a) Proveer una acción autónoma de cancelación por falta de uso, a disposición

de cualquier interesado, en la que el uso deba probarse y la carga de la

prueba corresponda al titular, de suerte que en caso de no probarse el uso,

se pierda el registro.

505

b) Requerir la presentación de pruebas de uso como condición de

admisibilidad en las acciones por nulidad e infracción y las oposiciones.

c) La obligación de presentar pruebas de uso suficientes, por parte del titular

de un registro previo, en base al cual la administración fuera a denegar el

registro de una nueva solicitud, en el que no se hubiera presentado

oposición.

d) Hacer del acto administrativo que de por acreditado el uso, un acto

inscribible en la partida del registro de la marca.

e) La obligación de presentar pruebas de uso a los 5 años, a partir de la

concesión del registro.

f) La obligación de presentar pruebas de uso a los 10 años de la concesión del

registro.

506

ANEXO: PROPUESTA NORMATIVA 1.- Aspecto general.

Como lo hemos fundamentado en el capítulo V, una propuesta regulatoria con

reglas específicas sustentadas en una análisis factico y jurídico exhaustivo que

asegure su coherencia con el resto de la normativa marcaria vigente y sin

discordancia alguna con los distintos compromisos que nuestro país mantiene en

razón a diversos Tratados Internacionales, no es posible dentro de un trabajo

descriptivo y exploratorio como el que esta investigación postula, en atención a todas

las limitaciones que señalamos anteriormente; y es además , una tarea que no podrá

darse por completa sin una discusión previa con distintos grupos de interés, para

lograr un consenso necesario, sin el que la modificación normativa no será viable.

No obstante, en cumplimiento de la exigencia que está dispuesta para las

tesis, estamos acompañando una primera propuesta base, que contiene lo que

podría considerarse un texto para discusión, que sólo puede comprender un primer

nivel de materialización normativa, de las directrices generales que expusimos en el

capítulo V.

En la lógica general del texto que acompañamos, se trata de añadir un

capítulo a la legislación andina vigente, que verse exclusivamente sobre el uso

obligatorio de la marca registrada, que no existe en nuestra legislación y que

irradiaría sus efectos en el resto de la normativa y se complementa con la regulación

que el régimen vigente contempla en el actual Capítulo V en la Decisión N° 486, De la Cancelación del Registro.

Cabe advertir entonces, que esta propuesta de texto normativo la creemos

congénitamente insuficiente, en razón a todas las consideraciones que ya hemos

507

expuesto, por lo que sólo representa una primera concreción regulatoria de las 8

directrices generales que postula este trabajo exploratorio y descriptivo y no está ni

podría estar relacionada a una serie de cuestiones implícitas que aquí sólo podemos

apenas referir, a modo ejemplificativo.

Así, la noción de marca que establece el Régimen de la Decisión N° 486 en su

artículo 134, por ejemplo, es una de las categorías que en nuestra opinión, podría

muy bien ser revisada, a propósito del cambio de visión conceptual que este trabajo

plantea.

Como se recordará, esa noción no se corresponde con la noción universal

abstracta de marca –en tanto excluye expresamente al uso como condición de

existencia- ni es tampoco la definición de marca registrada, que, como se habrá

advertido, el legislador andino no define en ningún lugar de la Decisión N° 486.

En tal sentido, al añadirse a la regulación vigente un tratamiento expreso

sobre el uso de las marcas registradas, la noción de marca registrada, que hoy

contempla de modo implícito nuestra regulación y que está desvinculada del uso, se

verá modificada de modo sustancial y en tal magnitud, que debiera tener por eso una

repercusión en el concepto de marca que ha de servir de base para el régimen en su

conjunto, mereciendo incluso evaluar si acaso el artículo 134, debiera referirse no ya

a la marca, como actualmente ocurre, sino a la marca registrada, redefinida, como el

objeto de la regulación.

Y de adoptarse solamente ese cambio, habría que revisar todo el texto de la

normativa vigente tanto nacional como andina, para modificar cada referencia a la

marca, por una referencia a la marca registrada, cuando correspondiera.

Ese desarrollo, por ejemplo, no está incluido en esta propuesta normativa.

508

Un caso más que tampoco está incluido, está en la regla que autoriza solicitar

la cancelación como defensa en una oposición, puesto que será innecesaria, estando

a que junto con la oposición, el titular debe acompañar pruebas de uso y así, en

todos los casos de oposición, el uso será objeto de esclarecimiento, sin necesidad de

la voluntad del solicitante del registro.

Y finalmente, puesto que la acreditación del uso será exigida en los

procedimientos de nulidad, infracción y oposición, sin duda ese requisito exigirá

ajustes en las normas de procedimiento de todos esos trámites, que tampoco pueden

desarrollarse en este trabajo descriptivo y exploratorio, lo cual ilustra nuevamente,

respecto de la necesidad de hacer diversos ajustes a lo largo de toda la Decisión N°

486, que escapan a los alcances descriptivos y exploratorios de esta investigación.

2.- La normativa propuesta

2.1.- Exposición de Motivos.-En el sistema de marcas que rige en nuestro país, el uso de las marcas

registradas no está caracterizado de modo expreso y la sistemática de nuestra

normativa, aunque tampoco llega a determinar qué carácter tiene, sí permite

concluir que, en todo caso, el uso de las marcas registradas en el Perú y la

Comunidad Andina, no es ni una obligación ni una carga de los titulares

marcarios.

El único instituto que nuestra legislación contempla y que se relaciona con

el uso de las marcas registradas, es la acción de cancelación por falta de uso,

que es el único espacio en el que una marca registrada especifica es sometida a

examen, respecto a la realidad de su uso en el mercado.

Pero las características de esta acción administrativa determinan que en

más de un 99% de casos, las marcas registradas no se verán en situación de

tener que acreditar el uso y que en más de un 99%, las marcas registradas no

509

usadas, no serán retiradas del registro, pese al hecho que no son usadas en el

mercado.

Lo anterior determina que nuestro registro de marcas contenga una

magnitud muy considerable de marcas registradas que no se usan, que se erigen

en un derecho oponible a terceros desde múltiples perspectivas, que acaban

limitando la competencia y la distorsionan.

Por esa razón, esta situación de existencia de marcas en el registro que

no se usan realmente en el mercado, es una situación que unánimemente es

valorada como negativa para el Derecho de Marcas y la competencia.

La normativa vigente, entonces, debe ser reenfocada de modo que

consagre expresamente que el uso de las marcas registradas debe ser

obligatorio.

Este cambio legislativo, por tratarse de una materia regulada por normas

de la Comunidad Andina, ha de producirse modificando la Decisión N° 486

vigente, añadiéndole un capítulo V al Título VI, De las Marcas.

2.2.- Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional.-La normativa que se propone, parte de caracterizar al uso de las marcas

registradas como una obligación que pesa sobre todos los titulares de marcas y

contiene un serie de mecanismos que terminan por configurar ese carácter

obligatorio, en tanto hacen del uso una verdadera condición de permanencia en

el registro y una verdadera condición para el ejercicio de las acciones que el

régimen asigna a los titulares marcarios.

Ese contenido normativo, como ya lo hemos expuesto, no está contenido

ni desarrollado en la legislación nacional, ni en la legislación andina y por eso,

creemos que viene a llenar un vacío sustancial en la legislación vigente.

510

Esta regulación, por otro lado, tendrá como principal efecto reducir muy

sensiblemente el número de marcas registradas que no se usan en el mercado y

con ello, mitigará las distorsiones que esa presencia vegetativa de derechos

inscritos no usados viene generando.

Ese impacto será muy beneficioso para el mercado, los agentes ofertantes

de productos y servicios que desean obtener nuevas marcas registradas y los

titulares marcarios que en efecto usan sus marcas, todo lo cual reequilibrará la

competencia, redundando en beneficio para la sociedad.

2.3.- Análisis Costo Beneficio.-

Los beneficios de la norma suponen una sustancial mejora de la situación

presente que, por eso, justificarán los costos que pudiera generar su

implementación, los mismos que, en todo caso, habrán de recuperarse con las

tasas que implicarán los nuevos procedimientos; y estando a los alcances de la

normativa que se han señalado, la nueva regulación provocará los siguientes

principales beneficios:

1. El derecho exclusivo que la legislación actual otorga a los titulares

registrados y que no está vinculado al uso, no podrá en adelante ser una

limitación injustificada a los competidores, pues estará supeditado al uso

efectivo de las marcas registradas en el mercado.

2. La eliminación del registro de las marcas que no se usen efectivamente

en el mercado, estará asegurada en un nivel cuantitativo infinitamente

superior al nivel de retiro de marcas registradas no usadas que se logra

actualmente a través de la solitaria acción de cancelación por falta de

uso, cuyos límites de eficacia al respecto, son insustanciales.

3. Se incrementará significativamente la seguridad jurídica y la realidad de

la correspondencia entre los derechos de marca registrados y su uso

efectivo en el mercado, de modo que el objetivo que en el registro

511

aparezcan sólo las marcas registradas que se usan efectivamente, se

asegurará a un nivel cuantitativo nunca antes alcanzado.

4. Como consecuencia de lo anterior, se habrá de producir una más

eficiente asignación de derechos exclusivos, al vincularlos a su uso

efectivo en el mercado.

5. La información registral, por contener la situación del derecho registrado

en cuanto a su uso en el mercado, proveerá a los agentes interesados de

mejores y más amplios criterios de elección en cuanto a nuevas

solicitudes de marcas.

2.4.- La Fórmula Legal.Considerando que el cambio normativo que habría de darse, se produciría

a nivel de la regulación andina, el texto de norma que se presenta se propone

como modificación de la Decisión N° 486.

Por esa razón, para el texto adjunto se ha tomado el modelo que utiliza la

Comunidad Andina en el cambio de las Decisiones.

La Comisión de la Comunidad Andina,

VISTOS: Los artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena, la Decisiones

486 y 689; y la Propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por

la República del Perú; y,

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del

Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen

como obligación -en el marco de la armonización de políticas económicas y

coordinación de los planes de desarrollo-, el contar con un régimen común sobre

tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes,

licencias y regalías;

512

Que, mediante la emisión de la Decisión 486 de setiembre de 2000, se

estableció el régimen común sobre propiedad industrial con el fin de armonizar

las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos

a lo establecido en el en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización

Mundial del Comercio (OMC);

Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre

propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de

los Países Miembros de la Comunidad Andina, se consideró necesario que la

Comisión permitiera realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que

los Países Miembros pudieran desarrollar y profundizar determinados derechos

de propiedad industrial a través de su legislación interna, considerando un

margen de flexibilidad para que los Países Miembros estén en condiciones de

complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las

exigencias y estándares multilaterales, para cuyo efecto esta Comisión acordó

Decisión 689;

Que, sin perjuicio de las flexibilidades autorizadas, el uso de las marcas

registradas se ha evidenciado como una materia de insuficiente desarrollo

normativo para el propósito de vincular la protección del Régimen Común al uso

real y efectivo en el mercado de las marcas registradas; y,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo

de Expertos Ad hoc realizada los días 17 y 18 de octubre de 2015 y por la

Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la

modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 510);

DECIDE:

513

Artículo 1.- Sustitúyase el Capítulo V del Título VI, DE LAS MARCAS, de la

Decisión 486, por el siguiente texto:

“Artículo 165.- Carácter del uso de la marca registrada. El uso de la marca registrada es obligatorio, a partir del tercer año de concedido

el registro.

El carácter obligatorio del uso determina:

a) Que el uso de la marca registrada es una condición para el ejercicio de las

acciones que este régimen concede a los titulares de marcas registradas,

en la forma y oportunidades que se precisan en este capítulo.

b) Que, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el uso de la marca

registrada debe acreditarse además ante la administración, en las

oportunidades y en la forma que se señala en este capítulo.

c) Que la falta de uso de la marca registrada, en las condiciones que

establece este capítulo, determina la cancelación del registro.

Artículo 166.- Pruebas de uso como requisito de admisibilidad. A partir del tercer año de concedido el registro, se requiere acreditar el uso

de la marca registrada al momento de iniciarse las acciones por infracción, por

nulidad y para las oposiciones, cuando se fundamenten en marcas registradas

anteriores.

Las pruebas de uso constituyen un requisito de admisibilidad y los titulares

acompañaran en sus postulaciones las pruebas de uso que consideren

oportunas.

Se entenderán acompañadas las pruebas de uso, con la sola indicación

por el titular que tales pruebas ya han sido presentadas y han quedado

reconocidas como tales en los siguientes casos:

a) Cuando en un procedimiento anterior por infracción o nulidad o en una

oposición, en base a la misma marca, esas pruebas hubieran sido

514

reconocidas por la administración como pruebas efectivas de uso,

háyase o no amparado su pretensión de fondo en ese procedimiento, y

siempre que ese reconocimiento se hubiera producido dentro de los 3

años anteriores al inicio de la infracción, nulidad o la oposición, respecto

de la cual hubiera que acompañar pruebas de uso, sin consideración a

las fechas o períodos a que se pudieran haber referido dichas pruebas.

b) Cuando el titular hubiera presentado pruebas de uso para los efectos de

la acreditación a que se refiere el artículo 171 de este capítulo, siempre

que esas pruebas hubieran sido reconocidas como pruebas de uso

efectivas expresa o tácitamente, y siempre que ese reconocimiento se

hubiera producido dentro de los 5 años anteriores al inicio de la

infracción, nulidad o la oposición, respecto de la cual hubiera que

acompañar pruebas de uso.

Artículo 167.- Pronunciamientos.Toda resolución que se pronuncie sobre la infracción, la nulidad o la

oposición, deberá pronunciarse, de manera previa, sobre las pruebas de uso

presentadas, de modo que sólo si considera que ellas acreditan un uso efectivo,

entonces evaluará el fundamento de la infracción, la nulidad o la oposición. Este

pronunciamiento se hará al momento de emitirse la resolución del trámite.

Si se considerase que las pruebas de uso no son suficientes, lo resolución

lo declarara así y dará por no presentada la nulidad, la oposición o la infracción.

El interesado podrá solicitar durante el procedimiento y hasta antes del

pronunciamiento final, que en caso se declare que las pruebas de uso no lo

acreditan, se le reconozca el derecho preferente a que se refiere el capítulo De la Cancelación del Registro, de este Régimen.

Artículo 168.- Inscripción de la acreditación de uso.

515

Los titulares en un procedimiento de infracción, nulidad o una oposición,

podrán solicitar que la resolución consentida que de por acreditado el uso de su

marca registrada, se inscriba en la partida de la marca, pagando la tasa

correspondiente.

169.- Caso especial de los procedimientos de infracción.En el caso de las infracciones, la evaluación de la concesión de medidas

cautelares, no se condicionará, de ningún modo, a una evaluación de ninguna

índole sobre las pruebas de uso adjuntadas o referidas.

170.- Acreditación de uso sin oposición.Cuando en un procedimiento de registro sin oposición, la administración

considerara que la marca solicitada es confundible con una marca anterior,

notificará al titular del registro, para que presente pruebas de uso, dentro del

plazo de 60 días, bajo apercibimiento que la marca anterior será considerada

como una marca no usada y cancelada por falta de uso.

Si el titular presentara pruebas y estas se consideraran efectivas pruebas

de uso, se rechazará la solicitud en trámite del signo confundible.

Si no se presentaran esas pruebas o estas fueran consideradas

insuficientes, se declarará la cancelación del registro, junto con la concesión de

la nueva marca.

Artículo 171.- Acreditación periódica de uso.Cada cinco años de concedido el registro, los titulares deberán acreditar

ante la administración el uso efectivo de la marca registrada.

516

La acreditación periódica de pruebas de uso, es un procedimiento no

contencioso y no se admitirá a ningún tercero. En este procedimiento, proceden

todos los recursos impugnativos.

El plazo para presentar las pruebas de uso, será dentro de los 6 meses

anteriores o posteriores al vencimiento de cada quinto año de concesión.

La administración notificará a los titulares sobre la obligación de presentar

estas pruebas periódicas de uso, dentro de los seis meses anteriores al

vencimiento de cada quinto año. No obstante, la falta de esa notificación, no

libera a los titulares de la obligación de presentar esas pruebas, dentro del plazo

señalado.

172.- Pruebas presentadas.Para los efectos del artículo anterior, se entenderán presentadas las

pruebas de uso en los siguientes casos:

a) Cuando el titular de modo expreso presente esas pruebas en

cumplimiento de esta obligación, dentro del plazo respectivo;

b) Cuando el titular de modo expreso, señale que en el curso de los 3 años

anteriores al vencimiento del quinto año, ha presentado ya pruebas de uso

para el ejercicio de las acciones a que se refiere este capítulo, siempre

que en el procedimiento señalado, dichas pruebas hubieran sido

reconocidas como pruebas de uso efectivas, sin consideración a las

fechas o períodos a que se pudieran haber referido dichas pruebas y

háyase o no amparado la anterior pretensión.

Artículo 173.- Declaración de uso efectivo. La administración declarará presentadas las pruebas de uso en los dos

casos anteriores, dentro del plazo de 30 días de presentadas o referidas; y se

517

pronunciará sobre si ellas acreditan un uso efectivo, dentro de los 60 días

posteriores a la aceptación de su presentación.

Si se observaran o rechazaran las pruebas de uso, en el primer plazo de

30 días, se concederá un plazo de 30 días adicionales, para que el titular pueda

subsanar la observación o el rechazo.

Si vencido ese plazo, no se levantan las observaciones o no se presentan

pruebas adicionales o, si presentadas éstas, tampoco fueran consideradas

suficientes, lo declarará así la administración, dentro de los 60 días posteriores y

se dispondrá la cancelación del registro. No hay reconocimiento ficto sobre

pruebas de uso, cuando estas han sido observadas o rechazadas dentro del

primer plazo de 30 días.

Si dentro de los primeros 30 días, las pruebas se hubieran considerado

como presentadas, y si vencido el plazo posterior de 60 días, no hubiera

pronunciamiento de la administración que las califique como pruebas de uso

efectivas, se entenderán reconocidas con ese carácter.

Artículo 174.- Registro de la acreditación del uso y de la cancelación.En el caso de reconocerse las pruebas de uso como efectivas, dentro del

procedimiento de acreditación periódica de uso, expresamente o de manera ficta,

la administración dispondrá de oficio que esa resolución se inscriba en la partida

del registro de la marca, sin costo adicional para el titular. El reconocimiento ficto

de dichas pruebas será inscrito en la partida de la marca, a solo requerimiento

del titular, después de haberse producido.

Lo propio ocurrirá con la resolución consentida que declare la cancelación

por falta de uso.

175.- Alcance de las pruebas de uso.

518

Para los efectos de este capítulo, el carácter, la calidad, características y

cualquier otro aspecto relacionado a la valoración de las pruebas de uso, serán

de aplicación, todas las reglas que contiene el capítulo De la Cancelación del Registro, de este Régimen.”

Bibliografía.

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