Introducción General
La legislación marcaria que rige en nuestro país, regulada fundamentalmente
por la Decisión Andina N° 486, contempla una acción administrativa denominada
acción de cancelación por falta de uso, a través de la cual el titular de un registro de
marca, puede ser privado de ese derecho.
Para ello, esta acción habrá de ser iniciada por un tercero interesado y se
habrá de cancelar el registro, siempre que la marca no hubiese sido utilizada durante
los tres años consecutivos anteriores al inicio de la acción.
Esta acción administrativa particular y privativa del derecho marcario, según la
doctrina predominante, tanto continental europea como regional andina o nacional,
responde o está relacionada a un principio rector del derecho de marcas, a saber, el
principio del uso obligatorio de las marcas registradas.
La sola sintaxis de este principio, sin duda sugiere dos ideas sencillas y
directas: (i) las marcas registradas, obligatoriamente, deben ser usadas y (ii) tal
obligación de uso es, entonces y por eso, un principio rector del derecho de marcas
1
Y como ha ocurrido con muchos de los que hoy constituyen principios en
distintas áreas del derecho, este principio marcario, también ha tenido su evolución
propia.
Sin embargo, este principio, ni cuando se consagró internacionalmente en la
primera mitad del siglo XX, ni durante los últimos 30 años en que se ha generalizado
su referencia en los pronunciamientos jurisdiccionales, en la legislación positiva y en
los estudios sobre la materia, aparece con perfiles definidos que permitan
aprehender su verdadero y total contenido, en relación al uso de las marcas
registradas.
Y puede parecer algo contradictorio que señalemos esa falta de precisión,
justamente después de haber aseverado que la sola sintaxis de tal principio, daba
cuenta de su contenido y de manera sencilla y directa. Pero esa contradicción, no
existe en realidad, pues lo que ocurre es algo muy distinto.
Por un lado, se da el hecho que la mayoría de países –incluido el nuestro
naturalmente-, contempla entre sus normas sobre marcas, una serie de reglas para
el caso de pérdida del registro por falta de uso, sin que ocurra, sin embargo, que
esas mismas legislaciones tengan una simple y sencilla norma expresa que disponga
que el uso de las marcas registradas es obligatorio.
Naturalmente esa ausencia de una norma expresa, que de manera sencilla y
directa pudiera disponer que el uso de las marcas registradas es obligatorio, sin
embargo, puede muy bien suplirse con una o varias reglas particulares que por su
contenido y alcances, terminen por configurar al uso de las marcas registradas como
una verdadera obligación, con lo cual, la cuestión de si el uso es en efecto
obligatorio, queda resuelta aun y también, en ausencia de una norma expresa que le
dé ese carácter.
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Pues bien, ocurre nuevamente otro hecho singular: esas mismas legislaciones
que no tienen una norma expresa que simple y llanamente establezca que el uso de
las marcas registradas es obligatorio, tampoco cuentan entre sus reglas vigentes con
mecanismos o alcances normativos que en efecto configuren al uso de las marcas
registradas como obligatorio.
Y puestas así las cosas, sin duda surge la cuestión de a qué se refiere
entonces el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, si tal obligación
no existe en la legislación y como consecuencia de ello, surge también la cuestión de
por qué razón entonces se proclama la existencia de ese principio como uno rector
del derecho de marcas.
He allí entonces el primer y esencial propósito de esta investigación:
adentrarse en el llamado principio del uso obligatorio de las marcas registradas,
desarrollado por la doctrina predominante, para desentrañar qué alcances implícitos
ha tenido y tiene la noción del uso obligatorio de las marcas registrada, toda vez que
ni la legislación dispone que tal uso sea obligatorio, ni la normativa termina por
configurar ese carácter en relación al uso.
Y como en nuestra legislación –así como en la mayoría de las legislaciones
vigentes-, la acción de cancelación por falta de uso es el mecanismo al que se le
atribuye ser la plasmación normativa de aquel principio, pues en este trabajo se
analizan las cuestiones centrales de esa acción administrativa, en la búsqueda de su
relación conceptual con aquel principio.
Desde esa perspectiva, entonces, este trabajo se centra en dos ejes: (i) cuál
es o debiera ser el contenido de la noción del uso obligatorio (o la carga del uso) de
las marcas registradas, que nuestra doctrina predominante postula y que subyace en
las normas de la acción de cancelación por falta de uso y cuáles son o pueden ser
sus fundamentos; y (ii) cómo y hasta qué punto la regulación vigente sobre las
3
acciones de cancelación por falta de uso, se corresponde o no con los alcances de
esa noción.
En base al desarrollo de esos dos ejes, un segundo propósito de esta
investigación es emitir un juicio crítico sobre la normativa vigente, que implica
entonces una crítica al principio del uso obligatorio de las marcas registradas vigente.
Y finalmente, con fundamento en nuestro juicio sobre la legislación vigente, en
este trabajo haremos una propuesta de directrices generales para una regulación
alternativa.
No vamos ni pretendemos ir más allá de esos límites.
Pero como se trata en fin de cuentas de los fundamentos en los que reposa
aquel principio y de los cuales derivan las reglas particulares que se plasman en la
legislación, nuestro estudio demanda el análisis de diversas perspectivas de
acercamiento, tanto cualitativas como cuantitativas.
En cuanto a las cuestiones cualitativas, uno de los más importantes análisis
que haremos, estará centrado en lo que consideramos una visión conceptual
predominante sobre la noción del uso obligatorio de las marcas registradas, que a
pesar de sus más de 30 años de aceptación y vigencia, se nos revela insuficiente en
sus fundamentos y, por eso, insuficientemente eficaz en su aplicación.
Desde esa perspectiva, ha de considerarse que en la intención de probar
aquella insuficiencia y su ineficacia, será preciso revelar desde sus orígenes y
siguiéndolos en su evolución, los criterios que fueron tomados en cuenta para
construirla, lo cual pasa por adentrarse en los conceptos que a lo largo del tiempo fue
postulando quien fuera y es el autor más influyente en nuestra doctrina y
jurisprudencia, pues han sido y continúan siendo sus asertos, el respaldo doctrinal en
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el que se soporta la aceptación de los alcances que hoy se atribuyen a la noción
predominante del uso obligatorio de las marcas registradas.
Sera preciso entonces que nuestra discusión analítica sobre las ideas que
desarrolló el tratadista al que seguiremos, se detenga en cada postulado, en cada
articulación y en todo discurso que le hubiera servido de base para estructurar los
contenidos conceptuales con los que acabó perfilando los alcances de la noción
predominante del uso obligatorio de las marcas registradas, porque sólo de esa
manera podremos haber hecho evidentes las insuficiencias que proclamamos y sólo
así las habremos probado.
Como consecuencia de lo anterior, ha de comprenderse que en esta tesis
exista mucho más discurso analítico –anclado en la obra del autor que seguiremos-,
que referencia de citas y autores diversos.
En primer lugar, porque como ya lo hemos mencionado, la visión
predominante sobre el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, sus
fundamentos y sus alcances, ha construido una estructura conceptual que tiene una
aceptación generalizada y por eso, gran cantidad de autores no hacen sino reiterar
de manera sucinta los fundamentos y los alcances que de esa noción ya había
desarrollado el autor que seguiremos, sin que en los desarrollos de estos autores se
agreguen contenidos adicionales o distintos a las ideas originales del autor que
estudiaremos.
Y en segundo lugar, porque tratándose de una visión predominante, se ha
dado por descontado que sus fundamentos y sus alcances han sido expuestos ya
suficientemente por el tratadista cuyas posiciones analizamos y en consecuencia,
nuestra doctrina predominante, por las razones que fuera, no ha pretendido volver
sobre aquellos fundamentos y revisarlos para confirmar su corrección, que es lo que
hacemos en este trabajo.
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El propósito de revisar estos parámetros conceptuales sobre los alcances de
la noción del uso obligatorio y sobre sus fundamentos, obedece a que ellos soportan
y explican el contenido de las reglas básicas de la acción de cancelación por falta de
uso: su diseño, quiérase o no, configura una situación jurídica específica, que
cristaliza un enfoque desde el cual debió habérselas concebido. Y revelado que fuera
ese enfoque, este a su vez, podrá evidenciarnos qué noción de uso obligatorio ha
sido su soporte.
Cuando decimos reglas básicas, estamos implicando que hay una serie de
reglas incluidas en la normativa sobre las acciones de cancelación, a las que no les
atribuimos ese carácter, sino más bien les asignamos un carácter derivado y por eso
no son objeto de nuestro estudio.
Por ejemplo, qué se entiende por uso efectivo o real de la marca registrada;
los aspectos relacionados con el uso distinto del signo registrado; las cuestiones
sobre el uso por un tercero; o sobre el plazo en que deba probarse el uso de las
marcas; entre otras, son cuestiones que se presentan y por tanto se abordan, sólo
cuando ya el escenario en que deba probarse el uso está abierto, porque el
mecanismo que lo despliega ha sido activado: es recién dentro de un procedimiento
ya iniciado en el que debe probarse el uso, que estas cuestiones adquieren
presencia y se hacen relevantes.
Y en contraste con ese carácter derivado, consideramos que son reglas
básicas, entonces, aquellas disposiciones cuya aplicación es anterior al escenario en
que el uso debe probarse: antes de iniciarse un procedimiento en que se somete la
marca registrada a pruebas de uso, hay reglas que determinan qué mecanismo o
acción despliega ese o esos escenarios, cuáles son estos escenarios y quién activa
ese o esos mecanismos, siendo que, incluso, la presencia de reglas básicas, no se
constriñe al espacio que configuran las reglas de la cancelación por falta de uso,
como se verá más adelante.
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Pero no solo en las normas básicas y su contenido, concentramos nuestro
esfuerzo.
Como dentro de un sistema particular, ese conjunto de mecanismos y
escenarios en los que el uso debe probarse, obedece a determinados propósitos o
fines, las finalidades que cumplen o deben cumplir esos mecanismos se erigen como
una temática de inevitable evaluación y análisis: ha de establecerse si el diseño
normativo concretado ya en el contenido de sus reglas, en efecto está en
condiciones de ser eficaz respecto de las finalidades que se le han atribuido.
Como habremos de mostrar, la cuestión sobre los fundamentos de la noción
del uso obligatorio (o carga del uso) de la marca registrada y sus finalidades o
funciones, apenas toma unos párrafos en los estudios sobre las acciones de
cancelación por falta de uso; y la homogeneidad de los conceptos que al respecto se
consignan en los trabajos, nos revela estar frente a un tema pacifico de amplio
consenso.
Sin embargo, creemos estar en condiciones de demostrar que esas
finalidades, pese al concierto que existe sobre ellas, no pueden cumplirse e incluso
se cumplen de hecho de un modo tal, que de ninguna manera puede sostenerse que
ese nivel de cumplimiento obedezca a la finalidad que se les atribuye.
Habiendo evidenciado lo anterior, cerramos este trabajo con una propuesta
sobre el contenido que la noción del uso obligatorio debiera tener, sobre sus
fundamentos y sobre el contenido que, en consecuencia, debieran tener las reglas
básicas, para que un sistema legal de marcas en efecto sea uno que hace del uso
obligatorio de la marca registrada, un verdadero principio rector.
Esas son las fronteras y los límites de nuestra investigación y con ellos
quedan excluidos, a priori, un gran número de asuntos problemáticos propios del
tema de las acciones de cancelación por falta de uso, que sin duda reclaman
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atención y toma de posiciones, pero que tienen un lugar distinto al de esta
investigación para ser tratados y cuya inclusión desenfocaría el propósito de nuestro
estudio.
El primer capítulo de este trabajo, lo iniciamos con una mirada a algunas
legislaciones europeas, de la mano de los tratadistas españoles, porque como se
verá, la doctrina española en nuestro país –y particularmente cuando del tema bajo
estudio se trata-, es la fuente de respaldo más recurrida en casi todos los ámbitos en
que el derecho de marcas aparece: desde el Tribunal Andino de Justicia, pasando
por los órganos resolutivos de INDECOPI y llegando a los autores sobre marcas
nacionales, todos recurren, inevitablemente, a los asertos de los tratadistas
españoles para fundamentar o apoyar sus perspectivas jurídicas.
En ese contexto, el maestro español Carlos Fernández-Novoa es el autor más
citado y del que más criterios han sido y son tomados en cuenta para cualquier
estudio o decisión jurisdiccional, en particular sobre las cuestiones que nuestro tema
de estudio abarca.
Y como en este trabajo adoptamos una posición crítica frente a la visión
predominante sobre los fundamentos de las acciones de cancelación, será inevitable
que centremos el desarrollo de nuestra perspectiva en contraste con las ideas que el
maestro español ha ido enunciando a lo largo de su extensa producción jurídica.
Así, haremos una presentación cronológica de grandes rasgos, sobre la
evolución en Europa respecto de la noción del uso obligatorio de las marcas
registradas, que nos permitirá demostrar que hemos estado frente a un contenido
muy impreciso, demasiado elástico o quizás simplemente ausente.
En el camino, iremos perfilando un conjunto de contenidos de reglas básicas,
derivadas de las legislaciones estudiadas, que estructuran un prototipo básico de
sistema legal que, desde la perspectiva europea reflejada en sus normas vigentes y
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propuestas, estaría en condiciones de imponer el uso obligatorio de las marcas
registradas.
Ese prototipo es luego contrastado con las legislaciones europeas estudiadas,
para evidenciar que el aglutinamiento de todos ellos, como sistemas que imponían el
uso obligatorio, no tenía fundamento suficiente.
Luego, en el segundo capítulo, presentaremos la evolución de la normativa
nacional, que iremos contrastando en paralelo con la evolución europea, para
evidenciar la existencia o no de puntos de contacto y confirmar que la noción del uso
obligatorio vigente en nuestro país, como en Europa, también revela contornos
difusos e imprecisos, en magnitud tal que sus alcances son interpretados de distinta
manera por los órganos jurisdiccionales, por un lado y nuestra doctrina nacional, por
otro.
Y como hiciéramos con las legislaciones europeas, nuestra regulación
nacional también será contrastada con el prototipo que diseñamos en el capitulo
primero.
En el capítulo III, nos referimos a las funciones o finalidades que desde
nuestra doctrina predominante se han atribuido al uso obligatorio y por ende a las
acciones de cancelación por falta de uso y postulamos un análisis cuantitativo sobre
estas acciones administrativas en funcionamiento, presentando sus resultados en el
Perú.
En este capítulo, postulamos que una forma de analizar las finalidades que se
atribuyen a las acciones de cancelación por falta de uso, puede darse a través del
estudio y análisis del funcionamiento real de esta acción administrativa, que puede
ser medido cuantitativamente, de manera que esa medición revele el nivel de
cumplimiento de esas finalidades.
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Para tal efecto, además de discutir el fundamento con que tales finalidades
han sido atribuidas, pretendemos completar un análisis cuantitativo que permita
revelar cómo ha funcionado en los hechos ese diseño.
Y en la descripción de ese funcionamiento real, los datos cuantitativos
diversos que hemos podido obtener, se erigen como elementos de medición que
esclarecen la comprensión del funcionamiento que mostramos.
Así, en este capítulo terminara de probarse que las finalidades atribuidas a las
acciones de cancelación por falta de uso, no se cumplen ni podrían cumplirse, en
razón a su diseño normativo, según lo evidencian los resultados cuantitativos.
En el capítulo IV, habiéndose ya mostrado el resultado que provoca el diseño
normativo vigente de las acciones cancelación por falta de uso, estudiaremos las
categorías jurídicas que esta acción administrativa contiene, para analizar si ellas
configuran o no una obligación o una carga de uso que pese sobre todas las marcas
registradas y analizaremos los fundamentos del uso obligatorio que nuestra doctrina
predominante ha postulado, para revisar su corrección.
Finalmente, en el capítulo V, a partir del hecho que no existe una obligación ni
una carga de uso que pese sobre las marcas registradas, postulamos que el uso de
éstas, debe ser contemplado expresamente en la normativa y con carácter
obligatorio, exponiendo los fundamentos que creemos soportan esa visión.
Al final de este capítulo, proponemos unas directrices generales, para una
regulación alternativa y postulamos una propuesta normativa tentativa.
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CAPÍTULO I
LA NOCIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA Y SU RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN CONTEMPLADA EN NUESTRA
NORMATIVA NACIONAL.
1.- Introducción.El propósito de este capítulo es evidenciar que la noción “uso obligatorio de la
marca registrada”, no tiene un contenido univoco ni explicito, porque en realidad no
se han desarrollado de manera expresa sus alcances, ni tampoco sus fundamentos.
Son cosas distintas (i) la noción del uso obligatorio de la marca registrada, (ii)
sus fundamentos y (iii) el contenido normativo en que se plasma.
Así, las reglas positivas que contempla un sistema marcario, con las que se
estructuran los aspectos relevantes vinculados a la pérdida de un registro de marca
por falta de uso, están condicionadas por el contenido y alcances que previamente
se hubieran determinado en la noción del “uso obligatorio”, que a su vez se sustenta
en los fundamentos que le sirven de ancla.
Como esperamos evidenciar con nuestra exposición, los trabajos doctrinarios
sobre esta materia han concentrado su atención sobre las reglas vigentes en los
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distintos sistemas marcarios, relegando a un segundo plano tanto la determinación
de los alcances de la noción del “uso obligatorio” que teóricamente las inspira, como
los fundamentos que sustentarían los alcances de esa noción.
En tal sentido, creemos que la evolución histórica de esa noción, desde su
perspectiva normativa y doctrinaria, tanto de los sistemas marcarios europeos como
de los modelos nacionales, así lo evidenciarán.
Como se verá en nuestro desarrollo, la similitud de contenidos entre la
legislación europea actual y nuestra legislación vigente, justifica esta revisión porque
implica haber ido a la fuente, para desde allí hacer una valoración de nuestro
sistema, como la que postulamos en esta investigación.
La doctrina europea que expondremos en este capítulo1ha considerado
siempre que la presencia de reglas dentro de un sistema legal nacional, sobre la
pérdida de un registro de marca fundada en su falta de uso en el mercado, revelaba
que aquel sistema establecía la obligación de usar la marca registrada, razón por la
cual, bajo la expresión “uso obligatorio de la marca”, o “la figura del uso obligatorio de
la marca”, distintos autores hacen referencia a dichas reglas.
No obstante, los sistemas legales nacionales europeos han denominado de
distinta manera a la acción administrativa o judicial que su ordenamiento particular
provee para el caso de pérdida de un registro de marca en razón a su falta de uso,
designándola como “nulidad”2, “caducidad”3 o “cancelación”4; y además, en cada
legislación nacional aparecen reglas diferentes respecto de variadas cuestiones, con
las que cada ordenamiento ha regulado esas “nulidades”, “cancelaciones” o
1 Mayormente española pero con referencias a otros autores europeos, según se verá en adelante.
2 BENELUX 1969
3 Ley francesa de 1964 y ley española de 1929.
4 Ley Alemana de 1967.12
“caducidades”, de modo tal que cada derecho nacional nos presenta un perfil distinto
de esa figura.
Todas esas diferencias, sin embargo, no han impedido que esos
ordenamientos jurídicos, en conjunto, fueran considerados como representativos de
sistemas legales que imponían la obligación de uso de la marca registrada.
Esta utilización generalizada de la expresión uso obligatorio de la marca para
tan diversa normativa nacional, sin embargo, creemos que no ha sido una opción que
la doctrina haya elegido a su albedrío sino que, como se verá a continuación, tuvo un
antecedente regulatorio5 que en razón a su carácter supranacional y por sus
condiciones de aparición y relevancia normativa, condicionó en cierto modo la
utilización o referencia obligada de esa expresión; y a partir de ese punto, no se ha
hecho sino continuar en la senda terminológica que se consolidó en aquella
oportunidad.
Pero la expresión uso obligatorio de la marca, a pesar de su generalizada
utilización, como ya hemos manifestado, no ha estado acompañada de una discusión
profunda sobre su sentido y alcances, y por ello ha homologado los sistemas legales
marcarios en cuanto a esa noción, sin un fundamento lógico-analítico que la justifique
suficientemente, manteniendo indefinido el sentido que debe atribuírsele en el
contexto del derecho de marcas. Eso es lo que esperamos evidenciar en este
capítulo.
En nuestro ordenamiento nacional sobre marcas, hoy la Decisión Andina Nº
486, tenemos un conjunto de reglas para el caso de pérdida del registro de una
marca por su falta de uso en el mercado y nuestra normativa provee de una acción
para ese fin. Esta acción es una acción administrativa y se la denomina “acción de
cancelación”6.
5 El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisión de La Haya, 1925.13
La “caducidad” del registro de una marca y su “nulidad”, son también
categorías que nuestro ordenamiento contempla, pero se refieren a cuestiones
distintas a la “cancelación”7.
Así entonces, el alcance de lo que nosotros llamamos “acción de cancelación
por falta de uso”, se corresponde con lo que la doctrina europea denomina “la figura
del uso obligatorio de la marca registrada” o mas simplemente “el uso obligatorio de
la marca registrada”, en tanto en ambos casos se trata de una referencia a un
conjunto de reglas que el sistema legal contempla para el caso de pérdida de un
registro de marca, fundada en su falta de uso en el mercado; lo cual no significa,
como hemos manifestado, que las reglas de los sistemas europeos y las de nuestra
normativa tengan el mismo contenido.
En esta primera parte de nuestro trabajo, haremos un primer acercamiento a
la noción del uso obligatorio de la marca, que iniciamos con un hito imprescindible
para su cabal comprensión: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial de 1883.
2.- El Convenio de París: un hito sustancial en la génesis sobre la noción del uso obligatorio de la marca.
6 Cabe señalar que en nuestra legislación, sin embargo, la cancelación de un registro procede no solo en razón de la falta de uso de una marca en el mercado, sino también para el caso que el titular hubiera provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada. Así lo dispone el artículo 169 de la Decisión Andina Nº 486. Este caso de cancelación, no es objeto de este trabajo, por un lado, y por otro, su aplicación práctica cuantitativa, ha sido insignificante en nuestro país.
7 Por su lado, la nulidad supone que el registro de una marca adoleció de un defecto insubsanable y no debió otorgarse. Con la acción de nulidad, que tiene efectos retroactivos, la marca es retirada del registro. La caducidad de un registro, en cambio, se produce cuando no se cumple con solicitar la renovación del registro dentro del plazo que la ley otorga para ello.
14
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrito
en 1883 originalmente por 11 Estados8, entró en vigor al año siguiente y cuenta hoy
con 175 partes contratantes9.
Como lo refiere la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el
Convenio se constituyó en el “primer tratado internacional de gran alcance destinado
a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para
sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual.” 10.
La protección a la propiedad industrial que se pretendía extender con el
Convenio incluía, entre otros, a las marcas11.
En su versión originaria de 1883, sin embargo, el Convenio no contempló la
cuestión del uso obligatorio de la marca y fue recién en 1925, en la Revisión de La
haya, que este tema se incorporó al Convenio12.
Pero esta incorporación del uso obligatorio de las marcas al Convenio,
encontró hacia 1925 una situación que determinó finalmente, que sus alcances
textuales fueran alcances de compromiso o si se quiere, alcances textuales con
suficiente espacio para que todos los países contratantes pudieran aceptar su
inclusión en el Convenio.
8 G.H.C. Bodenhausen, en su “Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo 1967”; BIRPI, Suiza 1969, página 9, nota 1, consigna los siguientes países: Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.
9 http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2
10 http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html
11 El artículo 1, párrafo 2) del Convenio dice:
“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”
12 Bodenhausen, Ob. Cit. Página 82.15
En efecto, como refiere el profesor Casado Cerviño, “…antes de 1925, año en
que se celebró la Conferencia de La Haya, nos encontramos con dos grandes grupos
de países unionistas en materia del uso obligatorio de la marca. Por una parte, había
un gran número de países que no preveían el uso obligatorio de la marca. Y por otra
parte, que los países que imponían el uso obligatorio de la marca no regulaban de la
misma manera la obligación de usar la marca.” 13
Cabe precisar que antes de noviembre de 1925, cuando se realizó la
Conferencia de la Haya, el Convenio había entrado en vigor para 35 países que se le
habían adherido14; y de estos, habían adoptado el uso obligatorio de la marca los
siguientes: Brasil, Cuba, República Dominicana, España, Estados Unidos, Gran
Bretaña, Japón, Marruecos, Países Bajos y Suiza15.
En ese contexto, la incorporación de una regla sobre el uso obligatorio de las
marcas en el Convenio, solo hubiera sido posible si aquella regla contemporizaba
con los intereses de ambos grupos de países.
Así, dado que algunos países no regulaban el uso obligatorio de las marcas, la
regla a incorporar al Convenio debía concederles espacio para mantener su
normativa nacional que no regulaba el uso obligatorio; y existiendo tratamientos
legislativos disímiles entre los países que sí regulaban el uso obligatorio, la regla a
incorporar también debía dejar espacio para sus diferencias.
Llegar entonces a un texto de consenso, fue una tarea ardua que tomo
sucesivas reformulaciones, desde la propuesta inicial del Programa de la Haya,
elaborado por el gobierno holandés en 1924, pasando por el Congreso de Zúrich en
junio de 1925 y el Congreso de Bruselas también en junio de 1925. Incluso, durante
13 Alberto Casado Cerviño, “La génesis de las normas Unionistas relativas al uso obligatorio de la marca”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A, página 219.
14 Esta información fluye del listado de Estados Miembros que consigna Bodenhausen en el capitulo V, paginas 279-281, de su obra citada. Allí, aparece, país por país, la fecha de entrada en vigor de su adhesión al Convenio y son 35 los países para los que su adhesión al Convenio entro en vigor antes de noviembre de 1925.
15 Casado, Ob. Cit. Nota 14 Página 219.16
la Conferencia de la Haya, en noviembre de 1925, las discusiones sobre los alcances
del texto continuaron, hasta que finalmente se logró su aprobación16.
El texto aprobado fue el siguiente:
“Artículo 5, Sección (C.1). Si en un país fuese obligatoria la utilización de la
marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo
equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.”
Como puede advertirse, para los países que no contemplaban el uso
obligatorio de la marca registrada, el texto de la norma del Convenio sin duda les
resulto satisfactorio, pues podían continuar sin regularlo; y, para los países que sí
regulaban el uso obligatorio, el compromiso de no conceder la pérdida del registro
sino después de un plazo equitativo (que los países ya habían establecido o podían
establecer de forma variada), y la obligación de admitir la existencia de causas
justificadas, como fundamento para mantener el registro pese al no uso, eran dos
extremos cuya amplitud comprensiva, por los términos del texto, daba suficiente y
cómoda cabida a los alcances particulares que cada legislación nacional vigente
contenía, permitiendo la permanencia de sus diferencias regulatorias.
Como puede inferirse también de las referencias del profesor Casado
Treviño17, dos cuestiones más fueron planteadas, discutidas y desechadas: (i) que el
pronunciamiento sobre la pérdida del registro fuera judicial; y (ii) que el plazo mínimo
para la puesta en uso de la marca registrada fuera de tres años.
Sin embargo, si algo no estuvo nunca en discusión, fue qué debía entenderse
por uso obligatorio de la marca registrada.
Y a la distancia, resulta entendible que así fuera, pues como lo demuestran las
sucesivas propuestas de textos y sus modificaciones, las sucesivas redefiniciones de
sus alcances, la ocurrencia de varias conferencias internacionales anteriores al
16 Casado Ob. Cit., paginas 221-229.
17Al respecto véase Casado Ob. Cit. Páginas 219-229 17
acuerdo y lo complicado en general de las negociaciones internacionales para
culminar en textos de unánime aprobación, una definición sobre las nociones
conceptuales jurídicas como el uso obligatorio de la marca, lejos de propiciar un
acuerdo, en realidad lo limitan de modo sustancial, porque las legislaciones
nacionales ya cuentan con su propia definición o con una línea jurisprudencial que lo
perfila, y tienen delimitados sus alcances, siendo por tanto una tarea ciclópea la que
pretenda redactar un texto que incluya todos los alcances que esos sistemas
nacionales individualmente contemplan, para expresarlo en una sintaxis
omnicomprensiva de unánime aprobación. Esto queda palmariamente comprobado
por el hecho reconocido que los países que sí regulaban el uso obligatorio, diferían
entre sí respecto de sus alcances y condiciones18.
Pero en este caso particular, además, cualquier consenso sobre una definición
respecto de la noción “uso obligatorio de la marca registrada”, quedaba excluido de
inicio: muchas de las partes contratantes ni siquiera regulaban esa figura en sus
legislaciones y mal hubieran podido entonces aprobar una definición sobre una
categoría conceptual que sus sistemas no contemplaban.
Así entonces, la expresión uso obligatorio de la marca, hizo su impronta
internacional sin que su aparición hubiera podido estar precedida por un esfuerzo de
definición conceptual, porque las circunstancias impusieron esa ausencia; y como
consecuencia de ello, esa expresión sirvió para aglutinar bajo su esfera de
comprensión –nunca discutida y por tanto supuesta y no explícita- a disímiles
sistemas legales.
De allí en adelante, la expresión uso obligatorio de la marca registrada, se
erigió como criterio para separar en las negociaciones internacionales a los países
que regulaban o no el uso obligatorio; pero por eso, además, se erigió como criterio
aglutinador de todos los disimiles sistemas legales que contuvieran reglas para el
18 Casado, Ob. Cit. en la nota 15 de la pagina 219, consigna algunas de esas diferencias, como en cuanto al plazo, por ejemplo, entre las legislaciones de España, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica.
18
caso de pérdida de un registro de marca por su falta de uso en el mercado, aun
cuando las diferencias de sus reglas fueran sustanciales.
Esas razones, seguramente, han contribuido a que la doctrina sobre este tema
haya hecho y siga haciendo un uso generalizado de esa expresión.
3.- La evolución europea sobre el uso obligatorio de la marca registrada. Luego de la incorporación de la expresión uso obligatorio de la marca
registrada en un Convenio Internacional de la trascendencia del Convenio de París,
su referencia como criterio aglutinador no hizo sino ir generalizándose y fueron
dándose así los desarrollos doctrinarios sobre sus probables alcances.
En esta parte de nuestro trabajo haremos una revisión de la evolución que se
dio en Europa respecto de la noción del uso obligatorio de la marca registrada,
siguiéndola principalmente a través de los trabajos del maestro español Carlos
Fernández-Novoa19.
Hemos elegido a este tratadista porque como se verá a lo largo de toda la
investigación, es el autor que mayor influencia ha tenido y sigue teniendo en nuestra
jurisprudencia y en la doctrina, cuando se pronuncian sobre las cuestiones del uso
obligatorio (la acción de cancelación).
Pero además y precisamente en razón a su influencia, hemos elegido a este
autor porque a lo largo de sus trabajos fue decantado de manera progresiva e
incremental, distintos alcances de las reglas sobre el uso obligatorio, dejándonos en
el camino variados criterios de sustento, explícito o no, que nos sirven para discutir
los fundamentos de la noción del uso obligatorio de la marca registrada, que
constituye uno de los ejes centrales de esta investigación.
19 Conformada por tres de sus obras: “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A; “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A; y “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984.
19
Para efectos de la exposición sobre el camino recorrido por la noción del uso
obligatorio, hemos identificado dos periodos.
El primer periodo, comprende hasta mediados de los años 80 del siglo
pasado, lapso durante el cual los sistemas nacionales europeos aun no contaban
con la norma comunitaria de armonización sobre marcas20. Y en este periodo,
esperamos revelar importantes o sustanciales diferencias entre los sistemas
nacionales que eran para entonces aglutinados, todos, como sistemas que imponían
el uso obligatorio de la marca.
Para el estudio de este primer periodo, analizaremos los conceptos que
desarrolla el profesor Fernández-Novoa sobre el uso obligatorio de la marca, en “El uso obligatorio de la marca registrada”, de 1976; “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, de 1977; y en sus
“Fundamentos de Derecho de Marcas”, de 1984.
El segundo periodo, comprende desde la aparición de la Directiva de Marcas
europea, hasta el actual Reglamento de la Marca Comunitaria.
Para el estudio de este periodo, incluimos en nuestro estudio, además de las
dos normas anteriores, las disposiciones de las leyes españolas de marcas de 1988
y 2001 y de la ley alemana de 1995, que el profesor Fernández-Novoa refiere en su
“Tratado de Derecho de Marcas”21.
Según esperamos mostrar, la expresión “uso obligatorio de la marca
registrada”, fue cobrando cierto contenido a partir de una aproximación particular del
tratadista español que seguiremos. Y por aproximación particular, queremos decir
20Directiva Comunitaria 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988
21 Carlos Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001.
20
que el enfoque que nos presentó el maestro no contenía de modo explícito los
fundamentos que justificaran el aglutinamiento de todos esos sistemas bajo aquélla
expresión.
No obstante la ausencia de una definición explícita sobre los alcances de la
noción “uso obligatorio”, la exposición del maestro español está acompañada de
suficientes criterios, opiniones y valoraciones, como para poder identificar algunos de
sus elementos componentes básicos. Y es en el contenido de esos elementos
básicos que comenzaremos a delinear la posición que sostenemos en este trabajo,
respecto al denominado uso obligatorio de la marca registrada.
3.1.- Primer periodo: antes de la Directiva de Marcas. Enfoque general.Ya desde su artículo de 1976, “El uso obligatorio de la marca registrada”,
el profesor Fernández-Novoa calificaba a las distintas normativas nacionales
europeas, que establecían reglas para la posibilidad de pérdida de un registro de
marca en razón a su falta de uso en el mercado, como sistemas legales que
imponían la obligación de uso de la marca registrada.
Así, nos decía:
“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas
se impone al titular de la marca registrada la obligación, o, por mejor decir, carga de
usar la marca. Así, en nuestro ordenamiento positivo el artículo 158 EPI, dispone en
su número 5º que la marca caducará por falta de uso de la misma durante cinco
años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificado. La
vigente Ley Francesa de Marcas de 3 de diciembre de 1964, prevé en su artículo 11
que caducan los derechos del titular de la marca que, salvo excusa legitima, no la ha
utilizado o la ha hecho explotar de manera pública e inequívoca durante los cinco
años precedentes al entablamiento de la acción de caducidad. De acuerdo con las
modificaciones introducidas por la Ley de 4 de setiembre de 1967, la vigente Ley
Alemana de marcas implanta también la obligación de usar la marca en los
21
(numerales) 5 y 11. En otras numerosas Leyes de Marcas extranjeras figuran
asimismo normas sobre el uso obligatorio de la marca.”
“Puede, pues, decirse que el uso obligatorio de la marca registrada constituye
hoy uno de los principios informadores del Derecho de Marcas.”22
Para el profesor Fernández-Novoa, entonces, la existencia de disposiciones
que establecían la perdida de una marca registrada por su falta de uso, en las
legislaciones que menciona, implicaba que esas legislaciones imponían al titular la
obligación de usar la marca, tratándose así de una inferencia directa: cuando un
ordenamiento jurídico establece reglas bajo las cuales es posible perder el registro
de una marca en base a su falta de uso, dicho ordenamiento está imponiendo la
obligación de usarla.23
Sin embargo, cabe advertir que ya desde su afirmación inicial el autor mismo
relativiza su aserto, pues nos dice que lo que se impone al titular en esas
legislaciones, no es propiamente una obligación sino, “… por mejor decir, la carga”
de usar la marca registrada.
Esta precisión, no es una mera corrección sobre la marcha pues tiene una
referencia de sustento, que el autor consigna en una nota al pie de página:
“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de usar la
marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una carga, un onus
que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la caducidad de la
marca registrada). Como el mismo Schricker señala, la obligación de usar la marca
cabe, en cambio, hablar en los Países Socialistas, cuyas leyes obligan a las
empresas a dotar con una marca todos o determinados productos industriales.”24
22 Carlos Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A, pagina 18-19.
23 Esta inferencia, de sencilla deducción y facilidad expositiva, constituye el eje sobre el que centramos una importante parte de este trabajo de investigación y será un hilo conductor de nuestro análisis.
24 Ídem. Nota 3, Página 18.22
Así, con la referencia anterior, el maestro sugiere que son cosas distintas la
carga de usar la marca y la obligación de usar la marca. Pero esta diferencia, no
obstante, la vincula exclusivamente a la existencia de sistemas legales liberales o
socialistas, respectivamente, soslayando desarrollar cualquier diferencia conceptual
entre carga y obligación. No encontraremos más desarrollo que aquél para sustentar
esas diferencias en este artículo.
Varios años después, en 1984, en su “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
el maestro vuelve sobre la misma temática en el capítulo 7 de dicho libro, capitulo
cuya denominación es: “EL uso obligatorio de la marca registrada”.
En este capítulo, el maestro presenta “Diversos sistemas de regulación del
uso obligatorio de la Marca Registrada”25, vigentes para la época de edición de su
libro26, en Alemania, Francia, Benelux y España; y analiza además, el entonces
Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria27, en adelante PRMC.
Al comparar los sistemas legales que expone, el maestro encuentra en todos
ellos un elemento común: una (o varias) disposición(es) normativa(s) en la(s)
cual(es) se establece que la falta de uso de la marca registrada, actúa como un
disparador de un tipo de acción o alegación, cuyo resultado puede afectar su
permanencia en el registro. Y a partir de la presencia de ese elemento común, el
maestro considera que ello revela la existencia de un principio informador del
derecho de marcas, en todos esos ordenamientos: la figura del uso obligatorio de la
marca registrada.
Sin embargo, hay que puntualizar que aun habiéndose referido nuevamente a
la “obligación” de usar la marca registrada, el profesor también vuelve a referirse a la
25 Así se denomina el apartado 7A de dicho capítulo.
26 Entre 1983 y 1984.
27 Las características normativas que el profesor describe de estos sistemas, se desarrollan más adelante en este capítulo.
23
“carga” del uso: “Antes de analizar las cuestiones básicas que plantea la figura del uso obligatorio de la marca, es aconsejable exponer las finalidades que el
ordenamiento jurídico persigue al imponer al titular la carga de usar la marca
registrada.”28
Y más adelante consigna: “Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la
marca figura, en primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la
consolidación de la marca como bien inmaterial.”
“…”
“Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento jurídico debe
intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca registrada.”29
La forma alternada de sus referencias a obligación o carga, sugiere una suerte
de sinonimia y por tanto la culminación de un proceso de osmosis conceptual o
dilución diferencial entre los términos, pues lo cierto es que ni en este libro ni en su
“Tratado de Derecho de Marcas”, posterior, el maestro sugerirá alguna diferencia
entre esas expresiones, y seguirá refiriéndose, sucesiva y alternativamente, a la
obligación o la carga de usar la marca registrada.
Así entonces, estas diferencias conceptuales, si las hubo, acabaron
disipándose en su obra y no encontraremos una caracterización desarrollada sobre
cuándo y bajo qué condiciones puede entenderse que existe una obligación de usar
la marca registrada, ni cuándo y bajo qué condiciones puede entenderse que existe
una carga de uso de la marca registrada, en un determinado sistema legal liberal.
La discusión sobre esas diferencias, entonces, fue una cuestión ausente,
tanto en el artículo de 1,976, como en su artículo “Diversos Sistemas de 28 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385.
29 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385.
24
Regulación del uso obligatorio de la marca registrada” de 1977, así como en
sus “Fundamentos de Derecho de Marcas” de 1,984 y en su “Tratado de Derecho de Marcas” de 2001.
Por ello, puede válidamente sostenerse, en ausencia de una caracterización
diferencial entre esos dos términos, que el maestro Fernández-Novoa adopta la
perspectiva de entender que todos los países que contemplaban en su normativa
reglas para el caso de pérdida del registro en razón a la falta de uso de la marca, por
igual, en un sentido abstracto, estaban imponiendo la obligación de usar la marca
registrada o la carga de uso de la marca registrada.
Lo que sí evidencia una consolidación en la obra del maestro Fernández-
Novoa, es el silogismo inicial con que enfocó la noción del “uso obligatorio”: allí
donde un sistema legal establezca reglas para el caso de pérdida del registro de una
marca por su falta de uso, ese sistema legal está imponiendo el “uso obligatorio”, sin
que el contenido de esas reglas tuviera que tomarse en cuenta para condicionar esa
deducción.
3.1.1.- Sistemas del primer periodo.
3.1.1.1- IntroducciónLos sistemas legales que pasaremos a exponer, vigentes antes de la
Directiva, como se verá, regulaban el caso de pérdida de un registro de
marca por su falta de uso, con un número generalmente limitado de reglas
expresas.
Los había, desde sistemas que contaban con una sola norma30, hasta
sistemas con varias disposiciones y con distintos niveles de detalle31.
30 Como la ley española de 1929 y la ley francesa de 1964.
31 Como el sistema alemán y el sistema propuesto en el Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria.25
Naturalmente cada derecho nacional, con arreglo a los principios de
complementariedad del propio sistema, en el tiempo y a través de decisiones
jurisprudenciales, fue precisando aquellas cuestiones que las normas
explicitas no referían.
Aquí expondremos esos sistemas, no con el propósito de presentar
una visión completa de los mismos e incluir esos desarrollos, sino solamente
para presentar una síntesis de las normas explícitas básicas32 que
establecen las reglas que de modo esencial estructuraban cada sistema. Y
haremos esto así, porque no perdemos de vista que, en principio, es ese
conjunto normativo explícito al que el maestro Fernández-Novoa
conceptuaba como un reflejo de la noción del uso obligatorio de las marcas
registradas.
El propósito de esta presentación analítica del contenido del conjunto
de las normas explicitas básicas en cada sistema, es poder compararlos
entre sí y observar si el conjunto de sus similitudes o diferencias, justificaba
agruparlos como sistemas que disponían la obligación de uso de las marcas
registradas o no.
Esa discusión, como se verá, nos permitirá proponer algunos criterios
de evaluación a partir de las legislaciones mismas, vigentes o propuestas –
como es el caso del Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria-, para
poner las bases conceptuales sobre lo que sería el contenido de la noción
del uso obligatorio.
Hemos de advertir, finalmente, que los alcances precisos de la
normativa explícita que se presentará, en muchos casos, no corresponden a 32 Ya hemos referido antes a qué tipo de reglas consideramos reglas básicas. En este capítulo, por ejemplo, tres son los tipos básicos de normas que se analizan: (i) las normas que determinan cuándo se constituye el escenario en que el uso de la marca debe ser acreditado; (ii) las normas que determinan quién está legitimado para provocar que aquel escenario se produzca; y, (ii) las normas que definen sobre quién recae la carga probatoria del uso.
26
una investigación directa nuestra en el idioma de origen de dicha legislación,
lo cual determina varias limitaciones, tanto en aspectos sustanciales como de
procedimiento en esos países. No obstante, la estructura básica de los
sistemas queda suficientemente perfilada como para construir una
comparación instrumentalmente útil.
3.1.1.2- AlemaniaEl primer sistema que analiza el maestro Fernández-Novoa, es el
sistema alemán33, establecido por la ley de 4 de setiembre de 1967.
En este sistema, de acuerdo a lo que expone el maestro, la falta de
uso de la marca registrada, adquiere presencia, fundamentalmente, en tres
escenarios, que pasamos a exponer.
El primero es como una acción autónoma. Así, el ordenamiento
alemán establece una acción de cancelación de la marca registrada por falta
de uso, que puede entablar cualquier persona ante los tribunales ordinarios.
La marca debe haber estado registrada durante 5 años y no debe
haber sido usada durante los 5 años anteriores al inicio de la acción. El
demandante debe probar el no uso, que a su vez, debe referirse a todos los
productos que distingue la marca. No obstante, el sistema alemán admite la
cancelación parcial de una marca si sólo se prueba el no uso de algunos de
los productos.
Un segundo escenario, se da dentro de un procedimiento
administrativo de solicitud de registro de marca, cuando la falta de uso de
33 “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, ADI, pagina 195 y siguientes; y “Fundamentos de Derecho de Marcas”, pagina 387 y siguientes. Al respecto se puede ver también: Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Páginas 41-45.
27
una marca registrada puede ser un fundamento de defensa contra la
oposición que pudiera entablar un titular marcario, contra la solicitud
administrativa de un registro.
En ese caso, el titular marcario que se opone a la solicitud de registro,
se verá obligado a presentar pruebas de uso, si el titular de la solicitud en
trámite así lo pide. La alegación será que la marca opositora no ha sido
usada durante los 5 años anteriores a la publicación del aviso de la solicitud
en trámite, pero es requisito para alegar la falta de uso, que la marca en base
a la cual se presentó la oposición, haya estado inscrita durante 5 años.
En este procedimiento administrativo, la carga de la prueba, a
diferencia del procedimiento judicial, es del titular oponente y la autoridad
administrativa sólo tomara en cuenta para la oposición aquellos productos
respectos de los cuales se hubieran presentado pruebas de uso.
No obstante, en este procedimiento administrativo bastará que las
pruebas de uso que se presenten den un cierto grado de probabilidad de
uso, no tratándose de una prueba plena de uso34; y, seguramente por esa
razón, la normativa dispone que el oponente no pueda alegar que la falta de
uso se pudo deber a causas justificadas.
Si el titular registrado no acredita el uso, la oposición no se ampara y
se registra la marca solicitada; pero, la marca base de la oposición conserva
el registro a pesar de no haberse probado su uso.
Esta marca registrada respecto de la cual no se acreditó el uso
administrativamente, puede ser objeto de una acción de cancelación judicial, 34 Al respecto el profesor refiere que es así, en atención a la textualidad de la norma en el idioma alemán, que teniendo un verbo para la acción de “probar”, éste no es el que la norma utiliza para el caso, sino que usa otra expresión, que alude más bien a “acreditar”, lo cual, en la doctrina alemana, equivale a ese grado de probabilidad. Ver la nota 8 en la página 199 de ADI T. IV, 1977; y también la nota 10, en la página 388 de “Fundamentos de Derecho de Marcas”.
28
bajo el procedimiento del primer escenario, pudiendo alegarse aquí una
causa justificada para el no uso.
Un tercer escenario posible -también judicial- se originaría a resultas
del procedimiento administrativo de oposición anterior, cuando la oposición
se declaró fundada.
Así, cuando a una solicitud de registro de marca se opone un titular de
marca registrada anteriormente, la oposición puede resolverse a favor del
oponente, si es que éste hubiera probado el uso en las condiciones ya
expuestas. En ese caso, la autoridad administrativa deniega el registro de la
solicitud en trámite, amparando la oposición.
Pero, a partir de allí, el sistema alemán permite que el solicitante del
registro, vencido en la oposición, acuda a los tribunales ordinarios para
insistir en el registro de su marca.
De hacerlo así, alegará que la marca en base a la cual se le denegó
administrativamente el registro, es una marca no usada. Sin embargo, será él
quien tendrá que probar el no uso, y el titular podrá alegar la existencia de
causas justificadas para ello.
La marca será cancelada total o parcialmente, según fueran juzgadas
las pruebas del no uso.
Hasta aquí, las características básicas del sistema alemán que refiere
el maestro Fernández-Novoa.
Cabe recordar que este conjunto de disposiciones, con ese contenido,
es entendido como un conjunto de reglas que imponen el uso obligatorio de
la marca registrada, según el maestro Fernández-Novoa.
29
3.1.1.3- Francia.Según expresa el maestro Fernández-Novoa35, la ley francesa de
Marcas de 31 de diciembre de 1964, contiene un solo precepto, el artículo
11, en cuanto al uso obligatorio de la marca registrada.
Según los alcances de esta disposición, el uso de la marca adquiere
presencia en un solo escenario: la acción judicial de caducidad, que puede
entablar cualquier interesado, correspondiendo al titular del registro probar el
uso, dentro de los 5 años anteriores al inicio de la acción. El titular, no
obstante, puede alegar que existieron excusas legítimas para el no uso, si
fuera el caso.
A este dispositivo, con esos alcances, distintos a los de la ley
alemana, el profesor Fernández-Novoa también lo considera como una
norma que impone el uso obligatorio de la marca registrada.
3.1.1.4- BENELUX36.- En la Ley Uniforme de BENELUX de 1969, según refiere el profesor
Fernández-Novoa37, el uso de la marca registrada adquiere presencia en dos
escenarios, ambos judiciales: como acción autónoma de nulidad y como
reconvención, ante una demanda de usurpación.
Como acción autónoma, la nulidad, en primer lugar, es efectivamente
tal: el derecho de marca deviene en nulo por su falta de uso dentro de los 35 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 392-395. También puede verse Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Páginas 36-40.
36 Benelux es la unión de los tres Estados soberanos: Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos (Netherlands). En 1958, estos tres Estados decidieron crear la alianza del Benelux para competir financieramente con los Estados vecinos más poderosos, proteger los intereses de cada uno y ampliar su cooperación transfronteriza. OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/benelux.html
37 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 395-398.30
plazos legales. No obstante esa nulidad ipso jure, es preciso que ésta sea
declarada judicialmente por acción invocada por cualquier persona
interesada. El periodo objeto de pruebas de uso, es alternativo: o los 3 años
siguientes al depósito, o 5 años ininterrumpidos.
La carga de la prueba, sin embargo, no recae automáticamente sobre
el titular, sino que será el juez quien, de manera equitativa, puede
imponérsela parcial o totalmente, salvo en el caso que la alegación de no uso
tenga una anterioridad mayor a seis años, en cuyo caso, corresponderá a
quien invoca la falta de uso.
A estas reglas también las incluye el profesor, como reveladoras de la
imposición de la obligación de uso de la marca registrada.
3.1.1.5- España.-Sobre la vigente ley española de marcas de entonces, el Estatuto
sobre Propiedad Industrial de 26 de junio de 192938, el maestro Fernández-
Novoa menciona que el uso obligatorio de la marca registrada adquiere
presencia en un solo escenario: la acción judicial de caducidad que, como
acción autónoma, puede entablar cualquier interesado.
Es bastante escueto, sin embargo, respecto de cuestiones que en sus
análisis de las anteriores legislaciones son temas que sí busca desarrollar,
incluso incorporando interpretaciones de los tribunales, cuando los textos
legales revelaban insuficiente precisión.
Por ejemplo, en el tema de si planteada la acción corresponde al titular
o no, la carga de la prueba, el profesor solamente tocará este asunto de
modo indirecto, cuando atribuyéndole ineficacia al sistema español, sugiere
que ésta “…tal vez en buena medida se debe a la ausencia de una norma
38 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 402-40531
que explícitamente imponga al titular de la marca registrada la carga de
probar el uso de la misma.”39
Se termina de perfilar esta configuración tan tenue del sistema
español, cuando, en condicional, afirma que“…estaría vigente en el Derecho
Español de Marcas el principio de caducidad automática de la marca
registrada pero no usada.”40, sin posterior precisión al respecto. (El
subrayado es nuestro).
No obstante esas imprecisiones, el sistema español nos es
presentado también como uno que impone el uso obligatorio de la marca
registrada.
3.1.1.6.- El proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria41 en adelante PRMC.-
Sobre este PRMC, el profesor Fernández-Novoa nos dice: “Como en
la propia Exposición de Motivos del Proyecto se pone de manifiesto, uno de
los principios básicos del Derecho Comunitario de Marcas es el de que sólo a
través del uso puede conservarse la titularidad de las marcas: la obligación
de uso es la contrapartida del derecho de adquirir una marca comunitaria
mediante su solo registro. Este principio básico es enunciado en términos
rotundos por el artículo 13 del Proyecto, cuyo párrafo primero dispone que
salvo excusa legitima la marca comunitaria tiene que ser objeto de uso serio
en el Mercado Común y en relación con los productos o servicios para los
que está registrada. Y este principio básico se desarrolla en un conjunto de
39 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404
40 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 403
41 Este proyecto fue presentado al Consejo de la Comunidad Europea el 25 de noviembre de 1980. Su texto puede encontrarse en http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/71920/Suplemento%205-80EN.pdf?sequence=1
32
normas por medio de las cuales se establece un severo sistema de uso
obligatorio de la marca.”42
En el PRMC, la falta de uso de la marca registrada se hace presente
en varios escenarios.
El primero es en el trámite administrativo de oposición. Sin embargo, a
diferencia del sistema alemán, la falta de uso puede alegarla no sólo el
solicitante de la marca, sino de oficio la propia Oficina Comunitaria de
Marcas. Y sin perjuicio de quién haya hecho la alegación, recae sobre el
titular la carga de probar que la marca ha sido usada en los cinco años
anteriores a la publicación de la solicitud. Será necesario para ello, sin
embargo, que la marca oponente haya estado registrada durante un periodo
no inferior de cinco años y la oposición será estimada sólo en relación a los
productos o servicios para los que se haya acreditado el uso43.
El segundo escenario se produce en la renovación de la Marca
Comunitaria, procedimiento administrativo en el cual se subordina
expresamente la renovación del registro al requisito que el titular de la marca
solicitante presente una declaración que en los últimos cinco años
precedentes a la expiración del registro, la marca ha sido usada en relación a
los productos o servicios para los que está registrada44.
El tercer escenario corresponde a la acción de caducidad, como
acción autónoma, encontrándose legitimados para incoarla las personas
físicas o jurídicas, así como las agrupaciones de empresarios o de
consumidores que tengan capacidad procesal. El ejercicio de la acción
procede contra marcas que hayan estado registradas no menos de cinco
42 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 398
43 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 399
44 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 40033
años y deberá probarse el uso ininterrumpido dentro de los cinco años
anteriores al inicio de la acción45.
Finalmente, la falta de uso puede ser aducida por el titular de una
Marca Comunitaria o la Oficina Comunitaria de Marcas, en el procedimiento
de nulidad entablado ante esta oficina por un titular de Marca Comunitaria
anterior. Es requisito para ello, que la marca en base a la cual se solicite la
nulidad haya estado registrada no menos de cinco años y se deberá probar
que ésta ha sido usada en los cinco años anteriores a la demanda de
nulidad46.
A este conjunto de reglas del PRMC, las califica el profesor
Fernández-Novoa como un sistema severo de uso obligatorio de la marca
registrada.
3.1.1.7.- Evaluación de los sistemas presentados.-Hasta aquí, se han referido los alcances básicos que perfilan la
estructura esencial de los sistemas legales del primer periodo analizados por
el maestro español Fernández- Novoa, que en su concepto imponían el uso
obligatorio de la marca registrada.
Como señalábamos anteriormente, la noción de uso obligatorio que
soporta el contenido de las reglas de esos sistemas , no nos es ofrecida de
modo que nos permita, en función a sus alcances, analizar y concluir que
por sus características, en efecto esas reglas reflejaban la noción de uso
obligatorio que las sustentaba.
Sin embargo, el profesor Fernández- Novoa en su exposición sobre
los diferentes sistemas, emite juicios valorativos sobre ellos -suyos y/o de
45 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 400-401
46 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 401-40234
otros autores-, que de modo indirecto revelan, sino una definición sobre los
alcances de la noción “uso obligatorio”, sí algunos perfiles específicos que
son necesarios para que exista.
La primera referencia que creemos útil para ese propósito, se
relaciona al sistema español.
Al respecto el profesor nos dice: “En punto al uso obligatorio de la marca
registrada, el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, contiene un
mecanismo rudimentario, incompleto y absolutamente ineficaz.”47
Al exponer los alcances del sistema español, ya hemos referido las
limitaciones e insuficiencias que el profesor le encontraba y consignábamos
que su descripción del diseño de ese sistema se nos revelaba
excesivamente escueta, particularmente porque a diferencia de sus
desarrollos en la descripción de los otros sistemas, estaba totalmente
ausente el uso de jurisprudencia española, para complementar las
cuestiones que de suyo la norma explicita no esclarecía.
Pues bien, esa ausencia de soporte jurisprudencial, no era una
carencia metodológica casual. Y cuando el profesor de modo indirecto nos
revela el motivo de esa carencia, nos revela también la razón por la que él
mismo calificaba a su sistema como “absolutamente ineficaz”, según
pasamos a explicar.
Al final de la exposición sobre el sistema español, llamamos la
atención en el uso del condicional que hacia el `profesor, para referirse a que
el principio de la caducidad automática de la marca registrada, en la norma
española, estaría vigente.
47 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 40235
Ese condicional, a renglón seguido tiene una explicación: “Pero hay
que reconocer que esta tesis48es meramente un postulado teórico. Al margen
de cualquier interpretación del número 5º del artículo 158 EPI49, lo cierto es
que esta norma no se ha aplicado en la praxis. No nos consta la existencia
de precedentes jurisprudenciales relevantes en punto a la aplicación del
artículo 158 número 5º del EPI. Todo parece indicar, por lo mismo, que en el
Registro de la Propiedad Industrial figura un número muy elevado de marcas
que no se usan en el mercado.”50 (Subrayado nuestro).
Según esta aseveración, entonces, en España no habrían llegado a
los tribunales causas sobre la caducidad de marcas registradas, razón por la
cual, pues, el profesor Fernández-Novoa no estuvo en capacidad de utilizar
como apoyo comprensivo de su descripción del sistema, a la jurisprudencia
española.
Abunda en esta apreciación, el hecho que en todo el capítulo 7 de su
libro51, se puede constatar que el profesor no hace ninguna referencia
jurisprudencial de cortes españolas, sobre ninguno de los variados temas
secundarios que la caducidad por falta de uso ha significado y recurre tanto a
los tribunales alemanes como a los franceses para las precisiones que en el
tiempo se fueron dando sobre esos extremos.
Y sobre la razón por la que las cortes españolas no habrían conocido
este tipo de causas, el profesor Fernández-Novoa nos brinda también una
hipótesis explicativa: “La existencia de una sobrecarga de marcas registradas
48 Se refiere a la tesis que en el derecho español estaría vigente el principio de la caducidad automática.
49 Téngase presente que esta es la única norma que se refiere a la acción de caducidad por falta de uso en el sistema español. Nota nuestra.
50 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404
51 Recuérdese que este capítulo se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”, en su obra “Fundamentos de Derechos de marcas”
36
pero no usadas es un claro índice de la inoperancia del vigente sistema
español del uso obligatorio de la marca registrada. Inoperancia que tal vez en
buena medida se debe a la ausencia de una norma que explícitamente
imponga al titular de la marca registrada la carga de probar el uso de la
misma.”52
Así entonces, las cortes españolas no conocieron causas sobre
caducidad –hecho que revela la ineficacia del sistema, según el profesor
español-, en razón a que las normas no cargaban sobre el titular la prueba
del uso de la marca, valoración que nos revela, de manera indirecta, que
desde su perspectiva, la determinación de que un sistema legal impone el
uso obligatorio de la marca registrada, supone que tal sistema, cuando
menos, disponga que la carga de la prueba del uso corresponda al titular del
registro, pues de no darse esa disposición, mínima, tal sistema, como el
español, será “absolutamente ineficaz”.
Y creemos que el aserto del maestro se confirma en la circunstancia
también referida por él, que el derecho de marcas holandés -antes de
producirse el cambio que significó la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX-,
por disponer la carga de la prueba sobre los hombros del accionante y no del
titular del registro - al igual que el sistema español-, se había convertido en
letra muerta, según Wichers Hoeth.53
Pero por otro lado, esa inferencia derivada de la lógica expositiva del
maestro, solamente está implicando que la imposición del uso obligatorio de
las marcas registradas tiene como condición mínima, la existencia de esa
regla básica, pero no que esta regla se constituye en razón suficiente para
que en efecto se imponga el uso obligatorio y el sistema sea efectivamente
eficaz.
52 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 404
53 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 50 en la página 39537
Esto último nos lleva ineluctablemente a incorporar en el juicio sobre si
un sistema impone la obligación de uso de la marca registrada, la valoración
de su eficacia.
Pero la idea de eficacia es compleja y exige a su vez elementos de
juicio variados para determinar su contenido.
En este capítulo, no desarrollaremos esa cuestión sino en el capítulo
III y solo nos limitaremos a seguir al profesor en el uso de ese término, cuyo
alcance tampoco define expresamente, aunque aparece vinculado a la idea
del uso del sistema por los agentes a los que está destinado.
En tal sentido, hemos de relevar que es justamente la falta de eficacia
lo que reprocha el profesor español a su sistema legal, considerando que tal
ineficacia se evidenciaba en el hecho que a las cortes españolas no
hubieran llegado causas sobre caducidad, porque el sistema español carecía
de la norma mínima que carga la prueba del uso sobre el titular; añadiendo
nosotros a esa consideración el hecho que la ley española es de 1929 y que
la obra en que el profesor concluye con esa calificación del sistema es de
1984, siendo entonces 55 años en los que la acción de caducidad por falta
de uso de la marca registrada, estando prevista en la ley, parece no haber
sido utilizada por los agentes y, por eso, no haber llegado nunca a los
tribunales españoles.
Así entonces, con la evidencia que el sistema español resultó, por
inoperante, inútil, el profesor lo califica como “absolutamente ineficaz”.
Pero si el sistema evidenciaba tal nivel de ineficacia ¿cuál era
entonces el sustento conceptual que permitía calificar a un sistema de reglas
sobre la pérdida del registro por falta de uso de la marca, como el español,
38
como un sistema que imponía el uso obligatorio de la marca registrada, si tal
sistema, por su diseño normativo, revelaba ser absolutamente ineficaz?.
No nos basta como explicación que la expresión uso obligatorio de la
marca ya fuera para entonces una referencia obligada impuesta desde el
Convenio de París y que su uso se hubiera generalizado, pues aunque fuera
esto último una realidad, no lo era menos que nunca se habían definido sus
alcances. Y en ese contexto, un desarrollo doctrinal sobre el uso obligatorio
de la marca, imponía su análisis exhaustivo.
Pero ese análisis, como hemos evidenciado, no fue hecho; y así, en
ausencia de un sustento explicito, advertimos en la estructura analítica
propuesta por el maestro Fernández-Novoa, sobre la imposición de la
obligación de uso de la marca registrada, la ausencia de un eslabón lógico-
deductivo que, en nuestro criterio, revela una contradicción: si el supuesto
normativo mínimo para determinar la existencia de una obligación de uso de
la marca registrada, reposaba en la existencia de la regla que carga la
prueba del uso sobre el titular y esta regla no existía en el sistema español,
no correspondía entonces calificar a este sistema como uno que imponía la
obligación de uso de la marca registrada.
A partir de ahí, en consecuencia, podemos considerar que el sistema
español no debió ser considerado como un sistema que imponía el uso
obligatorio de la marca registrada y mal pudo ser incluido en el grupo de
sistemas legales que sí lo imponían, a pesar que contemplaba una regla
sobre pérdida del registro por falta de uso.
Pero resulta que no sólo el sistema español tenía esta limitación.
Al respecto, el maestro nos brinda también, como lo hizo con el
sistema español, otros elementos de juicio valiosos respecto de los otros
39
sistemas, que igualmente contribuyen con nuestro esfuerzo por encontrar
cuáles son o debieran ser los contenidos normativos, para considerar que el
diseño de un sistema está imponiendo el uso obligatorio de la marca
registrada. Veamos cuáles son esas consideraciones.
En el sistema alemán, como decíamos, el uso de la marca registrada
tiene varios escenarios en los que se hace presente.
El primero de ellos es ante los tribunales ordinarios, como acción
autónoma de cancelación por persona interesada, en el que la carga de la
prueba, como en el sistema español, no corresponde al titular de la marca,
sino al accionante.
Considerando que el no haber dispuesto la carga de la prueba para el
titular en el sistema español, tuvo el efecto demostrado de ser un diseño
normativo absolutamente ineficaz –que se revelaba en la ausencia total de
pronunciamientos de las cortes españolas-; y que el diseño alemán para
este primer escenario, era idéntico al español, cabe concluir que el sistema
alemán para este primer escenario, debió correr la misma suerte y ser
igualmente tan ineficaz como el sistema español.
Ello debería evidenciarse, como en el caso español, con la ausencia
absoluta de pronunciamientos de las cortes alemanas sobre esta acción de
cancelación.
No obstante, el maestro consigna varios pronunciamientos de las
cortes alemanas para determinar una serie de aspectos secundarios sobre
las acciones de cancelación, que las normas explicitas no precisaban y así,
la sola presencia de tales pronunciamientos, de primera impresión, parece
contradecir el fundamento de nuestra inferencia analógica.
40
Sin embargo, una mirada más detenida y detallada sobre aquellos
pronunciamientos, en nuestra opinión, revela que la inferencia sigue siendo
correcta, también en el caso del sistema alemán para este primer escenario,
como pasamos a sustentar.
Para arribar a esa conclusión, es preciso tener presente que el diseño
normativo del sistema alemán, también contempla otro escenario judicial,
que tiene su origen remoto en la alegación de la falta de uso en un
procedimiento administrativo de registro con oposición.
Para llegar a ese otro pronunciamiento judicial, debe haber ocurrido
que la oposición se declare fundada, rechazándose la solicitud de registro. Y
para que así haya ocurrido, en la lógica normativa del diseño alemán, el
titular habría presentado pruebas razonables de uso -no necesariamente
pruebas plenas-, como consignamos en su momento.
Así entonces, el solicitante vencido en el trámite de registro de marca,
acude a los tribunales para insistir en su inscripción, alegando la falta de uso
de la marca opositora, o, en otra forma de referirse a lo mismo, alegando que
aquellas pruebas razonables de uso, que habría presentado el titular en el
procedimiento administrativo y en base a las cuales se desestimó su solicitud
de registro, en realidad no eran suficiente prueba de uso.
Naturalmente, como disponía la norma civil alemana, en este caso el
accionante (solicitante de la marca vencido administrativamente), debía
soportar la carga de la prueba del no uso.
Pero en esa circunstancia, la carga de la prueba implica una sensible
reducción del margen de esfuerzo probatorio a cargo de quien inicio la acción
después de ser vencido en el procedimiento administrativo de registro,
puesto que estará alegando una insuficiencia probatoria respecto de
41
pruebas de uso que ya han sido presentadas por el titular y que por eso le
son conocidas y que en pleno conocimiento de aquéllas, considera que no
son suficientes.
Así, la carga de la prueba del no uso que recae sobre un accionante
que acude a los tribunales para insistir en su registro, es harto más ligera que
la carga probatoria que recae en un accionante por cancelación que ejercita
la acción de manera autónoma, al carecer este ultimo de todos los elementos
de juicio con los que cuenta el solicitante de un registro vencido en el
procedimiento administrativo.
El incentivo para acudir a los tribunales, en este último escenario, es
real, a diferencia de la carga probatoria absoluta que supone el inicio de una
acción por cancelación autónoma, que en fin de cuentas, desincentiva por
completo el inicio de tal acción, como ocurrió en el sistema español y el
sistema holandés (antes de la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX).
A partir de esas consideraciones, la existencia de pronunciamientos
sobre cancelación de las cortes alemanas, no puede ser tomado en cuenta,
per se, como evidencia que los tribunales tomaron conocimiento de acciones
de cancelación como acción autónoma, pues ello implicaría desconocer que
en el sistema alemán, por el diseño que hemos referido, los
pronunciamientos de los tribunales alemanes sobre la falta de uso de la
marca registrada en realidad tienen o pueden tener dos orígenes distintos: (i)
en el procedimiento de cancelación como acción autónoma o (ii) en el
procedimiento judicial de inscripción de marca, por desestimación
administrativa, después de considerarse acreditado el uso de la marca
opositora.
Así, la prueba de que el diseño alemán del primer escenario, resultó
tan ineficaz como el español o el holandés en efecto existirá, si los
42
pronunciamientos de las cortes alemanas se hubieran originado solamente
en los procesos judiciales de inscripción de marca.
Pues bien, como puede advertirse de la jurisprudencia alemana que
refiere al profesor Fernández-Novoa a lo largo de todo el capítulo 7 sobre “El
uso obligatorio de la marca registrada” de su obra, ninguno de los
pronunciamientos que consigna revela tener su origen en el ejercicio de una
acción de cancelación como acción autónoma, sino más bien, todos,
proceden de acciones judiciales por inscripción de marca, luego del
procedimiento administrativo en el que se desestimó el registro.
Así, la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 2 de marzo de 1979,
en el caso de la marca “Lamod”54 -citado como ejemplo para calificar como
irrelevante al uso privado o interno de una marca-, se produjo porque la
causa llego a este Tribunal a partir del procedimiento de oposición del titular
de la marca “Ladimod”.
Lo propio (que se llegó a los Tribunales ordinarios después de un
proceso administrativo de registro) ocurrió con las sentencias de ese mismo
Tribunal de fechas 1 de octubre de 198055; 18 de marzo de 197656; 9 de
junio de 197857; 19 de diciembre de 197958; y 29 de junio de 197959.
54 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 97 en la página 410
55 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 99 en la página 411
56 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 114 en la página 414. Cabe precisar, en este caso, que no hay referencia explícita de que esta resolución provenga de un procedimiento administrativo de oposición. Sin embargo, en razón al contenido de la misma, se puede inferir eso.
57 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 121 en la página 417
58 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 124 en la página 418
59 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 138 en la página 42443
Esas resoluciones, son todas las resoluciones de tribunales alemanes
que refiere el profesor en este capítulo 7, sobre “El uso obligatorio de la
marca registrada.”
Por tanto, no habiéndose evidenciado la existencia de
pronunciamientos de las cortes alemanas, en los casos de acciones de
cancelación, como acción autónoma, allí está la prueba, como en el caso
español, que el sistema alemán resulto también un sistema ineficaz, para
este primer escenario.
Naturalmente, si existieran pronunciamientos judiciales originados en
el ejercicio de la acción de cancelación como acción autónoma, ello probaría
que a pesar de tener un diseño normativo idéntico al español o el holandés,
el diseño alemán para el primer escenario, sin embargo, no habría
evidenciado la misma ineficacia y en consecuencia, pareciera, que nuestra
inferencia no se revela categórica, pues el hecho que el profesor sólo haya
referido esas resoluciones, no implica por necesidad que no pudieran haber
existido pronunciamientos de las cortes alemanas en causas sobre
cancelación como acción autónoma.
Por eso ha de lamentarse que el maestro Fernández-Novoa no haya
desarrollado en su presentación del sistema alemán, esa posibilidad en
cuanto al doble origen de los pronunciamientos de los tribunales alemanes,
resaltando, si hubiera sido el caso, la ausencia de pronunciamientos para los
casos del ejercicio de la acción de cancelación como acción autónoma; en
particular, porque esa ausencia no hubiera hecho sino reforzar la propia
hipótesis del maestro respecto al sistema español, en el sentido que su
ineficacia (ausencia de pronunciamientos de las cortes españolas), obedecía
a la regla que cargaba sobre el solicitante la prueba del no uso, que también
se constataba en el sistema alemán para este primer escenario.
44
Pero esa falta de relieve por el maestro sobre este asunto, no tenía
por qué haberse dado, pues ya en su trabajo de 197760, él contaba con el
elemento de juicio pertinente que revelaba la ausencia de tales
pronunciamientos de los tribunales alemanes.
En efecto, el profesor Fernández-Novoa nos dice: “Por otro lado, Heil61
señala que tampoco ha encontrado eco en la practica la acción de
cancelación de una marca por falta de uso.”62
Es decir, aun cuando el profesor no analiza el doble posible origen de
los pronunciamientos de tribunales alemanes, él mismo nos provee de la
información que la acción de cancelación como acción autónoma fue en
Alemania también ineficaz, como lo evidenciaba la falta de pronunciamientos
de los tribunales alemanes sobre acciones de cancelación como acción
autónoma.
El sistema alemán en su primer escenario, entonces, puede
fundadamente ser considerado tan ineficaz como lo fueron el sistema
español y el holandés (antes de la Ley Uniforme de Marcas de BENELUX),
aun cuando el maestro no nos lo haya presentado de esa manera.
Por otro lado, estando entonces a que existen pronunciamientos de
los tribunales alemanes, estos revelan una eficacia del mecanismo legal que
la ley alemana proveía, y como esos pronunciamientos solo pudieron darse
porque existió una alegación administrativa sobre la falta de uso de la marca
en base a la cual se planteó una oposición, ha de seguirse de ahí que ese
60 “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A.
61 Heil, según refiere el profesor en la nota 32 de la página 204 de su artículo “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, era Director de la Sección de Marcas de la Oficina Alemana de Patentes.
62 Fernández, Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada página 205.45
procedimiento administrativo previo se revela como su condición sine qua
non, o dicho de otra manera, si el sistema alemán no atribuyera al solicitante
de un registro, la legitimidad administrativa para defenderse de una oposición
alegando la falta de uso, los pronunciamientos de las cortes alemanas nunca
se hubieran dado.
Y siendo que sólo para este escenario contamos con
pronunciamientos de las cortes alemanas, que revelan el uso del mecanismo
y que el maestro conceptúa como índice revelador de eficacia, fuerza es
concluir que tal eficacia dependía, en realidad, de la legitimidad del
solicitante para alegar la falta de uso en el procedimiento administrativo de
registro.
No obstante, de la alegación administrativa de la falta de uso, no se
llega ineludiblemente al pronunciamiento de las cortes alemanas, pues para
que éste se produjera, debía ocurrir que el solicitante vencido en el
procedimiento administrativo y puesto en esa circunstancia, tomara la
decisión de iniciar el procedimiento judicial para insistir en su solicitud de
registro, consciente de que en ese proceso corre a su cargo probar el no uso
(si bien como hemos dicho, esta carga es menor que la que corresponde a
quien inicia una acción de cancelación como acción autónoma).
Ese contexto en el que el solicitante debe decidir si inicia la acción
judicial para insistir en su solicitud de registro, también fue motivo de
consideración por la autoridad administrativa alemana.
Y al respecto nos refiere el profesor Fernández-Novoa que en el
sistema alemán “…si el oponente logra acreditar el uso de la marca, una parte no insignificante de los solicitantes suelen renunciar a la solicitud o
46
bien la limitan a mercancías diferentes de las abarcadas por la marca del
oponente.”63
Es decir, aun cuando parece un incentivo poder discutir judicialmente
las pruebas de uso que administrativamente impidieron el registro, pues
estas sólo eran pruebas razonables y no pruebas plenas, aun en ese caso,
una parte no insignificante de los interesados prefirió renunciar a su solicitud
o limitarla, a discutir judicialmente las pruebas razonables de uso, sin que
pueda determinarse que se trataba de marcas efectivamente usadas o no.
Todo lo anterior, en suma, relativiza el nivel de eficacia que
implícitamente es atribuido al sistema alemán en su conjunto por el maestro
español, pero revela sin embargo, que si algún nivel de eficacia tuvo, éste
reposaba únicamente en la legitimación administrativa para alegar la falta de
uso ante una oposición y no en la existencia de la acción de cancelación
como acción autónoma.
No obstante esas limitaciones, este sistema, en su conjunto, fue
considerado por el maestro como uno que imponía el uso obligatorio de la
marca registrada.
El sistema francés, por otro lado, aparece con una simplicidad
normativa que parece ajustarse a medida de cumplir con el único primer
requisito que requeriría un sistema legal, al entender del maestro, para ser
calificado como que imponía el uso obligatorio.
En efecto, como ya se ha dicho, este sistema de caducidad judicial,
carga la prueba del uso sobre el titular, y como lo prueba la existencia de
pronunciamientos de las cortes francesas64, ha evidenciado que esa sola
disposición, ha sido incentivo suficiente para que el mecanismo fuera 63 Esta valoración esta atribuida a Heil en “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.
47
utilizado, lo que probaría que en efecto impone el uso obligatorio de la marca
registrada, evidenciando su eficacia, desde la lógica analítica del maestro
Fernández-Novoa.
Pero ya hemos visto que la existencia de esa regla básica es solo una
condición mínima de eficacia, por lo que si un sistema se limita a contemplar
solo esa regla, su eficacia como sistema solo será mínima también.
Visto desde esa perspectiva, por otro lado, si bien el sistema alemán
era un sistema de utilización efectiva- como lo evidenciaban los
pronunciamientos de las cortes-, reposaba únicamente en la alegación
administrativa de la falta de uso como defensa en una oposición, y no en
esta regla mínima del sistema francés, que el sistema alemán no tenía.
De allí ha de colegirse que más allá de la eficacia mínima que revela
la existencia de la regla que carga la prueba de uso sobre el titular en una
acción de cancelación autónoma, era posible generar otro espacio de
eficacia distinto y añadido, con el cual sin duda alguna se elevaba la eficacia
en conjunto de un sistema, cuando contemplara esas dos reglas.
En consecuencia, aun cuando el sistema francés se hubiera
evidenciado eficaz, se trataba de una eficacia mínima pues no contenía un
mecanismo de alegación administrativa de la falta de uso como defensa en la
oposición a una solicitud de registro, como el sistema alemán.
Sin embargo, el sistema francés, también fue considerado por el
maestro español como un sistema que imponía el uso obligatorio de la marca
registrada.
64 Al respecto, el profesor refiere varias resoluciones del Tribunal de la Gran Instancia de París: nota 87, de la pagina 406; notas 88 y 89, de la pagina 407; nota 93, de la pagina 408; nota 119, de la pagina 415; nota 134, de la pagina 422; y nota 160, de la pagina 432; todas en “Fundamentos de Derecho de Marcas”.
48
Entre la mínima eficacia del sistema francés y la absoluta ineficacia
del español, nos parecería posible colocar al sistema que estableció la Ley
Uniforme de Marcas de BENELUX.
Ello, en razón a que en contraste con el sistema español, esta Ley
Uniforme sí admite la carga de la prueba sobre el titular en el procedimiento
de nulidad de marca por falta de uso; pero, a diferencia de la sencilla y
directa disposición del sistema francés, esa carga no recae necesaria y
automáticamente sobre el titular, sino que, con menor categoricidad, la carga
recaerá sobre el titular en la medida que el juez, equitativamente, así lo
disponga.
Sin embargo, hemos de advertir que el profesor no incluye ningún
pronunciamiento de tribunales competentes sobre esta materia, pese a que
esa legislación regía desde 1969, y ello deja sin contestar si el diseño
normativo en efecto fue utilizado y por tanto, si fue verdaderamente eficaz.
Más aun, la duda adquiere un mayor peso cuando el maestro refiere
que el autor Krasser65, a propósito de la nueva Ley Uniforme de BENELUX,
considera que ésta no innovó en lo fundamental la anterior ley holandesa -
aquella que era letra muerta, por no disponer la carga de la prueba sobre el
titular- respecto del uso obligatorio de la marca, opinión que muy bien pudo
haber significado que, en criterio de ese autor, la distribución equitativa de la
carga de la prueba en la nueva Ley, poco o nada representaba frente a la
disposición anterior holandesa de cargar la prueba sobre el accionante y no
sobre el titular.
Cuán eficaz entonces habría probado ser esta normativa de
BENELUX, no es posible apreciarlo, aunque hay razones lógicas para asumir
que de ninguna manera hubiera podido alcanzar la eficacia mínima del
sistema francés, pues la carga de la prueba en BENELUX no recae
categóricamente sobre el titular como en el sistema francés; y menos aún la
65 Nota 50 de la página 395 de “Fundamentos del derecho de Marcas”.49
eficacia también relativa del alemán, fundada en la alegación administrativa
de la falta de uso, porque BENELUX no la contemplo.
Sin embargo, esta regulación de BENELUX igualmente fue
considerada como una que imponía el uso obligatorio de la marca registrada,
al que el maestro designa como un sistema “relativamente riguroso”66.
Hasta aquí, como podrá haberse advertido, la cuestión de si un
sistema legal efectivamente imponía el uso obligatorio de la marca registrada
–y tomando los criterios valorativos que el propio maestro español nos
proponía-, ha pasado por una apreciación sobre su eficacia, la que a su vez,
se ha inferido de la utilización por los agentes del mercado de los
mecanismos que activan los escenarios en que la falta de uso está sujeta a
prueba.
Y en ese contexto, se ha evidenciado un rol determinante de dos
reglas: i) la regla básica de disponer que la carga de la prueba del uso,
corresponda al titular, y (ii) la que otorga legitimación administrativa para
alegar la falta de uso como defensa contra una oposición.
La primera regla, de haberse dado o no, como hemos mostrado,
acabó determinando desde una absoluta ineficacia –la del sistema español,
la del holandés antes de BENELUX y la del alemán en su primer escenario-,
hasta una eficacia mínima -como la del sistema francés-, pasando por una
eficacia indeterminable pero menor a la eficacia mínima del sistema francés,
como ocurría con el sistema de BENELUX.
La segunda regla, por otro lado, creó un espacio de eficacia que,
precisamente en razón de su origen (administrativo), era distinto y adicional a
66 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 395.50
aquel que se origina por el establecimiento de una acción de cancelación o
caducidad por falta de uso como acción autónoma.
Ha de concluirse de lo anterior entonces, que un sistema que
contemple esas dos reglas, tendrá un nivel de eficacia mayor a cualquier
sistema que solo contemple una de las dos.
Llegados a este punto, nos parece oportuno relevar que si a partir del
contenido de las reglas con que un sistema pretende regular el uso
obligatorio, pudiera inferirse qué noción de “uso obligatorio” está implícita en
esas reglas -que supuestamente son su reflejo-, tal ejercicio de abstracción,
aplicado a cada uno de los sistemas que hasta aquí hemos presentado,
tendría como resultado una noción de “uso obligatorio” diferente para cada
sistema.
Y si cada sistema revelaba una noción distinta sobre el “uso
obligatorio”, menos aún hubiera podido inferirse una noción de “uso
obligatorio” cuyos alcances permitieran aglutinar a todos esos sistemas
distintos bajo un solo parámetro conceptual.
Así, insistimos, la noción del “uso obligatorio” con la que se enfocaron
por separado y luego se aglutinaron todos esos sistemas, sin duda carecía
de un contenido lógico-analítico.
En cuanto al Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria se
refiere, su eficacia solo puede evaluarse de manera teórica, como veremos a
continuación.
En primer lugar ha de relevarse que puesto en relación a los
contenidos normativos básicos de los sistemas anteriormente expuestos, el
Proyecto se revela particularmente distinto.
51
El elemento de mayor contraste sin duda es la presencia de
prerrogativas públicas en los distintos escenarios en que el uso debe
probarse, empezando por la renovación, para seguir con la facultad pública
para exigir pruebas de uso en las oposiciones y además en las nulidades.
Pero por otro lado, carecía el Proyecto de la regla básica que el
profesor español había señalado reiteradamente como sustancial: en la
acción de caducidad como acción autónoma, el PRMC no hace recaer la
carga de la prueba en el titular, poniendo él mismo la única condición
suficiente para que, cuando menos en este escenario, el sistema resultase
ineficaz.
Pero más allá de esa incomprensible limitación, todas las demás
reglas del PRMC, no hacían sino incrementar cuantitativamente los
escenarios en que el uso debía probarse; y puestas en relación con las
reglas de los demás sistemas, sin duda habrían generado un mayor nivel de
eficacia, porque además de reunir todas las reglas que los demás sistemas
solo contemplaban de modo parcial, incorporaba escenarios que los otros
sistemas no tenían –como las pruebas de uso en la renovación y las
nulidades - y además autorizaba a la administración a generar los escenarios
que en los demás sistemas solo podían ser activados de manera exclusiva
por un interés privado, como en las oposiciones.
Pero esa consideración, correcta desde el punto de vista teórico,
jamás pudo ser probada: ese conjunto de reglas respecto de los escenarios
en que se debía probar el uso de la marca registrada que contemplo el
PRMC, nunca entró en vigencia.
52
El maestro Fernández-Novoa no adopta una perspectiva comparativa-
descriptiva entre las reglas del PRMC y los demás sistemas y solo nos
refiere que este conjunto normativo del PRMC es más severo.
Pero como esa severidad no se nos presenta como una calificación
negativa del sistema, consideramos que, en todo caso, una mayor severidad
en el conjunto normativo, cuando menos, reforzaba su eficacia, desde la
lógica expositiva del maestro.
Finalmente creemos advertir que el profesor tampoco se pronuncia
sobre si estos criterios añadidos en el PRMC eran una mera ampliación del
espectro de escenarios en que la falta de uso puede darse, o si eran en
cambio escenarios cuya necesidad era integrante del carácter imperativo que
exige la configuración de una obligación de uso, por parte de un sistema
legal, disyuntiva que implica una valoración de los fundamentos de la noción
del uso obligatorio de las marcas registradas.
No obstante lo anterior, este diseño normativo es considerado también
por el maestro como uno que impone el uso obligatorio de las marcas
registradas.
Y nosotros preguntamos: ¿qué noción de uso obligatorio está implícita
en este diseño normativo del PRMC?
Como corolario de nuestra exposición hasta aquí, debemos concluir
que el aglutinamiento de todos esos sistemas, como sistemas que –todos-
imponían el uso obligatorio de la marca registrada, homologaba diseños
normativos que guardaban entre sí verdaderas y profundas diferencias de
concepción que, por eso, implicaban muy diferentes resultados en cuanto a
su eficacia.
53
Homologar esos sistemas como sistemas que imponían el uso
obligatorio, entonces, diluía diferencias a tal punto sustanciales en la
estructura y contenido de sus reglas, que no permitió advertir hasta qué
punto su asimilación, acabaría generando una postergación o relegamiento
del análisis detenido de esas diferencias, con el que se hubiera podido
establecer el sentido y alcance de la noción del uso obligatorio de las marcas
registradas, que está contenido en las raíces del sistema de marcas, como
veremos en los capítulos IV y V.
Hasta donde hemos llegado en la presentación de estos distintos
sistemas legales, que tuvieron vigencia en su momento –con exclusión del
PRMC-, su diseño ha revelado la exigencia de ciertos contenidos básicos, sin
los cuales la eficacia del sistema será nula, mínima o limitada.
Sera nula la eficacia del sistema, si solo cuenta con la regla que
provee de una acción autónoma, pero no carga sobre el titular las pruebas de
uso; será mínima si el sistema se limita a contener solo la regla básica de
cargar la prueba del uso sobre el titular y será limitada, si solo cuenta con la
regla que otorga legitimidad administrativa para alegar la falta de uso como
defensa ante una oposición, pero no contempla la regla básica de cargar la
prueba del uso en una acción de cancelación como acción autónoma.
Y en todos los casos anteriores, el escenario en que el uso de la
marca registrada se somete a prueba, está asignado a la iniciativa privada.
Pero como hemos visto, el PRMC aportaba como contenido diferencial
respecto de los sistemas vigentes, la intervención pública, lo cual abre la
discusión sobre si la presencia de lo público contribuye o no a la eficacia del
sistema.
A este último aspecto, le daremos un primer acercamiento.
54
En su valoración crítica del sistema español sobre el uso obligatorio de la
marca registrada, el maestro Fernández-Novoa propone para su reforma
urgente, que esa nueva normativa contemple lo siguiente:
a) La comprobación ex officio del uso obligatorio de la marca, al
momento de su renovación.
b) La facultad de alegar la falta de uso en los procedimientos de
registro con oposición en base a una marca registrada.
c) La imposición de la carga de la prueba al titular, en las acciones de
caducidad como acción autónoma ante los tribunales. 67
Como puede advertirse, con esas propuestas el maestro implicaba
que un sistema legal, para ser considerado como uno que imponía
eficazmente el uso obligatorio de la marca registrada, debería haber tenido,
además de la disposición que carga la prueba de uso sobre el titular en una
acción autónoma y además de la disposición que admite la alegación de la
falta de uso en los procedimientos de registro con oposición, una disposición
que contemplara la comprobación de oficio del uso de la marca registrada, al
momento de la renovación.
Esta disposición normativa adicional que proponía el maestro, no sólo
es un contenido añadido, sino que aporta un mecanismo que se activa de
oficio, a diferencia de los otros dos mecanismos, que solo son activados por
voluntad privada, en todos los sistemas vigentes que se han presentado
hasta aquí.
Con ello, el maestro incorporaba al conjunto de condiciones que un
sistema requería para que se considere que impone el uso obligatorio de la
67 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, páginas 404-40555
marca registrada, la participación de la administración pública con iniciativa
propia en determinado momento.
Pero cabe señalar que la inclusión de este aspecto que añade el
profesor, no estuvo acompañada tampoco de un desarrollo conceptual de
sustento en la exposición que nos hizo en el capítulo 7 de su libro
“Fundamentos de Derecho de Marcas”.
Sin embargo, creemos que aquel sustento sí tuvo un espacio de
discusión anterior en su artículo de 1977, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, que da cuenta
de por qué lo añade en 1984. Veamos.
En ese artículo de 1977, el profesor analiza el sistema de los Estados
Unidos de Norteamérica, en el que ciertas normas “…implantan un sistema
de mecanismos que garantizan con relativa eficacia que en el Registro
figuren inscritas tan sólo las marcas efectivamente usadas.”68
Estos mecanismos son tres:
El primero consiste en la obligación que tienen los titulares de marcas
registradas, de presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas, después de
vencido el quinto año y hasta antes de la expiración del sexto, una
declaración jurada (affidavit) en la que se demuestre (showing) que la marca
se usa todavía69.
Se trata de una declaración que va mucho más allá de la mera
declaración (statement) e importa, por eso, el acompañamiento de las
pruebas de uso, aunque no se exige prueba para todos los productos que la
68 Fernández- Novoa, “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, ADI, paginas 206-208. La ley norteamericana, es conocida como la Lanhan Act de 1942.
69 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, paginas 206-20856
marca distingue. Esta declaración es objeto de evaluación administrativa que
admite o no el affidavit.
El segundo mecanismo consiste en la obligación de presentar otra
declaración ante la misma oficina, que la marca está siendo usada en el
comercio, al momento de solicitar su renovación, a los veinte años. En esta
segunda declaración deben señalarse (setting forth) los productos o servicios
en relación a los cuales la marca se está usando, tratándose esta vez de una
declaración a la que, en efecto, no se le exigen pruebas70.
El tercer mecanismo, como lo menciona el maestro, “ocupa un lugar
secundario”71 frente a los dos anteriores tratándose de marcas registradas72,
y es el caso de la cancelación de una marca en razón a su abandono
(abandonment), concepto que en el derecho norteamericano se vincula a la
falta de uso, como uno de sus requisitos73.
Concluye el maestro su referencia al sistema norteamericano,
considerando que “…ha de valorarse positivamente el predominio de la
intervención administrativa ex officio” de dicho sistema –sobre el sistema
alemán fundado en la iniciativa privada-, porque “…existe un innegable
interés general en lograr la más perfecta concordancia posible entre la
70 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, páginas 209-210. No obstante, el profesor español Manuel Areàn Lalìn, en su obra “El cambio de forma de la Marca. Contribución al estudio de la Marca derivada.”, Instituto de Derecho Industrial, Universidad Santiago de Compostela, España 1985, nota 85 en la página 79, refiere que con la reforma de 1962 de la Lanham Act, esta segunda declaración exige pruebas: debe adjuntarse un espécimen de la marca tal como se está usando, para cada producto o servicio. Así pues, la doctrina española no era uniforme en cuanto a su interpretación de la normativa norteamericana.
71 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 213.
72 El abandonment, en cambio, “…es el único mecanismo que contribuye a garantizar el uso efectivo de las marcas no registradas en el trafico económico.” Arean Lalin, Ob. Cit. Página 84.
73 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, páginas 210-212.57
realidad formal del Registro de marcas y la realidad viva de la utilización
efectiva de las marcas en el mercado.”74
Y entre los dos mecanismos sustanciales del sistema norteamericano,
opta el maestro por preferir el primero -de presentar el affidavit of use-, en
razón a la oportunidad de presentación –más temprana que la renovación- y
porque se trata de presentar pruebas de uso y no solo una declaración75.
En razón a esas consideraciones, concluía el maestro en 1977,
sugiriendo que una nueva ley española de marcas, incluyera el mecanismo
de obligar a la presentación de una declaración jurada al momento de la
renovación, en la que se acompañen pruebas de uso de la marca
registrada76.
Por esas consideraciones de 1977, creemos, el maestro Fernández-
Novoa incluyó en sus “Fundamentos de derecho de Marcas”, en 1984 aquel
mecanismo de oficio como parte del nuevo sistema español.
Pero esta introducción de lo público en la cuestión de la imposición del
uso obligatorio de la marca registrada, desde la perspectiva que proponemos
en este trabajo, toca un fundamento importante en cualquier discusión sobre
la naturaleza y contenido de tal obligación. Por eso, aunque sólo de modo
preliminar, nos detendremos en este tema.
Para ese propósito, hemos de reproducir las aseveraciones que el
profesor Fernández-Novoa, atribuye al tratadista alemán Schriker:
74 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 213-214.
75 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 214.
76 Fernández, Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada, página 217.58
“Schriker censura, además, el vigente sistema alemán77 por
encomendar tan solo a la iniciativa privada el hacer valer la falta de uso de la
marca registrada. Este autor afirma que el objetivo que debe perseguirse al
regular el uso obligatorio de la marca es que funcione el Sistema de Marcas;
y añade que los particulares no pueden alcanzar por sí solos este objetivo: la
capacidad funcional del Sistema de Marcas concierne al interés general , por
lo cual está justificado un procedimiento de oficio.”78
Con esta concepción del Sistema de Marcas, Schriker plantea una
cuestión de fondo al relevar, particularmente, el hecho que todos los
escenarios en los que la falta de uso de una marca registrada se hace
presente en el sistema alemán, se producen únicamente cuando la voluntad
privada activa el mecanismo, siendo que esa voluntad es de por sí
insuficiente para alcanzar un objetivo que concierne al interés general, cual
es, la capacidad funcional del Sistema de Marcas, según ese autor.
Pero nos refiere el profesor Fernández-Novoa que esa postura, para
aquella época y en la misma Alemania, no era compartida por otro sector de
la doctrina alemana.
Así, nos indica que el autor alemán Kraft, consideraba que “…en el
Derecho de Marcas están en juego intereses privados cuya defensa debe
encomendarse a la iniciativa privada: en el Derecho de Marcas el interés
público debe reconocerse tan solo de manera excepcional.” 79
Como ha de advertirse, entre las posturas de los dos autores
alemanes no hay discrepancia entre ellos respecto de si el interés público
está presente o no en el Derecho de Marcas, pues ambos admiten que el
interés público está ahí.
77 Se refería al sistema de 1967.
78 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Página 392
79 Fernández, Fundamentos de Derecho de Marcas, nota 33 en la página 39259
En lo que se distancian, es en el nivel de esa presencia: es de
carácter excepcional y menor al interés privado, para Kraft, y es
consustancial y superior al interés privado en el Sistema de Marcas, para
Schriker.
Y es justamente por esa perspectiva diferente que Shriker plantea la
necesidad de un procedimiento de oficio, faltante en la legislación alemana
de 1,967, mientras que Kraft, por su posición distinta, saluda que esta
legislación nueva de 1,967 no contenga ya el procedimiento de oficio por el
cual se solicitaban pruebas de uso al momento de la renovación del registro
de marcas.80
Estas posturas distintas nos sirven, de momento, para revelar que
según fuera la posición que se adopte respecto del nivel de presencia del
interés público en el Derecho de Marcas y su fundamento, en congruencia
con esa postura, se establecerán en un sentido o en otro, los alcances de
ciertas disposiciones normativas que pretendan imponer el uso obligatorio de
la marca registrada.
El profesor Fernández-Novoa, sin embargo, no tercia en esta
confrontación de posiciones de manera explícita, aunque al sugerir que el
nuevo modelo español debiera incorporar la exigencia de pruebas de uso en
la renovación, se adhiere parcialmente a la propuesta de Shriker, en cuanto a
la necesidad de la existencia de un procedimiento de oficio al menos, que en
su criterio sería este último.
Decimos que se trata de una parcial adhesión a la postura de Schriker,
porque más allá de proponer un procedimiento particular de oficio –como la
exigencia de pruebas en la renovación-, Schriker cuestiona categóricamente
la regla básica general del sistema alemán: que los mecanismos legales para
80 Según se refiere, la legislación alemana anterior a la ley de 1967, disponía ese procedimiento. 60
evaluar el uso de las marcas registradas–cualesquiera fueran-, hayan sido
asignados en exclusiva a la voluntad privada, a la que considera
imposibilitada de alcanzar el objetivo funcional del Sistema de Marcas.
Ese último aspecto no es discutido por el profesor Fernández-Novoa,
pese a que las reglas del PRMC que él mismo nos presenta –y que atribuían
a la administración facultades de intervención en varios escenarios-
brindaban la ocasión para hacerlo.
La facultad de la administración para exigir pruebas de uso en la
renovación, entonces, incorpora otro espacio, distinto a los anteriores, en el
que la prueba del uso debe presentarse, y está unido al ejercicio de una
prerrogativa pública.
Así, este espacio adicional, amplía el espectro de escenarios en que
deba probarse el uso y por eso, debe incrementar la eficiencia de cualquier
sistema que pretenda imponer el uso obligatorio, por ese solo hecho –de
añadir un espacio adicional en el que deba probarse el uso-, más que por el
hecho que se trate de una prerrogativa pública.
Tratándose de la prerrogativa pública para requerir pruebas de uso
dentro de los mismos escenarios en que ya la iniciativa privada cuenta con
prerrogativas para eso –como la nulidad y la oposición-, en cambio, sí puede
considerarse que está en el carácter público de esas prerrogativas, la
potencialidad de incrementar el nivel de eficacia de un sistema, pues amplia
la dimensión del espacio en el que ya la iniciativa privada, de por sí, creaba
los escenarios para la prueba del uso.
Hasta aquí, en un repaso analítico de los sistemas que evalúa el
maestro, se puede constatar que la noción “uso obligatorio de la marca
61
registrada”, no fue una idea de contenido explicito desarrollado a priori, en
base a la cual se aglutinaron después los sistemas legales marcarios.
Más bien se nos presentan cada uno de estos sistemas, como una
forma individualizada de disponer la obligación del uso en diferentes
espacios o contextos que, por eso, determinaron distintos niveles de eficacia.
Pero a partir de esa situación y tomando en cuenta que a todos los
sistemas, por una u otra razón, se les reconocía una suerte de potencialidad
para imponer el uso obligatorio, nos parece una inferencia con fundamento
que la acumulación de los espacios o contextos, que por separado regulaban
dichos sistemas, configuraba una suerte de sistema ideal, que por la
amplitud de sus contextos regulados, se erigía como un modelo de sistema
que pudiera imponer el uso obligatorio de las marcas registradas, desde la
lógica en que nos fueron presentados.
Es en ese sentido, incluso, que el propio maestro español fija las
reglas que debiera contemplar la futura ley española de marcas,
incorporando tres reglas básicas, aunque en ese diseño no incluyera todos
los demás mecanismos que los distintos diseños contemplaban.
En atención a esas consideraciones, entonces, creemos válido fijar
una suerte de prototipo de sistema marcario, con capacidad para imponer el
uso obligatorio, reuniendo todos los mecanismos que por separado nos
fueron presentados.
Ese prototipo, queremos enfatizarlo, se ajusta y limita a las reglas
básicas que el maestro Fernández-Novoa, de manera explícita o implícita,
consideró valiosas: de allí sale su conformación y a esas reglas se limita.
62
El propósito de este diseño -provisional e incompleto, desde la
perspectiva que se adopta en este trabajo-, es doble.
Por un lado, contraponerlo con cada uno de los sistemas nacionales
que se han analizado, para determinar en qué medida estos sistemas
diferían entre sí y cómo, en consecuencia, no se justificaba aglutinarlos como
sistemas que imponían el uso obligatorio de la marca registrada.
Y por otro lado, el prototipo pretende fijar en el tiempo este modelo
ideal de reglas básicas, para contrastar esa visión ideal, más adelante, con
la realidad normativa que se acabaría estableciendo en Europa, luego de los
esfuerzos por armonizar la regulación europea.
3.2.- El prototipo de sistema legal que impone el uso obligatorio de la marca.
3.2.1.- Los alcances básicos del prototipo. Desde la lógica analítica que nos proponía el profesor en sus
trabajos hasta 1984, entonces, el conjunto de normas que configurarían
el prototipo de sistema que podría eficazmente imponer el uso obligatorio
de las marcas registradas, debería contener las siguientes reglas
básicas81:
a) Debe proveer de una acción autónoma, que pueda plantear cualquier
interesado, y que persiga que en el procedimiento se acredite el uso
de una marca registrada, con la consecuencia que si tal uso no es
probado, se pierda el registro para su titular.
81 Téngase presente el concepto de norma básica que estamos utilizando en este trabajo y que hemos definido en la introducción general a esta investigación. Adicionalmente, hemos de agregar que se ha prescindido de denominar las acciones a que se hace referencia – como nulidad, cancelación o caducidad-, porque, como ya hemos expuesto, esa denominación varía en los distintos sistemas.
63
b) La carga de la prueba del uso de la marca debe recaer en el titular del
registro, en el caso anterior.
c) Debe proveer la posibilidad que en un procedimiento administrativo de
registro con oposición, el solicitante pueda alegar como defensa la
falta de uso de la marca opositora, cargando sobre el titular la prueba
de uso, de modo que el uso de la marca sea una condición que
determine la estimación o no de la oposición.
d) Debe legitimar a la administración para requerir pruebas de uso de la
marca, en el caso anterior.
e) Debe establecer la posibilidad que en un procedimiento sobre nulidad
de registro, fundado en una marca previamente registrada, el titular
cuestionado pueda oponer como defensa que el accionante pruebe el
uso de la marca en base a al cual solicita la nulidad, cargándole la
prueba del uso, con la consecuencia que, si tal uso no es probado, se
desestime la acción de nulidad.
f) Debe legitimar a la administración para requerir pruebas de uso de la
marca, en el caso anterior.
g) Debe establecer que la administración, sin perjuicio de las atribuciones
anteriormente señaladas, pueda requerir algún tipo de pruebas de
uso, como condición para conceder la renovación del registro.
Con esas reglas, juntas en un solo diseño normativo, un sistema legal
puede ser considerado como que impone eficazmente el uso obligatorio de
las marcas registradas, desde la lógica con que nos fueron presentados los
sistemas que hemos analizado.
64
Pero cabe puntualizar, sin embargo, que aun considerando
acumulativamente esas reglas, ellas no son ni constituyen la noción “uso
obligatorio de las marcas registradas”. Esa noción y sus reglas, son dos
cosas distintas.
Las consideramos distintas, en primer lugar, porque postulamos que
es y debe ser perfectamente posible que antes de fijar el contenido de las
reglas con que se pretenda imponer un uso obligatorio, pueda y deba
establecerse el contenido sustantivo de la noción “uso obligatorio”, que a su
vez estará determinado por ciertos fundamentos que darán cuenta de su
acepción.
Las reglas y sus contenidos, entonces, estarán determinadas y
obedecerán a una cierta acepción sobre el uso obligatorio, que deriva de
ciertos fundamentos. Por eso, decimos, se trata de dos cosas distintas.
De allí ha de seguirse, en segundo lugar, que solo cuando se tienen
de modo explícito la noción del uso obligatorio, por un lado, y el contenido de
las reglas, por otro, será posible emitir un juicio respecto de si y en qué
medida, el contenido de esas reglas se ajusta a la noción del uso obligatorio
de la que supuestamente deben ser reflejo. Por eso, también, consideramos
a la noción del uso obligatorio y sus reglas, dos cosas distintas.
Como resulta evidente, la exposición que hemos seguido no nos
entrega una definición explicita y univoca sobre la noción “uso obligatorio”,
sino al revés: la noción del uso obligatorio –cualesquiera hubiera sido la
acepción implícita que se hubiera tenido- no hace sino diluirse y oscurecerse
más, a partir del hecho que esa noción –no explícita en su contenido-, sirvió
para calificar individualmente a cada sistema distinto y además, con ella se
aglutinaron sistemas tan disimiles en cuanto a sus reglas.
65
En esta investigación, postulamos un contenido de la noción uso
obligatorio de la marca registrada y exponemos los que creemos sus
fundamentos. Eso, se hará en el capítulo V.
Aquí, nos limitamos a configurar de modo deductivo un prototipo de
reglas, configurado con la agregación de las reglas que separadamente nos
fue señalando el maestro español, con el propósito de proveernos de un
instrumento analítico, que nos ayude a revelar con la mayor nitidez posible,
cómo y porqué fueron indebidamente aglutinados distintos sistemas
marcarios, bajo una noción que, solo por indefinida, posibilito ese proceso.
3.2.2.- El prototipo y su contraste con los diversos sistemas.A fin de hacer más sencilla la comprensión del análisis comparativo que
hacemos a continuación, entre las reglas del prototipo y las de los sistemas
estudiados, hemos diseñado el cuadro N°1 que condensa esas reglas y las
resume.
Ese cuadro es el siguiente:
66
Hemos de precisar sobre la estructura de este cuadro, que contiene una
valoración cuantitativa de los sistemas expresada en un número.
El propósito de atribuir un valor numérico a cada sistema, es relevar con
mayor nitidez cuánto se diferencian entre sí los sistemas y cuánto se distancian
respecto del prototipo.
Para ese fin, con excepción de la regla A -que provee la acción de
cancelación como acción autónoma y a la que asignamos el valor “0”-, hemos
atribuido el valor 1 a cada regla, de modo que cada sistema tendrá un valor
67
numérico total al que se llega sumando los valores parciales por cada regla que
contemple ese sistema.
Hemos considerado como valor de la regla “A” el valor “0”, porque como
se ha hecho evidente en el análisis que hemos hecho, esa regla sola, sin el
complemento de la regla “B” –que carga la prueba del uso sobre el titular en la
acción autónoma-, había determinado que cuando un sistema contuviera
solamente esa regla “A”, tal sistema sería un sistema ineficaz, por eso, la sola
presencia de la regla A, debe ser igual a cero.
Por otro lado, como ha de inferirse, si el prototipo contiene 7 reglas –de
las cuales la primera siempre será igual a “0”-, un sistema tendrá un valor entre
0 y 6, según fuera la cantidad de reglas que acumula.
El valor 1 que estamos asignando a cada regla, es sin duda arbitrario e
implica dos cuestiones básicas: (i) que la presencia de cada regla- a pesar de
tratarse de reglas distintas que crean espacios diferentes en los que deba
probarse el uso-, generará el mismo efecto en el sistema que cualquier otra
regla; y por lo tanto, (ii), el valor 1 no contiene ni refleja el eventual efecto
particular que correspondería a esa regla, en atención a sus características
específicas.
Y ello es así, porque a este momento de la exposición, carecemos de
cualquier elemento de juicio cuantitativo o cualitativo que nos autorice a
atribuirle un valor distinto a 1, a cada regla, de manera que refleje una
valoración ponderada que se derive de los efectos de la presencia o falta de
dicha regla en un sistema.
Ese valor ponderado para cada regla en función de su contenido y de la
dimensión del espacio que regula, recién lo presentaremos en el capítulo IV.
68
No obstante lo anterior, nos ha parecido necesario consignar el valor
“0,5” a la regla “B” en el caso de BENELUX, porque, como ya lo afirmamos en
la exposición, para el caso de este sistema la regla no dispone la carga de la
prueba sobre el titular, pero tampoco la impide, dejando al arbitrio del juzgador
esa determinación; y ello implica a nuestro juicio que no puede ser igual a 1,
como tampoco igual a “0”.
Finalmente, a cada sistema se le termina de asignar un valor numérico
total, resultado de la suma de los valores de cada regla que contiene, de suerte
que en cuanto mayor fuera ese valor total, mayor será lo que podríamos llamar
su intensidad.
3.2.2.1.- El sistema español y el prototipo de sistema.Como puede advertirse de un contraste entre los alcances de la
solitaria disposición del sistema español (Regla A), con los alcances del
prototipo de sistema que hemos configurado, no hay posibilidad lógico-
analítica de considerar a este sistema como uno que se ajuste, siquiera
remotamente, al perfil básico de un sistema que imponga el uso
obligatorio de la marca registrada.
El sistema español sólo cumple con un primer requisito –disponer
una acción autónoma- por lo que le corresponde el valor “0” sobre 6.
3.2.2.2.- El sistema francés y el prototipo de sistema.El sistema francés contempla dos reglas, la A y la B.
El valor de este sistema es 1 sobre 6.
3.2.2.3.- El sistema de la Ley Uniforme de BENELUX y el prototipo de sistema.
Este sistema incorpora la regla A, que equivale a “0”.
69
No creemos que deba considerarse que incluye la regla B, porque
el sistema BENELUX no dispone llanamente que la prueba recaiga sobre
el titular sino que más tenuemente, establece que será el juez quien
determine dicha carga equitativamente, razón por la que le asignamos el
valor “0,5”.
El valor total del sistema es 0,5 sobre 6.
3.2.2.4.- El sistema alemán y el prototipo de sistema.Este sistema incluye las reglas A y C, pues contempla que en el
procedimiento administrativo de registro con oposición se pueda alegar la
falta de uso y dispone además que la carga corresponda al titular, al
margen de que no se exija una prueba plena, detalle que no está
considerado como un criterio en nuestro prototipo.
El valor total del sistema alemán es 1 sobre 6.
3.2.2.5.- El sistema del Proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria y el prototipo de sistema.
Como puede advertirse, este sistema es el único que contempla a
casi todos los criterios del prototipo, pues solo le falta la regla que
imponga la carga de la prueba sobre el titular en la acción autónoma.
El valor total del sistema es 5 sobre 6.
No obstante, es el único sistema que no estaba vigente y más aún,
nunca llegó a establecerse, como expondremos más adelante en este
capítulo.
3.2.2.6.- Evaluación de los contrastes.
70
Como puede advertirse, ninguno de los sistemas vigentes
superaba el valor 1 sobre 6. El sistema español tenía un valor “0” y
BENELUX, “0,5”.
Además, hemos de relevar que aun cuando varios sistemas tienen
el valor 1, este valor reposa en una regla distinta para cada sistema.
Solo el PRMC se acercaba al diseño del prototipo con un valor de
5 sobre 6, pero este sistema nunca se implementó.
De allí ha de seguirse que ninguno de los sistemas vigentes
reunía suficientes reglas como para considerarlo un sistema que imponía
eficazmente el uso obligatorio.
En conclusión, si el conjunto de características del prototipo de
sistema que hemos inferido de la obra del maestro Fernández-Novoa,
eran reglas necesarias para asegurar la eficacia de un sistema legal que
pretendiera imponer el uso obligatorio de las marcas registradas,
entonces, debieron considerarse sistemas que lo imponían, solamente
aquellos que reunieran todas esas características; y siendo que ninguno
de los sistemas estudiados reunía esa reglas o siquiera varias de ellas,
entonces, ninguno de ellos debió ser considerado como un sistema que
imponía el uso obligatorio.
No obstante, como se ha evidenciado, todos los sistemas fueron
considerados sistemas que imponían el uso obligatorio de las marcas
registradas, pese no solo a sus sustanciales diferencias normativas, sino
además, pese a sus evidentes y distintos niveles de ineficacia,
consecuencia de sus contenidos normativos.
3.3- Segundo período: Sistemas legales bajo la normativa Comunitaria.
71
Definido el modelo ideal de sistema que pretenda imponer el uso obligatorio
de la marca registrada, según la visión que hemos reseñado, importa observar y
establecer los contenidos normativos europeos que fueron dándose a partir de la
armonización de las legislaciones, hasta llegar a su ultima cristalización, para poder
comparar las reglas y sus contenidos, de manera que pueda advertirse qué cambios
acabaron plasmándose en la legislación europea actual, respecto del uso obligatorio
de las marcas registradas.
De esa comparación podrán revelarse aspectos sustanciales que nos interesa
resaltar para los propósitos de este trabajo.
3.3.1.- El sistema de la Directiva Nº89/104/CEE.El 21 de diciembre de 1988 la Comunidad Económica Europea, a través de su
Consejo, emitió la Directiva Nº 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Esta Directiva, para su expedición, declaraba tomar en cuenta que:
a) “…las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados
miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre
circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las
condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario,
con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior,
aproximar las legislaciones de los Estados miembros;”
b) “…no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente
limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor
incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior;”
72
c) “…los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer
las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la
nulidad de las marcas adquiridas por el registro;”
d) “…con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la
Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso
exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de
caducidad; que es necesario prever que la nulidad de una marca no puede ser
pronunciada en base a la existencia de una marca anterior no utilizada, dejando
a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al registro de
una marca o de prever que una marca no pueda ser válidamente invocada en
un procedimiento de violación de marca si quedase establecido a consecuencia
de una excepción que podría declararse la caducidad de la marca; que en todos
estos casos corresponde a los Estados miembros establecer las normas de
procedimiento;”82
Como fluye de esas consideraciones, la normativa propuesta con la Directiva
contendría reglas obligatorias para los Estados miembros, en aquellos aspectos que
se consideraron de mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y
reglas respecto de las cuales los Estados Miembros podían o no apartarse.
Adicionalmente, la Directiva relegaba a los Estados miembros regular a discreción
las cuestiones de procedimiento.
Con respecto al uso obligatorio de la marca registrada, la Directiva contemplo las
siguientes reglas:
a) En el artículo 10 apartado 1, con carácter obligatorio y a modo de regla general,
que si en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya
concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un
82 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML73
uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los
productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido
suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará
sometida a las sanciones previstas en la Directiva salvo que existan causas
que justifiquen la falta de uso.
b) En el artículo 11, apartado 1, también con carácter obligatorio, que una de
aquellas sanciones por la falta de uso consistiría en no poder obtenerse la
nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior que se le
oponga, si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo
10.
c) En el artículo 12, apartado 1, y también con carácter obligatorio, que otra
sanción por la falta de uso sería la caducidad de la marca si, dentro de un
periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado
miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para
los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
En el mismo artículo 11, apartados 2 y 3, pero ya con carácter facultativo para los
Estados Miembros, se dispone como sanciones a la falta de uso, respectivamente, (i)
que no se podrá oponer exitosamente a una solicitud de registro una marca anterior,
si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo 10; y que (ii)
en un procedimiento de violación de marca, en el que se pudiera reconvenir con una
demanda por caducidad, no será estimada la demanda de violación de marca, si su
caducidad puede ser declarada por no haberse cumplido con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 12.
Como se puede advertir de las disposiciones de la Directiva en relación al uso
obligatorio de la marca registrada, esta norma estructura una sistemática distinta a la
de las legislaciones que se han venido analizando en los sistemas legales
expuestos.
74
Por un lado, establece una norma general por la que se dispone que su falta de uso
generara sanciones, lo cual no existía en ninguno de los ordenamientos que hemos
visto anteriormente; y por otro lado, las sanciones a las que estarán sometidas las
marcas no usadas, están caracterizadas de modo taxativo.
Considerando el carácter imperativo de sus disposiciones, en la Directiva se
establecen dos sanciones que de todas maneras deberán contemplar las normas
nacionales, a saber, la caducidad de la marca por falta de uso a través de una acción
autónoma y la insuficiencia de la marca registrada no usada, para lograr la nulidad de
otra marca.
Como la Directiva declara expresamente, las cuestiones de procedimiento serán
dispuestas por las normativas nacionales; y en tal sentido, el tema de la carga de la
prueba en los dos casos anteriores no está fijado por la Directiva.
Ha de llamarse la atención entonces sobre este aspecto porque, como se recordara,
ya desde el análisis de los distintos sistemas que disponían normas para el caso de
pérdida de un registro por falta de uso, la cuestión que quien soporte la carga de la
prueba sea el titular, se había revelado como una condición fundamental para
asegurar la eficacia mínima de una normativa que propendiera al uso obligatorio.
Así entonces, ha de tenerse en cuenta que aun cumpliendo los sistemas nacionales
con las dos disposiciones obligatorias que contemplaba la Directiva, esas normas
solo podrían alcanzar eficacia normativa si efectivamente hubieran contemplado,
adicionalmente, la disposición procesal de cargar la prueba de uso sobre los
titulares, en los escenarios previstos.
También debe relevarse en cuanto a las normas de la Directiva, que en tanto el nivel
de armonización entre las legislaciones europeas que pretendía no era total, sino que
estaba circunscrito a “las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia
75
sobre el funcionamiento del mercado interior”, como declaraba la propia Directiva,
era de esperar que los contenidos de sus reglas sustantivas fueron limitados y allí
está la explicación de porqué finalmente los alcances del sistema de uso obligatorio
de la marca registrada que configura la Directiva, disten tanto del prototipo de
sistema que configuramos anteriormente83.
En efecto, de los siete alcances con los que configuramos el prototipo básico, la
Directiva solo contiene de modo imperativo la sanción de caducidad por falta de uso,
como acción autónoma y el caso de la nulidad.
La alegación de la falta de uso para el caso de una oposición, es una sanción
facultativa, como lo es en el caso de una infracción.
Sin embargo, hay que puntualizar que la posibilidad de alegar la falta de uso en un
procedimiento de infracción, no estaba contemplado en el prototipo y constituye un
alcance distinto y adicional, aunque la Directiva lo consigne a modo de
recomendación para los Estados Miembros.
Y siendo que esa regla agrega un espacio o contexto distinto en el que deba
probarse el uso, no dudamos en que debe ser agregado a los alcances del prototipo.
Por esa razón, en adelante el prototipo incluye esta regla.
Por sus limitados alcances, la Directiva entonces no puede ser considerada como
una norma que diseña un modelo de sistema legal que imponga el uso obligatorio de
la marca registrada. Tal no era su propósito. Y aunque sí propendía a homogeneizar
las legislaciones nacionales europeas, incluyendo la normativa sobre perdida de
registro por falta de uso, ese acercamiento legislativo se vio circunscrito a pocos
aspectos sobre la problemática de la pérdida del registro por falta de uso.
83 Infra 3.2.1 76
Finalmente, la Directiva no contempló la obligación de presentar pruebas de uso
para la renovación, como mecanismo activado de oficio.
Pese a sus limitaciones, la Directiva marca un rumbo legislativo que las legislaciones
europeas acabaran adoptando y por eso hemos considerado útil e ilustrativo
incorporarla en nuestro estudio.
3.3.2.- El sistema de la ley española de 1988.La ley española de 198884, significo un importante avance respecto del
Estatuto de Propiedad Industrial de 1929.
El cambio más importante, porque de él dependía la eficacia del sistema
como se recordará, fue la inversión de la carga de la prueba y en efecto, el
artículo 53, en el inciso a), estableció de modo expreso que correspondía al
titular probar el uso de la marca registrada.
En armonía con la Directiva, la ley establecía una regla general que
vinculaba la falta de uso con ciertas sanciones (Art. 4).
Contra el mandato de la Directiva, sin embargo, no contemplaba la
sanción por falta de uso para el caso que se demandara la nulidad de un
registro de marca, en base a una marca no usada, ni tampoco recogió -aunque
era libre para no hacerlo, estando a su carácter optativo-, las sanciones
contempladas en la Directiva para los casos de oposición e infracción, en base
a una marca registrada no usada.
Las sanciones expresamente previstas por el no uso de la marca en esta
ley fueron: (i) la no renovación de las marcas no usadas (artículo 7), que no
84 Ley 32/1988 de 10 de noviembre.77
estaba en la Directiva, y la caducidad por falta de uso como acción autónoma
(artículo 53, inciso a).
Se criticó de esta ley la inoportunidad de su promulgación85, apenas un
mes antes que saliera la Directiva, pues esta circunstancia fue vista como una
innecesaria precipitación, que acabó finalmente obligando a promulgar otra
nueva ley de marcas en 2001, como se verá más adelante, para cumplir con los
mandatos de la Directiva.
También se criticó la falta de cumplimiento con la disposición obligatoria
de la Directiva sobre la sanción por el no uso, para el caso de solicitar la nulidad
de un registro en base a la marca no usada.
Pero además la crítica contuvo un alcance que no estamos
considerando en este trabajo y que aquí solamente mencionaremos.
Este aspecto sustantivo adicional es el que responde a sobre qué debe
probarse el uso de la marca, para que se la considere efectivamente usada.
Como una aproximación general a este tema, debemos referir que la
Directiva establecía que el uso que debía acreditarse era de los productos o
servicios para los que la marca hubiera sido concedida86, implicándose con ello
dos cuestiones: (i) que de no probarse el uso para esos productos o servicios,
se perdería el registro y que (ii) en caso se probara el uso para solamente
algunos de los productos o servicios, el registro se perdería de modo parcial
85 Palau, Ob. Cit. Página 78
86 El artículo 10, apartado 1 de la Directiva, consigna que la marca registrada será objeto de sanciones si no se prueba el uso para los productos o servicios para los cuales esté registrada; y el apartado 4 de su artículo 11, establece que si la marca se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicación de los apartados anteriores se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
78
para los productos o servicios que siendo incluidos en el registro, su uso no
hubiera sido probado.
Pero ello implicaba también que las pruebas de uso para productos o
servicios diferentes de los que se hubieran contemplado en la concesión del
registro, de ninguna manera podrían dar fundamento para mantenerlo.
Con ese conjunto de criterios se pretende establecer un nivel de
exigencia impuesta sobre el titular de un registro, de modo tal que
efectivamente el titular se vea compelido a usar la marca para los productos o
servicios para los que la solicito, constituyéndose en una rigurosa forma de
exigir el uso.
No obstante lo anterior, hay que señalar que los sistemas legales que
pretenden imponer el uso obligatorio de las marcas registradas, más allá de las
reglas básicas que hemos señalado en nuestro prototipo, encuentran en el tema
de sobre qué productos o servicios se exigirán las pruebas de uso, un espacio
en el que también pueden darse distintos niveles de gradualidad permisiva o
restrictiva que, según fuera el caso, repercuten en su carácter imperativo sobre
el uso obligatorio, determinando finalmente con qué grado se impone la
obligación de usar las marcas registradas.
Pero, esta regla es aplicable sólo después que se ha activado un espacio
en el que el uso debe ser probado, tratándose entonces de una regla derivada y
por eso, no la incluimos en el prototipo.
La Directiva, entonces, limitaba las pruebas de uso a los productos o
servicios para los que la marca hubiera sido concedida, implicando que
cualquier prueba de uso sobre otro tipo de productos o servicios distintos, fuera
insuficiente para mantener el registro.
79
Sin embargo, la ley española de 1988 se apartó sensiblemente de esa
frontera.
En efecto, en su artículo 4, inciso 4, la ley de 1988 consigno la siguiente
regla:
“El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para
acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del
nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o
servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un
tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto
del origen de unos y otros.”
Al respecto, el profesor Fernández-Novoa ha sostenido que “…el
apartado 4 del artículo 4 enuncia un criterio extraordinariamente permisivo que
rebasa con gran amplitud el modelo trazado por el apartado 4 del artículo 11 de
la Directiva.”87
3.3.3.- El Reglamento Nº 40/1994 de la Marca ComunitariaEste reglamento88 contiene una norma general de uso en su artículo 15,
que reproduce el texto de la Directiva, consignando que la marca no usada en
un periodo de 5 años, estará sujeta a sanciones taxativas89.
87 Fernández Tratado de Derecho de Marcas, pagina 486,
88 El texto del Reglamento Nº 40/1994 que se ha usado para este trabajo, está en : http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126863
Cabe señalar que este reglamento ha sido varias veces modificado con posterioridad, lo cual determinó que en 2003 se publicara el Reglamento CE 207/2003 y en 2009, se publicara el Reglamento N° 207/2009, que significaron una recodificación del Reglamento de la Marca Comunitaria. Sin embargo, en cuanto a las materias objeto de esta investigación que ya hemos referido, no contemplan ninguna modificación sustancial y los alcances de la normativa han permanecido invariables.
89 “Artículo 15.80
En el procedimiento de registro de la Marca Comunitaria, se admiten
oposiciones y se establece que el opositor deberá presentar pruebas de uso, si
el solicitante de la marca así lo pidiera90.
La caducidad de la Marca Comunitaria por falta de uso dentro de un
período de 5 años91, puede solicitarse ante la Oficina92, como acción autónoma,
o ante los Tribunales de Marcas Comunitarias93 como reconvención en una
demanda por infracción.
Uso de la marca comunitaria
1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.”
90 “Artículo 43
Examen de la oposición
…
2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición,…”
91 “Artículo 50
Causas de caducidad
1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada,…”
92 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), es un órgano de la Comunidad con autonomía, que tiene sobre las marcas todas las competencias que el Reglamento le asigna –artículos 111 al 139-, entre las cuales está la de procesar las caducidades por falta de uso.
93 Estos Tribunales son Tribunales nacionales a los que el reglamento otorga competencia para resolver acciones por violación a marcas comunitarias. En tal sentido, el artículo 92 dice:
“Artículo 9281
Ha de advertirse sin embargo, que el reglamento no contempla norma
expresa en la que se invierta la carga de la prueba, para ninguno de los dos
casos de caducidad por falta de uso anteriores94, como sí la contempla para
otro escenario; y esta circunstancia, como ya lo hemos sostenido antes, ha
significado que no se presenten acciones autónomas ante los órganos
jurisdiccionales.
En tal sentido, las acciones por caducidad como acción autónoma, en
razón a la falta de uso, no parecen haberse presentado ante la Oficina, o deben
haberlo sido en una cantidad insustancial, como lo evidencian la publicación de
las estadísticas de la Oficina (OAMI), por el periodo 1996-2013, que no
consignan una sola acción de caducidad por falta de uso95, información que
Competencia en materia de violación y de validez
Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:
a) para cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca comunitaria;…”
94 Al respecto, cabe añadir que cuando se presenta una reconvención por caducidad, el apartado 7 del artículo 96, dispone lo siguiente:
“Artículo 96
Demanda de reconvención
…
7. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención.”
Este texto, como se advierte, si bien faculta al juez nacional a suspender el procedimiento invitando al demandado a presentar la acción de caducidad ante la Oficina, esto no hace sino remitir a la normativa de la Oficina para el proceso de caducidad y por tanto, tampoco modifica ni contempla un cambio respecto de la carga de la prueba.
95 Estas estadísticas solo refieren oposiciones, nulidades y renuncias, no hay datos sobre caducidad. Al respecto puede revisarse la siguiente dirección electrónica: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009- statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf
82
corrobora el Dr. Alberto Casado Cerviño, su Vicepresidente por muchos años,
en sus informes anuales a partir de 199896.
El otro escenario al que nos referíamos, en el que también se exigen
pruebas de uso, es el de las nulidades, para las que el Reglamento sí consigna,
de modo expreso, que el titular anterior debe presentar pruebas de uso si así
fuera requerido por el titular cuestionado97.
Finalmente, cabe señalar que este reglamento no condiciona la
renovación de la Marca Comunitaria a la presentación de pruebas de uso.
El sistema de la Marca Comunitaria, finalmente, prescinde totalmente de
cualquier intervención de oficio, tanto desde la perspectiva de poder ampliar los
escenarios en los que el uso de la marca deba probarse, como para requerir
pruebas de uso en la renovación, como lo contemplaba el PRMC.
3.3.4.- La ley alemana de 1995.-A fin de facilitar nuestra exposición sobre la normativa que contiene la ley
de marcas que entró en vigencia el 1 de enero de 1995 en Alemania,
seguiremos una estructura secuencial similar a la que utilizamos al referirnos a
la ley alemana de 1967, para evidenciar las diferencias.
96 Casado Cerviño, Alberto, La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en 1998. En Actas de Derecho Industrial Y Derechos de Autor. Tomo XIX, 1998, Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A. Madrid 1998, pagina 1,180. A partir de allí y cada año hasta 2006, el Dr. Casado reportó en la parte sobre el área de Anulación de la OAMI que veía también las acciones de revocación, equivalentes a la cancelación por falta de uso, que no se presentaron este tipo de acciones ante la OAMI.
97 “Artículo 56
Examen de la solicitud
…
2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de nulidad,…”
83
En primer lugar, esta norma incorpora una regla general en cuanto a la
obligación de uso en la Sección 26, apartado 198 -que no existía en la ley de
1967-estableciendo que en la medida que cualquier reclamación fundamentada
en una marca registrada o el mantenimiento del registro, dependen del uso de
la marca, el propietario debe haber puesto la marca en uso efectivo en el país
en relación con los productos y servicios para los cuales esté registrada, salvo
que existan causas que justifiquen la falta de uso.
Esta ley también contempla varios escenarios en los que la falta de uso
se hace presente.
El primero es en los procedimientos de oposición, que a diferencia de la
normativa de 1967, solo es posible contra un registro de marca concedido, pues
el trámite de las solicitudes de registro culmina en esta nueva ley con su
concesión, después de haberse analizado exclusivamente si la solicitud no
contraviene prohibiciones absolutas; y la concesión del registro es publicada
para que en un periodo de tres meses pueda plantearse una oposición, que se
tramita administrativamente. Así, la oposición se plantea no ya contra una
solicitud en trámite, sino contra un registro recién concedido.
En este caso, como ocurría en la legislación de 1967, el oponente debe
presentar evidencias prima facie del uso, en los últimos 5 años, si fuera así
requerido por el titular recién registrado, Sección 43 (1)99.
98 En la versión oficial en inglés de esa ley, que publica la OMPI en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126198, y que utilizamos para todos los textos de esta ley, el texto dice:
“Sec. 26.
(1) Insofar as the assertion of claims resulting from a registered trade mark or the maintenance of the registration depends on the use of the trade mark, the proprietor must have put the trade mark to genuine use in this country in connection with the goods and services in respect of which it is registered, unless there are proper reasons for non-use…”
99 “Sec. 43.84
Un segundo escenario, es el de la cancelación del registro por nulidad en
base a la existencia de un derecho anterior100. En este caso, el demandante
deberá presentar pruebas de uso plenas101, en los últimos 5 años, si así es
requerido por el demandado (Sección 31, apartado 3)102.
El tercer escenario es el procedimiento de cancelación, por motivos de
revocación, fundado en la falta de uso (Sección 49-1)103, o acción de
cancelación como acción autónoma, que puede iniciar cualquier persona.
Y finalmente está el escenario de las acciones por infracción.
(1) If the proprietor of an earlier registered trade mark has given notice of opposition, he shall, if the other party contests the use of the trade mark, substantiate by prima facie evidence that, during the period of five years preceding the publication of the registration of the trade mark against which a notice of opposition has been given, the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26,…”
100 En la ley alemana se utiliza el término “cancelación” para referirse al procedimiento a través del cual se busca la cancelación del registro, en base a distintos fundamentos. Así, la renuncia, la revocación (por falta de uso, por ejemplo) y la nulidad (en base a una marca anterior, por ejemplo), todas esas pretensiones se tramitan con el procedimiento de cancelación.
101 Hemos hecho alusión a “evidencias prima facie” en la oposición, y a la expresión “pruebas plenas”, en la cancelación, porque la ley alemana efectivamente se refiere a esas pruebas de manera distinta, acentuando su distinto carácter.
102 “Sec. 55.
…(3) If the action for cancellation has been brought by the proprietor of an earlier registered trade mark, he shall, if the defendant has filed an objection, furnish proof that the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26 during a period of five years preceding the bringing of the action…”
103 “Sec. 49.
(1) The registration of a trade mark shall be cancelled upon request on grounds of revocation if, within a continuous period of five years after the date of registration, the trade mark has not been put to use in accordance with Section 26….”
85
En armonía con la disposición general de la Sección 26 antes referida,
en la Sección 25 (1)104 se establece que el titular de una marca registrada no
está legitimado para iniciar acciones contra terceros si no ha hecho uso de la
marca durante el periodo de 5 años anterior al inicio de las acciones y en la
Sección 25 (2)105, consecuentemente, se establece que en las acciones por
infracción, el demandante deberá presentar pruebas de uso de la marca si así
lo requiriese el demandado.
Como puede advertirse, esta nueva ley, aunque desde una lógica
conceptual algo diferente –en razón a los cambios procedimentales referidos-
mantiene sin embargo los mismos alcances que la anterior añadiendo
explícitamente el escenario de las infracciones y las nulidades.
Ha de relevarse, sin embargo, que la ley de marcas no contiene una
referencia expresa a que en las acciones de cancelación como acción
autónoma, se haya dispuesto la inversión de la carga de la prueba. El profesor
Fernández-Novoa no se pronuncia sobre esto en su “Tratado de Marcas” y
puede inferirse de la nueva ley, desde su texto cuando menos, que eso no
habría cambiado.
Sin embargo, así como en la ley de 1967 el solicitante vencido en el
procedimiento de oposición podía acudir a los tribunales para insistir en su
registro, en esta nueva ley, no queda descartado que el titular recientemente
104 “Sec. 25.
(1) The proprietor of a registered trade mark shall not be entitled to assert any claims against third parties within the meaning of Sections 14, 18 and 19, if, within a period of five years preceding the assertion of the claims, the trade mark has not been put to use pursuant to Section 26 in connection with the goods or services on which the grounds for those claims are based provided that the trade mark has, on that date, been registered for at least five years.”
105 (2) “Sec. 25
Where a plaintiff asserts claims on grounds of infringement of a registered trade mark within the meaning of Sections 14, 18 and 19 by bringing an action, he shall, in response to an objection by the defendant, stablish proof that the trade mark has been put to use pursuant to Section 26 within a period of five years before the bringing of the action, for the goods or services on which the grounds for his claims are based …”
86
registrado, al que se le hubiera cancelado su registro por haberse evidenciado
prima facie el uso de la marca anterior, pueda igualmente acudir a los
tribunales, no ya para insistir en un registro que ha sido cancelado, sino para
solicitar la cancelación de la marca anterior por falta de uso, partiendo del
concepto que en el procedimiento ante los tribunales, el titular recientemente
cancelado ya conoce las pruebas de uso que habría presentado el titular de la
marca anterior en la oposición. Así, de considerarlas pruebas insuficientes, y de
contar con pruebas de no uso adecuadas, podrá solicitar la cancelación con un
menor margen de riesgo en los resultados de esta nueva acción.
No obstante lo anterior, hemos de relevar que esta nueva ley se ajusta a
los alcances de la Directiva incorporando incluso como obligatorias las reglas
que aquélla apenas recomendaba.
Finalmente, esta ley no contempla ninguna exigencia de pruebas de uso
actuadas de oficio en la renovación, ni reconoce facultades a la administración
para exigir tales pruebas dentro de los escenarios de oposición o nulidad.
3.3.5.- La ley española de 2001.La nueva ley española de marcas, que entro en vigencia el 31 de julio de
2002, contiene una norma general sobre el uso de la marca registrada en su
artículo 39, apartado 1, estableciendo que su falta de uso la somete a las
sanciones que la ley prevé106.
106 Texto de la Oficina Española de Patentes y Marcas en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm#Texto_de_la_norma. Para los demás artículos se ha tomado la misma dirección electrónica.
“Artículo 39. Uso de la marca.
1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.”
87
Esta ley mantiene la inversión de la carga de la prueba en las acciones
de caducidad por falta de uso, como acciones autónomas107ante los tribunales.
Para el caso de las nulidades, también prevé la alegación de la falta de
uso por parte del demandado, en su artículo 52, inciso 3108, imponiendo al titular
anterior la carga de la prueba de uso, incorporando a la legislación española la
disposición obligatoria de la Directiva al respecto.
Esta nueva ley incorpora también la norma sugerida por la Directiva
respecto a las infracciones. Así, dispone que para cualquier acción civil por
infracción, el demandante deberá probar el uso si la otra parte así lo
requiriese109.
107 Así lo dispone el artículo 58:
“Artículo 58. Caducidad por falta de uso de la marca.
En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.”
108 “Artículo 52. Causas de nulidad relativa.
…
3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda,…”
109 “Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.
…
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada…”
88
Como la ley anterior, esta norma no contempla la alegación de la falta de
uso en los procedimientos de oposición.
Igualmente, en esta ley se corrigió el alcance de las pruebas de uso a
que se refería la ley anterior en discordancia con la Directiva.
En efecto, en el artículo 39, la regla general sobre la obligación de uso de
la marca registrada –equivalente al artículo 4 de la ley de 1988- ha
desaparecido la regla que atribuía a las pruebas de uso sobre productos dentro
de la Clase o productos similares o productos relacionados, la capacidad de
servir como sustento para mantener un registro.
Ha de advertirse, por otro lado, que esta nueva ley elimina como sanción
por el no uso la imposibilidad de renovar la marca registrada y no concede a la
administración la facultad para requerir pruebas de uso en las oposiciones o
las nulidades.
3.4.- El prototipo y los sistemas armonizados.Como hicimos en el caso de los sistemas anteriores a la armonización, es
posible contrastar los sistemas que hemos presentado en esta segunda parte con el
prototipo que se elaboró anteriormente, al que se añadirá el escenario de las
infracciones que contenía la Directiva, por lo que el valor máximo de referencia será
7 en vez de 6, como fue en el prototipo anterior.
El contraste que haremos incluye también una valoración cuantitativa de los
sistemas, que se ilustra y condensa en el cuadro N°2 que también hemos elaborado
y que añadimos líneas más adelante.
Cabe señalar que este segundo cuadro, conserva la misma estructura
conceptual que el cuadro N°1, en el sentido que en el cuadro N°2 también se
atribuye un valor numérico a cada regla (0, 0.5 o 1) y luego se suman esos valores
89
para atribuir un valor total a cada sistema nacional, de suerte que los valores totales
de los sistemas puedan ser comparados entre sí.
El Cuadro N°2 es el siguiente:
90
3.4.1.- El prototipo y la Directiva Nº89/104/CEE.Si bien la Directiva, como decíamos, no pretendía elaborar un sistema, si
nos ha parecido oportuno acumular las reglas obligatorias y facultativas que
preveía, para contrastarlas con el prototipo, pues de todas maneras ese
contraste revela y permite dimensionar su diferencia con el modelo ideal que el
prototipo representaba.
Como fluye del cuadro N°2 la Directiva, sobre un valor de 7 del prototipo,
alcanza el valor 3, pues no contiene la inversión de la carga de la prueba en la
acción autónoma, tampoco legitima a la administración para solicitar pruebas de
uso en las nulidades o las oposiciones, ni la faculta para solicitar pruebas de
uso como condición para la renovación.
3.4.2.- El prototipo y la ley española de 1988.Este sistema, sobre un valor de 7, como se observa en el cuadro N°2,
solo llega al valor 2, pues únicamente contempla la inversión de la carga de la
prueba en la acción autónoma y la facultad de la administración para requerir
pruebas de uso como condición en la renovación.
3.4.3.- El prototipo y el Reglamento de la Marca Comunitaria.
Esta norma diseña un sistema que llega a un valor de 3 sobre 7, porque
no invierte la carga de la prueba, tampoco faculta a la administración para
solicitar pruebas de uso en las nulidades o las oposiciones, ni la faculta para
solicitar pruebas de uso como condición para la renovación.
91
3.4.4.- El prototipo y la ley alemana de 1995.Sobre un valor de 7, este sistema alcanza el valor 3, exactamente por las
mismas razones que la Directiva, pues tiene el mismo contenido de sus reglas,
como se observa en el cuadro N°2.
3.4.5.- El prototipo y la ley española de 2001.Este sistema alcanza un valor de 3 sobre 7, porque no contempla el
escenario de la alegación de la falta de uso en las oposiciones, no asigna a la
administración la facultad de pedir pruebas de uso en la renovación, ni le asigna
facultades para requerir pruebas de uso en las nulidades.
3.4.6.- Evaluación conjunta del contraste con el prototipo.Como puede advertirse, en este conjunto de sistemas, ninguno alcanza,
nuevamente, el valor del prototipo, aunque considerados individualmente, cada
sistema alcanza un mayor valor que su antecesor nacional y por tanto puede
considerarse más intenso.
Pero hemos de llamar la atención sobre un aspecto muy revelador.
Como puede advertirse, el prototipo con el que contrastamos las reglas
de cada sistema europeo post-armonización, es el mismo que perfilamos antes
y solo se le ha añadido el escenario de las infracciones, que importa un valor
numérico adicional y por eso el prototipo pasa de un valor 6 al valor 7.
Por el lado de las reglas de cada sistema, sin embargo, aun cuando se
evidencia un cambio llamativo, cuando menos, con la inclusión de una regla
general que declara que la falta de uso es sancionable, a esta norma general no
la hemos considerado como una regla verdadera y tampoco le hemos atribuido,
por eso, un valor numérico.
92
Esto obedece a una razón que fluye de una lógica muy sencilla.
Si hipotéticamente uno cualquiera de esos sistemas solamente tuviera
esa norma general, sin ninguna de las otras reglas concretas que conforman el
prototipo, ese sistema, con solo esa norma, no podría generar ningún efecto
jurídico; e inversamente, si uno cualquiera de esos sistemas, no contemplara
esa norma, pero mantuviera las demás reglas del prototipo, sus efectos –que
los causan efectivamente y están reflejados en el valor numérico que hemos
asignado a esas reglas-, serían los mismos, a pesar de no incluir dicha norma
general.
De ello ha de concluirse que esa norma general es, en realidad, una
mera norma declarativa, que en nada modifica los efectos que sí producen en el
sistema las reglas concretas que contempla el prototipo y por eso no la hemos
considerado una verdadera regla ni le hemos asignado valor.
Pero no solamente este enfoque cuantitativo revela la inocuidad de la
norma general.
Ocurre que si la norma general resulta inocua en sí misma, precisamente
por su contenido meramente declarativo, esa inocuidad no cambiaría por el
mero hecho que las categorías jurídicas que tal norma pudiera referir en su
redacción, fueran distintas. Nos explicamos.
Tal cual están redactadas actualmente esas normas generales, ellas nos
permiten asumir que la concepción jurídica implícita que revelan, es que la falta
de uso de la marca registrada, es un hecho sancionable.
Pero también podrían haber dicho esas normas generales, simplemente,
que el uso de las marcas registradas es obligatorio; o, simplemente, pudieron
haber dicho que las marcas registradas soportarían como carga el uso de las
93
mismas; o decir que el uso de las marcas, aunque no es obligatorio, ni es una
carga, sí está sujeto a un riesgo de pérdida del registro, en determinadas
hipótesis.
Y en ninguno de esos casos de sintaxis alternativa, las reglas específicas
se hubieran visto expuestas a un cambio en su contenido ni en su valoración
cuantitativa particular, por el mero hecho de haberse cambiado la categoría
jurídica que explícita o implícitamente se hubiera consignado en la norma
general.
Y como podrá advertirse, cada formula sintáctica alternativa está referida
a una categoría jurídica distinta, pues el uso de las marcas registradas, según
los distintos textos, podría haber sido caracterizado, alternativamente, como
una obligación, como una carga, o una no-obligación expuesta a determinados
riesgos.
Con el ejercicio anterior, lo que queremos evidenciar es que del
contenido de cada una de esas reglas específicas o del conjunto de todas ellas,
tan no fluye unívocamente a qué categoría jurídica abstracta pertenecen, que
pueden perfectamente regir acompañadas de una norma general –como en
efecto ocurre actualmente-, como que pueden regir sin estar acompañadas de
ninguna norma general –como ocurría antes de la Directiva-; y además,
acompañadas que fueran de una norma general, pueden igualmente regir con
sus mismos contenidos y con los mismos efectos jurídicos, incluso si el texto de
esa norma general utilizara distintas categorías, como obligación o carga o
ninguna de ellas.
Y como consecuencia de lo anterior, fuerza es concluir que para sostener
que existe una obligación de uso que pesa sobre todas las marcas registradas,
no es suficiente la existencia de una norma general que lo declare así
expresamente, como tampoco lo es que existan una o varias reglas específicas
94
que se apliquen para determinadas hipótesis en las que la falta de uso genera
determinados efectos jurídicos.
Una obligación de usar las marcas registradas que pese sobre todas
ellas, no puede entonces inferirse unívocamente del contenido de una o de un
conjunto de normas específicas, sin que se demuestre con un discurso lógico-
deductivo -que además debe reposar en una definición clara y explícita sobre
qué ha de entender por “obligación”-, que el contenido de esas reglas solas o
en conjunto, en efecto configuran esa obligación.
En tal sentido, volvemos a llamar la atención sobre el hecho que la
doctrina europea predominante ha seguido y sigue aun infiriendo la existencia
de una obligación de uso que pesaría sobre todas las marcas registradas,
deduciéndolo de la existencia de ciertas reglas específicas -y ahora además de
una regla general-, como si su contenido individual o acumulativamente
considerado, determinara la existencia de una “obligación”, sin proporcionar los
criterios analíticos que permitan establecer que en efecto el contenido de tales
normas, configura una obligación y no una cosa distinta.
Es solo desde esa perspectiva que cobra sentido el que la doctrina
europea predominante considere a estos sistemas post-armonización, como
sistemas que imponen el uso obligatorio de la marca registrada, y que
refiriéndose a los sistemas marcarios anteriores a la armonización, los haya
considerado también como sistemas que imponían el uso obligatorio.
Y finalmente, el hecho que la doctrina europea predominante haya
considerado que por igual se ha implantado el uso obligatorio de las marcas
registradas, tanto en los sistemas anteriores a la armonización, como en los
sistemas posteriores, no hace sino evidenciar que su noción de uso obligatorio
tiene una elasticidad conceptual lo suficientemente dúctil como para albergar,
por igual, a todos esos disimiles sistemas, implicando con ello que el concepto
95
“obligación” efectivamente no ha sido provisto de una definición de contornos
precisos.
¿Qué noción de uso obligatorio, entonces, subyace en cada sistema
nacional europeo o en el conjunto de ellos?, fue y sigue siendo una cuestión
que no tiene una unívoca respuesta.
No obstante lo anterior, es posible evidenciar que la evolución normativa
de los sistemas europeos, en cuanto a la noción del uso obligatorio se refiere,
ha tenido un giro conceptual en un sentido que, aunque no alcanza para revelar
sus contenidos sustantivos, sí nos proporcionara un criterio general para la
aproximación que más adelante haremos en los capítulos IV y V, sobre el
contenido de esa noción.
3.5.- El giro en la visión europea del uso obligatorio.Nuestra presentación de los distintos modelos normativos que se han
analizado, ha pretendido solamente mostrar una visión general, que perfile las
cuestiones sustantivas básicas sobre las que reposa o podría reposar el carácter
obligatorio del uso de la marca registrada, desde la óptica y lógica de los estudios
que hemos seguido, habiéndonos correspondido, solamente, dar un paso adelante
en la ruta conceptual implícita que esos estudios diseñaron, siendo que ese paso ha
consistido en configurar el prototipo.
Y como puede advertirse a partir de los alcances de las legislaciones
nacionales que hemos expuesto y sus variaciones en el tiempo, la amplitud del
horizonte delineado por sus reglas básicas, ha tenido distintas y cambiantes
fronteras.
Según hemos mostrado en nuestra exposición, a mediados del siglo pasado
bajo la expresión uso obligatorio de la marca, se aglutinaron, sin fundamento lógico-
analítico, sistemas legales tan disimiles como el español del IEPI de 1929 –
96
absolutamente ineficaz en palabras del maestro Fernández-Novoa-; el para entonces
considerado severo sistema alemán bajo la ley de 1967, cuya eficacia se
circunscribía en realidad a una sola regla: la alegación administrativa de la falta de
uso en las oposiciones; el sistema francés, de mínima eficacia; el de BENELUX, de
eficacia indeterminable; y el modelo que proponía el PRMC, que reunía todas las
reglas que los sistemas nacionales apenas contemplaban parcialmente y añadía
además otros espacios en los que el uso debía probarse, como la nulidad, aunque
carecía de la regla básica que carga la prueba del uso sobre el titular.
¿Qué noción de uso obligatorio común podía subyacer detrás de todos esos
diseños normativos tan disimiles? como hemos visto, nunca nos fue explicado; y
como hemos demostrado, mal podría haber sido inferido el contenido de esa noción,
a partir de la existencia de un verdadero archipiélago regulatorio.
Las mismas circunstancias de aglutinar sin fundamento lógico-analítico
sistemas legales disimiles, no solo entre sí, sino disimiles también en relación a los
sistemas anteriores a la armonización, se presentan de cara a las legislaciones post-
armonización, de las cuales, igualmente se predica que implantan el uso obligatorio
de las marcas registradas, pese a que todos estos sistemas, se encuentran distantes
unos más que otros, del prototipo de sistema que una vez representó el PRMC.
Resulta pues ciertamente difícil de asimilar que la legislación europea actual,
constituyendo un modelo distinto al que hace 30 años Europa visualizó como su
prototipo en el PRMC y que era mucho más severo, igualmente la doctrina europea
predominante se refiera a estos nuevos modelos como sistemas que imponen el uso
obligatorio de la marca registrada.
Sin embargo, creemos que hay una razón detrás de esa aparente
invariabilidad de la noción del uso obligatorio, acompañada de cambios sustanciales
en las reglas de los sistemas marcarios.
97
Sostenemos que no ha cambiado la denominación del principio (uso
obligatorio), pero éste ha sufrido un ajuste sensible.
Para explicar este giro en la visión del uso obligatorio, retomaremos un tema
que apenas perfilamos anteriormente110: la presencia de lo público en el derecho de
marcas.
Para introducirnos en esa cuestión, tomaremos la exigencia de presentar
pruebas de uso al momento de la renovación del registro.
Es un hecho constatado en nuestro estudio que esta exigencia, incluida en el
PRMC, no se consideró en la Directiva y tampoco se reguló en lo que es hoy el
Reglamento de la Marca Comunitaria.
Es un hecho también que la legislación española de 2001 y la alemana de
1995, tampoco disponen esta obligación.
Pero son hechos constatados también, que la legislación alemana anterior a
1967, incluía esta obligación, como lo hacía la ley española de 1988 y la legislación
americana de la época que nos refirió el profesor Fernández-Novoa; y, muy
importantemente, esta obligación era un mecanismo que se visualizó útil en el
PRMC.
Y como se recordara de los conceptos que desarrollamos a propósito de la ley
alemana de 1967, Shryker criticaba el cambio que significo la nueva ley de 1967 en
Alemania, en cuanto a haber prescindido de esa acción de oficio asignada a la
administración, pues con esta renuncia, el conjunto de mecanismos que proveía la
entonces nueva legislación alemana, eran activados exclusivamente por la voluntad
privada; y así, lo público, al entender de ese autor, desaparecía en la nueva
legislación.
110 Véase infra 3.1.1.7.98
Y entonces decíamos también que “según fuera la posición que se adopte
respecto del nivel de presencia del interés público en el Derecho de Marcas, en
congruencia con esa postura, se establecerán en un sentido o en otro, los alcances
de ciertas disposiciones normativas que pretendan imponer el uso obligatorio de la
marca registrada111”.
Pues bien, a la luz de la normativa del Reglamento de la Marca Comunitaria
vigente, de la normativa de la Directiva, de las reglas de la ley alemana de 1995 y de
la ley española de 2001, es constatable que todos los mecanismos con los que se
activa el escenario en que deba probarse el uso de la marca registrada, dependen de
la voluntad privada; y de otro lado, el único mecanismo que en algún momento fue
asignado a la administración pública en algunas legislaciones europeas, como la
presentación de pruebas de uso para la renovación, ha quedado fuera de sus
regulaciones; y aquellas otras prerrogativas de la administración pública que fueron
concebidas en el PRMC, para que la administración pudiera ampliar los escenarios
en los que se deba probar el uso, también quedaron atrás.
Así, puede sostenerse que la visión europea sobre la noción del uso
obligatorio de la marca registrada, esta signada hoy por la posición que asume que
en el Derecho de Marcas, la presencia del interés privado debe ser la predominante,
cuando menos en cuanto a la obligación de usar las marcas registradas se refiere.
De modo que, cualesquiera hubieran sido los alcances de la noción del uso
obligatorio antes de la armonización, a partir de esta última, se evidencia
categóricamente la opción legislativa europea que hace reposar en la iniciativa
privada, exclusivamente, la activación de todos los mecanismos que hacen surgir los
escenarios en los que deba acreditarse el uso de las marcas registradas.
111 Véase infra 3.1.1.7.99
Así, cualesquiera hubiera sido la diferencia entre los contenidos de la noción
del uso obligatorio antes y después de la armonización, puede sostenerse que una
de esas diferencias, sin duda, se encuentra en la exclusión de la administración
pública, en relación al uso de las marcas registradas: hoy solo la iniciativa privada, en
exclusiva, puede activar los mecanismos que colocan a los titulares marcarios en
condición de tener que acreditar el uso.
Qué significa y qué consecuencias representa la prescindencia de lo público,
en relación al uso de las marcas registradas, lo desarrollaremos en el capítulo V.
Aquí y de momento, sólo hemos querido señalarlo.
Sigue refiriéndose la doctrina europea predominante al uso obligatorio de las
marcas registradas, pese a que en las legislaciones vigentes la administración
pública carece de toda facultad para exigir el uso; y así, no puede haber duda
alguna, se revela una vez más que bajo la denominación del uso obligatorio de las
marcas registradas, ha existido y existe una visión conceptual tan elástica como para
considerar que con facultades o no de la administración pública, para exigir pruebas
de uso a los titulares marcarios, igualmente se estará frente a una obligación de usar
las marcas registradas, en el contexto que sólo la iniciativa privada puede activar los
mecanismos que colocan a los titulares en posición de tener que acreditar el uso.
Esta prescindencia de las prerrogativas públicas, ¿en efecto asegura que las
marcas registradas serán efectivamente usadas?, o dicho de otra manera, ¿un
diseño normativo, como el europeo, permite inferir que existe una obligación de usar
las marcas registradas y es un diseño que en efecto termina por imponer su uso
obligatorio?
Esa es la cuestión central que desarrollamos en el capítulo V de este trabajo.
100
4.- Conclusiones
1) El uso obligatorio de las marcas registradas, es considerado por la doctrina
predominante, como uno de los principios informadores del Derecho de
Marcas, desde por lo menos mediados del siglo XX, cuando la expresión uso
obligatorio, había alcanzado ya su consagración normativa internacional en
el Convenio de Paris; y bajo la percepción que tal principio efectivamente
existía y se encontraba plasmado en la normativa, diversos sistemas legales
europeos, como los que hemos analizado en este capítulo, fueron
aglutinados como sistemas que imponían el uso obligatorio de las marcas
registradas.
2) Ese aglutinamiento, sin embargo, no tenía suficientes ni claros fundamentos,
por lo que consideramos que no fue correcto; y con el fin de evidenciarlo, en
este capítulo, además de haber analizado las limitaciones de cada sistema,
hemos perfilado un prototipo de sistema legal, con el cual se han contrastado
esos sistemas y hemos podido revelar cómo y por qué ninguna de esas
legislaciones reunía suficientes reglas, ni contenía suficientes principios,
como para que pudiera habérseles considerado como sistemas que podían
imponer el uso obligatorio de las marcas registradas.
3) Esa sola circunstancia de haber aglutinado esos sistemas, bajo la percepción
que ellos revelaban la existencia del principio del uso obligatorio de las
marcas registradas, constituye una prueba que la noción del uso obligatorio,
carecía de suficiente claridad conceptual.
4) Además de lo anterior, hemos evidenciado en este capítulo que la doctrina
europea ha considerado como legislaciones que incorporaban el principio del
uso obligatorio, a regímenes legales tan distintos y dispares como las
legislaciones previas a la armonización, las legislaciones post-armonización,
la normativa del Reglamento de la Marca Comunitaria e incluso, al Proyecto
101
de Reglamento de la Marca Comunitaria, con lo cual se revela, una vez más,
la laxitud o la indefinición, si se quiere, de los alcances que implica la noción
del uso obligatorio de las marcas registradas, al que se refiere la doctrina
predominante.
102
CAPITULO II
EVOLUCIÓN NACIONAL DE LAS REGLAS SOBRE LA FALTA DE USO DE LA MARCA REGISTRADA EN EL PERÚ.
NORMAS, DOCTRINA Y VISIÓN.
1.- Introducción.Con el fin de seguir la misma perspectiva de presentación que tuviéramos al
exponer los sistemas europeos, pasaremos a presentar nuestra normativa, haciendo
prescindencia de muchos aspectos, desde variados ángulos, que desenfocarían
nuestro objetivo.
Así, nos centraremos casi exclusivamente en las reglas básicas de nuestro
sistema, de modo que al presentar su contenido, podamos fácilmente hacer una
comparación con los sistemas europeos.
Esa presentación, deliberadamente sintética y quizás por eso
insuficientemente contextuada, sin embargo, no nos libera de exponer varios
aspectos sin los cuales no podríamos dar suficiente claridad en nuestra exposición.
105
Un primer aspecto a considerar esta en la particularidad de la jerarquía
normativa en nuestro país, respecto de las acciones de cancelación, en tanto normas
de Derecho Industrial.
La normativa sobre la propiedad industrial en el Perú, proviene de dos fuentes:
las normas Supranacionales, emitidas por la Comunidad Andina, denominadas
Decisiones, y las normas emitidas por el Estado peruano.
Pero la existencia de estas dos fuentes formales de derecho, simultáneas y
paralelas, implica varias consecuencias.
Por un lado, genera dos espacios diferentes con márgenes de maniobra
distintos para regular los contenidos jurídicos.
Así, mientras las decisiones de los gobiernos nacionales respecto del
contenido de las normas sobre propiedad industrial, pasan sólo por los mecanismos
legales internos previstos en su legislación, que determinan esos contenidos
jurídicos, a nivel Regional en cambio, se debe lograr no sólo una decisión de
gobierno, sino además tiene que lograrse un cierto nivel de consenso entre los
Países Miembros, para que se pueda adoptar y promulgar un determinado contenido
normativo sobre propiedad industrial.
Las velocidades en la emisión de normas y los alcances de sus contenidos,
comprensiblemente entonces, han sido y son muy diferentes entre los niveles
nacional y andino, y constituyen la explicación del asincronismo con que se ha
regulado la propiedad industrial en el Perú.
Por otro lado, la determinación de cuál es el régimen vigente a una fecha
determinada, sobre una cuestión como el uso de las marcas registradas, demanda
conjugar ambos niveles regulatorios simultáneamente, para poder definir qué
106
resultado normativo se configura con la superposición temporal de esos dos planos y
así precisar el régimen vigente en un momento dado.
Y ello debe hacerse así porque existe prevalencia de las normas andinas
sobre las normas nacionales, de modo que si estas últimas tiene un sentido opuesto
a la norma andina, esta debe primar, sin que ello importe una derogación de la
norma nacional, y en el mismo sentido, si fuera el caso que la norma nacional regula
algún aspecto no previsto en la normativa andina, la norma nacional es aplicable,
aunque la norma andina no prevea esa situación.
Y siendo que nunca han coincidido la entrada en vigencia de una norma
nacional con la entrada en vigencia de la norma andina, así como tampoco ha
coincidido la extensión temporal de su respectiva vigencia, creándose así el
asincronismo a que nos hemos referido, excluimos de nuestra presentación una
exposición lineal y consecutiva de cada plano, por considerarla excesivamente
fatigosa de seguir y además innecesaria para los propósitos de nuestra presentación.
Por esas razones, empezaremos por perfilar los tipos de modelos que se han
configurado en el tiempo con la superposición de las normas nacionales y andinas,
identificando las normas que se conjugaron para estructurarlo, y sólo sobre estos
modelos, seguiremos una secuencia temporal.
2.- Los sistemas sobre la falta de uso de las marcas registradas y su vigencia. La existencia de normas que por su contenido puede decirse que regulan el
uso de la marca registrada, se inicia en el Perú en 1971112.
Entre esa fecha y la actualidad, la superposición de normas nacionales y
andinas ha significado la vigencia de hasta cuatro tipos de sistemas de reglas que
112 Para una revisión sobre los contenidos normativos marcarios anteriores a las normas que aquí referimos, puede verse Carlos A. Cornejo Guerrero, “Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad”, Cultural Cuzco Editores, Lima, 2,000.
107
pretenden regular el uso de las marcas registradas, que pasamos a exponer
sintéticamente.
2.1.- El modelo del D.S 001-71-IC y la Decisión Nº 85.El 30 de julio de 1970, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas113 promulgó una nueva Ley General de Industrias, el Decreto Ley
18350 y el 25 de enero de 1,971 entro en vigencia el DS 001-71-IC,
reglamentario de esa Ley, que en su Título V contemplo distintas normas
relativas a la propiedad industrial, incluyendo disposiciones relativas al uso de las
marcas registradas.
En esa norma reglamentaria, se disponía que el registro de una marca
fuera obligatorio para todo aquel que emplease o proyectase emplear una marca,
en el ejercicio de una actividad industrial114.
Por otro lado, esa norma disponía que fuera un requisito del procedimiento
de la solicitud para registro, el compromiso de usar la marca en un plazo no
mayor de 5 años115.
113 En 1,968 se instauró el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, luego de un golpe militar. Este gobierno, mediante Decretos Leyes, estableció un nuevo orden jurídico en casi todas las ramas del derecho interno y gobernó hasta 1,980.
114 Así lo establecía el artículo 91 del decreto: “Artículo 91.- Las personas naturales o jurídicas que ejerciten una actividad industrial deberán solicitar obligatoriamente el registro de las marcas de fábrica, que empleen o proyecten emplear.”
115 “Artículo 92.- El procedimiento y requisitos para obtener el registro de la Marca, es el siguiente: …c.- Comprometerse a usar la Marca en un plazo no mayor de cinco años después de otorgado el derecho…”.
El plazo de cinco años debe concordarse con la disposición sobre el plazo de vigencia del registro, que también se fijó en cinco años, en el artículo 98 del reglamento. Así en realidad lo que se estaba disponiendo era que el compromiso de usar la marca registrada debía materializarse dentro del período de vigencia del registro.
108
Adicionalmente, establecía la norma en su artículo 98, que la renovación
del registro, al cabo de 5 años, se supeditaba a la demostración de haber usado
la marca116.
Esas fueron las únicas reglas básicas de este modelo.
El 16 de mayo de 1,979, entro en vigencia en el Perú La Decisión Nº 85117,
la cual, con su superposición al D.S 001-71-IC, significó un ligero ajuste respecto
de las reglas básicas anteriores: esta Decisión amplió el espacio en el que se
podían acreditar las pruebas de uso, al territorio de cualquier País Miembro.
2.2.- El modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D.L. 26017.
El 12 de diciembre de 1,991, entro en vigencia la Decisión Nº 311,
sustituyendo a la Decisión Nº 85.
El 14 de febrero de 1,992, apenas 64 días después, la Decisión Nº 311 fue
sustituida por la Decisión Andina Nº 313118.
Ambas normas, sin embargo, respecto de sus disposiciones vinculadas a
la falta de uso con implicancias en el registro, tuvieron el mismo contenido en sus
reglas básicas, por lo que haremos una sola referencia.
116 “Artículo 98.- El registro de una Marca confiere a su titular la propiedad de ella y el derecho exclusivo a su uso con respecto a los productos que cubre, por un plazo de cinco años a partir de la fecha de otorgamiento del derecho.
Podrá renovarse indefinidamente, por igual término, siempre que se solicite dentro de los seis últimos meses, y que se haya puesto en uso la marca,…”
117 Por disposición del Decreto Ley 22532, que le dio fuerza de ley en nuestro territorio.
118Sobre la brevedad de la vigencia de la Decisión Nº 311 puede verse B. Kresalja, La Decisión 313, en Revista Themis 23, página 91.
109
En razón a lo anterior, debe considerarse que este segundo modelo entro
en vigencia en la fecha que lo hizo la Decisión Nº 311, es decir, el 12 de
diciembre de 1991.
El primer cambio fue respecto de los años de vigencia del registro, que se
estableció en 10 años119.
Estas dos normas cuando regulan la renovación, no hacen ninguna
mención expresa a la exigencia de presentar pruebas de uso120 y la
administración interpreto que la regla nacional del DS 001-71-IC, que sí las
exigía, mantenía su vigencia, pues no era opuesta a la disposición de esas
Decisiones.
Estas Decisiones contemplaron como novedad, una acción de cancelación
como acción autónoma a iniciativa de parte, la misma que, como defensa, podía
solicitarse en los procedimientos de infracción, oposición o nulidad121. La regla de
esta acción, establecía que si durante un período de 5 años, a partir del inicio de
la acción, no se hubiera usado la marca, ésta sería cancelada.
Y adherido a la acción de cancelación, estas normas crearon un derecho
preferente del accionante respecto del registro objeto de la acción, si se solicitaba
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que hubiera quedado firme
la resolución que se pronunciaba por la cancelación.
Así entonces, la superposición del DS 001 y esas dos Decisiones, significo
añadir a la regla básica de presentar pruebas para la renovación, una acción de
119 Así lo deponían los artículos 88 en la Decisión 311 y 87 en la Decisión 313.
120 Los artículos 88 y 89 en la Decisión 311 y los artículos 87 y 88 en la Decisión 313, efectivamente no se pronuncian sobre esta cuestión.
121Así lo deponían los artículos 99 en la Decisión 311 y 98 en la Decisión 313 110
cancelación como acción autónoma administrativa, y la solicitud de cancelación
como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en las infracciones.
Cabe precisar que la norma nacional, el D.S 001-71-IC, fue derogada con la
entrada en vigencia del Decreto Ley 26017, el 29 de diciembre de 1,992, pero el
modelo que estamos analizando, no tuvo ningún cambio en el contenido de las
reglas básicas que hemos señalado, pues el Decreto Ley, sólo las aglutinó en su
texto.
A partir de esa fecha entonces, este segundo modelo estuvo configurado
por ese Decreto Ley y la Decisión Nº 313.
2.3.- El modelo del Decreto Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el Decreto legislativo Nº 823. La Decisión Nº 313 fue sustituida el 1 de enero de 1,994 por la Decisión
Nº 344 y su superposición al Decreto Ley 26017, significo nuevamente cambios
en el diseño del sistema de reglas para la pérdida del registro por falta de uso.
Este modelo, entro en vigencia entonces el 1 de enero de 1994.
En la Decisión Nº 344, se estableció que la acción de cancelación podía
ser iniciada por cualquier persona interesada, cuando la marca no se hubiera
usado por su titular o licenciatario, en al menos uno de los Países Miembros,
dentro de los tres años anteriores al inicio de la acción. El periodo en que debía
probarse el uso, entonces, se redujo.
Pero el cambio fundamental de reglas básicas se dio a propósito de la
presentación de pruebas de uso para la renovación, pues el artículo 99 de esta
Decisión dispuso que no pudieran exigirse pruebas de uso como condición para
otorgarla.
111
Finalmente, esta Decisión, mantuvo las reglas que autorizaban a solicitar
la cancelación como defensa en los procedimientos de oposición, infracción o
nulidad, interpuestos con base a una marca no usada.
Así entonces, la superposición del DL 26017 y la Decisión Nº 344, significo
que el modelo normativo estuviera configurado por las siguientes reglas: una
acción de cancelación como acción autónoma administrativa, y la solicitud de
cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en las
infracciones.
Este modelo, entonces, redujo el espectro de los espacios en que debía
probarse el uso, porque excluyo la regla que exigía pruebas de uso como
condición para la renovación.
Como el D.L 26017, colisionaba con disposiciones de la Decisión Nº 344,
más allá de las señaladas anteriormente, el 24 de mayo de 1,996 entro en
vigencia el Decreto Legislativo Nº 823, que lo sustituyó.
El Decreto Legislativo Nº 823, en cuanto a las normas sobre el uso de la
marca registrada, se limitó a reflejar los contenidos de la Decisión Nº 344, no
representando una variación del modelo.
Así, este modelo continuó su vigencia, aunque la norma nacional cambió.
2.4.- El modelo del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.El 1 de diciembre del año 2,000, la Decisión Nº 344 fue derogada y
sustituida por la Decisión Nº 486.
Esta Decisión significo, nuevamente, un ajuste de modelo respecto a la
falta de uso de la marca registrada.
112
El ajuste que significo la Decisión Nº 486, consistió en restringir la
utilización de la acción de cancelación como medio de defensa, solamente a las
oposiciones, excluyendo las infracciones y las nulidades, reduciéndose
nuevamente los espacios en que el uso es sometido a prueba.
Así, la superposición del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486,
configuro un diseño cuyas reglas básicas son: una acción de cancelación como
acción autónoma administrativa y la solicitud de cancelación como defensa en las
oposiciones, tratándose de un diseño más limitado que el anterior.
Si bien el Decreto Legislativo Nº 823 fue sustituido por el Decreto
Legislativo 1075 y la Decisión Nº 486 tuvo para el Perú algunos ajustes con la
Decisión Nº 689, ninguno de esos cambios en los dos niveles, modifico el modelo
que hemos presentado, siendo este el modelo vigente en la actualidad.
3.- El prototipo y los modelos nacionales. A fin de graficar las variaciones en el tiempo que significaron los modelos que
hemos expuesto y percibir su intensidad, procederemos a mostrar en valores
cuantitativos el peso de su diseño en contraste con el prototipo, que aparece
resumido en el cuadro N°3, que mostramos líneas más adelante.
En este cuadro las reglas del prototipo son las mismas que utilizamos para
contrastar los modelos europeos post-armonización y la asignación de valores
numéricos que hacemos para cada regla de 0 o 1, persigue igualmente el objetivo de
poder sumar esos valores y atribuirle un valor numérico total a cada modelo, a fin de
poder contrastarlos entre sí y además contrastarlos también con los sistemas
europeos analizados en este trabajo.
El cuadro N°3 es el siguiente:
113
3.1.- El prototipo y el modelo del D.S 001-71-IC.Este modelo alcanza el valor 1 sobre 7, pues solo contemplaba la facultad
de la administración para requerir pruebas de uso en la renovación.
3.2.- El prototipo y el modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D. Ley 26017.
Este modelo alcanza el valor 5 sobre 7, pues solamente no incluyo las
facultades de la administración para requerir pruebas de uso en las oposiciones
o las nulidades.
3.3.- El prototipo y el modelo del D. Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el D. Legislativo Nº 823.
Este modelo alcanza el valor 4 sobre 7, pues respecto del modelo anterior,
retiro las facultades de la administración para requerir pruebas de uso en la
renovación.
3.4.- El prototipo y el modelo del D. Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.Este modelo alcanza el valor 2 sobre 7, pues respecto del modelo anterior,
excluyo las facultades de los interesados para alegar como medio de defensa la
falta de uso en las nulidades y las infracciones.
4.- Evaluación de los distintos modelos.La presentación cronológica de los modelos que han regido en nuestro país,
resulta muy ilustrativa en relación a la vinculación conceptual que se hace entre la
noción del uso obligatorio y las reglas de las legislaciones positivas.
En primer lugar, porque cada modelo cristaliza tanto una posición de principios
como también una distinta magnitud en cuanto a los espacios en que el uso debe ser
probado.
115
Y en segundo lugar y por las razones anteriores, cada modelo según fuera la
magnitud de sus espacios regulados, tendrá una intensidad regulatoria diferente en
cuanto a su regulación sobre la falta de uso de las marcas registradas.
Esa perspectiva general será el hilo conductor de nuestro juicio sobre cada modelo.
4.1.- El modelo del D.S 001-71-IC y la Decisión Nº 85.En cuanto a este primer modelo, puede tenerse la impresión que solo
cuenta con una regla básica, la que supedita la renovación del registro a la
presentación de pruebas de uso; sin embargo, hay una particularidad muy sutil
en la normativa del DS 001.
Como hemos consignado al describirlo, este modelo tiene una disposición
en la que se exige el compromiso de los solicitantes de marca, para usarla antes
de los 5 años, plazo en el que, coincidentemente, otra norma dispone que vence
también el plazo de vigencia de dicha marca y el titular, si así lo desea, puede
solicitar la renovación, pero, debe presentar como condición las pruebas de uso.
La regla de la renovación entonces, no está sola, se implica tan
cercanamente a esas otras disposiciones, que su verdadero sentido no puede
deducirse nomás de su solo texto.
El sistema del DS 00-71-IC, importa la siguiente estructura: quien va a
registrar una marca, asume ante el Estado la obligación de usarla; asume
además la obligación de usarla dentro del plazo de 5 años; y al vencimiento de
ese plazo, el titular debe probar que cumplió con su obligación de usarla,
presentando las pruebas de uso, que, así, se erigen como la condición para que
se conceda la renovación.
Por esas razones, la presentación de las pruebas de uso en la renovación,
no puede verse como un requisito propio y exclusivo del trámite de la renovación,
116
sino que constituye, antes que eso, la acreditación de haber cumplido con la
obligación previamente adquirida ante el Estado de usar la marca, que, por
haberse honrado, permite al titular renovar su derecho.
Ese es el contexto en que debe comprenderse la “solitaria” regla de la
renovación.
Partiendo de ese concepto, entonces, el DS 001-71-IC, cristaliza una
opción legislativa que revela la visión principista de atribuir a la administración
pública la potestad de actuar directamente y sobre todos los titulares de marca, a
través de esas disposiciones.
Y como consecuencia de lo anterior, los titulares marcarios aparecen
sujetos a la intervención pública, lo que determina la existencia de una verdadera
obligación a su cargo, que nace de la ley, pero, que no configura una “obligación”
en el sentido del derecho privado, que tiene como correlato un derecho.122
En efecto, la obligación de los titulares de usar la marca registrada, tiene
del otro lado de esta “obligación”, no un sujeto de derecho privado que ocupa la
posición correlativa de titular de un derecho sustantivo, sino a la administración
pública en el ejercicio de una potestad.
La obligación de uso que configura la normativa, entonces, no es una
obligación frente a un sujeto privado, sino frente al Estado.
Pero si bien se configura una obligación, una mirada al contraste de este
modelo con el prototipo que venimos utilizando, nos revela que aun tratándose
de una obligación de uso exigible, esa regla apenas configura uno de los varios
espacios en los que el uso puede ser exigido y esa sola circunstancia, mediatiza
122 En el capítulo IV desarrollamos extensamente un análisis sobre el uso del término obligación y su correlato jurídico (un derecho) en el contexto del derecho privado.
117
aquella primera impresión en cuanto a percibir este modelo como uno que
consagra el uso obligatorio de las marcas registradas.
Puede decirse con certeza que este modelo contiene una regla que
verdaderamente configura una obligación (aunque no en el sentido del derecho
privado), y que tal obligación consiste efectivamente en usar la marca registrada,
pero, en la medida que la posibilidad de la administración para exigir el
cumplimiento de esa obligación, se limita al espacio que se configura en el
procedimiento de la renovación, a partir de allí, por haberse constreñido a sólo
esa circunstancia, el espacio en que el Estado puede exigir el uso, no puede
colegirse que el modelo convierte al uso de la marca registrada, fuera de ese
espacio regulado, siempre y en todos los casos, en una obligación exigible al
titular.
En este modelo entonces, la presencia del interés público fue dominante,
aunque limitada.
No hemos encontrado datos estadísticos sobre el número de marcas no
renovadas por falta de uso por el periodo de vigencia de esta regla, de manera
que no ha sido posible establecer el nivel cuantitativo de repercusión de estas
disposiciones, ni por tanto, contamos con información que nos permita evaluar la
eficacia del diseño de ese sistema.
No obstante, creemos posible hacer un análisis razonado sobre esta
cuestión, particularmente porque esa prevalencia del carácter público, incluidas
las limitaciones que tuvo en el modelo del D.S 001-71-IC, nos provee de varios
elementos de juicio que enriquecen la discusión que iniciamos en la valoración
de la perspectiva europea sobre la noción del uso obligatorio, en cuanto al nivel
de presencia del interés público se refiere y su vinculación con la eficacia de un
modelo.
118
En primer lugar, del contraste que hicimos entre este sistema y el
prototipo, se hizo evidente que aun cuando el sistema puede ser calificado como
uno que privilegia el interés público, eso no es razón suficiente para inferir que el
sistema hubiera sido eficaz, pues apenas si contiene uno de los variados
mecanismos que el prototipo ideal prevé, en los que también puede exigirse la
prueba del uso.
Y al faltarle esos otros espacios adicionales, bien puede sostenerse,
aunque fuera teóricamente, que cualesquiera hubiera sido su nivel de eficacia,
ésta de todos modos hubiera sido menor a la que se hubiera dado si el modelo
hubiera incluido aquellos otros espacios.
En segundo lugar, debe relevarse también que esa regla, no hace sino
replicar, aunque parcialmente, el modelo norteamericano que obliga a los
titulares de marcas registradas a presentar pruebas de uso, no solo para la
renovación sino también durante el periodo de vigencia del registro123, de manera
que las marcas registradas durante el plazo de su vigencia son sometidas a
examen, en cuanto a su uso, en dos oportunidades y no solo en una, como en
este modelo.
De modo que comparado con el sistema norteamericano, el sistema del
D.S 001-71-IC apunta en la misma dirección, aunque se revela incompleto. Y
cualesquiera hubieran sido sus niveles de eficacia, ellos debieron ser menores o
menos intensos que los que pudo haber generado el diseño norteamericano124.
Con las dos consideraciones teóricas anteriores, solo hemos querido
relevar que la sola presencia del interés público en un sistema que pretende
imponer el uso obligatorio de las marcas registradas o incluso con su prevalencia
123 Infra. 3.1.1.7
124 Sobre la magnitud de la eficiencia del sistema norteamericano, se encontrara una referencia en el capítulo III.
119
en el sistema, como ocurre en este modelo, de ningún modo puede asegurarse
que su diseño sea eficaz.
En tal sentido, consideramos que bien que una regla particular evidencie
la presencia de un interés público o de un interés privado, dicha regla será eficaz
y contribuirá al funcionamiento real del diseño normativo en su conjunto, más en
razón de su contenido específico y en conjunto con las demás reglas, que en
función a si tales reglas representan o no un interés público o privado.
También nos parece oportuna una reflexión que, aunque de un carácter
más bien político, no por ello, sirve al propósito de clarificar las cuestiones que
venimos analizando.
En tal sentido, hemos de relevar el hecho que el D.S. 001-71-IC tuvo
vigencia por casi 21 años, en los que la regulación de la pérdida de registro por
falta de uso de las marcas registradas, se mantuvo invariable, mientras la
sociedad transitaba por radicales cambios económicos y políticos.
En efecto, desde el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, con
su concepción particular del desarrollo industrial planificado desde el Estado
(1,971-1,980), pasando por un gobierno de desmontaje del sistema jurídico
militar y de reprivatización del sistema económico (1,981-1,985) y hasta las
políticas económicas heterodoxas del partido aprista (1,985-1990), todos esos
regímenes mantuvieron una misma regulación sustantiva sobre las reglas de
pérdida de registro por falta de uso e incluso, quizás, sobre el resto de la
regulación de la propiedad industrial125.
125 No ha sido objeto de nuestro estudio analizar todos los contenidos normativos sobre propiedad industrial en ese periodo y por tanto no nos sentimos autorizados a aseverar que la legislación entera de propiedad industrial permaneció invariable, toda, en ese periodo, aunque una revisión somera de los contenidos pareciera sugerir esa idea.
120
Y la permanencia incólume de la regla que obliga a la presentación de
pruebas de uso en la renovación, mientras tres administraciones con una
diferente visión del mercado y la competencia rigieron la marcha de nuestro
sistema económico, solo puede demostrar que este diseño, aunque privilegiaba
el interés público, no se mostró incompatible con una visión de reprivatización de
las actividades económicas, después del gobierno militar.
Más aun, la semejanza de este modelo con el sistema norteamericano –
economía ícono del sistema liberal de mercado- brinda suficiente elemento de
juicio para considerar que el mecanismo de obligar a la presentación de las
pruebas de uso, per se, no puede ser tildado de ajeno o contradictorio con una
visión liberal del mercado y con mayor razón, respecto de una visión menos
liberal como la que supone una economía social de mercado, como la que
nuestra Constitución contempla.
Como reflexión final en el estudio de este modelo, nos parece oportuno
hacer una referencia retrospectiva a los criterios que nos enunciaba el maestro
Fernández-Novoa, quien declaraba compartir la idea de Schricker en el sentido
de considerar que cabía hablar de obligación en el uso de las marcas, en el
caso de países socialistas, “cuyas leyes obligan a las empresas a dotar con una
marca todos o determinados productos industriales126.”
A la luz de las consideraciones que hemos expuesto hasta aquí, creemos
que esa aseveración se evidencia, cuando menos, injustificada.
En primer lugar, aquella obligación que impondrían los países socialistas
de marcar los productos que se ofrezcan al mercado, no parece ser una
obligación equivalente a la de usar una marca registrada.
En particular, porque esa obligación de marcar los productos ofertados,
bien puede darse sin la obligación previa de registrar la marca y por tanto, esto
126 Infra. Página 11.121
revelaría que la obligación de marcar los productos, no tiene que predicarse,
necesariamente, como adherida a una marca registrada, ni presupone, por eso,
la existencia de una marca registrada.
Pero por otro lado, ese contenido sustantivo –de obligar a marcar los
productos que se oferten-, nos es propuesto como el contenido que justifica el
uso del término obligación y solo en tanto se trate de sistemas socialistas.
Con ello, si bien se da una razón por la que sí corresponde usar ese
término dentro de sistemas socialistas, no se explica por qué no es apropiado
usarlo en los sistemas liberales y en relación no a una obligación de marcar los
productos sino a la de usar una marca registrada.
En el capítulo IV volveremos sobre esta referencia conceptual e
intentaremos demostrar su insuficiencia.
A esta altura de nuestra exposición, solo nos limitamos a reiterar el
análisis anterior, en el que al evaluar el sistema del D.S 001-71-IC, sostuvimos
que en efecto ese sistema configuraba una verdadera obligación, y puesto que
esta normativa estuvo vigente durante por lo menos dos gobiernos no socialistas,
tenemos con eso la prueba que el establecimiento de una obligación de uso
frente al Estado, no es privativa de sistemas socialistas.
4.2.- El modelo del D.S 001-71-IC, las Decisiones Nº 311 y Nº 313 y el D. Ley 26017.
Como hemos señalado anteriormente, este segundo modelo que sustituyo
al anterior, contenía la regla básica de presentar pruebas para la renovación y
además una acción de cancelación como acción autónoma administrativa, y la
solicitud de cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en
las infracciones.
122
Desde la perspectiva de los principios, ha de relevarse que este modelo
mantiene la vigencia del principio de la intervención pública, en la regla sobre el
requisito de pruebas para la renovación, y le añade el principio de la iniciática
privada, al asignarle en exclusiva, tanto el inicio de la acción de cancelación,
como la facultad de solicitar la cancelación como defensa en los procedimientos
de oposición, infracción y nulidad.
Se trató entonces de un modelo mixto, en cuanto a los principios se
refiere.
Desde la perspectiva de la eficacia de este modelo, no dudamos en
aseverar que aun sin poder medirla, este modelo debió ser más eficaz que el
modelo anterior, pues añadió varios espacios más en los que el uso de la marca
registrada era sometido a prueba.
Sin embargo, vale la pena detenerse en esa estructura.
Hay que recordar que en el modelo anterior, se configuraba una verdadera
obligación del titular frente al Estado, por las razones que ya explicamos; y hay
que recordar también que consideramos que si bien se trataba de una obligación,
su exigencia se constreñía al espacio de la solicitud de renovación.
Pues bien, con esta ampliación en el segundo modelo, de los espacios en
que la marca se somete a pruebas de uso, no se produjo una ampliación de los
espacios en que el Estado podía exigir el cumplimiento de la obligación de uso
que había asumido el titular al solicitar el registro, sino algo diferente.
Desde el momento en que el inicio de una acción de cancelación se
asignó en exclusiva a un agente privado, allí quedo excluido el Estado para exigir
la obligación de uso en ese espacio nuevo y lo propio ocurrió con los otros
123
nuevos espacios (oposición, infracción y nulidad), porque también se asignaron
en exclusiva a un agente privado.
Así, la obligación de usar la marca frente al Estado, permaneció como una
verdadera obligación, pero constreñida al espacio de la renovación.
Y los nuevos espacios en los que los titulares marcarios podían ser
puestos en condición de tener que presentar pruebas de uso, aparecieron con la
singularidad que en ellos, el Estado carece de iniciativa en esos procedimientos y
por tanto está incapacitado para exigir a través de ellos aquella obligación que el
titular asumió frente a él.
Esa singularidad de estos nuevos espacios en los que las marcas se
someten a pruebas de uso, ¿corresponden a la preexistente obligación que
asumió el titular frente al Estado o a una relación jurídica de distinto carácter?
La respuesta a esa pregunta, también se desarrollará en el capítulo IV.
Aquí y de momento, solo planteamos la cuestión, con el propósito de
relevar que esos espacios nuevos y adicionales, por ser distintos al espacio de
las renovaciones, deben tener una relación con el término obligación, diferente a
la obligación que está detrás de la exigencia de presentar pruebas de uso en la
renovación.
4.3.- El modelo del D. Ley 26017, la Decisión Nº 344 y el D. Legislativo Nº 823.
Este modelo, sustituyo al anterior y estaba configurado por las siguientes
reglas: una acción de cancelación como acción autónoma administrativa, la
solicitud de cancelación como defensa en las oposiciones, en las nulidades y en
las infracciones.
124
La diferencia sustancial con el modelo anterior fue la exclusión de la regla
que condicionaba la renovación a la presentación de pruebas de uso.
Desde la perspectiva de los principios, este modelo represento un cambio
sustancial del modelo anterior, porque la exclusión de la regla que hemos
señalado, importaba suprimir el principio de la intervención pública, de modo que
a partir de este nuevo modelo, el principio rector es el de la iniciativa privada.
Sin embargo, no fue eso solamente lo que ocurrió.
Como lo expusimos anteriormente, la presentación de las pruebas de uso
en la renovación, en la lógica del DS 001, constituía la acreditación de haber
cumplido con la obligación de usar la marca - previa y expresamente adquirida
en la solicitud de registro-, ante el Estado.
Esa concepción era consecuencia de la estructura normativa de ese
decreto que en una regla establecía el nacimiento de la obligación de usar (en la
solicitud del registro), y en otra regla señalaba la oportunidad en que debía
probarse que se había cumplido con esa obligación (en la renovación).
Y por la estructura de esa normativa, concluimos que se configuraba
verdaderamente una obligación frente al Estado, la cual se hacía exigible en la
renovación.
Cuando analizamos el modelo anterior, dejamos planteado que la
aparición de nuevos espacios en los que se podían exigir pruebas de uso, no
podía forzosamente significar que tales espacios correspondían también, como la
renovación, a espacios que fueran la ocasión de acreditar ante el Estado la
obligación de uso que se había asumido previa y expresamente por el titular.
125
Y si acaso hubiera podido existir alguna razón para considerar que esos
espacios nuevos se correspondían con una obligación de usar –al margen de
que esa correlación tuviera sustento o no, como se verá en el siguiente capítulo-,
esa razón solo podría haber estado en el hecho que otra regla hacia surgir el
compromiso de uso expresamente, requiriéndolo en la solicitud de registro.
Pues bien, el DS 001-71-IC, fue sustituido por el D.L 26017, que no
contemplo una regla que exigiera en la solicitud de registro, el compromiso
expreso de usar la marca.
Y así, en ausencia de ese compromiso expreso, la presentación de
pruebas en la renovación, mal podía seguirse viendo como la ocasión en que el
compromiso previo de usar, se acreditaba cumplido, pues tal compromiso nunca
se habría asumido al solicitar la marca, bajo las reglas del modelo que estamos
analizando.
Y desaparecido el compromiso previo y expreso de usar la marca, la
presentación de pruebas de uso para la renovación, se convirtió meramente en
una condición específica de ese procedimiento, sin correlato ya con una
obligación de uso previa y expresamente contraída.
Pero con la desaparición del compromiso expreso de usar, desapareció
también la única circunstancia que hubiera podido servir de fundamento para
alegar que los espacios nuevos del modelo anterior, tenían su fuente en la
obligación asumida previa y expresamente frente al Estado de usar la marca.
Así, producida esa leve pero trascendente variación, ni el escenario de la
renovación –aunque conservara su estatus público-, ni los otros espacios
nuevos, contaban ya con la existencia de una obligación de uso previa y
expresamente asumida por el titular marcario, que abriera la posibilidad de
entenderlos como correlato de esa obligación.
126
En función a lo anterior, podemos decir del modelo que estamos
analizando, que no cuenta con una regla que permite derivar de ella una
obligación previa y expresa del titular para usar la marca registrada; que tampoco
cuenta con un espacio público en el cual todas las marcas registradas, sin
excepción, estén obligadas a probar el uso aunque fuera una sola vez; y que los
escenarios en los que la marca es sometida a pruebas de uso, no pueden ser
vistos como un correlato derivado de una obligación, pues tal obligación no está
expresamente regulada en su normativa.
Visto desde otra perspectiva, las reglas de este modelo, que asigna en
exclusiva a la iniciativa privada la aparición de los escenarios en que las marcas
se someten a pruebas de uso, carece de fundamentos para correlacionar sus
reglas, de modo directo, con la existencia de una obligación de uso asumida
previa y expresamente por el titular o dispuesta, también expresamente, desde el
ordenamiento jurídico.
Así, un modelo como este, para poderse vincular a una noción de uso
obligatorio, no tiene más remedio que procurar inferir de esas reglas y su
contenido, que ellas perfilan, implican o suponen, la existencia de la obligación
de uso.
Y eso es lo que ha hecho y sigue haciendo la doctrina predominante, pero,
como mostraremos en el capítulo IV, cualquier discurso argumentativo que
busque deducir de esas reglas la obligación de usar las marcas registradas,
tropieza con insuperables obstáculos.
En cuanto a la eficacia de este modelo, no dudamos en aseverar que aun
cuando no podemos medirla, debió haber tenido una eficacia menor a la que tuvo
el modelo anterior, pues prescindió de un espacio, como la renovación, en el que
todas las marcas registradas eran sometidas a pruebas de uso.
127
4.4.- El modelo del Decreto Legislativo Nº 823 y la Decisión Nº 486.Las reglas básicas de este modelo son: una acción de cancelación como
acción autónoma administrativa y la solicitud de cancelación como defensa en las
oposiciones.
Como puede advertirse, este modelo se diferencia del que lo precedió,
solamente en la exclusión de las reglas que permiten solicitar la cancelación
como defensa en las infracciones y en las nulidades.
Desde la perspectiva de los principios, este modelo no es sino la
continuación del modelo anterior que reposa en el principio de la iniciativa
privada, solo que reduce los espacios en que las marcas son sometidas a
pruebas de uso y por tanto, puede sostenerse que tiene una menor intensidad.
Pueden aplicarse a este modelo, las mismas consideraciones que hemos
desarrollado al valorar el modelo anterior.
En cuanto a su eficacia, no dudamos tampoco en aseverar que debe ser
menor aun a la eficacia que pudo haber tenido el modelo anterior.
Esta vez, sin embargo, sí tenemos cómo medir esa eficacia y eso haremos
en el capítulo siguiente.
De momento podemos adelantar que su eficacia es insustancial.
4.5.- Evaluación conjunta.-Como podrá advertirse del repaso condensado que hemos hecho sobre la
evolución de la normativa vigente en nuestro país, desde la aparición de las
128
reglas que vinculaban la permanencia del registro al uso de la marca registrada,
en 1971, el Perú ha transitado por sucesivos diseños normativos.
En su evolución, estos modelos pasaron por la siguiente configuración:
primero, se configuro un modelo de sesgo exclusivamente público, aunque
limitado, anclado en la atribución de la administración para exigir pruebas de uso
de las marcas en la renovación; a ese modelo, le siguió otro modelo mixto que
agregó a aquel sesgo público, reglas que asignaban a la iniciativa privada la
facultad para desencadenar hasta cuatro escenarios en los que debía probarse
el uso de las marcas registradas (en la acción de cancelación como acción
autónoma y como defensa en las infracciones, las oposiciones y las nulidades).
Al modelo anterior, le siguió un modelo de corte privatista que excluyo
cualquier atribución a la administración pública, pero mantuvo los cuatro
escenarios en que se debía probar el uso.
Y finalmente, el último modelo, vigente en la actualidad, es un modelo que
sin dejar de ser privatista, restringió los escenarios en que debía probarse el uso
a dos: en la acción de cancelación como acción autónoma y como defensa en las
oposiciones.
Esta evolución refleja, como la evolución europea, una orientación clara
hacia la valoración que considera a la iniciativa privada como la fuente exclusiva
para activar los escenarios en que bebe probarse el uso de las marcas
registradas.
No puede haber duda entonces que en el Perú, el diseño actual resulta ser
menos severo que el diseño europeo predominante. Y huelga decir que este
diseño vigente dista más aún que el diseño europeo predominante, del prototipo
de diseño que elaboramos para este trabajo.
129
En esa evolución, además, se ha hecho evidente cómo nuestro sistema de
marcas, luego de alcanzar su mayor intensidad impositiva del uso, con la
superposición del DS 001-71-IC y las Decisiones Nº 311 y 313, a partir de ese
pico de intensidad, cada modelo posterior, no hizo sino declinarla hasta llegar al
modelo actual, menos intenso aun que sus predecesores.
Cómo nuestras autoridades y nuestra doctrina han aprehendido estos
modelos, en cuanto a qué noción de uso obligatorio se cree que cristalizan, es lo
que pasaremos a estudiar, revisando los enfoques que se han dado a esta
cuestión, aunque limitaremos las referencias sólo a los trabajos o
pronunciamientos que se han hecho respecto de la Decisión Nº 486 y/o la
Decisión Nº 344, en razón del parecido de su diseño básico.
5.- La Doctrina y la jurisprudencia en el Perú, sobre las reglas del modelo configurado en la Decisión Nº 486.
5.1.- Introducción.-Como pasaremos a mostrar, la existencia del conjunto de reglas que prevé
nuestra normativa vigente para la acción de cancelación por falta de uso, ha sido
enfocada con distinta perspectiva en cuanto a su fundamentación y posición diversa
en cuanto a la calificación del tipo de sistema que su presencia configura.
En esta parte de nuestra exposición, nos limitaremos a mostrar los distintos
enfoques que se han hecho sobre si el contenido básico de las reglas de la acción
de cancelación, se corresponde o no con la premisa desde la cual se hubiera
posicionado el autor bajo estudio, en el sentido de si el autor considera o no que
nuestra normativa -más allá de la existencia de la acción de cancelación-, contiene el
principio del uso obligatorio de la marca registrada.
Para ello tomaremos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad
130
Intelectual del INDECOPI y de los autores nacionales que se han pronunciado al
respecto.
5.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.La determinación de si las disposiciones de la Decisión Nº 486 (y/o de la
Decisión Nº 344) contienen el principio del uso obligatorio de la marca registrada y el
tema de qué representa respecto de ese principio, la acción de cancelación, han
sido efectivamente abordados por el máximo órgano jurisdiccional de la Comunidad
Andina, pero, como se explicara más adelante, sólo desde la perspectiva que le es
propia a un órgano jurisdiccional.
5.2.1.- Proceso 22-IP-2005.En este pronunciamiento, el Tribunal expresó lo siguiente:
“4.3. El uso de la marca.
Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de
la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese
derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado”.
Esta posición, como puede advertirse, coloca a la obligación del uso en
el mercado de la marca registrada, como un correlato del derecho al uso
exclusivo del titular registral.
Se trata de una posición abstracta (el Tribunal no señala articulo alguno
en que tal carácter este expresa o implícitamente establecido) que atribuye al
uso su carácter obligatorio, derivándolo por correlación, del derecho al uso
exclusivo que la ley reconoce al titular.
Esa inferencia, como esperamos evidenciarlo en el capítulo IV, no puede
ser correcta.
131
Más adelante en el mismo acápite 4.3, sobre el uso de la marca, el
Tribunal añade:
“La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para
el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se
establece que para que no proceda la cancelación del registro marcario
contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna
ciertas condiciones mínimas para su aceptación.”
Y sobre el uso obligatorio de la marca el Tribunal dijo:
“4.3.2. La obligación de uso de la marca.
La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla,
está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues
siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible,
necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los
sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos
Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Ed.
Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra
del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el
momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La
unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en tanto que la
unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”.”
Podemos advertir en este último párrafo que el fundamento para la
obligación de usar la marca registrada, además de sustentarse en la
consideración abstracta de ser el correlato del derecho exclusivo al uso por el
titular, también se vincula y deriva de una cuestión exógena a las disposiciones
normativas, a saber, la necesidad de consolidar la marca como bien inmaterial,
que constituiría una cuestión de hecho y no un precepto normativo.
132
En el capítulo IV demostraremos que aquella supuesta necesidad de
consolidar la marca como bien inmaterial, de ninguna manera podría ser un
fundamento para la implantación del uso obligatorio de las marcas registradas y
no puede entonces constituirse en una de las razones que fundamente la
obligación de usar la marca registrada.
En este mismo acápite el Tribunal concluiría que: “La ley comunitaria
andina, por su parte, señala dos efectos jurídicos por el no uso de la marca: la
cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y la
limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107
de la misma Decisión.”
En este raciocinio deductivo aparece vinculándose la obligación de uso de
las marcas registradas, con la acción de cancelación, pues la afirmación del
Tribunal implica un largo silogismo: (i) la marca registrada debe usarse –eso ya lo
ha sustentado antes el Tribunal en este desarrollo-; por eso, (ii) el no uso de la
marca tiene por efecto su cancelación; y (iii) como la vía para obtener ese efecto
es la acción de cancelación, (iv) entonces, la acción de cancelación y la obligación
de usar las marcas registradas, están relacionadas.
5.2.2.- Proceso 111-IP-2005127.En el proceso 111-IP-2005 el Tribunal dijo lo siguiente: “Se debe
considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa
a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que
distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso,
cumpliendo de esta manera la aptitud distintiva marcaria establecida en el
artículo 134 de la Decisión Nº486, como requisito sine qua non para la
continuidad del registro marcario. En este sentido, la norma andina establece no
sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la
obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho.”127 Citado por Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Nº 7, INDECOPI, Lima 2009. Pag.202
133
En este pronunciamiento, el Tribunal abunda en el carácter obligatorio
del uso, pero esta vez coloca al uso como requisito de continuidad del registro,
derivándolo de una disposición normativa específica, el artículo 134 de la
Decisión Nº 486 –en el que se define qué es marca para efectos del régimen 128-
por lo que afirma que la norma andina establece la obligación de uso, aunque el
Tribunal no desarrolla cómo del concepto de marca en ese artículo, pueden
inferirse: (i) el uso obligatorio de la marca registrada y que (ii) este uso es
condición para la continuidad del derecho.
5.2.3. Proceso 180-IP-2006.
El pronunciamiento del Tribunal en el proceso 22-IP-2005, que hacía de
la obligación de uso el correlato del derecho exclusivo, fue reiterado, aunque
en un contexto más detallado, en 2006, en el proceso 180-IP-2006.
En ese proceso el Tribunal sostuvo:
“1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la
Decisión 486
Los artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las
características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la
cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características
principales de dicha figura son las siguientes:
…
c. Falta de uso de la marca.
…
Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de
la siguiente manera:
128 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”
134
“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro
de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese
derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A
fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es
preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han
pronunciado sobre este punto.
…
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo
marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.
Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga
productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función
distintiva.”
El añadido conceptual que representa el desarrollo precedente del
Tribunal, está no solo en la afirmación expresa que el principio del uso
obligatorio de la marca registrada se desprende del propio concepto de marca -
contenido en el artículo 134 de la Decisión Nº 486, al que en la resolución
anterior ya se había referido sin desarrollarlo-, sino en el desarrollo mismo que
hace el Tribunal de cómo a partir del concepto de marca se concluye que el
uso de las marcas registradas es una obligación.
En tal sentido, el Tribunal entiende que si las marcas tienen una función
distintiva y esta función solo puede cumplirse mediante su uso efectivo,
entonces, debiendo las marcas cumplir con la función distintiva, las marcas
registradas deben ser usadas en el mercado.
En ese raciocinio está implícita una consecuencia conceptual que no es
de ningún modo forzosa.
135
Efectivamente, partir del hecho que la noción de marca presupone el uso
del signo en el mercado y por eso, efectivamente, las marcas cumplen en los
hechos una función distintiva, no determina que sobre las marcas registradas
exista por eso y también la obligación jurídica de usarlas, a menos que se esté
implicando que una marca registrada es lo mismo que una marca, lo cual, como
se demostrará en el capítulo IV, no es así, de ninguna manera.
Así pues, se llega al uso obligatorio de las marcas registradas, a partir de
la función distintiva que cumple la marca en los hechos y por eso se afirma que
el uso obligatorio se desprende del propio concepto de marca.
Como lo demostraremos también en el capítulo IV, eso no es ni puede
ser así.
En resumen, el Tribunal, fundándose en preceptos normativos como la
definición de marca del artículo 134 de la Decisión Nº 486; o en criterios
abstractos como el carácter de correlato de la obligación de uso con el derecho
exclusivo que deriva del registro; o en cuestiones de facto como la necesidad
de consolidar la marca como bien inmaterial; o de la necesidad de cumplir la
función distintiva en la noción de marca, ha sostenido que el sistema de marcas
vigente tiene como principio el uso obligatorio de las marcas registradas.
Pero la acción de cancelación y sus reglas, puestas en relación con ese
principio, no aparecen calificadas como un mecanismo cuyo contenido
materializa siempre y de modo absoluto aquel principio: el Tribunal atribuye a la
acción de cancelación la condición de “…medida coercitiva para el cumplimiento
por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que
no proceda la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de
la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su
aceptación.”
136
Es decir, aun cuando para el Tribunal la acción de cancelación es una
medida coercitiva, lo es de modo restringido: la coerción se produce sólo y
dentro de las condiciones que deben cumplirse para que no se cancele un
registro, que están fijadas en las reglas de la acción de cancelación.
Esto implica, en el fondo, que sólo y cuando exista de por medio una
acción de cancelación, el carácter obligatorio del uso de la marca registrada se
erige normativamente como tal; y en consecuencia, fuera del contexto de una
acción de cancelación, no hay medio, mecanismo o disposición, que determine
que el uso de la marca registrada sea obligatorio.
Así, en la lógica analítica del Tribunal, el principio del uso obligatorio de
la marca registrada, encuentra su correlato procedimental en la acción de
cancelación por falta de uso desde esa perspectiva limitada.
Por eso, se puede considerar que para el Tribunal, la normativa de la
Decisión Nº 486, contiene el principio del uso obligatorio de las marcas
registradas y que las reglas básicas de la acción de cancelación, son el
correlato procedimental de aquella obligación a través del cual el carácter
obligatorio del uso de las marcas registradas se plasma.
5.3.- - El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI
Este Tribunal, en la estructura de sus resoluciones sobre la acción de
cancelación por falta de uso de las marcas registradas, incluye un acápite
denominado “Cancelaciones por falta de uso”, cuyo primer sub-acápite es el que
denomina “Marco Conceptual”.
En el desarrollo de ese marco conceptual, el Tribunal consigna lo siguiente:
137
“El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona
interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que
sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por
otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de
cancelación.”
“Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez
que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía
administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de
uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposición interpuesto con base en la marca no usada.”
“Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de
dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional.”129 (El resaltado es
nuestro)
Como puede advertirse, el Tribunal del INDECOPI no se pronuncia -como lo
hace el Tribunal Andino de Justicia- separando por un lado la cuestión del carácter
obligatorio del uso de las marcas registradas y su fundamento (si la Decisión Nº 486
contiene el principio del uso obligatorio), y por otro, sobre el rol de la acción de
cancelación respecto de tal principio.
Más bien, en un solo cuerpo argumentativo, este Tribunal desarrolla dos
cuestiones distintas que además, se presentan sin vinculación explicita entre sí.
En efecto, por un lado, el Tribunal expone el contenido de las reglas de la
acción de cancelación, sin ningún análisis o postura previa, respecto de la existencia
o no del principio del uso obligatorio de la marca registrada y, en consecuencia, sin
129 Resoluciones 0119-2009/TPI-INDECOPI, 1905-2007/TPI-INDECOPI, entre muchas otras, cuyos números pueden encontrarse en el índice general de resoluciones revisadas.
138
establecer relación alguna entre tal principio y la existencia misma de una acción
administrativa, como la de cancelación.
Y por otro lado y a renglón seguido, el Tribunal expone cuales son las
finalidades del uso obligatorio de las marcas registradas, sin haber hecho siquiera la
menor referencia previa a la existencia misma de la noción del uso obligatorio de la
marca registrada y menos aún, de qué nivel de presencia le corresponde a esa
noción en el sistema de marcas.
Lo único que el Tribunal asevera, sin duda alguna es que: (i) existe la acción
de cancelación y tiene ciertas reglas; y (ii) que el uso obligatorio de las marcas
registradas tiene ciertas funciones.
Es recién como inferencia, a partir de esas afirmaciones, que se puede
concluir cuál es la posición del Tribunal en cuanto a la existencia del principio del uso
obligatorio de las marcas registradas: si el uso obligatorio de las marcas registradas
cumple ciertas funciones, como afirma el Tribunal, pues precisamente las cumple,
porque lógicamente existe tal uso obligatorio, por tanto, para el Tribunal sí existe la
obligación de uso de las marcas registradas en nuestra legislación vigente.
No hay forma en cambio de inferir qué rol cumple la acción de cancelación en
relación a ese principio, pues el laconismo con que el Tribunal se refiere a las
acciones de cancelación, no permite hacer deducción alguna. Solo podrá sostenerse
que la acción de cancelación de alguna manera está vinculada con las funciones que
cumple el uso obligatorio, porque el Tribunal presenta juntas ambas cuestiones,
dentro del marco conceptual de las “Cancelaciones por falta de uso”
5.4.- Evaluación sobre la posición de los órganos jurisdiccionales.El hecho que los tribunales regional y nacional no se hayan pronunciado sobre
si estando vigente en nuestra normativa el principio del uso obligatorio de las marcas
registradas, la acción de cancelación resulta suficiente o no para asegurar la vigencia
139
de aquel principio, es una cuestión de necesidad: la función de estos órganos es
aplicar las normas y no discutir la idoneidad de sus contenidos en relación a
principios meta-positivos, para desde allí, dejarlas de aplicar, sugerir su cambio o
modificarlas contra su texto, a propósito del ejercicio de su función jurisdiccional.
No cabe esperar entonces que ellos adopten posición, en sus resoluciones,
sobre si la acción de cancelación es suficiente para asegurar la vigencia del principio
del uso obligatorio de las marcas registradas.
Pero sí importa la relación conceptual que han construido entre ese principio y
las reglas de la acción de cancelación vigentes.
Y lo que ambos tribunales han establecido es que aquel principio y esta acción
se relacionan, de forma que el vehículo para que se plasme el principio del uso
obligatorio de las marcas registradas, lo constituye esa acción.
Si los límites de la acción de cancelación cubren o no todos los espacios en
que puede darse el no uso y por tanto, si el principio del uso obligatorio al que se
refieren es entonces un principio parcial y limitado por esos alcances, son cuestiones
que los Tribunales no han tocado ni tenían porqué tocar en sus resoluciones.
Pero, esas son las cuestiones en las que concentramos nuestro estudio para
evaluar la legislación vigente, como se verá en el capítulo IV.
5.5.- Los autores nacionales.-En esta parte de nuestro estudio haremos una presentación resumida de
diversos trabajos de autores nacionales.
La primera advertencia que debemos consignar, está referida a los alcances
de estos trabajos.
140
Todos estos estudios han tenido como propósito central el análisis de la
normativa vigente, con énfasis menor o mayor en determinados aspectos
problemáticos que la normativa ha significado en su aplicación.
Como consecuencia de ese propósito específico, las consideraciones
generales con las que esos estudios buscan enmarcar la noción del uso obligatorio
de las marcas registradas y la acción de cancelación dentro de nuestro sistema de
marcas vigente, han sido expuestas, como se verá, de modo sintético y tangencial,
pues su objetivo no era discutir ni desarrollar con detenimiento ese marco general.
Esa circunstancia hace indispensable una segunda advertencia, que está
referida al contenido que estamos tomando de esos estudios, para los propósitos de
nuestro trabajo.
Nosotros centramos nuestra atención en las consideraciones generales que
esos estudios refieren, implícita o explícitamente, porque el tema central de nuestro
estudio se concentra en los fundamentos que soportan la noción del uso obligatorio
de las marcas registradas y la acción de cancelación, que precisamente se
encuentran en esas consideraciones generales.
Somos conscientes que esta perspectiva implica un desequilibrio riesgoso,
pues no siendo las cuestiones generales en esos estudios el centro de su atención,
su carácter sintético no trasluce unívocamente los fundamentos de las posiciones
que su síntesis parece reflejar; y así, estando en posición de tener que inferir esos
fundamentos a partir de su brevedad expositiva, puede ocurrir que las inferencias
contengan un cierto margen de error de interpretación.
No obstante, como más que cuestionar o discutir las posiciones implícitas o
explicitas que estos estudios contienen sobre las consideraciones generales que
refieren, nuestro propósito es que sus fundamentos–declarados o inferidos- sean una
ocasión para desarrollar y profundizar en los criterios generales que nuestro trabajo
postula, creemos metodológicamente valido el ejercicio, pues nos ha permitido
141
ampliar la perspectiva desde la cual estudiamos los fundamentos de la noción del
uso obligatorio de las marcas registradas y su relación con el contenido de las
acciones de cancelación.
No es el objeto de este trabajo en este capítulo, entonces, posicionarse
críticamente respecto de las perspectivas que sobre los aspectos generales
contienen esos estudios, sino tratar de inferir el lugar en que se posicionan y desde
el cual enfocan los temas del uso obligatorio de las marcas registradas y su relación
con las acciones de cancelación. Y solo relevaremos algún tipo de inconsistencia
implícita o explícita, cuando su exposición resulte ser una oportunidad para clarificar
la postura que llevamos en este trabajo y sus fundamentos.
Siguiendo la estructura del análisis que venimos aplicando, el orden en el que
analizaremos las posturas que pasamos a estudiar, consistirá primero en determinar
si se parte o no de la existencia del principio del uso obligatorio de la marca y sus
fundamentos, para luego establecer qué tipo de vinculación se desarrolla entre ese
punto de partida y los alcances de la acción de cancelación vigente.
Para la denominación de los acápites que siguen a continuación, hemos
optado por consignar el título del artículo o trabajo que analizamos.
5.5.1.- “La cancelación de la marca por falta de uso.”130. 1997.En este trabajo, en punto a la existencia de una obligación de usar la marca
registrada, se dice:
“En resumen, y de acuerdo a la interpretación sistemática anteriormente
expuesta, nuestro sistema legal no pretende la obligatoriedad de uso mediante la
intervención administrativa de oficio luego del transcurso de un plazo de caducidad
por falta de uso, sino que son los particulares los que decidirán el uso de la marca
130 Arana Courrejolles, Carmen, “La cancelación de la marca por falta de uso”. Revista Themis, Nº 36. Lima 1997, página 199 y siguientes.
142
dentro de la libre concurrencia y solicitaran su cancelación. Todo depende del interés
que haya en el mercado.”131
El análisis sistemático al que se refiere el estudio, puede ser resumido en los
siguientes aspectos:
a) La norma no establece plazo de uso obligatorio después del cual, ipso jure, se
extingan los derechos del titular, ni fija un plazo de no uso después del cual,
igualmente, se extingan tales derechos, autorizando la intervención de oficio
en esos casos.
b) La norma se funda en la auto regulación privada y facultativa, pues se deja a
la iniciativa privada el inicio de la acción, sin la cual, el órgano competente no
puede pronunciarse al respecto, estando además impedido para actuar de
oficio.
c) La norma prohíbe a la administración solicitar pruebas de uso para la
renovación del registro.
Si bien estos comentarios están referidos a la Decisión Nº 344, vigente para el
momento de este estudio, esos mismos contenidos normativos están repetidos en la
Decisión Nº 486, por lo que su lógica se puede extrapolar.
Como primera cuestión, ha de relevarse que el análisis propuesto trasciende
los límites de las reglas básicas de la acción de cancelación.
En efecto, la conclusión que nuestro sistema no pretende el uso obligatorio de
la marca, se extrae de la consideración, por un lado, del contenido de la regla básica
de la cancelación que atribuye su inicio exclusivamente a la iniciativa privada; y, por
otro, del contenido de dos reglas adicionales, ausentes en nuestra legislación, fuera
131 Arana Ob. Cit. página 199.143
de los límites de la acción de cancelación, como serían: (i) una regla general que
debiera disponer un plazo de uso obligatorio después del cual, ipso jure, se extingan
los derechos del titular, o que disponga un plazo de no uso después del cual
igualmente se extingan los derechos, correspondiendo a la administración actuar de
oficio; y (ii) una regla que debiera autorizar a la administración para solicitar pruebas
de uso en la renovación.
Pero por otro lado, los elementos de juicio que hacen que el estudio considere
que nuestro sistema no pretende el uso obligatorio de las marcas registradas, en una
interpretación contrario sensu, nos permiten percibir qué reglas básicas debiera
contener un sistema, al entender de este estudio, para considerarlo uno que sí
pretenda el uso obligatorio.
Y esas reglas serían: (i) que la acción de cancelación pudiera iniciarse
también de oficio; (ii) que se fijara en una regla general un plazo de uso obligatorio
y/o uno de no uso también imperativo, autorizando la intervención de oficio en ambos
casos; y además (iii) que se otorgaran facultades a la administración para pedir
pruebas de uso en la renovación.
Esta identificación de reglas en un sistema legal que pretenda el uso
obligatorio, implica la valoración que cuando un sistema pretende esa obligatoriedad,
debe proveer otros mecanismos, además del de una acción como la de cancelación.
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos aseverar que en este estudio,
la cuestión de si nuestro sistema legal contiene o no el principio del uso obligatorio
de la marca registrada y sus fundamentos está definida, cuando menos
implícitamente: nuestro sistema no contiene ese principio.
En congruencia con esa posición, la acción de cancelación, al no estar
enmarcada dentro de un conjunto de mecanismo que un sistema provee para
asegurar el uso obligatorio de las marcas registradas –puesto que el sistema no
144
postula el principio del uso obligatorio-, se erige como un escenario cuyos alcances,
cualesquiera que fueran, de ningún modo pueden ser valorados como insuficientes
en relación a un principio que el sistema no contiene.
Y así, dentro de los límites del espacio parcial del sistema de marcas que se
configura con los contenidos de las reglas de la acción de cancelación, en ese
espacio limitado, el uso de la marca registrada puede adquirir un cierto sesgo de
obligatoriedad -como más adelante veremos que nos lo plantea el estudio-, sin que
ello implique que el sistema en su conjunto pretenda imponer el uso obligatorio.
Sin embargo, ha de relevarse que acto seguido de la evaluación general que
concluye con que nuestro sistema no pretende la obligatoriedad del uso de las
marcas registradas, en el estudio se consigna el pronunciamiento del Tribunal de
Justica Andino sobre el uso obligatorio de la marca y el carácter de la acción de
cancelación que en el proceso Nº 2-AI-96 fue considerado en los siguientes términos:
“Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular,
en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la
marca en el mercado.”
“La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el
cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que
para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la
Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su
aceptación.” 132
Como ha de advertirse, estas aseveraciones del Tribunal son las mismas que
ya hemos referido anteriormente en otro proceso y de las cuales inferimos que para
este órgano jurisdiccional la obligación de uso de las marcas registradas es un
principio que deriva, entre otros, de la mera definición de marca que la legislación
contempla.
132 Arana. Ob. Cit. Página 199145
De modo que la consignación de esas referencias del Tribunal, en las que se
evidencia que éste postula la existencia en nuestra normativa del principio del uso
obligatorio de la marca registrada, después de haber afirmado el estudio que nuestro
sistema no pretende el uso obligatorio, despierta la sensación que una
contraposición conceptual tan aguda, es apenas el preludio de una discusión que
resuelva en un sentido u otro el dilema.
Por eso, ha de lamentarse que esa oposición de ideas no haya sido
acompañada de un desarrollo de solución: el análisis no se extiende en esa ruta y
queda la cuestión solamente planteada.
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores y como ya adelantáramos, en
el análisis se reconoce que es posible interpretar “que hay una exigencia, obligación
o coerción para que el titular use la marca”133, a partir de que en la interposición por
el titular de una oposición a un registro en trámite o de una acción por infracción o
nulidad, se expone a que le exijan pruebas de uso a petición de la parte contra quien
se dirige, pues así lo contempla la norma vigente (Decisión Nº 344), constituyéndose
de esa manera, en contra del titular, una suerte de “riesgo registral”134.
Pero se entiende claramente que aquel carácter cuasi obligacional se da sólo
en el contexto y dentro de los límites de las reglas para la acción de cancelación y no
es una aseveración de la cual pueda inferirse que se está postulando la existencia de
un principio tenue del uso obligatorio de la marca registrada, en el sistema de marcas
como conjunto.
Sobre esta adicional reflexión, sin embargo, cabe recordar que la actual
Decisión Nº 486, en la disposición que regula esa misma circunstancia (de poder
solicitar la cancelación como medio de defensa, que aparece en el artículo 165 de
esta Decisión), ya no se contempla esa solicitud como defensa en las nulidades y las
133 Ob. Cit. Pagina
134 Arana. Ob. Cit. Página 199.146
infracciones, en función a lo cual cabe preguntarse cuál sería, entonces, la
perspectiva al respecto que se hubiera adoptado en el estudio, si esta última
disposición hubiera sido la analizada.
En conclusión, no habiéndose partido de la premisa que nuestro sistema de
marcas vigente contiene el principio del uso obligatorio de la marca registrada –
haciendo salvedad de la duda que relevamos anteriormente-, la acción de
cancelación y sus reglas no son objeto de evaluación en relación a aquel principio,
pues mal podrían colisionar con un principio ausente.
Sí nos propone el estudio, en cambio, que para que un sistema pretenda el
uso obligatorio de la marca registrada, debiera contener otras reglas -que ya hemos
referido antes-, además de una acción de cancelación.
5.5.2.- “La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral.”135 2005.
Este artículo tuvo como objetivo específico enmarcar una resolución del
Tribunal del INDECOPI sobre una acción de cancelación – en la que se estableció un
precedente de observancia obligatoria136-, dentro de los fines de las acciones de
cancelación.
Siendo entonces ese su objetivo particular, el trazo de las cuestiones
generales, comprensiblemente, es muy sucinto, aunque categórico, en los siguientes
términos:
135 Ferreyros Castañeda, Marysol. La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, Nº 87, diciembre 2005, pág. 328 y siguientes.
136 El precedente estableció los criterios que se debían tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Nº 486 en cuanto a cómo debe entenderse la identidad y la similitud, al evaluar las pruebas de uso y decidir qué productos o servicios se mantienen o se cancelan del registro. La resolución es la Nº 1183-2005/TPI-INDECOPI.
147
“El uso de la marca no es una facultad otorgada al titular de la misma. Importa
en esencia una obligación por parte del titular de hacer efectivo el derecho que le ha
sido conferido por el Estado. El ejercicio de este derecho responde a mantener un
registro dinámico que busque reflejar de la manera más precisa el mercado de
productos o servicios, permitiendo que solo permanezcan aquellos signos cuya
comercialización es efectiva. En otras palabras, el uso de la marca se fundamenta en
la necesidad predicada por el derecho de la especialidad, de garantizar que la marca
honre la función que está llamada a cumplir, cual es la de proteger los signos
registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se
aplica.”137
Cabe añadir que el artículo incluye una nota al pie de página al final del
párrafo transcrito, en la que expresa que el contenido de dicho párrafo corresponde
al criterio señalado por el Tribunal Andino en el Proceso 17-IP-95.
El artículo entonces se pronuncia a favor del carácter obligatorio del uso de las
marcas registradas y atribuye a las acciones de cancelación la función de hacer que
se mantengan en el registro solo aquellos signos cuya comercialización es efectiva.
Así, de manera implícita, entendemos que se adopta un posicionamiento en la
existencia del principio de la obligación de uso y que, en consecuencia, la acción de
cancelación materializa aquel principio eliminando del registro las marcas no usadas.
5.5.3.-“La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial.”138. 2006.-
Este trabajo, como el anterior, también perseguía como interés relevante la
cuestión de la cancelación parcial de marcas que definió el precedente de
observancia obligatoria ya referido.
137 Ferreyros Ob. Cit. Página 328.
138 Gamboa Vilela, Patricia, La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial, Revista de Derecho Administrativo, Nº 2, Lima 2006, pag.225.
148
Para ello, este estudio también desarrollaría el tema de la obligatoriedad del
uso de la marca registrada y la acción de cancelación, en la Decisión Nº 486.
El estudio parte de reconocer que desde una perspectiva de mercado –no
jurídica- “…se entiende que una marca tiene que ser utilizada ya que el signo que la
conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un
producto o un servicio, y puesta en el mercado para que sea percibida por el
consumidor como signo distintivo de ese producto o servicio.”
Así entonces, como la necesidad del uso de la marca registrada no se deriva
de un principio jurídico sino de cuestiones de mercado, el lugar que ocupa la acción
de cancelación es explicado por razones distintas y desvinculadas de la obligación –
jurídica- de usar las marcas.
La razón de la existencia de las acciones de cancelación, se sustenta en la
consideración que en los sistemas legales como el nuestro -que hacen nacer los
derechos sobre las marcas a partir de su registro y no del uso-, de alguna manera
contienen un incentivo para registrar marcas pese a no tenerse la intención de
usarlas y así, al crearse registros de marcas no usadas, estos llegan a constituirse en
una traba innecesaria para quienes sí desean usar efectivamente esa misma marca.
La respuesta a ese problema, nos dice el estudio, es la acción de cancelación
que implica eliminar del registro las marcas no usadas, precisando, sin embargo, que
la cancelación de un registro no se produce automáticamente ni en todos los casos.
Así entonces, la acción de cancelación aparece como un medio que responde
a una problemática propia de los sistemas que hacen nacer los derechos sobre las
marcas de su registro, pues el diseño normativo de estos sistemas, posibilita la
existencia de marcas no usadas.
149
Cabe puntualizar aquí, que tal como se ha expuesto la problemática a la que
respondería la acción de cancelación, este mecanismo aparece destinado a resolver
una hipótesis muy específica: la acción de cancelación esta para resolver el
problema que se configura por la conjunción de: (i) la existencia de una marca
registrada no usada; (ii) que se convierte en una traba; y (iii) cuando existe un
empresario que desea utilizar esa misma marca.
Definida esa perspectiva general, se explica en el análisis que el desarrollo
que se hará en adelante se circunscribirá entonces a la acción de cancelación,
pasándose a exponer todas las cuestiones que el estudio ha considerado relevantes,
como quién debe usar la marca, cómo debe usarse, dónde debe usarse y cuál es el
periodo relevante de uso, para a renglón seguido desarrollar la acción de cancelación
por falta de uso en el apartado 2, y dentro de éste, se formula la siguiente pregunta:
“¿Obligación de uso o carga del titular?”139
La pregunta que se plantea el estudio, puede ser reformulada en otros
términos, de modo que permita su contraste con las perspectivas que venimos
utilizando y sería la siguiente: ¿el contenido de las reglas de la acción de cancelación
en la Decisión Nº 486, determina que estas reglas establecen la obligación de usar
las marcas registradas?
El estudio nos responde que no, que para que las reglas vigentes determinen
la existencia de una obligación de uso, éstas debieran contemplar varios alcances
que no están previstos.
En primer lugar, se nos dice, debería disponerse que el cumplimiento del uso
debiera caracterizarse como exigible al titular; y además, debería disponerse que
verificado el no uso, la autoridad competente, de oficio, pueda proceder a cancelar el
registro.
139 Gamboa. Ob. Cit. Página 229150
Hemos de entender entonces, contrario sensu, que de contemplarse esos
contenidos entre las reglas de la acción de cancelación, esa estructura normativa,
rediseñada, sí estaría determinando la existencia de una obligación de uso de las
marcas registradas.
Pero nos parece importante ser precisos en lo que acabamos de manifestar.
El estudio concluye en buena cuenta que sí hay forma de hacer que el uso de
la marca registrada sea una obligación y para ello, nos señala el contenido de las
reglas adicionales necesarias, para que se produzca esa consecuencia, ubicando
esas normas dentro de las reglas de la acción de cancelación.
De esa postura inferimos que se considera perfectamente posible que el
carácter obligatorio del uso de la marca registrada, puede asegurarse
suficientemente dentro de los límites de las reglas de la cancelación; inferencia que
se sustenta, además, en el hecho que no se hace mención alguna a la posibilidad de
la existencia de mecanismos fuera de la acción de cancelación que puedan contribuir
a asegurar el carácter obligatorio del uso –como la exigencia de pruebas en la
renovación, por ejemplo-; y en el hecho que el estudio, habiéndose ubicado
deliberadamente dentro de los límites de las reglas de la acción de cancelación,
desarrolla el carácter obligatorio del uso, además y expresamente, dentro del acápite
2. “La acción de cancelación por falta de uso.”
No obstante lo anterior, el estudio parece percibir que aquellas reglas
adicionales, aun cuando estuvieran incorporadas en la normativa, no alcanzarían
para dar carácter obligatorio al uso, pues advierte que la cuestión de a quién se
asigna la facultad de iniciar la acción, también resulta teniendo un rol determinante
en esa cuestión.
En efecto, el estudio bajo análisis observa que bajo las condiciones que se
establecen en nuestra normativa vigente sobre la acción de cancelación, si no existe
151
un tercero interesado en adoptar la marca no usada que inicie el procedimiento, el
titular no será privado del registro, pese a la falta de uso, por lo que la posibilidad de
la cancelación, en buena cuenta, depende de ese tercero.
Así entonces, aunque se dispusiera que el cumplimiento del uso sea exigible
al titular y que verificado el no uso, la autoridad competente pueda proceder a
cancelar el registro –como propone el estudio-, estas reglas serían inútiles para
asegurar la obligatoriedad del uso, si el inicio de la acción depende exclusivamente
de la iniciativa privada. Por eso –lo implicamos del estudio-, el inicio de la acción de
cancelación también debe ser una prerrogativa de la administración.
En la lógica del enfoque del estudio, entonces, el modelo básico que puede
asegurar el carácter obligatorio del uso, es un modelo que: (i) puede estar
circunscrito exclusivamente a las reglas de una acción de cancelación por falta de
uso; y (ii) las reglas básicas de esa acción de cancelación deben contemplar que el
inicio de la acción sea una prerrogativa no solo privada sino también pública, que el
uso sea exigible al titular, y que la administración pueda cancelar el registro , una vez
acreditado el no uso.
Una cuestión final que nos propone el estudio, es que el contenido vigente de
la regla básica de la acción de cancelación, que asigna a la iniciativa privada su
inicio, es la causa por la que la acción de cancelación no llega a configurar una
obligación de uso, sino una carga de uso.
En efecto, a partir de la consideración que la posibilidad de cancelación de un
registro por falta de uso, depende de que un tercero interesado inicie la acción- que
es la regla básica vigente de que hablamos-, y que por tanto pueden darse casos en
que a pesar de la falta de uso el titular no sea privado del registro, el estudio
considera, en consecuencia, que “…el uso de una marca es una carga que debe
soportar el titular, en tanto el uso, o no uso, de la marca es una circunstancia que
152
depende de él y que sólo lo beneficiará o perjudicará, según sea el caso, a él
mismo.”140
En conclusión, en este estudio la existencia del principio del uso obligatorio de
la marca registrada en nuestro sistema vigente, es descartada. No obstante, en el
estudio se postula, implícitamente, que el carácter obligatorio del uso de las marcas
registradas es posible de ser establecido normativamente, siendo que el lugar de esa
regulación está en la acción de cancelación, que debiera tener los alcances
adicionales que el estudio plantea.
Finalmente, el estudio sostiene que por los alcances limitados de las reglas de la
acción de cancelación vigente, nuestra normativa en realidad impone una carga de
uso y no una obligación sobre los titulares de registros marcarios.
5.5.4.- “El uso de la marca registrada en el Perú” 141. 2008.- En este artículo se hace un estudio sobre la acción de cancelación, enfocado
principalmente en los alcances más relevantes de la normativa contemplados en la
Decisión Nº 486 y las distintas problemáticas que se han generado en su aplicación.
Como marco general, el estudio plantea que el empleo de los signos
distintivos es una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, que
satisface variados intereses de los empresarios, los consumidores e incluso del
Estado.
Tratándose de las marcas, el estudio postula que éstas, en tanto instrumentos
empresariales que cumplen una función distintiva (la de distinguir los productos o
140 Gamboa. Ob. Cit. Página 229.
141 Kresalja Rosselló, Baldo, “El uso de la marca registrada en el Perú”, Revista “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima 2008 Nº 4.
153
servicios que ofrece un agente en el mercado, de los de otro), deben efectivamente
usarse en el comercio para que aquella función se materialice y puedan convertirse
en verdadero vehículo fundamental de la competencia.
El estudio hace referencia también al carácter atributivo o constitutivo del
sistema de marcas que nos rige, advirtiendo que en este tipo de sistemas se
presentan inconvenientes -como el de adquirir una marca a través del registro con la
sola intención de impedir a un competidor entrar en el mercado, por ejemplo-, que
aun cuando posibles, no desmerecen la existencia de la necesidad que toda marca
debe ser puesta en uso en el mercado, por lo que en estos sistemas constitutivos,
“…la exigencia del uso de la marca resulta siendo eventualmente una carga para su
titular.142”
Al respecto –sobre el carácter de carga- el estudio advierte que la
obligatoriedad del uso de la marca registrada en nuestro sistema vigente, no resulta
de una exigencia directa que establezca la normativa, pues el único dispositivo en
nuestro ordenamiento que obliga al uso, es el artículo 165 de la Decisión Nº 486, que
regula la acción de cancelación.
En tal sentido, por tratarse la cancelación de una acción puesta a disposición
de un tercero interesado, y siendo que tal interés puede materializarse solo
eventualmente cuando se inicie esa acción, esta eventualidad, al constituir un riesgo
para el titular, alcanza solo para determinar “…una conducta diligente que debe
preservar el titular de la marca para evitar la pérdida de la misma.”143
Por esas razones, nos dice el estudio, no se trata de una obligación sino de
una carga, lo que pesa sobre el titular, en cuanto al uso de la marca registrada.
142 Kresalja. Ob. Cit. Página 306.
143 Kresalja. Ob. Cit. Página 338154
El hecho que el uso de la marca registrada no sea una obligación en nuestro
sistema determina, nos dice el estudio, la posibilidad que el registro de una marca
pueda permanecer vigente sin ser usada144.
Finalmente, de una interpretación contrario sensu del análisis propuesto, ha de
inferirse que el uso de la marca registrada sería una obligación en nuestro sistema, si
ésta estuviera ordenada de modo directo por la normativa. Y ese modo directo, dice
el estudio, se da en el caso de presentar pruebas de uso para obtener la renovación
o con el compromiso de uso para acceder al registro145.
Como puede advertirse, el estudio se posiciona respecto del uso obligatorio de
la marca registrada, en una visión general del sistema de marcas y desde allí,
considera que el sistema no obliga al uso –no contiene al uso obligatorio como un
principio general del sistema-, pues carece de una disposición -fuera y más allá de la
acción de cancelación-, que obligue de modo directo a los titulares ( que sería el
caso si hubiera que presentar pruebas de uso para obtener la renovación o asumir el
compromiso de uso para acceder al registro).
Desde esa perspectiva, consecuentemente, la acción de cancelación aparece
configurando una obligatoriedad de uso -parcial y limitada dentro del sistema-, cuyas
reglas configuran su frontera y que , por eso, no contradicen ningún principio -
ausente- como el del uso obligatorio de las marcas registradas, que pudiera
irradiarlo. Es más, el estudio considera que el diseño normativo de la cancelación, en
realidad determina una carga.
Y desde una visión más abstracta, el estudio considera que la opción
legislativa que plasma nuestro sistema de marcas vigente, “…se asienta en la
alegación que el Derecho de Marcas protege intereses privados que deben ser
encomendados a la iniciativa privada, descartándose la opción a favor de una
144 Krealja. Ob. Cit. Página 337.
145 Krealja. Ob. Cit. Página 331.155
destinada a proteger no solo el interés privado sino también el interés general, cuya
manifestación sería la no renovación por la Oficina de Marcas de los signos no
usados o la cancelación de oficio.”146
5.5.5.- “Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú.”147. 2008.-En este artículo se parte de la importancia –no jurídica- que tiene el uso de las
marcas registradas para los titulares, los competidores, los consumidores y el
Estado.
Se hace referencia también al diseño de nuestro sistema de marcas, que es
de carácter constitutivo o atributivo, el cual genera incentivos para registrar signos
que no serán usados, por diversos motivos148.
Como consecuencia de la aparición de esos escenarios de no uso que el
sistema constitutivo provoca y que constituyen en buena cuenta un defecto de dichos
sistemas, tal defecto encuentra una solución en la acción de cancelación149.
La cancelación por falta de uso, advierte el estudio150, es la única sanción por
el no uso en nuestro sistema de marcas y se da a través de la acción de cancelación,
que sólo puede ser iniciada a solicitud de parte. Por esas razones, no se puede decir
que nuestro sistema disponga el uso obligatorio de las marcas registradas.
Este análisis, como se puede advertir, considera que nuestro sistema no
contiene al principio del uso obligatorio de la marca registrada; y si bien infiere del
146 Krealja. Ob. Cit. Página 331.
147Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Año 4, Nº 7, Primavera 2008. INDECOPI, Lima 2008. Pag.199 y siguientes.
148 Lindley. Ob. Cit. Página 204.
149Lindley. Ob. Cit. Página 204.
150 Lindley. Ob. Cit. Nota 8 pagina 103.156
contenido de las reglas de la acción de cancelación esa ausencia del carácter
obligatorio del uso, no se pronuncia ni sugiere cómo y bajo qué reglas, un sistema
constitutivo podría en efecto determinar esa obligatoriedad, debiéndose advertir, sin
embargo, que el propósito de este artículo no era pronunciarse sobre este asunto.
Consecuentemente, la acción de cancelación y sus reglas no son objeto de
evaluación en relación a un principio que el sistema no postula.
5.5.6.- “La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano”151. 2009.-En este trabajo, cuyo objetivo es analizar dos contextos de cancelación en
nuestra normativa vigente (por falta de uso y por pérdida de poder distintivo), también
se parte de la importancia –no jurídica- que tiene el uso de las marcas registradas
para los titulares, los competidores y los consumidores, concluyéndose que “…
resulta de interés público que dichas marcas sean, por ejemplo, usadas de forma
efectiva.”152
De igual modo se hace referencia al carácter constitutivo de nuestro sistema
de marcas vigente, aunque el estudio no se pronuncia en esta parte de la exposición,
sobre si el diseño del sistema constitutivo trae consigo la probabilidad de la
existencia de registros marcarios con marcas no usadas153.
El estudio postula que la regulación de la acción de cancelación vigente
pretende cumplir dos funciones principales: (i) reconocer la importancia del uso
efectivo de la marca y (ii) permitir descongestionar el registro de signos que no
vienen cumpliendo rol alguno en el mercado.
151 Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009.
152 Rodríguez. Ob. Cit. Página 19
153 Rodríguez. Ob. Cit. Página 18 157
En cuanto a la primera función, se explica que siendo interés de los
competidores acceder al “empleo de signos que resultan idóneos para cumplir los
fines marcarios deseados”, este acceso “se vería impedido si se permitiera a alguien
registrar una marca, no emplearla y bloquear el acceso al registro o al uso de la
misma.” 154
Y en razón a lo anterior el estudio sostiene:
“No reconocer la posibilidad de solicitar la cancelación por falta de uso de la
marca implicaría avalar la existencia de perros del hortelano que no comen ni dejan
comer.”155
En cuanto a la función de descongestión del registro, el estudio sostiene que
en tanto la función distintiva de las marcas solo se cumple en el mercado, si la marca
no se usa efectivamente, nunca se logrará que aquella función se concrete y de esa
forma, “la cancelación permite eliminar del registro aquellos derechos de exclusiva
que no se justifican al no estarse cumpliendo la finalidad para la cual se otorgan en
primer lugar.”156
Desde esa perspectiva, la disposición del artículo 165 de la Decisión Nº 486,
que establece la acción de cancelación, consigna el estudio, se encuentra en
consonancia con los fines señalados.
Y como la acción de cancelación viabiliza el traslado del derecho registrado de
un titular inactivo a otro que sí pretende su uso, se afirma entonces que las
disposiciones de la acción de cancelación se orientan a lograr una solución
eficiente157.
154 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.
155 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.
156 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.
157 Rodríguez, Ob. Cit. Página 28.158
Finalmente, se sostiene que la acción de cancelación determina que “…el
titular de la marca estará supervisado permanentemente y de forma más relevante,
por los terceros que podrían estar interesados en eliminar su marca del registro.”158
Todo lo anterior no justifica, dice el estudio, que se considere que existe una
obligación de uso de la marca, pues:
“Si a pesar de la falta de uso, ningún tercero solicita la cancelación por falta de
uso, la marca seguirá plenamente eficaz y oponible a terceros. La autoridad
competente no cuenta con la facultad de cancelar de oficio una marca en virtud a su
falta de uso. Es por eso que, la posibilidad de cancelación es una carga que el titular
debe afrontar en virtud al no uso de la marca.”159
En cuanto al carácter de carga, en nota al pie de página160, el estudio declara
suscribir la propuesta de Couture para diferenciar carga de obligación: en la primera
el vínculo esta impuesto por el interés propio y en la segunda por el ajeno. Y en tal
sentido, concluye que:
“En el caso de la acción de cancelación por falta de uso, es interés del propio
titular impedir la extinción de su registro. El uso no es una imposición. Sera el interés
propio el que motive el uso de la marca.”161
Como puede advertirse, la obligación de uso de las marcas registradas, para
este análisis bajo estudio, no es un principio del sistema de marcas y la acción de
cancelación, en consecuencia y estando a sus reglas características, solo representa
una carga, aunque, valga la precisión, el estudio lo que dice textualmente es que la
posibilidad de cancelación es una carga, que no es lo mismo que sostener que lo que
pesa sobre un titular marcario es una carga de uso.
158 Rodríguez, Ob. Cit. Página 22
159 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.
160 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.
161 Rodríguez, Ob. Cit. Página 30.159
Hemos de volver detalladamente sobre la noción de carga en el capítulo IV.
Como en los casos anteriores, es posible también deducir de este trabajo,
contrario sensu, cual es la posición implícita desde la cual se consideran las reglas
que debiera tener un sistema, para que se reconozca que el uso de la marca
registrada es una obligación.
En tal sentido, ha de entenderse que este estudio considera que si la
autoridad contara con la facultad de cancelar una marca por su falta de uso,
entonces podría hablarse de la existencia de una obligación.
Hay en este estudio, además, unos criterios implícitos que nos ha parecido
oportuno relevar, pues aportan al esclarecimiento de la postura que desarrollamos
más adelante en esta investigación.
El estudio atribuye a la acción de cancelación unos fines determinados, dos
específicamente, que considera además plasmados en la normativa vigente, según
se infiere de la afirmación que el artículo 165 de la Decisión Nº 486 está en
consonancia con el fin esencial y funcional expuesto que el estudio asigna a la
cancelación.
Sin embargo, desde la lógica en que el estudio expone sus consideraciones
de sustento para tales fines, en contraste con los alcances de las reglas de la
cancelación y sus consecuencias, que también nos presenta, esos fines se revelan
por encima y de modo inalcanzable, respecto de la fuerza intrínseca de las reglas de
la cancelación.
En efecto, por un lado, se sostiene que el reconocimiento en la normativa
vigente para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca, implica no avalar la
existencia de perros del hortelano que no comen ni dejan comer, es decir, el estudio
160
postula que al estar regulada la acción de cancelación, con eso, el sistema de
marcas ha salido al frente de aquella actitud reprochable (del perro del hortelano), y
además, lo ha hecho de un modo consonante.
Mas por otro lado, se sostiene que si no existe un tercero interesado en
solicitar la cancelación, la marca seguirá plenamente eficaz y oponible a terceros, y
por tanto, ha de inferirse, que siempre habrán marcas registradas que no se usan, a
pesar de la existencia de la acción de cancelación y su ejercicio.
Siendo así, entonces, una de dos cosas ocurre: o no es correcto que la acción
de cancelación cumple la función de neutralizar la vocación vegetativa de los titulares
inactivos en cuanto al uso, y por eso habrá marcas no usadas que sigan vigentes y
oponibles pese la existencia y ejercicio de las acciones de cancelación; o, siendo
cierta la función neutralizadora que se le atribuye a la acción de cancelación, su
cristalización normativa se revela ineficaz respecto de la función que se le asigna, y
por eso existirán marcas no usadas que siguen vigentes, a pesar de la existencia y
ejercicio de las acciones de cancelación.
Y lo propio puede decirse de la segunda función que se atribuye a la acción de
cancelación: o no es correcto que la acción de cancelación permite eliminar del
registro aquellos derechos de exclusiva que no se justifican al no estarse cumpliendo
la finalidad para la cual se otorgan en primer lugar , y por eso habrá marcas no
usadas que sigan vigentes, a pesar del ejercicio de las acciones de cancelación; o,
siendo cierta la función de descongestión que se le atribuye a la acción de
cancelación, su cristalización normativa se revela ineficaz respecto de esa función, y
por eso existirán marcas no usadas que siguen vigentes, a pesar del ejercicio de las
acciones de cancelación.
No descartamos que en ambos casos lo que se ha querido sostener es que la
acción de cancelación puede neutralizar algunos casos vegetativos de registros
marcarios sin uso y que además permite retirar del registro algunas marcas que no
161
son efectivamente usadas, pero, la textualidad con que se consignan esas funciones
y sus alcances explicativos no sugieren, prima facie, esta visión delimitada con tal
exactitud.
Pero esta suerte de oposición conceptual excluyente, en realidad, nos brinda
ocasión para postular una cuestión general de lógica analítica, que utilizaremos para
nuestra propuesta: si un mecanismo cualquiera (la acción de cancelación) respecto
de un universo determinado en relación al cual está destinado a actuar (todas las
marcas registradas), debe lograr un propósito (que se retiren del registro todas las
marcas no usadas) , siendo que tal propósito es la función que se le atribuye al
mecanismo en cuestión, no puede sostenerse que el mecanismo cumple tal función
(el retiro del registro de todas las marcas no usadas), si su funcionamiento apenas
logra interacción efectiva con una porción reducida de tal universo (se cancelan solo
las marcas que fueron objeto del inicio de la acción, por una persona interesada).
Sobre esta no correspondencia o correspondencia parcial y limitada entre los
fines atribuidos a la acción de cancelación y su diseño normativo, hemos de volver
con mayor extensión en el siguiente capítulo.
5.5.7.- Evaluación sobre los autores nacionales y las autoridades jurisdiccionales.
Lo primero que ha de concluirse con lo expuesto, es que nuestras reglas
actuales sobre la acción de cancelación, se asemejan esencialmente a las reglas de
los sistemas europeos: se trata de una concepción que asigna en exclusiva a la
iniciativa privada, el sometimiento de los titulares de registros a probar el uso, con la
atingencia que nuestra legislación contempla menos escenarios que la europea, en
los que las marcas registradas se someten a las pruebas de uso.
Y mientras la posición doctrinaria europea, de manera unánime valora a las
reglas vigentes como que imponen el uso obligatorio, entre nuestros estudiosos de
esta temática y las autoridades competentes, existen posiciones divergentes sobre
162
una misma normativa, la Decisión Nº 486, que es similar a la europea aunque menos
intensa.
Por un lado, el intérprete autorizado de esta regulación, el Tribunal Andino de
Justicia, ha declarado expresamente que existe la obligación de usar las marcas
registradas y que esa obligación se deriva, normativamente, de la definición de
marca contenida en el artículo 134 de la Decisión Nº 486 y es el correlato del
derecho al uso exclusivo por el titular.
Por su parte el Tribunal del INDECOPI también reconoce la existencia de la
obligación de usar las marcas registradas, aunque, como se ha visto, lo hace de un
modo indirecto y sin precisar si se trata de un principio del sistema o una
obligatoriedad parcial circunscrita a las acciones de cancelación.
Pero sin perjuicio de lo anterior, ambos Tribunales establecen una relación
entre la noción del uso obligatorio de la marca registrada y las acciones de
cancelación, siendo que la forma argumentativa con la que se explica esa relación –
desarrollada por el Tribunal Andino de Justicia y ausente en el Tribunal de
INDECOPI-, sugiere al intérprete que la acción de cancelación se corresponde con
el principio del uso obligatorio.
Frente a esa perspectiva más o menos explícita, varios autores nacionales
aseveran que no hay obligación de usar las marcas registradas, sino solo una carga
de uso, precisamente porque las reglas de la acción de cancelación –esa misma
acción que para los Tribunales esta en correspondencia con el principio del uso
obligatorio- excluyen la posibilidad que se configure una obligación de uso.
Finalmente, y pese a la diversidad de los enfoques sobre el principio del uso
obligatorio y sobre su relación con las acciones de cancelación, tanto las
autoridades jurisdiccionales como los autores nacionales, todos, están de acuerdo en
que la acción de cancelación cumple ciertos fines vinculados a la noción del uso
163
obligatorio entre los cuales está la finalidad de retirar del registro las marcas no
usadas.
Creemos que las circunstancias señaladas anteriormente, constituyen un
hecho revelador que merece atención: no es poca cosa que las autoridades
jurisdiccionales postulen una posición interpretativa del sistema y que paralelamente
un importante sector de nuestra doctrina nacional exprese la posición contraria,
mientras las reglas en cuestión continúan pacifica e incuestionadamente su
existencia.
Creemos que hay algo que no está dicho en alguno de los dos lados de esta
contraposición, que explica por qué pueden darse dos lecturas simultáneas y
opuestas a un mismo texto normativo.
Ese algo, creemos, está en los fundamentos de la noción del uso obligatorio,
para los que nunca se llega a tener espacio suficiente en los estudios, como hemos
visto; por los que siempre se pasa de prisa pues el objeto de interés está en otra
parte; pero que indudablemente están presentes en la visión general de los autores,
aunque sean referidos o implicados siempre en apretadas síntesis.
Puede ser, sin embargo, que la distancia conceptual fuera bastante menor de
lo que parece y quizás pueda ser advertida con una aproximación conceptual como
la que pasamos a exponer, que constituye nuestro primer planteamiento exploratorio
general hacia los fundamentos de la noción del uso obligatorio de las marcas.
Este primer acercamiento toma de los trabajos expuestos, su referencia
mayoritaria al diseño normativo de los sistemas constitutivos, al que consideran
generador de incentivos para el registro de marcas que no serán usadas.
En primer lugar una cuestión sencilla: la existencia de marcas registradas que
no se usen es, por donde se la juzgue -desde fuera de la normativa como una
164
cuestión del mercado, o desde dentro como una cuestión de principio del sistema-
una realidad no deseada. Y como se recordara, varios autores sugieren que la
existencia de registros marcarios no usados es una suerte de sub-producto del
diseño de los sistemas constitutivos de derecho.
Pero esa aseveración, sugerente y llamativa, se agota en sí misma; o en todo
caso, no pasa de ser una afirmación que, seguida de algún ejemplo de la existencia
de marcas registradas no usadas, se corona con la exposición del sentido y
propósito que cumple la acción de cancelación, frente a ese resultado no deseable.
Sin embargo, una vez planteado que por su diseño los sistemas constitutivos
contienen incentivos para registrar marcas y no usarlas, esa concepción, trae
consigo otra cuestión: si los sistemas constitutivos deben entonces proveer de
variados mecanismos que tiendan a neutralizar lo que podrían ser las fisuras del
diseño, que son las que crean los espacios para el no uso.
Pero en realidad esa implicancia será relevante, sólo si como cuestión previa
imprescindible se adopta una posición frente a la siguiente interrogante: ¿en los
sistemas constitutivos debe o no ser obligatorio el uso de las marcas registradas
como principio que irradie a todo el sistema de marcas?
Y la respuesta a esta interrogante determinará qué lugar y qué función cumple
o debe cumplir una acción, como la cancelación por falta de uso.
Por un lado, si se partiera de considerar que en un sistema constitutivo, el uso
obligatorio de las marcas registradas constituye uno de los principios que irradia a
todo el sistema, de allí ha de seguirse que la más amplia y completa identificación
de los supuestos de no uso que los sistemas constitutivos deben neutralizar,
incorporando el diseño de los mecanismos que el sistema debe proveer para ese fin,
es una tarea irrenunciable e imprescindible, con el fin de configurar una estructura de
165
mecanismos que resulten idóneos con el carácter obligatorio del uso que el sistema
pretende imponer.
Así, estructurado el diseño, se hará evidente qué lugar ocupa una acción de
cancelación por falta de uso, dentro de esa visión de conjunto del sistema.
Pero por otro lado, si se partiera de considerar que en un sistema constitutivo
el uso de las marcas registradas no tiene por qué hacer del uso obligatorio un
principio que irradie a todo el sistema, de allí ha de seguirse que la búsqueda de
cuáles son los casos de no uso que las fisuras del sistema posibilita, es una
búsqueda inútil por innecesaria.
Y en tal contexto, si un sistema legal constitutivo, pese a no haber establecido
al principio del uso obligatorio de la marca registrada como uno que irradie a todo el
sistema, igualmente crea uno o más escenarios en los que el uso deba probarse, la
presencia de estos escenarios, de los mecanismos que los generan y de las reglas
que se les aplican, constituirán circunstancias de relevancia jurídica que pueden
perfectamente contemplar dentro de sus límites un sesgo de obligatoriedad del uso,
sin que ello, precisamente por lo constreñido de su aplicación, contradiga el carácter
no obligatorio del uso de la marca registrada en el que se soporta el conjunto del
sistema.
Y de allí ha de seguirse que si se ha partido de considerar que el uso de la
marca registrada en un sistema constitutivo, no es ni tiene porque ser obligatorio, una
acción de cancelación, cualesquiera fueran los alcances de sus reglas, mal puede
ser calificada como no idónea para imponer un uso obligatorio que el sistema no ha
considerado como un principio que lo irradia en su conjunto.
A partir de esas consideraciones, entonces, la sola presencia de la acción de
cancelación, como podrá inferirse y cualesquiera fueran sus alcances, se condice
con cualquiera de las dos posiciones que puedan adoptarse; siendo que, desde la
166
primera perspectiva –del uso obligatorio como principio-, la acción de cancelación
será uno entre varios instrumentos con los que el sistema pretenda imponer el uso
obligatorio de la marca registrada; y será en cambio un espacio menor y limitado,
desde la otra perspectiva, en el que el uso adquiere un cierto sesgo obligacional, sin
que el sistema en su conjunto tenga al uso obligatorio como un principio que irradie
al sistema.
Ninguna de las posturas de los autores nacionales ni de las autoridades
jurisdiccionales que hemos presentado, como puede advertirse, adopta de modo
explícito y unívoco, desde cuál de estas perspectivas posibles se posiciona cuando
califica a nuestro sistema vigente respecto de la noción del uso obligatorio de la
marca registrada y desde allí define su relación con la acción de cancelación; ni
tampoco se pronuncia sobre cual posición considera correcta, necesaria o mejor
respecto de la que está plasmada en nuestro sistema: nadie sostiene que la acción
de cancelación y sus reglas son un mal mecanismo o un mecanismo deficiente, y si
acaso se adopta una posición de cuestionamiento, esta se ha extendido solo hasta el
punto de sugerir que no se trata de una obligación sino de una carga, lo que definen
las reglas de la cancelación y que si acaso se pretendiera establecer una obligación
de uso, habría que incorporar alguna que otra regla en uno u otro sentido.
Ese posicionamiento conceptual básico sobre la noción del uso obligatorio, es
la gran ausencia expositiva que desde nuestra perspectiva da cuenta de por qué se
adoptan, en apariencia, posturas tan distantes respecto del mismo texto normativo:
no habiendo fijado las coordenadas desde las que se observa el tema, muy
probablemente se están describiendo horizontes diferentes, precisamente por el
punto de observación distinto que se ha elegido para mirar, pero que no aparece
explícito.
En el siguiente capítulo, avanzando hacia la determinación de los alcances
que tiene o debiera tener la noción del uso obligatorio, presentaremos las funciones
que se han atribuido a las acciones de cancelación o al uso obligatorio de la marca
167
registrada, para luego medir el impacto de las reglas de la acción de cancelación en
nuestro sistema de marcas, y comprobar si esas funciones se cumplen o no.
6.- Conclusiones.
1) En este capítulo hemos mostrado que en nuestro país, la evolución de las normas
sobre la pérdida de un registro de marca en razón a su falta de uso, se inicia en
la década de los años 70 del siglo XX y desde su aparición hasta hoy, ha pasado
por sucesivos cambios de contenido de sus reglas, con los que se han
configurado hasta cuatro distintos modelos normativos sobre la pérdida del
registro por falta de uso, siendo el modelo vigente uno similar al que rige en
Europa, aunque de menor intensidad y por tanto con menor eficacia.
2) El modelo vigente en nuestro país, reflejado en las reglas básicas de la acción de
cancelación que contiene la Decisión N° 486, sin embargo, es entendido por las
autoridades jurisdiccionales como uno que contiene al principio del uso
obligatorio de las marcas registradas, mientras que una parte no poco
significativa de la doctrina nacional, considera que este modelo solo llega a
configurar una carga de uso y no una obligación.
3) Esa doble lectura sobre una misma normativa revela, una vez más, que aun
ahora los contornos de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas,
son difusos y no han encontrado un sustento explícito, descriptivo, detallado y
desarrollado, que permita comprender de manera unívoca su significado jurídico.
168
CAPITULO III
LAS FINALIDADES Y LAS FUNCIONES DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA
(ACCION DE CANCELACION)Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÒN.
1.- Introducción.Iniciado el siglo XXI, es un hecho constatable que casi todos los sistemas
marcarios atributivos contemplan un conjunto de reglas con las que regulan los casos
de pérdida del registro por falta de uso.
Ya hemos visto además que en cuanto a la amplitud del espectro que abarcan
esas reglas -creando los espacios en que el uso de la marca registrada se somete a
prueba-, los sistemas nacionales o supranacionales revelan distintas magnitudes y
diferentes intensidades en cuanto a lo que pudiera calificarse como uso obligatorio
de las marcas registradas.
170
Y hemos visto también que esas distintas intensidades, a su vez, generaron
diferentes niveles de eficacia entre los diversos sistemas que hemos revisado.
Inclusive, fue a partir de esos distintos niveles de eficacia que pudimos revelar
que el aglutinamiento de todos los sistemas que estudiamos, bajo la noción del uso
obligatorio, fue un proceso sin fundamento lógico-analítico, pues nos mostraba,
juntos, sistemas absolutamente ineficaces, como el español y el alemán para su
primer escenario, al lado de sistemas con eficacia mínima, como el francés o el de
BENELUX o de sistemas con alta potencialidad impositiva del uso obligatorio, como
el sistema diseñado por el PRMC, que nunca llegó a regir.
Pero la noción de eficacia que utilizamos para el análisis anterior, tenía
contornos muy precisos y limitados.
En efecto, tomando los criterios y la posición que nos expuso el maestro
Fernández-Novoa, calificamos de ineficaz un sistema, como el español, porque la
norma que disponía la caducidad de las marcas registradas por su falta de uso, no
fue utilizada por más de 50 años en los que estuvo vigente, siendo que esta
aseveración se fundaba en la ausencia de pronunciamientos de las cortes españolas
sobre las acciones de caducidad.
La idea de eficacia, entonces, estuvo exclusivamente en relación al hecho de
si el mecanismo que proveía una legislación era o no efectivamente utilizado por sus
destinatarios.
En este capítulo, la eficacia de las reglas sobre el uso de las marcas
registradas, será observada desde otra perspectiva, con un parámetro distinto.
Y no es que se prescinda del parámetro anterior, sino que,
complementariamente, este adicional parámetro de eficacia da por supuesto el uso
171
del sistema por sus destinatarios y a partir de ese supuesto, busca determinar el
impacto que ese uso tiene sobre el sistema de marcas.
Aquel impacto, como podrá presumirse, es uno de carácter cuantitativo, razón
por la que esta distinta aproximación, privilegia la captación de datos numéricos para
agregarlos y poder dimensionarlo.
Por esas razones y además por razones prácticas imperativas, sin embargo, la
única medición que haremos, será la de nuestro sistema de reglas sobre el uso
obligatorio, contenidas en la acción de cancelación en el Perú.
Ello será así porque el tipo de información cuantitativa que se requiere no es
de fácil acceso, como se verá, ni siquiera en nuestro país.
Establecida la magnitud del impacto de las acciones de cancelación sobre
nuestro sistema de marcas, esa magnitud nos revelará si y en qué medida esas
reglas están en condiciones o no de cumplir con las finalidades que se les han
atribuido.
Y puesto que la aptitud y eficacia de esas reglas será medida en relación a las
finalidades que se les atribuyen, hemos de referirnos ahora a esas finalidades, para
luego proceder a la evaluación cuantitativa que proponemos.
2.- Evolución de la doctrina sobre las finalidades o funciones del uso obligatorio de las marcas registradas (acción de cancelación por falta de uso).
2.1.- Introducción.En cuanto a las finalidades o funciones del uso obligatorio, hemos de resaltar
que no existen discrepancias mayores, ni en la doctrina ni en los órganos
jurisdiccionales, respecto a que la noción del uso obligatorio (acción de cancelación),
172
cumple con ciertas finalidades o funciones y además, existe una amplia aceptación
sobre cuáles son esas finalidades.
Incluso, esa suerte de concierto conceptual trasciende nuestro sistema,
porque esas mismas funciones son atribuidas a los sistemas europeos individuales y
comunitario y además trasciende en el tiempo, porque esas mismas funciones se
han pregonado de los sistemas europeos anteriores a la armonización, de los
sistemas post-armonización y de nuestro propio sistema.
Haremos entonces una presentación de las finalidades que distintos autores
han postulado, tanto en Europa como en el Perú.
2.2.- La doctrina europea antes de la armonización y su repercusión en nuestra doctrina regional y nacional.
La visión global más difundida y aceptada en nuestro medio, sobre la
regulación europea antes de la armonización, es la que presento el maestro español
Fernández-Novoa en su obra Fundamentos de Derecho de Marcas, de 1984, a la
que ya nos hemos remitido varias veces.
Sin embargo, la posición que presento el maestro en esa obra, tiene un
antecedente que resulta imprescindible para una cabal comprensión de esa visión.
En efecto, hemos de regresar hasta su artículo de 1977, “Diversos sistemas
de regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, para encontrar una
referencia, quizás la más ilustrativa y extensa en cuanto a su contexto, sobre la
cuestión de las finalidades del uso obligatorio de la marca registrada162.
162 Si bien el profesor ya había hecho referencia a las finalidades del uso obligatorio en su artículo “El uso obligatorio de la marca registrada”, en 1,976, esas referencias, en realidad, eran una reproducción de los objetivos que perseguía la modificación de ley alemana que se promulgo en 1967 y que según su Exposición de Motivos, se referían a metas de carácter más bien practico, sin llegar a condensarse en una finalidad abstracta general, como ocurriría en este articulo de 1977.
173
En la parte final de este artículo, exponiendo sus conclusiones el profesor
decía:
“Una vez que se han expuesto los principios básicos de los diversos sistemas
de regulación del uso obligatorio de la marca, es posible formular algunas
conclusiones de lege ferenda en punto a la articulación del uso obligatorio de la
marca en una futura Ley española de Marcas. Pero antes de enunciar esas
conclusiones, parece aconsejable dirigir la mirada a las metas que deben
perseguirse al regular la obligación de usar la marca registrada. A este respecto
deben contraponerse las finalidades esenciales y las finalidades funcionales de la
regulación del uso obligatorio de la marca.” 163 (El subrayado es nuestro)
Esta cita es de suma importancia, porque contextúa en su verdadero y original
sentido, la cuestión que vamos a estudiar.
En efecto, como no puede inferirse sino de una sola manera, a partir del texto
que hemos transcrito, las finalidades que el profesor estaba a punto de señalarnos,
no eran finalidades que ya estaban alcanzándose con la normativa vigente
entonces sobre el uso obligatorio que analizaba, sino que se trataba de metas que
deberían perseguirse cuando se fuera a regular –en un futuro-, el uso obligatorio de
la marca registrada con una nueva normativa.
Incluso el maestro postulaba con total nitidez que:
“…con el propósito de que las finalidades apuntadas se cumplan de la
manera más completa posible, una futura Ley Española de Marcas debería regular el
uso obligatorio de la marca con arreglo a las siguientes pautas:
a) Debería implantarse la comprobación ex officio del uso obligatorio de la marca.
La comprobación ex officio debería realizarse al momento de proceder a la
renovación del registro.” (…)
163 Fernández-Novoa. “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976.Cit. Página 215.
174
b) Debería atribuirse a los terceros perjudicados por las existencias de una
marca registrada pero no usada la facultad de alegar la falta de uso. La falta
de uso podría ser invocada, por un lado, en el procedimiento de
oposición….Por otro lado, el demandado en un proceso de usurpación de una
marca podría, asimismo, alegar la excepción de que la marca presuntamente
usurpada no es una marca usada….”164
Así pues, no puede caber duda alguna sobre a qué se refería el maestro
cuando hablaba de las finalidades que se debían perseguir con la regulación del uso
obligatorio: se trataba de metas que una futura regulación podría cumplir, solo en la
medida que las reglas de esa regulación contemplaran esos alcances.
Y en cuanto a las finalidades mismas y su contenido, el maestro consideraba
varias finalidades, pero de ellas solo nos detendremos en las dos más difundidas y
aceptadas (i) la de “arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la
marca como un bien inmaterial” y (ii) la de “aproximar en la mayor medida posible la
realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las
marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el registro de Marcas debe
reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se usen en
el mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen únicamente
las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro las marcas
cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 165
Esa era su visión hacia 1977.
Sin embargo, en 1984, el maestro dijo algo ligeramente distinto:
“Antes de analizar las cuestiones básicas que plantea la figura del uso
obligatorio de la marca, es aconsejable exponer las finalidades que el ordenamiento
164 Fernández-Novoa. Ob. Cit. Página 216-217.
165 Fernández-Novoa. Ob. Cit. Página 215-216.175
jurídico persigue al imponer al titular la carga de usar la marca registrada.”166 (El
subrayado es nuestro).
Como puede advertirse, por el uso del presente indicativo en su texto, el
maestro ya no se refirió a las finalidades en tanto metas que deberían perseguirse
cuando se regulara en el futuro el uso obligatorio, sino que se trataba ahora de las
finalidades que en efecto ya perseguían los diferentes sistemas a través de sus
reglas vigentes.
Este giro mínimo en su apariencia, sin embargo, creaba la posibilidad que un
lector de entonces, asumiera que esas finalidades eran las que de hecho –en
presente- perseguían ya los sistemas que exponía el profesor en esta obra de 1984 y
que, desde la perspectiva en que los presentó, imponían el uso obligatorio.
Y prueba de que la lectura del discurso de 1984 del maestro, provocaría el
entendimiento que las metas que deberían perseguirse al regular el uso obligatorio
de la marca registrada, podían ser comprendidas como las finalidades que en
efecto perseguían ya las legislaciones que imponían el uso obligatorio, la constituye
la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia Andina, sobre los asertos del
maestro español.
En efecto, este Tribunal, en el Proceso 2-AI-96 diría:
“La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla,
está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material167, pues siendo
ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita
materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales 166 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385 y siguientes.
167 En el texto de esa resolución se utiliza efectivamente la palabra “material”, pese a que el profesor español se refiere a la marca como el bien “inmaterial”
176
como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa,
“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, (pág. 23), la
unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca
en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores la capten y
retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca
únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil
psicológico de la marca”.
“El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la carga de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del
registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con regímenes de derecho positivo a los cuales acude el mismo autor,
que uniformemente establecen la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de
su titular. Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su
ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca
registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la
solicitud de inscripción de una marca en el registro, se exige acreditar el uso de la
marca para ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo
de cinco años.” (Subrayado nuestro)
El Tribunal entonces, siguiendo la literalidad del texto de 1984 del maestro,
entendió que las reglas con las que se regulaba el uso obligatorio en esos sistemas
y en aquella época -que ya hemos analizado anteriormente-, en efecto perseguían ya
esas finalidades, en todos los distintos sistemas europeos a los que el profesor se
refirió.
Pero no solo el Tribunal Andino de Justicia hizo esa lectura.
El INDECOPI, en la resolución Nº 305-97-TRI-SPI, en el Expediente Nº
265739, por ejemplo, diría lo siguiente:
177
“Las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de
índole esencial y otra de índole funcional168.Entre las finalidades esenciales está la
de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la
asociación entre signo y producto en la mente de os consumidores.”…”Otra finalidad
esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad
concreta de la utilización de las marcas en el mercado.” (El subrayado es nuestro)
Y entre nuestros autores nacionales, hacia 1997 se diría lo siguiente:
“La cancelación por falta de uso, surge como un mecanismo de selección cuya
finalidad es eliminar las marcas no utilizadas permitiendo a terceros acceder a éstas
o a otras que en principio no podrían registrarse por ser, en abstracto, confundibles
con signos registrados y no usados. Busca de alguna manera reducir la existencia y
desincentivar la creación de marcas defensivas y de reserva (sobre todo las
primeras), siendo un tamiz más eficiente que el establecido por la Decisión 85 (que
obligaba a probar el uso cada vez que se renovara la marca).”169
Como puede advertirse, el aserto del maestro en su obra de 1984 fue tomado
por nuestros órganos jurisdiccionales en el sentido que las reglas vigentes en los
sistemas europeos sobre el uso obligatorio, en efecto cumplían esas finalidades.
En cuanto al contenido de las finalidades mismas, el maestro reiteraría lo
siguiente:
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la
marca como bien inmaterial.”
“…”
168 Después de la palabra “funcional” esa resolución consigna una nota (1) la cual dice: “(1) FERNANDEZ-NOVOA, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid 1984, pág. 385 y ss.”
169 Pazos Hayashida, Javier, Cancelación por falta de uso de la marca, sucesión normativa y aplicación de la ley en el tiempo. Revista, Dialogo con la Jurisprudencia. Año III, Nº 7. Set. 1997.
178
“Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación legal
del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida
posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de
las marcas en el mercado.”170
2.3.- La visión europea después de la armonización y su repercusión en nuestra doctrina regional y nacional.
Iniciado el proceso de armonización de la legislación europea con la Directiva
de 1988, seguido del Reglamento de la Marca Comunitaria en 1994, como se
recordará, se plasmó en Europa un diseño de reglas sobre el uso obligatorio distinto
y distante del prototipo que se cristalizo en el PRMC de 1980, que contenía variados
espacios en los que el uso de la marca era sometido a prueba, que ya no
aparecerían en la legislación positiva europea.
Pues bien, a este modelo distinto de sistema de uso obligatorio, la doctrina
europea, como lo hizo respecto de la normativa anterior a la armonización, le
atribuyo las mismas finalidades, entendidas ya como funciones reales de esta nueva
regulación.
Por su parte, ya hacia 1988 la Directiva atribuyó a la implantación del uso
obligatorio, una de esas finalidades, la misma que incluyó entre sus Considerandos:
“Considerando que, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre
las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad; que es necesario prever que la nulidad de una
marca no puede ser pronunciada en base a la existencia de una marca anterior no
utilizada,…”171 (El subrayado es nuestro)
170 Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1,984, pagina 385 y siguientes.
171 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML179
A su vez el profesor Fernández-Novoa en su Tratado de Derecho de Marcas de 2001, diría lo siguiente:
“Antes de analizar los diversos problemas que plantea la figura del uso
obligatorio de la marca, parece oportuno exponer las finalidades que el ordenamiento
jurídico persigue al imponer al titular el onus de usar la marca registrada.172” (El
subrayado es nuestro).
Las finalidades a las que se referirá el maestro en esta obra de 2001, eran las
mismas a las que se ya se había referido en 1977 y 1984 y que hemos consignado
anteriormente.
Hacia el año 2003, el profesor Casado Cerviño, Alberto, se expresaría de la
siguiente manera:
“La marca es un derecho de propiedad industrial que solo puede cumplir sus
funciones cuando se usa realmente en el mercado diferenciando los productos y los
servicios para los que ha sido registrada. Por eso los sistemas normativos nacionales
más modernos, al igual que el ordenamiento jurídico comunitario, imponen al titular
registral de una marca la obligación de usarla en un plazo determinado de tiempo. Si
esta obligación no se satisface, la marca quedará incursa en una de las causas de
caducidad”
“…”
“Así, la finalidad esencial que se persigue al requerir el uso obligatorio de la
marca es cuádruple. En primer lugar, crear el mecanismo que permita eliminar o
limpiar del Registro de marcas aquellos signos que no cumplen su función de
diferenciar productos o servicios en el mercado. En segundo lugar, permitir que este
signo se consolide como bien inmaterial. En tercer lugar favorecer a los futuros
solicitantes de marcas que cada vez con más frecuencia ven limitadas sus
172 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 453.180
posibilidades en orden a la elección de signos registrables como marcas. Si no se
estableciese esta obligación de uso de marca, o si la misma fuese irrelevante o
inaplicable, los registros se llenarían de marcas que no cumplen ninguna de las
funciones para las que han sido creadas. Y, consecuentemente, los potenciales
solicitantes de marcas verían incrementar gradualmente las dificultades que existen
para elegir signos que puedan usarse realmente como marcas. Finalmente, y en
cuarto lugar, el requisito del uso obligatorio facilita la labor de examen y control que
compete a la Oficina de Marcas que deberá en su momento enfrentarse a los
problemas que plantearán el número creciente de marcas en vigor.”173.
Hacia el año 2005, Palau Ramírez, Felipe, a su vez, manifestaría lo siguiente:
“La configuración del uso obligatorio de la marca, como principio informador en
los modernos sistemas marcarios obedece, como se acepta de forma unánime,
fundamentalmente a dos razones, que, en breve, pueden formularse como sigue:
desde un punto de vista teleológico, la protección del derecho de marca sólo se
justifica si ésta cumple las funciones que se le atribuyen, para lo cual es necesario el
uso de la marca, y desde un punto de vista práctico, existe la necesidad de aligerar el
registro de marcas no usadas, con el fin de acercar su contenido a la realidad del
trafico económico.”174
Esta visión sobre las finalidades del uso obligatorio, producida ya la
armonización europea, fue dándose en paralelo con la entrada en vigencia en
nuestro país, de las Decisiones Nº 344 (en 1994) y Nº 486 (en el año 2000), y fue
también una óptica compartida por nuestros órganos jurisdiccionales y nuestra
doctrina, tanto regional como nacional.
173 Casado Cerviño, Alberto, El uso obligatorio de la marca. Revista Actualidad Civil, Nº4, 2003, páginas 993 y siguientes. Cabe añadir que las finalidades 3 y 4 a que se refiere este autor, eran las que ya se habían proclamado en la Exposición de Motivos de la ley alemana de 1967 y a las que nos referimos como “metas practicas” en la nota 170.
174 Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Página 19.
181
Así, sobre las funciones del uso obligatorio, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en 2005, sostuvo lo siguiente:
“La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está
dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella
según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse
en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o
un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE MARCAS”, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el
signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una
auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en
su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en
tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca.”
“El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial
de la obligación de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la
realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el
derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la
carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular.” 175
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de
INDECOPI, por su parte, en las resoluciones sobre las acciones de cancelación, en
el acápite que denomina “Cancelaciones por falta de uso. Marco Conceptual.”, ha
dicho:
“2. Cancelaciones por falta de uso.
2.1 Marco conceptual.Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de
dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades
esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien
inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los
175 Proceso 22-IP-2005182
consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,
un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga
realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido
formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el
mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se
presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente
registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio
tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo
el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que
nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.”176
En la Comunidad Andina, también encontramos referencias de autores a
esa función:
“La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca
registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la
tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue
fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una
realidad material,…”
“También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que
llevan las oficinas correspondientes eliminando todas aquellas marcas que no
son usadas…”177
Y entre nuestros autores nacionales, en 2005, se ha sostenido lo
siguiente:
176 RESOLUCIÓN N° 1905-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de setiembre de 2007; y más recientemente, RESOLUCIÓN N° 0438-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de marzo de 2012, también con el mismo texto, que en realidad constituye aun una parte natural de la plancha para las resoluciones de casos sobre acciones de cancelación.
177 Metke Mendez, Ricardo, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Revista Estudios Socio Jurídicos Vol. 9, Nº 2, julio-diciembre 2007, pagina 83.
183
“El uso de la marca no es una facultad otorgada al titular de la misma.
Importa en esencia una obligación por parte del titular de hacer efectivo el
derecho que le ha sido conferido por el Estado. El ejercicio de este derecho
responde a mantener un registro dinámico que busque reflejar de la manera
más precisa el mercado de productos o servicios, permitiendo que solo
permanezcan aquellos signos cuya comercialización es efectiva.”178
O con mayor restricción, en 2006, también se ha dicho que:
“Como una respuesta frente a esta problemática, surge la figura de la
cancelación por falta de uso, la misma que implica eliminar del registro aquellas
marcas que no están siendo utilizadas por su titular.”179
Siguiendo el pensamiento del maestro, en 2008, se dijo lo siguiente:
“Es preciso contraponer las finalidades esenciales y las finalidades
funcionales de la regulación del uso obligatorio de la marca registrada. Entre las
finalidades esenciales figura, en primer lugar, la de arbitrar un mecanismo que
contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial, a lo que nos
hemos referido anteriormente. Otra finalidad esencial que debe perseguirse
mediante la implantación del uso obligatorio es, justamente, la de aproximar en
la mayor medida posible la realidad formal del registro a la realidad viva de la
utilización de las marcas en el mercado. La situación ideal debería ser que en el
registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se
eliminasen del registro las marcas que no se usan en un plazo determinado.” 180
También citando al profesor Fernández-Novoa, en 2009, se ha dicho: 178 Ferreyros Castañeda, Marysol. La cancelación de marcas como mecanismo de descongestionamiento registral. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, Nº 87, diciembre 2005, pág. 328.
179 Gamboa Vilela, Patricia, Ob. Cit. Pág. 226
180 Kresalja Rosselló, Baldo, El uso de la marca registrada en el Perú. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Palestra Editores. Lima 2008, Nº4. Pág. 313
184
“2.2 Función de la figura de la cancelaciónTal como menciona el profesor Carlos Fernández-Novoa, las finalidades
del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra
de índole funcional. Entre las finalidades esenciales figura la de contribuir a que
la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y
producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores
ajenos a la actividad del titular, es necesario un uso adecuado de la marca para
que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio
es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la
utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a
resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo
solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. Como
señala Kresalja9, la situación ideal debería ser que en el registro figurasen sólo
las marcas usadas para que de esa manera tanto la autoridad administrativa
como los titulares y los solicitantes puedan confiar en cierta aproximación
bastante certera entre lo que muestra el registro y la realidad. En otras
palabras, eliminar del registro aquellas marcas que al no ser utilizadas
constituyen verdaderos obstáculos para el ingreso a nuevos competidores que
sí desean hacer uso de marcas idénticas o similares a aquellas.
Por su parte, la finalidad funcional del uso obligatorio de la marca tiene
por objeto descongestionar el registro de marcas que estando inscritas no son
utilizadas en el mercado, facilitando así que nuevos agentes del mercado
puedan acceder a este tipo de marcas.”181
O, en 2009, se ha aludido al maestro del siguiente modo:
“Refiriéndose a los fines expuestos, el profesor Fernández-Novoa
distingue entre la finalidad de índole esencial y la finalidad de índole funcional. 181 Lindley-Russo, Alfredo, Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Nº 7, INDECOPI, Lima 2009. Pag.203
185
La primera alude a la intención de consolidar la marca como bien inmaterial
mediante la asociación mental por parte del consumidor. La segunda alude al
descongestionamiento del registro con el fin de permitir el acceso de terceros a
tales marcas.”182
Como puede advertirse de las referencias que hemos hecho, es
prácticamente unánime la atribución a las reglas sobre el uso obligatorio de las
marcas registradas (acción de cancelación), las finalidades de contribuir al
proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial y de retirar del
registro las marcas no usadas, como finalidades que de hecho se persiguen ya
con un mecanismo como la acción de cancelación, en los sistemas marcarios a
los que estos distintos autores se han referido.
Y como la atribución al uso obligatorio de las finalidades señaladas, tanto
por parte de los autores mencionados como por cuenta de nuestros órganos
jurisdiccionales, hace reposar su fundamento en la remisión a las ideas
expuestas por el maestro Fernández-Novoa, consideramos ineludible una
revisión de aquellos conceptos que el maestro fue decantando a lo largo de sus
trabajos sobre este tema, que haremos a continuación.
2.4.- Evaluación sobre la evolución del sentido de las finalidades del uso obligatorio.
En su origen, como hemos visto, las dos finalidades en las que centramos este
trabajo, fueron planteadas en un solo sentido: se trataba de verdaderas metas, de
objetivos que debían perseguirse al regular, en un futuro, el uso obligatorio de la
marca registrada.
Incluso desde esa lógica el maestro español, mejorando su propuesta de
1977, que ya hemos sintetizado, proponía en sus Fundamentos de Derecho de
Marcas de 1984, que la futura ley española de marcas contemplara tres reglas 182 Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009. Pág. 28
186
básicas: (i) la acción de cancelación como acción autónoma en la que se cargara la
prueba del uso sobre el titular, (ii) la legitimación administrativa para oponer como
defensa la alegación de la falta de uso en las oposiciones y (iii) la facultad de la
administración para exigir pruebas de uso en la renovación.
Debe inferirse de esa propuesta normativa, que al entender del maestro, con
esas tres reglas básicas, aquellas metas o finalidades estarían eficazmente
garantizadas en cualquier sistema marcario que las contemplara, empezando por la
futura ley española aun sin promulgar para entonces.
Desde esa perspectiva, el giro semántico del profesor Fernández-Novoa en
1984, que permitió entender que esas finalidades ya eran perseguidas con la
legislación vigente hacia ese año, pero que no tenía correspondencia con la realidad
normativa que estaba analizando en 1984 -pues era la misma de 1977, que
obviamente no cumplía con el estándar de reglas que él consideraba necesario-, en
nuestra opinión, no marcó un punto de quiebre conceptual en su obra.
Ello es así, porque en esta obra de 1984 aquel leve giro conceptual, aparece
al lado de un razonamiento categórico que lo contradice: el maestro español, como
hemos referido ya, propone un prototipo de sistema de uso obligatorio que debiera
contemplar la futura legislación española, siendo que la incompatibilidad entre esta
propuesta y aquel leve giro conceptual, se resuelve con la evidente prevalencia de la
propuesta de la necesaria modificación normativa.
Pese al aparente giro conceptual, la postura del maestro hacia 1984, reveló
sin embargo una sustancial implicancia: si el logro de esas finalidades se aseguraba
con la incorporación efectiva en una legislación, de las reglas que el maestro
postulaba, a partir de allí, cualquier afirmación en el sentido que un sistema de
marcas perseguía esos objetivos o finalidades, debía pasar por el escrutinio de
establecer si su legislación contemplaba dichas reglas o no, siendo que de no
187
habérseles contemplado, mal podría sostenerse prima facie que ese sistema
perseguía tales finalidades.
Por eso, en su obra hacia 1984, el maestro somete a escrutinio –implícito, es
cierto- a las legislaciones que estudia, pues al proponer un prototipo de regulación
que inevitablemente se muestra en contraste con las reglas de los sistemas que
analizaba, esa comparación implícita, representaba una valoración de cada
sistema.
Hacia 2001, en su Tratado de Derecho de Marcas, era de esperar que el
maestro en sus análisis, estando a la aparición de aquellas legislaciones, estas
nuevas reglas se someterían también al contraste con el prototipo que el maestro
había diseñado hacia 1984.
Cabe señalar, para el desarrollo que hacemos a continuación, que hacia 2001
ya no había futura ley española por promulgarse, pues la ley se había dado, el
sistema alemán había cambiado, la Directiva estaba en plena vigencia y el
Reglamento de la Marca Comunitaria también.
Todas esas nuevas regulaciones ya vigentes hacia 2001, debían haber sido
regulaciones que con sus reglas sobre el uso obligatorio, deberían haber asegurado
la eficacia en el logro de las que eran antes las metas o finalidades que al entender
del maestro debían perseguirse con esa regulación.
En consecuencia, la forma como habría de referirse el maestro a las
finalidades de la regulación del uso obligatorio, tenía que ser distinta y acorde con
esa nueva situación, revelando la valoración que le merecían estas normas nuevas,
en cuanto a si contemplaban o no todas y suficientes reglas como para asegurar el
cumplimiento de las finalidades que él atribuyó al uso obligatorio.
Sin embargo, el maestro en 2001, en su Tratado de Derecho de Marcas, dijo
lo siguiente:
188
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la
marca como bien inmaterial.”
“…”
“Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del
uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida
posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de
las marcas en el mercado.”183
Pero esta vez, que la semántica sugiera que tales finalidades fueran (en
presente indicativo) las que en efecto ya se persiguen con las legislaciones vigentes
hacia 2001 -y ya no metas a perseguir con futuras legislaciones-, esa aseveración
ya no colisionaba con ninguna propuesta del maestro, en cuanto a un prototipo
normativo, como en 1984, ni tampoco aparece en contraposición a una crítica
explicita respecto de alguno de los sistemas que el maestro estudiaba en 2001, en el
sentido que tal sistema carecía de alguna o varias de las reglas que él había
considerado en 1984 como reglas necesarias para asegurar las finalidades que él
atribuía al uso obligatorio.
Así entonces, hacia 2001, ha de concluirse que lo que antes fuera un leve giro
semántico, ahora representa en realidad un verdadero giro conceptual, en el sentido
que al entender del maestro español, las legislaciones que estudia en su obra de
2001, con su regulación positiva, en efecto persiguen ya las finalidades que él
atribuye al uso obligatorio.
No encontraremos en esta obra, entonces, un prototipo de sistema alternativo
a las legislaciones que analizaba en 2001, como nos lo señaló en 1984, ni aparecerá
una crítica a ningún sistema de los que expone, sobre sus limitaciones para imponer
el uso obligatorio.
183 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 454.189
Si acaso, la única referencia que se hace en tal sentido, en nuestra opinión,
revela la causa por la que se dejó atrás una de las reglas que el maestro consideraba
sustanciales, en relación al uso obligatorio hacia 1984, pero no la determinación de si
esa prescindencia implicaba algún impacto en cuanto a la eficacia del sistema en su
pretensión de imponer el uso obligatorio.
Esa referencia es sobre la regla de requerir pruebas de uso como condición
para la renovación del registro, que hasta 1984 el maestro postulaba como una regla
necesaria.
A fin de contextuar las ideas que desarrollaremos, vale la pena recordar lo que
el profesor Fernández-Novoa alegó como sustento de la necesidad de esa regla.
“Después de haber analizado las líneas medulares del sistema del uso
obligatorio de la marca en el Derecho norteamericano, parece oportuno hacer de
manera sucinta una valoración de este sistema. Es indudable que por contraste con
el sistema alemán, que –según sabemos- se sienta sobre el principio de la libre
iniciativa de las partes, el sistema norteamericano se inspira, esencialmente, en el
principio de la intervención administrativa ex officio para comprobar el uso efectivo de
la marca en el tráfico económico. Esta intervención administrativa se manifiesta tanto
en la cancelación ex officio de la marca por no haber sido presentado el affidavit of
use previsto por la Sección 8 de la Lanham Act, como en la denegación de la
renovación del registro de la marca por faltar la declaración de uso contemplada en
la Sección 9 de la Ley…Pues bien, a mi juicio, ha de valorarse positivamente el
predominio de la intervención administrativa ex officio sobre la libre iniciativa de las
partes en el sistema norteamericano del uso obligatorio de la marca. En efecto,
existe un innegable interés general en lograr la más perfecta concordancia posible
entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad viva de la utilización
efectiva de las marcas en el mercado. Y este interés general justifica plenamente la
intervención administrativa ex officio para eliminar del Registro las marcas no
usadas.”184
184 “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A, pag.213-214
190
Como puede advertirse, la regla que dispone presentar pruebas de uso en
algún momento ante la administración, desde el enfoque que planteaba el maestro,
era una regla que por su diseño se correspondía con un innegable interés general,
siendo que ese interés general no era otro que el de “ lograr la más perfecta
concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad
viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.
De allí resulta pues, que ese interés general no es ni más ni menos que una
de las finalidades esenciales que el maestro le atribuye a la noción del uso
obligatorio de las marcas registradas, de donde puede inferirse que si alguna regla
en particular tenía la potencialidad de servir para tal propósito, esa regla era
precisamente la que disponía la presentación de pruebas de uso como procedimiento
de oficio, potencialidad que de ninguna manera fue atribuida por el maestro, de modo
tan explícito y directo a la regla que proveía una acción de caducidad como acción
autónoma, ni a la regla que legitimaba la alegación de la falta de uso en los
procedimientos de oposición.
Hemos de advertir sin embargo, que en este artículo de 1977, no se nos dan
las razones por las que esta regla en particular tiene la virtud de encajar con esa
finalidad, más allá del hecho de corresponder al principio de la intervención
administrativa ex officio, pero, no puede haber duda de la trascendencia que le
otorgaba el maestro español, al vincularla tan estrechamente a la finalidad de “ lograr
la más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas
y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.
Desde esa perspectiva, entonces, el retiro o la no contemplación de esa regla
en las regulaciones que el maestro estudió en 2001, sin duda representaba un
cambio sustancial en cuanto al medio a través del cual los sistemas legales iban a
propiciar esa “… más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del
191
Registro de Marcas y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el
mercado”.
Así entonces, una de dos cosas estaba ocurriendo con las legislaciones que el
maestro estudió hacia 2001: o bien las reglas que quedaron suplían con suficiencia
el rol de aquella regla ausente o bien fueron descubiertas poderosas razones que
imponían su exclusión.
Y como consecuencia de lo anterior, de sostenerse que una de las finalidades
de la imposición del uso obligatorio de las marcas registradas, seguía siendo la de
acercar en la mayor medida posible el registro a la realidad del uso, aun sin contar
con la regla que obligaba a presentar pruebas de uso para la renovación, esa
aseveración demandaba una fundamentación acorde con la radicalidad del cambio
de postura.
Pues bien, sobre esta cuestión el maestro nos diría que la propuesta de esa
regla, “…tropezó, sin embargo, con encendidas críticas en las que se puso de
manifiesto que la dudosa eficacia de la declaración de uso no justificaba los elevados
costes de su puesta en práctica. Como consecuencia de tales críticas, a la versión
definitiva del Reglamento sobre la marca comunitaria no se incorporó la figura de la
declaración de uso.”185
Eso es todo lo que encontraremos en esta obra sobre las razones por las que
la regla sobre la exigencia de pruebas de uso para la renovación, no fue incluida en
la regulación de la Marca Comunitaria.
Varios aspectos nos parecen relevantes.
El primero está en la perspectiva del enfoque.
185 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 456.
192
Como hemos consignado, cuando el maestro se pronuncia sobre la
valoración positiva que le merecía el sistema norteamericano y que le llevó a postular
como necesaria la regla de la presentación de pruebas en la renovación en 1984, su
fundamento fue que el principio de la intervención administrativa ex officio para
comprobar el uso efectivo de la marca en el tráfico económico del sistema
norteamericano, debe primar sobre el principio de la libre iniciativa de las partes, del
sistema alemán, porque existe un innegable interés general, que justifica plenamente
la intervención administrativa ex officio para eliminar del Registro las marcas no
usadas.
El fundamento de la pertinencia y necesidad de esa regla, entonces, estaba en
un principio, el de la intervención de oficio, que además debía prevalecer sobre el
principio de la libre iniciativa de las partes.
Pero cuando se nos refieren las razones por las que esa regla no fue
considerada en la nueva regulación, advertimos que se trata de consideraciones que
se sitúan en otro plano, totalmente distinto al de los principios: se trata de, por un
lado, la consideración que esa regla tiene dudosa eficacia; y por otro, a partir de esa
eficacia dudosa, que los costos de su puesta en práctica, no tendrían justificación.
Y ha de concluirse además que el maestro consintió con la pertinencia de
esos fundamentos, puesto que no existe ninguna alegación de su parte en ninguno
de los dos sentidos posibles siguientes: (i) no se pronuncia sobre las razones o
fundamentos por los que esta nueva regulación decreta la prevalencia del principio
de la libre iniciativa de las partes sobre el principio de la intervención de oficio, que le
sirvió de base para postular la regla de la presentación de pruebas de uso; (ii) ni
tampoco se pronuncia sobre las supuestas evidencias de la dudosa eficacia de la
regla en cuestión, ni menos aún sobre la magnitud excesiva de los costes de su
puesta en práctica, pues ambos extremos solamente son consignados.
193
Este segundo aspecto, de carácter más bien pragmático y presupuestal, no
deja de ser, al mismo tiempo, un aspecto con insuficiente justificación, porque
refiriéndose al sistema español de 1988, que mantenía aun hacia 2001 la regla de la
declaración de uso para la renovación, el maestro refiere que esa regla tenía una
apreciación distinta entre los autores españoles en cuanto a su eficacia.
En efecto, el maestro nos refiere lo siguiente:
“La doctrina española discrepa a la hora de valorar el sistema de la
declaración de uso en documento público que conforme al art. 7.2 de la ley de 1988
debe presentarse al solicitar la renovación del registro de la marca. A. Bercovitz (ob.
Cit., p. 345) afirma que se trata de una pura formalidad que en modo alguno servirá
para justificar la realidad del uso de la marca. En cambio, Casado Cerviño (ob.cit., p.
345) dice que la medida establecida por el art. 7.2 debería mantenerse ya que está
resultando de una gran efectividad.”186
¿Sobre cuáles evidencias entonces se juzgaba la dudosa eficacia de la regla
que disponía la presentación de pruebas de uso para la renovación, si un sistema
como el español, por ejemplo, admitía una lectura que le atribuía una gran
efectividad?
Como fuera, lo cierto es que la prescindencia de la regla sobre la presentación
de pruebas de uso en la renovación, que en el prototipo normativo del maestro hacia
1984, estaba tan íntimamente relacionada a la finalidad de acercar el registro a la
realidad viva de las marcas en uso, no es más ya una regla necesaria para asegurar
el cumplimiento de esa finalidad.
Incluso, el maestro afirma en su obra de 2001 que “…prima facie, el trámite
contemplado por el art. 11.2 de la Directiva187 podría ser más eficiente y, por ende,
186 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464, Nota 49.
187 De otorgar al solicitante la facultad de plantear la cuestión del uso de la marca oponente.194
preferible que el vigente sistema de conectar la renovación de la marca con la
declaración de uso de la correspondiente marca.”188
Es decir, el maestro hacia 2001, prima facie, consideraba ya que la regla que
legitima al solicitante para alegar la falta de uso contra una oposición, podría ser más
eficiente y preferible que la regla que dispone la presentación de pruebas de uso
para la renovación, implicando, conceptualmente, que los propósitos perseguidos o
los efectos obtenibles por la aplicación de una u otra regla, son intercambiables,
incluso, a favor de la regla que legitima la alegación de la falta uso en la oposición,
puesto que se trataría de una regla más eficiente.
Esta sola consideración, representa un cambio sustancial respecto del
prototipo de tres reglas que el maestro diseñó hacia 1984 y si a esto se le añade el
hecho que en la ley española de 1988 la regla sobre la alegación de la falta de uso
en las oposiciones no existía, ha de concluirse que en esta obra de 2001, la cuestión
de qué prototipo de reglas entonces constituyen un diseño que pudiera asegurar el
logro de las finalidades que el maestro atribuyó al uso obligatorio, acaba
redefiniéndose de hecho, aunque no se nos fundamenten las razones del cambio de
perspectiva, más allá de esas consideraciones generales y prácticas sobre una
mayor eficiencia y un implícito menor costo.
Porque cierto es que, desde la lógica en que se presentó esta cuestión, las
mismas finalidades que en 1984 podían asegurarse a través de la implantación de un
prototipo con tres reglas básicas, que incluían a la de presentar pruebas de uso en la
renovación, son ahora en 2001, las mismas finalidades que igualmente se persiguen
con normativas distintas a aquel prototipo, incluso en ausencia de la regla de la
presentación de pruebas de uso en la renovación.
Así entonces, las normas positivas que el maestro analiza en 2001, se nos
presentan pues como cristalizadoras de los mecanismos con que los sistemas logran
188 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464,
195
el cumplimiento de las finalidades que el maestro atribuyo al uso obligatorio, a pesar
que la regla sobre la presentación de pruebas en la renovación ya no está
contemplada, y de allí que sostenemos que en 2001 el leve giro semántico de 1984,
reiterado en 2001, en realidad implicó un verdadero giro conceptual, en esta segunda
oportunidad.
Solo queremos agregar en esta parte de nuestro trabajo, una cuestión que ya
quedo planteada por el maestro de modo implícito y que es un aspecto sustancial en
nuestro planteamiento general sobre el uso obligatorio.
Por la forma como el maestro se expresa sobre las razones que sustentaban
la necesidad de la regla que dispone la presentación de pruebas de uso en la
renovación, en el sentido de reposar su fundamento en una cuestión de prevalencia
del principio de la intervención de oficio, sobre el principio de la iniciativa de las
partes, pareciera implicarse que los sistemas marcarios constitutivos confrontaran
una disyuntiva en su diseño: o hacen prevalecer un principio o hacen prevalecer el
otro, tratándose entonces de una mera cuestión de opción entre principios, en la que
pareciera dar lo mismo optar por uno o por otro.
El maestro sustentó la necesidad de la regla de la presentación de pruebas de
uso en la renovación, en la consideración que debiera primar el principio de la
intervención de oficio, hacia 1984.
Cuando hacia 2001 prescinde de esa regla y sostiene que la regulación
positiva aun sin esa regla igualmente persigue la finalidad de acercar el registro a la
realidad de las marcas usadas, sosteniendo que la legitimación para alegar la falta
de uso en las oposiciones bien puede suplir y mejor tal vez aquella regla descartada,
no hace sino optar por el principio inverso: la iniciativa privada en 2001 sustituye con
la misma y acaso mayor eficacia, en su entender, al principio de la intervención de
oficio.
196
Así pues, el maestro cambio su posición, simplemente alternando en la
elección del principio que debiera prevalecer, siendo que en ambos escenarios, la
finalidad de acercar el registro a la realidad del uso, igualmente era conseguible bien
que se hubiera optado por la prevalencia de uno u otro principio.
Nosotros, contrariamente, sostenemos que lo que está en juego al decidir
sobre esta regla, no es la posibilidad de intercambiar principios, sino algo muy
distinto y medular, que en nuestra opinión, constituye en eje central en el diseño de
los sistemas constitutivos, que se relaciona con su consistencia y por eso en
realidad, no tienen a su alcance la opción de elegir entre la prevalencia de un
principio sobre el otro. Esto, esperamos demostrarlo en el capítulo IV.
En qué consisten esas finalidades, es lo que pasamos a desarrollar.
3.- El contenido de las finalidades esenciales del uso obligatorio de las marcas
registradas (acción de cancelación). Como ya lo hemos señalado, son dos las finalidades en las que centramos
este trabajo: la finalidad de contribuir al proceso de consolidación de la marca como
bien inmaterial y la finalidad de retirar del registro las marcas no usadas.
Esas dos finalidades, como se habrá visto, no son las únicas que se atribuyen
a la regulación del uso obligatorio de las marcas registradas; sin embargo, son las
dos finalidades a las que con mayor frecuencia se menciona en los estudios y
respecto de las cuales existe una mayoritaria aceptación para la primera y una
unánime aceptación para la segunda.
Como hemos evidenciado también anteriormente, el autor que mayor
desarrollo ha hecho sobre los alcances de esas finalidades y que por eso es el autor
en el que se respaldan nuestros órganos jurisdiccionales y nuestra doctrina, es el
197
maestro Fernández-Novoa y en su obra hemos de encontrar los conceptos que dan
cuenta de los alcances de esas finalidades.
En esta parte de nuestra exposición, nos limitaremos a reproducir el discurso
del maestro sobre el contenido de esas finalidades, señalando, cuando las hubiera,
las variaciones que en aquel contenido se hubieran dado.
No desarrollaremos ningún análisis sobre la estructura lógica o los
fundamentos que soportan el contenido de esas finalidades, porque nos ha parecido
más congruente con el enfoque de nuestro trabajo, hacer esos análisis en el contexto
de postular nuestra visión sobre el contenido de la noción del uso obligatorio de las
marcas registradas, que desarrollamos en el capítulo IV.
Ello es así, porque es en la estructura expositiva del maestro y en los
fundamentos que se soporta -cuando expone las finalidades del uso obligatorio-, que
nos proporciona todas las consideraciones que nos sirven de sustento para
demostrar cuál debiera ser el contenido de la noción del uso obligatorio de las
marcas registradas, que solo hemos podido desentrañar a partir de su lógica
expositiva en este tema.
Hecha esa precisión, continuamos entonces con los contenidos de las
finalidades del uso obligatorio.
3.1.- El uso obligatorio de las marcas registradas, como medio para contribuir al proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial.
Que el uso obligatorio de las marcas registradas contribuye con el proceso
de consolidación de la marca como bien inmaterial, es una idea a la que el
maestro español ya se refería hacia 1976, en su artículo “El uso obligatorio de la
marca registrada”.
198
Para contextuar esta referencia, debemos señalar que en ese artículo, se
nos presenta lo que puede considerarse como una teoría del proceso de
formación y consolidación de la marca, que no es sino una abstracción ideal-
conceptual del proceso por el que transitan las marcas, que va desde su
aparición embrionaria, por decirlo así, hasta su consolidación en lo que el
maestro denomina la marca autentica o verdadera, dentro de esa teoría.
El discurso sobre esa teoría se asienta en la consideración que la marca
es un bien inmaterial -porque no tiene existencia tangible-, que consiste en un
signo unido a un producto o servicio, mediante el cual el empresario diferencia en
el mercado sus productos o servicios, de los productos o servicios de los
empresarios competidores.189
Pero para que la marca llegue a cumplir ese rol en el mercado, se nos
dice, pasa antes por un proceso de varios momentos identificables.
Aquel proceso nos es referido de la siguiente manera:
“Como es sabido, la marca es un signo mediante el cual el empresario
diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios
de los empresarios competidores.”
“…”
“Si del plano económico nos trasladamos a la esfera jurídica, hay que
afirmar que la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene una
existencia sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas
tangibles para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser
ilimitadamente repetido.”
“…”
“Si nos limitamos a decir que la marca es la unión entre un signo y una
clase o clases de mercancías, no estamos realmente describiendo una marca
viva y operante, sino tan solo una marca en potencia. La marca en sentido propio
189 Fernández. Ob. Cit., pàgs.15-16199
surge cuando la unión entre el signo y la mercancía es captada por los
consumidores. Pues bien, la unión entre signo y mercancía es obra del
empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el
momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.”
“Conocidas las variadas dimensiones de la marca, veamos ahora muy
brevemente cómo se produce el proceso de formación de la marca. De lo hasta
aquí dicho se sigue que en este proceso intervienen tanto el empresario, como el
público de los consumidores. El empresario, ante todo, lleva a cabo la unión
entre el signo y la mercancía al decidir que ciertas mercancías por el fabricadas o
vendidas van a ofrecerse al público bajo una determinada marca. En segundo
lugar, el empresario pone de manifiesto ante el público la unión entre el signo y la
mercancía en que estriba la marca. La marca tiene que hacer acto de presencia
en el mercado: la marca debe ser comunicada al gran público de los
consumidores. Con este fin, el empresario fijará la marca en el envoltorio de la
mercancía o en la propia mercancía… ”
“…”
Pero la publicidad económica es, sin duda, el medio que permite hoy al
empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la asociación entre el signo y
la mercancía. Es cierto que aunque el empresario promueve con su actividad la
unión entre signo y mercancía, la consolidación definitiva de la marca depende,
en última instancia, del otro gran protagonista del proceso formativo de la marca:
el público de los consumidores. Pero no es menos cierto que al usar la marca,
realizando por diversos medios la unión entre el signo y la oferta de mercancías
ante la gran masa de los consumidores, el empresario facilita y acelera la
asociación entre la marca y la mercancía en la mente de los consumidores. Por
ese motivo, es innegable que el uso de la marca por parte del empresario
constituye una pieza imprescindible en el complejo y a veces largo proceso de
formación de la marca.”190
190 Fernández. Ob. Cit., pàg.17200
Aquel proceso, descrito desde una perspectiva en etapas, sigue la
secuencia que señalamos a continuación.
Hay un primer momento en el que la marca solamente es la unión entre
un signo y una clase o clases de mercancías, concebida en la mente de un
empresario.
En este primer momento o espacio conceptual, restringido, embrionario,
en la lógica de la teoría, el empresario -a solas él, el signo que piensa usar y los
productos o servicios a los que va a aplicarla-, toma la decisión de usar ese signo
en el mercado para esos productos o servicios.
Solamente en ese primer momento o espacio, la marca será una marca
en potencia, según refiere el maestro en otra parte de su discurso.
Ese espacio o momento se prolongará, empero, tanto tiempo como
ocurra que el empresario no realice actividad alguna tendiente a hacer conocer
esa unión marca/producto en el mercado.
En un segundo momento, la marca comenzara a hacer presencia en el
mercado y será expuesta a los consumidores, a través de la actividad del
empresario, por ejemplo, con la publicidad, la oferta física de los productos por
los canales de comercialización, etc., actividades que configuran, en buena
cuenta, el uso de la marca por el empresario, en la lógica de la teoría.
Y será después de la realización de esas actividades -que se constituyen
por eso en su condición previa-, que habrá de producirse un hecho psicológico -
otro momento del proceso-, que consiste en la captación por los consumidores
de esa unión marca/producto, de modo que esa unión penetre en su mente y les
haga asociar la marca como un signo de ese empresario para los productos o
servicios que el consumidor está adquiriendo o consumiendo en el mercado.
201
Cuando se produzca esta captación, la marca habrá alcanzado su plenitud
y será por fin una verdadera marca, en palabras del maestro.
Ese es el proceso por el que transitan las marcas, para llegar a ser marcas
auténticas o verdaderas, en la lógica del modelo abstracto.
Tres aspectos importantes es preciso puntualizar.
El primero, que tratándose de un modelo abstracto, no es sin embargo una
deformación o cambio del proceso por el que transitan las marcas de modo real
en los hechos, sino por el contrario, es solamente una abstracción de este
proceso, que lo reproduce, idealmente, dividiéndolo en etapas y señalando los
elementos determinantes del paso de una etapa a otra.
Lo segundo, y muy importante, es que en su discurso sobre el proceso de
formación y consolidación de la marca, el maestro prescinde de hacer cualquier
referencia a la marca registrada -como puede comprobarse de su simple
relectura- y además y consecuentemente, en ese proceso no aparece por
ningún lado el hecho del registro de la marca como un elemento relevante, o
como un momento diferenciado del proceso, con capacidad para direccionarlo en
ningún sentido.
Así entonces y por esas razones, ha de entenderse al modelo teórico de
formación y consolidación de la marca, como un modelo que, prima facie, no se
refiere a la marca registrada.
Finalmente, el tercer aspecto por relevar, es que las marcas fuera de
registro, son efectivamente una realidad viva y actuante en el mercado.
En efecto, no hay sino que echar una mirada al mercado, nacional por
ejemplo, para constatar la existencia de los innumerables signos con que
202
nuestros pequeños empresarios ofrecen sus productos o servicios, que
funcionan como marcas verdaderas –en la lógica del modelo- y actúan por eso
como instrumentos para la competencia en la que se desenvuelven, pues han
pasado por aquel proceso y efectivamente han logrado penetrar en la mente de
sus consumidores, de modo que a través de ellas los consumidores pueden
realizar repetidas transacciones.
El modelo teórico del proceso de formación y consolidación de la marca,
entonces, no es sino una reproducción ideal-abstracta de cómo las marcas, fuera
del registro, y que abundan en los mercados, pueden llegar y en efecto llegan a
constituir, verdaderas marcas desde la lógica del modelo.
Incluso, las marcas fuera de registro tienen un nivel de reconocimiento y
protección jurídica, como verdaderos derechos subjetivos.
Cierto es que el tipo de derecho que constituyen y el nivel de protección
jurídica que se les concede, así como los medios para ejercitar su defensa, son
todos sustancial y categóricamente distintos a los que se otorgan a las marcas
registradas, pero eso no menoscaba su condición de bienes o derechos
jurídicamente protegibles.
Como puede inferirse también del discurso que hemos transcrito, el uso de
la marca fuera de registro, por el empresario, solo llega a ser catalogado como
“…una pieza imprescindible en el complejo y a veces largo proceso de formación
de la marca…”, y en esta teoría, por lo menos en esta primera formulación de
ella, no se le encuadra al uso de la marca, (i) como una obligación impuesta por
el ordenamiento jurídico, precisamente pues, porque no se trata de marcas
registradas; ni se establece (ii) que su rol en el proceso de formación de la marca
- fuera de registro-, sea el de contribuir a su consolidación , porque, en la lógica
del modelo del proceso, ese uso cumple un rol distinto: ese uso es en realidad
una verdadera condición necesaria, sine qua non, para que la marca se
constituya como marca autentica; y mal podría ser, por eso, un elemento
203
meramente contributivo en una consolidación que se sustente en otro factor
distinto, dentro de aquel proceso: este uso, no obligatorio, es el único y
determinante factor para la consolidación de la marca. Por eso no puede ser
considerado, tal uso, como un factor meramente contributivo, secundario o
adicional en el proceso de consolidación de la marca fuera de registro.
A continuación del discurso anterior se nos dice lo siguiente:
“2. Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se
impone al titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga de
usar la marca.”
“…” (En el texto que hemos prescindido se alude a los distintos sistemas
legales que ya hemos estudiado, con los que el maestro procura ejemplificar
cómo distintos sistemas imponen el uso obligatorio de la marca registrada)
“El uso obligatorio de la marca registrada es, además, un principio que
viene impuesto por la propia esencia de la marca. Según hemos visto, un signo
constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto
que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía
que con el fin de distinguir sus productos lleva a cabo el empresario. La
culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se
produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los
consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como
bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber:
la receptividad de los consumidores frente a la asociación entre la marca y la
mercancía, factor sobre el que el ordenamiento no puede influir. Pero también
cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el empresario hace
posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por
parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el
ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se produce
justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca registrada.
En efecto, al obligar al titular a usar la marca registrada, Las Leyes de Marcas
204
configuran un instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a
difundir la marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también
contribuir a consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial.
He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya sobre un
fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien
inmaterial.”191 (El subrayado es nuestro)
En este desarrollo de la segunda parte del discurso, como puede
advertirse, ya se hace referencia a la marca registrada, como se hace referencia
también a la marca a solas.
Y una lectura detenida del texto, nos ha de evidenciar que la alusión a la
marca registrada, solo aparece, en todos los casos, al lado de la obligación de
uso.
Esto no es una casualidad.
En efecto, como ha de advertirse, el uso de la marca -fuera de registro-,
siendo necesario y por tanto siendo la condición sine qua non para que se
produzca la asociación marca/producto y entonces culmine su proceso de
consolidación, no es ni constituye –y por eso no nos es presentado así-, una
necesidad-obligación impuesta por el ordenamiento jurídico.
Y ello es así, porque cuando el uso efectivo de una marca -fuera de
registro- no se da, esto, si bien tendrá efectivamente consecuencias, ellas no
están contempladas en el sistema.
En nuestro país, por ejemplo, el empresario que usa un signo para
identificar productos en el mercado, sin haber registrado como marca ese signo,
191 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 15 y ss.205
hace una actividad lícita que generara ciertos resultados como consecuencia de
su albedrio.
Ese signo usado efectivamente, es una marca- no registrada-, viva o
autentica, desde la lógica de la teoría de la formación y consolidación de la
marca -fuera de registro-, porque cumple con todos y cada uno de los elementos
que caracterizan a una marca verdadera fuera del registro.
Si ese uso es intermitente en magnitud y tiempo y si alguna vez en efecto
el empresario deja de usar la marca definitivamente, no habrá sanción jurídica
desde el sistema de marcas vigente, pues en efecto no existe mandato legal que
le obligue a usar o permanecer en el uso de esa marca no registrada.
Así, la falta de uso de una marca, no registrada, tendrá las consecuencias
que fuera, cuando la voluntad del empresario lo determine y con efectos que
repercutirán solo en la esfera del empresario y sus intereses privados, sin que el
sistema legal, tanto durante el proceso de adquisición de derechos mediante el
uso, como durante el posterior proceso de pérdida de los mismos por falta de
uso, hubiera sido activado para generarlos ni para decretar su extinción.
Sobre las marcas registradas, en cambio, sí existe o puede implantarse
una obligación de uso y la falta de uso, teóricamente al menos, tiene o podría
tener efectos jurídicos y el sistema legal será activado para ese propósito.
Por esas razones, la referencia a las marcas registradas en esta segunda
parte del discurso, aparece solamente cuando se alude también al uso
obligatorio, pues solo de las marcas registradas, puede predicarse su uso
obligatorio.
Y es en esta segunda parte del discurso que se postula que “…al obligar
al titular a usar la marca registrada, las Leyes de Marcas configuran un
206
instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a difundir la
marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también contribuir a
consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial”.
Del discurso anterior, sin embargo, se hace manifiesta una cuestión de
implicancia lógica que no quedará totalmente resuelta en este trabajo de 1976.
En el último texto transcrito, ha de advertirse que el maestro afirma que al
obligar la ley al titular marcario al uso, configura un instrumento que puede
contribuir a difundir la marca (registrada obviamente) y así contribuye también a
consolidar el proceso de formación de la marca (registrada obviamente) como
bien inmaterial.
Es decir, en ese párrafo se está implicando que las marcas registradas
pasan también por un proceso de consolidación de la marca como bien
inmaterial, como se describía en el discurso previo, a propósito de las marcas
fuera de registro.
Pero esa interpretación es solo eso, porque el maestro no llega a hacer
explícito que las marcas registradas, como las marcas fuera de registro, pasen
por tal proceso.
Esa cuestión, no está resuelta claramente en este trabajo de 1976, pues
sólo se hace manifiesta con la descripción del proceso y recién empezará a
clarificarse en el siguiente trabajo del maestro de 1977.
En efecto, en su siguiente artículo de 1977, “Diversos Sistemas de
Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, el profesor Fernández-
Novoa hará un giro semántico, con el que, en nuestra opinión, aclara la duda
que hemos señalado anteriormente y además implicó un giro conceptual.
207
En efecto, el maestro nos dirá que:
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura en
primer término la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de
la marca como un bien inmaterial. Como en otro lugar he puesto de manifiesto192
un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial cuando la
unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores En este
sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende
de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptibilidad de los
consumidores frente a la asociación entre marca y mercancía, factor sobre el
cual el ordenamiento no puede influir. Pero también cabe afirmar que mediante
un uso adecuado de la marca el empresario hace posible y facilita la
receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por parte de los
consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento
jurídico debe intervenir, imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca
registrada. De esta suerte, al cumplir la carga legal del uso obligatorio de la
marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en
consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien
inmaterial. He aquí, pues, cómo el uso obligatorio de la marca incide
directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente
protegido.”193
Dos cosas han cambiado ya del discurso anterior: el uso obligatorio de las
marcas registradas nos es presentado aquí ya con una finalidad adherida, como
es la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca
como un bien inmaterial, y por otro lado, a esa finalidad se le atribuye un
carácter esencial.
192 El lugar a que se refiere el profesor, es su artículo anterior de 1976, que ya hemos analizado. Así lo consigna en la Nota 87 en la página 215 del artículo que estamos comentando.
193 Fernández. Ob. Cit., pagina 215.208
Pero además, a resultas de esos dos cambios anteriores y en relación
directa a la duda que señalamos anteriormente, hay otra consecuencia mayor
implícita en ellos que es de trascendencia.
En efecto, si al uso obligatorio de las marcas registradas le corresponde
una finalidad, que es la de contribuir a la consolidación de la marca como un bien
inmaterial, esa finalidad solo puede ser cumplida siempre y en tanto se trate de
las marcas registradas, pues no hay posibilidad lógica que sin pesar sobre las
marcas no registradas ninguna obligación jurídica de uso, la imposición del uso
obligatorio desde el sistema jurídico y que solo recae sobre las marcas
registradas, pueda tener algún efecto de alguna índole sobre las marcas fuera de
registro.
Y de allí ha de seguirse que si la finalidad del uso obligatorio de las
marcas registradas es contribuir a la consolidación de la marca como un bien
inmaterial, es esta marca registrada, la que pasa por ese proceso de
consolidación.
Como consecuencia de lo anterior, ha de seguirse también que desde la
lógica expositiva del maestro, las marcas registradas, como las marcas fuera de
registro, entonces, ambas, pasan por un proceso de formación y consolidación,
siendo que, en el caso de las marcas registradas, su uso obligatorio, impuesto
desde la ley, cumple un rol contributivo, que de ningún modo podría tenerlo con o
cuando se trata de las marcas no registradas.
Así entonces, hacia 1977, en nuestra opinión, la teoría del proceso de
formación y consolidación de la marca, inicialmente concebido para las marcas
fuera de registro, acaba siendo extrapolada por el maestro a las marcas
registradas.
209
Sin duda puede también sostenerse que ya desde su trabajo de 1976, el
maestro tenía esa visión de un modo implícito, pero, nos parece que, en todo
caso, recién en 1977 esa visión se revelará más transparentemente.
Posteriormente en 1984, en su libro “Fundamentos de Derecho de Marcas”, el maestro nos dirá:
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de
la marca como un bien inmaterial. Como en otro lugar de esta obra se pone de
manifiesto194, un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial
cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los
consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como
bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del titular de la marca; a
saber: la receptibilidad de los consumidores frente a la asociación entre marca y
producto, factor sobre el cual el ordenamiento no puede influir. Pero también
cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el titular hace posible y
facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y producto por parte de los
consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento
jurídico debe intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca
registrada. De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el
titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en consecuencia,
participa en el proceso de formación de la marca como bien inmaterial. De modo
que el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la
marca como bien inmaterial jurídicamente protegido.”195
Y finalmente, en su “Tratado de Derecho de Marcas” de 2001, nos dirá:
194 El lugar a que se refiere el profesor, esta vez, es el capitulo 1 en el mismo libro, en el que desarrolla el concepto de marca.
195 Fernández. Ob. Cit., pág., 385.210
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de
la marca como un bien inmaterial.”196
Afirmación que estará seguida del mismo discurso de 1984 anterior, con
algunos cambios que revisaremos en el siguiente capítulo.
Hacia 1984, entonces, el uso de la marca registrada, ya se erige
claramente como un mecanismo que contribuye a la consolidación de la marca
como un bien inmaterial.
Pero para entender ese rol contributivo del uso obligatorio en el proceso
de consolidación de la marca registrada, creemos necesario exponer el contexto
en que efectivamente ese rol contributivo puede ser correcto.
Según la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca y
su ocurrencia, el uso de la marca no registrada por el empresario es una
necesidad, en el modelo primigenio, precisamente porque ese uso es la
condición necesaria para que la captación de la asociación marca/producto se
produzca, hecho que determina en el modelo, que finalmente se llegue a
constituir una verdadera marca, lo cual atribuye a tal uso la condición de requisito
sine qua non.
Pero esa necesidad de usar la marca no registrada por el empresario, no
es ni necesita ser, como hemos visto, una obligación impuesta por el
ordenamiento jurídico, sino que se trata más bien de un imperativo condicional
factico, cuya exigencia y ejecución, por su no juridicidad, dependen
exclusivamente del albedrío del empresario, pues ni el uso ni la falta de uso,
196 Fernández, Ob. Cit., pág. 454.
211
posterior, pasan por la intermediación del sistema legal, ni generan
consecuencias que deban, nuevamente, procesarse por el sistema.
Y como las marcas registradas, desde la lógica expositiva del maestro-
también contienen esa necesidad del uso -por decirlo así-, generativa, si
ocurriera que desde el ordenamiento legal se dispone que las marcas registradas
deben usarse por los empresarios, es lógico asumir que esta obligación legal,
impuesta desde el ordenamiento, agregará al carácter generativo de la
necesidad del uso de la marca, un elemento de refuerzo, añadido a la necesidad
generativa del uso.
Esa, nos parece, es la razón lógica que prima facie estaría detrás del
hecho que existiendo una obligación legal de uso, sobre las marcas registradas,
esta obligación jurídica aporta un refuerzo a aquella necesidad generativa que
tiene el uso de una marca, para que se constituya como una marca verdadera.
Pero, cabe recalcarlo, tal refuerzo solo ocurrirá y nada más puede ocurrir,
cuando se trata de las marcas registradas.
Así, sólo si las marcas registradas, para llegar a ser verdaderas marcas,
deben transitar por el proceso de formación y consolidación que el modelo
conceptúa para las marcas fuera de registro, y por tanto, sólo si las marcas
registradas, como las marcas fuera de registro, tienen esa misma necesidad
generativa de su uso por el empresario, para convertirse en verdaderas marcas,
entonces, sí efectivamente, la obligación legal del uso de las marcas registradas,
será un refuerzo respecto de esa necesidad generativa del uso que las marcas
registradas también traen consigo, como las marcas fuera de registro.
Lo anterior nos lleva, consecuentemente, a la conclusión que para el
maestro, el modelo de formación y consolidación de la marca, a pesar de haber
sido concebido originalmente para explicar el proceso de formación y
212
consolidación de la marca, fuera de registro, con el tiempo, en su obra acaba
aplicándose también para las marcas registradas y por esa razón sostiene que
el uso obligatorio de las marcas registradas, contribuye con el proceso de
formación y consolidación de la marca como bien inmaterial jurídico protegido.
Sea como hubiera sido, el modelo teórico del proceso de formación y
consolidación de las marcas no registradas, aplicado a las marcas registradas,
bien desde su concepción inicial o bien desde una extrapolación posterior, trae
consecuencias conceptuales sustanciales, que repercuten de manera profunda
en la raíz de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas.
Esas implicancias, no las desarrollaremos en este capítulo sino en
siguiente. Aquí, solo interesa de momento, relevar la ruta que siguió el maestro
Fernández-Novoa, para atribuir al uso obligatorio de las marcas registradas, la
finalidad que estamos analizando.
Hay otro aspecto en esta finalidad que igualmente debe ser analizado y es
su carácter esencial.
Al respecto, debemos comenzar por señalar que desde la descripción de
la finalidad y su expresión textual, ya aparece la implicancia lógica de calificar a
esa finalidad como una esencial.
En efecto, el maestro postula lo siguiente:
“Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca, figura, en
primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de
la marca como un bien inmaterial.”
Como en esa aseveración, la finalidad del uso obligatorio de las marcas
registradas, es proveer un mecanismo que contribuya a la consolidación de la
213
marca como un bien inmaterial, ha de discernirse si ese rol contributivo puede
ser en efecto una finalidad esencial.
Al respecto, hemos de relevar que el maestro le atribuye a la obligación
de uso de las marcas registradas, un rol de soporte, coadyuvante para la
culminación de ese proceso de consolidación.
Pero este rol es necesariamente, por la literalidad de la expresión utilizada
– que “contribuye a la consolidación de la marca…”-, un rol compartido con otros
elementos, pues de ninguna manera el maestro afirma que el uso obligatorio de
las marcas registradas resulte determinante para ese proceso de consolidación.
De allí entonces que sin duda se tratara de un rol, cuando menos,
secundario y cuando más, igual al de otros factores que también podrían
contribuir en ese proceso.
Y ubicado así el rol, como coadyuvante o contributivo en el proceso de
“consolidación de la marca como bien inmaterial”, ese rol, nos parece insuficiente
para calificarlo como esencial.
En primer lugar los conceptos de esencia197 y esencial198, nos revelan que
cuando se atribuye un carácter esencial a un instituto, como a la obligación de
uso de las marcas registradas, ello obedecerá a que tal carácter se constituye en
el carácter más importante o principal atribuido a dicho instituto, pues de otro
modo, si tal carácter no fuera el principal, no puede con propiedad referírsele
como uno esencial; y ya el maestro nos refiere que la obligación de uso de las
marcas registradas, no determina o condiciona el proceso de consolidación de
la marca como bien inmaterial, sino que contribuye en ese proceso para su
consolidación.
197 Esencia.Lo más importante y característico de una cosa. RAE
198 Esencial. Sustancial, principal, notable.RAE214
Y contribuir, en definición del Diccionario de la Lengua Española, es
ayudar y concurrir con otros al logro de un fin.
Consecuentemente, no creemos que se pueda considerar a ese rol
contributivo, como un carácter esencial, característico de la acción de
cancelación por falta de uso, que es considerada la concreción normativa
nacional de la obligación de usar las marcas registradas.
Y ocurre, además, que en el modelo teórico del proceso de formación y
consolidación de la marca, el propio maestro identifica cuál es el mecanismo o
medio que más y mejor contribuye a ese proceso.
Para comprender con exactitud lo que vamos a exponer, consideramos
necesario y previo repetir unos conceptos.
Hay un momento en el proceso de consolidación de la marca que es
determinante: la captación por los consumidores de la unión signo/producto.
Y para que esa captación se produzca, constituye una condición
necesaria, es un requisito sine qua non, el uso de la marca por el empresario.
Y desde esa perspectiva, el uso obligatorio impuesto por la ley, al sumarse
a la necesidad generativa del uso, se convierte en un factor que contribuye a la
consolidación de la marca registrada.
Por eso, el uso obligatorio lo conceptúa el maestro como un factor
contributivo en el proceso de consolidación.
215
Pero ocurre que desde la postura del maestro, es otro el factor que en ese
proceso de consolidación, cumple un rol mayor y más determinante que el uso
obligatorio impuesto desde la ley.
Al respecto, el maestro afirma:
“Pero la publicidad económica es, sin duda, el medio que permite hoy al
empresario provocar con mayor rapidez y eficacia la asociación entre el signo y
la mercancía”199
Así pues, para lograr la captación de la unión marca/producto, el medio
que mayor eficacia y rapidez tiene en el propósito de conseguirla, es, sin duda, la
publicidad.
Y junto a ella, se revela pálido el papel contributivo que supone la
implantación legal del uso obligatorio de una marca registrada.
Por eso, decíamos, no puede ser que esa finalidad, aun existiendo, tenga
un carácter suficiente como para considerarlo esencial en el proceso de
consolidación de la marca como bien inmaterial protegido.
Adicionalmente, y más allá de los alcances conceptuales que hemos
desarrollado, el fin o finalidad de una institución de carácter jurídico, como la
obligación de uso de las marcas registradas, en realidad, puede ser inferido, con
mayor certeza, del contenido normativo que pretende cristalizarla, pues en ese
contenido debe o debiera estar reflejada, explícita o implícitamente, la finalidad
que aquel instituto persigue y que constituye su fin esencial.
Y como consecuencia de lo anterior, la función o finalidad de contribuir en
el proceso de consolidación de la marca registrada como bien inmaterial, que
correspondería a la acción de cancelación por falta de uso –que es considerada 199 Fernández-Novoa. “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A. Pág., 17
216
la concreción normativa de la obligación de uso de las marcas registradas en
nuestro país-, para ser considerada una función esencial, debiera ser inferida de
modo explícito o implícito, entonces, de la estructura de los contenidos
normativos que regulan esta acción administrativa.
Pues bien, revisadas todas las reglas sobre la acción de cancelación por
falta de uso en nuestra legislación vigente, no hay forma de inferir de ellas, ni de
la estructura de sus contenidos o de su sistemática, que la consolidación de la
marca registrada como bien inmaterial, sea o pudiera ser, un fin que le
corresponda a la acción de cancelación por falta de uso, como además se
evidenciara más adelante en este capítulo al evaluar sus efectos y también en el
capítulo IV.
No compartimos en consecuencia, que la contribución que pudiera aportar
el uso obligatorio de las marcas registradas, al proceso de consolidación de la
marca como bien inmaterial jurídico protegido, pueda ser considerada una
finalidad del uso obligatorio, ni que tenga un carácter esencial.
3.2.- El uso obligatorio de las marcas registradas, como medio para aproximar la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva
de la utilización de las marcas en el mercado. También desde 1977 el profesor Fernández-Novoa atribuiría al uso
obligatorio de las marcas registradas la finalidad de “aproximar en la mayor
medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la
utilización de las marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el
registro de Marcas debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas
que efectivamente se usen en el mercado. La situación ideal debiera ser que en
el Registro figurasen únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente,
se eliminasen del Registro las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo
razonable.” 200
200 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.217
Esta finalidad es quizás la más concreta por su sencillez: todas las marcas
que estén registradas, debieran ser marcas que se usen en el mercado; y esta
forma de presentarnos y describir esta finalidad, permanecerá invariable a lo
largo de las obras del maestro.
Pero la sola enunciación de la finalidad, no hace sino revelar,
simultáneamente, la existencia de una problemática que parece derivarse, de
manera forzosa, de la mera existencia del registro - ese espacio conceptual que
el maestro caracteriza como una realidad formal-, en contraste con la realidad
viva de las marcas registradas efectivamente en uso.
Esa visión implica que en razón de la mera existencia del registro, ha de
producirse tarde o temprano y con mayor o menor magnitud, que el registro
evidencie una realidad registral formal, que no va a conciliar con esa otra
realidad viva de las marcas registradas efectivamente en uso, de suerte que
siempre habrá menos marcas registradas en uso en el mercado, que marcas
inscritas en el registro.
Y como consecuencia de lo anterior, ocurrirá que a menor
correspondencia entre el registro y las marcas registradas en uso, mayor
distorsión será la que el registro refleje.
Esa distorsión, sin embargo, aun siendo una potencial consecuencia que
debe evitarse por sí misma, no es ni mucho menos, la razón por la que el
registro debe reflejar y ajustarse a la realidad de las marcas registradas en uso.
Hemos de advertir que en el enunciado de esta finalidad, hay un
imperativo: el registro “…debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las
marcas que efectivamente se usen en el mercado”.
218
No obstante, no se nos brinda la razón por la que esa finalidad tiene aquel
carácter imperativo.
Y según postulamos en este trabajo, la razón esencial por la que en el
registro deben estar solamente las marcas registradas que efectivamente se
usen, está en la raíz de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas,
que desarrollaremos en el capítulo IV.
Aquí y de momento, solo queremos advertir que como existe una razón
esencial por la que en el registro deben estar inscritas solamente las marcas
usadas, en consecuencia, existe una razón también por la cual la finalidad que
venimos analizando, solo puede y debe entenderse cumplida, cuando el
mecanismo que sirve a ese propósito, efectivamente permite que todas las
marcas no usadas o la mayoría de ellas, en una magnitud significativa, en efecto
se cancelen.
Por eso, el mecanismo legal que lleva sobre sus hombros la tarea de
ajustar el registro de marcas a la realidad viva de las marcas registradas en uso,
tiene una finalidad que debe concretar de manera general, eficaz y perpetua, y
por tanto, aquel mecanismo, en su diseño y sus características, debe consistir en
una estructura idónea para el fin que se persigue con la instauración del principio
del uso obligatorio de las marcas registradas.
Y es necesario además, que el cumplimiento de esa finalidad pueda y
deba ser dimensionado en su justa perspectiva: como se trata de que todas o la
mayoría posible de las marcas registradas no usadas pierdan el registro, en
razón a su falta de uso, será en relación al universo de marcas registradas no
usadas que se mida el cumplimiento de esa finalidad.
219
Y finalmente, siendo la consecución de esa finalidad, el objetivo exclusivo
de tal mecanismo, no dudamos en considerar que se trata de una verdadera
finalidad esencial, por las razones que ya hemos expuesto.
Nada obliga naturalmente, a que ese mecanismo tenga que ser uno solo y
por tanto, es perfectamente posible que un sistema legal diseñe una estructura
en la que varios mecanismos sean los que actúen conjunta y paralelamente, para
que ese objetivo se consiga.
Como en nuestro país es la acción de cancelación por falta de uso, el
solitario mecanismo cuyo diseño debe responder a esa finalidad, será el análisis
de esta acción administrativa en funcionamiento, el que nos revele si en efecto
dicha finalidad se logra.
Por esa razón, pasaremos a analizar, midiéndola cuantitativamente, la
acción de cancelación por falta de uso vigente en nuestra normativa.
4.- La medición del cumplimiento de las finalidades.Nos ha parecido metodológicamente más ilustrativo, empezar por la valoración
cuantitativa de esta última finalidad esencial, de retirar del registro las marcas no
usadas, porque como se verá, es en base a su cuantificación que puede proyectarse
una medición de aquella otra finalidad de contribuir al proceso de consolidación de la
marca registrada.
Como parece evidente, la primera cuestión a dilucidar está en el número de
marcas que la acción de cancelación por falta de uso permite retirar del registro, por
lo que empezaremos este análisis con ese tema.
4.1.- Medición de la función de retirar del registro las marcas no usadas.
4.1.1.- Introducción.
220
Es muy sencillo determinar anualmente cuantas acciones administrativas
se presentan con el propósito que una marca registrada se cancele, pues esa
información es de fácil acceso.
Sin embargo, el número de marcas que son efectivamente canceladas
como consecuencia de esa acción administrativa, no lo publica la
administración ya que no lo tiene, de manera que su determinación obliga a un
análisis de los procedimientos de cancelación para llegar a su resultado final
administrativo.
A fin de construir esa información, diseñamos una base de datos
primaria, que permitiera ubicar la información, ordenarla y poder así establecer
un cálculo confiable.
Esa base de datos primaria contenía 17 datos por capturar, con los que
suficientemente se podía llegar a determinar el número de marcas que la acción
de cancelación permite retirar del registro.
Pero llegar a ese resultado final administrativo, demandaba revisar todas
las resoluciones que se hubieran emitido en el procedimiento completo y nos
ponía frente a información que aun teniéndola, no la capturábamos porque el
diseño primario de la base de datos no tenía espacios para esa captura.
Y apenas advertimos la circunstancia de tener que pasar por esa
información para llegar al resultado que se buscaba, se hizo evidente que había
que aprovechar el acceso a esa información adicional y capturarla.
Así, la construcción de una base primaria de datos cuyo único fin fue
establecer el resultado final administrativo de esos procedimientos, se
evidencio como un esfuerzo que con un poco más de desarrollo, encima del
221
originalmente concebido, bien podría reunir datos adicionales susceptibles de
brindar mayores criterios de interpretación sobre los resultados.
Por esa razón, decidimos ampliar el diseño de la estructura primaria de la
base de datos, llevándola de 17 a 51 datos, para que además de capturar los
datos básicos que se buscaban para los propósitos directos de este trabajo –
determinar el número de registros efectivamente cancelados por esa acción
administrativa-, se capturaran otros datos que pudieran ser útiles para otros
distintos propósitos que, a priori, no fueron concebidos ni tenían relación directa
con el objetivo de nuestra investigación.
Como resultado de este esfuerzo mayor, se ha llegado a condensar una
importante información que puede ser vista como una suerte de radiografía
interior de cada procedimiento administrativo individual (mucho más allá de su
resultado final administrativo) y además, una radiografía del conjunto de
procedimientos, como un universo factico observable, susceptible de análisis
diversos, que pueden luego ser expuestos como un solo hecho sintético.
Así, nuestro acercamiento a la fenomenología de las acciones de
cancelación, en búsqueda del número efectivo de registros cancelados, acabó
brindándonos una más amplia perspectiva de análisis.
Esa perspectiva de aproximación analítica cuantitativa a las acciones de
cancelación, sin embargo, no se encontrará reforzada por ninguna fuente de
consulta a la que hayamos acudido, pues parece no haberse hecho una
aproximación de esta índole201.
201 Hasta donde hemos podido indagar, una investigación de este tipo cuantitativo, con una metodología como la que proponemos, no la hemos encontrado referida en ninguna de las fuentes nacionales o extranjeras de consulta a las que hemos acudido y que estudian los sistemas de cancelación por falta de uso en los principales países de referencia.
222
En consecuencia, la selección de los criterios de desagregación de los
procedimientos administrativos individuales, con los que después consolidamos
en grandes grupos la información, obedece exclusivamente a razones que nos
han parecido atendibles y que se fundamentan, principalmente, en la
racionalidad lógica del dato capturado en función del objetivo de la investigación
y a la probabilidad de tratarse de un dato que podría filtrar de manera útil la
información condensada del total de procedimientos en estudio.
Como una acotación final sobre esta metodología, queremos puntualizar
que hay datos que optamos por capturar casi por una razón intuitiva, es decir,
no precedió a esa selección particular un propósito de utilidad a priori
identificado, sino que se eligió ese dato porque se percibía que su posterior
condensación, a cierto nivel cuantitativo de datos individuales, podría reflejar
algún aspecto que al inicio no se hacía evidente.
Como se verá, hay datos que identificados inicialmente en esta
investigación como fuente útil y susceptible de consolidación acumulativa de
información, sin embargo, no se han utilizado finalmente para hacer
agrupamientos, pero, a otro nivel más profundo de indagación, esos datos no
utilizados hoy, sí podrán integrarse en una nueva y más amplia caracterización
de la fenomenología de las acciones de cancelación.
Si así fuera y para ese sólo efecto, esos datos están ya capturados en la
base de datos que hemos diseñado y quedan a disposición con este trabajo.
Pasaremos ahora a señalar nuestra fuente de información y los criterios
que se han tomado en cuenta para esta primera aproximación fenomenológica
sobre las acciones de cancelación por falta de uso en el Perú.
4.1.2.- La fuente de información.
223
Se han tomado los años 2007 y 2011, como criterio temporal para la
selección de las resoluciones que publica el INDECOPI en su página WEB, de
modo que a partir de esas resoluciones y de la información que figura en el
sistema de seguimientos de esta institución, se levantaron los datos
significativos de los expedientes de solicitudes de cancelación que se hubieran
resuelto en esos años por la primera instancia, al margen de cuándo se inició el
procedimiento –que puede haber sido en distintos años anteriores-, o de
cuándo quedo resuelta definitivamente la solicitud, que puede ser también en
distintos años posteriores.
En cuanto al año 2007, lo escogimos porque en razón al tiempo
transcurrido, existía una alta probabilidad de que hacia la fecha de esta
investigación, todos los expedientes estuvieran resueltos en segunda y
definitiva instancia administrativa, y porque ese año fue el último año completo
en que el órgano resolutivo fue un órgano unipersonal.
En cuanto al año 2011, lo tomamos porque es el más cercano a la fecha
de esta investigación, sin que esa cercanía conspire demasiado contra el hecho
que debieran estar resueltos en última instancia administrativa la mayor
cantidad de procedimientos posible; además, para ese año el órgano resolutivo
ya era un órgano colegiado y tenía 3 años en funciones, tiempo y condiciones
suficientes como para contrastar sus criterios resolutivos con los del órgano
unipersonal de 2007 y observar si entre ellos se hubiera dado algún cambio
significativo de criterios.
Cabe precisar, sin embargo, que en oportunidad de avanzar en la
investigación, se advirtió la circunstancia que las resoluciones sobre
cancelaciones de 2007 que aparecen en la WEB del INDECOPI, cubren
íntegramente el periodo enero-junio y todo el mes de diciembre de ese año,
pero no contienen resoluciones de julio a noviembre de 2007.
224
Por el periodo anteriormente indicado, el total de resoluciones
publicadas de 2007 es de 176202. La relación de estas resoluciones, aparece al
final de este capítulo, en el ANEXO N° 1 “listado de Expedientes”.
Con esas 176 resoluciones fue posible analizar 168 expedientes, que
contienen a esas 176 resoluciones, pues varios de ellos tienen en primera
instancia tanto la primera resolución que los resuelve, como la resolución que
se pronuncia sobre la reconsideración que hubiera podido presentarse, emitidas
dentro del mismo año.
Habiendo surgido ese límite temporal para el año 2007, por el año 2011
y con el fin de hacer consistente la comparación entre esos dos años, se
tomaron entonces todas las resoluciones de enero a junio de 2011,
prescindiendo de las resoluciones entre julio y noviembre, y se añadieron las
resoluciones de diciembre de ese año.
De esa manera se igualaron los periodos de estudio, para homogeneizar
la información y poder contrastarla consistentemente.
El total de resoluciones de 2011, por el periodo definido, es de 231203 -
que también aparecen en el ANEXO Nº 1 ya referido-, con las que pudieron
analizarse 225 expedientes, por las razones que ya señalamos para el caso
2007 y porque además, si bien se alude en la WEB a 4 resoluciones, su
contenido no está publicado y tuvo que prescindirse de ellas204.
Queremos enfatizar que no se ha hecho una revisión física de todos esos
expedientes en su integridad, sino que se han analizado solamente las 202 Esas resoluciones aparecen en la siguiente dirección: http://sistemas.indecopi.gob.pe/osd_jurisprudencia/consultanew/principal.asp, a noviembre 2013.
203Esas resoluciones aparecen en la siguiente dirección: http://sistemas.indecopi.gob.pe/osd_jurisprudencia/consultanew/principal.asp, a noviembre 2013.
204 Las correspondientes a los expedientes Nº: 420363-2010, 399151-2009, 391884-2009, 425575-2010.225
resoluciones emitidas en cada procedimiento, según aparecen en la información
que publica INDECOPI en su página WEB y se han añadido los datos de estos
expedientes que aparecen en el sistema de seguimientos del área de marcas.
De cada expediente o más específicamente de sus resoluciones, se
ubicaron una serie de datos que se utilizaron como criterios ordenadores de
nuestra base de datos, en la que se volcó toda la información así seleccionada,
de todos los expedientes analizados que suman 401 en total.
A continuación se detallaran los criterios elegidos.
4.1.3.- Los criterios de ordenamiento.Como se podrá observar en el CD que acompaña a este trabajo, hemos
creado un archivo Excel, denominado “Muestras representativas de acciones de
cancelación 2007 y 2011”
En este archivo hay varias hojas Excel independientes, que contienen
información distinta.
Para el año 2007, existen dos hojas: “Cancelaciones 2007” y
“Reconsideraciones 2007”; y para el año 211, también: “Cancelaciones 2011” y
“Reconsideraciones 2011”.
Las hojas “Cancelaciones 2007” y “Cancelaciones 2011”, contienen los
expedientes de cancelaciones cuya primera resolución se emitió dentro del
periodo enero-junio y diciembre de cada año que hemos señalado, e incluyen,
de ser el caso, las resoluciones sobre una reconsideración y además apelación,
cuando las hubiera, y hasta la resolución del Tribunal o hasta la etapa que llego
el expediente al cierre de esta investigación (14-12-2013).
226
Las hojas “Reconsideraciones 2007” y “Reconsideraciones 2011”
contienen los expedientes en los que la resolución dictada en el periodo enero-
junio y diciembre de cada año, no es la primera resolución en ese
procedimiento –que ya se había dictado antes de ese periodo-, sino que es un
pronunciamiento sobre una reconsideración, en un expediente iniciado antes
del periodo de estudio.
Esas dos hojas tienen un mismo diseño, aunque ligeramente distinto al
de las dos anteriores, en razón a la diferente lógica secuencial del
procedimiento.
En las hojas “Cancelaciones 2007” y “Cancelaciones 2011”, aparecen
numeradas 51 columnas verticales, cada una con su denominación, según el
dato que se va a consignar en las filas de esas columnas, y debajo de la
denominación de cada columna, aparecen celdas en las que se consignan o se
pueden consignar los datos de cada expediente, que correspondan a la
denominación de la columna.
Las filas están numeradas del 1 hasta el 158 para el año 2007 y del 1
hasta el 213, para el 2011.
Cada expediente tiene una fila, que en cada celda proporciona un dato
de dicho expediente, según la denominación de la columna.
Las hojas “Reconsideraciones 2007” y “Reconsideraciones 2011”,
contienen 10 y 12 expedientes adicionales respectivamente, con los que se
llega a los 168 y 225 expedientes en total, por los años 2007 y 2011.
Estos 10 y 12 expedientes se agrupan separados de los expedientes
anteriores, porque en razón de la resolución de la que parte su análisis -que es
una resolución que resuelve una reconsideración interpuesta antes de 2007 o
2011-, ello determina una secuencia procedimental distinta a los expedientes
227
anteriores, que cambia ligeramente la estructura secuencial de las columnas de
la base de datos.
A continuación exponemos la denominación de las 51 columnas y en
cada caso, si correspondiera, el propósito con que se eligió ese criterio.
En la columna 1, está el número de expediente que contiene también
el año de su inicio. Este sub-dato es, naturalmente, un dato ineludible para
propósitos de validación de la investigación, pues la caracterización sintética
que se construirá sobre las acciones de cancelación, no será otra cosa que una
acumulación de datos de procedimientos individuales, que permitirán hacer una
afirmación en determinado sentido, y para tomar en cuenta esa afirmación, los
datos que le sirven de sustento deben ser comprobables. Para ello, el número
del expediente es vital.
En la columna 2, aparece el nombre del solicitante, como parte de los
datos de validación del análisis que hacemos en este trabajo.
En la columna 3, se consigna si el solicitante es nacional o extranjero,
dato que forma parte de la información que se requiere en la solicitud de
registro205.
En la columna 4, aparece el País, dato vinculado al de nacionalidad que
mencionamos anteriormente.
En la columna 5, aparece la fecha de solicitud. Esta, sin embargo, no
es la única columna que contiene fecha, pues en nuestra base de datos
aparecen varias fechas: la de la solicitud (5), la fecha de otorgamiento del
registro de la marca que se pide cancelar (11), la fecha de la resolución de 1ª.
Instancia (24), la fecha del recurso de reconsideración que se hubiera
205 Así lo dispone el inciso c) del artículo 139 de la Decisión Nº 486.228
promovido contra la resolución de 1ª. Instancia (29), la fecha de resolución de
1ª. Instancia, cuando se hubiera pronunciado sobre una reconsideración (36), la
fecha en que se hubiera presentado una apelación de la resolución de
1ª.instancia, incluso cuando se tratase del pronunciamiento sobre la
reconsideración (42), y finalmente, la fecha de la resolución de la 2ª. Instancia
(48).
De las 7 fechas que se usan como dato, con excepción de la consignada
en la columna 11, todas ellas permiten medir la duración del procedimiento,
tanto en sus etapas, como en total.
En la columna 6, aparece la reproducción de la marca, en principio, de
manera denominativa; pero, cuando ésta ha sido mixta, se ha añadido a la
denominación la expresión “+LOG”; y cuando ha sido solamente figurativa,
consignando sólo la palabra “figurativa”, pues la marca carecía de elementos
denominativos.
En la columna 7, aparece la precisión sobre el tipo de marca, en dos
únicos tipos de status: denominativas o mixtas, de modo que las que fueran
solo figurativas, se incluyeran dentro del estatus mixtas; y la razón de este
criterio, obedeció al hecho que, como parecía evidenciar la experiencia en la
resolución de los procedimientos, las pruebas de uso de las marcas mixtas y
figurativas, se enfrentan a una dificultad de probanza distinta y mayor a la de las
marcas denominativas, y pensamos entonces, que el análisis cuantitativo,
relacionando este dato con el sentido de las resoluciones finales, pudiera
confirmar esta situación.
En la columna 8, se consigna la Clase a que pertenece la marca, que
sin duda constituye un importante criterio ordenador y de agrupamiento, pero
que, en razón de los objetivos de nuestro análisis, que se explican más
detalladamente al comentar la siguiente columna, no aportan en este trabajo y
229
por el momento, suficiente información como para sacar de ella un nivel de
generalidad orientado a servir de sustento a la posición crítica que adoptamos
en esta investigación.
En la columna 9, se consigna el distingue de la marca, es decir, se
detallan los productos o servicios que distingue la marca y esta información, se
complementa con la columna siguiente, la diez (10), que se refiere a la
presencia o no en el registro, de la expresión “y demás”, que durante muchos
años fue permitida en las solicitudes de registro y que significaba que,
adicionalmente a los productos o servicios que expresamente se solicitaba para
la marca, debían entenderse incluidos en la solicitud, todos los demás
productos o servicios que la Clasificación de Niza206 considerase incluidos en
esa Clase, aunque no los hubiera designado el solicitante.
Esta posibilidad de solicitar para una marca todos los productos o
servicios pertenecientes a una Clase, ha dado origen a una práctica que, sin ser
fundamento de reproche a las normas vigentes y sus alcances, revela rasgos
perniciosos que se configuran por el mero hecho de facultar al solicitante a
pedir la marca para todos los productos o servicios de una Clase, sin condición
alguna; y si bien esa amplitud de la solicitud es una decisión deliberada del
solicitante, sin embargo, no descartamos que su motivación se pueda deber a
desconocimiento o a un exceso de prudencia o a un mero calculo mercantil, y
que en cualquiera de los tres casos, tiene el mismo efecto: se crean
limitaciones a la competencia que no debieran darse, pero que la práctica del
sistema permitía.
Vinculada a esa cuestión, la acción de cancelación aparece como una
oportunidad para medir de alguna manera ese fenómeno de excesiva e
206 Esta Clasificación es un Arreglo Multilateral, por el que se constituyó una Unión especial de países, en el marco del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en junio de 1957 y que desagrega el universo de productos o servicios que se ofrecen o pudieran ofrecerse en el mercado, clasificándolos en una lista de 45 Clases, de las cuales las 34 primeras corresponden a productos y las 11 restantes a servicios.
230
incorrecta extensión deliberada del registro marcario y, en tal sentido, una
evaluación entre la magnitud de los distingues en contraste con la efectiva
demostración del uso de la marca, que se revela en el procedimiento de
cancelación, creemos que puede dar luces sobre el fenómeno del que
hablamos y por eso, tanto el distingue, como la expresión “y demás”, fueron
considerados como sub-tipos o criterios de agrupamiento.
Cabe señalar, no obstante, que el distingue, además, determina el
marco de la contestación de la acción de cancelación, en cuanto a sobre qué
debe presentarse la prueba, de modo que su incorporación como dato, no solo
se debió a la razón señalada en el párrafo anterior.
En la columna 11 se consigna la fecha del registro de la marca objeto
de cancelación, cuando ha sido posible obtenerla en la información pública de
la WEB del INDECOPI, pues no todas las marcas aparecen con su fecha de
registro original.
Este dato, tenía un doble propósito: (i) servir de filtro respecto de la
procedencia de la acción de cancelación en relación a la oportunidad en que
puede iniciarse207; y (ii) proporcionar el dato de cuantos años estuvo la marca
registrada antes de su cancelación, para evaluar si esa información proporciona
o no algún elemento de juicio valioso que pudiera servir de fundamento a
nuestra posición.
En la columna 12 se consigna el nombre del titular de la marca, que
como en el caso del nombre del solicitante de la cancelación en la columna 2,
es un dato que debe consignarse en la solicitud.
En las columnas 13 y 14 se consignan, respectivamente, la calidad de
nacional o extranjero del titular y el país del titular, respectivamente, por las 207 El artículo 165 de la Decisión Nº 486 establece que no podrá iniciarse la acción antes de transcurridos tres años, desde que se notifico la resolución que agoto el procedimiento de registro de la marca.
231
mismas razones que se consideraron esos datos a propósito del solicitante de
la acción y sobre estos datos nos remitimos a los comentarios que hicimos
sobre aquellos otros.
En la columna 15 se consigna la condición de persona natural o persona jurídica del titular, y se pensó en este criterio asumiendo que el
soporte profesional que exige la defensa de una acción de cancelación, no es
de fácil acceso a las personas naturales que se dedican al comercio y , de ser
esto así, existía la posibilidad de que cuando se tratase de personas naturales
la tasa de éxito en la defensa pudiera ser menor que la que se evidenciara en
promedio del sistema y menor también a la tasa de éxito de defensa de las
personas jurídicas.
En la columna 16, está el dato de la contestación o no de la acción de
cancelación. Este dato se reveló en la investigación como uno de importancia
central para fundamentar nuestra posición, como se verá oportunamente.
En la columna 17, se consigna la prueba. Esta es una columna que solo
se aplica a los expedientes en los que la acción de cancelación ha sido
contestada e informa si con la contestación se han acompañado pruebas o no.
En la columna 18 se consigna el origen geográfico de la prueba,
porque, la norma admite que se pruebe el uso de la marca con pruebas de uso
en otro País Miembro208, de manera que en esta columna se referirá si las
pruebas son del Perú y/o de un País Miembro y/o de un tercer lugar distinto de
aquéllos.
En las columnas 19, 20 y 21, se ha destinado espacio para los tipos
genéricos de las pruebas que se adjuntan, bien que se trate de publicidad (19),
comprobantes de pago (20) y/u otros (21).
208 Ecuador, Colombia y Bolivia.232
En este caso, se pensó en la posibilidad que la vinculación entre el tipo
de pruebas presentadas y el resultado final administrativo, revelaran alguna
relación causal.
En la columna 22, se consigna la circunstancia de si alguna prueba ha
sido presentada con carácter de prueba reservada209. Esta circunstancia, a
priori, nos pareció susceptible de análisis y por eso fue considerada.
En las columna 23 y 24, aparecen, respectivamente, el número de la
resolución de 1ª. Instancia y su fecha.
En la columna 25, aparece el sentido de la resolución, bajo cuatro
parámetros: FUNDADA la acción de cancelación, INFUNDADA,
IMPROCEDENTE y/o, cuando hubiera ocurrido, CANCELACION PARCIAL, que
es el caso en que se cancela el registro respecto de ciertos productos o
servicios y se conserva para otros.
En la columna 26, se consigna bajo la designación “Evaluación de
pruebas”, el criterio que se hubiera aplicado en la resolución sobre las mismas.
En la columna 27, se consigna el estatus de si la resolución ha quedado
consentida en 1ª. Instancia. Este dato, se ha tomado como ancla de división
básica en dos sub-grupos: los expedientes que terminaron en esa instancia con
la primera resolución o con la resolución que resuelve la reconsideración, y los
que tuvieron otra instancia.
La columna 28, se aplica exclusivamente para los expedientes con
resolución no consentida y refiere el recurso impugnativo que se hubiera
presentado; y en la columna 29, se consigna la fecha del recurso impugnativo.
209 Artículo 6 del decreto Legislativo 807233
Las columnas 30, 31, 32, 33 y 34, se aplican a los casos en que se
hubiera presentado una reconsideración y, respectivamente, recogen
información relacionada a: si se presentaron pruebas (30), el origen geográfico
de las mismas (31), y si se trata de publicidad (32), comprobantes de pago (33)
u otros (34).
Las columnas 35, 36, 37 y 38, consignan respectivamente, y siempre que
se trate de reconsideraciones, el número de la resolución que se pronuncia
sobre la reconsideración (35) , la fecha de esa resolución (36), su sentido (37) y
la valoración de las pruebas (38).
En la columna 40 se consigna el estatus de si la resolución de las
reconsideraciones ha quedado firme en 1ª instancia o no; la columna 41,
refiere si se ha presentado una apelación de esa resolución; y la columna 42,
la fecha de ese recurso impugnativo.
Las columnas 43, 44, 45, 46 y 47, se aplican a los casos en que se
hubiera presentado apelación, tanto de la primera resolución de 1ª instancia,
como de la resolución, también de 1ª instancia, que se pronuncia sobre la
reconsideración; y respectivamente, recogen información relacionada a: si se
presentaron pruebas nuevas respecto de las ofrecidas en 1ª instancia (43), y si
fuera el caso, el origen geográfico de las mismas (44), si se trata de
publicidad(45), comprobantes de pago (46) u otros (47).
Las columnas 48, 49 y 50, refieren, respectivamente, el número de la
resolución de 2ª. Instancia (48), su fecha (49) y su sentido (50).
La columna 51 consigna el estatus de resultado final administrativo en
cinco parámetros: MARCA VIGENTE, CANCELACION TOTAL, CANCELACION
PARCIAL, PENDIENTE y NINGUNO.
234
Definidos así los datos a capturar, se realizaron vinculaciones cualitativas
entre ellos, a fin de evaluar si esas vinculaciones revelaban algún contenido
sustancial de utilidad, para el propósito de nuestra investigación.
Cabe precisar, sin embargo, que la vinculación entre datos, a partir de
una base de datos, es muy amplia y admite una gran cantidad de
combinaciones.
Pero como en este trabajo perseguimos objetivos muy concisos, aunque
de carácter general abstracto, la combinación de datos que se recoge para
nuestro estudio, está limitada a aquellas combinaciones que puedan aportar
algún criterio valioso para los postulados de esta tesis.
Por esa razón, una serie de vinculaciones cualitativas entre datos, que
hemos encontrado y que podrían revelar variados aspectos al interior de la
lógica de los procedimientos de cancelación, una vez iniciados, no han sido
analizadas pues no corresponden a nuestros objetivos.
No obstante, en las bases de datos de los años 2007 y 2011, que
aparecen en el CD que acompaña este trabajo, en la medida que ya están
diseñados los filtros que pueden utilizarse y que permitirán cruzar esos datos, a
futuro, podrá recurrirse a esta información y desarrollarla, para auscultar esos
aspectos en cuanto a su comportamiento en estos procedimientos.
Entre otros, por ejemplo, la vinculación entre las cancelaciones
contestadas y el tipo de pruebas de uso que sirvieron para declarar la vigencia
o cancelación de la marca; o la vinculación entre la cancelación decretada y el
tipo de marca, son cuestiones que parecen revelar aspectos interesantes, que
podrán tener un fundamento fáctico en la información que acompañamos.
235
Las cifras totales de los criterios relevantes para esta investigación, que
por los años 2007 y 2011 hemos analizado, aparecen en el ANEXO Nº 2 “Datos
Consolidados”, al final de este capítulo.
4.1.4.- El análisis de los datos del año 2007.Las cifras totales de los criterios relevantes para esta investigación, sus
porcentajes y los cálculos, que por los años 2007 y 2011 hemos analizado,
aparecen en la hoja Datos Consolidados, que como ANEXO Nº 2, aparece al
final de este capítulo.
4.1.4.1.- Las Acciones de cancelación CONTESTADAS y NO CONTESTADAS
Este estatus de las acciones de cancelación, pese a no haber sido
una información relevante para el objetivo central de nuestro trabajo –que
buscaba solamente saber cuántas acciones de cancelación significaron
efectivamente la cancelación de un registro-, llego a constituir un dato
relevante para los propósitos de nuestra investigación, como se verá más
adelante y se encuentra en la columna 16 de la base de datos.
Como se advierte de la hoja “Cancelaciones 2007”, en la que
aparecen 158 expedientes, 111 solicitudes de cancelación, inicialmente,
no son objeto de defensa en el procedimiento en la oportunidad que según
la norma corresponde contestar la acción y solo en 47 casos los titulares
contestan oportunamente para intentar probar el uso.
Sin embargo, cabe añadir que de las 111 acciones no contestadas
oportunamente, en 5 casos se presentó después una reconsideración y
en 3 casos una apelación. Y como estos recursos impugnativos importan
una contestación, aunque tardía, por esa razón, estos 8 expedientes
deben, por un lado, restarse de las 111 acciones no contestadas, llevando
236
su número de 111 a 103, y por otro, agregarse a las acciones contestadas
llevándolas de 47 a 55.
Adicionalmente, como en el año han habido también 10
reconsideraciones que hemos analizado, se trata de 10 expedientes en los
que se ha hecho defensa del registro y por tanto tienen que haber sido
CONTESTADAS, aunque no se hubiera hecho esa contestación en la
primera oportunidad que brinda el procedimiento, estos expedientes deben
ser agregados como acciones contestadas, elevando su número de 55 a
65.
Así, las cancelaciones NO CONTESTADAS, de modo definitivo,
fueron 103, que representan un 61% de las solicitudes totales y las
acciones contestadas fueron 65, que representan el 39%.
Todos estos cálculos, aparecen en la hoja “Datos Consolidados” al
final del capítulo, como ANEXO 2.
Como puede advertirse, el estatus de NO CONTESTADA, es uno
de alta representatividad sobre el total de los procedimientos revisados,
constituyendo una información que se desconocía y que aporta elementos
de juicio en la evaluación general sobre las acciones de cancelación,
como lo explicaremos más adelante.
4.1.4.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.Con este estatus se pretende establecer el número efectivo de
registros que se cancelan como consecuencia de la acción de cancelación
por falta de uso y fue la razón por la que hubo que diseñar una base de
datos primaria.
237
El resultado final administrativo se consigna en la columna 51 y
comprende cinco categorías: MARCA VIGENTE, CANCELACION TOTAL,
CANCELACION PARCIAL, PENDIENTE y NINGUNO.
MARCA VIGENTE significa que la acción de cancelación fue
INFUNDADA y por tanto que el registro permaneció intacto.
CANCELACION TOTAL, significa que el titular no pudo demostrar
el uso para ninguno de los productos o servicios para los que la marca fue
concedida y por tanto, el registro se canceló totalmente.
CANCELACION PARCIAL significa que el titular sí pudo demostrar
el uso para por lo menos alguno de los productos o servicios para los que
la marca fue concedida y por tanto, el registro se canceló parcialmente,
subsistiendo para los productos o servicios cuyo uso fue probado.
PENDIENTE, significa que el procedimiento carece de una
resolución administrativa definitiva a la fecha de cierre de esta
investigación (14 de diciembre de 2013).
Y finalmente NINGUNO, significa que o bien la acción fue
prematura y se declaró improcedente o bien que la marca caduco durante
el procedimiento. Y como en cualquier caso, el estatus final de la marca no
fue consecuencia de la acción de cancelación, sino de otras causas, tal
resultado no puede vincularse a la acción de cancelación misma. Por eso,
el termino NINGUNO.
4.1.4.2.1.-Cancelacion Total.
238
Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 120 casos, la acción
de cancelación tuvo éxito en su objetivo.
Y si a ese número se suman los 3 casos que aparecen en
la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 123 casos sobre 168
expedientes.
Esto revela que en un 73.21%, la acción de cancelación
cumplió el cometido que buscaron los accionantes, por lo que los
costos incurridos eran justificados.
4.1.4.2.2.- Cancelación Parcial.Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 16 casos, se
determinó la CANCELACION PARCIAL del registro.
Y si a ese número se suman los 6 casos que aparecen en
la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 22 casos sobre 168
expedientes, que representan un 13.09%.
Una CANCELACION PARCIAL significa que esas marcas
permanecieron registradas solamente para los productos o
servicios respecto de los cuales se acredito el uso, pues se
retiraron del registro los productos o servicios respecto de los
cuales no se acreditó.
Vista desde la perspectiva del accionante, una
CANCELACION PARCIAL, difícilmente será tomada como un
resultado exitoso, porque, de permanecer registrada la marca para
algunos servicios o productos, este registro vigente podría ser el
239
fundamento para que en caso el accionante intente un registro con
un signo similar, la administración considere que se trata de
signos confundibles y rechace la solicitud.
En tal caso, entonces, la CANCELACION PARCIAL no
puede considerarse un resultado que justifique los costos del
procedimiento.
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos
Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.4.2.3.- Marca Vigente.
Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2007”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 11 casos, se
determinó MARCA VIGENTE.
Y si a ese número se suma el caso que aparecen en la hoja
“Reconsideraciones 2007”, se llega a 12 casos sobre 168
expedientes, que representan un 7.14%.
Este estatus en realidad muestra las acciones de
cancelación INFUNDADAS, que determinan la vigencia
continuada de la marca objeto de acción.
Este resultado, sin duda alguna es insatisfactorio desde la
perspectiva de los accionantes, y resta justificación a los costos
del procedimiento.
4.1.4.2.4.- En Trámite y Ninguno.
240
A la fecha que se levantó esta información, diciembre 2013,
aparecían EN TRAMITE 3 expedientes, que representan 1.79%.
Y por otro lado, en 8 expedientes, o bien la acción fue
prematura o bien la marca caduco durante el procedimiento. Estos
8 casos representan 4.76%.
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos
Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.5.- El análisis de los datos del año 2011.El total de resoluciones emitidas en el año 2011 por la primera instancia
que aparecen en la web de INDECOPI, en el periodo enero-junio y todo el mes
de diciembre de ese año, es de 231.
Sin embargo, 4 de esas resoluciones210 no están publicadas sino
solamente referidas (no aparece su respectivo PDF); otra esta errada, pues su
número (Nº3082) no puede ser de diciembre, ya que la primera resolución de
cancelaciones del mes de diciembre empieza con el Nº3141; y finalmente, una
sexta resolución, se pronuncia sobre una reconsideración, en un expediente
analizado ya en el listado de Cancelaciones 2011211 cuyo análisis ya incluía a
esa resolución.
Así, por el año 2011, en el periodo señalado, finalmente acabaron
revisándose 225 expedientes.
4.1.5.1.- Las Acciones de cancelación CONTESTADAS y NO CONTESTADAS.
210 Las correspondientes a los expedientes Nº: 420363-2010, 399151-2009, 391884-2009, 425575-2010.
211 Es la resolución Nº0003194-2010-CSD/INDECOPI en el expediente Nº425255-2010. 241
Como se advierte de la hoja “Cancelaciones 2011”, en la que
aparecen 213 expedientes, 120 solicitudes de cancelación, no son objeto
de defensa en el procedimiento en la oportunidad que según la norma de
procedimiento corresponde contestar la acción, y en 93 casos los titulares
contestan oportunamente para intentar probar el uso.
Pero, cabe añadir que de las 120 acciones no contestadas
oportunamente, en 5 casos se presentó después una apelación y en 3
casos una reconsideración. Y como estos recursos impugnativos importan
una contestación, aunque tardía, por esa razón, estos 8 expedientes
deben, por un lado, restarse de las 120 acciones no contestadas, llevando
su número de 120 a 112, y por otro, agregarse a las acciones contestadas
llevándolas de 93 a 101.
Adicionalmente, considerando que en la hoja “Reconsideraciones
2011”, hay 12 expedientes en los que se ha hecho defensa del registro y
por tanto, tienen que haber sido CONTESTADAS, aunque no se hubiera
hecho esa contestación en la primera oportunidad que brinda el
procedimiento, estos expedientes deben ser agregados como acciones
contestadas, elevando su número de 101 a 113.
Así, las cancelaciones NO CONTESTADAS, de modo definitivo,
fueron 112 y las acciones contestadas fueron 113 representando casi el
50% cada una.
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados al
final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.5.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.
242
4.1.5.2.1.-Cancelacion Total.Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 147 casos la acción
de cancelación tuvo éxito en su objetivo.
Y si a ese número se suman los 5 casos que aparecen en
la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 152 casos sobre 225
expedientes.
Esto revela que en un 67.56%, la acción de cancelación
cumplió el cometido que buscaron los accionantes, por lo que los
costos incurridos en el eran justificados.
4.1.5.2.2.- Cancelación Parcial.-Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 37 casos, se
determinó la CANCELACION PARCIAL del registro.
Y si a ese número se suman los 6 casos que aparecen en
la hoja “Reconsideraciones 2007”, se llega a 43 casos sobre 225
expedientes, que representan un 19.11%.
Como ya explicamos anteriormente, desde la perspectiva
del accionante, una CANCELACION PARCIAL, difícilmente será
tomada como un resultado exitoso, porque, de permanecer
registrada la marca para algunos servicios o productos, este
registro vigente podría ser el fundamento para que en caso el
accionante intente un registro con un signo similar, la
administración considere que se trata de signos confundibles y
rechace la solicitud, por lo que no puede considerarse un
resultado que justifique los costos del procedimiento.
243
4.1.5.2.3.- Marca Vigente.
Como se refleja en la hoja “Cancelaciones 2011”, del total
de acciones de cancelación presentadas, en 20 casos, se
determinó MARCA VIGENTE.
Y si a ese número se suma el caso que aparecen en la hoja
“Reconsideraciones 2007”, se llega a 21 casos sobre 225
expedientes, que representan un 9.33%.
Este estatus en realidad muestra las acciones de
cancelación INFUNDADAS, que determinan la vigencia
continuada de la marca objeto de acción y, como también hemos
dicho, es insatisfactorio desde la perspectiva de los accionantes
pues los costos del procedimiento no son justificados.
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos
Consolidados al final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.5.2.4.- En Trámite y Sin Objeto.
A la fecha que se levantó esta información, diciembre 2013,
aparecían EN TRAMITE 7 expedientes, que representan 3.11%.
Y por otro lado, en 2 procedimientos se consignó el sentido
NINGUNO, estatus que, como ya dijéramos es consecuencia de
que la acción fue prematura o la marca caduco durante el
procedimiento, siendo que el estatus final de la marca no fue
consecuencia de la acción de cancelación. Estos 2 casos
representan 0.89%.
244
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados
al final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.6.- Análisis de los datos consolidados 2007-2011Bajo los mismos criterios anteriores, la consolidación de los dos años
bajo estudio arroja los siguientes resultados.
4.1.6.1.- Contestadas y No Contestadas.Casi un 55% de las acciones fueron No Contestadas y 45% SÍ se
contestaron.
Esta media, obedece a que en el año 2011 la proporción entre uno
y otro estatus evidenció un importante giro, pues las acciones
contestadas en 2011 subieron de casi un 39% en 2007 a 50% en 2011,
un importante incremento de 11%.
No tenemos manera de establecer si se está dando una tendencia
mayor a contestar estas acciones, porque para ello se necesitaría un
estudio más enfocado en esto que revise los años 2008, 2009 y 2012;
así como tampoco se cuenta con elemento de juicio alguno para explicar
ese cambio.
Solo podemos consignar ese hecho, que, sin embargo, conserva
un sentido esencial: un importante número de acciones de cancelación,
que es sustancial, no son objeto de defensa en el procedimiento.
Ese hecho sí es relevante para los propósitos de nuestra
investigación y será tomado en cuenta en nuestro análisis general, más
delante.
245
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados
al final del capítulo, como Anexo N°2.
4.1.6.2.- El sentido de las resoluciones que finalizan el procedimiento.
Casi un 70% de las acciones de cancelación por falta de uso ha
tenido como consecuencia la cancelación total de los registros de marca
contra los que se iniciaron las acciones.
Esta media, apenas se distancia 3% hacia arriba del año 2011,
que fue casi 70% y 3% también, hacia abajo, del año 2007, que fue
73.21%.
Es probable que esa disminución de casi 6% de los registros
cancelados en 2011 frente al 2007, este en relación al incremento
sustancial en 2011 de la defensa frente a estas acciones -la contestación
frente a esta acción creció en 11% del 2007 al 2011-, pero no tenemos
forma de probarlo categóricamente con el nivel de información que se ha
obtenido.
Pero sin perjuicio de lo anterior, es un hecho constatado que un
muy alto porcentaje de registros efectivamente termina cancelado como
consecuencia de esta acción administrativa, lo cual también constituye
un muy importante elemento de juicio para nuestra investigación.
Todos los cálculos se encuentran en la hoja Datos Consolidados
al final del capítulo, como Anexo N°2.
246
4.1.7.- Evaluación general sobre los resultados consolidados de los años 2007 y 2 011
En la búsqueda del número de marcas que la acción de cancelación por
falta de uso efectivamente permite retirar del registro, hemos encontrado que un
70% de las acciones que se inician con ese fin212, alcanza tal objetivo.
Se trata sin duda de un muy alto porcentaje como para que no sea
tomado como un indicador de eficacia de esta acción administrativa, toda vez
que ahí están los resultados cuantitativos que probarían que esta acción es
utilizada -y lo es eficazmente-, para retirar del registro marcas no usadas.
Y esta acción administrativa además, alcanza un número apreciable de
marcas canceladas que puede calcularse a partir del porcentaje que hemos
encontrado.
En efecto, el número de solicitudes de cancelación que se han
presentado ante el INDECOPI, en el periodo 2006-2012, es de 3,980
cancelaciones por falta de uso213, número al que aplicándole nuestro estándar
de 70%, implicaría que probablemente 2,786 registros de marca han sido
retirados en ese periodo, como consecuencia de esta acción administrativa.
Y finalmente, en adición a esas circunstancias, ha de resaltarse que un
70% de eficacia en cuanto al objetivo perseguido por los accionantes, es
también un elemento de juicio que abunda en la idoneidad de la acción de
cancelación.
Todo lo anterior, entonces, estaría dejando sin mayor sustento uno de los
postulados fundamentales de este trabajo cual es que esta acción
212 El cálculo de este 70% aparece en la hoja Datos Consolidados en la parte de Ratio del Anexo N°2.
213 Ver ANEXO N°5 al final de este capítulo. Ese cuadro se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1338
247
administrativa, no está en condiciones de cumplir con la función de “aproximar
la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de
las marcas en el mercado”.
Pero esa conclusión, solo es aparente.
En primer lugar, aquel 70%, como coeficiente, debe ser comprendido en
su preciso contexto.
Se trata de un porcentaje al interior del universo constituido por la
agregación de todas las solicitudes de cancelación presentadas en un periodo
determinado (2006-2012).
Es por tanto un coeficiente que sólo mide hacia adentro de ese universo
la ocurrencia de un hecho (los casos en que la cancelación del registro fue total)
y por esa razón, revela sólo una función endógena: dentro del universo
constituido por el total de acciones de cancelación presentadas, un 70%
culminan exitosamente con el retiro del registro de la marca objeto de la acción.
Y como consecuencia de lo anterior, ese 70% puede en efecto ser
catalogado como indicador de eficacia, pero sólo al interior de ese mismo
universo.
Esa eficacia endógena, sin embargo, no es la eficacia que buscamos
medir, pues esos datos cuantitativos que la expresan, no nos proporcionan
ninguna información sobre cuántas, del total de marcas registradas no usadas,
permite retirar del registro la acción de cancelación, pues en eso consiste la
finalidad que se le atribuye: esta acción -teóricamente y como lo aseveraba de
manera expresa el maestro español- debe cumplir la finalidad de retirar del
registro todas las marcas registradas no usadas, esa es la situación ideal,
decía el maestro.
248
Así, cualesquiera fuera el número de marcas que la acción de
cancelación retira del registro, y por grande que pudiera parecer su magnitud,
ese total no nos sirve para saber si ese número de marcas canceladas, son
todas las marcas no usadas que supuestamente la acción de cancelación debe
retirar del registro, en cumplimiento de la finalidad que se le ha asignado.
Por esa razón, para medir el nivel de cumplimiento de esa finalidad que
se le atribuye a la acción de cancelación, estableciendo su eficacia, una vez
determinado el total de marcas que la acción de cancelación retira del registro,
recién tendremos un primer dato, recién se abra avanzado un tramo, de lo que
demanda responder a la cuestión de cuántas, del total de marcas registradas no
usadas, permite retirar del registro la acción de cancelación.
Así, la eficacia de la acción de cancelación como un todo, debe medirse
relacionando el universo de marcas registradas canceladas, con,
alternativamente, el total de registros de marca y/o el total de marcas
registradas no usadas, ambos, universos exógenos.
Solo puesta en relación a esos dos universos alternativos y exógenos, la
dimensión cuantitativa del total de acciones de cancelación exitosas, podrá
revelar qué nivel de cumplimiento de la finalidad que se le ha atribuido, logra
concretar.
La eficacia de la acción de cancelación que hemos revelado a partir de
los resultados cuantitativos obtenidos, entonces, aun siendo verdadera, se
circunscribe a evidenciar una tasa de éxito al interior del universo constituido
por el total de las acciones de cancelación iniciadas y no puede de ninguna
manera, por eso, entenderse como un indicador de eficacia del conjunto de
cancelaciones exitosas en su relación cuantitativa con uno cualquiera de esos
dos universos exógenos que, inclusive, todavía no hemos dimensionado.
249
Como podrá advertirse, entonces, en este trabajo postulamos una doble
medición de la eficacia de las acciones de cancelación: la endógena, que nos
dará el criterio para evaluar si desde la lógica intrínseca de la estructura de su
diseño normativo vigente, la acción de cancelación tiene idoneidad; y la
exógena, que es precisamente la que buscamos dimensionar y que nos
permitirá establecer si el universo de registros que la acción de cancelación
retira, puesto en relación con el total de registros marcarios y/o el total de las
marcas registradas no usadas, alcanza una magnitud suficiente como para
aseverar que cumple con la finalidad de retirar del registro las marcas no
usadas.
Veremos separadamente, estas dimensiones.
4.1.7.1.- La eficacia endógena de las acciones de cancelación.-Ubicados dentro del universo del total de solicitudes de cancelación
presentadas, como decíamos, el primer fenómeno que se evidencia es
aquel 70% de éxito en la acción.
No parece sostenible la idea de asumir que aquel éxito se haya
debido al azar o la suerte de los accionantes, pues la consistencia de las
cifras excluye una hipótesis de esa naturaleza.
Y tampoco puede atribuirse al procedimiento de cancelación mismo
o a su diseño particular o sus reglas, pues de ser así, de obedecer la tasa
de éxito al diseño normativo o sus reglas, se habrían producido tantas
cancelaciones como solicitudes de cancelación se hubieran presentado, y
ahí está el casi 25% de acciones de cancelación que no culminaron
exitosamente214, como indicador del margen de fracaso en estas acciones.
214 Este 25% resulta de sumar los estatus Marca Vigente y Cancelación Parcial y su cálculo aparece en la hoja Anexo N° 2, Datos Consolidados 2007 y 2011, en la parte de Ratios.
250
Así entonces, el inicio de una acción de cancelación supone un
riesgo de fracaso, que en los hechos se ha visto importantemente
mediatizado. Y tan alta tasa de neutralización del riesgo, no pudiendo ser
atribuida al azar o la suerte, ni a la mera existencia de la acción de
cancelación o la particularidad de sus reglas, solo puede obedecer a
alguna circunstancia que en común pudiera evidenciarse en el conjunto de
cancelaciones exitosas.
Esta consideración nos lleva a instrumentalizar la información que
obtuvimos sobre las acciones No Contestadas.
Como puede advertirse de los datos consolidados en nuestro
análisis por los años 2007 y 2011, en el 55% de los procedimientos, los
titulares no salen a defender su registro, lo cual significa que del universo
de cancelaciones totales (exitosas), en un 78% de ellas215, la acción no fue
contestada.
La magnitud de las acciones No Contestadas, así, se revela como
una variable sustantiva en el resultado final y provee, por eso, de algunos
elementos de juicio en la búsqueda de la explicación sobre el alto índice
de éxito en estas acciones administrativas.
Es cierto que no hay manera de establecer categóricamente las
razones por las que los titulares de marcas registradas no salieron en
defensa del registro, pero, sí creemos que esa conducta puede obedecer
a una razón lógica.
En efecto, la contestación de una acción de cancelación exige
asumir una serie de costos monetarios directos, como las tasas y la
asesoría legal y además implica incurrir en otros costos indirectos (como
215 Este ratio aparece calculado en la hoja Datos Consolidados, en la parte de Ratios, del Anexo N°2.251
el tiempo en la búsqueda, acopio y ordenación de la información
probatoria, etc.), que solo se estará en disposición de asumir, cuando la
pérdida del registro, como consecuencia de la acción, resulte ser más
gravosa que el valor de esos costos directos e indirectos; y eso sólo
ocurrirá cuando la marca, por su nivel de uso efectivo en el mercado,
representa un activo empresarial que no puede ni debe perderse por una
acción administrativa.
De allí puede seguirse que si no se contesta una acción de
cancelación, debe ser porque o no se usa la marca en absoluto o porque
su uso es tan poco significativo, que no justifica los costos de su defensa.
Por eso, la no contestación no puede ser sino un reconocimiento
implícito de la falta de uso en el modo y cantidad que la ley exige.
La realidad del no uso de las marcas canceladas, entonces, era un
hecho desde antes del inicio de la acción de cancelación, que no pudo ser
adivinado por los accionantes exitosos, sino que tuvo que ser conocido o
razonablemente supuesto por ellos y este conocimiento obedece a una
condición propia del mercado: la competencia.
En efecto, con cada vez mayor exigencia, competir exitosamente
supone, entre otras cosas, conocer a los agentes intervinientes en el
segmento que se va o se viene actuando como ofertante, extendiéndose
esa información hasta la marca o marcas bajo las cuales se pone a
disposición de los consumidores la oferta de bienes y servicios de los
competidores.
Y es de la búsqueda y obtención de aquella información -necesaria
para quien compite o desea entrar en competencia- que los accionantes
252
exitosos deben haber extraído la conclusión o presunción razonable del
no uso.
Como consecuencia de lo anterior, puede sostenerse que la razón
del alto índice de éxito en las acciones de cancelación, obedece al
conocimiento previo o la presunción razonable de los accionantes, sobre
la realidad del no uso, que constituye sin duda un mérito a su diligencia.
Por eso su acción culminó exitosamente.
Somos conscientes que esa afirmación tiene más carácter de
hipótesis explicativa que de conclusión fundamentada en pruebas, pero sí
consideramos categórica la exclusión de las otras razones detrás del alto
nivel de asertividad que las acciones de cancelación reflejan.
La acción de cancelación entonces ha demostrado ser,
endógenamente, una acción eficaz en relación a los propósitos
particulares de los accionantes y por tanto un instrumento idóneo para la
finalidad de retirar del registro una marca no usada específica, cuando un
agente tiene ese interés particular.
Esa acción, precisamente por su diseño, está sujeta a una
condición, que va más allá del interés particular de un agente, pues, el
inicio de esta acción exige también la certeza o la presunción razonable,
que la marca contra la que se dirige la acción es una marca no usada; y,
además, supone que en la presunción razonable o el conocimiento sobre
el no uso, el agente que la inicia considera neutralizable el riesgo de
fracaso en la acción.
Naturalmente el cálculo del riesgo y su fundamento no es infalible y
ahí están los resultados para probarlo.
253
Por esas razones, la cancelación de un registro de marca, a través
de esta acción, tal cual está estructurada en nuestra normativa vigente, se
revela como un hecho de ocurrencia aleatoria, que depende de la
existencia de un interés privado particular sobre un registro especifico, y
será una acción eficaz, condicionalmente y sólo en relación a aquel
interés privado, únicamente cuando se conjuguen todas las
circunstancias que hemos señalado.
Desde esa lógica conceptual, no es posible que una acción
aleatoria y de eficacia condicionada, supeditada además a la existencia
de un interés privado particular, esté en aptitud de cumplir una finalidad de
carácter general, como la que se le atribuye.
En realidad, la acción de cancelación está diseñada
normativamente para retirar del registro sólo una parte del universo de
marcas registradas constituido por las marcas registradas no usadas:
aquella parte que está conformada por los registros que, por una razón
aleatoria, resultan de interés particular para algunos agentes. Y solo en
esa magnitud, la acción de cancelación podrá causar un impacto en el
sistema de marcas.
Así entonces, cabe preguntarse: ¿el número de marcas registradas
no usadas que son retiradas del registro como consecuencia de las
acciones de cancelación, causando ese impacto en el sistema de marcas,
es significativo respecto del universo de marcas registradas o del universo
de las marcas registradas no usadas?
En esta pregunta está la cuestión de fondo que queremos dilucidar
y su respuesta solo puede encontrarse en lo que hemos denominado la
254
eficacia exógena de la acción de cancelación por falta de uso, que
desarrollamos a continuación.
4.1.7.2.- La eficacia exógena de las acciones de cancelación.-Como ya lo hemos manifestado, la finalidad asignada a las
acciones de cancelación, de ser el medio para retirar del registro las
marcas registradas no usadas, solo puede medirse, alternativamente,
relacionando el total de marcas efectivamente canceladas con el total de
registros marcarios y/o con el total de marcas registradas no usadas, pues
solo en relación con esos universos alternativos exógenos, el total de
marcas canceladas a través de esa acción, podrá revelar qué tipo y nivel
de impacto tiene en el sistema de marcas.
Analizaremos por separado ambos parámetros.
4.1.7.2.1.- El impacto en relación al número de marcas registradas
En cuanto al primer parámetro, el número de marcas
registradas en nuestro país, nada parecería más sencillo que
obtenerlo directamente de la autoridad pública, sin embargo, eso no
ha podido ocurrir y una suerte de arqueología documental ha sido
necesaria para llegar a una estimación razonable de ese número.
Han sido varios los documentos y las fuentes que se han
tomado como referencia, para hacer un cálculo estimado del
número de marcas que deben aparecer como registradas en
INDECOPI.
Alguna de esa información es precisa y confiable. Otra es
imprecisa, pero confiable. Otra, confiable, precisa, pero incompleta.
Y finalmente, otra es apenas indiciaria.
255
Pasaremos a referir todas esas fuentes y su carácter.
Las Memorias de INDECOPI216, confiables como puedan ser,
no presentan información precisa en cuanto al número total de
marcas registradas acumulado a ninguno de los años que se
analizan en cada Memoria; y apenas, si acaso, son indiciarias sobre
esta materia.
Por esa razón, solicitamos directamente y como información
pública, ese número, año por año, desde cuando INDECOPI
pudiera tenerlo.
Como respuesta obtuvimos un cuadro informe217, en el que
se refiere que durante el periodo 2000-2012, se han concedido
194,319 registros de marca. Este es un primer dato, exacto y
confiable.
El mismo informe refiere, sin embargo, que no cuentan con
esa misma información para el período 1993-1999.
Esa información entonces, había que construirla con otras
fuentes.
Durante esos años, sin embargo, la OMPI reporta en su
página WEB218, que la Oficina del Perú ha concedido en ese lapso
74,384 registros de marca. Y como esta organización sólo publica la 216 http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=613.
217 Copia de este informe aparece en la sección final de este capítulo en DOCUMENTOS Nº 1 y la hemos volcado además en el ANEXO Nº 3, que también aparece al final de este capítulo.
218 http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/searchresultsTable 14-dic-2014 . Este reporte aparece impreso en la sección DOCUMENTOS. Nº 4, al final de este capítulo.
256
información que obtiene regularmente de cada oficina nacional,
cuando esta se la envía, puede asumirse que ese número es
correcto y tiene una fuente confiable: tiene que haber sido el propio
INDECOPI quien proveyó esa información a la OMPI, en cada
oportunidad de ese período.
Por el periodo 1985-1992, la OMPI reporta 40,219, marcas
registradas219, sin contar registro alguno por los años 1985 y 1989,
pues en esos años aparece “0”. Esta información, siendo correcta y
confiable, es sin embargo incompleta.
Finalmente, en cuanto al período anterior a 1985, según el
acta de recepción que hemos obtenido del INDECOPI220, por el
periodo 1975-1984, ITINTEC habría entregado a INDECOPI hasta
el registro Nº 77,040, en caso pudiera ese documento interpretarse
así, a partir de su redacción, que es confusa. Se trata de una
información, imprecisa, aunque confiable.
Pero además, ese documento, nada nos dice sobre el
número de registros que recibió INDECOPI de ITINTEC, por el
periodo 1985-1992, siendo que ITINTEC debía entregarle todo el
acervo documental registral que tuviera hasta inicios de 1993,
cuando INDECOPI empezó sus funciones.
Finalmente, solicitamos también la información del último
número de registro de marca que hubiera podido emitir ITINTEC,
antes de desprenderse a favor de INDECOPI del registro de
marcas.
219 Este reporte aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº 5, al final de este capítulo.
220 Copia de esta acta aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº 2 al final de este capítulo.257
Como respuesta, recibimos esa información en un correo221.
Y según el detalle que se nos proporcionó, con los números
de los últimos certificados de registro emitidos por esa institución
hasta inicios de 1993, serían 112, 808 los registros que habría
emitido ITINTEC y que debieron ser entregados a INDECOPI222.
Esas han sido nuestras fuentes, esos sus alcances y esas
sus limitaciones.
Con todas esas cifras, hemos hecho el análisis que
desarrollamos a continuación.
Los datos por el período 2000-2012, los damos por
perfectamente válidos y completos.
Los datos del periodo, 1993-1999, también los damos por
válidos y completos.
Es en cuanto al período 1975-1992, que la imprecisión y la
dificultad para determinar el número de marcas registradas, se hace
evidente, aunque no insuperable.
Por un lado, estando a que ITINTEC habría emitido hasta
112, 808 registros de marca hasta que culminó su gestión a inicios
de 1993, creemos que eso valida, indirectamente, que en el periodo
1975-1984, efectivamente se había emitido hasta el registro Nº 77,
040, que aparecía referido en el Acta de entrega de una forma
confusa y que fueron entregados a INDECOPI en 1993.
221 Correo de fecha 17-1-2014, cuya impresión aparece en la sección DOCUMENTOS. Nº3 al final de este capítulo
222 El análisis cuantitativo de esas cifras se muestra en DOCUMENTOS. Nº6, al final de este capítulo258
Así, damos por validada esa cifra de 77,040 registros entre
1975-1984.
Por otro lado, si a los 112,808 registros emitidos por ITINTEC
hasta inicios de 1993, se restan los 77,040 emitidos hasta 1984
anteriores, quedan entonces 35,768 registros223 que, en principio,
podrían atribuirse al periodo 1985-1992.
Pero para ese periodo, tenemos ya otra cifra de 40,219
registros –de la OMPI-, que hemos considerado válida, aunque
incompleta, como podrá advertirse, pues incluye “0” registros por
1985 y 1989.
Hay entonces para ese periodo 1985-1992, dos cifras
distintas, posibles, cada una con un sustento probatorio diferente,
siendo sin embargo que la diferencia entre ellas, no es una cifra
abismal ni mucho menos y se trata por eso, de una elección en la
que no se juega, ni podía estar en juego, una referencia cuantitativa
de significación en el total que habremos de determinar.
Por eso -entre otras razones que pasamos a exponer-, entre
las dos cifras, estamos optando por tomar la cifra de la OMPI de
40,219.
En primer lugar, la cifra 35,768, es una cifra inferida a partir
de un documento (el acta confusa) que sólo hemos validado, en
razón a otra información distinta (el correo con los números de los
últimos certificados emitidos por ITINTEC); en cambio, la cifra
223 En DOCUMENTOS Nº 6, aparece calculada esta diferencia, al final de este capítulo.259
40,219, proviene directamente de una fuente, que además es
confiable.
En segundo lugar, estamos en la certeza que la cifra 40,219,
es menor a la que debiera ser, porque no incorpora ningún registro
por los años 1985 y 1989, lo cual simplemente no puede ser así:
tienen que haberse extendido registros de marca en esos dos años.
Y finalmente, aunque no hayamos obtenido ninguna cifra
respecto de los registros de marca que ITINTEC a su vez debe
haber recibido de la Oficina de Propiedad Industrial, de la Dirección
General de Industrias del Ministerio de Industria y Comercio224, sin
duda debe haber en ese acervo una cantidad indeterminada pero
significativa de registros de marca, que es además, adicional a
todas las cifras que vamos a sumar para llegar a estimar el universo
de marcas registradas y que sin embargo, por desconocida, no la
incluiremos.
Así pues, incluso eligiendo la cifra 40,219, estamos en la
seguridad que el número total de registros de marca al que
lleguemos, de ninguna manera será el real, sino uno menor, pues
habremos llegado a esa cifra, descontando cantidades de registros
cuya magnitud desconocemos, pero que es real también.
Hechas esas precisiones y expuestos nuestros motivos para
elegir entre esas dos cantidades distintas, aunque no significativas
en su diferencia, y, sumando todos los datos parciales de marcas
registradas en los distintos periodos señalados, al cierre del año
2012, las marcas registradas totales podrían estimarse al menos y
224 Virginia Rosasco Dulanto. Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985-1994). Sello Editorial INDECOPI. PUCP. Fondo Editorial. Lima 1996. Página 29.
260
prima facie, en 385,962225, que es la suma de las cantidades a las
que hemos tenido acceso, y que no incluyen un número significativo
de registros, según hemos señalado.
Para los propósitos de este trabajo, sin embargo, aquel
número, menor al número de registros que en realidad deben
haberse otorgado, no es el que vamos a utilizar.
Esto, porque como solamente se puede iniciar una acción de
cancelación después de transcurridos tres años de la concesión del
registro, el parámetro de medición para las acciones de cancelación
del año 2007, habrá de ser el número de registros concedidos
hasta el cierre del año 2003; y respecto de las acciones de
cancelación del 2011, dicho parámetro serán los registros
concedidos hasta el cierre de 2007.
Considerando lo anterior, el número de acciones de
cancelación iniciadas en 2007, deberá relacionarse con un universo
de marcas registradas de 239,417226 y el número de acciones
iniciadas en 2011, con uno de 294,532227 marcas registradas.
Además de las consideraciones anteriores, es muy
importante que exista absoluta claridad sobre el impacto que vamos
a mostrar, cuando tomamos al número total de marcas registradas
como parámetro, pues éste cumple un propósito muy específico.
Ha de tenerse presente que, por un lado, cada una de esas
acciones administrativas instala a la marca objeto de la acción en
225 Los cálculos de esta cifra aparecen en el ANEXO Nº 3 al final de este capítulo.
226 Esta cifra está calculada en el ANEXO Nº 4 al final de este capítulo.
227 Esta cifra está calculada en el ANEXO Nº4 al final de este capítulo. 261
un contexto en el que debe probarse su uso; y en consecuencia, el
conjunto agregado de todas esas acciones, delineando un espacio
cuyos límites cuantitativos son solamente esos, evidencia el
número total de marcas registradas que pasan por ese examen.
Y por otro lado, en nuestra legislación vigente, la acción de
cancelación es el único escenario o espacio en que las marcas
registradas se someten a la exigencia de acreditar su uso en el
mercado.
De allí resulta que el total de acciones de cancelación
iniciadas cada año, en relación al total de las marcas registradas,
acaba revelando cuántas marcas registradas, del total de ellas, son
efectivamente sometidas al examen de su uso, en el conjunto de
nuestro sistema de marcas, a través de esta acción administrativa.
Así entonces, la relación entre esas dos cifras, revela la
capacidad cuantitativa que tienen las acciones de cancelación, para
cuestionar las marcas registradas en cuanto a la realidad de su uso
en el mercado y muestra los límites o el espacio real en el que ese
examen se produce.
Y la importancia de medir los límites o el espacio que la
acción de cancelación delinea con su operatividad real, obedece a
una sencilla consideración: si en efecto existe o debe existir, la
obligación de usar las marcas registradas, todas y cada una de
ellas, sin excepción alguna, deben o debieran someterse al examen
de sus pruebas de uso.
Así, la razón numérica que mostraremos, evidenciara qué
porción del universo de marcas registradas puede llegar a
262
interrogar la acción de cancelación, en cuanto a la realidad de su
uso.
La razón matemática que vamos a mostrar, entonces, no
pretende ni puede pretender decirnos más que eso, aunque sin
duda se trata de un índice categórico sobre la aptitud de este
mecanismo para cumplir con la finalidad que se le ha atribuido, de
retirar del registro las marcas no usadas.
4.1.7.2.1.1.- El impacto en el año 2007, sobre las marcas registradas.
Según los datos publicados por el INDECOPI, por el
año 2007 se presentaron 531228 solicitudes de cancelación.
Estas acciones solo podían ser presentadas contra
marcas registradas hasta el cierre del año 2003.
Y al cierre de ese año 2003, el universo de marcas
registradas lo estimamos en 239,417 registros.
Como consecuencia de lo anterior, la razón
matemática entre el total de procedimientos iniciados y el
total de registros contra los cuales pudieron estar dirigidos,
asciende a 0,221%, es decir menos de la cuarta parte de un
1%.
Ese es el primer impacto exógeno que podemos
atribuirle a las acciones de cancelación, sobre el total de las
228 Así consta en el cuadro que publica INDECOPI y que se reproduce en el Anexo Nº 5 al final de este capítulo263
marcas registradas, por este año 2007, que nos revela
cuántas marcas registradas, del universo de ellas, son
sometidas a examen sobre la realidad de su uso en el
mercado.
4.1.7.2.1.2.- El impacto en el año 2011, sobre las marcas registradas.
Por el año 2011, se presentaron 595229 solicitudes de
cancelación.
Estas acciones solo podían ser presentadas contra
marcas registradas hasta el cierre del año 2007.
Y al cierre de ese año 2007, el universo de marcas
registradas lo estimamos en 294,532 registros.
Como consecuencia de lo anterior, la razón
matemática entre el total de procedimientos iniciados y el
total de registros contra los cuales pudieron estar dirigidos,
asciende a 0,20%, es decir, la quinta parte de un 1%.
Ese es el primer impacto exógeno que podemos
atribuirle a las acciones de cancelación, sobre el total de las
marcas registradas, por este año 2011, que nos revela
cuántas marcas registradas, del universo de ellas, es
sometida a examen sobre la realidad de su uso en el
mercado.
Cabe anotar aquí una consideración muy importante,
que se revela de esas cifras de un modo indirecto: mientras
la progresión incremental de las acciones de cancelación en
cifras absolutas, avanza desde 494 solicitudes en 2006,
229 Así consta en el cuadro que publica INDECOPI y que se reproduce en el Anexo Nº5 al final de este capítulo264
hasta 633 en 2012 -según puede verse en el Anexo Nº 5,
revelando una tendencia creciente, el número de las
marcas registradas, también creciente, por cada año de
ese mismo período, se incrementa en una magnitud tal que
la razón matemática del total de solicitudes de cancelación
sobre el total de marcas registradas, tiende a ser menor
cada vez, con cada año que va transcurriendo –como se
revela en las cifras-, de modo que el ratio que hemos
calculado –aun siendo mínimo como es-, con el tiempo,
solo se irá reduciendo.
4.1.7.2.1.3.- El impacto adicional marginal en los resultados de 2007 y 2011. .
Cabe precisar que según nuestra normativa, una
acción de cancelación no solo se origina como acción
autónoma a iniciativa de una parte interesada. También
puede solicitarse una cancelación como defensa en un
procedimiento de registro con oposición, en base a una
marca registrada anterior.
Por esa razón, el total de acciones de cancelación
que se inician autónomamente, no es el total de acciones
de cancelación que se deducen en el conjunto del sistema
y, en principio, debieran añadirse las acciones de
cancelación que se solicitaron dentro de los procedimientos
de oposición, pues allí se constituye otro distinto y adicional
espacio en el que también pueden cancelarse marcas
registradas por falta de uso, incrementando sin duda este
primer impacto exógeno que las acciones de cancelación
pueden tener en el sistema de marcas.
265
Y como es evidente, no estamos tomando en cuenta
esas acciones en este estudio.
Ello sin embargo, tiene una explicación y sustento.
En primer lugar, como fluye del documento de
respuesta de la administración a nuestro requerimiento, no
se cuenta con la información de en cuántas oposiciones se
ha solicitado la cancelación, porque el sistema público no
captura ese dato.
Pero además, y en segundo lugar, el número
probable de acciones de cancelación dentro de los
procedimientos de oposición, debe ser poco significativo y
en nada podría distorsionar los cálculos que aquí hemos
hecho.
Las razones para asumir esa hipótesis, son las
siguientes.
Antes de presentar una solicitud de registro de
marca, es usual que el solicitante averigüe si ya está
registrada una marca igual o similar a la que va a registrar,
de modo que la presentación de una solicitud, suele estar
precedida de esa indagación, que el propio INDECOPI
facilita con el servicio de búsquedas fonéticas.
Si a pesar de esa indagación igualmente se produce
una oposición al registro en base a una marca registrada
anterior, de todas formas ocurrirá que el número de
oposiciones sea sustancialmente menor al de las solicitudes
en las que no hay oposición.
266
Y como puede advertirse del documento que
obtuvimos del INDECOPI230, en el periodo 2006-2012, el
promedio de las oposiciones bordea las 2,400, en cada año,
mientras el promedio de solicitudes de registro en ese
mismo periodo esta en 23,190 solicitudes anuales.
Así pues, el total de oposiciones suele estar entre un
10 a un 12 por ciento de las solicitudes de registro.
De ese total de oposiciones, a su vez, no todas se
fundamentan en un registro de marca anterior –que es
cuando puede solicitarse la acción de cancelación como
defensa-, pues la ley establece varios motivos para la
oposición231.
Lamentablemente, la administración tampoco
controla las oposiciones según el tipo de fundamentos y no
se puede saber cuántas de esas oposiciones se hacen en
base a un registro de marca anterior, como tampoco se
puede determinar en cuántas de ese sub-grupo de
oposiciones se ha solicitado una cancelación como
defensa, ni cuántos registros resultaron efectivamente
cancelados.
Sin embargo, debe ser muy bajo el índice de
oposiciones en que se haya solicitado una cancelación
230 Ver DOCUMENTOS N°1 al final de este capítulo y ANEXO N°5 respecto del número de solicitudes que sigue.
231 En general, una oposición podría fundarse en cualesquiera de las prohibiciones que establecen los artículos 135 (16 prohibiciones) y 136 (8 prohibiciones) de la Decisión Nº 486.
267
como defensa, pues está en la legislación misma, la razón
por la que así puede ocurrir.
En efecto, si la norma autoriza a solicitar una
cancelación como defensa de una oposición, esta regla
tiene que ser de conocimiento del opositor y entonces él
sabe que si su marca no está en uso, puede ocurrir como
consecuencia de su oposición, con un alto margen de
probabilidad, que el solicitante se defienda con una acción
de cancelación y en vez de lograr que no se registre la
marca solicitada, más bien será él quien vea su registro
cancelado, precisamente por la falta de uso de su marca.
Esa consideración, que de suyo constituye un
enorme desincentivo para presentar oposiciones -cuando
se sabe que la marca en base a la cual se presentaría la
oposición, no está en uso-, tiene por otro lado, un incentivo
mayor aun para no presentar oposición alguna.
En efecto, la administración está obligada a evaluar
en el procedimiento de solicitud de una marca -haya
oposición o no-, si la marca solicitada es confundible con
otra marca previamente registrada, de suerte que hará de
oficio el mismo examen comparativo entre la marca
solicitada y aquella que hubiera podido ser el fundamento
de una oposición, sin necesidad que tal oposición se
hubiera presentado, liberando así al opositor que no use
una marca registrada, del riesgo que significaría presentar
una oposición.
268
Por eso, el número de oposiciones en el que se
hubiera podido solicitar una cancelación como defensa,
debe ser mínimo, como mínimo también deberá ser, el
número de registros cancelados por este medio.
Pero aun si no fuera mínimo el número de marcas
canceladas por esta vía, y se asumiera una cantidad
significativa, aun en ese caso, el impacto seguiría siendo
marginal.
Por ejemplo, si se asumiera que el sub-grupo de
oposiciones que se fundamentan en un registro anterior,
fuera de 70% sobre el total de oposiciones; y que de ese
70%, en la mitad de los casos se solicita la cancelación
como defensa –tratándose de supuestos totalmente
inflados-, el número al que llegamos es de 840 solicitudes
de cancelación.
Ese número, como salta a la vista, de ninguna
manera puede ser posible, pues resultaría que más
solicitudes de cancelación se presentarían dentro de los
procedimientos de oposición, que como acción autónoma.
Pero si a pesar de la imposibilidad de ese número,
igualmente concediéramos que fuera posible y lo
agregáramos al número de las solicitudes de cancelación
como acción autónoma, para el año 2007, por ejemplo, las
1371 solicitudes que se habrían presentado -juntando
ambos grupos-, apenas eleva el ratio de 0,221% a 0,573%,
es decir a poco más de la mitad del 1%.
269
En razón a todas esas consideraciones, si bien no
estamos incluyendo un análisis sobre las cancelaciones
producidas dentro de los procedimientos de oposición,
creemos que esta carencia de información, de ninguna
manera relativiza las conclusiones generales que hemos
extraído de los datos analizados.
4.1.7.2.1.4.- Evaluación general del primer impacto exógeno en los resultados de 2007 y 2011.
Como decíamos anteriormente, tenemos una razón
para haber relacionado el total de solicitudes de
cancelación con el universo de las marcas registradas.
Esa razón es muy sencilla: la obligación de usar las
marcas registradas, es o debe ser, una imperativo exigible a
todas las marcas que se hubieran registrado y en
consecuencia, el mecanismo con el que se pretenda
imponer el uso y controlarlo, tiene que ser un mecanismo
cuyo diseño exponga o sitúe a todas las marcas registradas
en posición de tener que acreditar su uso.
Como se ha hecho evidente, la acción de
cancelación por falta de uso, coloca, de ese universo de
marcas registradas, solamente a una parte menor al 1% de
ellas, en situación de tener que acreditar que se están
usando.
Esa es la magnitud, diminuta e insustancial, que en
nuestro sistema de marcas tiene el único espacio en que
270
las marcas registradas se encuentran en situación de tener
que acreditar su uso.
Y desde esa perspectiva, como se comprenderá, nos
parece insostenible cualquier afirmación que pretenda
atribuir a las acciones de cancelación por falta de uso, la
capacidad de examinar al universo de marcas registradas
en cuanto a la materialidad de su uso en el mercado.
En realidad, la acción de cancelación, por su diseño
normativo, llega a constituir para los titulares de registros
marcarios, apenas uno de los tantos riesgos de mercado
que acabara enfrentando un empresario: existe una
probabilidad menor a un 1% de que un titular de registro se
vea en situación de tener que acreditar el uso de su marca,
a través de una acción de cancelación, para mantener su
derecho; o visto desde la otra perspectiva, existe la
posibilidad que por lo menos un 99% de registros
marcarios, nunca sean cuestionados en cuanto a la realidad
de su uso en el mercado.
Ese es el primer impacto exógeno que produce la
acción de cancelación en los hechos y es consecuencia de
su diseño normativo.
Por todas esas consideraciones, debemos concluir
que el primer impacto exógeno que provoca en el sistema
de marcas, el total de acciones de cancelación, es
prácticamente inocuo en relación al total de las marcas
registradas que deben ser puestas en situación de acreditar
su uso, y ahí está el primer fundamento factico por el que
271
sostenemos que la acción de cancelación no puede tener
idoneidad alguna respecto a la finalidad –general- de
acercar la realidad formal del registro a la realidad viva de
las marcas en uso.
4.1.7.2.2.- El impacto sobre el número de marcas registradas no usadas.
Puesto en relación con el total de marcas registradas, el
número de procedimientos de cancelación iniciados, como hemos
visto, solo revela qué porción de las marcas registradas se somete a
pruebas de uso y en realidad únicamente muestra la aptitud potencial
de este instituto, para ser el medio con que se interrogue sobre el uso
a todas las marcas registradas.
Como consecuencia de lo anterior, lo que no nos revela ese
indicador, ni la relación numérica que lo explica, es cuántas marcas
registradas no usadas, del universo de marcas registradas no usadas,
son las que efectivamente se cancelan por medio de la acción de
cancelación.
Ese número solo puede determinarse al dividir el número de
marcas efectivamente canceladas entre el número total de marcas
registradas no usadas.
En esa razón matemática encontraremos la eficacia exógena
definitiva, por decirlo de alguna manera, de las acciones de
cancelación, pues finalmente, lo que interesa es saber si existiendo un
total de marcas registradas no usadas, la acción de cancelación
alcanza para retirar del registro todas o la mayoría de esas marcas.
272
Y puede afirmarse con toda seguridad que el número de
marcas registradas no usadas, será siempre un número menor al del
total de marcas registradas, de donde ha de seguirse que el ratio de la
proporción de registros cancelados, sobre el total de marcas no
usadas, muy probablemente será mayor al ratio de la proporción de
solicitudes de cancelación entre el total de marcas registradas.
Empezaremos por determinar el más fácil de los números que
necesitamos para llegar al resultado que estamos buscando: el
número de marcas efectivamente canceladas por 2007 y 2011.
Para el año 2007 logramos determinar que en un 73.21% de
casos, las marcas terminaron cancelándose totalmente; y
considerando que el total de procedimientos iniciados ese año fue de
531, podemos estimar en 389 los registros cancelados por acciones
iniciadas ese año.
Para el año 2011 logramos determinar que en un 67.56% de
casos, las marcas terminaron cancelándose totalmente; y
considerando que el total de procedimientos iniciados ese año fue de
595, podemos estimar en 402 los registros cancelados por acciones
iniciadas ese año.
Con esos datos tenemos ya una parte de la operación.
El otro dato es el total de marcas registradas no usadas, en
relación a las cuales esos registros cancelados constituyen una
porción.
Para las marcas canceladas por las acciones iniciadas en 2007,
hemos estimado ya que el universo de marcas registradas era de
273
239,417 registros; y para el año 2011, hemos estimado en 294,532 las
marcas registradas.
Pero de esos totales, solo una parte deben haber sido marcas
registradas no usadas y ese es el otro dato que necesitamos para
responder la cuestión que nos ocupa.
Al respecto, debemos señalar que la información sobre si una
marca registrada particular no se está usando en el mercado, tiene
una sola fuente certera y es la esfera de conocimiento, personal y
privado del titular: sólo él sabe eso, marca por marca, a ciencia cierta.
De modo que sólo si sobre cada titular pesara la obligación de
declararlo, podría de alguna manera saberse esa información sobre
todas las marcas registradas, pero, tal obligación, como es obvio, no
existe.
No obstante, creemos que hay datos indirectos, tanto de
fuentes internas como de información internacional, que aunque no
suplen totalmente esa información, si nos proveen de parámetros
cuantitativos suficientes, como para tener también una estimación
cuantitativa fundada sobre la cantidad que estamos tratando de fijar y
que no tenemos dónde o cómo encontrar directamente.
El primero de esos datos es el de las marcas no renovadas.
En efecto, esta información puede ser vista, análogamente,
desde la misma perspectiva en que ya hemos interpretado el dato de
la no contestación de las acciones de cancelación.
274
En tal sentido, así como la no contestación de una acción de
cancelación, puede ser interpretada como un reconocimiento del no
uso de la marca, de la misma manera y por las mismas razones, la no
renovación puede ser entendida, como un reconocimiento del no uso.
En efecto, en tanto la renovación representa un costo de
mantenimiento del derecho de marca, no afrontar tales costos, solo
tiene explicación cuando ellos son superiores al valor de conservación
del derecho marcario; y así, quien no renueva su registro, lo hace
porque no tiene en la marca registrada un valor mayor a los costos de
su renovación, cosa que solo puede ocurrir cuando la marca no es
usada en el mercado.
La no renovación entonces, puede considerarse que revela un
no uso de la marca registrada.
Desde esa perspectiva, los datos de las marcas no renovadas,
pueden proporcionar un parámetro de marcas registradas no usadas
útil y razonable para instrumentalizarlo en la determinación del total de
marcas registradas no usadas.
El número de marcas no renovadas, sin embargo, no lo publica
la administración, pero, también puede ser estimado de manera
sustentada.
Como aparece en el cuadro del Anexo Nº 6, al final de este
capítulo, un 52% de las marcas concedidas en el Perú, no son
renovadas al cabo de los 10 años de su concesión.
275
De allí puede concluirse que el porcentaje de marcas no
usadas, cuando menos al cabo de diez años de su registro, es de esa
magnitud.
Es cierto que no hay manera de saber desde cuándo la falta de
uso de esas marcas se produjo, pero esa falta de información no
cambia en absoluto los alcances del aserto.
Por otro lado, ese alto porcentaje de marcas no usadas al cabo
de diez años, no es tampoco un porcentaje excepcional y privativo de
nuestro sistema nacional de marcas.
Como aparece en el Anexo Nº7 al final del capítulo, extraído de
las estadísticas publicadas por la OAMI, del total de marcas
comunitarias concedidas en el periodo 1996-2002, no han sido
renovadas un 42%, ratio que no hace sino revelar que la no
renovación, y por tanto el no uso, es un fenómeno de magnitud
considerable y recurrente, más allá de los linderos nacionales.
No hay razón entonces para no asumir que existiendo un no
uso, detrás de la no renovación, la falta de uso de las marcas
registradas es un fenómeno natural y de magnitud considerable,
cuando menos, a los diez años de su concesión.
Pero también por el lado de la información internacional, existe
más información útil para nuestro objetivo.
Así, el dato proveniente del sistema de marcas de los Estados
Unidos de Norteamérica232, que tiene como mecanismo para el control
del uso de las marcas registradas, la presentación de declaraciones
232 Citado por Palau Ob.Cit. página 36.276
de uso que deben hacer los titulares en un momento distinto al de la
renovación, nos proporciona un parámetro adicional.
En tal sentido, según refiere el autor que usamos como fuente,
cada año salen del Registro de Marcas en los Estados Unidos de
Norteamérica, cerca de 33% de las marcas registradas que debieron
cumplir con acreditar el uso a través de la información que deben
presentar varios años antes del plazo de renovación, revelando la
magnitud del no uso en una sociedad tan competitiva como esa y que
cuenta con mecanismos de oficio que impelen al uso de las marcas
registradas de un modo incomparable con nuestro sistema.
Cabe añadir, para una mejor comprensión de la naturaleza del
contenido que implica el dato anterior, que el sistema marcario
norteamericano, no es un sistema registral ni constitutivo233, pese a
que hoy cuenta con un registro, sino que el derecho sobre la marca
nace y se mantiene con su uso.
Y siendo el uso una condición de permanencia de la protección,
el sistema está provisto de mecanismos para su control y los titulares,
para conservar sus derechos, se ven compelidos a probar el uso y por
eso a usar efectivamente.
Si en ese diseño de sistema, se produce ese volumen de
cancelaciones en el registro por no uso efectivo, varios años antes del
plazo de renovación, en un sistema como el nuestro, en el que el
riesgo de cancelación por falta de uso apenas llega a ser marginal, y
los derechos sobre la marca se adquieren solo con el registro, la
probabilidad de no uso efectivo, varios años antes del plazo de
233 En el capítulo V hacemos una presentación teórica de este modelo de sistema de marcas.277
renovación, sin duda debe potenciarse y muy por encima de aquel
ratio del sistema norteamericano.
Pues bien, a la luz de esos dos parámetros generales, que son
reales, consideramos que es posible estimar un ratio general de
marcas registradas no usadas para nuestro país, varios años antes del
plazo de renovación.
Y a fin de que esa estimación no pueda ser objeto de
cuestionamientos fundados, no haremos sino optar por elegir un ratio
que en relación a esos parámetros generales anteriores, se evidencie
más conservador y por eso menor que cualquiera de ellos.
Así, aun siendo probado el hecho que más del 50% de marcas
registradas en el Perú no se renuevan y por tanto se trata de marcas
no usadas, descartamos este ratio, como también descartamos el ratio
de 42% que provee la estadística europea.
Por otro lado, respecto del parámetro que nos brinda el sistema
norteamericano, también haremos renuncia, pese a que por las
razones ya expuestas, de ninguna manera puede ocurrir que nuestro
sistema, por su diseño y fundamentos, esté en condiciones de generar
una menor tasa de no uso de marcas registradas que el sistema
norteamericano, antes del plazo de la renovación.
Como consecuencia de lo anterior, postularemos una tasa base
de no uso del 33%, varios años antes del plazo de renovación.
Y finalmente, considerando que la información del sistema
norteamericano proporciona un ratio de no uso que corresponde al
quinto año del registro y que la acción de cancelación puede iniciarse
278
a partir del vencimiento del tercer año, asumiremos que el ratio de no
uso al inicio del cuarto año de registro es de 25%.
Aplicando esa tasa –de evidente subestimación a la realidad
probable de nuestro sistema de marcas- al universo de registros por el
año 2007, de 239,417, tenemos que puede estimarse que el universo
de marcas registradas no usadas era de 59,854.
Y como el número de marcas canceladas por ese año 2007
puede determinarse en 371 registros (el 70% de las 531
cancelaciones del 2007), el segundo efecto exógeno de las acciones
de cancelación puede estimarse en 0,619%, es decir, menos del 1%
del universo de las marcas no usadas, que deberían retirarse del
registro.
A su vez, para el año 2011, con un universo de marcas
registradas de 294,532, puede considerarse que las marcas no
usadas ascendían a 73,633; y como el número de marcas canceladas
por ese año 2011 puede estimarse en 416 (70% de las 595 acciones
de ese año), el segundo efecto exógeno real de las acciones de
cancelación ha sido de 0, 565%, del universo de las marcas no
usadas que deberían retirarse del registro, menos del 1%,
nuevamente.
Como podrá advertirse de las cifras que hemos mostrado,
entonces, el impacto de las acciones de cancelación sobre el universo
de marcas registradas no usadas, es también marginal o insustancial,
como ocurrió con el impacto de las solicitudes presentadas sobre el
universo de las marcas registradas.
4.1.7.2.3.- Evaluación general del impacto exógeno.
279
Siendo que la acción de cancelación, en relación al universo de
marcas registradas, pone en situación de tener que acreditar el uso a
un número insustancial de registros concedidos y siendo además que
las marcas canceladas en relación al universo de marcas registradas
no usadas, representa igualmente un numero insustancial de estas
últimas, no puede sostenerse que este mecanismo (la acción de
cancelación por falta de uso) pueda tener la finalidad de acercar la
realidad formal del registro a la realidad viva de las marcas
efectivamente en uso, de modo que en el registro aparezcan
solamente las marcas usadas.
En primer lugar, porque no logra someter a examen sobre el
uso, sino solamente a un número menor al 1% de las marcas
registradas; y en segundo lugar y como consecuencia de la
repercusión cuantitativa de ese filtro anterior, porque solo logra retirar
del registro un número menor al 1% del total de las marcas registradas
no usadas.
Así, aquella finalidad, el objetivo de acercar la realidad formal
del registro a la realidad viva de las marcas efectivamente en uso, de
modo que en el registro aparezcan solamente las marcas usadas, ni
remotamente podría estar sobre los hombros de una acción
administrativa diseñada de la forma en que lo está y que por eso, los
únicos impacto exógenos que genera son absolutamente marginales.
4.2.- La medición de la función de contribuir al proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial.
Como podrá advertirse, en nuestra discusión sobre la realidad de las
funciones atribuidas a la acción de cancelación por falta de uso, hemos incorporado
el elemento de juicio cuantitativo como un factor adicional de análisis, porque
aquellas funciones han sido señaladas en relación a las marcas registradas y estas
280
constituyen un universo cuantitativo determinable, de suerte que será siempre en
relación a ese universo que aquellas funciones deben causar un impacto, siendo que
tal impacto efectivamente puede medirse.
Desde esa lógica, hemos medido ya el impacto exógeno que las acciones de
cancelación causan tanto sobre las marcas registradas como sobre las marcas
registradas no usadas, y hemos evidenciado la magnitud de esos impactos.
Desde esa misma perspectiva haremos ahora un análisis cuantitativo que
permita establecer la potencialidad de la acción de cancelación por falta de uso, en
cuanto a su capacidad para contribuir al proceso de consolidación de la marca como
bien inmaterial.
Como primera cuestión, sin embargo, queremos reiterar que ya hemos
adoptado la posición de considerar que tal función no es una función que pueda
atribuirse a la acción de cancelación por falta de uso, pues (i) no hay forma de inferir
de la normativa vigente que tal función haya sido atribuida a este instituto; en todo
caso (ii) la acción de cancelación cumpliría al respecto un rol meramente contributivo
y secundario en ese proceso; y finalmente, (iii) de ningún modo puede sostenerse
que ese rol contributivo pueda representar una función sustancial.
Pese a todo ello, vamos a sumir que tal función existe, solamente con el
propósito de medirla.
Como se recordara, el concepto detrás de la asignación de esa función a la
acción de cancelación, es que las marcas registradas pasan, como las marcas fuera
de registro, por un proceso de formación y consolidación, en el cual el uso de la
marca por el empresario cumple un rol genético que lo convierte en la condición
necesaria para que se produzca la captación por los consumidores de la relación
marca/producto; y siendo así, la existencia adicional de un imperativo de uso
281
implantado normativamente sobre las marcas registradas desde el sistema jurídico,
puede contribuir a que aquel uso genético, tenga un incentivo que lo refuerce.
Desde esa perspectiva, la acción de cancelación en efecto podrá contribuir en
el proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial, solamente en tanto
fuera un mecanismo que por su diseño pudiera impeler al uso -pues constituiría una
amenaza a la titularidad pasiva, meramente formal-, y así podría reforzar aquella
necesidad de uso genético que las marcas registradas requieren para consolidarse
como bien inmaterial.
En tal sentido, la medición de esa finalidad pasa por determinar la dimensión
que representa el inicio de una acción de cancelación, en tanto amenaza para un
titular marcario.
Pues bien, al respecto, creemos que la magnitud de la amenaza que pudiera
representar la acción de cancelación, en relación a los titulares marcarios, en
realidad, ya la hemos determinado desde el momento mismo en que logramos medir
el impacto exógeno de las acciones de cancelación por falta de uso, tanto sobre el
universo de marcas registradas como sobre el universo de las marcas registradas no
usadas.
En efecto, desde el momento que pudimos establecer que en los dos
universos exógenos que analizamos se producía un impacto residual, marginal o
insustancial, como quiera calificársele, desde ese momento se reveló implícitamente
la magnitud que las acciones de cancelación podían significar en cuanto a su
carácter de amenaza para los titulares respecto de la posibilidad de pérdida de sus
registros por falta de uso.
Así, desde que se hizo evidente que la acción de cancelación, en relación al
universo de marcas registradas, ponía en situación de tener que acreditar el uso a un
número insustancial de registros concedidos (menos del 1%), y que además las
282
marcas canceladas en relación al universo de marcas registradas no usadas,
representaba igualmente un numero insustancial de estas últimas (también, menos
del 1%), con eso, fuerza es implicar que tanto la posibilidad que un titular marcario
puede ser emplazado en el sistema de marcas para acreditar el uso, como la
posibilidad que una marca fuera en efecto cancelada a través de esta acción
administrativa, ambas posibilidades, no llegaban ni pueden llegar siquiera a un 1%
de casos, lo cual equivale a que los titulares de marcas registradas en nuestro
sistema marcario, pueden asumir que la amenaza que pende sobre ellos de verse
obligados a presentar pruebas de uso o de perder su registro por falta de uso, es una
amenaza cuya proporción no llega siquiera a un 1% de probabilidad, que, visto desde
su otra cara, implica concluir que existe más de un 99% de probabilidad que los
titulares de registros marcarios no confronten la necesidad de demostrar el uso de
sus marcas registradas, ni que sus marcas sean canceladas por falta de uso.
Y siendo ello así, no puede haber forma se implicar que la posibilidad de inicio
de una acción de cancelación, ni la eventual pérdida subsecuente del registro,
constituya o pueda ser considerada seriamente como una amenaza para los titulares
marcarios, que les impela al uso.
Y como consecuencia de lo anterior, siendo que la acción de cancelación
entonces no puede constituir una verdadera amenaza para los titulares marcarios y
que por tanto, mal puede tener la capacidad de impeler al uso de las marcas
registradas, no está en capacidad, entonces, de poder constituir un refuerzo a la
necesidad genética del uso, por lo que tampoco puede estar en capacidad de
contribuir en la consolidación de la marca como bien inmaterial.
Y aun en el caso que desde algún ángulo pudiera pretenderse sostener que
puede contribuir con tal finalidad, la acción de cancelación de ninguna manera puede
sobrepasar la magnitud de su impacto exógeno efectivo y por tanto, si acaso fuera
que esta acción administrativa pudiera contribuir en aquel proceso, esa contribución
sería tan marginal, residual o insustancial, como lo es el impacto efectivo que tiene
en el sistema de marcas: la posibilidad que la acción de cancelación contribuya en el
283
proceso de consolidación de las marcas registradas como bien inmaterial, es menor
a un 1%, pues es este el nivel que esa acción representa en tanto amenaza a los
titulares marcarios.
Así entonces, en este dato cuantitativo encontramos lo que creemos una
prueba fáctica fehaciente de nuestra posición cuando sostenemos que no puede
atribuirse a las acciones de cancelación la función de contribuir al proceso de
consolidación de la marca como bien inmaterial y menos aún que esa fuera una
finalidad esencial de estas acciones administrativas.
4.3.- Evaluación general sobre los resultados de la medición.Habiendo expuesto los resultados de nuestro estudio cuantitativo sobre las
acciones de cancelación y su impacto en el sistema de marcas, creemos que es
posible concluir que las finalidades que se considera deben lograrse a través de esas
acciones administrativas, no solo no se alcanzan sino que no podrían alcanzarse de
ninguna manera, en razón al diseño de sus reglas, pues éstas, analizadas en su
funcionamiento, revelan resultados incompatibles con aquellos objetivos.
Siendo así, que las reglas de la cancelación no se corresponden con esas
finalidades u objetivos, entonces, una de dos cosas ocurre: (i) o las acciones de
cancelación no tienen correlato conceptual con la noción del uso obligatorio
predominante, que supuestamente las inspira y por tanto no son idóneas en relación
al contenido conceptual que esa noción del uso obligatorio implica; o, (ii) las acciones
de cancelación sí son el correlato de la noción del uso obligatorio predominante,
pero, ello implica, entonces, que los alcances de esta noción del uso obligatorio
predominante, no incluyen, se refieren o implican, en realidad, la existencia de una
obligación verdadera, o de un imperativo jurídico, sino que aquel contenido se
relaciona con una categoría distinta y carente de un carácter obligacional, por lo que
aquella noción, no justifica consignar el termino obligatorio en su denominación.
284
El solo hecho de poder plantear esas alternativas como probable explicación
de estos resultados factuales, nos revela una vez más, la insuficiente precisión sobre
los alcances que la doctrina predominante atribuye a la noción del uso obligatorio,
pues solo en razón de esa insuficiencia, puede darse que estas alternativas sean
posibles, y además, que sea necesaria una solución entre ellas, para conciliar los
alcances de la normativa vigente y su funcionamiento, con el contenido de esa
noción, cualquiera que este fuera.
Y como fluye de lo anterior, hemos de establecer entonces qué noción de uso
obligatorio puede yacer en el diseño normativo que se configura con las reglas de la
cancelación, para finalmente establecer cuál de esos dos escenarios posibles es el
que confrontamos en nuestro sistema.
En el siguiente capítulo, entonces, nos centraremos en los alcances
conceptuales que tiene o debiera tener la noción del uso obligatorio de las marcas
registradas, a partir de las categorías jurídicas que esta acción contiene.
5.- Conclusiones.
1) En este capítulo hemos analizado la acción de cancelación por falta de uso,
regulada en la Decisión N° 486, desde una perspectiva cuantitativa y fáctica,
con el propósito de revelar qué resultados materiales ocurren con su aplicación
real.
2) Nuestro estudio ha revelado que en su aplicación, este procedimiento causa
dos tipos de impacto en el sistema de marcas, que hemos denominado impacto
endógeno e impacto exógeno; el primero, mide el nivel de eficacia de este
procedimiento, en relación a la posibilidad que un tercero interesado alcance
efectivamente su objetivo de lograr que una marca registrada no usada, a la
285
que considera un obstáculo para sus intereses, sea retirada del registro; y el
segundo, mide la posibilidad que este procedimiento tiene para dos propósitos,
a saber: (i) para interrogar a las marcas registradas en cuanto a la realidad de
su uso y (ii) para retirar del registro las marcas registradas no usadas.
3) El análisis cuantitativo que hemos hecho en este capítulo, revela que, si bien en
cuanto al impacto endógeno se refiere, la acción de cancelación tiene una tasa
de éxito de 70%, en cambio, tratándose del impacto exógeno y que es el único
impacto que cuenta respecto de una valoración sobre la obligación de usar las
marcas registradas, el efecto que provoca este procedimiento en el sistema de
marcas es absolutamente marginal e insustancial: la acción de cancelación
coloca en situación de tener probar el uso, sólo a una cantidad menor al 1% de
las marcas registradas y sólo consigue retirar del registro a una cantidad menor
al 1% de las marcas registradas no usadas.
4) En contrapartida de lo anterior, sostenemos que el funcionamiento de las reglas
de la acción de cancelación por falta de uso, determina que en más de un 99%
de casos, las marcas registradas no se verán en situación de tener que
acreditar el uso y que en más de un 99%, las marcas registradas no usadas, no
serán retiradas del registro.
5) Como consecuencia de lo anterior, en este capítulo queda demostrado que
estas acciones administrativas, no están en condiciones de cumplir con ninguna
de las dos finalidades específicas que la doctrina predominante les atribuye, a
saber, las finalidades de (i) arbitrar un mecanismo que contribuya a la
consolidación de la marca como bien inmaterial y (ii) de aproximar en la mayor
medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la
utilización de las marcas en el mercado.
286
CAPITULO IV
LA PERSPECTIVA DOCTRINARIA SOBRE CARÁCTER DEL USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS
1.- El uso de la marca registrada como obligación, como carga y como facultad.En el capítulo anterior, a la luz de los estudios cuantitativos que hicimos,
hemos podido evidenciar que por medio de estas acciones, llega a ocurrir
efectivamente que un agente privado logra su objetivo de retirar del registro una
marca específica no usada.
En buena cuenta hemos descrito un fenómeno, sus rasgos básicos de
ocurrencia y su dimensión cuantitativa.
Pero esta fenomenología de la acción de cancelación, ha sido una descripción
sin el uso de categorías jurídicas y eso es lo que haremos ahora.
Y la razón de ello obedece a que como la doctrina predominante sostiene que
las acciones de cancelación plasman normativamente la noción del uso obligatorio o
la carga de uso de las marcas registradas, entonces, sólo a partir de las categoría
311
jurídicas implícitas en esas acciones administrativas, podrá establecerse si en efecto
ellas configuran una obligación o una carga de uso que pesa sobre todas las marcas
registradas.
1.1.- Las categorías jurídicas detrás de las acciones de cancelación. Son dos las perspectivas básicas con las que la doctrina predominante enfoca
la relación entre la noción del uso obligatorio y las acciones de cancelación.
La primera, más generalizada y comúnmente aceptada, es aquella que
considera que la acción de cancelación plasma de alguna manera la obligación de
usar las marcas registradas, constituyendo la cristalización positiva indirecta de dicha
obligación.
No debemos olvidar, empero, que la mayoría de los autores que comienzan
refiriéndose a la existencia de la obligación de uso de las marcas registradas, no
dejan de puntualizar, de modo accesorio o accidental, que más propiamente debiera
hablarse de una carga –como desde el inicio lo hiciera el maestro Fernández-Novoa
en su trabajo de 1976-, pero, precisamente porque esa acotación es presentada de
modo accesorio, no se nos propone una diferencia conceptual desarrollada entre
esos dos términos, y como consecuencia de ello, acaban utilizándose
indistintamente casi como si fueran sinónimos o como si la diferencia careciera de
utilidad.
Incluso, se advierte en muchos trabajos que una vez hecha la precisión de que
debiera más bien con propiedad hablarse de carga, se prescinde después de este
término y casi en todas las posteriores referencias en esos mismos trabajos, se habla
de la obligación de uso.
La otra perspectiva, es aquella que de un modo más relevante se detiene en el
carácter de carga, proponiendo una diferenciación conceptual un poco más
elaborada respecto del término obligación, llegando a aseverar que no existe una
312
obligación de uso de las marcas registradas, sino más bien y solamente, una carga
de uso.
Cabe precisar, sin embargo, que ambas perspectivas coinciden en dos cosas:
(i) bien que se trate de una obligación o una carga de uso, ésta pesa sobre todas las
marcas registradas; y (ii) la acción de cancelación, bien que determine una obligación
o una carga de uso, tiene o cumple una finalidad (función) idéntica, cual es la de
retirar del registro todas o la mayoría de las marcas registradas no usadas.
En función a lo anterior, haremos un análisis sobre los términos, de manera
que se precise qué es o podría ser una obligación y qué es o podría ser una carga,
en relación al uso de las marcas registradas, desde la lógica con que la doctrina
predominante ha usado esos términos.
1.2.- El uso de la marca registrada como obligación.-La primera cuestión que surge al abordar este tema, es que de un repaso de
la normativa vigente sobre la acción de cancelación en la Decisión Nº 486, en
ninguna de sus reglas, ni en ninguna otra regla, se contempla de modo expreso que
exista una obligación de usar la marca registrada, ni se configura una obligación de
uso en el diseño normativo, fuera y más allá del espacio que se configura con las
acciones de cancelación, como sí ocurrió anteriormente en nuestra legislación
nacional, por ejemplo, en el sistema del D.S 001-71-IC.
Por el contrario, si algo esta normado expresamente en cuanto a la marca
registrada se refiere, es que su uso –exclusivo-, es un derecho, como lo dispone
expresamente el artículo 154 de la Decisión Nº 486, cuando consigna que el
derecho al uso –exclusivo-, se adquiere con el registro.
Usar la marca registrada, entonces, es una prerrogativa que la legislación
misma cataloga como un derecho y es además, el derecho esencial del titular sobre
la marca registrada que ejerce con carácter exclusivo y excluyente.
313
Y si el uso de la marca registrada, además de ser un derecho exclusivo y
excluyente a favor del titular, debe al mismo tiempo ser una obligación para él, sin
duda esa dualidad del uso, por su singularidad, reclama una estructura conceptual
que dé cuenta de cómo eso es posible en el Derecho de Marcas.
Por esas razones, siendo que nuestra legislación si acaso provee un espacio
en el que pudiera configurarse una obligación de uso, éste se constriñe al que
determinan las reglas sobre la acción de cancelación, pasaremos a mostrar cómo la
doctrina predominante se ha enfocado en esas reglas para inferir o implicar de su
contenido y alcances, la obligación de usar las marcas registradas.
Y este es el lugar oportuno, nos parece, para incluir una posición temprana del
maestro Fernández-Novoa, al respecto.
El maestro dijo:
“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se impone al
titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga de usar la
marca.”234
Y junto a la palabra carga, consignó la siguiente nota:
“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de usar la
marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una carga, un onus
que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la caducidad de la
marca registrada). Como el mismo Schricker señala, la obligación de usar la marca
cabe, en cambio, hablar en los Países Socialistas, cuyas leyes obligan a las
empresas a dotar con una marca todos o determinados productos industriales.”235
234 Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada.”(1976), página 18.
235 Ídem. Nota 3, página 18.314
Esta ha sido, dicho sea de paso también, la única referencia que hemos
encontrado en la obra del maestro, en relación a porqué no le pareció apropiado
utilizar el término obligación, en relación al uso de las marcas registradas.
Vamos a detenernos en lo que sostenía Schricker.
Lo primero que cabe resaltar en las razones que postulaba Shricker para la
exclusión del término obligación, en relación al uso de la marca registrada –y que el
maestro hizo suyas-, es que en aquel aparente fundamento, no se sustentan las
razones por las que no debe hablarse de obligación de usar la marca registrada en
un sistema liberal, sino que se postulan las razones por las que sí procede hablar de
un uso obligatorio, en otro tipo de sistema legal como el socialista, en el que la ley
obliga a dotar de marca los productos.
No nos vamos a detener en la consideración de si la imposición del deber de
marcar las productos, cristaliza una obligación de usar una marca registrada en los
países socialistas, ni si esa obligación de marcar los productos, pudiera ser
equivalente a la obligación de usar las marcas registradas en los países liberales,
pues, aunque una rápida apreciación intuitiva nos sugiere que no puede ser así, ese
desarrollo nos obligaría a apartarnos demasiado del objetivo de este discurso.
Vamos a enfocar la cuestión, más bien, desde otra perspectiva que nos
parece más pertinente.
Sea que el deber de marcar los productos cristalice o no una obligación de
usar una marca registrada en los países socialistas, no escapa a nuestro juicio que
en razón de la existencia de ese deber u obligación de marcar los productos, el
argumento infiere que ese contenido cristaliza una obligación en la normativa
socialista, desde la lógica analítica de Schriker, que considera correcto el uso del
término en ese caso.
315
Y siendo así, un análisis abstracto de aquella obligación de marcar, sin duda
nos puede revelar algo sustancial en relación a la perspectiva desde la que el autor
alemán comprende el término obligación.
En tal sentido, advertimos que el tipo de obligación que se nos refiere, se
encuentra, abstractamente, dentro de una relación jurídica entre un sujeto (aquel
que debe marcar los productos) y el Estado, que le impone ese deber.
Pero ese tipo de relación jurídica, sujeto-deber-Estado, sin embargo, no es
privativa de sistemas socialistas, sino todo lo contrario, es el tipo de relación jurídica
más frecuente y general en el mundo entero, en el que todos y cualquier sistema
legal, de cualquier orientación política, impone deberes a sus miembros, pues es
precisamente a partir de esa potestad atribuida al Estado, que una organización
social se ordena y estructura.
Lo que cambia entre los sistemas legales, es la amplitud de las potestades
estatales frente a los individuos y sus límites, y los principios que inspiran esas dos
cuestiones.
E innecesario aun que parezca, no huelga recordar que ese tipo de relación
jurídica se enmarca en lo que conocemos como el Derecho Público.
De modo que en los sistemas liberales, como en los sistemas socialistas, sin
duda existen y existirán siempre y también, relaciones jurídicas del tipo: sujeto-deber-
Estado, de Derecho Público, al margen de cualquier contenido atribuido al deber en
cuestión.
En tal sentido, la consideración que sólo donde exista (país socialista) una
relación del tipo: sujeto -obligación (marcar los productos)-Estado, es apropiado el
uso del término obligación, no puede ser correcta, pues no hay razón para que esa
misma relación con ese mismo contenido pudiera darse en los sistemas liberales, en
316
el contexto del Derecho Público, como también es posible en estos sistemas, y por
los mismos fundamentos, que aquella relación fuera una del tipo: sujeto (titular
marcario)-obligación (uso de la marca registrada)-Estado, asignando un contenido
distinto a la obligación en juego.
En tal sentido, basta con señalar que el sistema norteamericano de marcas,
que de ningún modo puede ser tildado de socialista, contempla reglas como ya
hemos visto, que configuran una relación sujeto (titular registrado)- obligación
(presentar declaración jurada con pruebas de uso)- Estado.
Así entonces, el argumento que fundamenta por qué sí es posible la utilización
del término obligación en los países socialistas y lo excluye en los países liberales,
no parece considerar la situación señalada anteriormente, por haber soslayado un
análisis detenido en los alcances del término obligación.
Por otro lado, además de ser perfectamente posible que en un sistema liberal
existan relaciones jurídicas del tipo: sujeto-obligación-Estado, de Derecho Público,
también es perfectamente posible que en los estados liberales y con mayor razón, se
den relaciones directas sólo entre sujetos privados, que fueran del tipo: sujeto-
obligación-sujeto, de suerte que en un lado de esa relación exista un sujeto de
derecho privado, titular de un derecho sustantivo y del otro, también y solamente un
sujeto (o muchos) de derecho privado, sobre el(los) que pesa(n) una obligación, cuyo
contenido es el correlato de aquel derecho del titular, como veremos más adelante
detalladamente.
De ahí ha de seguirse que la utilización de la expresión uso obligatorio, por
tener otro espacio conceptual adicional en el que resultaba también perfectamente
aplicable el termino obligación, a saber, las relaciones jurídicas de derecho privado
del tipo: sujeto-obligación-sujeto, no tenía tampoco porqué ser descartada también, a
propósito de la marca registrada; y con mayor razón si la cuestión del uso de las
317
marcas registradas era considerada ya una temática dentro de los derechos privados
por la doctrina predominante.
Así entonces, en nuestra opinión, la exclusión del término obligación, en
relación a las marcas registradas, fundada además en consideraciones que no
alcanzaban para explicarla, fue acaso demasiado prematura y soslayó un análisis en
cuanto a los alcances que aquella expresión podía o debía tener, en relación al uso
de la marca registrada y en particular, en cuanto al contenido del término obligación.
Creemos necesario en este punto, repetir lo que ya hemos señalado
anteriormente: pese a esta explícita exclusión temprana del término obligación,
desde ese mismo momento y a lo largo de toda su obra, el maestro español no
prescindirá nunca de referirse a la obligación de usar la marca registrada.
Es cierto que tampoco renunciará a hacernos la acotación, al paso siempre,
que el término carga siga pareciéndole el más apropiado, pero nunca esta visión se
verá reflejada en el desarrollo de sus discursos argumentativos: a lo largo de toda su
obra, hablará siempre con una notable y sustancial prevalencia, del uso obligatorio
de las marcas registradas.
Así, el artículo de 1976, de donde tomamos el texto que venimos analizando,
se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”; su siguiente artículo de
1977, se denomina “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la
marca registrada”; en su “Fundamentos de Derecho de Marcas”, de 1984, el capítulo
7 sobre este tema, se denomina “El uso obligatorio de la marca registrada”, y en su
“Tratado de Derecho de Marcas”, de 2001, el capítulo Octavo también se denomina,
“El uso obligatorio de la marca registrada”.
Y por añadidura, como ya hemos adelantado y se verá en detalle más
adelante, en todos los discursos a lo largo de su obra, lo que el maestro busca
318
demostrar y fundamentar, es la existencia del principio del uso obligatorio de la
marca registrada.
Creemos que hay una razón, detrás de esa recurrencia a la noción del uso
obligatorio, por parte del maestro, pese a la también recurrente acotación en cuanto
a la pertinencia del término carga, que expondremos más adelante.
Aquí, solo hemos querido llamar la atención sobre: (i) el hecho de la temprana
exclusión del término obligación, en su visión conceptual de este tema; (ii) que la
consecuencia inmediata de esa postura fue haber soslayado un análisis conceptual
sobre ese término y su relación con el uso de las marcas registradas en los sistemas
liberales; y finalmente, (ii) alegar esas dos circunstancias anteriores, como las
posibles razones por las que en su obra -que ha sido la fuente de la doctrina
predominante en nuestro país-, no se encuentra un desarrollo conceptual de la
noción del uso obligatorio de las marcas registradas.
Hechas esas aclaraciones preliminares, retomamos el hilo de este desarrollo.
Como decíamos, debido a la ausencia de una norma que directa y
explícitamente disponga la existencia de una obligación de usar la marca registrada
sobre el titular, la relación conceptual entre la noción del uso obligatorio y las reglas
de la cancelación, solo podía tratarse de una vinculación indirecta e implícita,
derivada de las categorías jurídicas que contemple o contenga la acción de
cancelación.
Por eso consideramos necesario revelar las categorías jurídicas que la acción
de cancelación encierra, para auscultar si ellas contienen o configuran una
obligación.
319
Cabe reiterar al respecto, que esta exploración surge como una necesidad,
sólo porque la doctrina predominante no nos ha mostrado cómo y por qué una acción
como la de cancelación por falta de uso, en efecto configura una obligación.
Creemos posible y útil para esa aproximación, utilizar una noción general
abstracta de ese término, recurriendo al enfoque que planteara hace muy buen
tiempo Wesley Newcomb Hohfeld236.
Y para el propósito de este análisis, debemos precisar que nuestra utilización
de las nociones de Hohfeld es meramente instrumental, pues solo pretendemos con
ellas perfilar ciertos aspectos con los que buscamos esclarecer este trabajo
exploratorio: está fuera de nuestros propósitos y más allá de nuestras capacidades,
discutir esas nociones en este trabajo. Solo vamos a tomarlas y desde la perspectiva
en que nos ha parecido útil.
Conviene en primer lugar, situar los parámetros generales dentro de los cuales
es pertinente el uso de las categorías que vamos aplicar.
Las nociones de Hohfeld que utilizaremos, particularmente la existencia de los
correlativos en una relación jurídica, debe ser comprendida desde la lógica de los
derechos privados, pues es desde esa lógica que Hohfeld la analiza.
Esta primera advertencia es fundamental, porque, la posición de la doctrina
predominante es que los derechos sobre las marcas han acabado, finalmente,
situándose bajo la esfera del derecho privado, al punto que, como ya lo proclamara el
maestro Fernández-Novoa y lo refleja así el derecho nacional y comunitario
europeo, el contenido de las reglas vigentes sobre el uso obligatorio -la acción de
236 En el desarrollo que haremos sobre este asunto, seguiremos la obra de Juan Antonio Cruz Parcero, “El concepto de derecho subjetivo en la Teoría Contemporánea del Derecho”, Distribuciones Fontamara S.A., México, 1999
320
cancelación-, representa el abandono del principio de la intervención ex officio y el
triunfo del principio de la libre iniciativa privada.237
Desde esa perspectiva de principio, el discurso de la doctrina predominante,
que atribuye a las reglas de la cancelación el carácter de reflejo de la existencia de la
obligación de uso, no puede sino transitar dentro de la esfera de los derechos
privados, y a fin de revelar sus limitaciones, creemos que también hay que
posicionarse en el mismo plano de los derechos privados, para la crítica que
desarrollamos en este trabajo.
Hechas esas precisiones, conviene establecer también que Hohfeld no utiliza
el término obligación en su tabla de opuestos y correlativos238, sino que se refiere a
duty (en inglés) o deber, en su traducción al castellano. Somos nosotros los que
estamos asimilando el termino deber al término obligación, estando a los propósitos
instrumentales de nuestro análisis.
Nuestro punto de partida está en la consideración que en nuestro sistema
jurídico, en la esfera de los derechos privados, a un derecho le acompaña,
correlativamente, una obligación (deber), siendo además que detrás de cada derecho
y cada obligación, existe un sujeto de derecho privado, cuando menos.
Al respecto, J.A Cruz Parcero nos dice:
“Hohfeld se pregunta qué indicio podemos encontrar en el lenguaje ordinario
que sugiera una limitación de esa palabra239, dirigida a darle un significado definido y
apropiado. Ese indicio lo encuentra en el marco del concepto de relación jurídica.”
237 Véase al respecto el apartado 3.5 del capítulo I.
238 Juan Antonio Cruz Parcero, Ob. Cit., pagina 82.
239 Se refiere al término “derecho”. Nota nuestra.321
“Esa pista consiste en el “deber” correlativo, porque no cabe duda de que aun
aquellos que emplean la expresión y el concepto “derecho” (subjetivo) en la forma
más amplia posible están habituados a pensar en “deber”, como correlativo
invariable. (CJF, p. 49)”240
De allí seguimos nosotros que estando a la naturaleza de una correlación –de
recíproca implicación-, la otra cara del postulado inicial -que para un derecho existe
correlativamente una obligación-, la constituye la consideración que a una obligación
le corresponderá correlativamente un derecho.
Y de allí ha de seguirse que si existe la obligación de usar la marca registrada,
a esta obligación debe acompañarle correlativamente un derecho, o inversamente –
que es el camino que vamos a seguir-, si las reglas de la cancelación configuran un
derecho, y ese derecho tiene un contenido sustantivo del cual es posible asignarle
por correlación la obligación de usar la marca registrada, entonces, efectivamente, la
obligación de uso puede ser inferida del contenido de las reglas de la cancelación,
porque su contenido así lo permite al configurar un derecho y por eso constituyen el
reflejo de la noción del uso obligatorio de las marcas registradas.
Así entonces, habrá de identificarse el derecho sustantivo que se configura en
la acción de cancelación, para determinar si de su contenido, correlativamente,
puede llegarse a la obligación de usar la marca registrada.
En nuestra aproximación al tema que proponemos, no obstante, dejaremos
de lado la evolución histórica que ya hemos expuesto, y prescindiendo de esa
temporalidad, centraremos nuestro análisis en el contenido de la vigente regla básica
de la cancelación que atribuye legitimidad a cualquier persona interesada, para
iniciar la acción de cancelación, que coloca a un titular marcario en posición de tener
que acreditar el uso (art. 165 de la Decisión Nº 486).
240 Juan Antonio Cruz Parcero, Ob. Cit, página 82322
De esta regla, procuraremos desentrañar cuál es el derecho sustantivo que se
configura, con el fin de revelar si los alcances de ese derecho, autorizan a inferir,
correlativamente, la existencia de la obligación de usar la marca registrada, desde la
lógica del derecho privado.
Como primera cuestión, debe tenerse presente que la obligación de usar una
marca registrada, de cargo de su titular, solo puede tener como correlato lógico, un
derecho sustantivo cuyo contenido concilie correlativamente con esa obligación de
uso.
Y ese contenido sustantivo que concilia por correlación con la obligación de
usar la marca registrada, no puede ser sino el derecho a exigir aquel uso, a lograr
que el uso se produzca: porque alguien tiene el derecho a que una marca registrada
de otro, sea usada, el titular de esa marca tiene o tendría, correlativamente, la
obligación de usarla; es decir, el derecho correlativo a la obligación de usar una
marca registrada, solo puede ser el derecho de otro sujeto de derecho privado, a que
la marca registrada se use por su titular.
Determinado el contenido del derecho sustantivo que debiera configurarse con
las reglas de la acción de cancelación, para derivar de aquél y por correlación, una
obligación de uso a cargo del titular, cabe detenerse en la naturaleza jurídica de esta
acción administrativa.
En su esencia primaria, la acción de cancelación, es una acción. Es decir,
constituye la plasmación del derecho abstracto y general para solicitar tutela
jurisdiccional: ni más menos que la legitimación para ejercer el derecho de petición
ante la administración pública.
Pero ocurre que todas y cualquier acción ante la administración pública que
signifique una petición, en realidad, pretende hacer prevalecer o reconocer un
323
derecho sustantivo específico, que es y tiene que ser distinto de la acción con la que
se persigue la tutela de ese derecho.
Así, uno es el derecho sustantivo que se pretende tutelar y otra cosa es la
acción que sirve para lograr esa tutela efectiva.
De allí ha de seguirse entonces, que en o por la sola legitimación a cualquier
interesado para accionar, solicitando una cancelación –en buena cuenta, del derecho
de acción-, por significar solamente una concreción del derecho de petición, no se
configura ni podría configurarse un derecho sustantivo de contenido particular, sino
que más bien se tiene que inferir que en el accionante legitimado, en este sujeto de
derecho privado, existe o debe existir un otro derecho sustantivo, separado y distinto
de su derecho al ejercicio de la acción de cancelación, que utiliza para lograr la tutela
que esta acción pretende proveer.
La acción de cancelación, entonces, en tanto acción, no configura ni puede
configurar un derecho sustantivo.
Y de ello es posible concluir que la regla que legitima a un particular para
iniciar una acción de cancelación, al no configurar un derecho sustantivo, no puede
alegarse como fundamento para inferir, por correlación, la existencia de la obligación
de uso de una marca registrada a cargo de su titular, pues desde una posición de no-
derecho sustantivo –como es la legitimación del accionante para iniciar una
cancelación-, no puede inferirse por correlación ninguna obligación en general, ni
menos, una obligación de uso, de carácter general, que pese sobre todas las
marcas registradas.
La ruta deductiva implícita que infiere o pudiera intentar inferir de la acción de
cancelación, la existencia de una obligación de uso de las marcas registradas,
entonces, implica un trastrocamiento del nivel abstracto en que se ubican las
concepciones de derecho sustantivo y de acción, infiriendo incorrectamente de la
324
sola existencia de la acción, la existencia de una obligación sustantiva de uso a
cargo del titular marcario, como si de la acción -que sólo legitima para iniciar una
cancelación y que por eso no es ni puede configurar un derecho subjetivo sustantivo-
pudiera deducirse, por correlación, la existencia de una obligación sustantiva.
Sin embargo, al ser la acción de cancelación un medio para lograr la tutela de
otro derecho sustantivo, nos permite no sólo asumir la existencia de tal derecho, sino
además, nos proporciona una vía para explorar cuál sería el contenido de ese
derecho sustantivo, al que la ley pretende otorgar tutela efectiva con la acción de
cancelación, de modo que al identificarlo, podamos establecer si de él puede
inferirse, por correlación, la existencia de una obligación de usar la marca registrada.
En tal sentido, para llegar a una obligación de uso de la marca a cargo de su
titular, hemos de considerar que en el caso que la acción de cancelación estuviera
destinada a dar tutela efectiva a un derecho sustantivo del accionante, este derecho
sustantivo, debiera tener por contenido uno que implique, correlativamente, la
obligación de usar la marca registrada a cargo de su titular.
Y ya hemos expuesto que aquel derecho sustantivo, para que fuera en efecto
un derecho correlativo a la obligación de uso, solo puede tener como contenido
sustancial, el derecho de un tercero a que el titular de la marca registrada la use.
Pero enunciado nomas que fuera ese contenido, no pueden escapar a nuestra
observación dos hechos: (i) no existe ninguna norma en la Decisión Nº 486, que
reconozca al accionante tal derecho sustantivo; y, por añadidura, (ii) el derecho a
usar la marca registrada, ya está asignado por la ley, con carácter exclusivo y
excluyente, al titular marcario.
Y de esa manera, no puede ser que un derecho otorgado de manera exclusiva
y excluyente, pueda al mismo tiempo ser un derecho de todos los demás o cualquier
otro sujeto de derecho interesado -como el accionante en una acción de cancelación-
325
pues ello sólo representaría la existencia de una contradicción sin solución lógica
dentro del sistema de marcas.
Así entonces, fuerza es excluir la posibilidad que el derecho sustantivo que
pretende tutelar la acción de cancelación, pueda ser el derecho del accionante a que
el titular use su marca registrada.
Incluso, carece de sentido que pueda constituir un derecho de tercero el uso
de una marca registrada por parte de su titular, cuando aquel uso nada puede
representar en beneficio o interés de ese tercero.
Pero, descartado ese posible contenido, todavía resta precisar cuál sería
entonces el derecho sustantivo del accionante, que la acción de cancelación tutela,
para establecer si a partir de su contenido puede llegarse todavía por correlación a la
obligación de uso del titular.
Para ese propósito, hemos de relevar que además de no contemplar nuestra
legislación vigente un derecho sustantivo del accionante para exigir el uso de la
marca por su titular, tampoco contempla ningún otro derecho sustantivo expreso al
que la acción de cancelación sirva como medio para lograr su tutela efectiva.
Y en ausencia de esa norma expresa, sólo queda tratar de inferir el contenido
de ese supuesto derecho sustantivo en el accionante, a partir del propósito que se
persigue con la acción de cancelación.
Como nos parece natural -pues se trata de una mera descripción del resultado
que las acciones de cancelación producen-, el propósito tangible de la acción de
cancelación, es que una marca registrada específica no usada, sea retirada del
registro.
326
Y puesto que la pérdida de un registro marcario por falta de uso es el
resultado tangible de esta acción, cabe preguntarse si ese resultado final revela la
existencia de un derecho sustantivo del accionante y cuál, entonces, sería el
contenido de ese derecho.
En ese sentido, consideramos que, como la acción de cancelación persigue el
retiro del registro de una marca específica no usada, en ese resultado entonces se
debe configurar el contenido de la pretensión del accionante.
Y si ha de considerársele un derecho, su contenido sustantivo sería el derecho
de este particular accionante a que se retire del registro una marca no usada
específica.
Pero del contenido que hemos asignado a aquel derecho sustantivo, como
podrá advertirse, no puede llegarse correlativamente, tampoco, a que existe la
obligación de usar esa marca registrada: a partir del derecho de un accionante a que
se retire una marca especifica no usada del registro, por correlación, no puede
llegarse a que el titular marcario tiene la obligación de usar su marca registrada y
menos aún que pesa sobre todas las marcas registradas, una obligación de usarlas.
Y ello es así, además, porque si acaso la pretensión que se retire del registro
una marca no usada específica, fuera un derecho sustantivo del accionante en una
cancelación, la obligación correlativa de ese derecho sólo puede ser la obligación de
otro sujeto de derecho privado de retirar del registro la marca no usada.
Pues bien, el acto de retirar del registro una marca no usada, no es un acto
que pueda realizar el titular marcario, como tampoco podría el accionante: la
voluntad privada de ninguno de ellos alcanza para materializar el acto del retiro del
registro.
327
Y siendo que ninguno de esos sujetos de derecho privado tiene la capacidad
para realizar tal acto -pese a que tal acto debe realizarse, pues en él consistía la
pretensión del accionante a la cual tutela la acción de cancelación-, fuerza es
concluir aunque resulte evidente, que sólo la administración pública puede hacerlo,
pues es el único sujeto que cuenta con la potestad para actuar en tal sentido.
Llegados a este punto, ha de advertirse que la pretensión del accionante, para
que se retire del registro una marca no usada, solo pudo haber estado dirigida
entonces hacia la administración, porque sólo ella puede ejecutarla.
Esas circunstancias no hacen sino revelar que la pretensión del accionante no
configura ni podría configurar un derecho sustantivo, pues no tiene ni podría tener
como correlato una obligación de otro sujeto privado, y el hecho que quien pueda
satisfacer esa pretensión sea el Estado, además, remite la relación jurídica derivada
de la pretensión, fuera del espacio de los derechos privados, configurándose una
relación jurídica del tipo: sujeto-pretensión-Estado, propia del Derecho Público.
Y como consecuencia de lo anterior, del contenido de la pretensión de un
accionante en la acción de cancelación, por no configurar un derecho sustantivo,
entonces, no puede inferirse correlativamente que existe una obligación de usar la
marca registrada a cargo de su titular o, peor aún, que pese sobre todas las marcas
registradas una obligación de usarlas.
Finalmente, como la pretensión de un accionante en la acción de cancelación,
no puede ser un derecho sustantivo, nos queda por determinar de qué manera debe
caracterizarse esa pretensión en tanto se revela como una posición jurídica a la que
la legislación positiva concede tutela efectiva a través de la acción de cancelación.
Y no dudamos en apresurarnos a aseverar que aquella pretensión no es más
que un interés protegido del accionante, al que la acción de cancelación está
destinada a tutelar.
328
Ello nos parece así, en primer lugar, porque el texto mismo de la ley asume la
existencia de un interés como supuesto para el inicio de la acción.
Pero en segundo lugar, como la pretensión del accionante para que se retire
del registro una marca no usada específica, se verá satisfecha mediante un acto
administrativo, ha de tenerse presente que los actos administrativos persiguen tutelar
derechos subjetivos o intereses de los administrados y no siendo la pretensión del
accionante un derecho sustantivo, esa pretensión solo puede ser, entonces, un
interés protegido.
Como corolario de lo anterior, ha de considerarse que no es posible tampoco
inferir la existencia de una obligación de uso que pese sobre el titular, a partir del
interés protegido que la acción de cancelación tutela.
Todo el discurso argumentativo anterior, no ha tenido otro propósito que
revelar porqué razones lógico-jurídicas, no es sostenible la posición que considera
que la obligación de usar las marcas registradas puede inferirse del contenido de las
reglas de la acción de cancelación, pues como hemos puesto en evidencia, esas
reglas y las categorías jurídicas que las soportan, no configuran ni podrían configurar
un verdadero derecho sustantivo, a partir de cuyo contenido pueda inferirse, por
correlación, que existe la obligación de usar una marca registrada en cabeza de su
titular, desde la lógica de los derechos privados.
Finalmente, hemos de relevar que esa imposibilidad para inferir de las reglas
básicas de la acción de cancelación, la obligación de usar las marcas registradas,
sólo la hemos analizado desde la lógica de los derechos privados, en la que la
noción de la existencia de correlativos nos ha permitido arribar a esa conclusión;
pero no hemos tomado la ruta alternativa de explorar la existencia de tal obligación,
desde la lógica del Derecho Público, en la que es perfectamente posible determinar
la existencia o no de una relación jurídica del tipo sujeto-obligación-Estado.
329
Esta segunda opción de estudio y análisis, no la hemos tomado, en primer
lugar, porque fue descartada tempranamente por el maestro Fernández-Novoa,
como ya lo hemos expuesto, por las razones que consignamos oportunamente; pero
además, hemos señalado ya que ningún sistema europeo ni nuestro propio sistema,
otorga a la administración pública ninguna facultad en relación a la falta de uso de las
marcas registradas, con lo cual, esta ruta de indagación está verdaderamente
cerrada: en nuestro sistema, no se configura una obligación de uso de las marcas
registradas, como una obligación frente al Estado que esté contemplada en una
norma expresa ni puede ser inferida de la normativa vigente.
Y habiendo llegado a tal conclusión, solo nos queda ahora examinar si por
alguna vía directa o indirecta, se llega a configurar una carga de uso que pesa sobre
todas las marcas registradas, como sostiene también la doctrina predominante.
1.3.- El uso de la marca registrada como carga.-Precisado ya que en la lógica del derecho privado y a la luz de la noción de
correlación, no es posible arribar a la existencia de la obligación de uso de la marca
registrada a cargo del titular marcario, porque ni la legitimación de un tercero para
iniciar una acción de cancelación, ni el contenido del interés protegido de ese tercero,
permiten inferirlo, vamos a analizar si a partir de las reglas de la acción de
cancelación, puede inferirse que existe una carga sobre el titular marcario en relación
al uso de la marca registrada, siempre dentro de la lógica de los derechos privados,
por las razones que ya hemos expuesto.
Antes de hacer ese desarrollo, sin embargo, creemos necesario puntualizar
algunos aspectos.
El primero de ellos está en el término mismo de carga.
En efecto, así como en el caso del término obligación advertíamos que no se
nos proponía una definición precisa, lo propio ocurre con este término de carga.
330
Hemos de asumir sin embargo, que esta imprecisión no es óbice para que
cualesquiera fuera el contenido de la categoría carga que la doctrina predominante
pudiera utilizar, de todas formas será una categoría que debe posicionarla dentro del
Derecho Privado, porque el Estado, en ninguna de las normativas sobre las que
emite sus juicios la doctrina predominante, tiene prerrogativa alguna en cuanto al uso
por el titular de la marca registrada, no pudiendo configurarse entonces ninguna
relación de Derecho Público del tipo sujeto-carga-Estado, en torno a su noción del
término carga.
Por otro lado, advertimos que se bien existe un espacio en el que esa
categoría podría adquirir un contenido sustantivo en el Derecho Privado, existe
también otro espacio en el que el término carga es usado por la doctrina
predominante: el procedimiento de cancelación.
Desde esa perspectiva, entonces, nuestro análisis tendrá dos espacios de
estudio, el primero, entre las nociones generales del Derecho Privado, para
determinar el probable contenido sustantivo que la doctrina predominante le atribuye
en ese contexto; y el segundo, dentro del procedimiento administrativo –que en
nuestra legislación es el único que existe en relación al uso de la marca registrada-,
para definir qué es o podría ser una carga en este otro contexto, desde la postura
que adopta la doctrina predominante.
Y hemos de realizar ambos desarrollos, porque no es clara la posición de la
doctrina predominante en cuanto a desde qué lugar o contexto se posiciona, para
atribuir al uso de la marca registrada el carácter de carga.
Otra precisión imprescindible esta por el lado de la aplicación de la noción de
carga, en relación al uso de las marcas registradas, que alega la doctrina
predominante: alega que el uso de la marca registrada es una carga para el titular, ya
que no llega a ser una obligación.
331
Y esta última precisión es fundamental como se mostrará más adelante,
porque sitúa con toda claridad, sino el lugar desde el que se fundamenta el concepto,
sí el lugar en que acaba siendo aplicado en relación al uso de las marcas
registradas: es al uso de la marca registrada, al que se pretende caracterizar como
una carga del titular.
Ello nos lleva de regreso a la cuestión central que ya planteamos
anteriormente y que continuará sirviéndonos de ancla permanente en este estudio: el
uso de la marca registrada, para todas y cada una de las marcas, es, en primer lugar
y por disposición expresa de la ley, una facultad-derecho reconocida al titular, con
carácter exclusivo y excluyente y si además y simultáneamente, ha de ser una carga,
preciso es que se desarrolle una estructura conceptual que sustente esa dualidad del
uso, en cabeza del titular, desde la lógica de los derechos privados.
1.3.1.-- El concepto de carga, entre las nociones generales del Derecho Privado.
Como primer acercamiento, nos parece pertinente reproducir un
contexto general del término, consignado en la Enciclopedia Jurídica OMEBA:
“En el léxico oficial, carga equivale a peso (“cosa que hace peso”). La
contribución impositiva tomó ese nombre porque, dice Barcia, “cargaba a los
contribuyentes con la obligación de pagar”. Pero no entran en nuestro campo,
ni ésta ni otras instituciones de igual denominación –por ejemplo, cargas del
matrimonio o de la sociedad conyugal o testamentarias o administrativas-, que
citamos aquí, sólo para evidenciar el sentido inseparable del vocablo, a través
de sus diferentes acepciones.
La carga que nos interesa no viene por derivación de carica en italiano
(Covarrubias), sino por traducción de onere. Carga o peso es, en latín, onus
(Barcia admite el verbo onerar, procedente de onerare), generalizado, en
Derecho, como partícipe de la clásica locución onus probandi.
332
Todo onus, toda carga, onera o pesa. Así, de acuerdo con su
etimología, si no es, jurídicamente, la vieja necessitatis ni la obligatio de la
dogmatica tradicional, ni el deber que dicen verdadero, no deja tampoco de
pertenecer al mismo orden.”241
De allí puede seguirse entonces que la noción de carga, de primera
impresión, se ubica junto a las nociones de obligación y deber, dentro de un
mismo orden conceptual, uno de cuyos caracteres está en la idea de significar
un peso.
Pero la noción de peso o el hecho de pesar, que sería común a las
categorías de obligación, deber y carga se revela insuficiente en su contenido
para caracterizar jurídicamente a una carga, pues al ser un elemento común
en esas categorías, de nada sirve para discernir sobre sus diferencias, que
serán en definitiva las que configuren su sentido jurídico propio o inherente a
cada una.
En tal sentido, para incluir a la noción de carga entre las categorías de
deber y obligación, desde una perspectiva jurídica, ha de trascenderse la idea
del peso y hay que adentrarse en otro nivel más específico de análisis
comparativo, que permita caracterizar jurídicamente el concepto de carga, por
sus diferencias con las categorías de obligación y deber o cuando menos en
cuanto a la categoría obligación, que es precisamente la categoría de la cual
la quiere diferenciar la doctrina predominante.
Al respecto, nos parece pertinente considerar que las nociones de
deber y obligación, sin consideración alguna sobre su contenido, revelan la
existencia de una relación jurídica entre aquel sujeto sobre el que pesan la
obligación o el deber y otro sujeto que se sitúa al otro lado de aquella relación,
en una posición particular –un vínculo-, respecto de aquel deber u obligación.
241 Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo II. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires, 1955, pagina 708.333
En la carga, entonces, si ha de pertenecer jurídicamente a ese mismo
orden, en un nivel de abstracción más allá de la mera idea del peso, debieran
existir, similarmente, dos sujetos, uno sobre el que pesa la carga y otro que se
sitúa en una posición particular respecto de aquella carga, frente al sujeto
sobre el que la carga pesa.
Además, ha de tenerse presente que el contenido de lo que pudiera ser
una obligación o un deber, es o consiste en lo que le es debido al sujeto que
está al otro lado de la relación, de suerte que si, por ejemplo, se tratara de un
deber u obligación de hacer algo, como usar la marca registrada, pues en usar
la marca registrada, consistirá el deber u obligación que le es debido al sujeto
que se sitúa frente a aquel sobre el que pesa esa obligación o deber.
Y finalmente, solo existen dos posibilidades en una relación jurídica que
pudiera ser un deber u obligación, respecto del sujeto sobre el que ellas
pesan: al otro lado de esa relación habrá o un sujeto de derecho privado o
estará el Estado.
En tal sentido, la noción de carga que la doctrina predominante
pretenda usar, deberá también incorporar la identificación del sujeto en
relación al cual la carga pesa sobre el titular, con la limitación, obviamente, de
que aquel sujeto no podría ser el Estado, por las mismas razones que ya
hemos expuesto al referirnos a la obligación.
A la luz de esas consideraciones generales, entonces, si el término
carga que utiliza la doctrina predominante para caracterizar al uso de la marca
registrada, correspondiera a una noción de carga que jurídicamente se
encuentra alineada en el mismo orden jurídico que la categoría obligación,
preciso ha de ser que nos provea de aquellas consideraciones generales que
hemos referido, para que nos revele la forma particular en que se articulan
334
esos elementos que caracterizan a la noción de obligación y que adquieren
una forma distinta y diferencial cuando se trata de una carga.
En el estudio que haremos a continuación, entonces, habremos de
centrar nuestra atención en las precisiones que la doctrina predominante
hubiera desarrollado con el propósito de fundamentar qué elementos
configuran la noción de carga que utiliza y qué razones existen, en
consecuencia, para aplicar esta categoría al uso de las marcas registradas.
Al respecto, el maestro Fernández-Novoa hizo un primer acercamiento
a la noción de carga242para asignarle un contenido sustantivo, ubicándola,
aparentemente al menos, dentro del orden al que pertenecería la noción de
obligación, en su trabajo de 1976, “El uso obligatorio de la marca registrada”,
que hemos referido anteriormente.
Recordemos que el maestro dijo:
“Pues bien, he aquí que en la mayoría de las Leyes de Marcas se
impone al titular de la marca registrada la obligación o, por mejor decir, carga
de usar la marca.”243
Y junto a la palabra carga, consignó la siguiente nota:
“Schricker subraya acertadamente que la denominada “obligación” de
usar la marca no constituye una obligación stricto sensu, sino más bien una
carga, un onus que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia
perjudicial (la caducidad de la marca registrada).”244
242 En realidad fue el único acercamiento que hizo, pues en ninguno de sus trabajos posteriores, que hemos analizado en esta investigación, volvería a referirse a esta cuestión.
243 Fernández-Novoa, “El uso obligatorio de la marca registrada.”(1976).P 18.
244 Ídem. Nota 3, Página 18.335
Como puede advertirse, el patrón lógico de la fundamentación que se
propone, parte de negar que el uso fuera una obligación –sin darnos las
razones para esa exclusión, como ya hemos analizado anteriormente- y,
descartada esa posibilidad, entonces se afirma que el uso ha de considerarse
una carga.
E intentado atribuir algún contenido sustantivo a la noción de carga, se
propone que el uso de la marca registrada ha de considerarse una carga, en
tanto con él se evita una consecuencia perjudicial, a saber, la caducidad de la
marca registrada.
Así, la noción de carga es caracterizada por o en función a su fin u
objetivo: el uso de la marca es una carga, porque ha de cumplirse para evitar
una consecuencia perjudicial.
Pero esa caracterización de la noción de carga, como se puede
advertir, se ubica fuera de todas las consideraciones generales que hemos
señalado, ninguna de las cuales incluía el fin o propósito que se pudiera
perseguir con el cumplimiento de una obligación o un deber.
Y como consecuencia de ese posicionamiento, en la fundamentación
que se nos propone se prescinde de un desarrollo conceptual que diferencie
jurídicamente la noción de carga de la noción de obligación, a partir de (i) si la
noción de carga implica la existencia o no de una relación jurídica con otro
sujeto, (ii) y si así fuera, quién es ese sujeto, y además (iii) qué características
peculiares tiene el vínculo que genera la carga de usar la marca registrada;
siendo que, en cada caso, se nos provea de la forma distinta en que se
articulan esos elementos, en comparación a cómo lo harían en una obligación.
336
Pero no solamente se soslaya ese análisis, sino que ya en la propuesta
conceptual para diferenciar las dos categorías, ese objetivo no se alcanza,
nos parece, por el laconismo de la fundamentación.
En efecto, sostener que la carga es un algo que ha de cumplirse, es un
predicado que vale tanto y lo mismo en relación a una obligación como en
relación a una carga y no puede, por eso, ser un fundamento para diferenciar
carga de obligación.
Y lo propio ocurre con el supuesto fin o propósito que se perseguiría
con ese algo que ha de cumplirse, a saber, el evitar una consecuencia
perjudicial, pues el propósito o fin de evitar una consecuencia perjudicial,
ejecutando un algo que ha de cumplirse, también puede predicarse de la
categoría obligación, pues, generalmente, de no cumplirse ésta, se producirá
también una consecuencia perjudicial.
Caracterizar a la carga, entonces, como un algo que ha de cumplirse
para evitar una consecuencia perjudicial, revela ser un fundamento tan
abstracto y por tanto tan inespecífico, como lo era la idea de peso, que solo
permitía igualar las nociones de obligación, deber y carga, sin proveer de
ningún elemento diferencial entre ellas.
Hemos de concluir entonces, que en el breve raciocinio objeto de
nuestro análisis, la categoría carga, en relación al uso de la marca registrada,
carece de elementos de juicio diferenciales suficientes que la distancien de la
categoría obligación y hagan comprensible entonces su contenido inherente y
distinto, por lo que tampoco se disipa la cuestión de qué ha de entenderse
jurídicamente como carga, de modo que ese contenido explique por qué al uso
de la marca registrada ha de categorizársele como tal.
337
No obstante lo anteriormente dicho, en la propuesta de fundamentación
sobre que el uso de la marca registrada es una carga, que nos hiciera el
maestro Fernández-Novoa, nos parece advertir un suerte de raciocinio
implícito que podría ser, acaso, una forma de comprender un sentido
diferencial del término carga, respecto de la categoría obligación.
En la postulación que el uso de la marca registrada es una carga, un
onus que ha de ser cumplido para evitar una consecuencia perjudicial (la
caducidad de la marca registrada), la caducidad de la marca registrada se nos
presenta como la consecuencia perjudicial que ha de evitarse, pero sin que en
la formulación se hubiera identificado con precisión y claridad la causa
suficiente de dicha consecuencia: ¿cuál es la causa que tiene como
consecuencia perjudicial la caducidad de la marca registrada, acaso la simple
falta de uso?
No vemos claramente que se señale al simple no-uso, sin embargo,
como la causa suficiente de la caducidad y de hecho, la falta de uso o el no-
uso, no está siquiera consignado en la formulación del aserto.
Es más, nos parece que debiera excluirse tal posibilidad, estando al
propósito de la idea: se busca darle al uso un carácter distinto al de una
obligación y en consecuencia, se puede estar implicando que el no-uso no es
suficiente para determinar la caducidad -pues si así fuera, el uso sería una
obligación-, y por tanto el no-uso requiere algo más para que la caducidad se
produzca, aunque no se señala aquel elemento adicional.
Así, tal vez en esa suerte de capacidad intrínseca pero insuficiente del
no-uso para generar la caducidad, se nos estaría revelando un atisbo de lo
que podría ser la noción de carga que se utiliza, en relación al uso de las
marcas registradas: en tanto el no-uso debe darse junto a ciertas condiciones
adicionales, para que recién se produzca la caducidad de una marca
338
registrada, esa necesidad de que con el no-uso concurran otras
circunstancias, implica considerar al uso, no como una obligación -pues en tal
caso el no-uso bastaría para provocar la caducidad-, sino como una carga.
De ser válida esta asunción, cabe hacer una exploración que nos
permita identificar cuál sería aquella circunstancia adicional que el no-uso
reclama en concurso, para que recién pueda producirse la caducidad.
Para ese propósito, resulta pertinente señalar que en nuestra
legislación, lo que Schriker y el maestro denominan caducidad de la marca
registrada, encuentra su equivalente en la cancelación de la marca registrada
por falta de uso.
Y así como en nuestra legislación la cancelación de la marca registrada
se produce como consecuencia del inicio de una acción por un tercero
interesado, en la que no se llegó a probar el uso; en el sistema alemán al que
se estaría refiriendo Schricker, la cancelación de la marca registrada se
produce después de una acción autónoma ante los tribunales ordinarios,
iniciada por un tercero interesado, en la que se hubiera podido probar el no
uso.
De allí ha de seguirse que la causa o causas suficientes de la
caducidad son: (i) el inicio de una acción por un interesado, que tiene por
objeto la cancelación y (ii) el no-uso, probado, dentro del procedimiento.
O dicho de otra manera, el elemento adicional que requiere el no-uso
para que se produzca la caducidad, está en el imprescindible inicio de una
acción de cancelación por un tercero interesado, y allí podría estar entonces la
razón por la que tal vez se califica al uso como una carga: el uso de la marca
registrada solo llega a ser una carga y no una obligación, porque el no-uso
339
carece de capacidad intrínseca para decretar la cancelación y requiere del
ejercicio de la acción de cancelación por un interesado, según la normativa.
Pero ha de advertirse que ese raciocinio –en caso fuera el raciocinio
implícito en la argumentación- estaría infiriendo el carácter de carga que
tendría el uso, a partir de las normas sobre las acciones de cancelación, pues
solo por su contenido puede arribarse a la idea que el no-uso exige estar
dentro de una acción iniciada por una parte interesada, para que recién
adquiera la posibilidad de provocarla.
Y esto último no hace sino revelar que aun adquiriendo la noción de
carga un contenido particular en relación al uso de las marcas registradas, ese
contenido sustantivo no puede atribuírsele sino y a partir de una norma de
procedimiento y no a partir de un concepto definido o una norma sustantiva,
que permita alinear la noción de carga junto a las de obligación o deber.
Entre nuestros autores nacionales, que con énfasis han caracterizado al
uso de la marca registrada como una carga, también han habido
formulaciones que buscaron diferenciar la carga de la obligación, como
pasamos a exponer.
Al respecto se ha sostenido que el uso de la marca registrada no es una
obligación, porque si lo fuera, su cumplimiento tendría que ser exigible y la ley
no lo dispone así; además, para que fuera una obligación, debería ocurrir que
el Estado pudiera proceder de oficio a cancelar las marcas no usadas y,
nuevamente, la ley tampoco lo dispone. Y finalmente, se asevera que la
cancelación de una marca no usada solo se puede dar en la medida que un
tercero interesado inicie la acción, pues así es como lo prevé la normativa. 245
Y como todas esas razones, juntas, determinan que el uso de la marca
registrada no es ni puede ser una obligación, se concluye:
245 Gamboa, Ob. Cit. página 229.340
“Como vemos, el uso de una marca es una carga que debe soportar el
titular, en tanto el uso, o no uso, de la marca es una circunstancia que
depende de él y que sólo lo beneficiará o perjudicará, según sea el caso, a él
mismo.”246
Como puede advertirse, el discurso precedente no parte de un
desarrollo conceptual sobre qué es una carga y por qué entonces el uso de la
marca registrada debe ser caracterizado como tal, sino que primero se
proponen las razones por las que el uso no puede ser una obligación, de
modo que descartada esa posibilidad –y siguiendo el mismo patrón lógico que
tuviera el maestro español-, se concluye que el uso ha de ser una carga.
Así, como consecuencia de enfocarse en las razones por las que el uso
no puede ser una obligación, en este estudio igualmente se soslaya un
desarrollo conceptual diferencial entre los contenidos de las categorías carga y
obligación.
Es cierto que una vez concluido que el uso es una carga del titular, se
atribuye un cierto contenido sustantivo a la noción de carga, pero, esto ocurre
a partir de dos nociones generales: (i) que el uso (o no uso) depende de la
voluntad del titular marcario, y (ii) que el uso (o no uso) provocará un beneficio
(y el no uso un perjuicio) sobre el mismo titular.
Pero ambas ideas generales, por su grado de abstracción, las hacen
igualmente predicables de una obligación, pues usar o no la marca
registrada, en el contexto de considerársele una obligación, naturalmente
depende también de la voluntad del titular, como se propone que ocurre, de
ser una carga; y, adicionalmente, cumplir con la obligación de usar o no, podrá
246 Gamboa, Ob. Cit. páginas 229-230.
341
generar beneficios o perjuicios para el titular, tanto como también se propone
que ocurre en el caso de ser una carga; siendo ambas consecuencias
además, circunstancias que obviamente repercutirán sobre el mismo titular.
Así, la caracterización de que el uso es una carga, porque el usar o no
la marca depende de la voluntad del titular y porque el uso le será beneficioso
y el no uso perjudicial, se revela como un fundamento tan abstracto e
inespecífico como la idea del maestro español que la carga era un algo que ha
de cumplirse para evitar una consecuencia perjudicial, y por las mismas
razones, el contenido que se atribuye a la noción de carga, solo consigue
acercarla a la categoría obligación, en vez de diferenciarla suficientemente.
Los análisis que hemos hecho sobre las formulaciones en que se alude
a la noción de carga, entonces, nos permiten sostener que cuando la doctrina
predominante atribuye al uso de las marcas registradas el carácter de carga,
lo ha hecho sin proponernos un contenido sustantivo propio y autónomo de la
categoría carga, que provenga del mismo orden conceptual al que pertenece
la obligación y adicionalmente los contenidos que se han atribuido a la noción
de carga, no llegan a configurar sus alcances para diferenciarla
suficientemente de una obligación.
Por último, si acaso la singularidad de la carga pudiera reposar en la
idea que el no-uso carece de capacidad intrínseca para decretar la
cancelación pues requiere el ejercicio de una acción de cancelación por un
interesado, ese contenido, solo puede configurarse con el alcance de las
normas de carácter procesal que regulan la acción de cancelación, de modo
que la noción de carga, finalmente, acaba soportándose en una norma de
procedimiento y no en una norma o concepto sustantivo, alineado en el mismo
orden que el concepto obligación.
342
Pero además, en tanto se estuviera sosteniendo que el no-uso adquiere
capacidad para cancelar un marca registrada, dentro de una acción de
cancelación y puesto que esta acción se dirige solamente contra una marca
específica, ello trae como consecuencia que esa capacidad adquirida del no-
uso, para causar la cancelación en un procedimiento, aun determinando que el
uso fuera una carga, ese carácter solo podría atribuirse frente a esa marca
particular, y no alcanza para demostrar que el uso puede llegar a ser una
carga del titular que pese sobre todas las marcas registradas, que es en
definitiva lo que debe probarse.
1.3.2.- El concepto de carga, en el procedimiento de cancelación por falta de uso.
Otra forma de caracterizar la noción de carga para aplicarla al uso de
las marcas registradas, se ha planteado de un modo más directo y explicito,
tomando la acepción que de ese término provee la doctrina del proceso civil.
Cabe advertir, sin embargo, que aun con esa extrapolación, igualmente
se persigue atribuir un contenido a la noción de carga, dentro del orden
conceptual al que pertenece la obligación.
En tal sentido se ha sostenido lo siguiente:
“4.3 Concepto Jurídico de Carga
La figura del uso obligatorio encaja perfectamente en el concepto
jurídico de carga cuyo no cumplimiento le acarrea a su titular desventajas
jurídicas. Carnelutti, al diferenciar la categoría jurídica de la carga, de su
contigua, la obligación, manifestaba que mientras esta última supone la
subordinación de un interés de lo obligado a un interés de otros, la carga
suponía la subordinación de un interés del gravado a un interés propio. La
carga de la que hablamos es una que deriva directamente de la ley. En la
343
Doctrina italiana, Carnelutti y BETTI señalaban que una “obligación” tiende a
resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una
“carga” cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses
del propio sujeto sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume
la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad).”247
Y en el mismo sentido también se ha dicho:
“Ahora bien, la inclusión de esta disposición y el reconocimiento de este
contexto de cancelación, no pueden ser interpretados como la existencia de
una obligación de uso de la marca registrada…”
Por el contrario, coincidimos con la tesis que sostiene que en realidad
nos encontramos ante una carga del titular de la marca.”248
Y al finalizar el párrafo anterior, se hace referencia a una nota al pie de
página, cuyo texto es el siguiente:
“(20) Couture enseña que la diferencia sustancial entre carga y
obligación radica en que en la obligación el vínculo esta impuesto por un
interés ajeno, en la carga el vínculo esta impuesto por un interés propio. Ver:
Eduardo Couture. Fundamentos del derecho procesal civil.3era. Edición,
Depalma, (1958), 243. En el caso de la cancelación por falta de uso, es interés
del propio titular impedir la extinción del registro. El uso no es una imposición.
Será el interés propio el que motive el uso de la marca.”249
247 Kresalja Rosselló, Baldo, “El uso de la marca registrada en el Perú”, Revista “Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Palestra Editores, Lima 2008 Nº 4, paginas 313-314.
248Rodríguez García, Gustavo, La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano, RAE. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2009, paginas 29-30.
La tesis a que se refiere esta autor y que declara suscribir, es la que hemos comentado en el punto 2.2.2, Nota 231.
249 Rodríguez, Ídem. Nota 20, pagina 30.344
Naturalmente, suele ser un recurso argumentativo válido, la
extrapolación de categorías jurídicas de una rama del Derecho a otra, como
ocurre en estas posturas.
La noción de carga que ha desarrollado la teoría del proceso civil,
entonces, puede ser objeto de aplicación, válida, si ello termina por revelar el
sentido sustantivo particular que el término adopta en su aplicación al uso de
las marcas registradas.
Sin embargo, como intentaremos evidenciarlo, al aplicar al uso de las
marcas registradas la noción de carga desarrollada por la teoría del proceso
civil, no se llega a configurar claramente cuál es la situación jurídica del titular
en relación al uso de la marca registrada.
En la primera de las posturas que hemos señalado, por ejemplo, se
atribuye al término obligación el propósito de resolver un conflicto de intereses
entre sujetos distintos y a la carga, que esta dirime un conflicto que se asienta
en los intereses del propio sujeto.
Ha de seguirse de allí, que el uso de la marca registrada es una carga
del titular, en tanto permite dirimir un conflicto de intereses al interior del titular
marcario.
Este posicionamiento tiene una consecuencia: el uso es una carga no
desde la lógica de representar o ser un vínculo o una relación jurídica del
titular marcario con otro sujeto distinto a él, sino contrariamente, por excluir
cualquier relación con otro sujeto y la carga constituye entonces una suerte de
posición jurídica no relacional: es al titular, solitariamente considerado, a quien
la carga del uso le sirve para dirimir intereses en conflicto dentro de él.
345
Pero la idea que el uso de la marca es una carga porque sirve para
dirimir entre los intereses en conflicto al interior del titular marcario, poco
puede aclararnos si no se nos precisa qué intereses en conflicto puede tener
el titular de la marca, cuando de usarla se trate, que exijan la dirimencia que la
carga resuelve.
Quizás para salir al frente de esa observación, el discurso añade que la
carga cumple esa función, puesto que quien incumple la carga y asume la
responsabilidad es el mismo sujeto.
Pero como puede advertirse, este añadido no responde a cuáles son
los intereses en conflicto al interior del titular marcario en relación al uso de la
marca registrada, sino que se limita a aseverar que las consecuencias por el
incumplimiento de la carga (o sea que la carga, además, era algo que debía
cumplirse) las sufrirá el titular.
Pero esta afirmación -como ha ocurrido con todas las afirmaciones
anteriores que hemos analizado y que tenían el mismo sentido-, no constituye
sino un predicado que es perfectamente aplicable a la noción de obligación –
puesto que en la obligación las consecuencias del no cumplimiento las sufre el
obligado- y por tanto, no nos proporciona un contenido sustancial
diferenciador, que nos ayude a comprender qué ocurre con el titular marcario
como consecuencia que sobre él pese la carga de usar la marca registrada,
que le servirá para dirimir entre sus propios intereses en conflicto, que nos son
desconocidos.
Quizás entonces pueda estarse implicando de alguna manera que los
intereses en conflicto provienen de la elección entre usar o no usar la marca
registrada.
346
Pero de ser así, nos parece, se debe fundamentar por qué razón usar o
no la marca registrada, representa un conflicto de intereses al interior del
titular.
Particularmente porque si la titularidad sobre una marca es un derecho
subjetivo que trae consigo el atributo del uso, pues resulta que no es el único
derecho subjetivo privado que trae consigo aquel atributo, siendo que en
esos otros casos no se configura un conflicto de intereses al interior del titular.
El derecho de propiedad, por ejemplo, también trae consigo el atributo
del uso, y el no uso de la propiedad, a menos que fuera impuesto
expresamente por la ley (lo cual no ocurre con la ley de marcas), es una mera
manifestación del señorío que la propiedad representa.
Por eso, usar o no usar un bien mueble, un inmueble o uno intangible,
siendo en efecto una elección del titular, no es considerada una situación de
conflicto de intereses al interior del propietario, que reclame el establecimiento
de una carga de uso, pues el no uso es solo una manifestación de su albedrio.
En tal sentido, si ha de ser en el caso particular de las marcas
registradas, que el uso fuera una carga que resuelve un conflicto de intereses
al interior del titular, insistimos, ha de proveérsenos de cuál es la composición
de tal conflicto que aparentemente pareciera ser privativo del derecho al uso
sobre la marca registrada por parte del titular.
Menos aún ayuda a la comprensión del discurso, que se atribuya a la
noción de obligación, para su contraste con la noción de carga, que la
obligación resuelve un conflicto de intereses entre sujetos distintos.
En efecto, desde la lógica de los derechos sustantivos privados –en la
que se busca colocar la noción de carga para aplicarla al uso de la marca
347
registrada-, una obligación, no es sino una manifestación de la existencia de
una relación entre dos sujetos de derecho privado en la que el vínculo jurídico
coloca a esos sujetos en una posición en la que pesa sobre uno de ellos la
obligación y al otro se le asigna el derecho correlativo.
Esa relación jurídica no es ni puede ser considerada, por si misma,
como un conflicto de intereses, sino al contrario, su sola aparición o
configuración, si algo representa, es un acuerdo de voluntades privadas para
la creación de ese vínculo.
Desde tal perspectiva, no hay manera de atribuirle a la obligación el rol
de resolver ningún conflicto, sino al revés: si algún conflicto ha de surgir,
seguramente será porque la obligación no se cumpla; y declarado que fuera el
conflicto, mal puede atribuirse a la obligación -incumplida-, la capacidad de
componerlo, pues las únicas alternativas para resolverlo serán o un nuevo
acuerdo de las voluntades o la intervención del Estado en un proceso de
recomposición del mismo.
Así entonces, al contextuar tanto la carga como la obligación dentro de
un supuesto conflicto de intereses, con la intención de asignar un contenido
particular y distinto a cada termino, pero siempre dentro de la lógica de los
derechos sustantivos privados -que por sí mismos no encierran conflicto
alguno al interior de los titulares respectivos-, no nos parece que se consiga
proveernos de contenidos diferenciables.
En cuanto a la segunda postura que hemos consignado, que considera
que la diferencia sustancial entre carga y obligación radica en que en la
obligación el vínculo esta impuesto por un interés ajeno, mientras que en la
carga el vínculo esta impuesto por un interés propio, como podrá advertirse,
ningún elemento de juicio añade para comprender qué es una carga en
348
relación al uso de la marca registrada ni por qué ha de considerarse entonces
que el uso tiene tal carácter.
Más aun, tanto a la carga como a la obligación se las refiere como
categorías que representan, revelan o contienen un vínculo impuesto,
implicando con ello que en la carga hay o puede haber dos sujetos vinculados
–sin que se nos llegue a señalar cuál es el otro sujeto, distinto al titular, en ese
vínculo-, y que esa vinculación, al ser impuesta, se origina en una voluntad
fuera de la voluntad del sujeto sobre el cual recae, sin que podamos tener una
idea de cuál es esa voluntad y cómo es que consigue imponerse.
En atención a lo antes expuesto, advirtiéndose que la extrapolación de
la noción de carga desarrollada por la teoría del proceso civil, no se adapta a
la singularidad del uso de la marca registrada en tanto atributo constitutivo de
la titularidad marcaria -y por tanto enmarcado en la lógica de los derechos
sustantivos privados-, nos parece que esta insuficiencia adaptativa obedece a
la forma en que esa extrapolación se ha pretendido hacer.
En efecto, la noción de carga dentro de la teoría del proceso civil,
adquiere un contenido particular, cuya singularidad solo puede explicarse por
la lógica propia del proceso civil; y de modo tal, que cualquier intento de
aplicar esa noción fuera de su contexto natural –como ocurre con las
propuestas que hemos analizado-, puesto que al hacerlo extrae aquella noción
del espacio conceptual en el que se configura su esencia, acaba por
convertirla en una categoría sin aptitud explicativa para la circunstancia a la
que se le pretende aplicar.
Como veremos a continuación, todas aquellas cuestiones sobre (i) el
conflicto de intereses y los intereses propios en conflicto, (ii) que la obligación
y la carga sean vínculos que dirimen conflictos, priorizando el interés ajeno en
un caso o el propio en el otro; que resultaban incomprensibles para dar cuenta
349
del carácter de carga que se busca atribuir al uso de la marca registrada,
adquieren no obstante una transparencia y logicidad perfectamente
accesibles, cuando se enmarcan en su espacio natural, el proceso civil.
Y puesto que es del maestro italiano Carnelutti de quien se han tomado
en sustancia las ideas que se utilizan para explicar las nociones de carga y
obligación, en la primera propuesta que hemos analizado, recurriremos a una
de sus obras250, para desarrollar las nociones básicas necesarias que hacen
comprensible su noción de carga dentro de la teoría del proceso civil, para
mostrar cómo el contenido de esa noción solo puede configurarse en el
contexto del proceso y cómo, fuera de él, aquella noción no puede ser
utilizada con ese mismo contenido.
Carnelutti comienza por identificar los fines del proceso civil, partiendo
de la definición del proceso:
“Llamamos (por antonomasia) proceso a un conjunto de actos dirigidos
a la formación o a la aplicación de los mandatos jurídicos, cuyo carácter
consiste en la colaboración a tal fin de las personas interesadas con una o
más personas desinteresadas (jueces; oficio; judicial).”251
Nos añade que el proceso tiende a garantizar la bondad de su
resultado, siendo una regulación del conflicto de intereses que aspira a
conseguir realmente la paz y por tanto a ser una regulación justa y cierta.
Pero como esta colaboración de personas interesadas y no interesadas,
aglutina una heterogeneidad de sujetos que concurren y se configura con una
secuela de actos que ellos realizan, se hace imperativa la regulación de esas
250 Francesco Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1973.
251 Carnelutti. Ob. Cit. página 21.350
intervenciones, toda vez que lo que se busca con el proceso es resolver un
conflicto de intereses.252
Como ocurre con todo proceso, desde una perspectiva meramente
descriptiva (estática), el proceso civil tiene ciertos elementos, uno de los
cuales está constituido por los sujetos del proceso: las partes y el oficio
judicial.253
En cuanto a las partes se refiere, Carnelutti subraya dos aspectos: (i)
las partes están sujetas al proceso, sufren sus efectos; y, (ii) como el resultado
del proceso beneficia o perjudica a su interés, la parte es estimulada por éste
a algunos actos que son necesarios o por lo menos sumamente útiles al
proceso.254
Pero, dado que el proceso busca resolver un conflicto de intereses y
para ello es requerida una regulación que ordene las intervenciones de los
sujetos – como es el caso de las intervenciones de las partes-, no es ajena a
esa intervención una amenaza para que el proceso se desenvuelva
exitosamente, “…que es, como siempre, el conflicto entre los intereses de la
misma persona o de personas distintas”.255
Y esa consideración impone también la necesidad de constituir entre los
que intervienen en el proceso, relaciones jurídicas o vínculos entre ellos, que
se denominan relaciones jurídicas procesales, vinculadas a las nociones de
poder y deber.256
252 Carnelutti. Ob. Cit. página 22.
253 Carnelutti. Ob. Cit. página 173.
254 Carnelutti. Ob. Cit. página 174.
255Carnelutti. Ob. Cit. página 290.
256 Carnelutti. Ob. Cit. página 290-291351
Hasta aquí, con el desarrollo de esas cuestiones básicas que
fundamentan cómo, por qué y para qué se estructura el proceso de cierta
manera, hemos querido relevar varios aspectos cuyas características son el
requisito para comprender el contenido de la noción de carga, dentro del
proceso civil.
Como primera cuestión, ha de relevarse el conflicto de intereses.
La existencia de tal conflicto es el fundamento de la principal finalidad
del proceso civil: el propósito del proceso no es otro que resolver un conflicto
de intereses entre partes.
Pero ocurre además, que aquel conflicto de intereses continua durante
el desenvolvimiento del proceso, mientras no se resuelva con la sentencia, de
modo que para asegurar la intervención de las partes, a pesar del conflicto
entre sus intereses, el proceso constituye relaciones jurídicas particulares
entre ellas, vinculadas a las nociones de poder y deber.
Más aun, la lógica del proceso asume que un conflicto de intereses se
presenta no solo entre sujetos distintos sino incluso al interior de una sola
parte, como lo consignaba el maestro italiano.
Así pues, el conflicto de intereses entre sujetos distintos y al interior de
un mismo sujeto, resulta ser una condición permanente en el desenvolvimiento
del proceso civil, que reclama la existencia de una regulación especial que
resuelva en el camino del proceso todos los tipos de conflictos que en él
pudieran presentarse.
Por eso el proceso configura relaciones jurídicas procesales, que le son
privativas, vinculadas a las nociones de poder y deber, que tienden a resolver
esos conflictos, asignando a quienes intervienen –las partes, por ejemplo-,
352
vínculos o posiciones especiales entre ellas y para sí mismas, que se
expresan en nociones como facultad, potestad, obligación, responsabilidad y,
finalmente, carga.257
Como consecuencia de lo anterior, ha de colegirse que todas esas
nociones tienen entonces un sustrato común, que solo surge por y dentro del
proceso civil, cual es, el conflicto entre diversos intereses, tanto entre sujetos
distintos, como al interior de un mismo sujeto.
Por eso, cualesquiera fuera la posición de un sujeto dentro del proceso
y para cualquier momento en que el proceso pudiera encontrarse, siempre
será que un conflicto de intereses esta subyacente, tanto entre los sujetos
como al interior de uno cualquiera de ellos.
Y ello significa que las nociones de obligación y carga, dentro del
proceso civil, han de ser contextuadas permanentemente dentro de un
conflicto de intereses.
Y es recién desde tal perspectiva que cobra perfecto sentido y se hace
comprensible la diferencia que el maestro italiano hace entre carga y
obligación:
“…obligación es subordinación de un interés del obligado a un interés
ajeno impuesto por medio de la sanción; carga es la subordinación de uno o
más intereses del que sufre la carga a otro interés suyo impuesto haciendo de
ella una condición para la obtención de dicho interés…” 258
Ha de entenderse entonces que al imponerse una obligación, en la
lógica del proceso, la ley privilegia el interés de otro sujeto del proceso sobre
257 Carnelutti. Ob. Cit. página 291
258 Carnelutti. Ob. Cit. página 332353
el interés del obligado –que estaban en conflicto-, y en tal sentido, la noción de
obligación, dentro del proceso, sin duda es distinta a la noción de obligación
en el contexto de los derechos privados y no hay forma de extrapolar la noción
de obligación, propia del proceso civil –cuyo contenido se explica solamente
por la lógica de resolver un conflicto de intereses-, para explicar la noción de
obligación en la esfera privada, que en tanto correlato de un derecho subjetivo,
está fuera del contexto que demarca el conflicto de intereses que subyace en
la noción procesal de obligación.
En cuanto a la noción de carga se refiere, el maestro italiano abunda en
explicar su contenido, de la siguiente manera:
“La fuerza que suministra para el movimiento del proceso el interés en
litigio, puede ser contrabalanceada por otros intereses de la misma parte en
conflicto con él: así, para proponer al juez la demanda es necesario que la
parte invierta tiempo y dinero; de aquí el peligro de que se abstenga,
esperando de una iniciativa distinta de la suya, a fin de gozar el beneficio sin
experimentar el sacrificio. A fin de evitar este peligro debe cortarse aquella
esperanza, de manera que la parte no pueda contar, para obtener ciertos
resultados procesales, más que consigo misma y que el sacrificio de sus
intereses en contraste con el interés en litigio sea la inevitable contrapartida
del beneficio que el proceso puede procurarle. En términos técnicos, esto
quiere decir imponer a la parte cargas procesales.”259
Así entonces, ocurre con la noción de carga, lo mismo que ocurría con
la noción de obligación, en tanto categoría dentro del proceso civil: la carga,
como la obligación, también está para resolver un conflicto de intereses, pero,
a diferencia de la obligación, la carga tiende a resolver un conflicto de
intereses al interior de una parte, subordinando un interés suyo inmediato, en
259 Carnelutti. Ob. Cit. página 332354
algún punto del proceso, a su mayor interés en litigio, contexto sin el cual, la
noción de carga quedaría despojada de su contenido.
Por esa razón, no puede extrapolarse el contenido de la noción de
carga dentro del proceso civil –que se explica solamente por la lógica de
resolver un conflicto de intereses dentro del mismo sujeto-, para aplicarla al
uso de la marca registrada, en tanto atributo de la titularidad marcaria, que
como derecho subjetivo está fuera del contexto que demarca el conflicto de
intereses que subyace en la noción procesal de carga.
En el fondo, aquella extrapolación que se hiciera de la noción de carga
que la teoría del proceso civil ha desarrollado, se revela pues asistemática e
inadecuada, porque extrae esa noción del único espacio conceptual en el que
su contenido sustancial cobra verdadero sentido y pretende aplicarla en un
contexto conceptual totalmente distinto.
Así, no puede atribuirse el carácter de carga al uso de la marca
registrada, si por carga ha de entenderse el contenido que tiene ese término
en la teoría del proceso civil, pues fuera del conflicto de intereses que se da al
interior de un proceso, esa noción, con los mismos alcances, hace imposible
que pueda encajar con la naturaleza jurídica que tiene el uso de la marca
registrada, que es tan solo un atributo del derecho denominado marca.
Por esas razones, no puede aplicarse al uso de las marcas registradas,
la noción de carga que proviene de la teoría del proceso civil.
El único lugar hacia el que podría extrapolarse congruentemente la
noción de carga que provee la teoría del proceso civil, sin menoscabo
sustancial de su contenido, dentro del Derecho de Marcas y con relación al
uso de la marca registrada, es la acción administrativa de cancelación por falta
355
de uso, porque se trata también de un proceso y porque en él, igualmente,
existe un conflicto de intereses.
Hemos de volver sobre las nociones del maestro Carnelutti en el
desarrollo de este tema, para tomar la clasificación de cargas que el maestro
propone.
El maestro propone que las cargas procesales en sentido estricto son:
(i) cargas de impulso, para iniciar o hacer proseguir el proceso; y (ii) cargas de
adquisición, referidas a información o a pruebas.260
Antes del inicio de la acción de cancelación por falta de uso, pesa sobre
el interesado en que se cancele una marca registrada, la carga de iniciar la
acción.
Iniciado correctamente el procedimiento261, ninguna norma especial de
éste en la Decisión Nº 486, ni ninguna norma general de la ley 27444,
sugieren que pese sobre el accionante la carga de impulso posterior, pues,
solicitada la cancelación, el tramite se circunscribe a correr traslado al titular
para que presente las pruebas de uso dentro de 60 días hábiles y en caso de
no contestarse la acción o de haberse presentado las pruebas, simplemente
se emitirá la resolución que corresponda.
En cuanto a cargas de información, podría considerarse que pesa sobre
el accionante señalar todos los datos sobre la marca contra la que dirige la
acción.
260 Carnelutti. Ob. Cit. página 333
261 El inicio correcto está referido al hecho que la solicitud de cancelación no carezca de algún requisito procedimental, como el pago de la tasa, por ejemplo, y que en razón del cual se origine un requerimiento que en caso de incumplirse implique la declaración de abandono.
356
Y finalmente, en cuanto a las cargas de prueba, no pesa sobre el
accionante ninguna: la carga de la prueba corresponde al titular.
Eso es todo en cuanto a cargas que pudieran pesar sobre el
accionante.
En el caso del titular de la marca, en cambio, pesa sobre él una sola
carga, por disposición expresa de la ley (art. 167 de la Decisión Nº 486): “La
carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.”
Pero señalada de esa manera la carga que pesa sobre el titular
marcario, ha de advertirse que dicha carga es la de probar el uso y no la de
usar la marca, que es una cuestión muy distinta: el uso de la marca es un
hecho que en el procedimiento de cancelación está sujeto a prueba y así, la
carga que pesa sobre el titular marcario es la acción de presentar tales
pruebas y no la acción de usar la marca.
De modo que hay error sustancial en la postura que considera que a
partir de la carga de probar el uso dentro de una acción de cancelación,
puede concluirse que pesa sobre los titulares marcarios la carga de usar la
marca registrada.
1.4.- El uso de la marca registrada como facultad en la Decisión Nº 486. En nuestro estudio sobre la posibilidad que el uso de la marca registrada
fuera una obligación o una carga que pesa sobre el titular marcario, creemos haber
proveído de fundamentos para negar que cualquiera de esos caracteres pudiera
serle aplicado en base a los alcances de la normativa vigente.
Por un lado, hemos relevado que nuestra legislación vigente no configura
ninguna relación jurídica del tipo sujeto-obligación de uso-Estado ni del tipo sujeto-
357
carga de uso-Estado, pues el Estado carece de cualquier prerrogativa frente al titular,
en relación al uso de la marca registrada.
De allí ha de seguirse que no existe una obligación o una carga en relación al
uso de las marcas registradas, que pudiera enmarcarse en la lógica del Derecho
Público.
Siendo así, la existencia de una obligación o una carga en relación al uso de
las marcas registradas, solo podría darse entonces dentro de la lógica de los
derechos privados, bajo el diseño de una relación jurídica del tipo sujeto-obligación-
sujeto o del tipo sujeto-carga-sujeto.
Pero, desde tal perspectiva, hemos fundamentado por qué razones lógico-
jurídicas, tampoco es posible derivar de las normas sustantivas marcarias en cuanto
al uso, ni de las normas de procedimiento en las acciones de cancelación, que tales
tipos de relación puedan existir en nuestro ordenamiento, según el alcance de las
reglas vigentes.
Y no pudiendo entonces aseverarse con fundamento conceptual suficiente,
como sostiene la doctrina predominante, que el uso de la marca registrada pueda
tener el carácter de obligación o carga, ni en la esfera del Derecho Público ni desde
la lógica de los derechos privados, se yergue como una verdad incuestionable, que el
uso de las marcas registradas, tal cual lo define nuestra legislación vigente, no es
más ni menos que una facultad exclusiva y excluyente del titular marcario que se
ejerce erga omnes.
Y así, el uso de la marca registrada, según los alcances de nuestra legislación
vigente, es solo un derecho exclusivo del titular que, por eso, no es ni puede ser,
simultáneamente, una obligación o una carga.
358
Hay sin embargo una perspectiva, cierta e innegable, desde la cual la doctrina
predominante puede cuestionar una lógica tan drástica como la que proponemos,
porque cierto es que la falta de uso de las marcas registradas -cumplidas ciertas
condiciones y siempre que esté de por medio una acción iniciada por tercero
interesado-, contribuye con la pérdida del registro, siendo que esa circunstancia la
configura también la propia normativa.
Y no tenemos duda que es a partir de esa realidad regulatoria de pérdida del
registro por el no uso, que la doctrina predominante ha buscado explicarla,
construyendo una noción como la obligación o carga de uso de las marcas
registradas, en ausencia de una categoría jurídica específica y quizás nueva y
privativa del Derecho de Marcas, que pudiera dar cuenta de aquella situación
particular.
Así entonces, la doctrina predominante, ha sostenido que esa posibilidad de
pérdida del registro por acción de un tercero –que además no puede considerarse
como un hecho de ocurrencia para todas las marcas registradas-, se debe a que el
uso de la marca registrada, además de ser un derecho del titular, es también y
simultáneamente una obligación o una carga.
Sin embargo, como creemos haberlo demostrado, esa aseveración no cuenta
con fundamento suficiente, bien que se la analice desde la lógica del Derecho
Público o desde la esfera de los derechos privados y no puede predicarse, además,
respecto de todas las marcas registradas.
Creemos no obstante que siempre estuvo al alcance adoptar una perspectiva
distinta para enfocar o estructurar una explicación de la particular situación
problemática que hemos señalado.
En efecto, un análisis más detenido de lo que la situación descrita representa,
nos puede conducir por otro derrotero, en el que aquella ósmosis imposible – de
359
caracterizar al uso simultáneamente como derecho exclusivo y obligación o carga en
cabeza del titular y desde la lógica de los derechos privados-, no sea siquiera
necesaria, como pasamos a exponer.
En primer lugar, el uso de la marca registrada, incluso en su carácter
exclusivo y excluyente, es sólo un atributo, entre otros, que con el derecho
denominado marca se asignan a su titular.
Y también ha de advertirse que la regulación positiva establece que es en
razón al no uso, en conjunción con otras condiciones, que el derecho denominado
marca puede perderse para su titular, con todo el conjunto de sus atributos, siendo
que esa posibilidad de pérdida, por su sujeción a un hecho aleatorio y condicionado,
de ninguna manera puede predicarse en relación a todas las marcas registradas.
De esa manera, es a partir del no ejercicio de uno de los atributos que la
marca tiene –a saber, el uso-, que en la lógica normativa del Derecho de Marcas, esa
circunstancia aunada a las otras condiciones, puede en algunos casos determinar
que la marca se pierda para su titular con todos sus atributos.
Así, la cuestión puede perfectamente centrarse entonces en explicar, no cómo
el uso de la marca registrada puede estar limitado o ser también simultáneamente
una obligación o una carga, sino en fundamentar cómo y por qué en algunos casos el
no uso, en conjunción con esas otras condiciones, constituye un elemento que
contribuye a la pérdida del registro, siendo además, que esta eventualidad de
ninguna manera ocurre o puede ocurrir con todas las marcas registradas.
Y para explicar esa situación, no se hace necesario adherir al uso un carácter
de obligación o carga, sino que se requiere, solamente, explicar la naturaleza que
tiene, tendría o podría adquirir en el Derecho de Marcas el no uso, para que unido a
otras condiciones –como el inicio por un tercero de la acción de cancelación-, sea un
360
elemento que contribuya a la pérdida del derecho marcario, en algunos casos, como
lo dispone la regulación vigente.
Y ese desarrollo conceptual, muy bien podría condensarse en una nueva
categoría jurídica, privativa de la lógica marcaria, en la que el no uso, por cumplir ese
peculiar rol contributivo en la pérdida del derecho, se erige como un hecho con
relevancia jurídica singular, aunque se trate de una relevancia limitada, como se ha
de tener presente estando a la magnitud y características de los efectos que provoca,
según se ha evidenciado en este trabajo.
Esa ruta conceptual deja a buen recaudo e incuestionado el carácter de
derecho exclusivo y excluyente que la normativa le asigna expresamente al uso de la
marca registrada, haciendo innecesaria cualquier construcción que pretenda
adherirle también el carácter de obligación o de carga, que solo está destinada a
naufragar en la inconsistencia.
No es nuestro propósito, sin embargo, desarrollar este trabajo en esa
dirección, porque somos conscientes que su único destino sería crear esa nueva
categoría jurídica, propia del derecho marcario, para que con ella y las categorías
vigentes, se haga más comprensible y coherente la conceptualización del sistema de
reglas que nos rige, en el que la propia legislación provee a un tercero una vía que
posibilita la pérdida del derecho de marca por falta de uso, mientras que
simultáneamente asigna al uso un carácter de derecho exclusivo y excluyente del
titular.
Con alcanzar esa explicación, elaborada y expresada en categorías jurídicas
propias del Derecho de Marcas, ninguna utilidad habrá tenido este trabajo de
investigación, más allá de ese fin meramente explicativo.
Porque lo cierto es, como se ha evidenciado en este trabajo, que el no uso de
las marcas registradas, siendo una realidad de magnitud cuantitativa sustancial, está
361
sin embargo regulado por disposiciones que determinan como consecuencia de su
funcionamiento, en primer lugar, que apenas una magnitud marginal o insustancial
de las marcas registradas sea cuestionada en cuanto a la realidad de su uso en el
mercado y como consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, apenas una
magnitud igualmente insignificante de marcas no usadas sea retirada del registro.
Ello trae como consecuencia que un sustancial número de marcas registradas
no usadas aparezcan vigentes en la realidad formal del registro, limitando la
competencia en el mercado y ese, es un resultado que no debiera admitirse, aunque
la legislación vigente lo provoque.
Así entonces, en línea con la visión intuitiva de la doctrina predominante,
creemos igualmente que el no uso de las marcas registradas, es una realidad
patológica que los sistemas marcarios constitutivos confrontan y a la que debe darse
un remedio a través de su regulación.
Nos distancia de la doctrina predominante, sin embargo, que desde nuestra
perspectiva la legislación vigente no consigue esa remediación, pero la doctrina
predominante cree que sí se ha logrado, asumiendo que las reglas vigentes
consagran el principio del uso obligatorio (o la carga de uso) de la marca registrada,
que determina la presencia de un carácter de carga u obligación en el uso de la
marca registrada, simultaneo al carácter de derecho exclusivo que el uso tiene.
Nosotros consideramos que en la medida que la legislación vigente de
ninguna manera configura una obligación o una carga en relación al uso de las
marcas registradas, como creemos haberlo demostrado, mal podría ocurrir que una
obligación o carga inexistentes, puedan constituir un mecanismo persuasivo que
induzca a todos los titulares marcarios a usar sus marcas registradas.
362
Y esa conclusión, no es una apreciación basada meramente en un análisis
lógico abstracto: es una conclusión fundada, además, en hechos demostrados que
hemos desarrollado en el capítulo anterior.
2.- El uso obligatorio de la marca registrada y la necesidad de su fundamento exógeno.
Desde que hiciera su impronta a nivel internacional y hasta hoy, durante casi
90 años, la noción del uso obligatorio de las marcas registradas, ha permanecido
invariable en su designación primigenia, a pesar de la reserva recurrente que la
doctrina predominante ha hecho, en el sentido de considerar más apropiado referirse
a la carga de uso de la marca registrada.
Como ya hemos señalado, empezando por el maestro Fernández-Novoa y
pasando por nuestras autoridades jurisdiccionales y la mayoría de los autores que
hemos estudiado, la forma prevalente de referirse al uso de las marcas registradas,
como obligatorio, se deriva de la proclamación de la existencia del principio del uso
obligatorio.
Y esa preeminencia en la utilización de la noción del uso obligatorio, como
hemos dicho ya, se ha entronizado a pesar que casi todos los autores también
reparan en su falta de propiedad.
Como hemos visto, además, la legislación vigente, ni de manera expresa ni de
modo derivado de su sistemática, configura una obligación, como tampoco configura
una carga, respecto del uso de las marcas registradas.
Y puesto que esa es la situación, fuerza es concluir que una normativa que no
configura una carga ni una obligación, mal podría proveer desde el contenido de sus
reglas o su sistemática normativa, el fundamento de por qué existen esa obligación o
esa carga, si tales categorías efectivamente no están contenidas o implicadas en su
regulación.
363
Quizás allí este la razón que explica el rol que cumple el alegado principio del
uso obligatorio: ya que la normativa resulta insuficiente para demostrar la existencia
de una obligación o una carga y por tanto tampoco alcanza ni podría alcanzar para
extraer de ella el fundamento de una obligación o carga de uso inexistentes, un
principio o razones exógenas a la normativa, bien podrían entonces proveer ese
fundamento.
Y como resulta lógico, al estructurar aquel principio exógeno o fundamentar
tales razones y elaborar su contenido, habrán de tomarse conceptos o nociones no
regulados normativamente.
Como veremos a continuación, la obligación o carga de usar las marcas
registradas, ha buscado ser fundamentada en dos nociones abstractas: el carácter
inmaterial de la marca registrada y la función distintiva que se cumple en la noción
de marca.
La doctrina predominante entonces, en la estructura de su demostración que
el uso de las marcas registradas es obligatorio, no pudiendo simplemente señalar la
norma que así lo disponga o no habiendo encontrado un análisis de su sistemática
que le permita arribar a esa conclusión, ha enfocado su atención, necesariamente,
fuera de los límites de la normativa vigente.
Cabe advertir, sin embargo, que la búsqueda de un fundamento exógeno para
el carácter obligatorio del uso de las marcas registradas, se ha dado con la misma
lógica con que se ha pretendido aseverar que el uso de la marca registrada es una
obligación o una carga: se trata de encontrar los fundamentos por los que el uso es una obligación o carga, asumiendo e insistiendo en que efectivamente ese es el
carácter que tiene o adquiere el uso de las marcas registradas en la regulación
positiva.
364
Así, como veremos, los fundamentos que vamos a analizar pretenden dar las
razones por las que el uso de la marca registrada es obligatorio, dando por hecho
que ese carácter está contenido en la legislación.
Pasaremos ahora estudiar las postulaciones que hemos señalado
anteriormente, que buscan fundamentar, fuera de la normativa, el carácter obligatorio
del uso de las marcas registradas.
2.1.- El carácter inmaterial de la marca registrada como fundamento de su
uso obligatorio.El maestro Fernández-Novoa, en algún momento vinculó el carácter
obligatorio del uso de las marcas registradas, con un rasgo que considero
esencial en éstas: su carácter de bien inmaterial; aunque fue una sola la
oportunidad en que el maestro habría de plantearlo.
Ese desarrollo lo hizo en su artículo de 1976262.
En este artículo, el maestro sostendría que el “…uso obligatorio de la
marca registrada es, además, un principio que viene impuesto por la propia
esencia de la marca…”, para concluir, luego de un elaborado raciocinio, con lo
siguiente: “He aquí cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya
sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien
inmaterial.”263
En esta propuesta, en la que se implica que el uso obligatorio de la marca
registrada viene impuesto por la propia esencia de la noción de marca, en tanto bien inmaterial, en realidad, se está postulando una tesis de profundo sentido
262 “El uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo III, Año 1,976, Editorial Montecorvo S.A.
263 Fernández, Ob. Cit. Página 19.
365
que sin duda podía traer consecuencias importantes en cuanto al uso de las
marcas registradas, si en efecto esa obligatoriedad se derivara directamente de
la noción de marca; y de allí que la corrección o realidad de su contenido fuera
un tema que importaba desarrollar profundamente.
Analizaremos por tanto su planteamiento con el mayor detenimiento
posible, para determinar su rigurosidad.
El discurso fue el siguiente:
“El uso obligatorio de la marca registrada es, además, un principio que
viene impuesto por la propia esencia de la marca. Según hemos visto, un signo
constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto
que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía
que con el fin de distinguir sus productos lleva a cabo el empresario. La
culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se
produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los
consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como
bien inmaterial depende de un factor ajeno a la actividad del empresario; a saber:
la receptividad de los consumidores frente a la asociación entre la marca y la
mercancía, factor sobre el que el ordenamiento no puede influir. Pero también
cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el empresario hace
posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por
parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el
ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se produce
justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca registrada.
En efecto, al obligar al titular a usar la marca registrada, Las Leyes de Marcas
configuran un instrumento (el uso obligatorio) que puede contribuir eficazmente a
difundir la marca entre los consumidores y, de esta suerte, puede también
contribuir a consolidar el proceso de formación de la marca como bien inmaterial.
He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya sobre un
366
fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien
inmaterial.”264 (Subrayado nuestro)
Este raciocinio es esencialmente el mismo que con mucha mayor amplitud
había hecho ya el maestro en las páginas anteriores del mismo artículo y que
analizamos en el apartado 3.1 del capítulo III.
Sin embargo, dos diferencias, breves pero trascendentales, aparecen en
el razonamiento que vamos a estudiar.
Una diferencia está en la descripción del proceso de formación y
consolidación de la marca, pues en su descripción precedente -mucho más
amplia que la versión sintética que estamos estudiando-, aparece como
protagonista de aquel proceso, la marca, que irá mutando desde una marca en
potencia, hasta llegar a una marca verdadera, mientras el proceso transcurre.
En la visión sintética que estamos analizando, en cambio, es la marca
como bien inmaterial la que transita por el mismo proceso, porque es desde
ese carácter que se busca llegar al uso obligatorio.
De allí ha de seguirse que por la forma, el énfasis y la reiteración de la
incrustación de la marca como bien inmaterial en el discurso, el maestro
consideró que estaba en ese carácter inmaterial de la marca, el elemento
esencial que determinaba el uso obligatorio de la marca registrada.
Incluso, el carácter inmaterial de la marca es añadido al proceso de
formación y consolidación de la marca, de una forma tal, que pareciera implicar
una noción de inmaterialidad distinta a la que previamente había definido el
maestro.
264 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 19.367
La otra diferencia, se revela por la manera y el momento en que el
carácter inmaterial de la marca es añadido a su proceso de formación y
consolidación.
Para explicar lo que hemos dicho, iremos analizando paso a paso la
estructura expositiva del maestro, con la misma secuencia con la que nos la
propuso.
El maestro comienza diciendo:
“Según hemos visto, un signo constituye una marca y, por lo mismo, un
bien inmaterial únicamente en tanto que el público recoge y hace suya la peculiar
asociación entre signo y mercancía que con el fin de distinguir sus productos
lleva a cabo el empresario.”
Lo primero, es la frase inicial: “Según hemos visto,…”.
Con esa frase introductoria, se está implicando que lo que sigue a
continuación ya fue dicho o explicado.
Y como lo que sigue a continuación es “…un signo constituye una marca
y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto que el público recoge y
hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, ha de entenderse
que tales ideas ya habían sido explicadas anteriormente.
Sin embargo, eso no era así.
Ya se nos había dicho, efectivamente, que la marca era un bien inmaterial,
en razón a su inexistencia tangible. Esto fue así expuesto en el desarrollo amplio
que el maestro ya había hecho precedentemente y que nosotros analizamos en
368
el apartado 3.1 del capítulo III, al que nos remitimos para confirmar nuestro
aseveración.
En aquel desarrollo, ya se había dicho también que una marca era un
signo, aunque no se limitaba a ser un signo nomás.
Y con arreglo a las leyes de la lógica, efectivamente, si un signo puede ser
una marca y las marcas son bienes inmateriales, un signo que sea marca, será
también un bien inmaterial.
Pero en ningún lugar del desarrollo ampliado que analizamos
anteriormente, se aseveró, explicó o sostuvo, que un signo fuera una marca y
por lo mismo un bien inmaterial, únicamente “…en tanto que el público recoge
y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, como puede
comprobarse en una simple relectura del texto que hemos consignado en el
apartado 3.1 del capítulo III.
De modo que esta aseveración, que una marca será un bien inmaterial,
únicamente, “…en tanto que el público recoge y hace suya la peculiar
asociación entre signo y mercancía…”, en realidad era una proposición nueva,
sin antecedente ni fundamento expuesto previamente y por eso, debía ser objeto
de fundamentación, en vez de darlo por sustentado con anterioridad, como
sugería la expresión “…según hemos visto…”.
Y la necesidad de una fundamentación en cuanto a la afirmación que la
marca se constituye como bien inmaterial únicamente, “…en tanto que el público
recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, mas
imprescindible se hacía por cuanto su postulación implicaba una doble
contradicción con la exposición previa del maestro.
369
En efecto, al definir la inmaterialidad de la marca, como ya consignamos
anteriormente en el apartado 3.1 del capítulo III, el maestro dijo:
“…la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene una
existencia sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas
tangibles para ser percibido por los sentidos…”265
Y de esa definición ha de seguirse entonces que si la inmaterialidad de la
marca reposaba únicamente en su inexistencia tangible, esa inmaterialidad no
solo era concomitante a la naturaleza de la marca, sino que además era una
condición invariable: sea que estuviéramos frente a una marca en potencia –
cuando la unión signo/producto no ha sido captada aun por los consumidores- o
sea que tal unión ya hubiera sido captada por los consumidores y por lo tanto
estuviéramos frente a una marca verdadera o autentica, en ambos casos, la
marca era un bien inmaterial, con la misma inmaterialidad en los dos,
precisamente porque su inmaterialidad reposaba en su intangibilidad, que no se
transformaba porque o cuando la unión signo/producto hubiera sido captada por
los consumidores.
Como consecuencia de lo anterior, el discurso que un signo “…constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial únicamente en tanto que el
público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y mercancía…”, no
puede ser correcto, a menos que la inmaterialidad de la marca no repose en su
intangibilidad, como lo había definido el maestro, sino que se tratase de un
carácter exógeno y adquirido, que recién se nos estaría proponiendo en esta
articulación.
Pero no sólo se da esa contradicción a partir del carácter intangible de la
inmaterialidad.
265 Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 16.
370
Ocurre que a partir de la propia inmaterialidad, definida como inexistencia
tangible por el maestro, también se revela otra contradicción mayor con la
afirmación que la marca se constituye como bien inmaterial “…únicamente en
tanto que el público recoge y hace suya la peculiar asociación entre signo y
mercancía…”.
En efecto, el maestro a propósito de desarrollar la intangibilidad y hacerla
más comprensible ya nos había dicho lo siguiente:
“…la marca es un bien inmaterial; es decir, un bien que no tiene existencia
sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles
para ser percibido por los sentidos…”266
Y si según el propio maestro la captación de la unión signo/producto ha de
producirse en la mente de los consumidores, preciso será que la marca haya
adquirido ya y previamente la tangibilidad suficiente para que esa captación se
produzca, haciendo que su inmaterialidad previa tenga un medio para hacerse
sensible y poder ser captada.
Y de ser así, resulta igualmente una contradicción que con el desarrollo
conceptual anterior, se haya sostenido que precisamente por ser inmaterial la
marca haya tenido que volverse tangible para que pueda ser captada la unión
signo/producto por los consumidores, y se sostenga al mismo tiempo que solo
cuando esa captación se produce, recién la marca se constituye como un bien
inmaterial.
Así entonces, la primera incrustación de la inmaterialidad de la marca
registrada –en el sentido que la marca se constituye como bien inmaterial,
266Fernández-Novoa Ob. cit., pág. 16.
371
únicamente en el momento de la captación por los consumidores de la unión
marca/producto-, se revela imprecisa en cuanto a su contenido, pues solo
consigue desdibujar el sentido primigenio de la inmaterialidad –la existencia
intangible, que por eso, es concomitante-, sin proponer con fundamento el
sentido nuevo y distinto que hubiera pretendido dársele a ese carácter (en tanto
exógeno y adquirido).
A renglón seguido de la aseveración anterior, el maestro nos añade lo
siguiente:
“La culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial sólo se produce cuando la unión entre signo y mercancía penetra en
la mente de los consumidores.” (El subrayado es nuestro)
En esta segunda aseveración, se refuerza la idea anterior que la
inmaterialidad es exógena y adquirida, pues además de ubicársela –a la
inmaterialidad- dentro del mismo proceso de formación y consolidación de la
marca, se asevera que la culminación del proceso de formación “…de la marca como bien inmaterial, sólo se produce cuando la unión entre signo y mercancía
penetra en la mente de los consumidores.”
Sin embargo, si se afirma por un lado que el carácter de bien inmaterial de
la marca , se constituye, cuando la unión marca/producto es captada por los
consumidores y si por otro, se sostiene que la culminación del proceso de
formación de la marca como bien inmaterial sólo se produce cuando la unión
entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores, a partir de
esa forma descriptiva, ha de entenderse entonces que la condición de bien
inmaterial de la marca, pasa también por un proceso, como la marca misma, que
va desde su constitución (del carácter inmaterial) hasta su culminación.
372
Pero alegada o inferida la existencia de un proceso por el que transita la
condición de bien inmaterial de la marca, ha de entenderse que la inmaterialidad,
cuando menos, pasa por dos momentos diferenciados: su constitución y su
culminación, si es que en efecto estamos frente a un proceso, como
aparentemente se nos lo presenta.
Pues bien, según las dos aseveraciones previas, la captación por los
consumidores de la asociación marca/producto, es causante, simultáneamente,
de la constitución de la marca como bien inmaterial y de la culminación del proceso de formación de la marca como bien inmaterial.
Y de ello ha de colegirse que: (i) o no estamos frente a ningún proceso,
pues ocurrido un solo suceso (la referida captación) este es razón suficiente
tanto para constituir a la marca como bien inmaterial, como para dar por
culminado el proceso de consolidación de la marca como bien inmaterial,
evidenciando que no existen entonces momentos distintos que obedecen por eso
a circunstancias diferentes o etapas, sino que se trata de un solo momento que
genera una sola situación; (ii) o, si estamos en verdad frente a un proceso, no
hay forma pues de diferenciar sus etapas, pues ambos momentos distintos
teóricamente, ocurren simultáneamente y se deben a una misma causa.
Después de las afirmaciones anteriores, sigue la exposición del maestro
con lo siguiente:
“…la plenitud de la marca como bien inmaterial depende de un factor
ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptividad de los consumidores
frente a la asociación entre la marca y la mercancía, factor sobre el que el
ordenamiento no puede influir.”
Aquí, el paso adicional que se da en el discurso, habiéndose afirmado ya
que “…la plenitud de la marca como bien inmaterial se produce cuando la unión
373
entre signo y mercancía penetra en la mente de los consumidores…”, está en el
hecho que se califica a esa captación de la asociación marca/producto, como un
factor ajeno a la actividad del empresario.
Sin embargo, esa calificación de ajeno, no es precisa.
Porque si bien es correcto que, finalmente, el hecho que esa asociación
penetre en la mente de uno o muchos consumidores, en cada caso constituye un
hecho –consciente o no- al interior de cada sujeto, y por tanto, efectivamente
fuera del control del empresario, es también correcto -e incluso constituye su
factor condicionante- que esa captación de la asociación marca/producto, de
ninguna manera podrá darse nunca, sin que el empresario hubiera previamente
tangibilizado la marca a través de un medio sensible a los sentidos y además
hubiera provocado la ocurrencia de los hechos materiales –la oferta física del
bien, la publicidad, la venta etc.-, sin los que esa captación de ninguna manera
se hubiera podido producir.
Así, aun cuando ajena, la captación de la asociación marca/producto por
los consumidores, tendrá siempre como pre-condición necesaria la actividad del
empresario destinada a que tal asociación y captación se produzcan.
No se trata de algo “ajeno”, entonces, en una magnitud tal que por ningún
lado tenga nada que ver con la actividad del empresario.
Sin embargo, ese carácter ajeno, es incorporado al discurso porque tiene
un propósito, como se verá a continuación.
En efecto, caracterizada la captación por los consumidores de la
asociación marca/producto, como un factor “ajeno” al empresario, el maestro
postula que se trata de un “…factor sobre el que el ordenamiento no puede
influir.”
374
No es del caso discernir sobre cuáles hubieran podido ser las razones por
las que se afirma que el ordenamiento no puede influir en ese factor ajeno. Lo
que interesa es la aseveración misma: ha de inferirse que debe estar en la
condición de ser ajeno al empresario, el hecho que sobre ese factor no pueda
influir el ordenamiento.
A renglón seguido de la aseveración anterior, el maestro sostendrá
cuándo y por qué, entonces, el ordenamiento sí puede y debe intervenir,
imponiendo el uso obligatorio:
“Pero también cabe afirmar que mediante un uso adecuado de la marca el
empresario hace posible y facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y
mercancía por parte de los consumidores. Pues bien, es innegable que en este
punto el ordenamiento jurídico puede y debe intervenir. La intervención se
produce justamente imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca
registrada…”. (El subrayado es nuestro)
¿Por qué razones es “…innegable que en este punto el ordenamiento jurídico puede y debe intervenir”? , como podrá advertirse, es una cuestión
sobre la cual no se nos da un fundamento explícito.
Sin embargo, estando a la lógica con que se expuso el motivo por el cual
en la aseveración anterior se consideró que el ordenamiento no podía influir,
puede sostenerse que en esta segunda aseveración, en tanto las actividades del
empresario sí dependen absolutamente de él y por tanto, no le son un factor
ajeno, entonces, el ordenamiento sí puede y debe intervenir. Esta parece ser la
lógica por la que se incorporó la ajenidad en esta articulación.
De allí ha de seguirse, entonces, que la razón por la que el ordenamiento
puede y debe intervenir, imponiendo el uso obligatorio, cuando del empresario
375
se trata, obedece a que en este caso, se trata de actividades que solamente
dependen de él.
A renglón seguido de lo anterior, el discurso concluye:
“He aquí, pues, cómo la obligación de usar la marca registrada se apoya
sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca como bien
inmaterial.”
Pero si se nos ha expuesto que la razón por la que el ordenamiento debía
intervenir imponiendo el uso obligatorio, se fundamentaba en el hecho que se
trata de actividades que dependen en exclusiva del empresario, la obligación de
usar la marca registrada que se le impone, entonces, no se derivaba de la
naturaleza de la marca como bien inmaterial –que es lo que se quería
demostrar-, sino de un motivo mucho menos abstracto y más pragmático que
aquél: el mero hecho que se trata de actividades que dependen en exclusiva del
empresario.
Por esas razones, consideramos que la conclusión mayor a la que
intentaba arribar el discurso íntegro –que el uso obligatorio de la marca
registrada se apoyaba sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza
de la marca como bien inmaterial-, no fue suficientemente demostrado.
Como conclusión general del análisis que hemos hecho, queremos
puntualizar que la premisa fundamental en la que se apoyaba el discurso –que la
marca como bien inmaterial se constituía únicamente con la captación de la
unión marca/producto por los consumidores-, a pesar de implicar aparentemente
un cambio sustancial del sentido que ya se le había asignado al termino
inmaterialidad –de ser mera inexistencia tangible-, no fue objeto de
fundamentación en el sentido de por qué recién con la captación por los
376
consumidores de la unión marca/producto la marca se constituía como bien
inmaterial.
Y por otro lado, al postularse que el uso de la marca registrada puede y
debe imponerse por el ordenamiento jurídico, porque la materia sujeta a
regulación está conformada por actividades del empresario que solo dependen
de él, en realidad, se está afirmando que la obligación de usar la marca
registrada que se le impone, entonces, no se deriva de la naturaleza de la marca
como bien inmaterial , como se quería demostrar, sino del hecho que se trata
de actividades que dependen en exclusiva del empresario.
Este planteamiento que postulaba que la obligación de usar las marcas
registradas se apoyaba en el carácter inmaterial de la marca registrada, como
dijimos, solo fue desarrollado en este artículo de 1976.
Para el año 1977, en su artículo “Diversos Sistemas de Regulación del
uso obligatorio de la marca registrada”, aquella postulación que el uso obligatorio
de la marca registrada se fundaba en su carácter inmaterial, no aparecerá ya, ni
tampoco en ninguna de las obras posteriores que hemos estudiado para este
trabajo.
En 1977, el maestro nos dijo:
“Como en otro lugar he puesto de manifiesto267 un signo constituye una
marca y, por lo mismo, un bien inmaterial cuando la unión entre signo y
mercancía penetra en la mente de los consumidores. En este sentido cabe
afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende de un factor
ajeno a la actividad del empresario; a saber: la receptibilidad de los
consumidores frente a la asociación entre (la) marca y mercancía, factor sobre el
cual el ordenamiento no puede influir. Pero también cabe afirmar que mediante 267 El lugar a que se refiere el profesor, es su artículo anterior de 1976, que ya hemos analizado. Así lo consigna en la Nota 87 en la página 215 del artículo que estamos comentando.
377
un uso adecuado de la marca el empresario hace posible y facilita la
receptibilidad de la asociación entre marca y mercancía por parte de los
consumidores. Pues bien, es innegable que en este punto el ordenamiento
jurídico debe intervenir, imponiendo al empresario la carga legal de usar la marca
registrada. De esta suerte, al cumplir la carga legal del uso obligatorio de la
marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en
consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien
inmaterial. He aquí, pues, cómo el uso obligatorio de la marca incide
directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente
protegido.”268
Lo más importante por relevar es la conclusión del discurso: “He aquí pues
cómo el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la
marca como bien inmaterial jurídicamente protegido”, que siendo el mismo
discurso de 1976, en su estructura, en su secuencia e incluso en su redacción,
ya no arribará a la conclusión que “…la obligación de usar la marca registrada
se apoya sobre un fundamento consustancial a la propia naturaleza de la marca
como bien inmaterial”.
Cierto es que sí conservará la alusión a la marca como bien inmaterial, y
dentro del proceso de formación y consolidación de la marca registrada, pero
como podrá advertirse, ya no afirmará que tal carácter se constituye únicamente “…cuando la unión entre signo y mercancía penetra en la mente de los
consumidores…”.
Este únicamente, sin embargo, hará su reaparición, aunque de manera
distinta, en su obra de 1984 “Fundamentos de Derecho de Marca”.
En efecto, en esta obra el maestro afirmara que “…un signo constituye
una marca únicamente en tanto el público recoge y hace suya la peculiar unión
268 Fernández. Ob. Cit., pagina 215.378
entre signo y producto que a fin de diferenciar sus productos efectúa el
empresario”269, como conclusión de un discurso sobre la naturaleza de la marca
que desarrolla en el capítulo 1 de ese libro y no así como una expresión dentro
de un discurso referido al uso obligatorio de la marca registrada, como lo hiciera
en 1976 y 1977.
Al desarrollar su noción de marca en 1984, el maestro sostiene que la
marca es un concepto que agrega varios perfiles o elementos, de modo que solo
cuando todos ellos se den, juntos, entonces se deberá entender constituida la
marca.
La noción de marca que fluye de esa teoría es en esencia, la de un bien
inmaterial que se constituye cuando la unión de un signo a un producto o servicio
ha sido captada y retenida por los consumidores.
Así entonces, solo cuando esos elementos estén juntos, entonces se
habrá constituido una marca270.
En tal sentido, como en el proceso de formación y consolidación de la
marca, la captación por los consumidores de la unión signo/producto, recién se
puede dar en determinado momento del proceso y luego que el empresario haya
realizado ciertas actividades tendientes a que aquella captación se produzca, es
con la ocurrencia de esa captación que se añade el elemento o perfil psicológico
que le faltaba y con ello, por fin, la marca contiene ya todos los elementos que la
configuran.
Y desde esa lógica expositiva, es perfectamente entendible y coherente, la
conclusión que “…un signo constituye una marca únicamente en tanto el público
269 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 26.
270 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 21-26379
recoge y hace suya la peculiar unión entre signo y producto que a fin de
diferenciar sus productos efectúa el empresario”271.
Era esa entonces la razón que explicaba aquel únicamente, que nosotros
relevamos como inexplicado en nuestro análisis sobre su discurso de 1976.
Pero en esa conclusión, si algo no está presente, como podrá observarse,
es la marca como bien inmaterial, porque a la luz de la forma de diseñar y
presentar los elementos de la marca en esta obra de 1984, la inmaterialidad,
reafirmada como mera inexistencia tangible, aparece separada en tanto
elemento, del perfil o elemento psicológico (la captación de la unión
signo/producto), determinando que entre ambos elementos o perfiles, no exista
una relación de implicancia o dependencia, como aparentemente se sugería en
el discurso de 1976.
Así entonces y por esas razones, la inmaterialidad de la marca registrada,
no fue vista más como el rasgo esencial del que podría derivarse la obligación de
uso de las marcas registradas.
Finalmente, y sin perjuicio de las observaciones que hiciéramos al
discurso del maestro, creemos que existen dos razones adicionales para
descartar que en la naturaleza inmaterial de la marca, pudiera reposar el
fundamento para que el uso de la marca registrada fuera obligatorio.
Para ello hemos de recordar que cuando analizamos la teoría del proceso
de formación y consolidación de la marca, sostuvimos que ese proceso, desde la
lógica en la que se nos lo planteaba, era uno por el cual transitaban tanto las
marcas registradas como las marcas fuera de registro.
271 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 26.380
Y en esa distinción, creemos, está el motivo por el que la inmaterialidad no
podría ser el fundamento del uso obligatorio de las marcas registradas.
En efecto, en el mercado existen tanto marcas registradas como marcas
fuera de registro y ambas son bienes inmateriales, si por inmaterialidad, como
sostuvo el maestro primigeniamente y lo ratifico en 1984, ha de entenderse su
mera existencia intangible.
A partir de esa idea, nos parece que si las marcas registradas y las
marcas fuera de registro son bienes inmateriales ambas, la inmaterialidad es
entonces un rasgo compartido, un carácter común que, por esa razón, si ha de
producir un efecto o fuera el fundamento de un efecto, tal efecto tendría que ser
común en ambos tipos de marca puesto que comparten la misma inmaterialidad
que lo justificaría.
De allí ha de seguirse que el uso obligatorio, que solamente pesa sobre
las marcas registradas, mal podría tener como fundamento la inmaterialidad,
pues esta misma inmaterialidad está presente en las marcas fuera de registro y
sobre estas no pesa ninguna obligación jurídica de uso.
Si algo determina la inmaterialidad de las marcas entonces, tanto para las
marcas registradas como para las marcas fuera de registro, es solamente su
necesidad de “…materializarse en cosas tangibles para ser percibidas por los
sentidos…”, que es precisamente la consecuencia de su carácter inmaterial.
Así pues, consideramos que no hay forma de extraer de la inmaterialidad
de la marca, que el uso de las marcas registradas fuera obligatorio.
No obstante todo lo anterior, creemos que el maestro tuvo una intuición
certera que apuntaba en la dirección correcta.
381
El intento de extraer de algo esencial en la noción de marca, a saber su
inmaterialidad, la razón o el fundamento por el que el uso de las marcas
registradas es obligatorio, se explica por una percepción o una idea fuerza: debe
haber algo esencial en la noción de marca que determine que el uso de las
marcas registradas sea obligatorio.
Por esa intuición profunda, el maestro creyó encontrar en la inmaterialidad
esa razón o fundamento.
Como esperamos demostrarlo más adelante en este capítulo y el
siguiente, esa percepción apunta correctamente: hay algo esencial que
determina que el uso de las marcas registradas deba ser obligatorio, pero, no
está en la esencia de la noción de marca, como creyó el maestro, sino en la
esencia misma de la noción de marca registrada.
A continuación, lo que haremos es estudiar otro fundamento del uso
obligatorio, que también se ha focalizado en los alcances de la noción de marca.
2.2.- La función distintiva de la marca, como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada.
2.2.1.- IntroducciónLa obligación jurídica de usar las marcas registradas también ha sido
sustentada en la función distintiva que cumplen las marcas en el mercado.
Así, se ha sostenido:
“…la marca se revela como uno de los medios más aptos de
comunicación entre la oferta y la demanda, contribuyendo a reducir los costes de
búsqueda del consumidor mediante el favorecimiento de la transparencia del
mercado. Los sistemas jurídicos de marcas, por su parte, no han permanecido
382
ajenos a la importancia económica de la función comunicativa de la marca y han
reconocido diversas funciones: la indicadora del origen empresarial de los
productos o servicios, la indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill y
la publicitaria. Estas funciones no son, sin embargo, reconocidas en la misma
medida ni protegidas mediante idénticos procedimientos, pero existe coincidencia
plena en el reconocimiento de la función distintiva de la marca, toda vez que la
propia esencia de ésta reside en la utilidad para identificar y distinguir productos
y servicios.”
“…”
“De ahí que la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del
concepto marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y por ende, no
resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva.” 272
Como ocurre en general cuando se postulan los posibles fundamentos del
uso obligatorio de las marcas registradas, siendo que aquellos fundamentos se
anclan en conceptos no regulados expresamente, por las razones que ya hemos
expuesto273, su formulación suele ser muy apretada o breve, como en este caso.
Y resulta inevitable, por eso, que en aquella formulación se encuentre
implícitos varios conceptos, distintos entre sí, cuyas diferencias no fluyen de su
formulación sintética.
Por ese motivo, antes de posicionarnos frente a la postulación que vamos
a analizar, habremos de discurrir previamente por varias nociones sin las cuales,
ni el postulado mismo puede comprenderse a cabalidad, ni nuestra posición
frente a él podrá contar con suficiente claridad.
272 Palau Ramírez, Felipe, La obligación de uso de la marca. Editorial Tirant lo Blanch. Universitat de València, 2005, España. Página 20-21.
273 Véase al respecto el punto 2 de este capítulo.383
Para ese propósito, sin embargo, como primer paso, creemos pertinente
reformular el postulado, procurando no restarle, ni menos quitarle, su sentido
central.
Lo que se está afirmando, es lo siguiente: porque en la noción de marca,
sólo con el uso se cumple la función distintiva, entonces, sólo cuando se dé el
uso se justifica que se atribuya un derecho de exclusiva al titular, por eso, el uso
de la marca registrada, es obligatorio.
Son varias las cuestiones implícitas en esa postura y pasaremos a
desarrollarlas, lo más ampliamente posible antes de contestar la aseveración.
Como cuestión de mero detalle, cabe anotar respecto del párrafo
transcrito, que aquella “…coincidencia plena en el reconocimiento de la función
distintiva de la marca”, no es sino una referencia al hecho que en muchas
legislaciones se contempla como marca o en la definición de marca, la función
distintiva que cumple.
En nuestro ordenamiento, por ejemplo, en el primer párrafo del artículo
134 de la Decisión Nº 486, se dice:
“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”. (Subrayado
nuestro)
En el Reglamento de la Marca Comunitaria (CE) 40/94, de 20 de
diciembre de 1993, se dice también:
“Artículo 4: Signos que pueden constituir una marca comunitaria
384
Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser
objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de
su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas.”(Subrayado nuestro)
En la ley Mexicana de Marcas de 1991 se dice:
“ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
(Subrayado nuestro)
En el Reino Unido, la Trade Marks Act, de 1994, establece lo siguiente:
“Trade marks.
1.—
(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented
graphically which is capable of distinguishing goods or services of one
undertaking from those of other undertakings.” (Subrayado nuestro)
Así pues, en general, muchas legislaciones en su definición de marca
incluyen de modo expreso la función distintiva que estas cumplen o podrían
cumplir, y por eso se dice con toda propiedad, que existe una plena coincidencia
en reconocer esa función, pues no ocurre lo mismo con las demás funciones de
las marcas –que no son objeto de estudio en este trabajo-, que no suelen
aparecer consignadas de modo expreso en las legislaciones.
Como segunda cuestión, hemos de detenernos en el uso de los términos.
En primer lugar, la noción de marca, en cuya esencia se postula que está
el fundamento del uso obligatorio, que vamos a discutir
385
Para la teoría que hemos expuesto, marca es un término de alcances
definidos, que ya hemos repetido varias veces.
Pero también hemos dicho que distinguimos entre marca y marca
registrada, cosa que sin embargo no hace la doctrina predominante, que se
refiere alternativamente a una y otra categoría, como si fueran contenidos iguales
que sólo se diferencian, según pareciera, por el hecho del registro.
Del mismo modo, el termino uso es aplicado tanto a las marcas como a las
marcas registradas, con la sola diferencia que cuando de las marcas registradas
se trata, el uso está acompañado del adjetivo obligatorio.
Pero esa utilización de los términos, con esa aparente intercambiabilidad,
creemos, conspira contra una cabal comprensión y precisión de lo que estamos
analizando.
Por esas razones, hemos de transitar entre los alcances de esos términos
para que, de ser el caso, les asignemos un contenido particular según hemos
creído conveniente, en atención a la rigurosidad que creemos necesaria para
dilucidar las cuestiones que vamos a abordar.
Por otro lado, los términos marca, marca registrada, uso y uso obligatorio,
sin perjuicio de su respectiva definición, son términos que a su vez se encuentran
enmarcados unos dentro de otros y no debe perderse de vista eso para su
entendimiento.
En tal sentido, cabe precisar que el uso obligatorio es un predicado
privativo de las marcas registradas, pues sólo sobre ellas recae o pudiera recaer,
una obligación de uso impuesta o supuestamente impuesta, para ser más
precisos, por el sistema legal.
386
Y por otro lado, la función distintiva de las marcas, es una función
forzosamente implícita en la noción de marca, como veremos más adelante,
pero, no es una función requerida en la noción de marca registrada, como se
verá también más adelante.
Para explicar en detalle lo que hemos dicho, vamos a empezar volviendo
sobre la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, que ya
hemos expuesto en detalle anteriormente.
2.2.2.- La noción de marca y las cuestiones implícitas.La marca, según la teoría, es una unión signo/producto que se constituye
cuando esa unión ha sido captada y retenida por los consumidores.
Esos son los alcances básicos de la noción de marca que nos provee la
teoría de su formación y consolidación, en relación a cómo y cuándo la marca
queda constituida como tal.
No aparece en esa noción de manera explícita el registro de la marca,
pero tampoco puede llegarse a él de manera implícita o indirecta a partir de
ninguno de los elementos o perfiles que definen la noción de marca.
Así entonces, aunque en esa noción de marca podrían encajar de alguna
manera las marcas registradas, esa noción no alcanza para caracterizar estas
últimas y por eso ha de tenerse presente que marca registrada y marca son dos
nociones distintas.
Pero en la noción de marca tampoco aparecen expresamente referidos ni
el uso de la marca ni su función distintiva
.
387
Esa no referencia expresa, sin embargo, no significa, como en el caso del
registro, una ausencia que deba descartarse en la noción de marca, porque de
modo indirecto e implícito ambas cuestiones están forzosamente incluidas en los
elementos o perfiles que definen la noción de marca que venimos utilizando.
En cuanto al uso se refiere, esta inclusión forzosa proviene de la lógica
intrínseca de la noción de marca, desde la perspectiva que nos provee la teoría
del proceso de su formación y consolidación.
Como ya lo hemos consignado, para que llegue a existir una verdadera
marca, deben ir agregándose en el tiempo una serie de elementos o perfiles, de
modo que sólo cuando están todos, juntos, entonces se habrá constituido por fin
una verdadera marca.
O dicho de otra manera, algo será propiamente una marca, cuando haya
logrado reunir los elementos o perfiles siguientes: un signo unido a un producto o
servicio, y un hecho o perfil psicológico que consiste en la captación por los
consumidores de esa unión signo/producto.
Reunidos esos elementos, las exigencias que reclama la noción de marca
estarán cumplidas y por eso, corresponde afirmar que estamos frente a,
efectivamente, una marca.
Pero según la teoría del proceso, además, el perfil psicológico (la
captación de la unión signo/producto por los consumidores) es el último elemento
que hace su impronta y con él se completan los elementos o perfiles que reclama
la noción de marca y por eso esa captación, en el fondo, es el factor
determinante para que ésta se constituya.
388
Por eso decía el maestro español que únicamente cuando esa captación
ocurre, entonces se habrá constituido la marca, porque recién entonces habrá
incorporado a aquel elemento que le faltaba para ser una marca verdadera.
Sin embargo, la captación por los consumidores de la unión signo/
producto, tiene una condición previa y necesaria, a saber, el uso de la marca que
el empresario deberá haber hecho para que esta captación ocurra, de manera
que sin ese uso previo, no será posible que aquella captación se produzca.
Desde esa perspectiva entonces, el uso de la marca por parte del
empresario, siendo condición necesaria para que la captación de la unión
signo/producto ocurra, habrá de darse forzosamente antes que aquella captación
hubiera ocurrido, de modo tal que si esta captación se ha dado, ha de
entenderse que aquel uso le precedió forzosamente.
Así entonces, aunque el uso no aparece expresamente señalado en la
noción de marca, está sin embargo forzosamente incluido, porque la captación
por los consumidores de la unión signo/producto –el perfil psicológico de la
marca-, así lo exige.
Y en cuanto a la función distintiva, si bien tampoco aparece designada
entre los elementos que la noción de marca exige, sin embargo, está implícita de
un modo obligado también y en relación, nuevamente, a la captación por los
consumidores de la unión signo/producto.
Ello es así, porque aquella captación y retención por los consumidores de
la relación signo/producto, no es sino la evidencia que aquella función distintiva
efectivamente se ha cumplido. Nos explicamos con un ejemplo.
Imaginemos un consumidor habitual de caramelos, frente a un producto
nuevo en el mercado: un caramelo que ostenta el signo denominativo Marioneta.
389
Este hipotético consumidor advertirá sin duda la presencia del nuevo
producto, precisamente porque el signo denominativo Marioneta unido al
producto caramelo, le revelará que se trata de un producto diferente a los que ya
conoce, de primera impresión al menos.
En ese momento, este consumidor habrá captado una nueva unión
signo/producto en el mercado.
Pero como podrá advertirse, ese proceso cognitivo –de la captación-, se
produce solamente porque aquella unión signo/producto le ha transmitido al
consumidor, como primer mensaje, que se trata de un caramelo diferente a los
que ya se venían ofertando en el mercado: el consumidor ha distinguido el
producto, por el signo al que está unido, respecto de los demás caramelos que
ofrecen otros fabricantes.
Así entonces, porque la unión signo/producto ha servido para que este
consumidor distinga el nuevo producto de los demás que se ofrecían en el
mercado por otros agentes, esa nueva unión signo/producto, ha cumplido una
función distintiva y la captación de esa unión se ha producido.
O si se quiere también, con la captación de la unión signo/producto por el
consumidor, se plasma la función distintiva que debe cumplir la unión
signo/producto, para que se constituya por fin una marca, desde la lógica de la
teoría del proceso de su formación y consolidación.
Por esas razones, decíamos, aunque la función distintiva no está
expresamente consignada en la noción de marca, está sin embargo
forzosamente contenida, en la captación por los consumidores de aquella unión.
390
Finalmente, cabe reiterar que en la noción de marca, no está implícita la
marca registrada, pues el hecho del registro no está en la definición ni en la
teoría del proceso de su formación y consolidación.
Hechas estas precisiones, pasaremos a analizar con un poco más de
detenimiento la cuestión del uso.
2.2.3.- Los contextos del uso de las marcas.En la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, el uso
por el empresario aparece por primera vez con un carácter de condición
necesaria, como hemos visto, para que la captación de la unión marca/producto
pueda ocurrir y por fin quede constituida una marca, pues se habrá agregado el
perfil psicológico que la noción de marca requiere.
El uso en ese caso entonces, puede decirse que cumple un rol generativo-
constitutivo.
Pero una vez constituida una marca, el uso subsecuente, no podría tener
ya un rol generativo, sino uno distinto, que bien podría considerarse como un rol
de permanencia de la marca en el mercado.
Y frente a esos dos contextos distintos del uso de la marca, aparece
también un tercero: el uso, de la marca registrada.
Y la primera idea que sugiere la aparición del uso de la marca registrada,
es que si las nociones de marca y marca registrada, son distintas, el uso, en el
caso de la marca registrada, no tendría necesariamente por qué ser o tener el
mismo sentido que tiene en la noción de marca.
Y con mayor razón si cuando la doctrina predominante se refiere al uso de
la marca registrada, utiliza el término obligatorio, que, advertimos también, no
391
resulta aplicable en ninguno de los dos contextos anteriores en los que se ubica
al uso respecto de la noción de marca: el uso, en relación a la marca, bien que
fuera en su rol generativo o en su rol de permanencia, no puede ser considerado
como una obligación impuesta por el sistema jurídico.
Además, para hablar de ese tipo de uso, obligatorio, es condición
necesaria que primero y aunque parezca obvio, estemos frente a una marca a la
que se ha concedido el registro.
En tal sentido, ha de advertirse también que: (i) el registro es un hecho
que no aparece en la noción de marca y que tampoco tiene relevancia en la
teoría del proceso de su formación y consolidación; y por esa razón (ii) esta
teoría no contiene un espacio para la hipótesis del uso de las marcas registradas,
que de algún modo diferencie, si tales diferencias existieran, cuándo hay uso de
una marca registrada y qué rol cumple en relación a éstas: si generativo-
constitutivo o de permanencia, o cualquier otro distinto.
Como consecuencia de lo anterior, entonces, ni a partir de la noción de
marca, ni a partir de la teoría de su proceso de formación y consolidación, se
puede inferir o perfilar una definición de la marca registrada, ni se puede
caracterizar al uso en relación a la marca registrada, lo cual, como puede
advertirse, no ha sido óbice para que se afirme que el uso de las marcas
registradas es obligatorio.
Por esas razones, el término uso nos es presentado generalmente sin
contextuarlo en su rol generativo o de permanencia –como ocurre en el
postulado que estamos por analizar-, y además es aludido tanto en relación a
las marcas como a las marcas registradas, aunque respecto de estas últimas
siempre está acompañado del adjetivo obligatorio.
392
Por eso, el uso, tal cual suele mencionarlo la doctrina predominante,
pareciera ser siempre una y la misma cosa, bien que se trate de las marcas –
según la noción de ese término que hemos expuesto-, o bien que se trate de las
marcas registradas.
Por ahora, sin embargo, sólo nos interesa relevar esta situación: el uso de
la marca, estando al estricto alcance de la noción de marca y del proceso de su
formación y consolidación, puede darse en dos contextos: cumpliendo un rol
generativo y cumpliendo un rol de permanencia.
Y en cuanto al uso de la marca registrada, nada podemos inferir sobre él y
su rol a partir de la noción de marca, ni de los alcances de la teoría del proceso
de su formación y consolidación, porque ni la noción de marca, ni la descripción
de su proceso de formación y consolidación, contemplan al registro como un
hecho relevante, ni a la marca registrada como el bien que transcurre por ese
proceso.
Llegados a este punto, nos parece impostergable diferenciar las nociones
de marca y marca registrada.
2.2.4.- La diferencia entre las nociones de marca y marca registrada.Para los propósitos que perseguimos, de confrontar las nociones de marca
y marca registrada, la idea que una marca es un signo unido a un producto o
servicio, en tanto esa unión ha sido captada por los consumidores, nos es más
que suficiente, considerando naturalmente que esa noción lleva implícitos el uso
generativo cuando menos y la función distintiva cumplida, según hemos
expuesto.
En cuanto a qué es una marca registrada, a lo largo de este trabajo se
habrá advertido que no hemos consignado esa noción, tomándola de la doctrina
predominante, pues no la hemos encontrado.
393
Y no es que efectivamente no se den por aquí o por allá referencias que
perfilen una diferenciación: de hecho las hay, pero se limitan exclusivamente a
reflejar o implicar la idea que una marca registrada, no es sino una marca –según
la definición de la teoría-, que se registra, de modo que la única diferencia entre
una y otra categoría es el mero hecho del registro.
Nosotros, por nuestra parte, tampoco nos hemos adelantado a proponer
una definición de marca registrada en ningún momento anterior de este trabajo,
pero tampoco hemos sugerido que hayamos adoptado la posición que considera
que su única diferencia con la noción de marca, fuera o se limitara el hecho del
registro, pues como se verá, no es así.
La definición de marca registrada a la que esperamos arribar, sin
embargo, sólo será una construcción derivada: asumimos que la noción de
marca registrada, directa o indirectamente, debe fluir de la normativa vigente y
sólo de allí podrá inferirse su contenido.
En su desarrollo, sin embargo, nos valdremos de los elementos que la
noción de marca contiene, porque será en contraste de los elementos de la
marca con los elementos que requiera la noción de marca registrada, que se irán
revelando las diferencias que nos interesa identificar.
Lo primero que orientará nuestra propuesta de definición, se guía por una
pregunta: ¿cuándo o cómo se constituye una marca registrada?, porque es
justamente respecto de cuándo o cómo se constituye una marca, que la teoría
del proceso de su formación y consolidación, nos provee de los elementos que la
configuran.
394
Y para llegar a esa determinación a partir de la legislación positiva vigente,
contamos en primer lugar con dos normas: los artículos 134 y 155 de la Decisión
Nº 486.
El artículo 134 dice:
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”
Lo primero que se advierte en esta norma, es que si bien ella precisa lo
que ha de constituir una marca, para los efectos del régimen legal, no establece
en cambio qué es o constituye una marca registrada, razón por la cual no nos
proporciona un fundamento directo para identificar los elementos privativos
constitutivos de esta última.
Un segundo aspecto, está en el hecho que la definición de marca que se
contempla en ese artículo, para los efectos del régimen legal que se constituye
con nuestra legislación, de primera impresión, es distinta de la noción de marca
que desde la teoría hemos venido usando.
En efecto, según la teoría, la marca se constituye, recién, cuando se le
suma el perfil psicológico, que sólo ocurre después del uso generativo, que a su
vez provoca la captación de la unión signo/producto por los consumidores.
En la definición de marca de nuestra legislación en cambio, nada nos
sugiere que el perfil psicológico está ya agregado o se encuentra incluido, pues
contrariamente, la función distintiva (distinguir productos o servicios en el
mercado) en este artículo -que en una marca existente ya se ha cumplido o se
está cumpliendo -, aparece sólo como una ocurrencia potencial, implicando que
la marca a que este régimen legal ha de referirse –según la define este articulo-,
no se le reclama que cumpla o haya cumplido ya con distinguir productos o
395
servicios en el mercado, sino solamente se le exige que esté apta para cumplir
esa función.
Así, de primera impresión, la marca a la que se refiere el artículo 134,
además de no ser una marca registrada, no es tampoco la marca que la teoría
define, pues no requiere que hubiera ocurrido la captación por los consumidores
de la unión marca/producto.
Claro está, que esta impresión primera, la extraemos únicamente de este
artículo 134, por lo que habremos de analizar si en el resto de la normativa,
aparece alguna regla que determine, categóricamente, que el uso generativo -
como ocurre en la noción de marca-, es un requisito para la constitución de una
marca registrada, o si se quiere, que determine o consigne que la función
distintiva se haya cumplido o se esté cumpliendo en el mercado.
Pues bien, considerando las reglas sobre los requisitos para el registro de
marcas, que van de los artículos 134 a 137 de la Decisión Nº 486; y las reglas
sobre el procedimiento de registro, que van de los artículos 138 al 151 de la
misma norma, y en particular el artículo 139 que señala al conjunto de requisitos
que deben completarse en la solicitud de un registro de marca; en ninguna de
esas normas, ni en ninguna otra de las normas sobre marcas, aparece como
requisito, condición o exigencia para el otorgamiento del registro, que se acredite
que se ha producido la captación por los consumidores de la unión
signo/producto, o si se quiere, que se haya cumplido o se esté cumpliendo con la
función distintiva, que a su vez supone un uso generativo previo, cuando menos.
Así entonces, aquella primera impresión, habremos de darla por
confirmada: la marca que define nuestro articulo 134 y que después se convertirá
en una marca registrada, no es ni se corresponde con la noción de marca, que la
teoría define274.274No queremos dejar pasar la ocasión que nos brinda este análisis, para adelantar una cuestión que tendrá importancia más adelante.
396
De ello ha de inferirse que la constitución de una marca registrada, está
totalmente desvinculada del uso generativo de una unión signo/producto, que es,
recordémoslo, la condición sine qua non para que se produzca la captación de
esa unión signo/producto por los consumidores y por eso, el factor determinante
para que por fin se constituya una marca verdadera.
O dicho de otra manera, una marca registrada, para constituirse, si algo no
requiere, es que se haya producido la captación de la unión signo/producto por
los consumidores, según la legislación vigente, pues tal hecho no está
considerado ni en la definición de marca que nuestro régimen define, ni en
ningún otro lugar de la normativa, como una condición o requisito para que una
marca registrada pueda quedar constituida.
Y como consecuencia de lo anterior, ha de considerarse que el perfil
psicológico en la noción de marca, que resulta ser el factor decisivo para que una
verdadera marca exista, es justamente el factor, perfil o elemento, del cual
prescinde la noción de marca registrada, pues la constitución de esta última,
según los alcances de la legislación vigente, de ninguna manera está
condicionada a la ocurrencia del hecho de la captación por los consumidores de
la unión signo/producto.
En buena cuenta y tratando de acercar las nociones, la marca, que se
constituirá en marca registrada, en la lógica de la legislación vigente, se
Así como nuestro sistema nos brinda una noción de marca, distinta a la noción de marca de la teoría, la mayoría de sistemas marcarios incluye también una noción legal de marca, que puede o no disentir con la noción de marca de la teoría, como lo hace nuestra norma.
De esa manera, debe tenerse presente que pueden darse dos nociones de marca en las legislaciones cuando la definen: o implica a la función distintiva como función cumplida, o la señalan como potencial.
Y será encima de los alcances de la noción legal de marca elegida, que habrá de configurarse la noción de marca registrada que cada sistema determina.
397
corresponde, casi, con lo que en la teoría de la marca y su proceso de formación
y consolidación, se denomina marca en potencia: la solitaria unión de un signo a
un producto o servicio, sin ninguna vinculación con el uso.
Y decimos con propiedad que la marca registrada se corresponde casi con
la marca en potencia de la teoría del proceso, porque, como es obvio, la marca
registrada cuenta con un registro y la marca en potencia a la que se refiere la
teoría del proceso, ni lo tiene ni se lo asume o considera, para ningún efecto en
la teoría del proceso, como ya hemos puntualizado.
Derivada de lo anterior, aparece la cuestión del rol que cumple o debe
cumplir el uso generativo, en la constitución de una marca registrada.
Y la respuesta es directa y categórica: ninguno.
En efecto, el hecho que la captación por los consumidores de la unión
signo/producto, no sea una condición de constitución para la marca registrada,
descarta simultáneamente al uso generativo, puesto que éste es la condición
necesaria para la ocurrencia de esa captación y así, descartada la captación de
esa unión por los consumidores, al mismo tiempo queda descartado el uso
generativo, como un elemento constitutivo de la noción de marca registrada, y
con él, la función distintiva cumplida que ese uso genera.
Más aun, la legislación vigente, en cuanto al rol que pudiera cumplir el uso
en relación a la noción de la marca registrada –si generativo o de permanencia o
cualquier otro-, no contempla ninguna regla, con excepción del artículo 154:
“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por
el hecho del registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”
398
Como puede advertirse, el uso exclusivo sobre una marca registrada,
aparece como una prerrogativa derivada y posterior al registro y no como una
condición previa a su constitución, o concomitante o condicionante de su
permanencia, ni tampoco como una obligación o carga que supedita o condiciona
su permanencia en el registro o determina su pérdida.
La única otra circunstancia o contexto en que el uso de la marca
registrada hace su aparición expresa en la normativa, es en las reglas sobre la
cancelación por falta de uso, de las que, como creemos haber demostrado, no
puede inferirse la existencia de una obligación o carga de uso de la marca
registrada.
Por otro lado, se advierte también que la legislación vigente no contiene
una norma que fije cuándo o cómo queda constituida una marca registrada de
modo expreso.
Establecerlo entonces, sólo es posible por la vía deductiva y a partir de las
normas expresas que por su contenido puedan fundamentar suficientemente una
respuesta.
En tal sentido, estando a los alcances de las reglas de los artículos 134 y
154 anteriormente expuestos y a la ausencia normativa que también hemos
señalado -en cuanto a que se requiera la captación por los consumidores de la
unión signo/producto-, creemos posible establecer que una marca registrada
queda constituida cuando una unión signo/producto es presentada ante la
administración pública como pretensión y luego de su respectivo tramite el
registro es concedido.
Así, la constitución de una marca registrada se perfecciona con la
concesión del registro sobre una unión marca/producto, pretendida por un agente
solicitante.
399
La marca registrada entonces, no supone ni reclama de ninguna manera
la existencia de una marca verdadera -entendida según los alcances que la
teoría le otorga a esta última noción-, para poder constituirse, lo cual sin duda
constituye una diferencia sustancial entre las nociones de marca –según la
teoría- y marca registrada.
Y esta falta de coincidencia sustancial en nuestro sistema y en general en
los sistemas constitutivos, entre las nociones de marca y marca registrada,
impone revisar la relación que existe entonces entre la noción de marca
registrada y la teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, pues
dos cuestiones surgen a la luz de la diferencia conceptual que hemos señalado.
La primera, que aquel proceso de formación y consolidación de la marca,
ha sido sobreentendido como que fuera el proceso natural por el que atraviesan
también las marcas registradas para constituirse, y, ha sido de la estructura de
este proceso, de la que se ha pretendido extraer el fundamento de la
obligatoriedad del uso de las marcas registradas.
Ambas cuestiones serán desarrolladas a continuación.
2.2.5.- La teoría del proceso de formación y consolidación de la marca, el proceso constitutivo de la marca registrada y la integración de ambos procesos.
Lo esencial de la teoría del proceso de formación y consolidación de la
marca, está en sus etapas y en la identificación del momento y la razón por la
que se entiende constituida una verdadera marca.
En el proceso, importa recordar que la unión signo/producto en la mente
del empresario, es apenas un primer momento, en el cual no es posible aun
400
calificar a esa unión como una marca. Por eso el maestro Fernández-Novoa
hablaba de una marca en potencia.
También hemos de tener presente que el uso en el mercado de esa unión
signo/producto, es condición necesaria para que la captación de esa unión por
los consumidores ocurra, por lo que hemos calificado a ese uso como uno de
carácter generativo-constitutivo.
Y finalmente, cabe recordar que es precisamente con esa captación de la
unión signo/producto por los consumidores, que el perfil psicológico de la marca
se agrega al proceso y determina con su ocurrencia que la marca se hubiera por
fin constituido.
En ese proceso, señalábamos anteriormente, el hecho del registro no
ocupa ningún espacio y por eso el registro mal podría tener relevancia para
orientar el proceso en algún sentido y de hecho no la tiene.
Por otro lado, puntualizábamos también que en ese proceso el bien que
está en camino de constituirse, no es ni podía ser, una marca registrada, no sólo
porque el registro no estaba contemplado en el proceso, sino también porque el
bien denominado marca registrada, no era objeto explícito del proceso, aunque la
teoría pudiera tener espacio para incluirlo, como veremos más adelante.
Pero luego de haber expuesto la sustancial diferencia entre las categorías
de marca y marca registrada, hemos de ser más categóricos aun.
El proceso de formación y consolidación de la marca, no es ni puede ser
de ningún modo el proceso por el que atraviesa una marca registrada para
constituirse como tal (marca registrada).
En primer lugar, porque el proceso de formación y consolidación de la
marca, parte de la existencia solitaria de una unión signo/producto (la marca en
401
potencia), que no es ni puede ser la marca registrada, en tanto la noción de
marca registrada no es equivalente, aunque se asemeje, al de marca en
potencia, como ya hemos explicado anteriormente.
En segundo lugar, a partir de la marca en potencia, en adelante y a lo
largo de todo el proceso, el hecho del registro y la categoría marca registrada,
están ausentes en la teoría y mal entonces podría considerarse que forman parte
de él.
En tercer lugar, dado que ni al inicio del proceso ni durante su transcurso,
la marca registrada tiene o cobra presencia en él, de ninguna manera puede
considerarse que este proceso de formación y consolidación, pueda ser el
proceso por el que transitan las marcas registradas para constituirse.
Y finalmente, puesto que en el proceso de formación y consolidación de la
marca, ésta queda constituida recién cuando la unión marca/producto es captada
por los consumidores, y siendo que la noción de marca registrada excluye ese
perfil psicológico para su propia constitución, el proceso de formación y
consolidación de la marca, no puede ser, entonces, el proceso por el que
atraviesan las marcas registradas para constituirse.
En consecuencia, por el hecho que una marca se constituye recién y
cuando la unión signo/producto ha sido captada por los consumidores, mientras
que una marca registrada se constituye cuando una unión signo/producto se
registra, sin que haya existido esa captación, los procesos constitutivos de una y
la otra, tiene que ser, y son, distintos.
Todo lo anterior, sin embargo, no es razón para que se considere que los
procesos de constitución de una marca y de una marca registrada, sean
procesos destinados a correr solamente de modo paralelo y separado.
402
Es perfectamente posible una integración, en tanto se perciba con claridad
que son diferentes.
De manera sintética pueda afirmarse que una marca registrada -ya
constituida como tal en mérito a su propio proceso de constitución-, está en
perfectas condiciones de proseguir con el proceso de formación y consolidación
de la marca, siempre y porque este último proceso no está destinado a constituir
una marca registrada, sino que está destinado a constituir una marca verdadera:
aquella que por haberse producido la captación por los consumidores de la unión
marca/producto, llega a constituirse por fin como una verdadera marca.
Así, una marca registrada, sin función distintiva cumplida alguna, en buena
cuenta, casi una marca en potencia, según la teoría, podrá ser objeto del uso
generativo que acabe por convertirla en una marca verdadera, porque ha
cumplido con la función distintiva.
Y por otro lado, una marca verdadera –constituida ya en mérito a su propio
proceso de constitución-, está también en condiciones de constituirse además
en una marca registrada, en tanto siga el proceso que la marca registrada
requiere para su constitución.
Como consecuencia de lo anterior, ha de tenerse presente entonces que
estamos frente a dos nociones (la marca y la marca registrada) que se
constituyen de distinta manera y por eso pasan por procesos constitutivos
diferentes, siendo además que ambos procesos distintos pueden llegar a
integrarse desde distintos puntos de partida.
Ocurre sin embargo, que la integración de los procesos que hemos
presentado, al parecer posible e incluso armoniosa, puede generar la impresión
que la oposición sustancial entre las nociones de marca y marca registrada, no
pasa de ser una mera diferenciación teórica que, útil como pueda ser para
403
comprender los conceptos, nada aporta para la determinación del carácter
obligatorio que el uso de las marcas registradas debiera tener y cuyo fundamento
estamos empeñados en encontrar.
Esa impresión sería incorrecta.
La oposición sustancial entre las nociones de marca y marca registrada,
que hemos identificado, provoca una consecuencia que determina,
precisamente, que el uso de las marcas registradas tenga que ser obligatorio,
como esperamos demostrarlo más adelante.
2.2.6.- Crítica de la función distintiva de las marca como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada.Con todas esas extensas aclaraciones previas -que hemos considerado
necesarias-, lo que hemos pretendido es delinear la perspectiva desde la cual
vamos a enfocarnos en el postulado del profesor Palau, que “…la obligación de
uso se fundamente en la propia esencia del concepto marca: sin uso, ésta carece
de facto de efecto distintivo, y por ende, no resulta justificable la atribución a su
titular de un derecho de exclusiva”.
Y para eso, queremos recordar que en ese postulado, con otras palabras,
lo que se está afirmando es lo siguiente: porque en la noción de marca, sólo con
el uso se cumple la función distintiva, entonces, sólo cuando se dé el uso se
justifica que se atribuya un derecho de exclusiva al titular, por eso, el uso de la
marca registrada, es obligatorio.
Aspiramos a que con las aclaraciones previas que hemos hecho, a saber,
(i) la diferencia entre las nociones de marca y marca registrada, (ii) la implicación
forzosa de las nociones de uso generativo y función distintiva cumplida, en la
noción de marca, y (iii) la exclusión forzosa de estas últimas implicaciones en la
404
noción de marca registrada, se nos pueda seguir en el juicio que emitiremos
sobre los alcances de la postulación del Dr. Palau.
Como ultima aclaración previa, queremos puntualizar que la doctrina
predominante no suele hacer esos distingos y utiliza el término marca para
referirse tanto a la noción de marca de la teoría, como a la noción de marca
registrada, así como también utiliza el término uso sin contexto alguno y referido
tanto a la marca como a la marca registrada.
La primera expresión que analizaremos es la siguiente: “…sin uso, ésta (la
marca) carece de facto de efecto distintivo…”.
Por las razones que ya hemos expuesto, de primera impresión, no es fácil
determinar en qué contexto se está ubicando al uso ni de qué marca se nos está
hablando en esta aseveración.
Para ello y siendo que el uso en la noción de marca tiene dos contextos,
como hemos explicado, pasaremos a analizar ambos.
Si nos ubicamos en el contexto en el que el uso cumple un rol generativo
dentro de la noción de marca, la oración que estamos analizando es incorrecta,
cuando menos gramaticalmente.
En efecto, la afirmación que sin uso, la marca carece de facto de efecto
distintivo - como si ya una marca existiera, pero simplemente carece de efecto
distintivo-, es insostenible, porque según la teoría, no puede ser que una marca
llegue siquiera a existir, sin el uso generativo previo que la captación de la unión
signo/producto exige, y así, no puede aseverarse, si se aludiera al uso en este
primer contexto, que exista una marca, sin uso.
405
En el contexto del que estamos hablando entonces, lo que con propiedad
puede afirmarse es que un signo unido a un producto, sin uso, no es todavía una
marca y por eso no puede cumplir de facto ninguna función distintiva; y no que,
sin uso, la marca carece de facto de efecto distintivo, puesto que marca, en
estricta aplicación de la noción, no existe todavía.
La misma expresión sin embargo, llevada al contexto del uso en su rol de
permanencia, adquiere una connotación diferente que no podemos calificar de
incorrecta: una marca existente -para la que debió haberse dado ya un uso
generativo-, sin uso subsecuente, efectivamente carecerá de facto de efecto
distintivo, o si se quiere, habrá perdido el perfil psicológico que tenía cuando
llego a constituirse en una marca.
¿A cuál o dentro de cuál contexto está refiriéndose entonces al uso de la
marca en la postulación que estamos estudiando? ¿Y de qué marca se nos está
hablando?
Hemos de asumir que se trata de la noción de marca, según la teoría, y
hemos de asumir que el uso al que se alude, es al uso en su rol de permanencia,
pues solo así, porque la marca ya existía previamente –habiéndose dado ya su
uso generativo-, la aseveración que“…sin uso –que habrá de ser el
subsecuente-, ésta (la marca) carece de facto de efecto distintivo…”, es correcta
en su integridad.
No es pues, ni podría ser la marca registrada, la marca de la que se nos
está hablando.
Y precisado lo anterior, la aseveración siguiente que “…por ende, no
resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”, resulta
harto complicada para su cabal comprensión, como pasamos a analizar.
406
En primer lugar, esta última aseveración ha de entenderse referida a la
marca registrada, pues sólo sobre esta última el sistema legal atribuye un
derecho de exclusiva a su titular.
Y precisado ya que en la primera parte del postulado se ha hecho
referencia a la marca y no a la marca registrada, al concluirse que “…por ende,
no resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva…”, ha
de advertirse que en el raciocinio se está pasando del plano conceptual de la
noción de marca, al plano conceptual de la noción de marca registrada, lo cual
implica variados aspectos que pasamos a analizar.
Cabe advertir previamente, que todo el raciocinio apunta a dar cuenta de
cuál es la razón o por qué razón el uso de la marca registrada es obligatorio; y
para llegar a esa razón o causa, se toma como parámetro de referencia lo que
ocurre con la marca: cuando la marca por falta de uso, deja de serlo, no hay
razón para protección alguna, ergo o similarmente, cuando la marca registrada
deja de ser usada o no es usada, no se justifica un derecho de exclusiva, ese es,
en esencia, el argumento central, frente al que vamos a posicionarnos.
Y para enmarcar el análisis que vamos a desarrollar, ha de tenerse
presente también que lo que hemos llamado el plano conceptual de la marca, no
por ser un plano conceptual, deja de ser al mismo tiempo un plano factual: son
hechos factuales los que se describen en la primera parte del raciocinio que
estamos analizando y es, en buena cuenta, la realidad viva de las marcas en el
mercado.
Desde esa misma perspectiva, ha de tenerse presente, por otro lado, que
el plano conceptual de la marca registrada, es, en cambio, un plano normativo-
jurídico, que, por eso, no es un plano factual sino uno abstracto, conformado por
categorías que el propio sistema define, en el que, para que un supuesto
407
desencadene una consecuencia, normativamente, entonces, han de vincularse
esas categorías de ese modo causal y normativamente también.
Desde esa óptica, ha de advertirse que en el raciocinio objeto de nuestro
análisis se hace una vinculación entre los dos planos, a través de una relación
causal justificativa: se está afirmando que si algo ocurre de cierto modo, en el
primer plano (el de la marca fuera de registro), entonces, lo mismo ha de ocurrir
de cierto modo también y por eso, en el segundo (el d la marca registrada), lo
que equivale a aseverar que así como ocurre algo en los hechos, así y por eso,
habrá de ocurrir también en el Derecho.
Y lo que se dice que ocurre en el primer plano (de la marca, fuera de
registro), es, como ya hemos determinado, que cuando una marca ya constituida
deja de usarse, esa marca pierde su perfil psicológico y por tanto, careciendo de
facto de efecto distintivo, no hay razón para protección alguna.
Se nos está describiendo entonces una secuencia de hechos, que aunque
descritos de manera conceptual, no dejan de ser efectivamente hechos que
materialmente ocurren y que de darse, efectivamente provocan un resultado: si
una marca existente (primer hecho), deja de usarse (segundo hecho, que tiene
además el carácter de razón suficiente o causa, para que se produzca la
consecuencia que sigue), pierde su perfil psicológico (tercer hecho, que es
además la primera consecuencia que provoca el hecho de dejar de usar la
marca) y por eso, carece de facto de efecto distintivo (cuarto hecho, que es
además la segunda consecuencia).
En buena cuenta los hechos descritos encajan en un proceso lógico,
perfectamente congruente, en su secuencia factual: dados el hecho “a” (la
existencia de una marca) y el hecho “b” (su falta de uso), se producirán las
consecuencias “c” (la pérdida del perfil psicológico) y “d” (carecer de facto de
408
efecto distintivo), determinando todo ello que no existiendo nada que proteger,
pues no hay protección alguna por extender.
Pero ha de advertirse, sin embargo, que en el plano normativo jurídico (el
segundo plano conceptual, de la marca registrada), la secuencia lógico-jurídica
de, dados un supuesto “a” y otro supuesto “b”, entonces, ocurrirán las
consecuencias “c” y “d”, no transcurre factualmente, sino que debe transcurrir
normativamente, y para ello, tanto los supuestos (que generalmente serán
hechos facticos), como las consecuencias que estos desencadenan, ambos, han
de ser contemplados en la normativa y de modo expreso, para que
efectivamente, dado el supuesto normativo, se desencadene su consecuencia
normativa.
Como consecuencia de lo anterior, ha de advertirse entonces que el
raciocinio objeto de nuestro análisis contiene un error, pues para que lo que
ocurre con la marca y que ocurre en el plano factual, ocurra de igual manera en
el plano normativo jurídico, esto exige como condición, que esa ocurrencia la
disponga de modo expreso la normativa: un hecho factico y sus consecuencias,
ocurrirán normativamente en el Derecho, sólo si el Derecho opta por recoger tal
hecho para darle relevancia jurídica y le atribuye normativamente esa
consecuencia.
El raciocinio que estamos analizando, partiendo correctamente de la idea
que el uso generativo y la función distintiva cumplida, son para la marca una
necesidad, tanto para que la marca se constituya como para su permanencia,
deduce a partir de allí y de manera errónea, que el uso de la marca registrada es,
consecuentemente, jurídicamente obligatorio,.
El error de ese juicio deductivo, entonces, está en no advertir que el rol
que cumple el uso en la noción de marca, habrá de cumplirse también en el
plano jurídico normativo de la marca registrada, sólo y si la normativa así lo
409
dispusiera de modo expreso y no, como una mera consecuencia de que ese rol
es efectivamente cumplido en los hechos, cuando de la marca se trata: sólo en la
ley habrá de determinarse qué rol ha de cumplir el uso respecto de las marcas
registradas, de modo que, si ha de ser obligatorio, sólo la ley puede establecerlo
así.
Y siendo que la normativa no determina que el uso de la marca registrada
es obligatorio, mal puede sostenerse que sí lo es y menos fundamentarlo en el
hecho que el uso es necesario para que una marca (no registrada) exista.
Entonces, no porque con la marca ocurre que su falta de uso determina su
extinción y con ello desaparece todo algo protegible, por eso, en el Derecho, la
falta de uso de la marca registrada, determinará la pérdida del derecho de
exclusiva, implicando entonces que el uso de esta última, es obligatorio, pues
esto ocurrirá sólo y si los efectos del no-uso que se producen con la marca, se
consignan normativamente atribuyéndoles las mismas consecuencias para el
caso de la marca registrada.
El uso obligatorio de la marca registrada, que sólo puede ser una hipótesis
de carácter normativo jurídico, entonces, no puede encontrar su fundamento “…
en la propia esencia del concepto de marca…”, como se sostiene en la postura
que hemos analizado y el silogismo que se soporta en ese rasgo esencial de la
marca, a saber, su función distintiva cumplida, es sólo aparente y no tiene, en
realidad fundamento.
2.3.- Evaluación General de los fundamentos exógenos.A manera de evaluación general de las dos posturas que hemos discutido en
este capítulo, ha de advertirse que cualquier fundamento por el cual se pretenda
sustentar que el uso de la marca registrada es obligatorio, enfrenta grandes
limitaciones para su desarrollo.
410
En primer lugar, no puede enfocarse en la normativa, porque los sistemas
constitutivos no llegan a configurar una obligación o carga de uso y no podrían por
eso, proporcionar un sustento suficiente y por tal razón, no habrá manera de
demostrarnos por qué el uso de la marca registrada es una obligación o una carga, si
aquel uso no tiene ni adquiere ese carácter en la legislación.
Y en segundo lugar, de enfocarse exógenamente en los alcances esenciales
de la noción de marca (como la función distintiva cumplida) enfrenta la imposibilidad
de deducir la obligatoriedad (jurídica) del uso de la marca registrada, de las
consecuencias que se producen con la marca, cuando falta el uso, puesto que esa
inferencia no es correcta, en tanto que la ocurrencia de una cualquiera consecuencia
fáctica, para que ocurra también normativamente, ha de ser contemplada por el
ordenamiento de modo expreso.
Y dado que los sistemas constitutivos ni de modo expreso ni de manera
inferida determinan que la falta de uso de la marca registrada, implique la pérdida del
derecho de exclusiva, mal puede sostenerse que el uso de la marca registrada es obligatorio, fundándose en la esencia de la noción de marca.
Lo que ocurre en el fondo, es que la imposibilidad para demostrar que el uso
de la marca registrada es obligatorio, tiene como causa su propio punto de partida,
pues se busca demostrar por qué el uso de la marca registrada es obligatorio,
cuando no lo es, dando por existente algo que en realidad no existe y resulta pues,
por eso, un contrasentido: no hay forma de demostrar por qué razón existe, algo
inexistente.
De modo que cuando se nos propone un fundamento, cualquiera, para
explicar de dónde proviene o la razón por la que el uso de la marca registrada es obligatorio –como si tal obligación existiera-, más que dar cuenta del motivo que
explica la razón de ser de un contenido supuestamente obligatorio de las reglas
411
vigentes, creemos advertir la postulación del fundamento por el cual el uso de las
marcas registradas, debiera ser obligatorio, ya que de hecho no lo es.
Creemos por eso, que hay una percepción general de la doctrina en relación al
uso de las marcas registradas: por alguna razón, no manifiesta ni aprehendida,
trasunta en la teoría del Derecho de Marcas y en la doctrina predominante, que el
uso de las marcas registradas, de algún modo o por alguna razón, debiera ser
obligatorio, a pesar de que allí están los alcances de las legislaciones vigentes y sus
reglas, contestando cualquier sentido obligatorio o de carga que pudiera pretenderse
adherir al uso de las marcas registradas.
Pero creemos sin embargo, que esa percepción de la doctrina predominante,
es correcta y apunta en la dirección debida: el uso de las marcas registradas debe ser obligatorio, ya que no lo es, y de un modo directo e indubitable.
Por esa razón, para lo que sí podrá encontrarse un fundamento, ya que no
existe una obligación o carga de uso que pese sobre la marca registrada, es por qué
la marca registrada debe ser usada.
2.4.- La función distintiva de la marca como fundamento del uso obligatorio de la marca registrada: un cuestionamiento a los sistemas constitutivos.
Si bien la diferencia que hemos identificado entre las nociones de marca y
marca registrada, la hemos sintetizado en el hecho que en la noción de marca
registrada, está ausente el perfil psicológico que determina la constitución de una
marca, esta diferencia, implica además otras diferencias, por decirlo de algún modo,
derivadas.
La primera, que al excluirse el perfil psicológico, con él se prescinde
simultáneamente del uso generativo, porque es la condición necesaria para la
ocurrencia del perfil psicológico; y la segunda, que también se prescinde
412
simultáneamente de la función distintiva cumplida, en tanto ésta es la evidencia que
el perfil psicológico se ha dado.
Por otro lado, el sistema legal vigente, al regular la marca registrada,
determina que constituida que ésta fuera, todos los derechos y facultades que el
sistema otorga al titular marcario, pueden desplegarse con efectos frente a terceros,
a partir de la concesión del registro.
Y no solamente eso, sino que además, el sistema no condiciona el ejercicio
posterior de esos derechos, después de otorgado el registro, al uso generativo o al
uso subsecuente de la marca registrada.
De esa manera, una marca registrada, sin uso, y por tanto sin cumplir función
distintiva alguna en el mercado –sin ser una verdadera marca, según la teoría-, sigue
siendo un derecho de exclusiva, que además el sistema protege con la coerción que
pone a disposición de sus titulares.
Y llegados a este punto, nos parece oportuno repetir el aserto con que el Dr.
Palau pretendía fundamentar el uso obligatorio de la marca registrada en la función
distintiva cumplida de la marca.
Él nos decía:
“…la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del concepto
marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y por ende, no resulta
justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”.
A la luz de todas las consideraciones que hemos desarrolladlo anteriormente,
ha de advertirse que ese aserto, en realidad, no puede significar sino un
cuestionamiento a los sistemas constitutivos de derechos marcarios.
413
Y ello es así, porque los sistemas constitutivos de derechos, como hemos
visto, excluyendo completamente al uso generativo y excluyendo de paso la función
distintiva cumplida, admiten entonces que una unión signo/producto, que carece de
facto de efecto distintivo, sea razón suficiente no sólo para que se pueda constituir
una marca registrada, sino más todavía, para que ese derecho de exclusiva continúe
su vigencia y protección, después de haberse otorgado el registro, a pesar del no
uso.
Los sistemas constitutivos entonces y según los términos del Dr. Palau, al
atribuir un derecho de exclusiva sobre una marca registrada, que carece de facto de
efecto distintivo -estando a los alcances de la noción de marca registrada-, hacen
algo que no resulta justificable.
Esa es la cuestión: no es o no debe ser justificable que un sistema legal
atribuya y mantenga un derecho de exclusiva sobre una unión signo/producto, que
carezca de facto de efecto distintivo.
Pero los sistemas constitutivos lo hacen, como consecuencia de, primero,
haber construido la noción de marca registrada, que excluye al uso generativo y de
paso a la función distintiva cumplida; y segundo, como consecuencia de haber
caracterizado al no uso apenas como un factor contributivo en la pérdida del registro,
privándole de toda capacidad autónoma y suficiente como para que por sí mismo,
alcance para decretar la cancelación de un registro.
Y la consecuencia sustancial que se produce en el sistema legal, entonces,
por el hecho de construir una categoría como la marca registrada, a contrapelo de la
noción de marca, es que se crea un estado de cosas que no resulta justificable.
Esta percepción o valoración si se quiere, la vamos a encontrar en toda la
doctrina cuando se enfoca en el uso de las marcas registradas: todos perciben que el
414
uso de la marca registrada debiera ser obligatorio, para que no se llegue a un estado
de cosas que no resulta justificable.
El problema es que la doctrina predominante sostiene que con las
legislaciones vigentes, el uso sí adquiere carácter de obligación o carga, mientras
que, como hemos visto, las legislaciones vigentes no llegan a configurarlo así.
Y en línea con esa cuestión de fondo, entonces, ha de evidenciarse por qué el
uso de la marca registrada debe ser obligatorio, ya que no lo es.
Eso es lo que abordaremos en el capítulo siguiente.
3.- Conclusiones.1) En este capítulo se ha evidenciado que el diseño normativo de las reglas
básicas de la acción de cancelación, determina que estas reglas configuran una
acción, destinada a tutelar el interés protegido de un tercero, de modo que
pueda lograr su objetivo de retirar del registro una marca no usada, a la que
considera un obstáculo a sus intereses, siendo además, que su dilucidación se
da dentro de un procedimiento administrativo, en el que la pretensión
sustantiva, de retiro del registro, está dirigida al Estado. Estas son entonces
todas y las únicas categorías jurídicas fundamentales que implica la acción de
cancelación por falta de uso: una acción administrativa, un interés protegido y
un acto de la administración, para materializar la cancelación del registro,
cuando correspondiera.
2) Siendo que en las acciones de cancelación entonces, las categorías jurídicas
involucradas son las anteriormente señaladas, hemos demostrado en este
capítulo que no es posible inferir de sus alcances, por correlación o cualquier
otro método interpretativo, que exista o pudiera existir una obligación o una
415
carga de uso que pesa sobre todos los titulares marcarios, como sostiene la
doctrina predominante.
3) Como consecuencia de lo anterior, podemos aseverar que nuestra legislación,
de ninguna manera, plasma o podría plasmar el principio del uso obligatorio de
la marca registrada.
4) Contrariamente, el uso de la marca registrada, no sólo no es una obligación ni
una carga, sino que está regulado de modo expreso en nuestra legislación
vigente, la Decisión Nº 486, solamente, como un derecho, exclusivo y
excluyente, del titular.
5) Y puesto que la normativa vigente no puede brindar fundamento alguno en el
que pueda soportarse la existencia del principio del uso obligatorio, la doctrina
predominante ha buscado encontrar aquel fundamento, en criterios o nociones
exógenas a la regulación positiva, siendo dos, básicamente, aquellos sustentos:
el carácter de bien inmaterial de la marca y la función distintiva que esta cumple
en el mercado.
6) Pero, como hemos demostrado en este capítulo, ninguno de esos dos
fundamentos contiene argumentos lógicos y coherentes, suficientes, como para
brindar un sustento justificativo sobre la existencia del principio del uso
obligatorio, en el derecho de marcas.
7) Por eso, en este capítulo se ha evidenciado que las limitaciones que confrontan
las posiciones que buscan soportar el carácter obligatorio del uso de las marcas
registradas, en fundamentos exógenos a la normativa, tropiezan con una
dificultad insalvable de inicio: no puede haber forma de demostrar por qué algo
inexistente (la obligación de usar la marca registrada) tiene razones para existir.
416
8) Finalmente, habiendo puesto en evidencia que no existe la obligación ni la
carga de usar las marcas registradas, y que por tanto no pueden existir razones
que fundamenten esa obligación o carga (puesto que no existen) ha de
advertirse, sin embargo, que el uso de las marcas registradas debe ser
obligatorio y que para esa necesidad de la obligatoriedad del uso, sí existen
fundamentos, que se desarrollan en el capítulo siguiente.
417
CAPÍTULO V
LOS FUNDAMENTOS DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA. NUESTRA PERSPECTIVA
1.- Introducción.
418
Como se habrá advertido a lo largo de este trabajo, todos los sistemas
constitutivos que hemos estudiado, han incorporado reglas como la acción autónoma
de cancelación, la misma acción como defensa en las oposiciones, las nulidades y
las infracciones, y en algunos casos, además, la presentación de pruebas de uso
para la renovación.
Todas esas reglas, han apuntado a una sola finalidad: aproximar en la mayor
medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la
utilización de las marcas en el mercado.
Pero como se podrá advertir, lo que se ha obtenido con la incorporación de
esas reglas y precisamente por su diseño, es un nivel sustancialmente insignificante
de cumplimiento en relación a esa finalidad.
Y hay que tenerlo presente, aquella finalidad es unánimemente compartida por
la doctrina predominante y está perfectamente sintetizada en la siguiente expresión
del maestro Fernández-Novoa, que es repetida por doquier, cuando se exponen las
finalidades del uso obligatorio de las marcas registradas:
La “…finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación legal
del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida
posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de
las marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible, el registro de Marcas
debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se
usen en el mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen
únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro
las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 275
275 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.419
Esa situación ideal, como lo hemos demostrado en este trabajo, no se ha
conseguido, ni remotamente, como lo prueba la fenomenología de nuestro sistema
vigente, expuesta ya en el capítulo III y se debe al diseño normativo y sus alcances.
Así pues, pese a haberse visualizado con toda claridad cuál era la finalidad u
objetivo a lograr, los medios ideados, esas reglas que se han incorporado a los
sistemas constitutivos, han fallado en su diseño, si la finalidad perseguida en efecto
era la proclamada.
Pero la sola presencia de esas reglas y su añadido a los sistemas normativos,
sin duda revela que se sentía su necesidad y, si hemos de estar a que perseguían
aquella finalidad ideal, con ellas se debe haber pretendido entonces alcanzarla.
Y algo debe haber fallado en el diseño de esas normas, para que los
resultados sean los que son.
A fin de mostrar lo que creemos que está detrás de la insuficiencia que
advertimos en el diseño normativo, pasaremos a desarrollar un discurso que apunta
a responder a las siguientes preguntas: (i) por qué era necesario que el sistema
marcario constitutivo incorporara, expresamente normas que regularan al uso de las
marcas registradas y (ii) qué contenidos de reglas y por qué razones deben ser
definidas de un modo particular, para cubrir esa necesidad.
Estas dos cuestiones las desarrollaremos a continuación.
2.- Por qué los sistemas constitutivos debían incorporar normas que regularan expresamente al uso de las marcas registradas.
A fin de contestar esta primera interrogante, hemos de empezar por una
revisión del concepto de marca, para precisar el carácter que le atribuimos y luego de
ello, para mostrar qué perspectiva adoptan los sistemas marcarios en relación a ese
carácter, de modo que se pueda advertir la singularidad de la regulación de los
sistemas constitutivos, en relación a la noción de marca.
420
Llegados a ese punto, esperamos poder demostrar por qué estos sistemas
deben regular al uso de las marcas registradas, expresamente.
Empezaremos entonces con nuestra caracterización de la noción de marca.
2.1.- La noción de marca, su carácter y los sistemas marcarios.Lo primero que conviene señalar, para la postulación que haremos, es que
el principio del uso obligatorio de las marcas registradas, se circunscribe a la
doctrina elaborada dentro de los sistemas constitutivos -si incluimos allí su
versión moderada de carga de uso-, y no es un principio dentro de los sistemas
declarativos, como se evidenciará más adelante.
Y con eso en mente, hemos de advertir que no ocurre lo mismo, sin
embargo, con la noción de marca a la que nos hemos referido tantas veces.
En efecto, que una unión signo/producto que ha sido captada por los
consumidores y cumple de facto una función distintiva, constituye una marca, es
una noción o más bien la noción de marca, a la que se hace referencia tanto en
los sistemas constitutivos como en los declarativos, y es, por eso, la noción
utilizada en y para todos los sistemas de mercado, sin perjuicio que tuvieran
encima sistemas constitutivos o declarativos sobre los derechos marcarios.
Así, a diferencia de lo que ocurre con el principio del uso obligatorio -
circunscrito a ser un principio, sólo dentro de los sistemas constitutivos-, la
noción de marca que hemos señalado, distintamente, es una noción cuya
vigencia trasciende los sistemas constitutivos de derechos y la habremos de
encontrar también y con el mismo contenido, en los sistemas declarativos.
Por eso, puede decirse con toda propiedad que la noción de marca, es
una noción universal, siendo que esa universalidad no puede ser casual.
421
Creemos que en efecto obedece a una razón: esa noción de marca es,
antes que una noción jurídica, definida desde el Derecho, una noción cuya
pretensión se agota en una mera descripción de un hecho propio de la economía
de mercado, en el que la competencia es uno de sus rasgos esenciales y la
marca, una herramienta para competir y un vehículo de información para los
consumidores.
La noción de marca, entonces, sólo expresa descriptivamente un hecho
que ocurre en el mercado.
Y es precisamente por ser una noción meramente descriptiva, que se
construye a partir de las economías de mercado, que, como se advertirá, no
incorpora dentro de su definición a ninguna categoría jurídica como el registro, la
marca registrada o el uso obligatorio, ni tampoco hace referencia alguna, directa
o indirecta, a ningún dispositivo legal, como habrá de advertirse en los alcances
de esa noción.
Es, en buena cuenta y por eso, una noción absolutamente teórica y
descriptiva y no una noción normativa y jurídica como la de marca registrada.
Allí está también y entonces la razón por la que la doctrina, ya sea en un
sistema constitutivo o en uno declarativo, usa esa, la misma, noción de marca:
porque ambos sistemas legales existen encima de una misma realidad
económica, en la que la marca, es sólo un hecho que ocurre por igual para
ambos sistemas.
Ambos sistemas legales marcarios, entonces, se posicionan encima de
esa igual realidad económica y lo que buscan es ordenar con ciertas reglas
jurídicas, los derechos que esos hechos económicos pueden o deben provocar,
bien con una lógica constitutiva o atributiva -que hace nacer esos derechos a
partir del registro, como lo hace el sistema constitutivo-, o bien con una lógica
422
declarativa, que atribuye al uso el poder generativo-constitutivo de los derechos
marcarios, como lo hacen los sistemas declarativos.
Pasaremos entonces a perfilar en grandes rasgos estos sistemas.
2.2.- Los sistemas marcarios químicamente puros.Vamos a presentar los dos modelos de sistema marcario que hemos
referido antes, a partir de sus aspectos generales básicos necesarios, como para
que pueda advertirse la configuración conceptual distinta de cada uno, en cuanto
a la cuestión central objeto de esta investigación: el uso de las marcas
registradas.
En tal sentido, hemos de enfocarnos exclusivamente en aquellos rasgos
que involucren las nociones de uso, marca, función distintiva y marca registrada,
en tanto y desde la perspectiva que tenga relación directa con el uso de las
marcas registradas.
El perfil que haremos, entonces, pretende presentar un modelo de cada
sistema, químicamente puro, por decirlo de alguna manera, pero no de todo el
sistema en su conjunto, sino de aquella parte que caracteriza a cada sistema en
cuanto a su posición frente al uso de las marcas registradas, de modo que
ninguna otra comparación, análisis o estudio entre esos sistemas, a propósito de
cualquier otro concepto o instituto que pudieran contemplar, estará incluido,
referido o implicado, en esa visión químicamente pura.
Presentar ese perfil en sus rasgos básicos, a su vez, apunta a relevar
mejor y más nítidamente, qué limitaciones del modelo, en cuanto al uso,
reclamaban un desarrollo normativo adicional en cierta dirección, que hemos
denominado ajustes.
423
Y será desde la lógica en que conceptuamos esos ajustes, que habremos
de pronunciarnos sobre los modelos vigentes que hemos estudiado, con el
propósito de explicar la posición que hemos adoptado en esta investigación.
2.2.1.- El sistema declarativo químicamente puro.Idealmente puede afirmarse que un sistema declarativo, se limita a
recoger la realidad de las marcas y de su uso en el mercado.
En ese sistema, el uso generativo de un signo unido a un producto y
su función distintiva cumplida, serán el fundamento y determinarán la
constitución de una marca, porque así es como ocurre en los hechos, y el
nacimiento de los derechos sobre una marca, será determinado por la
prioridad en su uso, que es el principio en que se soporta el sistema.276
Su noción jurídica de marca entonces, de plasmarse
normativamente, con toda seguridad incluirá al uso entre sus elementos
constitutivos, como ocurría, por ejemplo, con la definición de marca en la
Lanham Act, de 1946, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su
Sección 45:
“The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device,
or any combination thereof adopted and use by a manufacturer or
merchant to identify his goods and distinguish them from those
manufactured or sold by others.”277 (El subrayado es nuestro)
“El término marca, incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o
medio, o cualquier combinación de los anteriores, adoptado y usado por
un fabricante o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos de
los fabricados o vendidos por otros.” (Traducción libre)
276 Manuel Areán Lalín. “El cambio de forma de la Marca. Contribución al estudio de la Marca derivada.” Instituto de Derecho Industrial. Universidad Santiago de Compostela. Caixa Galicia. España 1985. Página 96.
277 Mccarthy, J.Thomas. On trademarks and Unfair Competition. Tercera Edición. Clark Bordman Callaghan. Deerfield.Rochester, NY, 1995. Página 3-1 y 3-2
424
Como puede advertirse en esta definición legal de marca, el uso es
un elemento constitutivo de la noción de marca y la función distintiva está
expresamente consignada de modo que se entiende efectivamente
cumplida.
Y en la lógica de hacer del uso el factor constitutivo de la noción de
marca, los derechos sobre las marcas nacerán con el uso y cesarán cuando
el uso cese, puesto que sin uso, la marca dejará de ser tal por faltarle el
perfil psicológico.
Así entonces, en los sistemas declarativos, la noción de marca será
la misma, tanto para la realidad del hecho denominado marca, como para el
sistema legal.
2.2.2.- El sistema constitutivo químicamente puro.Un sistema constitutivo, en cambio, se posiciona de manera
diferente, pese a que la realidad del mercado y las marcas es la misma que
confrontan los sistemas declarativos.
El sistema constitutivo, para comenzar, crea la noción jurídica de
marca registrada, como distinta a la noción de marca y será la marca
registrada, el verdadero y definitivo sujeto de la regulación.
Y crean la noción jurídica de marca registrada, distinta a la noción de
marca, por necesidad de coherencia interna del sistema.
En efecto, los sistemas constitutivos se estructuran normativamente
a partir del principio de la inscripción registral278, que hace nacer la marca
registrada con la concesión de su registro, sin supeditarla al uso generativo
278 Areán Lalín, Ob. Cit. página 96.425
previo ni la función distintiva cumplida, y a partir del registro además, hacen
nacer los derechos que el sistema asigna a la marca registrada.
Y se ven forzados a hacerlo así, justamente para darle coherencia al
sistema mismo, pues no tendría sentido diseñar un sistema jurídico que
declare soportarse sobre el principio de la inscripción registral para el
nacimiento de la marca registrada y sus derechos, si el mero registro fuera
insuficiente para desplegar tales efectos, pues de no hacerlo así, si esos
efectos se supeditaran al uso, aun cuando fuera éste exigido en un mínimo
indispensable, se desnaturalizaría la estructura conceptual básica del
sistema registral, como constitutivo de derechos marcarios.
Y como consecuencia de lo anterior, la definición jurídica de marca
en estos sistemas -si la consignaran normativamente-, para enmarcarla en
el entorno registral, no incluirá al uso generativo o la función distintiva
cumplida, como un elemento constitutivo de esa noción; o en caso de
incluirlo con esa connotación, pues será la sistemática de su normativa la
que reposicionará al uso que esa definición hubiera incorporado, en el rol
verdadero que el sistema le asigna: que no es ni puede ser una condición
para la concesión del registro o la constitución de una marca registrada.
Un ejemplo de diseño normativo en el que la noción de marca de la
legislación no incorpora al uso como cumplido, lo encontramos en nuestra
legislación vigente en el artículo 134, que ya hemos comentado: su
redacción, al definir la marca, implica que la función distintiva, es una
función solamente potencial y no una función cumplida.
Además, la sistemática misma del sistema se encarga de precisar y
fuera de toda duda, como hemos visto, que el uso no es una condición para
conceder el registro.
426
Y un ejemplo de diseño normativo en el que su definición de marca
incluye a la función distintiva cumplida, pero la sistemática normativa
termina por reposicionar al uso como una condición que no se exige para la
concesión del registro, lo encontramos en la legislación mejicana.
En esa legislación, como ya lo consignamos anteriormente, si bien el
artículo 88 expresa que se entiende por marca “... a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado”, implicando a la función distintiva cumplida y por tanto al uso
generativo también, en su sistemática normativa, sin embargo, queda
suficientemente definido que el uso no es una condición para acceder al
registro.
En tal sentido, el inciso III del artículo 113, consigna que en la
solicitud de la marca, se debe precisar la “…fecha de primer uso de la
marca279, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.” (Subrayado nuestro)
Así pues, en el sistema mejicano, la marca registrada no exige como
requisito para la concesión del registro –aunque sí lo admite-, al uso
generativo y/o la función distintiva cumplida, pese a que su definición legal
de marca sí incluye o alude a la función distintiva cumplida.
Estando a lo anteriormente expuesto, ha de advertirse entonces que
los sistemas constitutivos, por soportarse en el principio de la inscripción
registral, se ven forzados a prescindir del uso generativo y/o la función
distintiva cumplida, para la constitución de la marca registrada, siendo que 279 La información que se solicita en cuanto a la fecha de primer uso de la marca, no determina que el uso hubiera de ser un requisito de concesión del registro. Entre otras cosas, es un dato que servirá a la administración para resolver el eventual conflicto entre un marca fuera de registro, cuyo uso pudiera alegarse para la nulidad de una marca registrada, concedida en fecha que la marca no registrada ya estaba en uso, como se infiere del inciso II del artículo 151, de la misma ley.
427
tan sólo con esto, la erigen como una noción sustancialmente distinta a la
noción de marca.
Por eso decimos que estos sistemas se ven forzados a crear la
noción jurídica de marca registrada.
En atención a ello, entonces, es el propio sistema jurídico el que, al
posicionarse encima de la realidad del mercado, crea una distorsión del
hecho denominado marca, al extraer al uso como condición de constitución:
la marca registrada se constituye sin necesidad de uso alguno, pese a que
la realidad exige al uso como condición de aparición y constitución del
hecho denominado marca.
En la lógica pura de este sistema, además, el mero registro,
desvinculado del uso, no sólo sería el fundamento para constituir una marca
registrada, sino que además, tendría que ser la única condición para
conservarlo, nuevamente, sin vinculación al uso en su rol de permanencia.
En estos sistemas entonces, el logro de su coherencia interna, es el
costo de su inconsistencia con la exógena noción de marca, mientras que
los sistemas declarativos privilegian su consistencia con la noción de
marca, aunque carecen, teóricamente, de un registro.
Estos modelos ideales químicamente puros, sin embargo, no existen
en las legislaciones vigentes que hemos analizado.
Pero, los hemos perfilado en sus rasgos básicos, solamente para
añadir a continuación las reglas que a cada sistema se han agregado con el
tiempo y rigen hoy, de manera que pueda advertirse, primero, cuáles han
sido esas reglas, segundo, qué efectos han tenido, y en tercer lugar, por
qué razones han sido esos sus efectos.
428
Y en el caso de los sistemas constitutivos, particularmente, nos
interesa evidenciar la finalidad que teóricamente perseguían, el diseño que
plasmaron y el análisis de ese diseño que nos permita revelar por qué sus
limitaciones.
2.3.- Los ajustes en la configuración básica de los sistemas marcarios.
2.3.1.-. Introducción.Con el tiempo, los sistemas marcarios han incorporado reglas o
instituciones a su regulación, tanto de carácter sustantivo como procesal,
con el fin que su normativa, soportada ya en un principio básico como el de
la inscripción registral o la prioridad en el uso, pudiera adaptarse mejor y
más ajustadamente a lo que deben haber entendido como necesidades del
comercio o el mercado, que demandaban soluciones del sistema y no
encontraban espacio en sus primigenios diseños.
La forma en que se ha producido esa agregación, se ha dado de
distintas maneras, en distintos tiempos, con diferente intensidad y con
construcciones conceptuales ad-hoc, que han creado múltiples variantes,
incluso de detalle, como nos lo revela por ejemplo el caso mejicano que ya
hemos referido.
Escapa a todas nuestras posibilidades y está fuera de nuestra
capacidad, una presentación siquiera general de ese inmenso panorama,
que además no es objeto de esta investigación280.
No obstante, en cuanto a los sistemas constitutivos se refiere,
creemos ya haber perfilado sino una historia amplia y panorámica o de
280 Aunque sin perseguir una presentación de sistemas marcarios a partir de su adscripción a un sistema declarativo o constitutivo, puede verse una recopilación de varios sistemas en el mundo en: Gil Vega, V. “Uso obligatorio de las marcas registradas. Normativa en los países de la Comunidad Europea y en otros quince países. En: Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Barcelona 1992, páginas 349 y siguientes.
429
detalle, sí una presentación general y a manera de hitos representativos, de
ciertos ajustes que se fueron dando en este modelo -tanto en algunos
países europeos como en el Perú-, cuando en el capítulo primero
estudiamos esa evolución, a la que volveremos más adelante para
reexaminarla en función de lo que ahora vamos a presentar.
En cuanto a los sistemas declarativos, en cambio, no hemos tenido
ocasión ni necesidad, por cierto, de haberla tocado antes.
Pero para los propósitos que perseguimos ahora, esa visión es muy
importante, por su sentido de contraste que tanta utilidad tiene para llegar al
destino que pretendemos en este trabajo.
Con ese fin, analizaremos conceptualmente el agregado regulatorio
sustancial que en este sistema se ha dado, porque de su racionalidad
hemos de tomar la base del contraste que queremos realizar.
En esencia, cada sistema habría de sufrir un ajuste propio, según su
diseño primigenio: por el lado de los sistemas declarativos, el ajuste se
enfocaría en la cuestión de incorporar un registro y por el lado de los
sistemas constitutivos, en relación al uso respecto de la marca registrada.
Y para ubicar en grandes coordenadas esas cuestiones, hemos de
referir que es una percepción pacíficamente aceptada, que un registro, per
se y por tanto añadido a un sistema declarativo, representa un nivel de
seguridad jurídica sobre los derechos, que el sistema declarativo por sí
mismo no puede garantizar, cuando menos en la misma forma y certeza281.
Y en cuanto a los sistemas constitutivos se refiere, el uso de la marca
registrada - qué duda puede caber al respecto-, se percibió siempre como
281 Areán Lalín, Ob. Cit. páginas 96-97.430
un problema por resolver, cuando menos, ya que la noción de marca
registrada en tanto noción enmarcada en un sistema constitutivo, implicaba
excluir al uso.
2.3.2.- El ajuste central del sistema declarativo.Como punto de partida, hemos de tener en cuenta que la ausencia
de un registro en los sistemas declarativos, no es ni podría ser una cuestión
que revelara una insuficiencia en su coherencia interna o una inconsistencia
con la noción de marca como hecho.
Este sistema, por tomar la noción descriptiva de marca –que implica
una función distintiva cumplida-, es consistente con la realidad que pretende
regular y su coherencia interna se soporta en el principio de la prelación en
el uso, que se ajusta, por eso, a la noción de marca.
Y si de algo carecía o no tenía suficiente o eficazmente incluido, era
un mecanismo que elevara su nivel de seguridad jurídica sobre los
derechos, como lo hace un registro.
Por esa razón, la agregación de un registro habría de tener un
propósito específico: incrementar la seguridad jurídica.
Varias razones adicionales seguramente habrían de sumarse para
que la implementación de un registro acabara por agregarse a los sistemas
declarativos.
Por un lado, el sistema declarativo aparecía ya como un sistema
limitado en términos geográficos, puesto que la mayoría de sistemas en el
mundo se habían inclinado por regular a las marcas en base al principio
registral.
431
Por otro, estando al desarrollo intenso y progresivo del comercio
internacional, los titulares de derechos adquiridos en base al registro en los
sistemas constitutivos, habrían de encontrar en los sistemas declarativos un
problema de difícil solución en su natural intención de ingresar a tales
mercados.
Y finalmente, los titulares de derechos marcarios en los sistemas
declarativos, en su intención de ingresar a los mercados en los que regían
sistemas constitutivos, con toda seguridad habrían de pretender que sus
mismos derechos, adquiridos bajo su propio sistema, tuvieran la forma de
ser reconocidos y protegidos en los sistemas constitutivos, pero, carecían
de títulos registrados.
Por la suma de todas esas razones seguramente, hoy por ejemplo, el
sistema marcario de los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con un
registro de marcas.
Pero lo que nos interesa resaltar en lo que vamos a describir sobre
este sistema, es que el registro, aun habiéndose agregado al sistema
declarativo y precisamente por su carácter de factor o instrumento
agregado, no podía haber significado una ruptura con el principio que
configuraba al sistema declarativo.
El principio de este sistema, que hace nacer del uso a la marca y
sus derechos, porque recoge esa realidad en sus reglas jurídicas propias y
la refleja, por eso, es un sistema consistente, en el que mal podría haber
significado la incorporación de un registro, la incorporación también del
principio que los derechos sobre la marca nacen del registro con
independencia del uso, que acabara por extraer su principio fundamental.
432
Un cambio de esa magnitud no hubiera podido significar la
agregación al sistema de un mecanismo que potencie su funcionamiento o
su seguridad jurídica, sino contrariamente, una modificación estructural en
su concepción con severas consecuencias en su funcionamiento y su
seguridad jurídica propia, cualesquiera hubiera sido su nivel.
Así entonces, era el registro y su regulación los que tendrían que
acomodarse al principio central del sistema declarativo: de algún modo, la
configuración normativa del registro, pasaría por determinarse en relación al
uso.
Y así es como se explica la normativa “registral” en los sistemas
declarativos.
En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, existen en
buena cuenta tres tipos de registro282.
Un primer registro (Sección 1(a) de la Lanham Act, según su
modificación de 1989), al que se accede por medio de una solicitud en base
al uso efectivo de la marca ocurrido ya en el comercio, bien interestatal o
hacia el mercado externo.
Un Segundo registro (Sección 1(b) de la Lanham Act, según su
modificación de 1989), al que se accede por medio de una solicitud que
incorporará una declaración expresa de buena fe, sobre una intención de
uso en el comercio de la marca.
Y finalmente, un tercer registro (Sección 44 de la Lanham Act, según
su modificación de 1989), que admite el acceso solamente a firmas
extranjeras calificadas, siempre que cuenten con una solicitud o registro de
282Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-7. 433
marca en el exterior y que además consignen una declaración expresa de
buena fe, sobre su intención de usar la marca en el comercio.
Como dato importante sobre estos registros, ha de considerarse que
el profesor norteamericano refiere también que el 47% de las solicitudes de
registro se tramitan para el primero, 49% para el segundo y apenas un 4%
para el ultimo283, que es un registro muy especial y complejo, puesto que
esta creado para compatibilizar los compromisos de la administración
norteamericana en los tratados internacionales sobre marcas. En este
registro y por esa razón, no nos detendremos.
En cuanto al primer registro, ha de entenderse que está a disposición
de los agentes que ya vienen usando marcas en el mercado de los Estados
Unidos y obviamente deben acreditar el uso en la solicitud.
Este registro entonces, de ninguna manera constituye a una marca,
ni hace surgir derechos sobre ella, sino que le dará mayor seguridad
jurídica, en congruencia con la lógica de añadir un registro al sistema.
El segundo registro, está a disposición de los agentes que no utilizan
aun la marca en el comercio, pero se comprometen de buena fe a usarla.
Y para mantener la consistencia del sistema, en la que un registro no
constituye a una marca ni crea los derechos sobre ésta, sino que siempre
será el uso el que lo haga, el registro sólo se concederá después que se
hubiera acreditado el uso efectivo en el comercio de la marca solicitada.
Como dice textualmente el profesor McCarthy:
283 Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-7. 434
“In the United States, other than for qualified foreign companies, a
symbol must actually have been used as a trademark, before there is
anything to register.”284
“En los Estados Unidos, fuera del caso de compañías extranjeras
calificadas, un signo debe haber sido usado como marca, antes que exista
algo por registrar.” (Traducción libre)
Expresión categórica en cuanto a la negación de cualquier carácter
constitutivo de este registro, a pesar que con la solicitud no se acredita el
uso, sino que se asume un compromiso de buena fe para usar la marca.
Y por esa razón, nos aclara el profesor norteamericano, una solicitud
en este registro, en buena cuenta, es sólo una posibilidad para reservar una
marca antes de comenzar un negocio285.
En cuanto al tercer registro se refiere, como podrá advertirse, aunque
tiene la misma lógica básica que el segundo, naturalmente importa
diferencias propias de la hipótesis que regula, tanto en cuanto a sus
usuarios –empresas extranjeras calificadas- como en cuanto a sus efectos
derivados, en tanto pretende compatibilizar los distintos compromisos
internacionales de la administración norteamericana, en razón de los
Tratados Internacionales que pudiera celebrar.
Lo central de lo que hemos presentado, está en la lógica básica con
que el registro ha sido agregado al sistema declarativo, no como un
sistema normativo autónomo que privilegia y hace nacer del registro los
derechos marcarios, sino como un instrumento de refuerzo en la seguridad
284 Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-8.
285Mccarthy, J.Thomas.Ob. Cit. pág.19-8.
435
jurídica de los sistemas declarativos, que no cambia ni pretende cambiar el
principio básico del sistema: sólo hay marca –que es un hecho real en el
mercado-, donde ha habido y haya uso.
Finalmente, ha de advertirse que en razón a la forma de agregación
conceptual del registro a este sistema, se revela que no es de necesidad
que un registro implique que los derechos han de nacer sólo y a partir del
registro y que la registración puede ser normativamente contemplada con
una lógica no constitutiva.
2.3.3.- El ajuste central del sistema constitutivo.En el caso del sistema constitutivo, ha de considerarse que con la
intención de dar seguridad jurídica al hecho económico denominado marca,
que existe donde hay mercado, se diseña un sistema legal que encima de
ese hecho económico, crea una noción jurídica, la marca registrada, cuyo
contenido es distinto sustancialmente, pues se crea extrayendo de la noción
económica de marca al uso generativo y la función distintiva cumplida, que
son las condiciones de existencia de una marca en el mercado.
Así, la marca registrada aparece como un bien jurídico, que será el
verdadero sujeto de la regulación normativa, pero sin existencia real
necesaria como marca en el mercado, siendo que es a la marca registrada
a la única que se le asignan los derechos que el sistema tutela, pues la
marca, esa que vive en el mercado, no tiene esos mismos derechos.
Esa circunstancia es una distorsión del hecho denominado marca,
adoptada por estos sistemas, por la necesidad de dar coherencia interna al
sistema jurídico, a costa de su consistencia en relación al hecho económico
que pretendían regular. Por eso seguramente habría de considerarse una
distorsión necesaria.
436
De esa manera, bien puede considerarse que el problema de no
contemplar al uso en la normativa, que se crearon a sí mismo los sistemas
constitutivos, fue un problema de consistencia y no de coherencia interna.
Es muy probable que aquella distorsión necesaria, sin embargo, no
haya sido percibida de un inicio como una cuestión que trajera consigo
consecuencias importantes, sino que más bien estas deben haberse ido
revelando de manera paulatina, haciendo que los sistemas constitutivos
fueran agregando reglas que amortiguaran esas consecuencias.
Y de hecho así ha ocurrido y los cambios se han dado y se centraron
precisamente en el tema del uso de las marcas registradas, evidenciando
que la cuestión de su uso en el mercado, necesitaba ser contemplado de
alguna manera en la legislación.
Y creemos que la mejor evidencia de lo que estamos sosteniendo,
está precisamente en el aserto del maestro Fernández-Novoa, cuando se
refirió a la finalidad esencial del uso obligatorio que volvemos a repetir:
La “…finalidad esencial que debe perseguirse mediante la
implantación legal del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de
aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de
Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. Con
la mayor exactitud posible, el registro de Marcas debe reflejar y, por lo
mismo, contener tan sólo las marcas que efectivamente se usen en el
mercado. La situación ideal debiera ser que en el Registro figurasen
únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del
Registro las marcas cuyo uso no se efectúe en un plazo razonable.” 286
No tenemos duda que de lo que se está hablando, al señalar la
función esencial de la implantación legal del uso obligatorio, es de la
286 Fernández-Novoa. “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada.” Página 216.437
necesidad de recomponer la consistencia del sistema constitutivo con la
noción de marca -fracturada por la noción de marca registrada-,
reinstalando al uso y por ende la función distintiva cumplida, dentro de la
normativa: eso es lo que quiere decir “…aproximar en la mayor medida
posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la
utilización de las marcas en el mercado…”, de manera que “…el registro de
Marcas debe reflejar y, por lo mismo, contener tan sólo las marcas que
efectivamente se usen en el mercado.”
Y esa valoración, no es ni más ni menos que la percepción que la
marca registrada debe llegar a ser una marca verdadera, viva en el
mercado y significa también un reconocimiento de principio: que los
derechos sobre las marcas registradas, debieran recaer sólo sobre las que
tengan uso efectivo.
Ha de advertirse, por último, que esa finalidad esencial, en palabras
del maestro, ha de conseguirse mediante la implantación legal del uso
obligatorio, expresión textual que no hace sino revelar, que la única forma
de reequilibrar las nociones, es con y a través de la legislación positiva: sólo
en la normativa, el uso podrá ser efectivamente reinstalado, porque, como
ya lo hemos señalado, para que una consecuencia que se produce en los
hechos, se produzca también en el Derecho, es preciso que aquella
consecuencia esté prevista normativamente, pues de no ser así, aunque
esa consecuencia siga ocurriendo en la realidad, nada ocurrirá
normativamente, en el Derecho .
En el fondo, como se podrá entender, la cuestión central ha sido
desde el inicio, cómo el sistema constitutivo, que excluye la relevancia
esencial que tiene el uso para la noción de marca, acabará por
reincorporarlo en su regulación, de modo que, simultáneamente, se
mantenga al principio registral como fundamento, pero, se logre reequilibrar
438
o re alinear su noción de marca registrada con la noción económica de
marca -que exige al uso como condición de existencia-, de modo tal que
los derechos que se reconocen a la marca registrada, recaigan sólo sobre
marcas que verdaderamente existen y se usan en el mercado.
Esa es entonces la causa por la cual los sistemas constitutivos, en el
tiempo, se han visto en necesidad de ir incorporando reglas sobre el no-uso
de las marcas registradas con efectos en su registro.
Y visto desde esa perspectiva o entendido así el problema, entonces,
su solución, habría de estar en reincorporar al uso dentro de la sistemática
jurídica, atribuyéndole un carácter en relación a las marcas registradas y, en
concordancia con esa caracterización, atribuyéndole determinados efectos
a la falta de uso, que deberían ser la consecuencia coherente con esa
caracterización previa.
En eso habría de consistir el ajuste de los sistemas constitutivos,
para reconstituir su consistencia en relación al hecho económico
denominado marca, sin renuncia del principio registral.
La razón de fondo entonces, por la que los sistemas constitutivos
deben regular expresamente al uso de las marcas registradas, está en la
necesidad de reinstalarlo en la normativa, para recomponer la consistencia
del sistema con el hecho denominado marca que pretenden regular y que
fue fracturado con la creación de la noción de marca registrada.
Finalmente, creemos también que hay otra razón para esa necesaria
recomposición conceptual.
Hemos consignado anteriormente que los sistemas constitutivos de
derechos, excluyendo completamente al uso generativo y excluyendo de
439
paso la función distintiva cumplida, admiten que una unión signo/producto,
que carece de facto de efecto distintivo, sea razón suficiente no sólo para
que se pueda constituir una marca registrada, sino más todavía, para que
ese derecho de exclusiva continúe su vigencia y protección, después de
haberse otorgado el registro, a pesar del no uso.
Con ello, y según los términos del Dr. Palau, al atribuir un derecho de
exclusiva sobre una marca registrada, que carece de facto de efecto
distintivo -estando a los alcances de la noción de marca registrada-, hacen
algo que no resulta justificable.
Ese algo que no resulta justificable no se agota, creemos, en el mero
hecho que se otorgue un derecho de exclusiva sobre una unión
signo/producto, que no tiene de facto una función distintiva cumplida.
Es más lo que ocurre como consecuencia de esa estructura interna
del sistema.
Lo que vemos que ocurre es que el sistema constitutivo, por su
diseño vigente, genera efectos en distintos planos del sistema marcario y
con distintas intensidades, a partir de su propia estructura.
En primer lugar, el sistema otorga un derecho exclusivo al uso de la
marca registrada, que representa la creación de un espacio conceptual
dentro del mercado, que queda prohibido para otros agentes y por eso
representa una limitación para ellos en la competencia.
Pero ese espacio exclusivo limitante de la competencia, se concede
con el registro, sin uso previo alguno.
440
Y después de concedido ese espacio, el sistema no contempla al uso
como condición de permanencia en el registro, ni como condición para el
ejercicio de los derechos, de modo que ese espacio prohibido a terceros se
prolonga en el tiempo, sin correlato con el uso.
Y finalmente, por las razones anteriores, extiende su protección, por
igual, a todas las marcas registradas, sea que se usen o no.
Todo ello, representa consecuencias tangibles desde la lógica de la
competencia.
En efecto, se haya advertido o no, lo cierto es que la titularidad
marcaria tal cual está diseñada en los sistemas constitutivos, permite el
acceso al registro, por igual, a quienes acabaran efectivamente usando las
marcas en el mercado y a quienes no lo harán.
Durante la vigencia del registro, además, los sistemas constitutivos
permiten la renovación del derecho registrado, por igual, a quienes usan
efectivamente las marcas registradas y a quienes no las usan.
Durante la vigencia del registro, también, los sistemas constitutivos
admiten, en principio, el ejercicio de los derechos, como oponerse a un
registro, solicitar la nulidad, o iniciar procedimientos de infracción, por igual,
a todos los que usan efectivamente las marcas registradas y a los que no
las usan.
Si acaso, el sistema, para este último aspecto, se limita a advertir al
titular que no use una marca en base a la cual deseara ejercitar uno de
esos derechos, que en caso de hacerlo, corre el riesgo no aleatorio sino
perfectamente calculable, que la otra parte –y sólo si fuera así su voluntad-,
se defienda con una acción de cancelación o con la alegación de la falta de
441
uso, siendo en el caso de nuestra legislación, además, que ese riesgo se
limita solamente a las oposiciones y no alcanza a las nulidades ni las
infracciones.
Y además de lo anterior, muchos sistemas constitutivos, como el
nuestro por ejemplo, de oficio extienden protección por igual, tanto a
marcas registradas usadas como no, a propósito de los exámenes de
registrabilidad de las solicitudes.
En efecto, uno de esos exámenes que se realiza de oficio, es que la
marca solicitada no sea confundible con otro derecho previamente
registrado, sin que deba indagarse o establecerse si aquel registro anterior
corresponde a una marca usada o no: en cualquiera de los dos casos, si la
marca solicitada es confundible con la anterior, el registro no se concederá,
aunque la marca que sirvió de fundamento para el rechazo fuera una marca
no usada.
Finalmente, un aspecto fáctico de gran trascendencia, que supone en
los hechos una limitación sumamente eficaz, que redunda en beneficio de
las marcas registradas no usadas, se da en la práctica del proceso real por
el que transita la elección de una unión signo/producto, para solicitarla
como marca.
Para decidirse sobre esa elección, los potenciales titulares de marcas
que van a solicitarlas, tienen a su disposición el servicio de búsquedas, que
les informa sobre las uniones signo/producto que cada registro contiene en
cada sistema.
La recurrencia a esta información, como cuestión previa y necesaria,
antes de ingresar una solicitud de registro, se ha convertido en una práctica
442
por los usuarios, cuya magnitud es prácticamente absoluta, como lo
demuestran las cifras que indicamos más adelante.
La cuestión es que, como resultado de esa búsqueda, los
interesados reciben listados de las marcas registradas que pudieran ser
iguales o semejantes a las marcas que han ideado solicitar y a partir de esa
información, de encontrarse con que esa unión signo/producto que han
ideado o una semejante a ésta, ya está inscrita, optan por renunciar a la
solicitud que imaginaron, siendo que lo hacen con absoluto
desconocimiento de si esa marca registrada esta en uso o no, pues esa
información no la tiene la administración pública y naturalmente esta
incapacitada de mostrarla, como parte del informe que se extiende en las
búsquedas.
Ese momento, en el que se toma una decisión de renuncia a solicitar
un signo, en razón de la información pública que ya existe registrado un
signo igual o semejante, sin duda plasma un momento en el que la marca
registrada no usada, impregnada de una vigencia formal, pero sin
fundamento fáctico, recibe una efectivísima protección del sistema, que no
por silenciosa, inmaterial y no concretizada en un acto administrativo formal,
es menos real y perniciosa.
¿Cuántas marcas acabaron por no solicitarse, en función del mero
hecho de haber recibido información que un signo igual o semejante ya
estaba inscrito, sin saber si se trataba de una marca registrada sin uso?, es
una cuestión de muy difícil medición, en razón de la carencia de medios
idóneos y directos para determinarla.
Sin embargo, hay información indirecta que nos puede dar una idea
cuantitativa.
443
En la Memoria de INDECOPI de 2011287, aparece que por el año
2009, se solicitaron 20,258 búsquedas fonéticas, frente a 20,495 solicitudes
de registro de marcas288, que finalmente se presentaron ese mismo año; por
el año de 2010, se solicitaros 23,559, búsquedas fonéticas, frente a 23, 120
solicitudes de registro de marcas289, que acabaron presentándose por el
mismo año; y por el año 2011, se solicitaros 25,635 búsquedas fonéticas,
frente a 24,711 solicitudes de registro de marcas290, que finalmente se
presentaron por el mismo año.
Esos datos, nos revelan varias cosas.
En primer lugar, que la recurrencia a solicitar búsquedas fonéticas de
registros, como cuestión previa para decidirse a presentar o no una solicitud
de registro de marca, es una práctica al 100%: todo aquel que desea
registrar una marca, se informa, antes, de si ésa u otra marca semejante,
está ya registrada o no.
En segundo lugar, nos revela que las reacciones inhibitorias, como
consecuencia de la información que se recibe, llega incluso, no a cambiar
de signo y presentar otro, sino además a renunciar a presentar cualquier
solicitud, pues no de otro modo puede interpretarse que el número de
búsquedas fonéticas haya sido, en todos los casos, superior al número de
marcas finalmente presentadas.
287 En la dirección siguiente: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/Memoria2011.pdf.
288 Este dato esta en las estadísticas de INDECOP 2012 en la siguiente dirección: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1338.
289 Ídem.
290 Ídem.444
La reacción inhibitoria de la que hablamos, entonces, es real, lo que
no hemos podido determinar es su exactitud cuantitativa, en relación a
marcas registradas no usadas, que pudieron aparecer en los informes de
búsqueda.
Pero si bien ese impacto preciso no hemos podido medirlo, sin
embargo, ciertos elementos de juicio que en esta tesis se han señalado,
permiten orientar en algún sentido una estimación.
El primer dato lo traemos de la referencia que hiciera el maestro
Fernández-Novoa sobre la apreciación de Heil291, respecto de la actitud de
los solicitantes a quienes se había opuesto un titular de marca registrada
anterior.
En tal sentido, el maestro atribuye a Heil la valoración que en el
sistema alemán “…si el oponente logra acreditar el uso de la marca, una parte no insignificante de los solicitantes suelen renunciar a la solicitud o
bien la limitan a mercancías diferentes de las abarcadas por la marca del
oponente.”292.
Esa decisión inhibitoria, era significativa cuantitativamente entonces,
en ese contexto.
Para lo que nos sirve ese juicio en el contexto distinto que estamos
analizando, es para considerar que ante el hecho de saber que ya una
marca igual o semejante está inscrita, es una opción cuantitativamente
significativa, precisamente por su lógica -que desarrollamos a continuación-,
291 El Director de Marcas de la oficina alemana de patentes, a quien el maestro Fernández Novoa se refirió en en “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.
292 Fernández Novoa Carlos, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, nota 36, pagina 205 ADI, 1977.
445
renunciar a la potencial solicitud de un signo que habrá de confrontarse con
otro anteriormente registrado.
Ello es así, porque en efecto es una decisión de riesgo, insistir en la
pretensión original propia, frente a la información que un signo igual o
semejante, ya está previamente registrado.
Y aquel riesgo, es un riesgo perfectamente calculable: es dinero y es,
fundamentalmente, tiempo.
La opción que confrontan los interesados que reciben los informes de
búsqueda, al advertir al signo igual o semejante, ya registrado, es, o iniciar
una acción de cancelación, que es otro riesgo de dinero y tiempo, con un
margen de fracaso de 25%, cuando menos, según hemos determinado en
esta tesis; o, cambiar de signo y solicitar otro, con lo cual se desaparecen
todos los riesgos anteriores.
Y siendo esas las opciones, resulta pues lógico que se opte por la
más segura y económica.
Por eso, ha de considerarse que se trata de una situación
significativa cuantitativamente, la que trae consigo la situación que hemos
analizado, aunque no hayamos podido medirla ni mostrarla en este estudio
con exactitud.
Ha de concluirse de lo anterior, que la información pública que
representan los informes de búsqueda, que sirve como elemento de filtro
previo y necesario para un potencial solicitante de marca, respecto a
decidirse o no a presentar una solicitud específica, configura un escenario
que, por proveer una información insuficientemente precisa, en cuanto al
uso de las marcas registradas que aquel informe presenta al interesado,
446
representa una suerte de barrera administrativa que extiende de modo
indirecto, pero muy eficaz, la misma protección preventiva, tanto para
marcas registradas en uso, como para marcas registradas no usadas; y de
modo tal, que provoca decisiones inhibitorias, en beneficio de marcas
registradas no usadas.
A manera de juicio general, ha de advertirse entonces, que salvo
limitados e insignificantes espacios cuantitativos, el sistema constitutivo
trata por igual a quienes tienen una conducta totalmente distinta en el
mercado, respecto del uso de las marcas registradas: tan empoderado y
protegido por el sistema estará quien usa efectivamente la marca registrada
como quien no lo hace.
Ese trato similar para quienes tienen una conducta tan
sustancialmente distinta, creemos, desequilibra la competencia en el
mercado y es consecuencia del diseño normativo, estructurado a partir de la
noción de marca registrada, que excluye al uso dentro de su acepción
normativa.
Está entonces efectivamente en la esencia de la noción de marca
registrada –y no en la esencia de la noción de marca, como se ha sostenido
siempre-, la razón por la que su uso, normativamente, debe ser dispuesto y
regulado, (i) porque debe recomponerse la consistencia del sistema,
reintegrando al uso en la regulación positiva, (ii) para evitar los
desequilibrios que se generan con la fractura que significó la creación de la
categoría marca registrada.
Finalmente, la necesidad de recomponer la consistencia de los
sistemas constitutivos, no solo nos parece fundada en las razones que
hemos expuesto, sino que creemos además, que se trata de una valoración
447
que la doctrina predominante también reconoce, aunque no lo ha hecho de
ese modo ni lo ha expresado de esta manera.
Ello es así, porque la doctrina predominante no se ha enfocado en la
necesidad de regular normativamente el uso de las marcas registradas,
como una consecuencia derivada de la necesidad de recomposición de la
consistencia del sistema, fracturada por la diferencia entre las nociones de
marca y marca registrada.
Y no lo ha hecho, porque como hemos visto, no ha desarrollado una
diferencia conceptual entre esas dos nociones distintas, dando la impresión,
incluso, que las usa como sinónimos o, si acaso, que las diferencia sólo en
cuanto al hecho del registro, el que además, no parece tener ninguna
relevancia en el desarrollo de los fundamentos del principio del uso
obligatorio.
Así, si bien la doctrina predominante proclama la existencia del
principio –exógeno- del uso obligatorio de la marca registrada y ha
elaborado su fundamento bien sobre los alcances de la noción de marca o
bien sobre la función distintiva que esta cumple, como hemos visto, ha
prescindido totalmente de cualquier referencia al hecho que en la propia
noción de marca registrada, está el rasgo esencial que determina que el
uso de las marcas registradas debe ser reincorporado en la regulación:
porque la noción de marca registrada excluye al uso, tanto generativo como
subsecuente, por eso, el uso debe ser reinstalado en el sistema jurídico
normativamente, para que finalmente el sistema adquiera consistencia con
la realidad económica que busca regular.
Llegados a este punto, sólo nos resta establecer si la reincorporación
del uso a la regulación positiva, ha de adquirir el carácter de obligatorio o no
y por qué.
448
Para ello, desarrollaremos primero una visión general sobre lo que
entendemos por un realineamiento entre nociones para reconstituir la
consistencia del sistema, puesto que esa expresión, comprendemos que no
deja de ser una frase poco explicativa de su contenido y preciso ha de ser
que hagamos explícitos los criterios que trae consigo, desde nuestra
perspectiva.
3.- Qué reglas suponen un realineamiento y por qué razones.
3.1.-Aspectos generales.-Como primer acercamiento, nos parece que, puesto que entre las nociones de
marca y marca registrada existe una fractura, que surge por la exclusión del uso en
esta segunda, re alinear las nociones consistirá en incorporar de regreso al uso en la
regulación de la marca registrada, de manera que tenga efectos en cuanto al
registro, como efectos tiene el uso en la noción de marca.
Hay sin embargo un obstáculo o imposibilidad si se quiere, insuperable.
En la medida y en tanto que el sistema constitutivo se soporte en el principio
de la inscripción, no habrá forma de que tal principio se conserve, si no se mantienen
también las mismas condiciones conceptuales para la concesión del registro.
Así entonces, si algo no podría hacerse y no sería entonces un ajuste o
realineamiento posible al sistema, en principio, sería renunciar a que la marca
registrada se constituya y registre sin relación al uso generativo y/o la función
distintiva cumplida.
Así, el rol generativo-constitutivo que cumple el uso en la constitución de una
marca, ha de seguir siendo descartado para la marca registrada.
449
Y siendo que sólo a partir y después de la existencia y registro de la marca
registrada, los sistemas constitutivos podrán considerar la posibilidad de reinstalar al
uso, será entonces el uso subsecuente -al registro-, el único que podrá ser regulado
y con un rol que sea idéntico al que tiene en el caso de una marca.
Y son dos las funciones o roles que creemos cumple el uso subsecuente en la
noción de marca.
El primero será un rol de permanencia, que llevado al plano de la marca
registrada, ha de entenderse como condición de su permanencia en el registro.
En este punto, nos parece oportuno añadir, como la otra cara del mismo rol de
permanencia, la capacidad del no-uso, por sí mismo, para determinar la pérdida del
registro, como ocurre con la falta de uso en la noción de marca: así como el no uso
implica que la marca pierde su perfil psicológico y cesa de ser tal, de la misma
manera, la falta de uso de la marca registrada, por sí mismo, debe significar la
pérdida del registro.
Un segundo rol que creemos cumple el uso subsecuente de la marca, es el de
condición de ejercicio de los derechos.
Y en tal sentido, tratándose de la marca registrada, el uso ha de ser entonces
y también, una condición de ejercicio de las acciones que el sistema asigna al titular
de una marca registrada.
Más allá de esos roles, además, cualesquiera fuera la forma de reinstalación
del uso, ésta ha de significar una regla de carácter general, que se aplique a todas
las marcas registradas, pues la distorsión que se busca recomponer, existe en
cabeza de todas y cada una de las marcas registradas y un realineamiento
verdadero, tendrá que ser entonces de carácter general.
450
Y finalmente, como el uso por el empresario en la noción económica de marca
es una necesidad generativa para su constitución y además una necesidad para su
conservación, en la marca registrada, para que el uso subsecuente adquiera el
mismo carácter o uno equivalente, la legislación positiva ha de establecer que el uso
subsecuente por el empresario, sea obligatorio.
Ello será o deberá ser así, en primer lugar, porque si una voluntad (del
empresario) es una necesidad en los hechos para que una consecuencia ocurra,
para el Derecho, si ha de perseguirse la misma consecuencia en el plano normativo,
aquella voluntad necesaria en los hechos, ha de convertirla en una acción obligatoria
en la normativa.
En tal sentido, si el uso subsecuente de la marca es necesario para que esta
permanezca en el mercado, pues el uso subsecuente al registro de la marca
registrada, debe ser una obligación jurídica exigible para la permanencia en el
registro y su protección.
Y en segundo lugar, el uso de la marca registrada ha de ser obligatorio, como
una consecuencia derivada de haber sido caracterizado como condición de
permanencia en el registro y como condición de ejercicio de los derechos: si ha de
exigirse un requisito para una consecuencia jurídica –como la permanencia en el
registro o el ejercicio de los derechos-, pues tal requisito no puede ser sino una
obligación de previo cumplimiento.
Por esas razones, entonces, un verdadero realineamiento, debe configurar
normativamente al uso subsecuente de la marca registrada, como un uso obligatorio.
Finalmente, la caracterización del uso como obligatorio, estando al hecho que
la propia normativa caracteriza al uso como un derecho exclusivo y excluyente y que
esta caracterización excluye también y entonces, que otro cualquier sujeto de
derecho privado pueda ostentar algún tipo de posición jurídica frente al titular, que
451
implique una limitación de esos derechos de exclusiva -porque sería un contrasentido
normativo-, supone que el único espacio conceptual disponible, que permite
configurar al uso de las marcas registradas como una obligación, ha de ser el
espacio que se configura en una relación jurídica de Derecho Público, en la que sólo
la Administración Pública puede aparecer como el sujeto frente al cual aquella
obligación ha de cumplirse.
Sólo así, si la obligación de usar la marca registrada es una obligación del
titular frente al Estado, será posible que simultáneamente a ese carácter obligatorio,
el titular tenga un derecho de carácter exclusivo y excluyente, pues esta posición la
ejerce frente a un sujeto distinto del Estado, a saber, los demás agentes privados en
el mercado.
Veremos a continuación y finalmente, cómo se ha dado el proceso de ajuste
de los sistemas constitutivos en cuanto a este realineamiento de la regulación, que
hemos descrito.
El propósito de este análisis es (i) terminar de demostrar cómo y porqué,
además de todas las razones que hemos expuesto anteriormente, los sistemas
marcarios constitutivos, de ninguna manera configuran al uso de las marcas
registradas como un uso obligatorio o como una carga; y (ii) proveer las bases para
un parámetro ideal de diseño normativo, que pueda ser calificado como un diseño
que efectivamente reubica al uso en la regulación, recomponiendo en la mayor
medida posible la consistencia del sistema.
3.2.- Las reglas de realineamiento que se han aplicado.
3.2.1.-Aspectos generales.Hechas las explicaciones anteriores, conviene tomar en cuenta que los
sistemas constitutivos en su desarrollo normativo han ido modificando sus reglas
en el tiempo, y en principio, una forma completa de auscultar la orientación de
452
esos cambios en relación al propósito de reinstalar el uso, para poder establecer
qué nivel de realineamiento alcanzan, debiera ser seguir la ruta de esos cambios,
sistema por sistema, en su secuencia cronológica.
Y habiendo sido 14 los sistemas que hemos estudiado, pues 14 habrían
de ser los análisis respectivos.
Sin embargo, un desarrollo así, de todos y cada uno de los sistemas que
hemos analizado en este trabajo, tanto los europeos como los nacionales, sería
tan extenso en su descripción textual, que seguramente acabaría por hacer
innecesariamente fatigoso su seguimiento.
Creemos por eso que se impone optar por otra forma de presentación,
igualmente apropiada y no menos ilustrativa.
Lo que nos permite concebir esa ruta alternativa, es el hecho que en todos
los sistemas constitutivos que hemos estudiado, esas reglas añadidas o
suprimidas, han adoptado una formulación normativa muy similar y todas están
contempladas en el prototipo que diseñamos en el primer capítulo.
Lo que haremos, entonces, es traer de vuelta al prototipo y para cada
regla –con algunos mínimos ajustes indispensable-, haremos un análisis sobre
el significado o la implicancia que esa regla revela respecto del uso subsecuente,
según los criterios de realineamiento que hemos señalado más arriba.
Lo que habrá de resultar de ese análisis es que él nos revelará cuánto esa
regla particular tiene de re alineada, a través de un valor numérico total, que se
determinará atribuyendo un valor 1 para cada criterio de realineación que la regla
contenga, un valor 0, por cada criterio no contemplado, y un valor total, sumando
todos esos valores anteriores.
453
Como resultado, cada regla habrá de tener un valor numérico ponderado
total de realineamiento.
Y como todos los sistemas contienen una o más de esas reglas, cada
sistema tendrá también un valor numérico total de realineamiento, que se
obtendrá sumando todos los valores de cada una de sus reglas.
Ello nos permitirá, después, elaborar un cuadro único en el que aparezcan
todos los sistemas, cada uno con su valor total ya ponderado, revelándonos en
una sola imagen de conjunto, la intensidad del realineamiento que el uso habrá
tenido en cada uno de ellos.
Empezaremos pues con traer de vuelta las reglas del prototipo, para
analizar en cada una de ellas los criterios de realineamiento que contengan, para
asignarles su valor total ponderado, individual.
3.2.2.-- Las reglas del prototipo, su nivel de realineamiento y su valor numérico individual.
Como vamos a analizar las reglas que efectivamente se han promulgado,
vamos a tomar del prototipo solamente las reglas que han sido incorporadas en
las legislaciones, prescindiendo de las que nunca hubieran regido, como algunas
de las que preveía el PRMC.
3.2.2.1-La cancelación como acción autónoma.Esta regla tutela el interés protegido de un tercero, para cancelar una
marca especifica sin uso, por medio de esta acción.
Ya hemos visto en el capítulo IV, cómo y porqué esta regla no configura ni
podría configurar al uso como una obligación, ni como una carga.
454
Esta regla sin embargo, sí caracteriza al no-uso (y no al uso, como lo
precisamos también en aquella ocasión), y lo hace como un factor que contribuye
con otro –que es la acción de cancelación iniciada por tercero interesado-, para
que una marca registrada específica y sin uso, pueda ser retirada del registro, de
allí lo de factor contributivo.
Y queremos insistir en que a partir de la atribución del carácter de factor
contributivo al no-uso, en el interés de un tercero para cancelar un registro, no
puede implicarse que el uso, con ello, haya sido también caracterizado de
manera general con algún carácter, como el de obligación o carga.
Esta acotación obedece, particularmente, a la pretensión imprecisa de
inferir a partir de ese carácter de factor contributivo del no-uso, que el uso (de
manera general), es obligatorio o es una carga sobre todas las marcas
registradas.
Finalmente, por esa condición de factor contributivo del no-uso, ha de
colegirse que por sí mismo, carece de aptitud para cancelar un registro.
Y como esta regla no caracteriza ni contiene al uso en su predicado, de
ninguna forma, mal podría considerarse que esta regla pudiera estar
atribuyéndole un carácter cualquiera, como el de condición de permanencia en el
registro.
Por la misma razón, tampoco puede considerarse que esta regla atribuya
al uso, el ser una condición para el ejercicio de los derechos.
Sin embargo, esta regla sí crea un espacio en el que debe probarse el
uso, siendo que la carga de probar el uso –que de ninguna manera puede
convertir al uso en una carga, como se analizó en su momento-, es una de
carácter procesal administrativo.
455
Este espacio, por otro lado, sólo se abre siempre que exista una voluntad
privada de un tercero interesado, lo cual determina que sea, finalmente, un
espacio que se conforma aleatoriamente, y es además y por eso, un espacio
reducido, casi inmaterial en su magnitud, como también lo hemos puesto en
evidencia en el capítulo III.
En síntesis, esta regla, de todos los criterios de realineamiento posibles,
solo contiene dos: (i) configura al no-uso, como un factor contributivo para lograr
la pérdida del registro, pretendida por un tercero, y (ii) configura un espacio en el
que el uso debe ser probado.
Su valor numérico propio, ponderado, será entonces de 2.
3.2.2.2.- La acción de cancelación como defensa en una oposición.Lo primero que conviene precisar para esta regla, es que estamos frente a
la misma acción de cancelación por falta de uso, solamente que ésta se habrá de
iniciar dentro de un proceso con oposición. Esa es la única diferencia.
Como consecuencia de lo anterior, ha de considerarse que se aplican, en
principio, los mismos criterios y la misma ponderación cuantitativa, que
corresponde a la acción de cancelación como acción autónoma.
La cuestión de fondo estriba en saber si por el hecho que esta acción se
inicia dentro de una oposición, esta circunstancia supone algún efecto en
relación a esa primera valoración y si eso repercute o no en la ponderación.
Para ello, empezaremos por considerar que cuando la regla habilita a un
tercero para iniciar también una acción de cancelación por falta de uso, dentro de
456
un procedimiento de registro con oposición, lo que cambia, es la circunstancia en
que ese tercero puede iniciar la acción.
Mientras en la acción autónoma la voluntad del accionante es suficiente
para iniciarla, en cambio, para hacerlo dentro de una oposición, lógicamente, eso
depende que una oposición se haya planteado y eso no depende de quien ha de
iniciar o no esa acción como defensa.
Pero planteada que fuera la oposición, nuevamente la voluntad del tercero
–esta vez como solicitante de una marca-, retoma su condición de razón
suficiente para iniciar o no la acción de cancelación, como defensa.
Esa circunstancia entonces, no puede tener efectos que modifiquen la
valoración y ponderación de la acción de cancelación como acción autónoma,
puesto que su estructura lógica, permanece intacta una vez iniciada y se habrá
iniciado, nuevamente, a partir de la voluntad del tercero.
Lo que sí determina esta regla de modo singular y propio, es que pone a
disposición de los terceros un nuevo y distinto escenario al de la acción de
cancelación como acción autónoma, aunque de una forma singular: convirtiendo
en interesado en una cancelación, a quien antes de la oposición no lo era.
Creemos, sin embargo, que no tiene ni podría tener la misma aleatoriedad.
Efectivamente es un hecho fortuito, que repentinamente aparezca un
tercero y que su interés particular se enfoque en una marca registrada
específica, que presume sin uso en el mercado.
El titular de esa marca, no tiene ni podría tener ningún elemento de juicio
que le permita anticipar que se habrá de entablar esa acción.
457
Pero cosa distinta ocurre con el espacio que esta regla crea, pues
deducida la oposición por el propio titular, la acción de cancelación como
defensa, le es perfectamente predecible: el titular que se opone, sabe que esa
acción puede serle opuesta.
Por eso, no nos parece que esta regla tenga un carácter aleatorio.
No obstante, así como el carácter aleatorio en la acción de cancelación
autónoma no determina una valoración particular ni ponderada, porque por sí
mismo ese carácter no tiene efectos en cuanto al realineamiento se refiere, el
hecho que estemos ahora ante una ausencia de aleatoriedad, tampoco será
valorado ni ponderado, por lo mismo.
Por otro lado, este espacio adicional, pese a su no aleatoriedad, es
igualmente un espacio reducido, casi inmaterial en su magnitud, como ocurre en
el caso de la acción de cancelación como acción autónoma, según lo hemos
puesto en evidencia en el capítulo III, aunque esa dimensión, obviamente, no
puede obedecer a su aleatoriedad, puesto que no la tiene.
Y la razón por la que el espacio que configura esta regla termina siendo
también un espacio inmaterial cuantitativamente, está precisamente en el hecho
de su no aleatoriedad. Nos explicamos.
Como primera cuestión, estamos partiendo del hecho que efectivamente
es un espacio inmaterial cuantitativamente, porque eso está probado y fuera de
discusión.
A partir de allí, entonces, lo que advertimos –y así lo hemos explicado en
el capítulo III-, es que esa acción de cancelación como defensa en la oposición,
se puede anticipar precisamente porque el diseño de la normativa lo permite; y,
como lo expusimos también en el capítulo III, esta previsibilidad ha provocado
458
que los titulares, finalmente, no se opongan cuando sus marcas no han sido
usadas, puesto que no habrá acción de cancelación como defensa que enfrentar,
si la oposición no se plantea.
Por eso decimos que está en su carácter no aleatorio, la razón por la que
este espacio es tan reducido e inmaterial en su dimensión.
Esta regla, en consecuencia, sólo contiene dos de los criterios de
realineamiento que hemos señalado y son los mismos que contiene la acción
autónoma. Por eso, su valor numérico propio, ponderado, será 2.
3.2.2.3.- La acción de cancelación como defensa en las infracciones y las nulidades.
En la acción de cancelación como defensa en las infracciones y las
nulidades, los criterios de realineamiento que sus reglas implican, son
exactamente los mismos en todo sentido y por las mismas razones, que los que
hemos expuesto en la oposición: (i) ambas constituyen un espacio adicional en el
que puede también iniciarse la acción de cancelación; y en ambos casos, de
solicitarse la cancelación como defensa, (ii) configuran al no-uso, como un factor
contributivo para lograr la pérdida del registro, pretendida por un tercero.
Como en la oposición y por las mismas razones, no se trata de espacios
aleatorios sino predecibles, pero eso no determina una ponderación.
Y en cuanto a la dimensión cuantitativa de estos espacios, se trata de
espacios inexistentes en nuestro país, por un lado, y no hemos podido
cuantificarlos en ningún otro sistema.
Sin embargo, siendo que la cancelación como defensa es predecible y así
como esa predictibilidad ha significado el no ejercicio de oposiciones, por la
misma razón, puede estimarse que en estos espacios, el no ejercicio también ha
459
de ocurrir y ello determinará, como con las oposiciones, que se trate de espacios
igualmente reducidos.
Estas reglas, como la de las oposiciones y por las mismas razones, tienen
un valor numérico propio, ponderado, de 2.
3.2.2.4.- La presentación de pruebas de uso en la renovación.Esta regla es sustancialmente distinta a todas las anteriores.
En primer lugar, hace del uso una condición de permanencia: sin uso
probado, no habrá renovación del registro; o dicho de otra manera, continuará el
registro sólo si el uso se ha probado.
Como consecuencia de lo anterior, esta regla atribuye al no-uso, por sí
mismo, la capacidad para terminar un registro.
Y las dos condiciones anteriores, consecuentemente, configuran al uso
como obligatorio.
Por otro lado, esta regla crea un espacio adicional en el que el uso debe
ser probado y la magnitud de este espacio, además, es absoluta: abarcará al
universo de todas las marcas registradas.
Y como consecuencia de lo anterior, ha de colegirse que estamos frente a
una regla de carácter general.
Finalmente, cabe advertir que esta regla no convierte al uso en una
condición de ejercicio de los derechos.
Esta regla, en síntesis, contiene los siguientes criterios de realineamiento:
(i) configura al uso como obligación, (ii) atribuye al no-uso capacidad suficiente y
autónoma para cancelar el registro, (j) hace del uso una condición de
460
permanencia, (iv) configura un espacio en el que debe probarse el uso, y (v) es
una regla de carácter general.
Por todas esas razones, su valor numérico propio, ponderado, debiera ser
en principio, 5, pero creemos que es más apropiado otro, que es 13.
Ese valor numérico ponderado tiene una explicación particular que se
centra en dos de sus aspectos: ser una regla general y haber configurado al uso
como una obligación.
En cuanto a su carácter de regla general, esto nos parece crucial porque
su aplicación sobre todas las marcas registradas, es un requisito sustancial para
cualquier realineamiento verdadero, como ya lo hemos expuesto.
Así, en contraste con cualquier otra regla que no sea ni pueda ser general,
su ponderación cuantitativa, en principio, habría de ser inexpresable en un valor
numérico o, en todo caso, reflejada en un valor que muestre la diferencia de
magnitud, entre los espacios que cubren tanto esta regla general, como una
regla que no lo es y que sólo se aplica en un espacio reducido.
Por ejemplo, en este trabajo ya hemos determinado que la acción de
cancelación por falta de uso como acción autónoma, alcanza a cubrir menos del
1%, tanto de las marcas registradas como de las marcas registradas no usadas,
y en el caso de las oposiciones, hemos evidenciado que estas cubren un espacio
aún menor.
Comparando la dimensión de esos espacios, con la dimensión del espacio
que cubre la regla sobre la renovación, se evidenciaría una diferencia de 100 a 1,
cuando menos, porque esa es efectivamente su diferencia cuantitativa.
461
Pero, si se incorporara esa diferencia y con esa misma magnitud, en un
cuadro general como el que hemos elaborado, la suma total de valores de cada
regla, aparecería con unas diferencias que podrían interpretarse de manera
equívoca o podrían provocar la idea que debe o puede haber error en la
ponderación.
Por ese motivo, al carácter general de esta regla, si bien no podríamos de
ningún modo asignarle un valor 1 para distanciarla del 0 que tendría la regla que
no fuera general o podríamos fundadamente también aplicarle un valor de 100,
hemos optado, sin embargo, por ponderarla solamente con un arbitrario 7,
queriendo significar la cualidad especial implícita en el carácter general de esta
regla, que la hace aplicable para todas las marcas registradas.
Algo similar ocurre con la valoración cuantitativa del realineamiento que
significa caracterizar al uso como obligatorio.
Como en el fondo un verdadero realineamiento sólo es posible haciendo
del uso una obligación, por las razones que ya hemos expuesto, las reglas que
no implican caracterizar al uso como obligatorio, no pueden tener el mismo peso
específico que las reglas que no lo hacen.
Y siendo así, la distancia conceptual entre reglas que caracterizan al uso
como obligatorio y las reglas que no, no parece razonablemente expresada en
los valores 1 y 0, respectivamente.
En este caso, hemos optado por asignar a una regla que caracteriza al
uso como obligatorio, el arbitrario valor 3.
Por esas razones consideramos más apropiado el valor 13, en esta regla,
que suma un valor 7 por ser regla general, 3 por configurar al uso como
obligatorio y 1 por cada criterio adicional que contempla.
462
Todo este análisis, regla por regla y su valor cuantitativo propio, se
consigna en el cuadro Nº 4, que aparece en las páginas siguientes.
4.- El realineamiento de los modelos normativos estudiados. Un panorama general.
A fin de presentar d manera sintética el panorama general del realineamiento
de los sistemas que hemos analizado en este trabajo, hemos elaborado también el
Cuadro Nº 5, en el que aparecen los 14 sistemas estudiados y se muestran las reglas
que cada sistema contempla.
Por cada regla que contenga el sistema, se asigna el valor propio de esa regla
establecido en el Cuadro Nº 4 y así, cada sistema aparece con un valor numérico
total propio, que es la suma de los valores de sus reglas incorporadas.
Hemos elaborado también el Cuadro Nº 6, que no es sino una síntesis del
Cuadro Nº 5, donde aparecen los 14 sistemas al lado de su valor numérico total
ponderado de realineamiento, ordenados de mayor a menor.
Los cuadros Nº 7 y Nº 8, que también hemos preparado, muestran por
separado, la evolución normativa en Europa y el Perú, respectivamente.
Lo que estos cuadros revelan, en una visión de conjunto, son varios aspectos
sustanciales que justifican detenerse en cada uno de ellos.
Por tal motivo, habremos de realizar los respectivos análisis, separadamente,
para relevar los aspectos sustanciales que nos han parecido necesarios.
Los cuadros señalados, son los siguientes:
463
El primer aspecto está en los valores numéricos, en tanto medida de su
realineamiento.
Para este análisis, en el Cuadro Nº 6 hemos trazado una línea divisoria entre
los sistemas: aquellos que están por encima de 10 y los que están debajo.
En el grupo de los sistemas con valores mayores a 10, ha de advertirse que el
mayor valor alcanzado por un sistema es de 21 y corresponde al modelo diseñado
por el D.S 001-71-IC, el D.L 26017 y la Decisión Andina Nº 313, vigente entre 1991-
1994 en el Perú.
Le sigue con 19, el PRMC -que nunca entro en vigencia- y de allí con un valor
15, el modelo del sistema español de 1988, de tan breve vigencia, pues lo sustituyó
la ley española de 2001.
Cierra este primer grupo de sistemas con valores sobre 10, el modelo del D.S
001-71-IC, con un valor de 13, vigente en el Perú hacia 1971.
Todos estos sistemas tienen en común varias cosas.
Todos contemplaban la obligación de presentar pruebas de uso en la
renovación. Por eso, configuraban al uso como obligatorio y se trataba de una regla
de carácter general.
Solo esas consideraciones, nomas, dan cuenta de los 10 puntos de valor que
sobrepasan estos sistemas.
Todos esos sistemas, además, no rigen ya ni en Europa ni en el Perú, por lo
menos desde hace más de 20 años.
469
En el grupo de los sistemas con valores menores a diez, lo primero que ha de
relevarse es que ninguno de esos sistemas caracteriza al uso como obligación y no
tienen tampoco ninguna norma de carácter general aplicable para todas las marcas
registradas. Por eso están debajo de la línea de 10.
Los sistemas de este segundo grupo que están vigentes, a saber, el RMC, la
Directiva, la ley alemana de 1995 y la española de 2001, todos, apenas llegan a un
valor 6.
Y el sistema vigente en el Perú, entre los sistemas vigentes, es el de menor
valor a todos: 4.
Por otro lado, si nos centramos exclusivamente en los sistemas europeos que
hemos estudiado y los miramos en retrospectiva histórica, como se muestra en el
Cuadro Nº 7, ha de advertirse que de todos esos sistemas sólo el español de 1988 y
por muy breve plazo, integró el grupo de los sistemas con una intensidad mayor a 10.
Los demás sistemas europeos, antes y después de la armonización, se
encuentran todos debajo de esa línea.
Hemos incorporado en ese cuadro al PRMC pues nos sirve de mucho en el
enfoque que queremos hacer, pese a que nunca entró en vigencia.
Este Proyecto fue un documento que sintetizaba una visión consensuada
continental, por lo menos para cuando fue elaborado.
La intervención pública en las reglas que proponía, trascendía la regla de
presentar pruebas en la renovación, pues la autoridad estaba autorizada para
requerirlas tanto en la oposición como en los procedimientos de nulidad, como se
recordara.
470
Y justamente por ese nivel de presencia de la autoridad -que define una
relación jurídica de Derecho Público, configurando un carácter obligacional en
aquella relación-, es que el nivel de realineamiento de esta norma alcanza un 19 de
valor.
Esto no puede significar sino, que para el momento en que el PRMC fue
esbozado, cuando menos, la visión que la intervención pública era necesaria para la
regulación del uso de las marcas registradas, fue una perspectiva efectivamente
sentida por los miembros de la organización europea.
Lo que el cuadro muestra, sin embargo, es que aquella visión, una vez ideada,
fue dejada atrás categóricamente, pues tanto en la Directica como en el RMC
posteriores, la administración pública fue despojada de cualquier capacidad de
acción o iniciativa en cuanto al uso de las marcas registradas.
De ese punto, en adelante, el cuadro nos revela una disminución sumamente
notable en cuanto a la intensidad del realineamiento, que no significa sino que sobre
el uso de la marca registrada, no se habría de configurar una verdadera obligación, ni
se regularía a través de normas sustantivas de aplicación general para todas las
marcas registradas. Por eso, el valor numérico de los sistemas europeos vigentes
resulta tan bajo.
Como una simple observación, que apunta a reiterar nuestra crítica al hecho
que la alegación de la existencia del principio del uso obligatorio, careció siempre de
un contenido univoco, ha de advertirse que todos esos sistemas europeos, incluido el
PRMC, a pesar de esas enormes y categóricas diferencias de intensidad en cuanto
al realineamiento del uso en su regulación, a todos ellos, la doctrina predominante
los ha calificado como sistemas que imponían o imponen el uso obligatorio de las
marcas registradas.
471
Por el lado de la regulación normativa nacional, la curva que diseña la
evolución de los modelos nacionales, que se muestra en el Cuadro Nº 8, es similar a
la europea: de un mayor nivel alcanzado hace muchos años, superior al nivel 10, la
normativa no tuvo otra dirección que ir disminuyendo la intensidad de su
realineamiento, llegando a un punto menor incluso al que tienen hoy los sistemas
europeos, en razón a que en nuestra regulación no se prevé que la acción de
cancelación pueda oponerse a una nulidad o una infracción.
En ese contexto, el Tribunal Andino de Justicia y el INDECOPI, tanto durante
la vigencia del modelo de realineamiento de la Decisión Nº 344, como durante la
vigencia del modelo de la Decisión Nº 486, han entendido estar frente a una misma
obligación de uso de las marcas registradas.
5.- Evaluación del realineamiento y su evolución.El realineamiento de los sistemas constitutivos que hemos estudiado y que
acabamos de mostrar sintéticamente, entonces, nos revela que su evolución ha
seguido una tendencia en la que se ha pasado de reglas que reinstalaban al uso de
las marcas registradas en un nivel determinado de intensidad, a reglas que la han
reducido sensiblemente.
Esa tendencia, creemos que pone de manifiesto que el realineamiento de los
sistemas constitutivos, para reintegrar al uso en su regulación, de modo que
adquiriera un carácter similar al que tiene en la noción de marca, no puede haber
sido el norte de su evolución normativa, pues si así hubiera sido, se hubiera dado de
distinta manera.
La consecuencia de esa evolución y su norte, ha sido que por mantener al uso
distante de la regulación, en todos los sistemas constitutivos que hemos estudiado,
lamentablemente, el fenómeno y la magnitud de las marcas registradas no usadas,
sigue siendo una realidad que dista en mucho del ideal “que en el Registro figurasen
472
únicamente las marcas usadas y que, consiguientemente, se eliminasen del Registro
las marcas cuyo uso no se efectúe…”
Y es frente a esa realidad constatable, sin embargo, que la doctrina
predominante proclama no sólo la existencia del principio del uso obligatorio de las
marcas registradas, como un principio rector del Derecho de Marcas, sino que
además, percibe que nunca como hoy los sistemas marcarios han alcanzado un nivel
de regulación que consideran acorde con aquel principio.
Creemos haber puesto en evidencia que eso no es así.
Por qué razones la dirección de la evolución normativa de los sistemas
constitutivos ha sido la que hemos mostrado, es algo que no podemos contestar con
fundamento e información suficiente, pues supone una tarea de investigación que
supera largamente los alcances de este trabajo descriptivo y exploratorio e incluso,
por sí misma, justificaría otra tesis.
No obstante, esta investigación nos ha mostrado algunos indicios explicativos,
que pueden orientar el sentido de algunas hipótesis de respuesta, que se vinculan
con razones de lógica del enfoque y con probables razones políticas.
En cuanto a la lógica del enfoque, creemos que la información que hemos
recopilado respecto de algunos cambios en la regulación europea, particularmente el
seguido a apropósito del gran cambio que significó la prescindencia de la regla que
disponía la presentación de pruebas de uso en la renovación, nos brinda la ocasión
para mostrar nuestra postura.
Pasamos a retomar entonces aquel cambio y su forma de ocurrencia.
473
Como primera cuestión, hemos de recordar que esta regla, desde 1977 en el
segundo trabajo que hemos estudiado del maestro Fernández-Novoa, nos fue
presentada por él mismo como una regla valiosa:
“…ha de valorarse positivamente el predominio de la intervención
administrativa ex officio” del sistema norteamericano, sobre el sistema alemán
fundado en la iniciativa privada-, porque …existe un innegable interés general en
lograr la más perfecta concordancia posible entre la realidad formal del Registro de
marcas y la realidad viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado.”293
Y con esa convicción, el maestro incluyó en su propuesta para la entonces
futura ley española de marcas, que la presentación de pruebas en la renovación
fuera una regla expresa, como lo consignara en el mismo artículo de 1977.
Más aun, esa misma perspectiva de valoración positiva hacia esta regla, la
reiteraría en su “Fundamentos de Derecho de Marcas” de 1984, como ya lo hemos
referido antes también, con el añadido que para 1984, incluso el PRMC incluía esta
regla, revelando un nivel de consenso continental en cuanto a su pertinencia y
utilidad.
Y seguramente por eso, la legislación española de 1988 incluyó esa
disposición.
Luego, sin embargo y como también lo hemos señalado, la Directiva de 1988 y
el final Reglamento de la Marca Comunitaria de 1994, así como la ley española de
2001 también, todas esas normas, excluyeron definitivamente esta regla.
Pudiera ser, por un lado, que las razones de ese cambio fueran efectivamente
las que el propio maestro Fernández-Novoa deja entrever en su obra de 2001,
“Tratado sobre Derecho de Marcas”.293 Fernández-Novoa, “Diversos Sistemas de Regulación del uso obligatorio de la marca registrada”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo IV Año 1,977, Editorial Montecorvo S.A. Página 213-214.
474
Así, respecto de la exclusión de esa regla en el RMC, el maestro nos diría que
la propuesta de esa regla:
“…tropezó, sin embargo, con encendidas críticas en las que se puso de
manifiesto que la dudosa eficacia de la declaración de uso no justificaba los elevados
costes de su puesta en práctica. Como consecuencia de tales críticas, a la versión
definitiva del Reglamento sobre la marca comunitaria no se incorporó la figura de la
declaración de uso.”294
Incluso llegó a firmar que “…prima facie, el trámite contemplado por el art.
11.2 de la Directiva295 podría ser más eficiente y, por ende, preferible que el vigente
sistema de conectar la renovación de la marca con la declaración de uso de la
correspondiente marca.”296
Pues bien, en el capítulo III, desarrollamos con detenimiento nuestra
evaluación de este cambio de perspectiva297 y como una primera atingencia en ese
análisis, sostuvimos lo siguiente:
“Como puede advertirse, la regla que dispone presentar pruebas de uso en
algún momento ante la administración, desde el enfoque que planteaba el maestro,
era una regla que por su diseño se correspondía con un innegable interés general,
siendo que ese interés general no era otro que el de “lograr la más perfecta
concordancia posible entre la realidad formal del Registro de Marcas y la realidad
viva de la utilización efectiva de las marcas en el mercado”.
294 Fernández-Novoa- Tratado sobre Derecho de Marcas. Página 456.
295 De otorgar al solicitante la facultad de plantear la cuestión del uso de la marca oponente.
296 Fernández-Novoa- Tratado de Derecho de Marcas. Página 464.
297 Apartado 2.4.475
“De allí resulta pues, que ese interés general no es ni más ni menos que una
de las finalidades esenciales que el maestro le atribuye a la noción del uso
obligatorio de las marcas registradas, de donde puede inferirse que si alguna regla
en particular tenía la potencialidad de servir para tal propósito, esa regla era
precisamente la que disponía la presentación de pruebas de uso como procedimiento
de oficio, potencialidad que de ninguna manera fue atribuida por el maestro, de modo
tan explícito y directo a la regla que proveía una acción de caducidad como acción
autónoma, ni a la regla que legitimaba la alegación de la falta de uso en los
procedimientos de oposición.”298.
Ahora, a la luz de todos los conceptos que hemos desarrollado en este
trabajo, creemos muy ilustrativo de la postura que hemos adoptado, ir más
profundamente en ese análisis.
Como puede advertirse, la regla que estamos analizando fue evaluada, desde
varios puntos de vista.
Primero, como (i) una regla que se alineaba con un principio, la intervención
ex officio; (ii) que obedecía a un interés general, (iii) y como una regla que prima
facie, podría ser menos eficiente que la de permitir la alegación de la falta de uso en
una oposición.
En segundo lugar, las razones que justificaron su prescindencia fueron
enfocadas como razones que se relacionaban con: (i) su dudosa eficacia y (ii) sus
elevados costes de implementación.
Todas esas consideraciones, reflejan una perspectiva de enfoque que ya en
nuestro análisis del apartado 2.4, desarrollamos hasta cierto nivel.
Lo que ahora proponemos es un análisis aún más abarcativo.
298 Ídem.476
En primer lugar, ha de advertirse que si algo no se tomaba en cuenta, ni
aparece por ninguna parte entre las ideas y las razones con las que se evaluó la
regla y su prescindencia, era qué significado tenía la regla en cuanto al uso de las
marcas registradas.
No se consigna ni se implica en las razones expuestas, que esa regla era: (i)
una regla de carácter general -y además la única-, aplicable a todas las marcas
registradas; (ii) una regla que caracterizaba de modo indubitable al uso como
obligatorio; ni, (iii) una regla que además y por lo anterior, hacía del uso una
condición de permanencia en el registro.
Y muy importantemente, la caracterización del uso como obligatorio, que
implicaba esta regla de modo indubitable, identificaba al Estado como el único
acreedor posible de aquella obligación, siendo que sólo el Estado es el único que
puede ser el acreedor de cualquier carácter obligatorio que se pueda pretender
configurar en una normativa sobre marcas registradas, que por definición ha
caracterizado ya su uso como un derecho privado exclusivo y excluyente del titular.
En efecto, ya hemos evidenciado en el capítulo III, que una obligación de usar
las marcas registradas, para que fuera verdadera obligación, ha de ser contenida
dentro de una relación jurídica identificable en cuanto a los sujetos vinculados y la
naturaleza del vínculo que les une.
Desde tal perspectiva, ya hemos demostrado también que la normativa
vigente de ninguna manera configura ni podría configurar según sus alcances,
ninguna relación obligacional entre el titular y cualquier otro sujeto de derecho
privado, sino al contrario, que una relación así, sólo significaría una negación del
derecho privado exclusivo y excluyente del titular, creando un contrasentido en la
normativa.
477
Por esas razones, entonces, el único espacio conceptual disponible, para que
encaje y se añada una verdadera obligación de uso sobe las marcas registradas,
encima y simultáneamente con la existencia de un derecho privado y exclusivo del
titular, es el que queda y se configura sólo en una relación de Derecho Público en el
que el Estado sea el acreedor de aquella obligación.
En tal sentido, lograr que el uso de las marcas registradas sea en efecto
obligatorio, jurídicamente, exige incorporar al Estado como único acreedor posible de
una verdadera obligación de uso, pues sólo ese tipo de obligación es compatible y
admite su coexistencia armoniosa con el derecho privado exclusivo al uso que los
sistemas marcarios asignan a su titular.
La regla que estamos analizando, entonces, más allá de su contenido
particular, era ante todo una regla que cubría con justeza conceptual el único espacio
en que era posible configurar una verdadera obligación de uso sobre las marcas
registradas. Pero más aún: era la única regla, entre todas las vigentes, que tenía esa
particular capacidad.
Y por eso, su exclusión debió ser enfocada no en cuanto a si respondía a un
principio como la intervención ex officio, o su dudosa eficacia o sus costes excesivos,
como fue considerada, pues en realidad significaba la desaparición del único espacio
en el que era posible efectivamente configurar una obligación de uso.
Y sin ese espacio, cualquier otra regla, con cualquier contenido, que no se
ubicara en el contexto de una relación de Derecho Público, en la que el Estado fuera
acreedor de una obligación de cualquier índole en relación al uso de las marcas
registradas -como ocurría con todas las demás reglas que quedaron-, de ninguna
manera podría configurarse una verdadera obligación, porque de no ser el Estado el
acreedor, sino otro sujeto de derecho privado o un sujeto indeterminable, esa sola
asignación, por si misma, es una contradicción normativa con el carácter de derecho
478
privado exclusivo y excluyente que los sistemas marcarios asignan a los titulares,
sobre las marcas registradas.
Así, en el hecho de haberse postulado las razones que hemos referido,
advertimos que una causa posible para que la evolución de la normativa se
distanciara del objetivo de reincorporar al uso en la legislación positiva con carácter
obligatorio, puede haber sido no partir de la diferenciación entre las nociones de
marca y marca registrada, que dando como resultado la necesidad de reintegrar al
uso como obligatorio en la regulación positiva, trae como consecuencia la necesidad
de definir cómo y con qué contenido es posible entonces configurar una verdadera
obligación de uso sobre las marcas registradas, compatible con el derecho de
exclusiva que se asigna al titular.
Si tal hubiera sido la perspectiva del enfoque sobre esa regla cuando se
discutía su permanencia, se hubiera advertido que su prescindencia, (i) siendo la
única norma que configura al uso como obligatorio, (ii) la única que era una norma
general y (iii) la única que convierte al uso en condición de permanencia en el
registro, no era una opción legislativa inocua o una mera alternativa de regulación,
como se la juzgó, si se entendía que en el sistema de marcas el uso obligatorio era
un principio informador.
Es probable también que haya sido parte del enfoque que se hubiera
adoptado, el hecho que, como ya lo señaláramos anteriormente, fue acaso
demasiado prematura la percepción que no era posible hablar de una obligación
stricto sensu299, a propósito del uso de las marcas registradas: si ese en efecto fue un
punto de partida, y por tanto no se apuntaba o se podía apuntar al establecimiento de
una verdadera obligación, mal podía ocurrir que las posibles reglas a promulgar
pudieran configurar un carácter –de obligación-, que de partida fue negado.
299 Así lo planteó el profesor Schryker e hizo suya esa perspectiva el maestro Fernández-Novoa. Ver apartados 1.2 y 1.3 del capítulo IV.
479
En razón entonces del enfoque que perece haberse adoptado, la doctrina
predominante puede haber entendido que prescindir o no de una regla como la de
presentar pruebas de uso en la renovación, era una cuestión de mera opción abierta
entre dos principios posibles, como la intervención ex officio o el de la iniciativa
privada.
Pero no se trataba, como creemos haberlo demostrado, de una opción y
menos de una opción abierta entre principios equivalentes con los que por distinto
camino se podía lograr el arribo a la finalidad que se atribuye al uso obligatorio: si se
trataba de hacer del uso una obligación, el Estado era el único acreedor posible de
aquélla y eso sólo podía ocurrir dentro de una relación jurídica de Derecho Público.
Por eso, para hacer del uso una obligación, no hay opción alguna: el Estado y
una relación obligacional de Derecho Público, son los únicos elementos con los que
puede configurarse una verdadera obligación y deben estar presentes en la
normativa marcaria, pues sin ellos, no hay forma de atribuirle al uso un carácter de
obligación jurídica.
Desde esa perspectiva, como podrá inferirse, la percepción que la regla que
autoriza a un tercero a defenderse de una oposición con la alegación de la falta de
uso, “…podría ser más eficiente y, por ende, preferible que el vigente sistema de
conectar la renovación de la marca con la declaración de uso de la correspondiente
marca”, revela una valoración igualmente objetable.
Como hemos demostrado en este trabajo, esas normas de ninguna manera
pueden ser consideradas equivalentes: una norma que caracteriza al uso como
obligación, que es de carácter general y que hace del uso una condición de
permanencia en el registro, como la de exigir pruebas de uso en la renovación, de
ninguna manera puede ser igual y por eso intercambiable, por otra norma que no lo
configura como obligación, no es de carácter general ni lo convierte en condición de
480
permanencia en el registro, como la acción de cancelación como defensa en la
oposición.
Y de allí ha de seguirse que los resultados obtenibles con la vigencia y
aplicación de una u otra norma, en relación al uso de las marcas registradas, de
ninguna manera pueden ser tampoco equivalentes, como hemos demostrado en este
trabajo.
Como consecuencia de lo anterior, la percepción de que la opción entre esas
reglas, era una mera opción legislativa entre un principio como el de la intervención
de oficio y otro como el de la libre iniciativa de las partes, y peor aún, la valoración
que la acción de cancelación como defensa en la oposición puede ser más eficiente
que la presentación de pruebas de uso en la renovación, puede revelar que no se
enfocaron las cosas desde la perspectiva que correspondía hacerlo.
No obstante lo anterior, creemos posible que también hayan existido razones
de carácter político detrás de ese cambio sustancial, cuando se prescindió de esta
regla.
En efecto, el año 1994 no es solamente el año en que el RMC entro en vigor,
pues también y paralelamente, se suscribió el Tratado sobre Derecho de Marcas300
(TLT) que contemplaba como norma expresa la prohibición de exigir pruebas de uso
en la renovación, en el inciso 4 de su artículo 13301.
300 Este Tratado, fundamentalmente, establece un conjunto de normas de procedimiento para el registro, la renovación y los actos modificatorios, sobre las marcas registradas. Puede consultarse su texto en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=294359
301
“Artículo 13Duración y renovación del registro
4)…Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir:
…481
Y partes contratantes de ese Tratado eran varios de los países que
conformaban la Unión Europea que acababa de promulgar el RMC.302
Qué documento influyó en el otro o qué países en ambas negociaciones de
esos documentos orientaron la postura común que estos documentos finalmente
adoptaron, y por qué razones se adoptó esa disposición, no ha sido posible
determinarlo para los efectos de este trabajo de investigación, pues ese objetivo
excede sus alcances.
Sin embargo, puede sostenerse que cuando menos parte de la explicación de
por qué ambos documentos contienen esa misma disposición, habría de ser que en
ambas negociaciones estaban presentes varios de los mismos países.
Y un hecho adicional que termina por configurar el carácter político de la
negociación que puede haber existido detrás de esta norma, está en la presencia de
los Estados Unidos de Norteamérica como parte contratante en el TLT de 1994.
Como se recordará en el sistema de marcas norteamericano, el registro no es
constitutivo del derecho sobre las marcas.
Y su sistema de control del uso, contempla dos momentos básicos para
demostrar que las marcas registradas se usan efectivamente: el affidavit of use y la
presentación de pruebas de uso en la renovación.
Ha de advertirse entonces que la norma contemplada en el artículo 13 del
TLT, que prohíbe solicitar pruebas de uso en la renovación, daba en el centro
neurálgico del sistema norteamericano, privándole de un mecanismo fundamental.
iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.”
302 Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido. http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=294359
482
Y los Estados Unido de Norteamérica suscribieron este Tratado sin poder
hacer reserva en cuanto a esa disposición, pues el Tratado no lo admitía, según su
artículo 21.
Fue sin duda una concesión de magnitud entonces la que implicó ser parte del
TLT para ese país y por esa razón, es posible sostener que puede haber sido fruto
de una negociación política, tanto la norma misma como su aceptación.
Cabe advertir, sin embargo, que los Estados Unidos de Norteamérica a pesar
de haber suscrito el Tratado, han mantenido su exigencia para presentar pruebas de
uso en dos oportunidades igualmente: en el affidavit of use y al cabo de diez años de
concedido el registro, que, aunque coincide con la fecha en que habrá de solicitarse
la renovación, ya no forma parte de ese procedimiento –ajustándose a los alcances
limitativos del Tratado-, sino que constituye un procedimiento autónomo.
El sistema norteamericano entonces, encontró una solución jurídica para
compatibilizar su necesidad estructural de controlar el uso con la misma eficacia que
lo venía haciendo, ajustándola a su compromiso internacional adquirido en el
Tratado.
Y hemos de advertir que esta solución, no ha generado contra ese país ningún
procedimiento que la objete como forma evasiva de los alcances del Tratado,
consecuencia de lo que en las negociaciones internacionales se asume como
producto de diseñar y redactar en los Tratados, normas que se configuran con
suficiente ambigüedad constructiva, como para dejar apropiados espacios de
interpretación, que concilian simultáneamente dispares formas de aplicación para sus
Partes Contratantes.
Por todo lo anterior, entonces, creemos una hipótesis valida sostener que
detrás de la prescindencia de la regla que exigía la presentación de pruebas de uso
en la renovación, pueden haber existido razones de enfoque conceptual y también
razones políticas.
483
Sea como fuera, sin embargo, consideramos que sí ha quedado evidenciada
la situación de fondo que este trabajo pretende relevar: los sistemas constitutivos que
hemos estudiado, confrontan la realidad de innumerables marcas registradas que no
se usan y la razón de esa circunstancia, reside en la exclusión del uso de las marcas
registradas como objeto de regulación normativa expresa, que lo configure como una
verdadera obligación jurídica, siendo que para que tal cosa ocurra, estos sistemas
han de admitir la aparición de una relación jurídica de Derecho Público, en la que el
Estado aparezca como el acreedor de esa obligación, pues es la única forma en que
el uso de las marcas registradas puede ser simultáneamente una obligación y un
derecho exclusivo y excluyente del titular.
6.- A modo de conclusión de esta investigación de carácter descriptivo y exploratorio.
El objetivo de este trabajo ha sido siempre, a lo largo de su desarrollo,
presentar un contraste fundado en elementos probatorios, entre la normativa y su
alegada finalidad, con los efectos que su diseño produce en los hechos, de manera
que aquel contraste evidenciara su discordancia.
En tal sentido, la magnitud de las marcas registradas no usadas que la
formalidad del registro de marcas todavía mantiene, y que hemos cuantificado en el
capítulo III, es la prueba que el diseño normativo no ha logrado ni está en
condiciones de lograr esa finalidad general ideal, que en el registro sólo aparezcan
las marcas efectivamente usadas en el mercado y por tanto, que el sistema conceda
protección sólo a las marcas registradas en uso.
En el camino, hemos puesto en evidencia cuáles son y por qué, las razones
por las que ese diseño se ha evidenciado tan insuficiente en cuanto a su capacidad
para lograr que esa finalidad se pueda alcanzar.
484
Con esos objetivos, que creemos haber cumplido, el carácter descriptivo y
exploratorio de esta investigación, que le atribuyéramos desde que se presentara el
primer Plan de Tesis, lo consideramos logrado.
No obstante, parece necesario además, postular una propuesta regulatoria
alternativa, como parte de la investigación misma y como el único epílogo posible,
para dar por concluida efectivamente una investigación.
Sin embargo, queremos permitirnos sustentar una fórmula distinta para el final
que este trabajo ha de tener y esperamos poder persuadir de que hay razones
fundadas para ello.
Son varias y de magnitud, las cuestiones que tendrían que ser contempladas y
superadas para que se pueda diseñar, expresado en reglas específicas, una
cualquier regulación alternativa de un tema como el que hemos estudiado y haremos
una presentación, por partes, de las grandes cuestiones que el objeto de nuestro
estudio implica, para que pueda dimensionárselas.
6.1.- La cuestión de las categorías jurídicas.El primer escollo esta precisamente en las categorías jurídicas que
nuestro tema abarca.
Como lo hemos puntualizado a lo largo de nuestra exposición, ella ha
girado en torno a varias nociones.
Así, la marca, la marca registrada, el uso generativo y subsecuente, el
uso obligatorio, la función distintiva potencial y cumplida, la noción de obligación
en el contexto del Derecho de Marcas y el carácter exclusivo y excluyente del
uso que la regulación caracteriza, son algunas de las cuestiones conceptuales
que hemos discutido y que las hemos estudiado apenas en un solo plano: el
espacio que corresponde exclusivamente a las reglas básicas sobre las
485
acciones de cancelación, aquellas que se aplican antes que esa acción
efectivamente se inicie.
Como dijéramos en la introducción de este trabajo, no han sido objeto de
nuestro estudio todas las numerosas reglas derivadas sobre esas acciones.
En tal sentido, aun a pesar que tales reglas no las hemos estudiado, no
puede negarse el hecho que existe una forzosa vinculación conceptual entre el
contenido de las reglas básicas y las características particulares de las reglas
derivadas, de modo que quiérase o no, en estas últimas algún efecto habrá de
producirse, como consecuencia de un cambio sustancial en el contenido de las
reglas básicas, que, para una seria postulación sobre una regulación alternativa
específica, se debiera contemplar.
Por otro lado, habiéndose advertido la ausencia regulatoria expresa del
uso de las marcas registradas en la normativa y habiendo postulado que ese
uso entonces, debe abarcar varios y distintos espacios del sistema de marcas
para su efectiva reinstalación regulatoria, fuerza es concluir que el cambio que
postulamos a nivel de las reglas básicas, ha de complementarse,
necesariamente, con una armonización adicional que incluya un conjunto de
reglas sobre el uso de las marcas registradas, fuera del espacio de las reglas
básicas sobre la cancelación y en los distintos espacios a los que apunta esa
reinstalación del uso, que, nuevamente, tendrá repercusiones en la regulación
vigente para esos espacios en los que el uso no está regulado y que han de
sufrir así y también, una reformulación o cuando menos un ajuste.
Es sola tarea, como se comprenderá, sobrepasa los alcances de este
trabajo descriptivo y exploratorio.
6.2.- La cuestión del marco y el contexto regulatorio de las marcas registradas en el Perú y sus fuentes.
486
La regulación de la propiedad industrial en el Perú, como ya lo hemos
señalado, tiene como fuente dos planos: las normas de origen nacional y las
Decisiones en el Pacto Andino.
Entre esos dos niveles, existe una prevalencia de las normas andinas
sobre las nacionales, en el sentido que estas últimas no pueden contemplar
normas que contravengan las disposiciones de la Comunidad.
Hay entonces reducidos márgenes de maniobra, cuando de la regulación
sobre propiedad industrial se trata, para que nuestro país pueda disponer, por
su cuenta, reglas con ese contenido.
El realineamiento normativo sobre el uso de las marcas registradas que
esta tesis postula, como se comprenderá por lo expuesto en el apartado
anterior, trasciende las reglas básicas sobre la acción de cancelación, importa
armonizar el efecto que tendría ese cambio sobre las reglas derivadas en esa
acción administrativa y, por añadidura, implica una repercusión en varios
espacios del sistema de marcas, fuera del que se configura con la acción de
cancelación.
Visualizada así la dimensión que trae consigo un verdadero
realineamiento normativo sobre el uso de las marcas registradas, ha de
advertirse que los cambios regulatorios implícitos, por diseminarse en el
sistema de marcas en su conjunto, supone un cambio que inevitablemente ha
de pasar por el escrutinio y los procedimientos a nivel de la Comunidad Andina,
previo al cual, ha de haberse adoptado como una propuesta normativa de
cambio, por nuestro país.
Esa experiencia de cambiar los alcances de las disposiciones en una
Decisión, como la Decisión Nº 486, ya la hemos vivido en el Perú y
recientemente además, a propósito de la implementación normativa que
487
significó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
de Norteamérica.
El proceso de negociaciones entre las instituciones públicas peruanas
involucradas, para llegar a los textos que acabarían siendo propuestos ante la
Comunidad, fue apenas la primera parte de ese proceso.
Logrado ese primer nivel de acuerdo interno, su presentación y
sustentación ante los órganos del Pacto Andino, fue también y además, otro
proceso de negociaciones sobre los alcances normativos, que, como habrá de
suponerse, enfrentó varios y distintos momentos, de alta tensión incluso, por
múltiples motivos, que no corresponde aquí consignar.
Sin embargo, ha de relevarse que esas negociaciones, enfocadas en
cuestiones técnico-normativas, de ningún modo limitaron sus alcances a lo
jurídico, pues las posiciones políticas e ideológicas de los Países Miembros,
fueron siempre el telón de fondo en el proceso de la búsqueda de un acuerdo.
Finalmente, si bien ese proceso culminó con la obtención de las
modificaciones que para el Perú eran necesarias, normativamente sin embargo,
no significó una modificación de la norma andina, que variara para todos los
países, sino, una suerte de listado de normas de la Decisión Nº 486, respecto
de las cuales, los Países Miembros que así lo decidieran, podían optar por una
regulación alternativa distinta, como fue dispuesto en la Decisión Nº 689. Esa
regulación optativa, alternativa y distinta, fue la que el Perú necesitaba para
implementar sus compromisos en el TLC.
No ha de perderse de vista, por otro lado, que la razón por la que el Perú
propuso un cambio en la Decisión Nº 486, obedeció a una necesidad derivada
de su compromiso internacional con la celebración del TLC con los Estados
Unidos de Norteamérica y que fuera de esa motivación y contexto, ni nuestro
488
país, ni ningún otro de la Comunidad Andina, desde que entrara en vigencia esa
Decisión en el año 2,000, han planteado una modificación o una revisión de esa
norma.
Por esas razones, que la experiencia nos ha mostrado, creemos que una
postulación de cambio en la normativa andina, como el que implica esta tesis,
ha de esperar a que se den las condiciones en las que una revisión general de
la Decisión Nº 486 pueda encontrar un espacio, una oportunidad y una forma de
ser presentada, que, en el corto o mediano plazo, no parecen estar asomando,
sino al contrario: si de algo se está hablando ahora es sobre el futuro y la
viabilidad de la Comunidad Andina misma.
Sin perjuicio de la problemática que represente la pertenencia de nuestro
país a la Comunidad Andina y las limitaciones normativas que ello supone,
ocurre además que el Perú, por su cuenta, es también Miembro de la OMC303 y
por tanto ha suscrito el Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)304, el Acuerdo de
París al que ya nos hemos referido en el primer capítulo I y el Tratado sobre
Marcas de 1994 (TLT), al que ya nos hemos referido también, entre otros
Tratados que se refieren a las marcas.
Todo ello demanda que cualquier iniciativa regulatoria que pueda ser
planteada, debe evaluarse en sus alcances, previamente, para determinar si
directa o indirectamente, es compatible con los compromisos que esos Tratados
suponen.
6.3.- La cuestión de la implementación administrativa.-
303http://www.wto.org/indexsp.htm
304 Este Tratado, de suscripción obligatoria para quien se incorpore como Miembro de la OMC, dispone una serie de derechos sustantivos mínimos, en relación, por ejemplo, a las marcas.
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm489
No es tampoco poca cosa, las posibilidades materiales que deba
confrontar la administración pública para un cambio de regulación, según fuera
el contenido de sus reglas específicas.
Solo a nivel estimativo, considérese nomas que INDECOPI en el área de
marcas, la Dirección de Signos Distintivos, tiene una carga anual de
procedimientos que bordea los 50,000 procedimientos anuales.
Y en ese contexto, la sola disposición de una regla, como por ejemplo la
que obligue a presentar pruebas de uso, sobre un universo estimado superior a
350,000 registros marcarios, cuando menos, representará 35,000
procedimientos más por año, que además irán incrementándose
paulatinamente y de modo proporcional al aumento de registros, que crece
permanentemente.
A ese incremento, habría que añadir el incremento sobre la amplitud del
alcance de los procedimientos de registro, nulidades e infracciones, que
deberán expandir su espectro para incluir la valoración de pruebas de uso, por
ejemplo, si se postularan reglas que modifiquen estos procedimientos para dar
un espacio particular en ellos al uso.
Un incremento abrupto de esa magnitud, de más de un 70% del volumen
de expedientes en trámite, por su repercusión, no puede ser soslayado, para
cualquier regulación alternativa que pretenda postularse seriamente y ha de
estar acompañado entonces, de un planeamiento que se sustente, a su vez, en
un diagnostico organizacional y funcional, que permita viabilizar los cambios, de
manera que no se produzcan resultados prácticos traumáticos que arriesguen la
viabilidad de la propuesta.
6.4.- La cuestión de los grupos de interés.
490
Todo cambio normativo, por el impacto que representa según las
distintas perspectivas desde las que se le conceptúa, genera siempre
posiciones diferentes, según fuera la lectura que le dan quienes tendrán que
vérselas con él.
La administración pública, no escapa a esa lógica, como tampoco
escaparán los titulares de marcas registradas, ni los agentes de marca que
utilizan las normas cotidianamente.
El objetivo general de hacer del uso de las marcas registradas una
obligación jurídica verdadera, va a afectar a todos los actores en su comodidad
presente.
Así entonces, según se sintieran afectados, esos actores postularan
distintos argumentos que mantengan las cosas como están, para no verse
extrañados de su comodidad presente o para que si el cambio ha de darse, les
afecte sólo mínimamente.
Han de esperarse entonces resistencias que buscaran de apoyarse en
múltiples razones.
No hay forma, por ahora, de anticipar ni las objeciones ni los
fundamentos que serán expuestos como su sustento.
Sin embargo, vamos a referirnos solamente a algunas que serán
esgrimidas, con seguridad, dado el nivel general de directriz normativa que este
tesis contiene y que, por eso, de primera impresión, admite adelantar muy
fáciles y evidentes obstáculos y acaso efectos negativos inmediatos.
Que haya que presentar pruebas de uso como condición para promover,
por ejemplo, los procedimientos de infracción, ha de aparecer como una
491
exigencia excesiva y dilatoria, que, por eso, bien puede ser calificada como una
medida que afectará la protección que el sistema viene otorgando y en
particular, por los titulares y sus agentes, que ejercitan hoy esas acciones sin tal
requisito.
Para quienes usan el sistema, porque sus marcas efectivamente usadas
se ven afectadas por actos violatorios, la propuesta de la tesis será juzgada casi
como un despropósito, que prácticamente les despoja de la protección o la
condiciona injustamente y sobre todo, que dilata la respuesta del sistema, de
suyo lenta, lo cual no es sino relativizar, disminuyéndola, la protección de los
derechos.
Esa percepción a partir de haber expresado que el principio normativo es
que se disponga que será una condición de ejercicio en las infracciones, la
presentación de pruebas de uso, es correcta, si nos quedamos en el plano
meramente enunciativo del principio de la regla.
Pero, si de ese plano abstracto general, se pasa a las múltiples variantes
normativas de detalle con las que aquel principio puede concretarse, esa
primera impresión, puede variar sustancialmente.
En este trabajo, y por todas las razones que venimos exponiendo, no nos
es posible ofrecer soluciones textuales de reglas específicas que plasmen una
formula imaginativa que supere esas lógicas y fundadas objeciones y no
tenemos, por tanto, forma de responder categóricamente una cuestión tan
centralmente enfocada en una de las reglas del modelo ideal que estamos
presentando.
Lo que sí podemos hacer, es trazar en líneas generales, lo que creemos
una visión ideal del modelo ya en operación y en conjunto con todas sus reglas,
en una suerte de mundo ideal también.
492
Nos imaginamos, por ejemplo, un sistema de gobierno electrónico en el
que la información pública está integrada totalmente y accesible entre las
instituciones, de modo cooperativo en relación a sus distintas facultades
legales.
En esa situación ideal –posible, por lo demás y no en largo plazo-, por
ejemplo, la información estadística anual que obligatoriamente presentan las
empresas productoras de bienes nacionales, habrá de incluir un casillero más:
qué marcas se han usado en los bienes producidos, objeto de la declaración
ante el INEI o el sector correspondiente.
Presentar pruebas de uso ante INDECOPI, en el caso de empresas que
cumplen con presentar su información estadística anual, ha de ser simple: basta
con referir su declaración jurada ante el INEI, en el escrito de denuncia.
Para quienes no pudieran hacerlo así, por la razón que fuera, puede
disponerse que con el inicio del procedimiento, se acompañe una, una sola,
prueba de uso ocurrida dentro del plazo de los últimos tres años (la cancelación
exige tres años sin uso para decretarse), lo cual ha de generar una presunción
iuris tantum, que no tiene por qué significar ningún cambio en el procedimiento
vigente: ¿es cargar al titular pedirle una, una sola prueba?
Más aun, la experiencia nos muestra que los denunciantes son
recurrentes porque las violaciones a sus marcas son sistemáticas.
Así, presentadas pruebas de uso en un solo expediente, ellas pueden ser
solamente referidas en cualquier otro posterior, dentro de los tres años
siguientes.
Finalmente, no hay por qué asumir que los cambios han de darse juntos,
todos y de una sola vez.
493
Un proceso incremental en los ajustes normativos, no tiene por qué ser
descartado.
Con esas reflexiones anteriores, hipotéticas, sólo hemos querido relevar
que detrás de la enunciación general del principio de una regla, como en las 8
que vamos a proponer, se abre una amplia gama de posibilidades normativas
especificas cuyo contenido, para el propósito de su efectiva promulgación y su
eficaz cumplimiento, ha de pasar por un proceso de discusión con múltiples
sectores interesados que justificadamente deben tener un espacio para opinar,
objetar y proponer posiciones frente a las posibles alternativas de concreción de
detalle normativo, sin el cual, se hará peligrar el éxito al que debe apuntarse.
Desde tal perspectiva, ha de entenderse que el modelo que proponemos,
de 8 reglas, supone entonces detrás de cada una, un abanico amplio de
especificaciones normativas alternativas, que mal pueden ser planteadas en
solitario, ahora, a propósito de esta investigación.
6.5.- El corolario. En razón de los contextos anteriormente referidos, amplios todos e
impredecibles e imprecisos algunos, creemos que elaborar una propuesta de
regulación normativa, fundamentada en todos sus alcances y con suficiente,
detallado e informado análisis, es una tarea que sólo puede llevarse a cabo con
fundamentos facticos y jurídicos suficientes, cuya magnitud, que ya hemos
señalado, sobrepasa el carácter descriptivo y exploratorio de esta investigación.
Sí creemos válido y oportuno, sin embargo y como lo hacemos en este
trabajo, postular unos lineamientos generales para un cambio que creemos
necesario, pero que exige una abierta y explicita contraposición de las ideas,
para que de allí surja la síntesis que toda propuesta alternativa representa y
provoca.
494
Esos postulados generales, sí los presentamos en este trabajo y los
desarrollaremos a continuación, perfilando un modelo de realineamiento ideal
de los sistemas constitutivos, expresando el sentido que debieran o podrían
tener ciertas de sus reglas básicas.
Y finalmente, como la estructura de las tesis exige de todos modos una
propuesta normativa alternativa, hemos cumplido con acompañar una
propuesta normativa, cuyos alcances, contexto y limitaciones indicamos en el
Anexo en que la presentamos, al final de este capítulo.
7.- Los alcances de un realineamiento ideal.Con el fin de hacer nuevamente una presentación sintética pero abarcativa,
del tema que nos proponemos exponer, hemos elaborado el cuadro Nº 9 en el que
aparecen en conjunto todas las reglas y sus contenidos normativos, con las que
teóricamente un sistema constitutivo podría considerarse efectivamente realineado
con los alcances del uso en la noción de marca. Se trata en buena cuenta de un
modelo.
En tanto modelo, y por las razones que ya hemos expuesto, hemos excluido
cualquier evaluación sobre su capacidad de implementación, y es por eso sólo un
modelo teórico.
Las reglas ideales que contiene este modelo son 8 y aparecen en el cuadro
siguiente:
495
Cabe anotar que esas 8 reglas, son o tienen el carácter de reglas básicas, al
que nos referimos al inicio de este trabajo y por lo tanto, no se trata de ningún modo
que ellas agoten la configuración del modelo, pues como debe resultar evidente, un
cambio a nivel de las reglas básicas de un modelo normativo, sin duda debe
significar un grado de modificación de sus reglas derivadas, en tanto éstas deben
estar en armonía con el sentido que define el contenido de las reglas básicas y como
496
ya lo hemos señalado, implica también modificaciones en otros niveles del sistema
normativo de marcas.
Por esa razón, estas reglas, más que reglas específicas, son descriptivas del
principio normativo que las inspira o debe inspirar: nos dicen qué pero no cómo,
porque este último aspecto es una cuestión de diseño e implementación, que como
ya dijimos, escapa a los alcances de este trabajo descriptivo y exploratorio.
Finalmente, cabe anotar que los modelos de sistemas que hemos estudiado,
contemplan con distintos matices y diversa intensidad, varios de los aspectos que
aquí vamos a señalar y que no serán objeto de discusión particular pues, reiteramos,
se trata de diseñar un modelo teórico y no de contrastarlo, sistema por sistema, con
las legislaciones vigentes.
Si acaso, haremos alguna referencia que parezca oportuna, sólo con el
propósito de ilustrar cómo algún sistema, varios o todos regulan la misma cuestión,
cuando lo hacen.
Desarrollaremos pues una breve presentación del contenido de esas reglas
que configuran nuestro modelo.
7.1.- La acción de cancelación como acción autónoma.-Esta regla, con su peculiar alcance de disponer la inversión de la carga de
la prueba –sin la cual es como si no existiera, estando a la experiencia histórica
que hemos mostrado en este trabajo-, ha evidenciado ser útil y efectiva en
cuanto a proteger el interés de cualquier tercero interesado en una marca
registrada que cree no usada.
En lo lógica del modelo ideal, ha de verse como un instrumento
cooperativo con la finalidad del sistema mismo: el interés de los agentes,
plasmado en el inicio de estas acciones, coopera con el propósito general del
497
sistema de retirar del registro las marcas no usadas y se activa en oportunidades
en las que las demás reglas no lo hacen, cubriendo un espacio particular del
sistema accesible sólo por este medio.
Solo como dato ilustrativo del insuficiente realineamiento que aun revelan
ciertos sistemas, cabe reiterar que el RMC y la ley alemana de 1995, por
ejemplo, continúan sin invertir la carga de la prueba en estas acciones.
El espacio que configura esta regla y sus características, como su
aleatoriedad, habrán de permanecer pues no se cambia su diseño.
Por eso, el efecto material que tendrá esta regla en el modelo, con toda
seguridad seguirá siendo marginal cuantitativamente, pero, por su condición de
ser parte de un modelo con mayores alcances, contribuirá en lo que le
corresponda con la finalidad general del sistema, de retirar del registro las
marcas registradas no usadas.
7.2.- Las pruebas de uso para el ejercicio de oposiciones, nulidades e infracciones.
Estas tres reglas, suponen un cambio sustancial del sentido de las reglas
vigentes para los mismos espacios, en que el uso se somete a prueba.
Actualmente las legislaciones europeas que hemos estudiado y nuestra
legislación nacional, autorizan incondicionadamente el ejercicio de esas opciones
y sólo si ejercitado el derecho y el tercero cuestionado así lo deseara, entonces,
recién la alegación de la falta de uso o la acción de cancelación como defensa,
son activadas.
Nuestra propuesta invierte ese orden e invierte también los roles de los
intervinientes: por un lado, se obliga al titular que pretende el ejercicio de
aquellas atribuciones, a acreditar el uso como condición previa y con ello,
498
indirectamente, se atribuye potestad a la administración para recibir esas
pruebas y emitir juicio, antes de procesar y/o al momento de pronunciarse sobre
la pretensión.
Eso significa, efectivamente, hacer del uso una condición de ejercicio de
esas acciones.
En el diseño normativo vigente en todas las legislaciones que hemos
presentado, el uso de las marcas registradas, no tiene ni adquiere ese carácter,
que es el que debe tener si ha de asimilarse al rol que cumple en la noción de
marca.
Los espacios que se configuran con estas reglas, con toda seguridad han
de ser cuantitativamente poco representativos, pero, como ocurre con la acción
de cancelación como acción autónoma, constituirán espacios adicionales dentro
del conjunto de un sistema que persigue la finalidad general de reconocer los
derechos que la normativa asigna, sólo a las marcas registradas que
efectivamente se usan en el mercado.
Actualmente, estos espacios sólo se activan por voluntad privada, si es
que se activan.
Efectivamente, en nuestro país, ya es una conducta estratégica no
oponerse cuando se es titular de un registro no usado. En España, no existe,
además, el espacio de la oposición para dilucidar el uso, y en nuestra legislación,
la nulidad y la infracción, son espacios en que los sujetos cuestionados no tienen
siquiera la capacidad de oponer la cancelación como defensa; y en el RMC, la
alegación de la falta de uso como defensa en una infracción, cuando fuera
planteada, remite la acción al fuero que correspondiera siendo que puede darse
que tal fuero, como el alemán o la misma autoridad Comunitaria, no invierten la
carga de la prueba.
499
7.3.- La obligación de presentar pruebas de uso como condición para rechazar de oficio una solicitud en base a su confundibilidad.
Esta regla no está en el prototipo, parece no haber sido planteada como
posible y no la contempla ninguno de los sistemas que hemos estudiado.
Sin embargo, su utilidad y su alineamiento con la finalidad general del
sistema, de conceder protección sólo a los registros que correspondan a marcas
efectivamente usadas, es incuestionable.
El concepto parte del supuesto que en ausencia de una oposición,
deliberada o no, la administración -que actualmente rechaza de oficio las
solicitudes que se confundan con marcas registradas, como en el Perú, por
ejemplo-, antes de extender esa protección, siendo que podría darse sobre una
marca no usada, dilucide esta circunstancia, requiriendo al titular, para que
efectivamente no ocurra que se protejan marcas registradas sin uso en el
mercado.
Esta regla, como las anteriores, también llenará un espacio
cuantitativamente menor, seguramente, pero ha de verse como las demás: un
espacio adicional, que cumple en el conjunto del sistema, un rol especifico que
las demás reglas no cubren, en cuanto al fin general de proteger los derechos
sólo sobre marcas registradas efectivamente en uso.
7.4.- Hacer del uso probado, en cualquier escenario, un acto inscribible en el registro.
La idea de esta regla, obedece a la perspectiva general del modelo, pero
en particular, apunta al servicio de búsqueda fonética, al que ya nos hemos
referido.
500
La situación ideal es que cualquier interesado en solicitar un registro,
cuando reciba los resultados de búsqueda, sea informado que las marcas
potencialmente en conflicto con el signo que pretendería inscribir, vienen siendo
objeto de uso efectivo o no.
Esta información, no tenemos duda, habrá de ser muy valiosa y útil para el
mercado.
Quién, cuándo y cómo se inscribe el uso probado es, como se
comprenderá, una cuestión de implementación.
Esta regla, no existe en ningún sistema de los que hemos estudiado,
naturalmente, porque, si ni siquiera contemplan al uso como obligación o carga,
menos aún podrían hacer del uso probado un hecho registrable, para ningún
propósito.
Finalmente, esta regla, en cuanto al realineamiento se refiere, nos parece
que no concreta ninguno de los criterios, por lo que no es objeto de ponderación.
7.5.-La obligación de presentar pruebas de uso a los 10 años de concedido el registro.
Como ya lo hemos referido, hay una norma Supranacional que se viene
imponiendo a partir del TLT –Tratado en el cual el Perú ya es una Parte-, en el
sentido de prohibirse la exigencia de presentar pruebas de uso para la
renovación, y siendo que frente a esa norma se ha aplicado un criterio distinto,
que no ha sido objetado como evasivo de esa obligación, por los Estados Unidos
de Norteamérica, la regla que proponemos, de manera similar, dispone la
presentación de pruebas de uso a los 10 años de concedido el registro, como
procedimiento autónomo e independiente de la renovación.
501
Sobre esta regla, ya hemos precisado que tiene el carácter de ser: (i) una
regla de carácter general -y además la única-, aplicable a todas las marcas
registradas; (ii) una regla que caracteriza de modo indubitable al uso como
obligatorio; y, (iii) una regla que además y por lo anterior, configura al uso como
una condición de permanencia en el registro.
Y en función a esas características, consideramos que en una visión de
conjunto del modelo ideal, que persigue retirar del registro las marcas no usadas,
el rol que cumple esta regla es cuantitativamente incomparable con cualquiera
de las reglas anteriores, siendo que, incluso, son las reglas anteriores las que
complementan a esta regla general en el propósito de retirar del registro las
marcas no usadas.
A manera de ilustración sobre la necesaria configuración del modelo ideal,
en cuanto a su realineamiento con el uso de las marcas registradas, cabe anotar
que ninguno de los sistemas que hemos estudiado contempla ya esta regla,
como lo hemos mostrado oportunamente.
7.6.- La obligación de presentar pruebas de uso a los 5 años de concedido el registro.Esta regla tampoco está en el prototipo.
Su fundamento, sin embargo, nos parece igualmente correcto: apunta
como la regla anterior a configurar al uso como una condición de permanencia en
el registro, lo caracteriza de modo indubitable como obligatorio y es una regla
de carácter general, aplicable a todas las marcas registradas; diferenciándose de
la anterior solamente en cuanto a la oportunidad.
¿Es acaso necesario disponer la presentación de pruebas de uso en algún
momento anterior a los 10 años de concesión del registro?
502
Creemos que sí y nos soportamos en la vigencia de esta regla en el
sistema declarativo, mejorado con su registro en el sistema norteamericano, que
por alguna razón valedera, debe haberla incluido y funciona, según los
resultados cuantitativos que ya hemos referido y además los que hemos
estimado en el capítulo III.
Como dato adicional para considerar que esta regla ha de ser útil, está la
información nacional e internacional estadística sobre nacimiento y muerte de
empresas, que revela la magnitud de emprendimientos empresariales que no
llegan a sobrevivir los primeros 5 años; y como esos emprendimientos habrán de
representar nuevas marcas registradas, puede asumirse que a los 5 años de
concedido un registro, un importante número de marcas registradas no usadas
permanecerá todavía en el registro, pese a no ser usada, como consecuencia de
esta tendencia reiterativa propia del mercado305.
Esta regla supone entonces un mecanismo preventivo general, en cuanto
a la finalidad de retirar del registro las marcas no usadas, “después de un plazo
prudencial”, como decía el maestro Fernández-Novoa.
Como una idea general sobre el modelo que hemos diseñado, cabe llamar
la atención sobre su valor numérico total, que aun a pesar de estructurarse sobre
valores relativamente arbitrarios - pero que son los mismos que ya hemos
aplicado al valorar los sistemas que hemos estudiado-, refleja la dimensión que
lo distancia de cualquiera de esos sistemas, mostrando el lugar que en realidad
305 En la dirección electrónica que se consigna a continuación, aparece el estudio denominado Propuesta Mejora Estadística en la Creación, Existencia y Muerte de Empresas en Colombia, que analiza los datos de México, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Perú, que revela la magnitud de fracaso de los emprendimientos empresariales en esos países.
https://www.google.com.pe/search?q=muerte+de+empresas+nuevas&rlz=1C1OPRB_enPE553PE553&oq=muerte+de+empresas+nuevas&aqs=chrome..69i57j69i59.7681j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=muerte+de+empresas+nuevas&start=10
503
ocupan estos últimos, en relación a su realineamiento con el uso en su
regulación: el modelo ideal llega a un valor 44, los sistemas vigentes, no pasan
de 6 y el nuestro, apenas llega a 4.
Esa es la distancia que percibimos entre el ser y el deber ser, sobre el
llamado uso obligatorio de las marcas registradas.
8.- Conclusiones.
1) En este capítulo hemos demostrado que el uso de las marcas registradas, ya
que no es una obligación ni una carga que pesa sobre todos los titulares de
marcas, sin embargo, sí debiera ser obligatorio.
2) El fundamento central de la necesidad que el uso de las marcas registradas
sea obligatorio, se encuentra en la propia noción jurídica de marca registrada,
que los sistemas constitutivos han creado y se encuentra en su misma esencia
conceptual: la marca registrada es una categoría que, por definición, excluye
al uso, expresamente, como condición de existencia, con lo cual fractura la
noción de marca y al hecho llamado marca, que hacen del uso una necesidad
o condición de existencia.
3) Esa fractura conceptual implica, fundamentalmente, que la titularidad marcaria
y su protección, se extiendan por igual sobre agentes que tienen una conducta
totalmente distinta en el mercado, respecto del uso de las marcas registradas:
tan empoderado y protegido por el sistema estará quien usa efectivamente la
marca registrada como quien no lo hace, lo cual crea un desequilibrio en la
competencia, causado por el propio Estado con la regulación vigente.
4) Por esa razón, los sistemas constitutivos, con el fin de recomponer su
consistencia con la realidad que buscan regular, deben reintegrar al uso en su
504
normativa, asignándole expresamente el carácter de obligación, pues lo que
ocurre en los hechos por necesidad o como condición necesaria, como ocurre
con el uso respecto de la noción o el hecho llamado marca, ocurrirá en el
Derecho sólo si la normativa lo caracteriza como una obligación.
5) Finalmente, la única manera de configurar al uso de la marca registrada como
una verdadera obligación, exige que el sistema lo contextúe dentro de una
relación jurídica de Derecho Público, en la que el Estado resulta ser el único
sujeto posible en calidad de acreedor de esa obligación, pues es la única
manera en la que el uso de la marca registrada sea simultáneamente un
derecho exclusivo y excluyente y además una obligación: siendo que se trata
de relaciones jurídicas de naturaleza distinta, su coexistencia sobre un mismo
bien, un mismo sujeto y unos mismos derechos, no representa un
contrasentido del sistema, como lo implica la postura que cree advertir una
obligación en la configuración actual de la normativa, que de ningún modo
configura en relación al uso, ninguna relación jurídica de Derecho Público.
6) En este capítulo se postulan 8 reglas que a manera de directrices generales,
establecen los principios que debiera contener una regulación que pretenda
reintegrar al uso de las marcas registradas en la normativa como una
verdadera obligación, de modo que el uso de las marcas registradas sea, por
fin, un principio informador del Derecho de Marcas.
7) Esas reglas son las siguientes:
a) Proveer una acción autónoma de cancelación por falta de uso, a disposición
de cualquier interesado, en la que el uso deba probarse y la carga de la
prueba corresponda al titular, de suerte que en caso de no probarse el uso,
se pierda el registro.
505
b) Requerir la presentación de pruebas de uso como condición de
admisibilidad en las acciones por nulidad e infracción y las oposiciones.
c) La obligación de presentar pruebas de uso suficientes, por parte del titular
de un registro previo, en base al cual la administración fuera a denegar el
registro de una nueva solicitud, en el que no se hubiera presentado
oposición.
d) Hacer del acto administrativo que de por acreditado el uso, un acto
inscribible en la partida del registro de la marca.
e) La obligación de presentar pruebas de uso a los 5 años, a partir de la
concesión del registro.
f) La obligación de presentar pruebas de uso a los 10 años de la concesión del
registro.
506
ANEXO: PROPUESTA NORMATIVA 1.- Aspecto general.
Como lo hemos fundamentado en el capítulo V, una propuesta regulatoria con
reglas específicas sustentadas en una análisis factico y jurídico exhaustivo que
asegure su coherencia con el resto de la normativa marcaria vigente y sin
discordancia alguna con los distintos compromisos que nuestro país mantiene en
razón a diversos Tratados Internacionales, no es posible dentro de un trabajo
descriptivo y exploratorio como el que esta investigación postula, en atención a todas
las limitaciones que señalamos anteriormente; y es además , una tarea que no podrá
darse por completa sin una discusión previa con distintos grupos de interés, para
lograr un consenso necesario, sin el que la modificación normativa no será viable.
No obstante, en cumplimiento de la exigencia que está dispuesta para las
tesis, estamos acompañando una primera propuesta base, que contiene lo que
podría considerarse un texto para discusión, que sólo puede comprender un primer
nivel de materialización normativa, de las directrices generales que expusimos en el
capítulo V.
En la lógica general del texto que acompañamos, se trata de añadir un
capítulo a la legislación andina vigente, que verse exclusivamente sobre el uso
obligatorio de la marca registrada, que no existe en nuestra legislación y que
irradiaría sus efectos en el resto de la normativa y se complementa con la regulación
que el régimen vigente contempla en el actual Capítulo V en la Decisión N° 486, De la Cancelación del Registro.
Cabe advertir entonces, que esta propuesta de texto normativo la creemos
congénitamente insuficiente, en razón a todas las consideraciones que ya hemos
507
expuesto, por lo que sólo representa una primera concreción regulatoria de las 8
directrices generales que postula este trabajo exploratorio y descriptivo y no está ni
podría estar relacionada a una serie de cuestiones implícitas que aquí sólo podemos
apenas referir, a modo ejemplificativo.
Así, la noción de marca que establece el Régimen de la Decisión N° 486 en su
artículo 134, por ejemplo, es una de las categorías que en nuestra opinión, podría
muy bien ser revisada, a propósito del cambio de visión conceptual que este trabajo
plantea.
Como se recordará, esa noción no se corresponde con la noción universal
abstracta de marca –en tanto excluye expresamente al uso como condición de
existencia- ni es tampoco la definición de marca registrada, que, como se habrá
advertido, el legislador andino no define en ningún lugar de la Decisión N° 486.
En tal sentido, al añadirse a la regulación vigente un tratamiento expreso
sobre el uso de las marcas registradas, la noción de marca registrada, que hoy
contempla de modo implícito nuestra regulación y que está desvinculada del uso, se
verá modificada de modo sustancial y en tal magnitud, que debiera tener por eso una
repercusión en el concepto de marca que ha de servir de base para el régimen en su
conjunto, mereciendo incluso evaluar si acaso el artículo 134, debiera referirse no ya
a la marca, como actualmente ocurre, sino a la marca registrada, redefinida, como el
objeto de la regulación.
Y de adoptarse solamente ese cambio, habría que revisar todo el texto de la
normativa vigente tanto nacional como andina, para modificar cada referencia a la
marca, por una referencia a la marca registrada, cuando correspondiera.
Ese desarrollo, por ejemplo, no está incluido en esta propuesta normativa.
508
Un caso más que tampoco está incluido, está en la regla que autoriza solicitar
la cancelación como defensa en una oposición, puesto que será innecesaria, estando
a que junto con la oposición, el titular debe acompañar pruebas de uso y así, en
todos los casos de oposición, el uso será objeto de esclarecimiento, sin necesidad de
la voluntad del solicitante del registro.
Y finalmente, puesto que la acreditación del uso será exigida en los
procedimientos de nulidad, infracción y oposición, sin duda ese requisito exigirá
ajustes en las normas de procedimiento de todos esos trámites, que tampoco pueden
desarrollarse en este trabajo descriptivo y exploratorio, lo cual ilustra nuevamente,
respecto de la necesidad de hacer diversos ajustes a lo largo de toda la Decisión N°
486, que escapan a los alcances descriptivos y exploratorios de esta investigación.
2.- La normativa propuesta
2.1.- Exposición de Motivos.-En el sistema de marcas que rige en nuestro país, el uso de las marcas
registradas no está caracterizado de modo expreso y la sistemática de nuestra
normativa, aunque tampoco llega a determinar qué carácter tiene, sí permite
concluir que, en todo caso, el uso de las marcas registradas en el Perú y la
Comunidad Andina, no es ni una obligación ni una carga de los titulares
marcarios.
El único instituto que nuestra legislación contempla y que se relaciona con
el uso de las marcas registradas, es la acción de cancelación por falta de uso,
que es el único espacio en el que una marca registrada especifica es sometida a
examen, respecto a la realidad de su uso en el mercado.
Pero las características de esta acción administrativa determinan que en
más de un 99% de casos, las marcas registradas no se verán en situación de
tener que acreditar el uso y que en más de un 99%, las marcas registradas no
509
usadas, no serán retiradas del registro, pese al hecho que no son usadas en el
mercado.
Lo anterior determina que nuestro registro de marcas contenga una
magnitud muy considerable de marcas registradas que no se usan, que se erigen
en un derecho oponible a terceros desde múltiples perspectivas, que acaban
limitando la competencia y la distorsionan.
Por esa razón, esta situación de existencia de marcas en el registro que
no se usan realmente en el mercado, es una situación que unánimemente es
valorada como negativa para el Derecho de Marcas y la competencia.
La normativa vigente, entonces, debe ser reenfocada de modo que
consagre expresamente que el uso de las marcas registradas debe ser
obligatorio.
Este cambio legislativo, por tratarse de una materia regulada por normas
de la Comunidad Andina, ha de producirse modificando la Decisión N° 486
vigente, añadiéndole un capítulo V al Título VI, De las Marcas.
2.2.- Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional.-La normativa que se propone, parte de caracterizar al uso de las marcas
registradas como una obligación que pesa sobre todos los titulares de marcas y
contiene un serie de mecanismos que terminan por configurar ese carácter
obligatorio, en tanto hacen del uso una verdadera condición de permanencia en
el registro y una verdadera condición para el ejercicio de las acciones que el
régimen asigna a los titulares marcarios.
Ese contenido normativo, como ya lo hemos expuesto, no está contenido
ni desarrollado en la legislación nacional, ni en la legislación andina y por eso,
creemos que viene a llenar un vacío sustancial en la legislación vigente.
510
Esta regulación, por otro lado, tendrá como principal efecto reducir muy
sensiblemente el número de marcas registradas que no se usan en el mercado y
con ello, mitigará las distorsiones que esa presencia vegetativa de derechos
inscritos no usados viene generando.
Ese impacto será muy beneficioso para el mercado, los agentes ofertantes
de productos y servicios que desean obtener nuevas marcas registradas y los
titulares marcarios que en efecto usan sus marcas, todo lo cual reequilibrará la
competencia, redundando en beneficio para la sociedad.
2.3.- Análisis Costo Beneficio.-
Los beneficios de la norma suponen una sustancial mejora de la situación
presente que, por eso, justificarán los costos que pudiera generar su
implementación, los mismos que, en todo caso, habrán de recuperarse con las
tasas que implicarán los nuevos procedimientos; y estando a los alcances de la
normativa que se han señalado, la nueva regulación provocará los siguientes
principales beneficios:
1. El derecho exclusivo que la legislación actual otorga a los titulares
registrados y que no está vinculado al uso, no podrá en adelante ser una
limitación injustificada a los competidores, pues estará supeditado al uso
efectivo de las marcas registradas en el mercado.
2. La eliminación del registro de las marcas que no se usen efectivamente
en el mercado, estará asegurada en un nivel cuantitativo infinitamente
superior al nivel de retiro de marcas registradas no usadas que se logra
actualmente a través de la solitaria acción de cancelación por falta de
uso, cuyos límites de eficacia al respecto, son insustanciales.
3. Se incrementará significativamente la seguridad jurídica y la realidad de
la correspondencia entre los derechos de marca registrados y su uso
efectivo en el mercado, de modo que el objetivo que en el registro
511
aparezcan sólo las marcas registradas que se usan efectivamente, se
asegurará a un nivel cuantitativo nunca antes alcanzado.
4. Como consecuencia de lo anterior, se habrá de producir una más
eficiente asignación de derechos exclusivos, al vincularlos a su uso
efectivo en el mercado.
5. La información registral, por contener la situación del derecho registrado
en cuanto a su uso en el mercado, proveerá a los agentes interesados de
mejores y más amplios criterios de elección en cuanto a nuevas
solicitudes de marcas.
2.4.- La Fórmula Legal.Considerando que el cambio normativo que habría de darse, se produciría
a nivel de la regulación andina, el texto de norma que se presenta se propone
como modificación de la Decisión N° 486.
Por esa razón, para el texto adjunto se ha tomado el modelo que utiliza la
Comunidad Andina en el cambio de las Decisiones.
La Comisión de la Comunidad Andina,
VISTOS: Los artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena, la Decisiones
486 y 689; y la Propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por
la República del Perú; y,
CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del
Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen
como obligación -en el marco de la armonización de políticas económicas y
coordinación de los planes de desarrollo-, el contar con un régimen común sobre
tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes,
licencias y regalías;
512
Que, mediante la emisión de la Decisión 486 de setiembre de 2000, se
estableció el régimen común sobre propiedad industrial con el fin de armonizar
las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos
a lo establecido en el en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC);
Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre
propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de
los Países Miembros de la Comunidad Andina, se consideró necesario que la
Comisión permitiera realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que
los Países Miembros pudieran desarrollar y profundizar determinados derechos
de propiedad industrial a través de su legislación interna, considerando un
margen de flexibilidad para que los Países Miembros estén en condiciones de
complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las
exigencias y estándares multilaterales, para cuyo efecto esta Comisión acordó
Decisión 689;
Que, sin perjuicio de las flexibilidades autorizadas, el uso de las marcas
registradas se ha evidenciado como una materia de insuficiente desarrollo
normativo para el propósito de vincular la protección del Régimen Común al uso
real y efectivo en el mercado de las marcas registradas; y,
Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo
de Expertos Ad hoc realizada los días 17 y 18 de octubre de 2015 y por la
Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la
modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 510);
DECIDE:
513
Artículo 1.- Sustitúyase el Capítulo V del Título VI, DE LAS MARCAS, de la
Decisión 486, por el siguiente texto:
“Artículo 165.- Carácter del uso de la marca registrada. El uso de la marca registrada es obligatorio, a partir del tercer año de concedido
el registro.
El carácter obligatorio del uso determina:
a) Que el uso de la marca registrada es una condición para el ejercicio de las
acciones que este régimen concede a los titulares de marcas registradas,
en la forma y oportunidades que se precisan en este capítulo.
b) Que, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el uso de la marca
registrada debe acreditarse además ante la administración, en las
oportunidades y en la forma que se señala en este capítulo.
c) Que la falta de uso de la marca registrada, en las condiciones que
establece este capítulo, determina la cancelación del registro.
Artículo 166.- Pruebas de uso como requisito de admisibilidad. A partir del tercer año de concedido el registro, se requiere acreditar el uso
de la marca registrada al momento de iniciarse las acciones por infracción, por
nulidad y para las oposiciones, cuando se fundamenten en marcas registradas
anteriores.
Las pruebas de uso constituyen un requisito de admisibilidad y los titulares
acompañaran en sus postulaciones las pruebas de uso que consideren
oportunas.
Se entenderán acompañadas las pruebas de uso, con la sola indicación
por el titular que tales pruebas ya han sido presentadas y han quedado
reconocidas como tales en los siguientes casos:
a) Cuando en un procedimiento anterior por infracción o nulidad o en una
oposición, en base a la misma marca, esas pruebas hubieran sido
514
reconocidas por la administración como pruebas efectivas de uso,
háyase o no amparado su pretensión de fondo en ese procedimiento, y
siempre que ese reconocimiento se hubiera producido dentro de los 3
años anteriores al inicio de la infracción, nulidad o la oposición, respecto
de la cual hubiera que acompañar pruebas de uso, sin consideración a
las fechas o períodos a que se pudieran haber referido dichas pruebas.
b) Cuando el titular hubiera presentado pruebas de uso para los efectos de
la acreditación a que se refiere el artículo 171 de este capítulo, siempre
que esas pruebas hubieran sido reconocidas como pruebas de uso
efectivas expresa o tácitamente, y siempre que ese reconocimiento se
hubiera producido dentro de los 5 años anteriores al inicio de la
infracción, nulidad o la oposición, respecto de la cual hubiera que
acompañar pruebas de uso.
Artículo 167.- Pronunciamientos.Toda resolución que se pronuncie sobre la infracción, la nulidad o la
oposición, deberá pronunciarse, de manera previa, sobre las pruebas de uso
presentadas, de modo que sólo si considera que ellas acreditan un uso efectivo,
entonces evaluará el fundamento de la infracción, la nulidad o la oposición. Este
pronunciamiento se hará al momento de emitirse la resolución del trámite.
Si se considerase que las pruebas de uso no son suficientes, lo resolución
lo declarara así y dará por no presentada la nulidad, la oposición o la infracción.
El interesado podrá solicitar durante el procedimiento y hasta antes del
pronunciamiento final, que en caso se declare que las pruebas de uso no lo
acreditan, se le reconozca el derecho preferente a que se refiere el capítulo De la Cancelación del Registro, de este Régimen.
Artículo 168.- Inscripción de la acreditación de uso.
515
Los titulares en un procedimiento de infracción, nulidad o una oposición,
podrán solicitar que la resolución consentida que de por acreditado el uso de su
marca registrada, se inscriba en la partida de la marca, pagando la tasa
correspondiente.
169.- Caso especial de los procedimientos de infracción.En el caso de las infracciones, la evaluación de la concesión de medidas
cautelares, no se condicionará, de ningún modo, a una evaluación de ninguna
índole sobre las pruebas de uso adjuntadas o referidas.
170.- Acreditación de uso sin oposición.Cuando en un procedimiento de registro sin oposición, la administración
considerara que la marca solicitada es confundible con una marca anterior,
notificará al titular del registro, para que presente pruebas de uso, dentro del
plazo de 60 días, bajo apercibimiento que la marca anterior será considerada
como una marca no usada y cancelada por falta de uso.
Si el titular presentara pruebas y estas se consideraran efectivas pruebas
de uso, se rechazará la solicitud en trámite del signo confundible.
Si no se presentaran esas pruebas o estas fueran consideradas
insuficientes, se declarará la cancelación del registro, junto con la concesión de
la nueva marca.
Artículo 171.- Acreditación periódica de uso.Cada cinco años de concedido el registro, los titulares deberán acreditar
ante la administración el uso efectivo de la marca registrada.
516
La acreditación periódica de pruebas de uso, es un procedimiento no
contencioso y no se admitirá a ningún tercero. En este procedimiento, proceden
todos los recursos impugnativos.
El plazo para presentar las pruebas de uso, será dentro de los 6 meses
anteriores o posteriores al vencimiento de cada quinto año de concesión.
La administración notificará a los titulares sobre la obligación de presentar
estas pruebas periódicas de uso, dentro de los seis meses anteriores al
vencimiento de cada quinto año. No obstante, la falta de esa notificación, no
libera a los titulares de la obligación de presentar esas pruebas, dentro del plazo
señalado.
172.- Pruebas presentadas.Para los efectos del artículo anterior, se entenderán presentadas las
pruebas de uso en los siguientes casos:
a) Cuando el titular de modo expreso presente esas pruebas en
cumplimiento de esta obligación, dentro del plazo respectivo;
b) Cuando el titular de modo expreso, señale que en el curso de los 3 años
anteriores al vencimiento del quinto año, ha presentado ya pruebas de uso
para el ejercicio de las acciones a que se refiere este capítulo, siempre
que en el procedimiento señalado, dichas pruebas hubieran sido
reconocidas como pruebas de uso efectivas, sin consideración a las
fechas o períodos a que se pudieran haber referido dichas pruebas y
háyase o no amparado la anterior pretensión.
Artículo 173.- Declaración de uso efectivo. La administración declarará presentadas las pruebas de uso en los dos
casos anteriores, dentro del plazo de 30 días de presentadas o referidas; y se
517
pronunciará sobre si ellas acreditan un uso efectivo, dentro de los 60 días
posteriores a la aceptación de su presentación.
Si se observaran o rechazaran las pruebas de uso, en el primer plazo de
30 días, se concederá un plazo de 30 días adicionales, para que el titular pueda
subsanar la observación o el rechazo.
Si vencido ese plazo, no se levantan las observaciones o no se presentan
pruebas adicionales o, si presentadas éstas, tampoco fueran consideradas
suficientes, lo declarará así la administración, dentro de los 60 días posteriores y
se dispondrá la cancelación del registro. No hay reconocimiento ficto sobre
pruebas de uso, cuando estas han sido observadas o rechazadas dentro del
primer plazo de 30 días.
Si dentro de los primeros 30 días, las pruebas se hubieran considerado
como presentadas, y si vencido el plazo posterior de 60 días, no hubiera
pronunciamiento de la administración que las califique como pruebas de uso
efectivas, se entenderán reconocidas con ese carácter.
Artículo 174.- Registro de la acreditación del uso y de la cancelación.En el caso de reconocerse las pruebas de uso como efectivas, dentro del
procedimiento de acreditación periódica de uso, expresamente o de manera ficta,
la administración dispondrá de oficio que esa resolución se inscriba en la partida
del registro de la marca, sin costo adicional para el titular. El reconocimiento ficto
de dichas pruebas será inscrito en la partida de la marca, a solo requerimiento
del titular, después de haberse producido.
Lo propio ocurrirá con la resolución consentida que declare la cancelación
por falta de uso.
175.- Alcance de las pruebas de uso.
518
Para los efectos de este capítulo, el carácter, la calidad, características y
cualquier otro aspecto relacionado a la valoración de las pruebas de uso, serán
de aplicación, todas las reglas que contiene el capítulo De la Cancelación del Registro, de este Régimen.”
Bibliografía.
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519
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