Защита товарных знаков

Защита товарных знаков

Включение товарных знаков в Таможенный реестр объектов

интеллектуальной собственности

Докладчик: Дмитрий Марканов, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров PATENTUS

Москва 2014

2

Зачем нужен ТРОИС

• Исключительные права предоставляют легальную монополию правообладателю.

• Само по себе право не устранит контрафакт с рынка.

• Исключительное право имеет ценность только при наличии эффективных механизмов защиты.

• Для защиты необходимо выявление контрафакта, пресечение его поставок, привлечение нарушителей к ответственности.

• Значительное количество товаров всех товарных групп импортируется в РФ, контроль товаров на границе - эффективный механизм защиты (таможенный контроль).

• В целях повышения эффективности таможенного контроля в 2004 году начал функционирование ТРОИС РФ. Государства члены таможенного союза также ведут свои национальные реестры. Идут работы по введению в действие Единого реестра.

3

Статистика ФТС РФ

• По сведениям на 23.03.2014г. в ТРОИС РФ внесено более 3000 объектов интеллектуальной собственности, большая часть из которых – товарные знаки.

• Таможенными органами возбуждено в 2013 году 1188 дел об административных правонарушениях (далее – дела об АП):

- Из них 1155 дел об АП – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) ,

- 33 дела об АП – по части первой статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав),

- Выявлено более 9,4 млн. единиц контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму около 5 млрд. руб. (в 2012 году сумма ущерба составила 2,3 млрд. руб.)

Актуальные сведения отражены на сайте ФТС РФ

4

Защита прав

Одним из основных способов защиты товарных знаков является включение их в таможенный реестрДля начала необходимо определится с тем, что ввозимый в РФ товар может быть отнесен к одной из двух категорий:

а) контрафакт (подделка, произведенная не правообладателем знака),

б) параллельный импорт (оригинальный товар, ввозится не уполномоченным импортером).

5

ФТС РФ

Действия ФТС РФ после внесениятоварного знака в ТРОИС:

• ФТС сообщает правообладателю о том, что выявлен товар, обладающий признаками контрафактности.

• ФТС ограничивает выпуск товара в свободное обращение на 10 дней и незамедлительно предоставляет необходимые сведение о количестве товара и импортере. На основании представленных сведений определяется, является ли товар оригинальным или нет, нужно ли его останавливать.

6

Ввоз контрафакта

• После уведомления ФТС, если товар контрафактный, в таможню направляется соответствующее письмо. Таможня продлевает ограничение ввоза еще на 10 дней. В итоге, общий срок приостановления составляет 20 дней.

• В течение этого времени таможня возбуждает административное дело по ст. 14.10 КоАП РФ, накладывает арест на товары, проводит расследование (если нужно назначает и проводит экспертизу).

• По итогам расследования таможня готовит и передает материалы в арбитражный суд. В рамках судебного дела таможня выступает заявителем, а нарушитель является ответчиком. Компанию -правообладателя привлекают третьим лицом. Дело таможня ведет самостоятельно.

7

Ввоз контрафакта

• Суд рассматривает дело и принимает решение, контрафактный товар уничтожается, на ответчика накладывается штраф в пользу государства.

• Т.о. в случае ввоза контрафактного товара таможня самостоятельно предпринимает все необходимые действия для привлечения нарушителя к административной ответственности и уничтожения товара.

• Кроме рассматриваемого в суде дела, возбужденного по заявлению таможни о привлечении ответчика к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ (административного дела), Правообладатель имеет право подать самостоятельное исковое заявление (гражданское дело) о запрете ответчику незаконного использования Вашего товарного знака и взыскании компенсации (к примеру, в размере двойной стоимости контрафактных товаров).

8

Суды

Судебная практика по ввозу контрафактных товаров

• Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ дела №ВАС-3737/14 от 07.04.2014г. Контрафактные запчасти для легковых автомобилей, маркированные товарным знаком «NISSAN», были уничтожены.

• Решением Арбитражного суда Брянской области по делу №А09-11677/2013 от 24.03.2014г. были конфискованы товары «Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка, детские автомобили, приводимые в движение мотором 18 Вт, маркированные товарным знаком «AUDI».

• Решением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу №А15-4164/2013 от 24.02.2014г. были конфискованы диски колесные для легковых автомобилей из алюминиевого сплава без установочных комплектов, обозначенные товарным знаком «AMG».

• Решением Арбитражного суда Еврейской Автономной области по делу №А16-1567/2013 от 12.02.2014г. были конфискованы колодки тормозные, маркированные товарным знаком «TOYOTA».

9

Параллельный импорт

• Для остановки параллельного импорта необходимо внимательнее составлять заявление и гораздо активнее действовать.

• После приостановки ввоза таможня будет незамедлительно сообщать правообладателю об имеющих место фактах ввоза.

• В ответ на уведомление ФТС необходимо указать, что товар ввозится не уполномоченным импортером и просить продлить срок ограничения ввоза еще на 10 дней. Таможня продлит срок в обязательном порядке. Итого срок ограничения на ввоз составит 20 дней.

• К сожалению, в отличие от ситуации с контрафактом, административное дело по параллельному импорту таможня возбуждать не имеет права. Поэтому все будет зависеть только от Ваших действий.

• В течение 20 дней (пока ввоз приостановлен) необходимо подготовить и подать гражданский иск.

• В рамках иска помимо прочего нужно просить наложить арест на товары. Шансы на арест товаров 50/50, но если получится, товар впоследствии будет уничтожен. Зависит от суда.

• Заявление встречных обеспечительных мер (с внесением денежных средств на депозитный счет суда) существенно увеличивает шансы на наложение ареста на товары.

10

Суды

Судебная практика по параллельному импорту

• Арбитражный суд города Москвы вынес решение от 02.06.2011 по делу № А40-12515/11, которым признал незаконными действия ООО «ЭлитВода Ру» по ввозу на территорию РФ товара (минеральной воды), маркированного товарными знаками «S.PELLEGRINO»; обязал изъять и уничтожить товар, маркированный товарными знаками «S.PELLEGRINO». Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011 и Постановлением ФАС Московского округа от 29.12.2011 решение оставлено без изменения, в передаче дела в Президиум ВАС отказано (Определение № ВАС-4558/12 от 06.06.2012).

11

Суды


• По иску Компании «Диаджео Айерлэнд» к ООО «ЭлитВода Ру» (дело № А40-78553/11) Арбитражный суд города Москвы вынес решение от 02.11.2011, в котором удовлетворил требования Истца о запрете ООО «ЭлитВода Ру» совершать любые действия по использованию товарного знака «GUINNESS» без согласия его владельца. С Ответчика взыскана денежная компенсация в размере 1 000 000 (один миллион) руб. С решением согласились вышестоящие судебные инстанции, ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС (Определение № ВАС-681/12 от 26.10.2012).

12

Суды


• Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-100008/11 вынесено решение от 28.12.2011, которым ООО «Да-Линк» запрещено совершение любых действий по использованию товарного знака со словесным обозначением «KRUSOVICE» без согласия правообладателя; в пользу Истца было взыскано 150 000 руб. компенсации. Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от 11.05.2012, Постановлением ФАС Московского округа от 09.08.2012 решение оставлено без изменения. Определением ВАС от 21.12.2012 № ВАС-16353/12 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

13

ВАС РФ

Решение ВАС РФ по делу No.ВАС-19853/13 от 26.02.2014г.Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Федеральной таможенной службы от 25.03.2011 No. 626 (далее - Порядок) определяет перечень, сроки и последовательность действий таможенных органов в РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

В рамках дела №ВАС-19853/13 ООО «АВТОлогистика» и ООО «Ванардоселект», обратились в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о признании недействующими пунктов 3, 12, 14, 17 Порядка. ВАС РФ рассмотрел заявление и принял решение о признании Порядка недействующим, как не соответствующий Указу Президента РФ от 23.05.1996 No. 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

14

ВАС РФ

Решение ВАС РФ по делу No.ВАС-19853/13 от 26.02.2014г.В настоящее время ФТС РФ занимается подготовкой нового нормативного акта о принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, не противоречащего Таможенному кодексу Таможенного союза. До вступления акта в силу, продолжает действовать аналогичный порядок принятия мер, предусмотренный таможенным кодексом Таможенного союза.

Внесение товарных знаков в таможенный реестр регламентируется Таможенным Кодексом Таможенного союза и положениями Административного регламента ФТС по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (в части не противоречащей кодексу).

15

Правовая база

• Таможенный кодекс Таможенного союза (Глава 46).

• «Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010).

• Регламент взаимодействия таможенных органов государств членов ТС по вопросам ведения Единого ТРОИС (утвержден Решением Комиссии ТС от 18.06.2010г. №290).

В части ТРОИС РФ также:

• Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Глава 42).

• «Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» (утвержден Приказом ФТС России от 13.08.2009г. №1488).

16

О ТРОИС

Какой орган ведет ТРОИССогласно п. 1 ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании» реестр ведет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, в порядке, установленном этим органом.Т.е. Федеральная таможенная служба России, адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д.11/15.

Единый реестр согласно Решению Комиссии ТС от 18.06.2010г. №290 будет вести также ФТС России.

Что можно внести в ТРОИС:Согласно п. 1 статьи 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включаются:- объекты авторского права, объекты смежных прав, - товарные знаки, знаки обслуживания, - наименования мест происхождения товара.

В одном заявлении можно указывать ОИС только одного вида.За включение в реестр плата не взимается.

17

Сроки

Срок на принятие решения о включении в ТРОИС:

Согласно п. 6 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» ФТС рассматривает заявление и принимает решение о принятии мер (отказе в принятии мер), связанных с приостановлением выпуска товаров в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления заявления.

Согласно п. 7 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» ФТС вправе продлить срок рассмотрения заявления, но не более чем на один месяц.

При этом, согласно п. 8 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» общий срок рассмотрения заявления не может быть более трех месяцев.

Срок защиты прав:

Согласно статье 329 ТК ТС срок защиты прав составляет не более 2 (двух) лет со дня включения в ТРОИС и не может превышать срока действия прав правообладателя на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Срок может быть продлен на основании заявления правообладателя неограниченное количество раз.

18

Перечень документов

1. Сведения о правообладателе.Наименование, адрес. Приложить копии учредительных и регистрационных документов, а также выписку из торгового реестра.Для нерезидентов необходимо заверение документов.

2. Сведения о представителях правообладателя.Перечень представителей, с приложением копий паспортов и соответствующей доверенности.

3. Сведения об объекте охраны.Номер свидетельства на ТЗ.Прикладываются документы, подтверждающие правовую охрану:Свидетельство на ТЗ и справка из Роспатента/Распечатка сведений о регистрации и справка из ВОИС. Договоры уступки и лицензии.

4. Коды ТН ВЭД.

19

Перечень документов

5. Срок принятия таможенными органами мер по приостановлению выпуска товаров. Как указано не более 2 лет.

6. Обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда и страхования гражданской ответственности.

7. Договор страхования имущественной ответственности или гарантия банка.Сумма не мене 300 000 рублей.Пункт 3 Ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» предоставляет возможность заключить и предоставить договор страхования в течение 1 месяца с принятия решения ФТС.

8. Сведения об оригинальных товарах.

9. Сведения о контрафактных товарах.

20

Сведения о товарах

Сведения об оригинальных товарах: • Официальный (уполномоченный) производитель.

• Официальный (уполномоченный) поставщик (отправитель).

• Официальные (уполномоченные) импортеры.

• Таможни/таможенные посты, через которые может производиться ввоз и таможенное оформление/временное хранение оригинальных товаров.

• Описание и отличительные признаки оригинальных товаров. Любые отличительные и специфические признаки.

21

Сведения о товарах

Сведения о товарах, обладающихпризнаками контрафактности:Исходя из ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»:1. Правообладатель должен указать достаточные основания того, что имеет место нарушение его прав. 2. Заявление должно содержать сведения о контрафактных товарах достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары.3. К заявлению правообладатель может приложить образцы товаров.

Т.о. необходимо привести сведения о контрафактных товарах и известных фактах нарушения, дать подробное описание товаров, указать все известные сведения о производителях и импортерах, местах ввоза и т.д.

Если же контрафактных товаров нет, существует риск отказа в принятии решения о включении в ТРОИС, несмотря на п. 9 ст. 307, устанавливающей перечень оснований для принятия отказного решения.

22

Важно

Важно отвечать на запросыСогласно п. 4 ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»:4. Объект интеллектуальной собственности подлежит исключению из реестра в следующих случаях:…4) если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров.

23

Изъятия

Статья 328. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами…2. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу:

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций, для официального и личного пользования.

24

Примечания

• На письма таможенных органов о ввозе на территорию РФ товаров необходимо обязательно отвечать, в противном случае товарный знак может быть исключен из ТРОИС.

• Продление внесения товарного знака необходимо начинать заниматься не позднее 1 месяца до истечения срока принятия мер.

• Максимальный срок всего 2 года.

• При параллельном импорте сложно наложить арест.

• Не проработана процедура включения НМПТ.

• Слишком много обязательных процедурных требований.

25

The end

Спасибо за внимание!

Дмитрий Марканов, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров PATENTUS

+7 (495) [email protected]://patentus.ru

Documents

Защита товарных знаков