PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGIAmedia.utp.edu.co/planeacion/archivos/documentos-de-interes-de... · PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER.0.0.0.0.1 PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGIA

PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN DETECNOLOGIA

PROGRAMA EXPORTE

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

Primera edición, Mayo de 2004.

El Presente Protocolo de Negociación de Tecnología se constituye como untexto que pretende ser una guía general para los empresarios en los procesosde protección y negociación de bienes y servicios con contenido tecnológico.En ningún momento pretende constituirse en una asesoría legal directa, nipodrá tomarse como tal en relación con un caso concreto, de acuerdo con lasleyes vigentes en Colombia. Por lo tanto en caso de duda se deberá acudir auna asesoría directa y consejo legal por parte de un profesional del derecho.

Las opiniones legales expresadas por los autores son simplemente unareferencia y no comprometen la responsabilidad profesional de los mismos, nise constituyen en una asesoría legal.

El presente documento ha sido elaborado en ejecución de los contratossuscritos por la Corporación de Empresa de Base Tecnológica de Antioquia y laCorporación Andina de Fomento – CAF- con Parra, Rodríguez & Cavelier.

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.0.0.0.0.1

PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓNDE TECNOLOGIA

Autoría:

María Elvira Acosta De Valencia

Helena Camargo Williamson

Wilson Rafael Ríos Ruiz

Carolina Venegas Gaviria

Carrera 9 No. 74-08 Of. 504Bogotá, D.C. Colombia

Teléfono: +57(1)376 4200 • Fax: +57(1) 376 1707http://www.prc-laws.com

e-mail: [email protected] PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

2004

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Agradecimientos

Los autores quieren manifestar su agradecimiento a todo el equipohumano de Parra, Rodríguez & Cavelier, especialmente a los doctoresErnesto Cavelier Franco, Helen Panero Owen y Juan Pablo RestrepoEchavarria, y al Departamento de Sistemas, sin cuya colaboración nohubiera sido posible desarrollar este trabajo.

Agradecemos también a la Doctora Fanny Almario, por sus valiosasobservaciones y comentarios.

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INTRODUCCIÓN..............................................................................................................8PROPIEDAD INTELECTUAL.........................................................................................20

.1Introducción a la propiedad intelectual ............................................................ 21

.2Nuevas Creaciones............................................................................................... 24.2.1.Patentes...................................................................... 24

.2.1.1.Concepto de invención............................................. 24

.2.1.2.Creaciones que no se consideran invenciones.............. 25

.2.1.3.Concepto de patente............................................... 31

.2.1.4.Requisitos de patentabilidad..................................... 32

.2.1.5.Requisitos objetivos de patentabilidad........................ 32

.2.1.6.Tipos de patentes.................................................... 39

.2.1.7.Excepciones de patentabilidad................................... 40

.2.1.8.Titularidad de la Patente.......................................... 44

.2.1.9.Clasificación Internacional de Patentes ..................... 46

.2.1.10.Preparación de la solicitud o petitorio....................... 47

.2.1.11.Vigencia de la patente............................................ 62

.2.1.12.Alcance y contenido............................................... 62

.2.1.13.Marco Legal Colombiano......................................... 65

.2.1.14.Derecho Comparado.............................................. 66

.2.1.15.El Sistema PCT...................................................... 70.2.2.Modelos de utilidad....................................................... 75

.2.2.1.Concepto de modelo de utilidad................................. 75

.2.2.2.Concepto de patente de modelo de utilidad................. 75

.2.2.3.Requisitos ............................................................. 76

.2.2.4.Titulares................................................................ 77

.2.2.5.Adquisición y pérdida del derecho.............................. 77

.2.2.6.Marco Legal Colombiano y Andino.............................. 77

.2.2.7.Derecho Comparado................................................ 78

.2.2.8.Sistema PCT........................................................... 78.2.3.Diseños Industriales...................................................... 78

.2.3.1. Concepto.............................................................. 78

.2.3.2.Requisitos.............................................................. 79

.2.3.3. Función .............................................................. 80

.2.3.4. Características....................................................... 80

.2.3.5.No son registrables como diseños industriales............. 81

.2.3.6.Titularidad sobre los diseños industriales.................... 82

.2.3.7.Clasificación de los diseños industriales...................... 82

.2.3.8.Preparación de la solicitud........................................ 82

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.2.3.9.Vigencia................................................................ 83

.2.3.10.Alcance y contenido............................................... 84

.2.3.11.Marco Legal Colombiano......................................... 85

.2.3.12.Derecho Comparado.............................................. 85

.3Signos Distintivos................................................................................................. 88.3.1.Marcas........................................................................ 88

.3.1.1.Concepto de Marca.................................................. 88

.3.1.2.Requisitos ............................................................. 89

.3.1.3.Tipos de Marcas...................................................... 90

.3.1.4.Funciones de la marca ............................................ 98

.3.1.5.Signos que no son registrables como marcas.............101

.3.1.6.Titularidad sobre las marcas................................... 106

.3.1.7.Clasificación de Marcas........................................... 107


.3.1.9.Vigencia de la marca ............................................. 113

.3.1.10.Alcance y contenido............................................. 114

.3.1.11.Adquisición y pérdida del derecho.......................... 116

.3.1.12.Marco Legal Colombiano....................................... 117

.3.1.13.Derecho Comparado............................................ 117.3.2.Nombres y enseñas comerciales................................... 126

.3.2.1.Concepto............................................................. 126

.3.2.2.Requisitos............................................................ 127

.3.2.3.Tipos de nombres o enseñas comerciales.................. 128

.3.2.4.Funciones............................................................. 128

.3.2.5.Signos que no pueden ser protegidos como nombres yenseñas comerciales....................................................... 129.3.2.6.Titulares de los nombres y enseñas comerciales.........129.3.2.7.Identificación del nombre y enseña comercial............ 130.3.2.8.Trámite de depósito de nombre comercial y enseñacomercial...................................................................... 130.3.2.9.Vigencia............................................................... 131.3.2.10.Alcance y contenido............................................. 132.3.2.11.Adquisición y pérdida del derecho al uso del nombre oenseña comercial ........................................................... 132

.3.3.Lemas comerciales...................................................... 133.3.3.1.Concepto............................................................. 133.3.3.2.Requisitos............................................................ 134.3.3.3.Clases de lemas.................................................... 134.3.3.4.Función del lema................................................... 134.3.3.5.Lemas no registrables ........................................... 135

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.3.3.6.Titularidad sobre los lemas comerciales.................... 135

.3.3.7.Identificación de los lemas...................................... 135


.3.3.9.Vigencia de los lemas............................................. 136

.3.3.10.Alcance y contenido............................................. 136

.3.3.12.Adquisición y pérdida........................................... 136.3.4.Nombres de Dominio................................................... 137.3.5.Signos Distitivos Notorialmente Conocidos...................... 142.3.7. Indicaciones Geográficas............................................. 143

.3.7.1.Aspectos Generales............................................... 143

.3.7.2.Denominaciones de Origen .................................... 145

.3.7.3.Indicaciones de Procedencia.................................... 149

.4Procedimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio..............153.4.1.Solicitud de registro o concesión .................................. 153

.4.1.1.Presentación o radicación de la solicitud....................155

.4.1.2. Admisión de la Solicitud y examen de forma............. 157

.4.1.3.Publicación de la solicitud ...................................... 158

.4.1.4. Oposiciones de terceros........................................ 158

.4.1.5.Solicitud de Examen de fondo ................................ 160

.4.1.6.Examen de fondo: ................................................ 161

.4.1.7.Término para responder a las observaciones de fondo. ....162.4.1.8.Examen definitivo.................................................. 162.4.1.9.Concesión o Negación de la Solicitud........................ 162.4.1.10.Recursos............................................................ 162

.4.2.Solicitud de renovación de una marca............................ 166

.4.3.Modificaciones a la solicitudes ...................................... 166

.4.4.Afectaciones.............................................................. 168

.5Derechos de Autor...............................................................................................168.5.1.Objeto...................................................................... 168.5.2.Función .................................................................... 169.5.3.Contenido.................................................................. 169.5.4.Clases de obras protegidas por el derecho de autor......... 171.5.5.Titulares del Derecho de Autor...................................... 172.5.6.Adquisición del derecho............................................... 176.5.7.Término de Protección................................................. 177.5.8.Trámite..................................................................... 177.5.9.Marco legal Colombiano............................................... 181.5.10.Derecho Comparado.................................................. 182

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.5.10.1.Derecho de Autor en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.182.5.10.2.Convenio de Berna.............................................. 182.5.10.3.Los tratados WCT y WPPT de 1996........................ 184.5.10.4.Convenio de roma para la protección de los artistasinterpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y losorganismos de radiodifusión............................................. 185.5.10.5.Estados Unidos.................................................... 185.5.10.6.La Unión Europea................................................ 187

.6Check List Propiedad Intelectual.......................................................................188

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INTRODUCCIÓN

Colombia y en general los países que conforman la Comunidad Andina deNaciones (CAN), se han constituido en el escenario perfecto para gestar,adelantar, y concretar proyectos de todo orden, que involucran desarrollostecnológicos y de servicios tecnológicos, particularmente en áreas tales comolas tecnologías de información y telecomunicaciones, ingeniería aplicada ybiotecnología.

Por ello no es extraño encontrar que los Países que conforman la CAN,cuenten con un ingente ordenamiento legal positivo en temas como el detransferencia de tecnología, propiedad intelectual en todas sus acepciones,biotecnología, telecomunicaciones, plasmada en normativas y decisionescomunitarias Andinas que de paso proporcionan una uniformidad y unidad queimpone el derecho comunitario inspirado en principios como el de lapreeminencia y aplicación directa de esas normas.

Así mismo, temas como el del comercio electrónico, y la sociedad de lainformación han sido avocados a nivel de las legislaciones nacionalesrespectivas, creando un ambiente adecuado para que las transacciones víacomercio electrónico directo (on-line), e indirecto (off-line) tengan el mismo ypleno alcance, efecto y valor probatorio que tendrían las transaccionesrealizadas por medio tradicionales.

Por ello es del todo pertinente que los empresarios de la subregión cuenten conun documento guía que se constituya en una verdadera bitácora que lespermita conocer de manera sencilla, ágil y eficaz, la mejor manera de lograrproteger sus desarrollos para luego llegar a una negociación internacional deproductos y servicios tecnológicos con la mayor prestancia y seguridadlogrando los mejores resultados posibles.

El presente documento denominado PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN DETECNOLOGÍA, tiene como propósito convertirse en la carta de navegación queles permita a los empresarios llegar a puerto seguro en ese trasegar queimplica la negociación de tecnología y servicios tecnológicos. El protocoloaborda de manera didáctica y pragmática los trámites a seguir y lasrecomendaciones pertinentes para obtener los registros y reconocimientosrespectivos sobre los derechos de propiedad intelectual tanto en la región comoen Europa y Norteamérica, a favor de las empresas cuyos desarrolloscomportan conocimientos y bases tecnológicas. Las alianzas estratégicas paracumplir esta meta, estarán respaldadas por una sólida información sobre

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asistencia técnica, transferencia de tecnología y formas asociativas de riesgocompartido como las uniones temporales y los consorcios.

Los miembros de la Comunidad Andina, deben sacar partido de la circunstanciaespecial de tener regulado de manera positiva el tema de la transferencia detecnología y como tal deben buscar que ese marco legal sea facilitador,logrando no entorpecer, ni ir en contravía de la realidad que las nuevastecnologías y las telecomunicaciones imponen a los tiempos actuales.

Todos los actores involucrados en la cadena y andamiaje que impone laestructura del desarrollo tecnológico, tales como los empresarios,consumidores, las instituciones financieras, los organismos gubernamentalesde todo orden, las instituciones de educación de todo nivel deben estarconsientes de su labor dentro de este entorno.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que unidades económicas fuertes como laUnión Europea brindan una serie de preferencias arancelarias a los PaísesAndinos y que dentro del marco del Área de Libre Comercio para las Américas(ALCA), y los acuerdos con los Estados Unidos de Norteamérica (TLC) muyprobablemente se crearan circunstancias especiales para el desarrollotecnológico y el intercambio de bienes y servicios, habrá que estar preparadospara incursionar en esos escenarios.

Objetivos Generales

El presente Protocolo de Negociación de Tecnología se manifiesta como undocumento teórico - practico que logra una sinergia bastante interesante desdeel punto de vista del marco legal aplicable y las consecuencias económicas, demercados, comercio exterior que involucra el desarrollo de tecnología yservicios tecnológicos. Por lo tanto se constituye como un texto único que llevade la mano al empresario por dentro de los procesos y trámites necesarios parallevar a feliz término sus procesos de negociación.

Se busca dar a conocer nuestros desarrollos y nuestra tecnología y capitalhumano, incorporando a la vez la inversión y la transferencia de tecnología ennuestro territorio para completar un proceso dialéctico de retroalimentación endoble vía.

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Elementos Determinantes

Existen una serie de elementos que son determinantes en la consolidación yrealización de los procesos de negociación internacional de productos yservicios tecnológicos en el ámbito mundial, y que por supuesto tienen unarepercusión directa en el ámbito local. Estos elementos pueden resumirse enlos siguientes puntos:

v Internacionalización de la economía.v Integración de los mercados.v Avances en la tecnología de la información y las comunicaciones.v Ingeniería aplicada.v Biotecnología.

Objetivos específicos.

Determinar y establecer en un marco conceptual la relación práctica que existeentre las definiciones de elementos técnicos, socio - jurídicos y de seguridadque son relevantes en el desarrollo de un proceso tecnológico y de serviciostecnológicos.

Identificar y analizar las principales formas comerciales mediante las cuales selleva a cabo el intercambio de bienes y servicios que involucran exportación eimportación de tecnologías y servicios tecnológicos.

Contrastar el marco legal existente en nuestro país con las formas comercialesidentificadas, a fin de establecer los procedimientos más eficientes en aras deconcretar el proceso de negociación y transferencia tecnológica.

Puntos en estudio

v Análisis del marco legal existentev Características del mercadov Procedimientos comunes v Ámbito de aplicaciónv Establecimiento del programa de Propiedad Intelectualv Valoración tecnológicav Elaboración de Portafolio comercial y desarrollo de imagen corporativa

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v Modelo de negociación de tecnologíav Establecimiento de alianzas estratégicasv Acuerdos de confidencialidadv Modelos de contrataciónv Sanciones y cláusulasv Procedimientos de exportación de productos y servicios tecnológicos.

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GLOSARIO DE TERMINOS

Aplicación industrial: Cuando una invención puede producirse o utilizarse encualquier rama de la industria, actividad productiva o de servicios.

ADPIC: Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,también conocido por su sigla en ingles TRIP´s.

Autor: El sujeto tutelado o protegido por vía de la disciplina autoral es el Autor,y la calidad de autor en los sistemas de tradición jurídica continental solo sepredica de las personas naturales o físicas. Las personas naturales o jurídicasdistintas al autor, podrán detentar la calidad de titulares de derechospatrimoniales de autor. Cuando dos o más personas realizan la actividadcreativa protegida por el derecho de autor, se habla de coautoría

Biodiversidad: Biodiversidad o Diversidad Biológica, se entiende como lavariabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otrascosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y loscomplejos ecológicos de los que forman parte: comprende la diversidad dentrode cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Biotecnología: Para todos los efectos se entenderá por Biotecnologías, laparte de la tecnología que se encarga de estudiar la creación, composición,mejoramiento y transformación técnica de los seres vivos, que utilizandosistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, células de humanos,animales, vegetales y bacterias producen varios tipos de resultados basados ensistemas genéticos de recombinación de ADN, fusión celular, la micro-inyeccióntransgénica etc.

CAN: Comunidad Andina de Naciones

Contrato: Es un acto por el cual una parte se obliga apara con otra a dar,hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchaspersonas.

Coautoría: Cuando dos o más personas despliegan aportes en la realizaciónde cierta creación intelectual surge la figura de LA COAUTORIA. La coautoríase presenta mediante las obras en colaboración y obras colectivas, las cualesse caracterizan por presentar unos rasgos particulares que las singularizan ydistinguen dándole la legislación actual un tratamiento más o menos disímil.

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Comunicación Pública: Es el acto de hacer accesible una obra a un númeroplural de personas de distintas maneras tales como la ejecución, laradiodifusión (incluyendo radio y televisión) y la transmisión de las obras alpúblico por satélite, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar, laexposición publica de obras o su exhibición, la declamación y la representaciónentre otros.

Condición Suspensiva: Es obligación condicional la que depende de unacondición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Lacondición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende laadquisición de un derecho.

Denominaciones de origen. a indicación geográfica que alude o indica que unproducto posee características, cualidades o propiedades especiales de unpaís, región geográfica o lugar determinado y que se utilizan en su nombre odesignación en atención a que las calidades, cualidades y características sedeben exclusiva o esencialmente al entorno o medio geográfico en el cual seproducen. Las calidades, cualidades y características del producto puedendepender de factores naturales y humanos.

Derecho a reivindicar prioridad: El derecho a reivindicar prioridad es elderecho a reclamar como fecha de presentación de una solicitud posterior, lafecha de radicación de una solicitud anterior.

Derecho de Autor: Se entiende por derecho de autor aquellas prerrogativas deorden moral y patrimonial que se le brindan a todo creador de obras literarias,artísticas o científicas, comprendido el Soporte Lógico (Software) y las bases obancos de datos, desde el momento mismo de la creación sin que se requieraregistro, depósito o formalidad alguna y que recae sobre todo aquel productode la creación que tenga plasmado un rasgo de originalidad que lo hacedistinguir de otro u otros mediante su contenido de hechos, ideas o sentimientoexpresados, concretados y materializados a través de manifestaciones talescomo las letras, la música, la palabra o el arte figurativo sin que importe paraello su mérito, calidad o destinación y que constituye en últimas un productoconcreto y acabado, apto para ser reproducido o definido por cualquier medioconocido o por conocer.

Derechos Conexos o Vecinos: Son titulares de esta clase de derechos, losArtistas Interpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismosde Radiodifusión; titulares estos que se convierten en un instrumento y soporteen la divulgación, comercialización y promoción de las obras del intelectocreadas por los autores. Los titulares de Derechos Conexos encuentran unreconocimiento y protección internacional mediante el Convenio de Roma de

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1961, y de igual modo en las legislaciones nacionales de la gran mayoría depaíses del mundo.

Derechos Morales: Son derechos personalísimos del autor sobre su obra, quese caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, perpetuos, eimprescriptibles y que le permiten al autor exigir que su nombre o seudónimosea mencionado y aparezca en lugar visible de la obra siempre que esta seareproducida, comunicada al publico, transformada o distribuida por cualquierforma (PATERNIDAD). El autor tiene el derecho de evitar que se realicendeformaciones, cambios, mutilaciones y en general cualquier modificaciónsobre su obra siempre y cuando con estas conductas se pueda causar o secause un perjuicio a su buen nombre, a su honor o a su reputación o si la obrapierde su naturaleza y se demerita (INTEGRIDAD). Así mismo el autor podráoptar por mantener su obra inédita o anónima hasta cuando él lo determine(INEDITUD - ANONIMATO). El autor podrá además retirar o suspender lacirculación por cualquier medio de su obra así este haya autorizado talcirculación previamente (ARREPENTIMIENTO) obviamente cuando el autorhace uso de esta prerrogativa deberá proceder a indemnizar los daños yperjuicios que con su obrar pueda causar a terceros legítimamente constituidos.

Derechos Patrimoniales: Son las facultades de orden económico y pecuniarioque le permiten al autor disponer libremente de su derecho logrando unbeneficio material a través de la enajenación del mismo.

Diseños industriales: Los Diseños Industriales se constituyen a partir de lareunión y combinación de líneas y colores de las formas externas bien seanbidimensionales y tridimensionales que se incorporen en un producto industrialo artesanal dándole una apariencia nueva o especial sin que varíe su finalidady partiendo de éste para iniciar su producción en serie.

Distribución: Se manifiesta en derechos como el de alquiler, préstamo públicoe importación.

Ecosistema: Se entiende como un complejo dinámico de comunidadesvegetales, animales, y de microorganismos y su medio no viviente queinteractúan como una unidad funcional.El Obtentor de una Variedad Vegetal, podrá acceder al Certificado de Obtentor,demostrando ante la oficina nacional competente que la variedad obtenida esnueva, distinta, homogénea y estable. La denominación asignada deberá sergenérica y debe conllevar el mejoramiento heredable de las plantas a través deconocimientos científicos.

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Enseña Comercial: Es la expresión que sirve para identificar losestablecimientos de comercio de un empresario.

Especie: Domestica o cultivada, es aquella en cuyo proceso de evolución haninfluido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.

EPO: Oficina Europea de Patentes.

Estado de la técnica: El conocimiento del estado de la técnica consiste en Suobjetivo es detectar qué está sucediendo en una determinada área tecnológica:qué temas se están investigando, cuáles son las líneas de investigaciónemergente, cuáles son las empresas líderes.

Franquicia: La franquicia es un sistema de comercialización de productos,servicios o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entreempresas legal y financieramente distintas e independientes, en el cual elfranquiciante concede al franquiciado el derecho a llevar un negocio deconformidad con el concepto del franquiciante.1

Genoma humano: Entendido como el conjunto de cromosomas de una célula,que involucra toda una serie de información hereditaria y todo su materialcromo somático portador de características hereditarias, que se predica de unorganismo en particular. El Genoma Humano, esta constituidos por cadenas deÁcido Desoxirribonucleico (ADN) celular característico de la especie humanaconstituido por biopolímeros cuyas unidades constituyen el material genético delas células y su contenido informativo se constituye como base para fenómenostales como el de la replicación (clonación) y la trascripción. El Genoma Humanopuede eventualmente ser objeto de Patentamiento cuando la secuencia degenes de que se trate tiene una función o aplicación conocida y, siempre ycuando su uso se haga con fines terapéuticos o somáticos y no con finesgerminales o de manipulación genética. No serán objeto de patentamientomaterial biológico, el cuerpo humano o sus componentes anatómicos ni losprocesos en los cuales no exista un propósito eminentemente terapéutico o dediagnostico y se vaya en contra de principios humanos en la alteración de laidentidad genética del cuerpo humano, ni que modifiquen la identidad genéticade animales.

Hábitat: Entendido como aquel lugar o tipo de ambiente en el que existennaturalmente un organismo o una población.

1 MARZORATI, Osvaldo J. “Franchising”. Ed. Astrea, 2001. Página 21.

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Indicaciones de procedencia: Indicación de Procedencia es un nombre,expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad olugar determinado.

Indicaciones geográficas: Comprendidas por las Denominaciones de Origen,y por las Indicaciones de Procedencia.

Informaciones confidenciales - secretos empresariales: Ls informaciones ydocumentos técnico-comerciales incluyendo de manera enunciativa y notaxativa, las fórmulas, procedimientos, técnicas, Know - How y demásinformaciones en general, que se refiera a las características, naturaleza, ofinalidades de un producto, método o proceso de producción o sus formas ycanales de distribución o comercialización incluyendo su presentación, nopodrán ser revelados, adquiridos o usados por terceros, sin el consentimientoprevio de su titular, siempre que la información cumpla con los siguientesrequisitos: a) Que la información propiamente dicha sea secreta, es decir queen su conjunto, configuración y composición no sea conocida por elconglomerado en general, ni sea fácilmente accesible a las personas quemanejan ordinariamente esta clase de información; b) Que la información al sersecreta, reporta de suyo un valor comercial efectivo o potencial; c) Que sutitular o quien tiene el control de la información haya desplegado todas lasmedidas necesarias para mantenerla en secreto.

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos. Entidadadscrita al Ministerio de Protección Social de Colombia.

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en unmercado.

Lema comercial: Los lemas comerciales pueden ser registrados como marcas,entendiendo como lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizados comocomplemento de una marca. El lema comercial siempre se usara unido a unamarca. Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de cesión o de transmisión enpropiedad a cualquier otra persona a cualquier titulo, puede el autor renunciar alos mismos (Renuncia que siempre deberá constar por escrito), pueden serobjeto de embargo o medidas cautelares, y su duración en el tiempo eslimitada.

Licencia: El contrato de licencia es un negocio jurídico bilateral (contrato) porel cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza esederecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no.

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Marcas colectivas: Todo signo distintivo que permite distinguir el origen ocualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes aempresarios diferentes, pero, que se utilizan bajo el control de un solo titular.

Marcas de certificación: Son aquellos signos distintivos destinados a seraplicados a productos o servicios cuya calidad o características especiales hansido certificadas por el mismo titular de acuerdo al reglamento de usoadoptado.

Marcas de productos o servicios: Se entiende por Marcas de Productos o deServicios, todos aquellos signos distintivos que sean perceptibles y capaces deidentificar en el mercado los productos y servicios producidos o comercializadospor una persona, y que los diferencia, de los productos o servicios ofrecidospor otra u otras personas. Sólo se registrará como marca de producto o deservicio aquel signo que sea perceptible, suficiente y adecuadamente distintivoy susceptible de representación gráfica.

Modelo de utilidad: Modelo de utilidad es toda nueva forma, configuración odisposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento,mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor odiferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore oque le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Nivel o altura inventiva: Si para una persona versada en la materia de que setrate, la invención no resulta obvia o se deriva de manera evidente del estadoactual de la técnica.

Nombre comercial: Aquella expresión con la que se identifica un empresario ouna actividad empresarial como tal.

Novedad: Cuando la invención no está comprendida dentro del estado actualde la técnica. El estado de la técnica involucra toda aquella información quehaya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización,comercialización o en general cualquier medio anterior a la fecha depresentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior .

Obra Colectiva: Las obras en colectivas son todas aquellas que se realizan porun conjunto de creadores que son reunidos, coordinados, y orientados poriniciativa de una tercera persona que puede ser natural o jurídica que seencargara de divulgar y comercializar la obra como titular de las misma. Deacuerdo con lo preceptuado en los artículos 8 literal d), 19 y 83 de la Ley 23 de

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1982, la titularidad originaria sobre los derechos patrimoniales de las obrascolectivas pertenecen en principio a quien coordino, oriento y encargo laelaboración de la obra, a menos claro esta, que se haya pactado algunaparticipación en estos derechos por parte de los colaboradores.

Obras en Colaboración: Las obras en colaboración de conformidad con loestablecido en los artículo 18 y 82 de la Ley 23 de 1982, son aquellas que secaracterizan por la intervención de dos o mas autores personas físicas queproducen una obra de manera conjunta, donde sus aportes son identificables,pero, que no pueden ser separados uno de otros sin que la obra pierda sunaturaleza. Ejemplo: La obra o pieza musical donde una persona es el autor dela letra y otra es el compositor de la música, y donde luego de combinar estosaportes identificables se obtiene una combinación perfecta que al serdeslindada se desnaturaliza.

Obras protegidas: El objeto o bien jurídico tutelado por el derecho de autor detraduce entonces en toda clase de obra literaria, artística y científica que searealizada por un autor persona física y que se encuentra protegida por el solohecho de la creación, sin que importe para nada su calidad, temática,destinación o finalidad y que debe ser una concreción material y real de unaidea. Son por tanto objeto de protección por vía del derecho de autor, las obrasliterarias expresadas por letras, signos y convenciones tales como los poemas,novelas, libros , folletos , cartillas, guiones para televisión, cine, argumentosteatrales, incluyendo de igual modo los programas de ordenador (Software) ylas bases de datos etc., las obras artísticas o de artes plásticas como laspinturas, dibujos, caricaturas, las ilustraciones, planos mapas, esculturas ,murales , obras coreográficas y las pantomimas, las obras audiovisuales,obras musicales acompañadas o no de texto, fotografías y en general cualquiermanifestación del arte o de las letras expresadas por cualquier medio conocidoo por conocer .

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Oposición Andina: Esta figura permite oponerse a una solicitud de registropresentada en uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),con fundamento en una solicitud de registro anterior en otro país de laComunidad Andina.

Patente de invención: La creación de un producto o de un procedimiento encualquier campo de la tecnología será susceptible de obtener patente deInvención cuando denote novedad, nivel o altura inventiva y aplicaciónindustrial.

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Patente de modelo de utilidad: Todas aquellas formas o disposición de loselementos de algún artefacto, herramienta, instrumento o cualquier objeto ocomponente del mismo que le proporcione una mejor o distinta función,utilización, ventaja o disposición técnica que antes no tenía. Aquí los requisitosde novedad y altura inventiva son más flexibles y menos estrictos quetratándose de una patente de invención.

PCT: El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o PatentCooperation Treaty, es un Tratado multilateral concluido en Washington en1970 y que entró en vigor en 1978. Es administrado por la OrganizaciónMundial de la Propiedad Intelectual OMPI, con sede en Ginebra. Colombiaadhirió al PCT el 29 de Noviembre de 2000 y el tratado entró en vigor el 28 deFebrero de 2001. El PCT permite buscar protección por patente para unainvención simultáneamente en un gran número de países mediante lapresentación de solicitudes de patente "internacionales". Esto significa que, envez de tener que presentar solicitudes en cada país de interés, se presenta unasola solicitud en Colombia para todos los países de interés.

Propiedad Industrial: Es el conjunto de derechos y privilegios que posee unapersona para ejercerlos de forma exclusiva y que le permiten impedir que otraspersonas no autorizadas por ella los utilice, una vez que estos le han sidoreconocidos en su favor por parte del Estado. Los bienes intelectuales objetode protección por vía de la propiedad industrial, deben tener ordinariamenteuna aplicación en la industria o en la actividad productiva y comercial. Seprotegen por la propiedad industrial, las Patentes de Invención o de Modelo deUtilidad, las Marcas de Productos o Servicios, las Marcas Colectivas y decertificación, los nombres comerciales, los Lemas Comerciales, los DiseñosIndustriales, las Indicaciones Geográficas (Denominaciones de Origen eIndicaciones de Procedencia), y las Informaciones Confidenciales (SecretoEmpresarial) etc., así como las creaciones amparadas por la Biotecnología Propiedad Intelectual: En su acepción moderna y bajo una concepción ampliacomprende todas las manifestaciones de la creatividad, que merecen unreconocimiento y protección por parte de los Estados, y de la cual hacen parteentre otras una serie de disciplinas tales como la Propiedad Industrial (Marcas,nombres comerciales, patentes de invención y de modelo de utilidad, diseñosindustriales, informaciones confidenciales y secretos empresariales,indicaciones geográficas, etc); protección de los circuitos integrados; elDerecho de Autor y los Derechos Conexos (obras artísticas, científicas y literarias;incluido el Software y las bases de datos; Derechos de artistas, interpretes yejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión); las nuevastecnologías y la protección de contenidos en la red; la Biotecnología (Genomahumano, Obtenciones de Variedades Vegetales y biodiversidad), y en generalcualquier disciplina que brinde protección a las creaciones del ingenio humano.

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Reproducción: El cual incluye entre otros el de edición, la reprografía, lainclusión en audiovisual o en fonograma o cualquier otra forma de fijaciónincluyendo el medio magnético.

Reivindicaciones: Las reivindicaciones definen el objeto de la solicitud para elque se pide protección, indicando para ello las características de la invención.

Reivindicar prioridad: Cuando la fecha de una solicitud inicial presentada enalguno de los Países miembros del Convenio de París, de la CAN, o delcapitulo ADPIC, se toma como fecha inicial de presentación en otros paísesmiembros de estos mismos instrumentos. En materia de marcas la solicitud deprioridad se debe reclamar dentro de los seis meses siguientes a la solicitudinicial; y en materia de patentes, se puede reclamar dentro de los doce mesessiguientes a la solicitud inicial.

SIC: Superintendecia de Industria y Comercio.

Transformación: El cual le permite al autor autorizar modificaciones a su obrabien sea a través de la traducción, adaptaciones, arreglos y en generalcualquier transmutación que se le haga a la obra bien llevándola de un generoa otro o llevarla del ámbito literario al cine.

USPTO: United States Patent and Trademark Office.

Variedades vegetales: Todo aquel conjunto de individuos botánicoscultivados, cuyo cultivo, posesión o utilización no estén prohibidos por razonesde salud humana, animal o vegetal y que no sea considerado como silvestre yque se distingan de otros por determinadas características morfológicas,fisiológicas, citológicas o químicas que se pueden transmitir por reproducción,multiplicación o propagación.

WCT: Tratado OMPI sobre Derecho de Autor

WPPT: Tratado sobre Interpretaciones o ejecuciones y Fonogramas (WPPT)´´.

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.

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PROPIEDAD INTELECTUAL

.1 Introducción a la propiedad intelectual

Propiedad intelectual es, en un sentido amplio, todo derecho que resulta de laactividad intelectual en los campos artístico, literario, industrial o científico.

La propiedad intelectual ampara específicamente las manifestaciones delingenio humano, en favor de sus creadores y productores, concediéndolesciertos derechos exclusivos y limitados en el tiempo sobre sus creaciones.

La propiedad intelectual se divide en dos ramas principales:

a) La propiedad industrial, que comprende las patentes (tanto de invencióncomo de modelo de utilidad), los diseños industriales, las marcas, loslemas, las denominaciones de origen y los nombres y enseñas comerciales.

b) El derecho de autor, que comprende tanto el derecho de autor propiamentedicho, es decir, el que corresponde al creador, compilador o traductor deuna obra literaria, artística o científica, como los derechos conexos, que sonlos derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los de los productoresde fonogramas y los de los organismos de radiodifusión.

Los derechos de propiedad industrial se regulan por tres principiosfundamentales: el de territorialidad, el de temporalidad y el de especialidad.

a) Principio de territorialidad:

La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados alterritorio del país en que se otorga la concesión, pues el acto que los concedees un acto administrativo de autoridad nacional, para el caso colombiano, laSuperintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad adscrita al Ministeriode Industria, Comercio y Turismo (www.sic.gov.co).. Esto quiere decir que los efectos de la protección otorgada se circunscribenúnicamente al territorio respectivo para el cual es otorgado, y no se proyectanmás allá de las fronteras del respectivo Estado.

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El principio de la territorialidad tiene algunas excepciones, donde los derechosconcedidos pueden trascender las fronteras del respectivo Estado. Estasexcepciones son las siguientes:

v El derecho a reivindicar prioridad: Es el derecho a reclamar como fecha depresentación de una solicitud posterior, la fecha de radicación de unasolicitud anterior.

v Oposición Andina: Esta figura permite oponerse a una solicitud de registropresentada en uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones(CAN), con fundamento en una solicitud de registro anterior en otro país dela Comunidad Andina.

v Régimen Especial de las marcas notarias: Las marcas notoriamenteconocidas son protegidas a pesar de no estar registradas en el respectivopaís donde se busca la protección.

b) Principio de temporalidad:

El término de protección y del derecho de uso exclusivo que concede el Estadoa través del acto administrativo es limitado en el tiempo, así por ejemplo:

v Las patentes sobre una invención se conceden por un término de 20 años(para patentes de invención) o de 10 años (para patentes de modelo deutilidad) y no son renovables o prorrogables. Una vez vencido el término dela concesión de las mismas, la invención pasa a ser del dominio público.

v El registro de un diseño industrial se confiere por un término de 10 añoscontados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, no esrenovable o prorrogable.

v El registro de una marca se concede a su titular por 10 años y es renovableindefinidamente por períodos iguales.

v Los lemas comerciales se conceden en asocio con una marcas, por lo tantosu vigencia estará sujeta a la de dicho signo.

c) Principio de especialidad:

La protección del signo distintivo esta limitada a los productos o servicios sobrelos cuales recae. Por lo tanto, pueden coexistir marcas idénticas si identificanproductos distintos.

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Ejemplo:

La sociedad Inversiones el Corral Ltda., es titular de la Marca EL CORRAL,para identificar productos en la clase 29 para carnes; la sociedad la GallinaLtda., puede tener también registrada la marca EL CORRAL en la clase 1 paraidentificar productos químicos destinados a la agricultura; y en la clase 5 paraproductos veterinarios. Con base en el principio de la especialidad y portratarse de productos de diferente naturaleza y comercializados a través decanales diferentes, las marcas pueden convivir sin crear confusión entre losconsumidores, y tener titulares diferentes.

Por su parte, el Derecho de Autor se rige por los siguientes principiosgenerales:

a) El Derecho de Autor protege las creaciones formales y no las ideas. Lasideas no son protegibles ni apropiables por nadie, y por tanto, su uso eslibre; sólo está protegida la forma como se manifiesta, concreta ymaterializa la idea.

Ejemplo:

La idea general y abstracta de escribir poesía en torno al amor es libre, ypor ello existen múltiples obras que tocan ese tema, pero una vez seconcreta y realiza cada poema en particular, este obtendrá proteccióncomo una obra particular.

b) La originalidad es condición necesaria para la protección: Toda obra, paraser considerada como tal, debe ser propia de su autor, debe expresaralgún grado de creatividad y ser fruto del esfuerzo personal de su autor.En materia de derecho de autor, la originalidad es entendida comoesfuerzo intelectual y no como novedad.

c) La protección no depende del valor, calidad, destinación, temática omérito de la obra, de su destino o de su forma de expresión: No importaque la obra sea buena o mala, valiosa o no, ni tampoco si su destino essimplemente artístico o comercial.

d) La protección no está sujeta al cumplimiento de formalidades: El derechodel autor nace del acto mismo de creación y no del reconocimiento de laautoridad administrativa. Por ello no se requiere registro, deposito oformalidad alguna.

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En Colombia la Oficina nacional competente en materia de Derechos de Autor,es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial,adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia (www.derautor.gov.co).

.2 Nuevas Creaciones

.2.1. Patentes

.2.1.1. Concepto de invención

La Decisión 486 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), nocontiene una definición de invención, como tampoco la contenían las anterioresDecisiones. Las normas se limitan a señalar que las invenciones puedenversar sobre “todos los campos de la tecnología”, a establecer cuáles son losrequisitos para que una invención pueda ser objeto de patente, a determinarqué no se considera invención y a excluir de patentabilidad determinadasinvenciones.

La razón por la cual las normas no definen la invención se encuentra en que laapreciación de lo que constituye o no invención radica en juicios de valor y, conlos avances de la tecnología, una definición legal puede quedarse corta,limitando así la apreciación del examinador.

Sin embargo, los tratadistas han propuesto diferentes definiciones del conceptode invención:

Para Baylos Carroza, invención es “la combinación de elementos sensiblesideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia oenergía, produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidadhumana, originando la solución a un problema técnico no resueltoanteriormente”.2

2 Citado por Marco Matías Alemán, en “Conferencia sobre Propiedad Industrial”,Bogotá, 28 de Enero de 1997.

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Para Manuel Pachón, invención es “una regla técnica establecida parasolucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone ala naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”.3

De manera más simple, podría decirse que la invención es la idea o reglatécnica para solucionar un problema técnico. De tal manera que la invenciónse compone de dos elementos inseparables: un problema técnico y su solución.

Las invenciones pueden ser de dos clases, de producto o de procedimiento.

Las invenciones de producto son todas las que revisten una forma tangible, porejemplo máquinas, equipos, sustancias. La invención puede consistir tanto enun producto independiente, como en un producto que sólo constituye parte deotro y que sólo puede venderse como parte de otro producto.4

Las invenciones de procedimiento consisten en una secuencia de etapasconducentes a la obtención de un producto.- por ejemplo un procedimiento parala obtención de derivados de la urea--, o de un resultado --por ejemplo unprocedimiento para la aplicación de compuestos químicos en madera que permiteuna mejor adherencia y duración. La invención de procedimiento también puedeconsistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido -- por ejemplo unprocedimiento mejorado para obtener fibras acrílicas --, o de un productoconocido para obtener un resultado industrial nuevo –por ejemplo unprocedimiento para preparar un alimento a través de extrusión.

.2.1.2. Creaciones que no se consideran invenciones

De conformidad con el Artículo 15 de la Decisión 486, no se consideraninvenciones:

a) Los descubrimientos.

3 Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la PropiedadIndustrial”, pg. 47.4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley Tipo de la OMPI para lospaíses en desarrollo sobre invenciones, pg. 59.

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Hay invención cuando se encuentra una solución nueva a un problema técnico existente.


Se entiende por descubrimiento, “La acción de percibir lo que era desconocido,por ejemplo, una cosa ya existente pero nunca comprobada, la propiedaddesconocida de una materia, o los efectos ignorados de un fenómeno.”5

Un descubrimiento no puede ser considerado invención porque no es productode la actividad innovadora del hombre. Los descubrimientos se caracterizanpor la preexistencia en la naturaleza del hecho, cosa o relación causal puestade manifiesto por el descubrimiento.

Ejemplo:

Descubrimiento: Un hongo preexistente en la naturaleza

Invención: Un hongo desarrollado mediante técnicas biológicas

En general, los doctrinantes justifican la no patentabilidad de losdescubrimientos en su falta de aplicabilidad industrial. Desde ese punto devista, un descubrimiento científico se convierte en una invención patentablecuando de él resulta una aplicación práctica, un efecto técnico donde ha sidonecesaria la intervención humana.

En otras palabras, un descubrimiento puede ser el punto de partida para elnacimiento de una invención patentable, en la medida en que la cosa,propiedad o efecto descubierto sea utilizado con fines prácticos.

“Los descubrimientos básicos pueden, así pues, constituir el punto de partidapara el nacimiento de invenciones, esto es, de reglas para el obrar industrial enlas que el conocimiento general abstracto se utilice para una aplicaciónpráctica. En cuyo caso la protección por patente será posible, pero limitada a laconcreta aplicación técnica, sin comprender el conocimiento general de base olas explicaciones teóricas dadas para su funcionamiento”6

Ejemplo:

Descubrimiento: La expansión de los metales ante la acción del calor

Invención: La aplicación de la expansión de los metales ante la accióndel calor para construir un termostato

5 Gómez Segade, citado por Sofía Fernández de Córdoba, “Derecho de Patentes eInvestigación Científica”, Ed. Tirant Lo Blanch6 Sofía Fernández de Córdoba, “Derecho de Patentes e Investigación Científica”, Ed.Tirant Lo Blanch

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De todas maneras, la exclusión de la patentabilidad de los descubrimientos hasido cada vez más cuestionada, sobre todo por el papel que juega lainvestigación en el proceso de innovación.

b) Las teorías científicas

Una teoría científica es un marco conceptual que se usa para explicar hechos,fenómenos o leyes y para predecir nuevos hechos y fenómenos.

Son principios abstractos, donde no puede haber una contribución técnica. Nose trata de reglas técnicas, sino de leyes de la naturaleza.

De todas maneras, la aplicación de teorías científicas a la obtención de nuevosproductos o de nuevos procedimientos, podría resultar en una invención.

Ejemplo:

Teoría física de la semiconductividad: Marco conceptual

Transistor: Aplicación resultante en una invenciónpatentable

c) Los métodos o formulas matemáticas

Los métodos matemáticos implican juicios analíticos, donde las consecuenciasson derivaciones lógicas del contenido de los datos o hipótesis.7

Las técnicas patentables implican juicios sintéticos, donde las consecuenciasno están lógicamente implícitas en los antecedentes que las originan.8

De todas maneras, esto no significa que no pueda emplearse métodos yfórmulas matemáticas dentro de la invención, pero como un medio y no comoun fin.

Ejemplo:

No es invención: La fórmula para calcular una temperatura

Es parte de la invención: La fórmula para calcular la temperatura que se utilizaen el paso 3 de la evaporación de aluminio, para

7 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 7888 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 788

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lograr como producto final un recubrimientonovedoso.

d) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en lanaturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológicoexistente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusivegenoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Estas exclusiones tienen su razón de ser en que se trata de descubrimientos dealgo ya existente, y no de una invención.

Sin embargo, si podrían ser patentables9:

v Los nuevos productos o procedimientos obtenidos a partir de la materiaexistente en la naturaleza.

v Los procedimientos de aislamiento de material existente en la naturaleza.

v Los procedimientos de cultivo, selección o mutación de microorganismos.

v La modificación u obtención de materias que se encuentran en lanaturaleza, mediante procedimientos biológicos en los que exista unarelevante actividad humana.

Ejemplo:

El veneno de la araña Diguetia se encuentra en la naturaleza. Sin embargo, seobtuvo una patente para un péptido purificado e insecticidamente efectiva,aislable de dicho veneno.

La patente se otorgó también para una secuencia de DNA que codifico elpéptido y para una planta transgénica obtenida por la introducción del péptidoen una línea de germen de la planta.

Nota: Las reivindicaciones de la patente concedida aparecen en el Anexo No.13.

e) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por elderecho de autor.

9 21-IP-00

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Estas creaciones son protegidas a través de la Disciplina del Derecho de Autor,que como ya quedó mencionado, es otra de las ramas de la PropiedadIntelectual, y por lo tanto no son objeto de Patentes.

f) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividadesintelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.

Son creaciones intelectuales de carácter abstracto, que carecen de aplicaciónindustrial. No son reglas técnicas, sino reglas que determinan una actividad.

Sin embargo, el hecho de que una invención sea utilizada para fines lúdicos nointerfiere con su patentabilidad.

Ejemplo:

No es invención: El juego de naipes conocido como “bridge”

Es invención: Un dispositivo que facilita la disposición y distribución de losnaipes en el juego

g) Los programas de ordenador o el soporte lógico (Software), comotales.

La necesidad de proteger los programas de ordenador o el soporte lógico comobien inmaterial fruto del ingenio humano resulta evidente. Sin embargo, ha sidoobjeto de varias discusiones la modalidad bajo la cual debe otorgarse dichaprotección, en palabras de Delia Lipszyc:

v “ El programa de ordenador no puede ser conocido directamente por el serhumano y es esencialmente utilitario; por tanto, no pertenece al mundo de lobellos sino de lo utilitario.

v El derecho de autor no tutela las ideas; en el campo de los programas deordenador es preciso que estén protegidas.

v También es necesario proteger el contenido del programa de ordenador yno su expresión formal, que es el aspecto tutelado por el derecho de autor.

v El plazo general de duración del derecho de autor resulta demasiadoextenso para aplicar al programa de ordenador.

v Acepta para el programa de ordenador un orden de protección internacionaltan abierto como el que rigen en materia de derecho de autor esinconveniente, en especial para los países en desarrollo, en los cuales esnecesario que se establezca una reserva de mercado a favor de losprogramas desarrollados localmente.

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v El usuario de programas de ordenador necesita tener una copia deresguardo, posibilidad no prevista por el derecho de autor respecto a lasobras.

v No es posible incorporar el programa de ordenador en el elenco de lasobras protegidas por el derecho de autor sin formar la estructura de este.

v Respuestas a esas críticas:v El programa de ordenador es una obrav Las facultades de orden patrimonial que dispensa el derecho de autor para

proteger las obras contra los usos no autorizados se adecua a la protecciónde los programas de ordenador.

v Que el programa de ordenador no sea directamente legible por el serhumano no obsta para que se lo considere como obra; lo mismo ocurre conotras obras, como las audiovisuales y las musicales fijadas en cintaselectromagnéticas, que solo son perceptibles por medio de aparatoselectrónicos.

v El valor, el destino y la forma de expresión de la obra son criterios ajenos alreconocimiento de la protección por el derecho de autor. Por tanto, el hechode que los programas de ordenado no estén en el orden de lo bello o de loestético, que tengan una función utilitaria y que estén expresados concódigos o en cualquier otra forma, no constituyen obstáculos para susprotección por el derecho de autor.”10

Bajo nuestra legislación, los programas de ordenador están protegidos por elDerecho de Autor, en los mismos términos que las obras literarias.

Sin embargo, si bien los programas de computador no se consideraninvenciones y, por tanto, no son patentables, la exclusión no se extiende a lasinvenciones que incluyan el uso de tales programas, siempre y cuando lainvención que se reivindique se refiera al producto o al proceso del cual elprograma forma parte, pero no al programa en si mismo considerado.

Ejemplo:

No es invención: El programa que permite controlar las temperaturas idóneasde cocción de un alimento

Es invención: El procedimiento de preparación de un alimento de largavida, que incluye la utilización de un programa paracontrolar las temperaturas idóneas de cocción de unalimento.

10 LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y Derechos Conexos. Ediciones UNESCO.Editorial ZAVALIA. 1993.

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h) Las formas de presentar información.

No se consideran invenciones por carecer de aplicabilidad industrial.

Lo que está excluido es la forma de presentar la información y no losmecanismos empleados para su transmisión.

Ejemplo:

No es invención: La forma de presentar la información de las llegadas ysalidas de vuelos en un aeropuerto

Es invención: Nuevo medio mecánico para la construcción de tableros deinformación en aeropuertos

.2.1.3. Concepto de patente

La definición de “patente” ha sido elaborada por la doctrina, toda vez que lasnormas no la contienen.

Para Guillermo Cabanellas, patente es “un derecho exclusivo a la explotaciónde una invención durante un período determinado”.11

Para Martín Uribe Arbeláez, patente es “un privilegio de explotaciónmonopolística que la ley concede al inventor en retribución o comocompensación a su aporte creativo”12

Para Elker Buitrago López, patente es “un título habilitante que concede a lapersona que lo solicita, previo un procedimiento, la posibilidad real deexplotarla económicamente.”13

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, patente es “un certificadoque otorga el gobierno, donde se reconoce que se ha realizado una invención yque pertenece al titular de la patente, dándole por un tiempo limitado el

11 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 1712 Martín Uribe Arbeláez, “Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Derecho de laVida”, Ed. Doctrina y Ley Ltda.., pg 2313 Elker Buitrago López, “Derecho Intelectual”, Librería Ediciones del ProfesionalLtda.., pg. 132

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derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceras personasutilicen o exploten su invención.”14

.2.1.4. Requisitos de patentabilidad

Los requisitos de patentabilidad son de tres clases:

v Objetivos, es decir, aplicables a la invención en sí.

v Subjetivos, esto es, los que hacen relación a las condiciones que debecumplir la persona solicitante para adquirir el derecho a que la patente lesea otorgada.

v Procesales, que se refieren al cumplimiento de requisitos de forma y lasetapas establecidas para obtener la patente.

.2.1.5. Requisitos objetivos de patentabilidad

De conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486, los requisitos para queuna invención sea patentable son los siguientes:

a) Que sea nueva. b) Que tenga nivel inventivo.

14 Superintendencia de Industria y Comercio. Manual del Inventor. 1997.

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Sea cual fuere la definición más acertada, lo cierto es que todas tienen unoselementos en común:

v Las invenciones son protegidas mediante patente. v Las patentes otorgan un derecho de explotación exclusiva o monopolio, en el sentido

que el sistema de patentes está concebido para ejercer el derecho de excluir a otros. v Ese derecho de explotación exclusiva o monopolio está limitado en el tiempo. v Las patentes son otorgadas. No existen patentes de hecho. La sola existencia de una

invención patentable no otorga ningún derecho, mientras éste no haya sidoreconocido por el Estado.


c) Que sea susceptible de aplicación industrial.

a) Novedad:

Según la definición legal, “Una invención se considerará nueva cuando no estácomprendida en el estado de la técnica”.

El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al públicoantes de la fecha de presentación de la solicitud, por una descripción escrita uoral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, en cualquier lugar delmundo.

En palabras de Martín Uribe Arbeláez, “una invención es novedosa cuando nose encuentra comprendida en el conjunto de conocimientos tecnológicos que lahumanidad ha alcanzado en un determinado momento histórico”.

No importa cuantas personas hayan tenido acceso a la información, ni que tandifícil o fácil sea obtener la información, tampoco importa si realmente losterceros accedieron a la información o si simplemente estaban en capacidad dehacerlo, lo cierto es que si la información podía ser accedida por el público, lainvención no será novedosa.

Como consecuencia de lo anterior, la novedad puede perderse por:

v Publicaciones: escritos, imágenes, dibujos, fotografías, grabaciones.

v Divulgación oral: conferencias, foros, reuniones, programas de televisión,demostraciones.

v Utilización: fabricación, oferta, introducción al mercado o explotaciónindustrial del producto.

v Solicitud de patente anterior, siempre que tal solicitud se publique o quehayan transcurrido 18 meses desde su presentación.

Sin embargo, hay algunas divulgaciones que no ocasionan la pérdida de lanovedad, si son hechas dentro del año precedente a fecha de presentación dela solicitud:

v La divulgación proveniente del inventor o su causahabiente (herederos ocesionarios).

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v La divulgación proveniente de un tercero que haya obtenido la informacióndirecta o indirectamente del inventor o su causahabiente.

v La divulgación ocasionada porque la Superintendencia y Comercio por errorpublique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor.

Una aproximación inicial a la determinación de si la invención es o no novedosapuede hacerse acudiendo al sistema de búsqueda nacional e internacional dela Superintendencia de Industria y Comercio, o puede también intentarsedirectamente a través de Internet.

La Superintendencia de Industria y Comercio presta el servicio de búsqueda deanterioridades en Colombia y en el resto del mundo, para lo cual es necesario:

v Hacer una solicitud donde se indique de manera precisa cuál es la invenciónque se está buscando.

v Pagar la suma establecida para búsquedas nacionales y para búsquedasinternacionales.

Otro método es acceder al Banco de Patentes de la Superintendencia deIndustria y Comercio (www.sic.gov.co) y a los de las oficinas de patentes deotros países (por ejemplo, www.uspto.gov, para los Estados Unidos,www.epo.co.at, para la Oficina Europea de Patentes). De todas maneras, enmuchos casos a través de este sistema se tiene acceso al resumen de lainvención, pero no a las reivindicaciones, por lo cual resulta menos confiable.

Como ya se dijo, las reivindicaciones son las partes de la patente que definen ylimitan la invención protegida. El derecho e uso exclusivo de concede sobre loque aparece en las reivindicaciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio presta también los siguientesservicios:

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Para no perder la novedad, es importante tener en cuenta las siguientesrecomendaciones

v Firmar acuerdos de confidencialidad con los empleados que participan en el proyectoy con los socios, inversionistas o compradores potenciales.

v Si hubo una divulgación por parte del inventor o por publicación errónea, presentar lasolicitud de patente antes de que transcurra un (1) año desde la fecha de ésta.


v Radiografía tecnológica: Se realiza un informe y análisis del Estado de laTécnica de un problema particular a petición del usuario.

v Monitoreo Tecnológico: Se realiza un informe y análisis sobre la evolucióntecnológica de un sector a petición del usuario.

v Prospección tecnológica: Se realiza un informe estadístico con base en lainformación de patentes.

v Diseminación tecnológica: Publicaciones de documentos de patentes de unsector determinado y durante un período determinado.

Ahora bien, no cualquier anterioridad que se encuentre es suficiente paradeterminar la pérdida de novedad. Algunas consideraciones que pueden sertenidas en cuenta son las siguientes15:

i. Debe compararse cada elemento de la invención con los del estado de latécnica, tomando el sentido más amplio de las definiciones empleadas,para determinar si un antecedente, por sí solo, describe las característicastécnicas de la invención.

Si todas las características técnicas de la invención se encuentrandescritas en un antecedente, la invención carece de novedad. Si unacaracterística, aunque sea banal, no se encuentra contenida en elantecedente, la invención es nueva.

Ejemplo:

La invención consiste en una composición de filtro plástica para proteger el ojohumano contra los efectos adversos de radiación láser que comprende un filtroplástico que tiene una transmisión visual de por lo menos 15% y que contienede aproximadamente 0.01 aproximadamente 10% en peso.

Antecedente que no haría perder la novedad: Una composición de las mismascaracterísticas, con una transmisión visual de 9%.

Antecedente que ocasionaría la pérdida de la novedad: Un catálogo comercialque presenta varios filtros de polímero para proteger el ojo humano. En unmanual de referencia se puede encontrar que la transmisión visual de este tipode filtros es igual o superior a 15% y que su peso oscila entre 0.01 y 10%.

15 Comunidad Andina, “Manual Andino de Patentes”, 2003

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ii. Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específicoque cae dentro de esa expresión, pero un elemento específico sí destruyela novedad de una general que la incluya.

Ejemplo:

Se está analizando la novedad de un procedimiento para utilizar plástico comomaterial.aislante, si el estado de la técnica comprende la utilización depolietileno como material aislante, la novedad se perdería, toda vez que elpolietileno es un tipo de plástico.

En cambio, si la solicitud versa sobre un procedimiento para utilizar polietilenocomo material aislante, y el estado de la técnica comprende el uso de plásitico,para tal fin, la novedad no se perdería.

iii. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnicaexisten ejemplos contenidos en dicho rango.

Ejemplo:

Solicitud: Temperatura entre 120 y 150° CEstado de la técnica: 120° CConclusión: Carece de novedad

Solicitud: Temperatura entre 120º y 150º C.Estado de la técnica: De 115 a 160° CConclusión: No se destruye la novedad, porque se hace una selección

específica dentro de los rangos que están en el estado dela técnica, selección que está lejos de los límites conocidos.

v La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de unainvención general que incluya esa descripción, pero una descripción generalno destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caigadentro de esa descripción genérica.

v Si un elemento equivale a otro, no habrá falta de novedad. Un poliéster yun nylon pueden ser equivalentes, pero no son lo mismo.

v Si a un mismo elemento se le asignan nombres distintos, pero suscaracterísticas técnicas son las mismas, la novedad se afecta.

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b) Nivel inventivo

De conformidad con la Decisión 486, se considera que una invención tiene nivelinventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnicacorrespondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiesederivado de manera evidente del estado de la técnica.

La determinación del nivel inventivo requiere de un análisis cuidadoso, sobretodo en sectores donde se requiere una larga y metódica investigación, comoes el caso de la Biotecnología, en donde en ocasiones el “salto tecnológico”queda oculto bajo un duro trabajo de ensayo y error. Como afirma BreuerMoreno, “El inventor no es un creador que saque algo de la nada. El solohecho de estar obligado a usar medios materiales lo subordina a lo existente”.16

Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, se siguen lossiguientes pasos:

v Determinar cuál es el estado de la técnica.

v Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica.

v Determinar si la invención resulta obvia para una persona normalmenteversada en la materia técnica.

Existen algunas pautas o criterios que ayudan a determinar si una invencióntiene o no nivel inventivo.

Las dos preguntas básicas son:

v ¿Hay alguna indicación en el estado de la técnica que lleve a un técniconormalmente versado en la materia hacia la invención?

v ¿Un técnico normalmente versado en la materia se plantearía el mismoproblema y llegaría a la solución que da la invención?

16 Citado por Marco Matías Alemán, en “Conferencia sobre Propiedad Industrial”,Bogotá, 28 de Enero de 1997, pg 9

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c) Aplicación industrial

De conformidad con la Decisión 486, una invención es susceptible deaplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado encualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquieractividad productiva, incluidos los servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido esta exigenciacomo “la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea

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Se consideran indicios de la existencia de nivel inventivo:

v Lograr un resultado o efecto inesperado. v La sorprendente sencillez de la solución propuesta. v La superación de barreras técnicas o prejuicios técnicos. v La originalidad de la solución. v La solución responde a una necesidad antigua que había quedado

insatisfecha. v Se efectuó una elección entre muchas opciones posibles, obteniendo un

resultado inesperado. v Se necesitaron múltiples pasos para llegar a la solución. v Se efectuaron tentativas previas por otros interesados para solucionar el

problema técnico, sin éxito. v Se ha requerido un esfuerzo y un tiempo considerables para llegar a la nueva

tecnología.v Se considera que un compuesto químico tiene nivel inventivo cuando tiene

una estructura inesperada o cuando presenta un uso o un efecto inesperado.

Se consideran indicios de la falta de nivel inventivo:

v Yuxtaposición de elementos conocidos, funcionando sin alteración y sinefecto inesperado.

v Intercambio de material por otro análogo conocido, o por un material nuevoque se hace disponible y que es claramente apto para un nuevo uso.

v Extrapolación simple y directa de hechos conocidos.v Optimización de las condiciones de operación o adaptación rutinaria de las

mismas.v Elección entre alternativas conocidas u obvias, sin resultados nuevos o

inesperados.v Uso de equivalentes técnicos conocidos.


materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor,deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, elresultado industrial perseguido.”17

.2.1.6. Tipos de patentes

En atención a su ámbito de protección, las patentes pueden ser:

a) De producto: Son aquellas que amparan el resultado final, un producto,que en sí mismo es una innovación.

Ejemplo:

Un inhalador que permite introducir sustancias sólidas en una corriente de aireaspirado por un usuario.

Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 14.

17 26-IP-99

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Es importante tener en cuenta que:

v Si la invención no puede materializarse en un objeto o procedimiento concreto,no tiene aplicabilidad industrial.

v El campo económico de aplicación es indiferente para cumplir el requisito deaplicabilidad industrial.

v La aplicabilidad industrial no puede consistir simplemente en lograr ciertoefecto sobre el intelecto humano. Por eso están excluidas de patentabilidad lascreaciones puramente estéticas, las técnicas de psicoanálisis, las técnicaspara el aprendizaje, las técnicas para practicar juegos.

v Para determinar la aplicabilidad industrial, es irrelevante que la invención sea ono económicamente valiosa o que contribuya en mayor o menor medida alprogreso técnico.

v El hecho de que la invención sea parte de un proceso más complejo no le quitaaplicabilidad industrial. En consecuencia, son patentables los productossemielaborados, las materias primas y los productos intermedios.


b) De procedimiento: Son aquellas que amparan un proceso industrialutilizado para obtener un producto de mejor calidad, abaratar costos,desarrollar una mayor productividad, etc.

Ejemplo:

Procedimiento para producir una bebida de malta fermentada a partir de mostode cerveza.


.2.1.7. Excepciones de patentabilidad

Se trata de invenciones que no pueden ser patentadas por expresa disposiciónlegal.

a) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger el ordenpúblico o la moral.

b) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud ola vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales oel medio ambiente.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicospara la producción de plantas o animales, exceptuando losprocedimientos no biológicos o microbiológicos.

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano oanimal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los sereshumanos o animales.

e) Usos y segundos usos.

Estas excepciones se explican a continuación:

a) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger elorden público o la moral.

Respecto a esta prohibición debe tenerse en cuenta lo siguiente:

v Aplica cuando automáticamente se produce la violación del orden público,no cuando el uso abusivo de la invención podría producir dicha violación.

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No debe confundirse la exclusión con el hecho de que determinadasinvenciones puedan patentarse, pero no utilizarse sin autorización estatal.

Ejemplo:

Un explosivo no está excluido de patentabilidad simplemente porque, malutilizado, pueda atentar contra el orden público.

v La explotación de la invención patentada puede estar sometida a permisos(por ejemplo del INVIMA para alimentos, productos farmacéuticos ocosméticos, o del ICA para fertilizantes y plaguicidas), pero ello no significaque no se pueda pedir la patente.

v El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido el orden públicoen los siguientes términos:

“ Orden público, por su parte se refiere al Estado, a la cosa pública. Eneste orden de ideas es el imperio de la ley, de la tranquilidad ciudadanaque debe ser garantizada por el Estado... Son actos que atentan contra el“Orden Público”, por ejemplo, los que afecten el normal funcionamiento delos servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, elvandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentadoscontra la salud pública, y en general, los que alteren la paz pública y laconvivencia social.”18

b) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger lasalud o la vida de las personas o de los animales, o para preservarlos vegetales o el medio ambiente.

Ejemplo:

No podrá patentarse un plaguicida que destruye los sembrados decocaína pero que altera irreversiblemente el ecosistema.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmentebiológicos para la producción de plantas o animales, exceptuandolos procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Con respecto a esta exclusión, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

18 Tribunal Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 4 –IP – 88.

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v Las especies y variedades de plantas no son patentables. Las nuevasvariedades vegetales son objeto de protección mediante un Certificado deObtentor.

v Tampoco son patentables las razas de animales, por ejemplo un bovinotransgénico.

v Los procesos no biológicos para la obtención de una planta o de un animalsi son patentables.

Ejemplo:

Una planta transgénica caracterizada por una secuencia de DNA quecodifica un péptido efectivo insecticidamente sustancial aislable delveneno de la araña Diguetia introducida dentro de una línea de germen dela dicha planta o un ancestro de dicha planta, en forma tal que lacaracterística de expresión de la dicha secuencia de DNA es heredada porsubsecuentes generaciones de dicha planta a través de propagaciónsexual o asexual.

El patentamiento de microorganismos es una excepción a la prohibición depatentabilidad de material biológico, que se da por expresa disposiciónlegal.

En efecto, establece la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión486: “Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adoptenmedidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) delartículo 27, numeral 3 del Capitulo de Asuntos de Propiedad Intelectualrelacionados con el Comercio - ADPIC.”

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humanoo animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los sereshumanos o animales.

Con relación a esta exclusión, es importante tener en cuenta:

v Los métodos terapéuticos incluyen también los tratamientos profilácticos(preventivos). Así, por ejemplo, un método para prevenir la placa bacterianaen los dientes está excluido de patentabilidad.

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v La exclusión no comprende la prevención, curación o diagnóstico por lafarmacia.

Ejemplo:

Un polipéptido capaz de modular el peso corporal de un animal.


v La exclusión no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientosquirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades.

Ejemplo:

Un dispositivo para anestesia

Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 17

v Cuando un producto sirva a la vez para propósitos terapéuticos y noterapéuticos, por ejemplo cosméticos, será patentable en la medida en queel elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que seaéste el elemento que se pretenda reivindicar.19

v Los métodos no terapéuticos de tratamiento de animales pueden serpatentados, por ejemplo un método para incrementar la producción de lanaen ovejas. Dijo al respecto la Oficina Europea de Patentes: “El método detratamiento de un animal con un medicamento para aumentar la producciónde leche en una vaca es patentable puesto que este efecto esindependiente de la salud de la vaca.”20

e) Usos y segundos usos.

En Colombia, los usos y segundos usos de un determinado producto oprocedimiento, no son patentables.

Por esta razón, se consideró que el segundo uso del Viagra (como tratamientoen la disfunción eréctil) no era patentable, a pesar de ser un uso totalmentediferente al inicialmente reivindicado (tratamiento de cardiopatías).

19 11-IP-9520 T 774/89 (No publicada), citada en Comunidad Andina, “Manual Andino dePatentes”, 2003

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.2.1.8. Titularidad de la Patente

Es inventor la persona que realiza la actividad de inventar. En consecuencia,solamente las personas físicas pueden ser inventores.

No son inventores:

v Quienes aportan medios financieros o físicos para el proceso inventivo.

v Quienes supervisan el proceso inventivo del otro.

v Quienes realizan mediciones u otras tareas accesorias.

v Quienes participan en la construcción de prototipos.

En consecuencia, los herederos y los cesionarios del inventor podrán solicitar lapatente.

Los titulares de la patente pueden ser personas naturales o jurídicas. Así comoel inventor sólo puede ser una persona natural, el titular puede ser una personajurídica.

En el caso de invenciones hechas conjuntamente por varias personas, elderecho pertenece a todas ellas. Para que este caso se presente, es necesarioque cada uno de los inventores conjuntos haya participado en la actividadinventiva, no en tareas puramente materiales, o en actividades intelectualesque no pueden ser calificadas como inventivas.

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El derecho a la patente pertenece al inventor.

El derecho a la patente es transferible, por acto entre vivos (venta, licencia,donación) o por vía sucesoria.


Debe tenerse en cuenta:

v Si la invención fue creada por quien fue contratado para investigar, lainvención pertenece al empleador, pero el inventor tendrá derecho a que sele mencione como tal en la patente. El patrono no está obligado, pero sífacultado, a ceder parte de los beneficios económicos al inventor.

v Si el trabajador no fue contratado para investigar, pero ha utilizado los datoso medios provenientes de la labor desempeñada, para llegar a la invención,la invención pertenece al empleador, pero el inventor no sólo tendráderecho a que se le mencione como tal en la patente, sino también a unacompensación, que se fijará teniendo en cuenta factores tales como elmonto del salario, la importancia de la invención y el beneficio que reporte alempleador.

v Si la invención ha sido lograda por el trabajador con independencia de susfunciones, el empleador no tendrá derechos sobre la invención.

No es extraño que dos o más personas lleguen a una misma invención.Finalmente, los problemas técnicos son comunes a todas las industrias delramo, y los departamentos de I&D de las diferentes empresas están trabajandoen enfoques muy similares.

En este caso, quien primero solicite la patente será quien la obtenga.

Sin embargo, el Artículo 55 de la Decisión 486 establece que los derechosconferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera personaque, de buena fe y antes de la fecha de presentación de la solicitud a la que seconcedió patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención ohubiese realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En este caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o continuar la utilizacióno explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse otransferirse junto con el establecimiento o con la empresa en que se estuvieserealizando la utilización o explotación.

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En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el derecho pertenece alempleador. En todo caso, el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal enla patente.

Si la invención es desarrollada independientemente por varias personas, la patentese concederá a quien primero presente la solicitud.


.2.1.9. Clasificación Internacional de Patentes

La "Clasificación Internacional de Patentes" o, en su forma abreviada, la IPC,es el nombre de un sistema de clasificación (adoptado mediante el Arreglo deEstrasburgo) que, en su séptima edición, divide la tecnología en casi 69.000subdivisiones, cada una de ellas identificada por un símbolo diferente. Cadasímbolo está compuesto de una combinación de letras del alfabeto latino y denúmeros arábigos.

Ejemplo:

A una mesa especial para niños le correspondería la Clasificación A 47 D; auna silla de tres patas le correspondería la A 47 C.

A 47 MOBILIARIO; ARTÍCULOS O APARATOS DE USODOMÉSTICO; MOLINILLOS DE CAFÉ; MOLINILLOS DEESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL

A 47 B Mesas; Escritorios, Mobiliario de oficina; Muebles concajones; Cajones; Partes constitutivas generales de losmuebles

A 47 C Sillas; Sofás; CamasA 47 D Mobiliario especialmente adaptado para niños A 47 F Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas,

almacenes, bares, restaurantes o locales similares; Taquillas A 47 G Utensilios de uso doméstico o de mesa A 47 H Guarniciones para ventanas o puertas A 47 J Material de cocina; Molinillos de café; Molinillos de especias;

Aparatos para preparar las bebidasA 47 K Aparatos sanitarios no previstos en otro lugar; Accesorios

para el aseo A 47 L Lavado o limpieza doméstica; Aspiradores en general

Para un adecuado manejo de la Clasificación Internacional, es conveniente verel Manual de Introducción a la Clasificación de Patentes elaborado por la OMPI(www.wipo.org/classifications/es/ipc/manual/manual2.htm), y la Clasificaciónmisma puede ser consultada en www.wipo.int/ibis/ipc7beta5/ipc7sp/index.html.

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.2.1.10. Preparación de la solicitud o petitorio

Para las solicitudes de patente se utiliza un formulario diseñado por laSuperintendencia de Industria y Comercio, identificado como “Formulario Únicode Patente 2000-3” (Anexo No. 8). Para diligenciar este formulario, esimportante tener en cuenta lo siguiente:

v Solicitud: Se debe marcar la casilla correspondiente a “Patente deInvención”.

v Solicitante:

Si se trata de una persona natural, indicar nombre, nacionalidad, y domicilio.Por ejemplo, Pedro Pérez, ciudadano colombiano, domiciliado en la Calle 20 N°20-20 , Bogotá, Colombia.

Si se trata de una persona jurídica, se deberá indicar la razón social, el lugar deconstitución y el domicilio. Por ejemplo, Flores Miraflor Ltda., sociedadorganizada de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en la Calle20 No. 20-20, Bogotá, Colombia.

La solicitud se podrá presentar directamente por el interesado, o a través deapoderado.

v Representante o apoderado: Esta casilla es obligatoria en los siguientescasos:

(i) Cuando se trata de una persona natural que va a actuar por medio de unapoderado, en esta casilla aparecerá la información referente alapoderado.

(ii) Cuando se trata de una persona jurídica que va a actuar por medio de unapoderado, en esta casilla aparecerá la información referente alapoderado

(iii) Cuando se trata de una persona jurídica que no va a actuar por medio deun apoderado, en esta casilla aparecerá la información referente alrepresentante legal.

En Colombia sólo pueden ser apoderados los abogados titulados e inscritos.En consecuencia, no puede otorgarse poder a quien no sea abogado.

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v Inventor: Deberá indicarse el nombre, dirección y domicilio del inventor oinventores. Si son más de uno, es más práctico elaborar una hoja, titulada“Anexo Inventores”, para incluirlos a todos y escribir en la Casilla “VerAnexo”.

v Título de la invención: Debe aparecer el título o nombre de la invención.

Con relación al título, es importante tener en cuenta lo siguiente:

(i) Debe definir en forma breve y precisa el objetivo de la invención.(ii) No debe ser excesivamente general o abstracto.(iii) No debe hacer referencia al titular, ni a marcas o nombres

comerciales.

No Aceptable AceptableProceso para la producción dealimentos.

Proceso para la producción deleche aséptica para consumo.

Proceso de purificación del antígeno desuperficie viral Hepatitis B quecomprende el péptido marca XXXproducido por el Laboratorio YYY.

Proceso de purificación delantígeno de superficie viralHepatitis B que comprende elpéptido pres

v Prioridad: La prioridad es una figura legal que permite retrotraer a unafecha anterior, la fecha de presentación de la solicitud. La prioridad puedereclamarse dentro del año siguiente a la fecha de radicación de la solicitudde patente en cualquier país miembro del Convenio de París y/o del ADPICo TRIPS, así como de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o TRIPS.(Para efectos de verificar si un país es o no miembro de estos tratados,puede consultarse www.ompi.org/treaties/es/index.html). Así mismo podrávisitarse el sitio www.comunidadandina.org

Ejemplo:

Se presenta una solicitud de patente en Colombia el 2 de Febrero de2004. El solicitante tiene hasta el 2 de Febrero de 2005 para presentar lasolicitud en los Países miembros del Convenio de París, del ADPIC, o dela CAN, y que se le asigne como fecha de presentación el 2 de Febrerode 2004.

Esta prerrogativa se podrá solicitar en países como Estados Unidos., enlos Países miembros de la Unión Europea, la gran mayoría de paísesAsiáticos, Africanos, Latinoamericanos, y por supuesto en Perú, Ecuador,Venezuela y Bolivia.

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La prioridad es una figura de gran importancia si consideramos que quienprimero solicite la patente es a quien se le concederá.

En caso de que se reivindique prioridad, es necesario señalar en elformulario el país de origen, la fecha y el número de solicitud respecto dela cual se reivindica prioridad.

v Firma: La solicitud deberá ser firmada por el solicitante, su representantelegal o su apoderado.

v Idioma: La solicitud deberá ser presentada en español.

A la solicitud se deberá anexar los siguientes documentos:

i. Comprobante de pago.ii. Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea

persona jurídicaiii. Poderesiv. Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.v. Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.vi. Documento de cesión del inventor al solicitantevii. Resumen de la invenciónviii. Descripción de la invenciónix. Las reivindicacionesx. Los dibujos, planos y figurasxi. Copia del contrato de accesoxii. Certificado de depósito del material biológicoxiii. Arte final

i. Comprobante de pago: La solicitud no recibirá fecha y número deradicación si no se acompaña del pago de los Derechos Oficiales.

Si el resumen de la solicitud excede de 150 palabras, será necesariopagar por cada palabra que sobrepase las 150.

Si se reclama prioridad, será necesario pagar también por este concepto.

ii. Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitantesea persona jurídica: Cuando se trata de personas jurídicas, seránecesario acompañar a la solicitud un Certificado de Cámara de Comercioque acredite su existencia y representación legal. Este no debe tener másde tres (3) meses de expedición.

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iii. Poderes: Cuando se actúa a través de apoderado, es necesarioacompañar un poder firmado por el solicitante y presentadopersonalmente ante Notario Público.

iv. Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.

v. Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.

vi. Documento de cesión del inventor al solicitante: Cuando el inventor hacedido su derecho a la patente a un tercero, esta cesión debe constar porescrito, en un documento que debe ser firmado por el inventor y por elcesionario y presentado personalmente ante Notario.

vii. Resumen de la invención: Es una síntesis de la divulgación técnicacontenida en la solicitud de patente.

Ejemplo:

Máquina de empaquetar para el envolvimiento periférico de una cinta alrededorde un rollo de banda de material soportado por medios de soporte dispuestospara mantenerlos en rotación axial, que comprende medios para activar el girosuplementario del rollo durante al menos una vuelta después de completar elarrollamiento del material para arrollar la cinta periféricamente sobre el rollohasta que se solapa consigo misma, medios para fijar y cortar que puedenllevarse cerca de la periferia del rollo para fijar entre sí las partes solapadas dela cinta y cortarlas corriente arriba de la zona de fijación para proporcionar elrollo empaquetado, caracterizada, porque comprende además medios para elsuministro del extremo libre de la cinta sobre la sección terminal todavíadesarrollada de la banda de material que se arrolla, siendo así dicho extremo almenos parcialmente atrapado entre el rollo y la última vuelta de la banda dematerial.

viii. Descripción de la invención: La descripción deberá divulgar la invenciónde manera clara y completa, de forma tal que se comprenda y que unapersona capacitada en la materia técnica correspondiente puedaejecutarla.

Se entiende que una descripción es clara y completa “cuando divulga loselementos constitutivos de la invención y las indicaciones suficientes para

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que un experto en la materia pueda ejecutarla gracias a susconocimientos y a su capacidad, sin que tenga que realizar actividadinventiva por su parte.”21

v Debe ser clara. Una persona capacitada en la materia técnicacorrespondiente debe poder comprenderla.

v Debe ser completa. Toda la invención debe ser objeto de explicación en ladescripción.

v Debe ser suficiente para que una persona experta y con conocimientosmedios en la materia pueda ejecutarla.

La descripción puede organizarse de la siguiente manera:22

(i) Indicación del sector tecnológico al que se refiere la invención.

Ejemplo:

En la técnica de producción de rollos, por ejemplo de tela, es conocida lanecesidad de sujetar el extremo de la banda envuelta y empaquetar totalmenteel rollo para protegerlo del ambiente.

El cubrir dichas necesidades se hace difícil por el deseo de realizar lasoperaciones de manera totalmente automática para adaptarse a la crecienteautomatización total de las líneas de producción.

(ii) Estado de la técnica.

La tecnología anterior conocida por el solicitante que sea útil para lacomprensión y examen de la invención, y las referencias a los documentos ypublicaciones relativas a dicha tecnología.

Ejemplo:

El problema reside principalmente en el hecho de que el borde inicial de la cintau hoja, normalmente de material plástico, que se desea envolver alrededor dela periferia del rollo, tiende a escapar sin completar una vuelta que le permitasujetarse consigo misma. El uso de colas o similares (véase el documento US-A-3901757) para mantener en posición sobre el rollo el principio de la cinta uhoja hasta el arrollamiento completo, entraña un deterioro inevitable de la parte

21 EL AMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE. Carmen Salvador Jovaní.Biblioteca Jurídica Cuatrecasas. Pg. 220.22 Los ejemplos sobre la forma de organizar la descripción fueron tomados delManual del Inventor publicado por la SIC en 1977.

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de la banda del rollo correspondiente al encolado. Especialmente en el caso demateriales, de valor la pérdida en el desempacado constituye un coste adicionalmal tolerado por los usuarios. Además el método es decididamente inaplicableen aquellos rollos sobre los que, por su naturaleza, es difícil o imposibleencolar.

(iii) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensióndel problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo lasdiferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior,incluyendo una descripción de las figuras.

Ejemplo:

El objetivo general de la presente invención es obviar los inconvenientes antesmencionados proporcionando un dispositivo de empaquetado para rollos quepermitirían un rápido y cuidadoso empaquetado automático de los mismos sinel uso de colas o similares para sujetar el principio de la cinta utilizada en elempaquetado.

A la vista de dicho objetivo se ha buscado proporcionar una máquina según lareivindicación 1.

Para aclarar más la invención y sus ventajas comparadas con la técnicaconocida, se describen a continuación con la ayuda de los dibujos anexos,posibles formas de realización cómo ejemplos de aplicación de dichosprincipios.

En los dibujos:- La Fig. 1 muestra esquemáticamente una vista lateral en alzado de unamáquina de empaquetar. v La Fig. 2 muestra esquemáticamente una vista parcial de una primera fase

de funcionamiento de la máquina de la fig. 1.v La Fig . 3 muestra esquemáticamente una vista parcial de una segunda fase

de funcionamiento de la máquina de la fig. 1.v La Fig. 4 muestra esquemáticamente una vista parcial de una tercera fase

de funcionamiento de la máquina de la fig. 1.v La Fig. 5 muestra esquemáticamente una vista parcial de la máquina de la

fig. 1 trabajando con un rollo más pequeño, yv La Fig. 6 muestra una vista parcial de una forma de realización diferente de

la máquina de la máquina de la máquina de empaquetar según la presenteinvención.

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Con referencia a las figuras según puede verse fácilmente en la Fig. 1, unamáquina de empaquetar indicada globalmente por 10 comprende dos rodillosaccionados por motor 11 y 12 para soportar y hacer girar un rollo 13. p. ej. Detela. Una deslizadora 14 transporta el rollo desde una máquina conocida (norepresentada) para la formación de rollos por arrollamiento de una bandacontinua.

(iv) La descripción de la invención con respecto a las figuras

Ejemplo:

A lo largo de la deslizadora 14 se encuentra situada una disposición 15 paracortar la banda de la que está constituido el rollo. Dicho dispositivo de corte esde técnica conocida y por tanto no se representa. Por ejemplo puedecomprender una cuchilla circular giratoria que se desplaza transversalmentecon respecto al avance de la banda como es fácil imaginar por los conocedoresde la técnica.

Un plano 16 es desplazado por un accionamiento 24 entre una posiciónlevantada de tope controlada para colocar el rollo sobre los rodillos 11 y 12 yuna posición levantada de tope controlada para colocar el rollo sobre losrodillos 11 y 12 y una posición de descarga del rollo por los rodillos. Dichas dosposiciones se representan en la fig. 1 en línea continua y de trazos,respectivamente.

Sobre los rodillos 11 y 12 está situado un brazo articulado oscilante 17accionado por motor y que tiene en su extremo libre una unidad deempaquetado 28, que comprende un dispositivo de desarrollo 18 para una cinta19 de material plástico, p.ej. una película de soldadura por calor, que sealimenta desde un carrete 20. La unidad 28 al rollo a empaquetar. Dicho sensorpuede ser, por ejemplo, un sensor de proximidad 26 soportado por la unidad deempaquetado 28 y dotado de un microrruptor para detectar la aproximación ala periferia del rollo.

Podría pensarse también en disponer otros sistemas para detectar laaproximación a un rollo de la unidad 28. Pr ejemplo, deteniendo el brazo 17enla posición baja podría detectarse por el codificador 29.

Las distintas partes componentes de la máquina están interconectadas para sufuncionamiento con un dispositivo de control 27, por ejemplo electrónico conlógica por cable o programada. Sobre la base de la siguiente descripción defuncionamiento tal control es fácilmente imaginable para los expertos en lamateria y por tanto no se describe ni se representa en adelante.

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En el uso de la máquina el rollo a empaquetar rueda por la deslizadora 24hasta que se sitúa sobre los rodillos 11 y 12. El plano 16 en dicha posiciónelevada, detiene el recorrido del rollo. Simultáneamente el dispositivo de corte15 separa el rollo de la banda de la que ha sido arrollado.

Los rodillos accionados por motor hacen girar el rollo para arrollar el bordeterminal libre 25 y al propio tiempo el brazo 17 es obligado a girar hasta que elsensor 26 detecta la periferia del rollo, mientras que el dispositivo dealimentación 18 desarrolla la cinta 19, de manera que su extremo libredescanse sobre el borde que se está arrollando, como muestra la fig, 2. Lacinta 19 queda así atrapada y atraída por el borde 25 que se está arrollandocomo puede verse fácilmente en la fig. 3.

El giro del rollo continúa hasta que la cinta de plástico 19 ha cubierto porcompleto la periferia del rollo y se solapa consigo misma. Como se ve en la fig.4, la guía 22 se desplaza entonces a lo largo del cabezal de soldar de maneraque entra en contacto con la cinta 19, soldándola y cortándola en el punto desolape para conformar la envoltura completa del rollo.

La cinta se suelda consigo misma y por tanto no se producen alteraciones odaños al material del rollo.

Ventajosamente, el giro angular del brazo 17, necesario para que el sensor 26encuentre la superficie del rollo que es detectado por el codificador 29, permiteque el circuito de control 27 calcule el diámetro del rollo y por tanto el giro delrollo necesario para que la cinta 19 lo envuelva por completo. De este modo lacantidad de cinta utilizada es suficiente con toda seguridad y puede tambiénajustarse al mínimo necesario para el empaquetado, cualquiera que sea eldiámetro del rollo, sin necesidad de regular la máquina por anticipado. Tambiénpara poder manejar rollos de varios diámetros, el mecanismo cinemática 23orienta la unidad 28 de manera que el cabezal de soldar y cortar esté siempresustancialmente perpendicular a la superficie del rollo con independencia de sudiámetro.

Una vez que el rollo ha sido empaquetado, el brazo 17 se levanta de nuevo y elrollo es extraído de la máquina, haciéndole girar por el plano inclinado que seforma al ordenar el actuador 24 que baje el plano 16. El giro a lo largo del plano16 puede iniciarse, por ejemplo deteniendo el giro del rodillo 12 mientras quecontinúa el del 11, con lo que se imprime al rollo un momento que le hace rodarsobre el rodillo 12 hacia el plano inclinado 16.

Como alternativa puede preverse fácilmente un mecanismo que eleve el rodillo11 para empujar el rollo al otro lado del rodillo 12.

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Evidentemente no es estrictamente necesario que el empaquetado tenga lugarpor soldadura de la cinta.

La fig. 6 muestra esquemáticamente una forma de realización diferente de lamáquina según la presente invención. En dicha forma de realización, diferente,una unidad de empaquetado 28´ (el resto de la máquina es sustancialmenteigual a la fig. 1, entonces no se representa ni se describe), comprende unaboquilla 30 para aplicar una cantidad controlada de cola extendiéndola sobre lasuperficie de una cinta 19´ enrollada ya parcialmente en la posición del solapesubsiguiente consigo misma.

Una cabezal de corte 21´ que desliza sobre una guía 22´ lleva a cabo el cortede la cinta después de cubrir con la cinta la zona encolada. Completando así elempaquetado.

Ventajosamente aquí se encuentra un sensor 26´ similar al sensor 26 de laFig.1 para detectar la posición correcta de la unidad 28. La cinta 19´ puede serpor ejemplo de papel.

Naturalmente la descripción recogida arriba de formas de realización queaplican los innovadores principios de la presente invención se de simplementea título de ejemplo y por tanto no debe tomarse como una limitación de lasreivindicaciones.

Por ejemplo el bloqueo del desplazamiento del rollo al extremo de ladeslizadera 14 para situarlo correctamente sobre los rodillos 11 y 12 puedeconseguirse dotando al rodillo 12 de un desplazamiento vertical para disponerlomomentáneamente en una posición más alta que la del rodillo 11 constituyendoasí un borde del tope para el rollo y bajarlo luego a la misma altura que el rodillo11 para la fase de empaquetado. Para la descarga del rollo podría utilizarse elmismo desplazamiento vertical del rodillo 12, bajándolo por debajo del nivel delrodillo 11 para permitir que el rollo pase sobre el rodillo 12.}

Naturalmente deberá preverse una deslizadera de salida de la máquinadispuesta a la altura a la que desciende el rodillo 12, esto es, más baja que elplano inclinado 16 que en este caso no está presente. Como alternativa, elrollo 13 puede sujetarse por sus extremos por unos platos de garra giratoriosque se desplazan a lo largo de unas guías, primero para cargar el rollo en lamáquina y luego para extraerlo de ella.

Finalmente la cinta 19 puede ser, por supuesto, de distinta anchura que el rollop. ej. Si fuera más estrecha con la función principal de fijar solamente elextremo libre del rollo o si fuera mayor plegando los bordes sobre los extremos

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del rollo. También es posible utilizar varias cintas dispuestas en paralelo paraligar el rollo según varias circunstancias.

ix. Las reivindicaciones: Las reivindicaciones son la parte más importantede la solicitud, puesto que definen y delimitan la invención protegida.

Las reivindicaciones deben ser claras y concisas.

En general, una reivindicación debe contener dos partes:

(i) Preámbulo, que indica cuál es la materia de la invención: composición,aparato, proceso

(ii) Parte caracterizante, que indica las características técnicas necesarias paradefinir la invención.

Ejemplo:

Preámbulo: Un polipéptido de obesidad (ob)

Parte caracterizante: que tiene aproximadamente 145 a aproximadamente167 aminoácidos, capaces de modular el peso corporal enun animal, o variantes alélicas o análogas, incluidosfragmentos, del mismo que tienen la misma actividadbiológica.

Las reivindicaciones pueden ser:

(i) De producto, cuando se refieren a sustancias, artículos, máquinas,mecanismos, sistemas. Estarán definidas por su composición, en el caso desustancias, o por su estructura y funcionamiento, en el caso de artículos,máquinas, mecanismos o sistemas.

(ii) De procedimiento, cuando se refieren a métodos, sistemas y procesos.Estarán definidas por las diferentes etapas que se llevan a cabo hasta obtenerun producto final.

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Es muy importante que la reivindicación no deje ninguna duda en cuanto a lacategoría a que pertenece (de producto o de procedimiento). Si no es así, seráobjetada por falta de claridad.


Una misma solicitud de patente puede contener las dos clases dereivindicaciones.

Ejemplo:

Reivindicación 1: Composición para la lucha contra las plagas, de la cual porla acción de agua o vapor de agua sobre compuestos descomponiblesfinamente divididos, se desarrollan substancias venenosas gaseosas,caracterizada porque contiene los compuestos descomponibles conjuntamentecon un material fibroso poroso configurado como soporte.

Reivindicación 2: Procedimiento para desarrollar la composición de lareivindicación 1, consistente en calentar agua a una temperatura promedio…

Las reivindicaciones también pueden ser:

(i) Independientes, cuando define todas las características esenciales de lainvención y es autosuficiente.

(ii) Dependientes, cuando hacen referencia a una anterior y contienen todaslas características de aquella.

Ejemplo:

R. Independiente: Composición para inhibir la corrosión de elementosmetálicos en circuitos de aguas industriales, caracterizada porque comprendenpolímeros de ácidos acrílicos o metacrílicos, compuestos orgánicos del tipolignosulfonatos y sales inorgánicas de zinc.

R. Dependiente: Composición de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizadaporque las sales inorgánicas son cloruros y sulfatos de zinc.

Es importante tener en cuenta que la solicitud sólo puede comprender unainvención, o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera queconformen un único concepto inventivo. Es decir, debe haber “unidad deinvención”.

Ejemplo23:

23 Comunidad Andina, “Manual Andino de Patentes”, 2003

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Hay unidad de invención: Reivindicación 1: Un teléfonoReivindicación 2: Un teléfono con un enchufeReivindicación 3: Un teléfono con un discoReivindicación 4: Un teléfono con un dial giratorio

La unidad de invención se da porque las cuatro reivindicaciones están unidaspor un único concepto inventivo: un teléfono.

No hay unidad de invención: Reivindicación 1: Un teléfonoReivindicación 2: Un enchufeReivindicación 3: Un discoReivindicación 4: Un dial giratorio

x. Los dibujos, planos y figuras: Su finalidad es contribuir a una mejorcomprensión y divulgación de la invención. Las características que debenreunir son las siguientes:

v Deben tener una relación directa con la descripción.v Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.v La relación entre los dibujos y la descripción se debe hacer por medio de

signos de referencia concordantes y debe hacerse con números.v Si la descripción menciona figuras o dibujos, éstas deben presentarse.

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Recomendaciones acerca de las reivindicaciones:

v Deben definir en forma clara, precisa y concisa las características novedosasde la invención.

v Deben tener unidad de invención. v El capítulo reivindicatorio puede referirse a varios asuntos, pero cada

reivindicación sólo a uno. v Sólo puede referirse a lo que se haya descrito y mencionado en el título: si el

título se refiere a un procedimiento, las reivindicaciones sólo pueden ser deprocedimiento.

v Las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente.v Primero debe ir la reivindicación independiente, seguida de sus dependientes.v No deben contener referencias a la descripción, a ejemplos o a dibujos.v No deben contener términos imprecisos o relativos, tales como

“aproximadamente”, “alrededor de”.v No deben contener marcas o nombres comerciales.v No deben definir la invención por el resultado que se pretende alcanzar (por

ejemplo, “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del99%”).


v No deben presentarse dibujos o figuras que no hayan sido mencionadas enla descripción.

v No deben incluir textos o letreros.v Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos.v Deben ser numerados individual y consecutivamente.v En la descripción, los números referenciales no deben ir entre paréntesis.v Se deben hacer en tamaño oficio.v No deben contener marcos en su contorno.v No se deben hacer a mano alzada.v Deben adoptar las convenciones usuales para el dibujo técnico.

Ejemplo:

xi. Copia del contrato de acceso: El contrato de acceso es un acuerdoentre un Estado y una persona, en el cual se establecen los términos y

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condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivadosy, de ser el caso, el componente intangible asociado. (Decisión 391).

La Decisión 391 regula el régimen común de Acceso a los RecursosGenéticos. Sus principales aspectos son los siguientes:

Establece que los recursos genéticos son bienes o patrimonio de laNación o del Estado de cada país miembro.

Se aplica a los recursos genéticos originarios de un país miembro de laCAN, a los productos derivados, a los componentes intangibles y a losrecursos genéticos de las especies migratorias.

Todo procedimiento de acceso requerirá:

a) Solicitud de acceso realizada por el solicitante, en la cual se deberáidentificar el solicitante, el proveedor de los recursos genéticos, la personao institución nacional de apoyo, el responsable del proyecto, la actividadde acceso que solicita y la localidad donde se realizará.

b) Contrato de acceso entre el solicitante y el Estado a través de suAutoridad Nacional Competente, en donde se tienen en cuenta losderechos de los proveedores de los recursos genéticos y productosderivados, de los recursos biológicos que los contengan y del componenteintangible así no haya acceso a éste.

c) Este contrato tendrá un anexo cuando se trate de acceder a loscomponentes intangibles asociados a los recursos genéticos, es decir, elconocimiento asociado al recurso, en donde se prevé la participación justay equitativa de beneficios provenientes de la utilización de estoscomponentes. Deberá estar suscrito por la Autoridad NacionalCompetente, hasta tanto el contrato no haya sido suscrito por dichaAutoridad, estará sujeto a una condición suspensiva.

d) Emisión y publicación de la Resolución en la gaceta oficial, una vezadoptado y suscrito el contrato de acceso.

e) Contratos accesorios, que son los suscritos entre el solicitante del accesoy el propietario o administrador del predio donde este ubicado el recursobiológico que contenga el recurso genético; el centro de conservación exsitu24 o la institución nacional de apoyo previamente a la solicitud de

24 Condiciones ex situ son aquellas en las que los recursos genéticos no seencuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el caso de especies

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acceso. Este contrato no autoriza el acceso al recurso genético o suproducto derivado, y su contenido se sujeta a lo dispuesto en el contratode acceso.

f) Registro declarativo de los activos vinculados al acceso.

Los certificados sanitarios que amparen la exportación de recursosbiológicos que se expidan conforme a la Decisión 328, incorporarán alfinal del formato la leyenda: “No se autoriza su uso como recursogenético”

La Decisión 328 establece el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria,sus aspectos más importantes son las disposiciones sobre plagas yenfermedades de importancia económica que afectan a la agricultura yganadería, a los certificados y permisos fitosanitarios y zoosanitarios, a losrequisitos para la importación de plantas, partes, productos ysubproductos de origen vegetal.

Los países miembros podrán establecer, mediante norma legal expresa,limitaciones parciales o totales al acceso a recursos genéticos o susproductos derivados, en los casos expresamente señalados en la Decisión391.

Para mayor información y acceder a los textos de las normas citadas, se puedevisitar la siguiente página: www.comunidadandina.org

xii. Certificado de depósito del material biológico

El tema de la divulgación es particularmente sensible en materia deinvenciones biotecnológicas, en las cuales la descripción de la patentepuede ser bastante inútil para quien no tenga acceso al material genéticoque allí se describe.

Por esta razón, el Artículo 29 de la Decisión 486 dispone:

“Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimientorelativo a un material biológico y la invención no pueda describirse demanera que pueda ser comprendida y ejecutada por una personacapacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarsecon un depósito de dicho material...

domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los quehayan desarrollado sus propiedades específicas.

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“El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de laconcesión de una patente si se hace en condiciones que permitan acualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a mástardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el artículo40.”

¿Cuándo se efectúa el depósito? A más tardar en la fecha depresentación de la solicitud de patente.

¿Ante quién se efectúa el depósito? Ante los organismos reconocidos porel Tratado de Budapest o ante otra institución reconocida por la OficinaNacional Competente (para Colombia, la Superintendencia de Industria yComercio), que en todo caso, de conformidad con lo dispuesto por laDecisión 391, serán universidades, centros de investigación oinvestigadores reconocidos.

El depósito sólo tendrá validez para efectos de la concesión de la patentesi se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesadaobtener muestras de dicho material a más tardar a partir de los 18 mesescontados desde la presentación de la solicitud, es decir, cuando elexpediente pasa a tener carácter público.

xiii. Arte final: Hace referencia al dibujo más representativo de la invención yserá el utilizado para la publicación.

.2.1.11. Vigencia de la patente

La duración del término de protección de la patente es de veinte (20) añoscontados desde la fecha de la solicitud. Una vez trascurre este término, elproducto o procedimiento amparado entra en el dominio público y podrá serutilizado sin autorización o licencia.

.2.1.12. Alcance y contenido

La patente confiere a su titular los siguientes derechos:

a) Derecho de explotación exclusiva.

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El alcance de la protección estará determinado por las reivindicaciones, quedefinen la materia que constituye la invención.

Si la patente reivindica un producto, el titular podrá:

v Fabricar el productov Ofrecer en venta y vender el productov Usar el productov Importar el productov Almacenar el producto para los fines anteriores.

Si la patente reivindica un procedimiento, el titular podrá:

v Emplear el procedimiento.v Fabricar, ofrecer en venta, vender, usar, importar y almacenar el producto

obtenido directamente por medio del procedimiento.

b) Derecho de explotación indirecta

El titular de la patente puede otorgar licencias a terceros para que exploten elproducto o procedimiento patentado.

c) Derecho de prohibir (ius prohibendi):

Las patentes de producto confieren al titular el derecho a impedir que terceraspersonas, sin su consentimiento, fabriquen el producto, lo ofrezcan en venta, lovendan, lo usen, o lo importen para cualquiera de estos fines.

Las patentes de procedimiento confieren al titular el derecho a impedir queterceras personas, sin su consentimiento, empleen el procedimiento ofabriquen, ofrezcan en venta, vendan, usen, o importen el producto obtenidodirectamente mediante el procedimiento.

Las excepciones al derecho de prohibir conferido por la patente son lassiguientes:

v Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.

v Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación.

v Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigacióncientífica o académica.

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v El empleo en la construcción de navíos o de aparatos de locomoción aéreao terrestre, cuando los navíos o aparatos de locomoción penetren temporalo accidentalmente en el país.

v Cuando un tercero, de buena fe, ya se encontraba utilizando o explotandola invención en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

v Uso de un material biológico capaz de reproducirse (excepto plantas) comobase inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtenciónrequiera el uso repetido de la entidad patentada.

v Agotamiento del derecho: Los terceros podrán realizar actos de comerciorespecto a un producto patentado, cuando ese producto ya ha sidointroducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o consu consentimiento.

v Adicionalmente, la SIC podrá otorgar licencias obligatorias por razones deinterés público, de emergencia o de seguridad nacional.

e) Derecho de enajenación

El titular de la patente puede ceder o transferir la patente a un tercero.

Junto con los derechos expuestos, el titular de la patente tiene tambiénobligaciones:

i. Explotar la invención patentada en cualquier país miembro de laComunidad Andina, directamente o a través de alguna persona autorizadapor él.

Se entiende por explotación:

v La producción industrial del producto objeto de la patente, de formasuficiente para satisfacer la demanda del mercado.

v El uso integral del procedimiento patentado, junto con la distribución ycomercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente parasatisfacer la demanda del mercado. La distribución y comercialización noserán necesarios cuando la patente haga referencia a un procedimiento queno se materialice en un producto.

v La importación, junto con la distribución y comercialización del productopatentado, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

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La consecuencia del incumplimiento de esta obligación es que cualquierinteresado podrá pedir a la SIC que se le conceda una licencia obligatoria paraexplotar la invención patentada.

ii. Pagar las tasas anuales para mantener vigente la patente, en su caso lade una solicitud en tramite, de acuerdo a las tasas que para tal efectohaya expedido la Oficina Nacional Competente (www.sic.gov.co). La tasaanual deberá pagarse el último día del mes en que fue presentada lasolicitud inicialmente.

El incumplimiento de esta obligación acarreará la caducidad de la patente, o dela solicitud en su caso. Vale decir que las tasas fijadas por la Oficina nacionalcompetente sufren un reajuste anualmente.

.2.1.13. Marco Legal Colombiano

v Convenio de París, Artículos 4 y 5.v Organización Mundial de Comercio, capitulo de Asuntos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Artículos 27-34.v Decisión 486 de 2000 de la CAN, Artículos 3-80, 237-249, 258-259,

Disposiciones Transitorias.v Resolución No. 210 de 15 de Enero de 2001, Artículos 10-14.v Decreto No. 2591 de 13 de Diciembre de 2000, Artículos 6-11.v Circular Única de la SIC. v Resolución No. 37323 de 30 de Diciembre de 2003

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Con relación a esta obligación, es importante tener en cuenta:

v Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.v La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que

fue presentada la solicitud. Esto significa que si la solicitud de patente fuepresentada el 16 de Marzo de 1999 y concedida el 20 de Octubre de 2003, el 30de Marzo de 2004 deberá pagarse la primera anualidad.

v El titular dispondrá de un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde lafecha de inicio del período anual para pagar con recargo. En el ejemploanterior, el plazo de gracia vencerá el 30 de Septiembre de 2004.

v Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.


La mayoría de esta normatividad puede ser consultada en la página de internetde la SIC www.sic.gov.co

.2.1.14. Derecho Comparado

A partir del Acuerdo ADPIC, la estructura del Derecho de Patentes en losdistintos países del mundo muestra una mayor uniformidad, sin que esosignifique que las soluciones legislativas y jurisprudenciales colombianas seanválidas para otros países.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrialrelacionados con el Comercio (ADPIC), que constituye el Anexo 1C del Acuerdode Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio(OMC), fue concertado el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de Enero de1995. Es obligatorio para todos los miembros de la OMC.

Dicho Acuerdo prevé unos estándares mínimos de protección, sin perjuicio deque los países puedan otorgar una protección más amplia. El texto del mismopuede ser consultado en la página www.omc.org

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se ajusta a esosestándares mínimos de protección consagrados por el ADPIC.

Por lo anterior, en todos los casos en que se vaya a solicitar una patente fuerade Colombia, resulta recomendable asesorarse de personas expertas en lamateria.

a) Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela

La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia es exactamente igualpara los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forma parte delRégimen Común Sobre Propiedad Industrial.

b) Estados Unidos

El artículo 101 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos establece que“quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, o composición demateria que sea nuevo o útil, o cualquier mejora nueva o útil de aquellos, puedeobtener una patente al respecto, sujeta a las condiciones y requisitos de estetítulo”.

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No son patentables:

v Los descubrimientos sin aplicación práctica a un producto o procedimiento.v Las sustancias existentes en la naturaleza, aunque sean descubiertas.v Los algoritmos como tales.

Son patentables:

v Las sustancias vivas no existentes en la naturalezav Las sustancias vivas que son el resultado de la acción humana sobre

elementos vivos preexistentes.v Composiciones de materia novedosos, aunque los elementos que las

componen ya fueran conocidos.v Los algoritmos y los programas de computador, si son utilizados como parte

de un procedimiento concreto para obtener un resultado físico específico.v Las plantas.

Actualmente y con el advenimiento de la red mundial de información (Internet) ydel comercio electrónico, se han patentado en USA, algunos modelos denegocios en la red. Ejemplo: el modelo de negocios (One Click Shopping) de lalibrería virtual Amazon (www.amazom.com). Cuando varios inventores independientes han llegado a una misma invención,el sistema funciona así:

v Tiene prioridad la primera persona que haya concebido la invención.v Tal persona sólo conservará la prioridad si actúa diligentemente en la

puesta en práctica de la invención, presentando la solicitud de patente.v Si no actúa diligentemente en la presentación de la solicitud, y el segundo

inventor es quien lo hace, el primero perderá su prioridad.

Con relación al requisito de novedad, hay algunos hechos que la destruyen enforma inmediata y otros que la destruyen si han tenido lugar con más de docemeses de anticipación a la presentación de la solicitud.

Los hechos que destruyen la novedad de forma inmediata, si suceden dentrode los Estados Unidos, son:

v El uso de la invención por terceros.v El conocimiento de la existencia aparente de la invención en poder de

terceros.v La descripción de la invención en una solicitud de patente, si deviene en la

concesión de la misma.

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Los hechos que destruyen la novedad de forma inmediata, sucedan dentro ofuera de los Estados Unidos, son:

v La publicación de la invención por un tercero.v El patentamiento de la invención por un tercero.

Los hechos que destruyen la novedad si la solicitud de patente no espresentada dentro de los doce (12) meses siguientes son:

v La existencia de una patente en otro país. v La publicación, uso público o venta de la invención, por parte del inventor.

Con relación al requisito de utilidad, que no existe en el Derecho Andino, esteno es igual al de aplicación industrial. La utilidad tiene que ser probada, debeser sustancial y concreta, y no puede ser puramente científica.

Ejemplo

Invención: Un procedimiento para obtener unproducto químico similar a otro yaexistente

Bajo requisito de aplicación industrial: Será suficiente con demostrar que elprocedimiento resulta en determinadoproducto químico

Bajo requisito de utilidad: No estaría cumplido el requisito, puesya existe un producto químico similar,luego el nuevo procedimiento no es útil.

El requisito de nivel inventivo es exigido bajo el derecho de los Estados Unidoscomo “no evidencia” (non-obviousness), pero su contenido es el mismo: que lainvención no sea obvia o evidente para las personas versadas en la materiatécnica correspondiente.

La Autoridad encargada de estudiar las solicitudes de patente en los EstadosUnidos es la United States Patent and Trademark Office (USPTO).

El procedimiento se inicia con una solicitud que debe ser presentada por elinventor o, ante la imposibilidad de localizarlo para que ponga en marcha lainvención, por el cesionario. Para una mayor información sobre losdocumentos exigidos, así como sobre los formatos utilizados, puedeconsultarse la página www.uspto.gov.

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No hay una etapa de oposición, como sí la contempla la normatividad Andina, ylas patentes concedidas se presumen válidas, sin perjuicio de que esa validezsea impugnada por un tercero en un procedimiento judicial. Por esta razón, elsolicitante tiene un deber de “buena fe”, que lo obliga a revelar la informaciónque tenga respecto a posibles anterioridades.

Las patentes son concedidas por veinte (20) años, contados desde la fecha desolicitud.

c) Europa

Las patentes en Europa pueden ser solicitadas a través de dos sistemas: paíspor país, o mediante el sistema de patente europea.

El sistema de patente europea se basa en un sistema único y centralizado deotorgamiento de patentes, basado en criterios de patentabilidad unificados.Una vez concedida la patente, los derechos del titular serán los que se derivende las legislaciones de cada uno de los países que integran el sistema.

No son patentables:

v Las teorías científicasv Los descubrimientosv Los métodos matemáticosv Las creaciones estéticasv Los sistemas, reglas y métodos para actividades mentales, juegos o

negociosv Los programas de computadorv La presentación de informaciónv Los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante

cirugía o terapiav Los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal.v Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbresv Las variedades de plantas o animales y los procesos esencialmente

biológicos para la reproducción de plantas o animales

Son patentables:

v Los productos, sustancias o composiciones susceptibles de ser utilizadoscon los métodos para el tratamiento o diagnóstico del cuerpo humano oanimal.

v Los procesos microbiológicos.v Los productos resultantes de los procesos microbiológicos.

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Los requisitos de patentabilidad son: novedad, actividad inventiva y aplicaciónindustrial.

La novedad se determina examinando el estado de la técnica a nivel mundial.No destruyen la novedad, a condición de que la solicitud de patente seapresentada dentro de los seis (6) meses siguientes:

v La revelación de la invención en violación de los derechos del solicitante ode sus causahabientes.

v La exhibición de la invención en una exposición oficial.

La autoridad competente para otorgar las patentes es la Oficina Europea dePatentes, con sede en Munich.

El procedimiento se inicia con una solicitud, la cual es sometida primero a unexamen de forma y luego a uno de fondo. A los dieciocho (18) meses de laradicación es publicada y puede ser objeto de oposición por parte de terceros.

El otorgamiento de la patente europea implica automáticamente la adquisiciónde derechos de patente en cada uno de los países miembros.

Para información adicional puede consultarse la página Web de la OficinaEuropea de Patentes: www.european-patent-office.org.

.2.1.15. El Sistema PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o Patent CooperationTreaty, es un Tratado multilateral concluido en Washington en 1970 y que entróen vigor en 1978. Es administrado por la Organización Mundial de la PropiedadIntelectual OMPI, con sede en Ginebra.

Colombia adhirió al PCT el 29 de Noviembre de 2000 y el tratado entró en vigorel 28 de Febrero de 2001.

El PCT permite buscar protección por patente para una invenciónsimultáneamente en un gran número de países mediante la presentación desolicitudes de patente "internacionales". Esto significa que, en vez de tener quepresentar solicitudes en cada país de interés, se presenta una sola solicitud enColombia para todos los países de interés.

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Pueden presentar tales solicitudes los nacionales colombianos o los residentesen Colombia.

El solicitante indica, entre todos los Estados contratantes, aquellos en quedesea que surta efectos su solicitud internacional (los "Estados designados").Los efectos de la solicitud internacional de patente en cada uno de los Estadosdesignados son los mismos que si se hubiera solicitado una patente nacionalante la oficina nacional de patentes de este Estado.

La solicitud internacional se somete luego a lo que se llama "búsquedainternacional". Esta búsqueda se lleva a cabo por una de las principalesOficinas nacionales de patentes y da lugar a un "informe de búsquedainternacional", consistente en una enumeración de citas de los documentospublicados que pueden afectar a la patentabilidad de la invención reivindicadaen la solicitud internacional.

El informe de búsqueda internacional se comunica al solicitante, y éste puededecidir el retiro de su solicitud, particularmente si, según el mencionadoinforme, resulta poco probable el otorgamiento de patentes.

Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica, juntocon el informe de búsqueda internacional y la comunica a cada una de lasoficinas de patentes designadas.

Si el solicitante decide continuar con la solicitud internacional con el objetivo deobtener patentes nacionales (o regionales), deberá entrar en la llamada “fasenacional”, que es el procedimiento nacional ante cada Oficina designada.

Antes de entrar a la “fase nacional”, el solicitante puede pedir un "informe deexamen preliminar internacional", informe que prepara una de las principalesoficinas de patentes y en el que se emite una opinión preliminar y no obligatoriaacerca de la patentabilidad de la invención reivindicada. El solicitante tienederecho a modificar la solicitud internacional durante el examen preliminarinternacional.

Las ventajas del PCT para el solicitante son las siguientes:

a) Los solicitantes pueden presentar su solicitud en su propio país, con efectoen países extranjeros.

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudesindividuales para cada país en el que se busque la protección por patente, conexcepción de los sistemas regionales.

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Bajo el sistema PCT, se presenta una solicitud. b) La solicitud puede presentarse en idioma español.

Los solicitantes colombianos, no requerirán traducciones para la búsquedainternacional y para la publicación internacional, difiriendo la necesidad detraducir al momento de la entrada en la fase nacional.

Esto tiene la ventaja de no incurrir en el costo de traducción sino hasta elmomento de tomar la decisión definitiva de solicitar la protección en undeterminado país, momento para el cual su decisión será mucho másinformada, puesto que ya habrá evaluado el informe de búsqueda internacionaly también, en su caso, el informe de examen preliminar internacional.

c) Racionalización de costos

La principal ventaja financiera para el solicitante se pone de manifiesto en laposibilidad de abandonar la solicitud o de no abordar la fase nacional paraciertos países, con fundamento en los resultados de la búsqueda internacionalo del informe de examen preliminar internacional.

En consecuencia, el solicitante no incurrirá en costos de tasas nacionales,traducciones y apoderados sino hasta cuando cuente con suficientes elementosde juicio que hagan razonable su decisión.

Por otra parte, en la fase nacional algunas oficinas de patentes reducen elimporte de las tasas nacionales, o prescinden de cobrarlas. Esto implicaahorros considerables para el solicitante.

d) No pérdida de la prioridad por presentación extemporánea de loscorrespondientes documentos.

Cuando el documento de prioridad se recibe en la Oficina Internacional tras elvencimiento del plazo de 16 meses, pero antes de la publicación internacional,se considerará recibido el último día del plazo de 16 meses.

Cuando el documento de prioridad no se presenta en el plazo de 16 meses, lasoficinas designadas no podrán ignorar la reivindicación de prioridad sin darantes al solicitante una oportunidad para presentar el documento de prioridaden un plazo razonable.

e) Facilidad de obtención de una fecha de presentación internacional

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No se requieren para la obtención de una fecha de presentación internacional:

v El pago de tasasv La traducción de la solicitud internacionalv La firma del solicitantev El título de la invenciónv Un resumenv Dibujos (teniendo en cuenta que la presentación ulterior de dibujos en

ciertas situaciones tendrá como consecuencia la modificación de la fecha depresentación de la solicitud internacional).

Para que la solicitud reciba fecha de presentación es suficiente:

v Una indicación de la intención de presentar la solicitud en el marco del PCT.v La designación específica de por lo menos un estado contratante.v El nombre del solicitante.v Una descripción.v Una reivindicación.

f) Ausencia de formalidades en la designación de mandatarios.

No es obligatorio actuar a través de un mandatario (abogado o agente depatentes), pero si el solicitante desea hacerlo bastará con otorgar un podergeneral o especial, de conformidad con los formatos preestablecidos, el cual norequerirá legalización notarial, ni consular o Apostilla, con la consiguienteventaja en costo y en tiempo.

En caso de que los solicitantes sean varios, el mandatario podrá ser nombradopor todos ellos de común acuerdo, o por el representante común nombrado, opor el representante común considerado (cuando no se ha nombrado unrepresentante común, se considera que tiene tal calidad el primer solicitanteque figura en el petitorio).

g) Posibilidad de corregir deficiencias formales sin afectar la fecha depresentación, sin pago de tasas adicionales y con posibilidad de obtenerprórrogas en el término para corregir.

La Oficina receptora, al recibir la solicitud, revisa el cumplimiento de requisitosformales y materiales. Si la solicitud no cumple con ciertos requisitos en cuantoa la forma y contenido, o si las tasas no se han pagado o no se han terminadode pagar, la Oficina receptora se comunica con el solicitante para darle laoportunidad de corregir cualquier irregularidad.

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La corrección de irregularidades ulteriormente no afecta la fecha depresentación internacional, a menos que se refiera al cumplimiento de uno delos requisitos mínimos para la obtención de fecha de presentación.

La corrección posterior no causa tasas adicionales (a menos que lairregularidad haga referencia a que las tasas no se han pagado o se hanpagado parcialmente) y puede solicitarse una prórroga al plazo que fije laOficina receptora.

h) Alternativas flexibles según los resultados de la búsqueda.

v Posibilidad de modificar las reivindicaciones, según lo encontrado en labúsqueda preliminar

v Posibilidad de retrasar la publicación mediante el retiro de la reivindicaciónde prioridad

v Posibilidad de retirar la solicitud internacional para evitar la publicación.

i) Protección provisional en los Estados designados

La publicación internacional proporciona al solicitante protección provisional enlos Estados designados, si tal protección es otorgada a las solicitudesnacionales (no examinadas) publicadas.

j) Posibilidad de obtener un examen preliminar internacional.

El examen preliminar internacional ofrece al solicitante una oportunidad y unplazo de reflexión, antes de decidir si debe proceder con la fase nacional, paraevaluar tanto sus posibilidades de explotar comercialmente su invención, comola posibilidad de culminar satisfactoriamente la fase nacional.

Durante el procedimiento de examen preliminar, el solicitante tiene laposibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de lasolicitud, de conformidad con las opiniones y la asistencia que va recibiendo delExaminador de la Administración encargada del examen preliminar.

Para una mayor información sobre el sistema PCT puede visitarse la páginaWeb www.wipo.int/pct/treaty/about.htm.

El sistema PCT tiene como desventajas que puede resultar demasiado costososi se va a patentar sólo en unos pocos países y que hace más demorado elprocedimiento, puesto que añade hasta 31 meses al término normal quetomaría el procedimiento.

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.2.2. Modelos de utilidad

.2.2.1. Concepto de modelo de utilidad

Modelo de utilidad es toda nueva forma, configuración o disposición deelementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otroobjeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferentefuncionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que leproporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El modelo industrial es una “invención menor” o “una creación de menorexigencia inventiva”.

No son modelo de utilidad:

v Las obras plásticas: esculturas, pinturas, grabados.

v Las obras de arquitectura.

v Los objetos que tengan únicamente carácter estético. Una nueva forma deun cepillo de dientes que no le proporcione una ventaja funcional o técnica,no podrá ser objeto de patente de modelo de utilidad.

.2.2.2. Concepto de patente de modelo de utilidad

Es “una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente deinvención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico esmenor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que setraduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo ofabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto parasatisfacer una necesidad humana.”25

En consecuencia:

25 43-IP-01

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v Se trata de una invención: Es una invención menor, pero sigue siendo unainvención.

v Se protege mediante patente.

v Tiene forma definida de objeto: No es un procedimiento, ni una sustancia.

v Mejora o perfecciona un bien, proporcionándole una ventaja o beneficio queantes no tenía.

Ejemplo:

Invención: El teléfono

Modelo de utilidad: La sustitución del disco por teclas

No pueden ser objeto de patente de modelo de utilidad:

v Los procedimientos

v Las materias excluidas de protección por patente de invención

Ejemplo:

Un cepillo de dientes que permite una mejor limpieza entre los dientes y en lasencías. Se perfecciona una invención que ya existe: el cepillo de dientes.

Nota: El resumen del la patente de modelo de utilidad puede consultarse en elAnexo.

.2.2.3. Requisitos

a) Novedad: Este requisito es el ya analizado para las patentes deinvención.

La diferencia entre la novedad exigida para las patentes de invención y laque se exige para las patentes de modelo de utilidad radica en que, parael primer caso, la invención es la creación de algo que no existía antes,

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una solución a un problema técnico nuevo; en el segundo caso, lanovedad es una innovación a un producto conocido.

b) La forma definida: Es un requisito básico de los modelos de utilidad. Setrata de una forma, que manifiesta características diferenciables decualquier otra. La forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas, ouna distribución diferente a los elementos que componen un objeto.

c) Nivel inventivo: La exigencia será menos estricta que la de una patentede invención.

d) Aplicación industrial: Para el modelo de utilidad es sinónimo de“utilidad”. El modelo debe permitir un mejor o diferente funcionamiento,utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o le debe proporcionaruna ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

.2.2.4. Titulares

Como ya se mencionó, el inventor es siempre una persona natural, el cualpodrá ceder su derecho a un tercero, persona natural o jurídica.

.2.2.5. Adquisición y pérdida del derecho

La duración de la patente de modelo de utilidad es de diez (10) años contadosdesde la fecha de la solicitud.

La patente de modelo de utilidad confiere a su titular los mismos derechos yobligaciones que la patente de modelo de utilidad.

.2.2.6. Marco Legal Colombiano y Andino

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v Convenio de París, Artículos 4 y 5.v Decisión 486 de 2000 de la CAN, Artículos 3-850, 237-249, 258-259,

Disposiciones Transitorias.v Resolución No. 210 de 15 de Enero de 2001, Artículos 10-14.v Decreto No. 2591 de 13 de Diciembre de 2000, Artículos 6-12.v Resolución No. 37323 de 30 de Diciembre de 2003.


Actualmente, los siguientes países y regiones ofrecen protección mediantemodelo de utilidad: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO,Belarús, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica,Dinamarca, Eslovaquia, España, Ecuador, Estonia, Etiopía, Federación deRusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría,Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Malasia, México, OAPI,Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea,República de Moldova, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania,Uruguay, Uzbekistán y Venezuela.

.2.2.8. Sistema PCT

El sistema PCT puede ser utilizado para obtener patente de modelo de utilidaden aquellos países que otorgan este tipo de protección.

.2.3. Diseños Industriales

.2.3.1. Concepto

Los diseños industriales deben considerarse como una creación estética uornamental.

“ Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un productoque resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de

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cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno,configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dichoproducto.26

Ejemplo:

Como podemos apreciar del diseño anteriormente solicitado para registro, laforma oblicua y plana de la colombina, con un orificio en la parte inferior,cambia la apariencia de la colombina, pero no su destino o finalidad.

.2.3.2. Requisitos

g) Novedad:

La legislación andina define este concepto de manera negativa al definircuando un diseño industrial no se considera nuevo

26 Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000

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“ Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de lafecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible alpúblico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización,comercialización o por cualquier otro medio.” 27

h) Aplicación industrial:

El diseño debe poderse reproducir de igual forma para que pueda ser utilizadoindustrialmente.

.2.3.3. Función

La función de los diseños industriales es la de proteger las creaciones de formay apariencia de un producto para que éste sea atractivo al consumidor

.2.3.4. Características

a) Los diseños industriales protegen la apariencia de un producto y no alproducto mismo.

¿Qué protege el diseño industrial?

v Se protege la forma externa de los productos es decir su apariencia, suforma hacia fuera.

v Protege únicamente su aspecto estético de tal forma que éste no se puedereferir al destino y finalidad.

¿Qué no protege el diseño industrial?

v Efectos técnicos27 Artículo 115 de la Decisión 486

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Por lo anterior, es bastante importante que al momento de la creación del diseño, ésteno se revele a través de descripciones, se comercialice, se distribuya, toda vez que sise hace va a perderse la novedad.


v El destino del productov La forma hacia adentro del producto

Ejemplo:

Si tengo una “máquina de afeitar” y quiero proteger su diseño, deberemosentender que lo que se busca proteger es la forma de la máquina; es decir suapariencia, su aspecto hacia afuera. En ningún momento podemos pretenderque a través del diseño industrial protejamos la máquina misma o la función deque ésta afeite mejor.

b) Se puede referir a formas bidimensionales o tridimensionales.

c) El diseño industrial busca darle un aspecto especial que lo haga másatractivo al público consumidor.

d) El diseño industrial debe servir como patrón para la producción de otrosproductos iguales.

.2.3.5. No son registrables como diseños industriales28

v Aquellos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de un país.

v Aquellos cuya apariencia estuviera dictada enteramente porconsideraciones de orden técnico o por la realización de una funcióntécnica.

Ejemplo:

La forma especial de una botella que permite un mejor agarre de lasmisma no será protegible por diseño industrial. Lo mismo sucedería conun diseño para el filo de un cuchillo que permita un corta mas preciso.


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v Aquellos que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exactafuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño seamontado mecánicamente o conectado con otro producto del cual formeparte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cualesel diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexiónmúltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.Ejemplo: Un diseñador no podrá proclamar derechos sobre el diseño delfiltro de una cafetera que según él tiene una forma especial cuando enrealidad su forma está dada para que el filtro encaje perfectamente con elrecipiente de la cafetera.

.2.3.6. Titularidad sobre los diseños industriales29

El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador.

Sin embargo éste podrá transmitirse por acto entre vivos o por vía sucesoria, através de un contrato de cesión de derechos.

Personas naturalesTitulares

Personas jurídicas

.2.3.7. Clasificación de los diseños industriales

Para el orden y clasificación de los diseños industriales, se deberá seguir laClasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecidapor el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificacionesvigentes que se puede consultar en www.ompi.org

La Clasificación de Locarno comprende 32 clases y 223 sub-clases con notasexplicativas sobre como se deben clasificar los diseños industriales.

.2.3.8. Preparación de la solicitud


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La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante laSuperintendencia de Industria y Comercio, (Anexo No. 9) y deberá contener:

En el petitorio:

v El requerimiento de registro del diseño industrial;v El nombre y la dirección del solicitante;v La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;v La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el

diseño y de la clase y subclase de estos productos;v El nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo

solicitante;v De ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de

presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título deprotección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por elmismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseñoreivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro;

v De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal delsolicitante

v La firma del solicitante o de su representante legal.

Adicionalmente se deberá anexar:

v La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose dediseños bidimensionales incorporados en un material plano, larepresentación podrá sustituirse con una muestra del producto queincorpora el diseño;

v Los poderes que fuesen necesarios;v El comprobante del pago de las tasas establecidas;v De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del

derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,v De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u

otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en elextranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismodiseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.

.2.3.9. Vigencia

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La duración del derecho de los diseños industriales será de diez años contadosa partir de la presentación de la solicitud, y no podrá ser renovado su registro.Por lo anterior, una vez vencido el plazo de registro el diseño pasará al dominiopúblico.


¿Qué supone tener el derecho sobre el registro del diseño industrial?

v Actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos queincorporen o reproduzcan el diseño industrial.

v El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca ocomercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundariascon respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Sin embargo, “el registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedira un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorporeo reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducidoen el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con suconsentimiento o económicamente vinculada a él.”30

¿Tengo un objeto tridimensional y no sé si protegerlo vía diseño industrial omarca?

Modelo industrial MarcaNovedad No la tiene que tenerNo debe ser distintivo DistintivoAplicación industrial No necesariamente

Ejemplo:

La empresa láctea PEPE tiene un estante, que tiene unos anaqueles bastantellamativos, además de útiles para poder poner las bolsas de leche, que ya estásiendo utilizado en el mercado y su gerente quiere saber si lo puede protegervía diseño industrial o marca. Para este fin consulta a su abogado quien le dicelo siguiente:

v El objeto no podrá protegerse vía diseño industrial porque ya perdió lanovedad al estar siendo utilizado en el mercado.


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v Adicionalmente, será necesario analizar si los anaqueles que permiten quela leche en bolsa se sostenga, tienen que estar diseñados de esa formapara poder poner así las bolsas, lo cual conllevaría a que el diseño estádictado por las ventajas técnicas que implica su diseño.

v Para proteger como marca debería verificarse si es distintivo y si su formano es la usual para ese tipo de objetos.


v Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectualrelacionados con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994.

v Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial aprobadopor la Ley 178 de 1994.

v Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.v Decreto 2591 del 13 de diciembre del 2000.v Resolución No. 210 del 15 de enero del 2001.


a) Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela


b) Estados Unidos:

Para que un diseño industrial sea protegido como tal por la legislaciónamericana, deberá ser: (i) original; (ii) novedoso y (iii) ornamental.

La forma de proteger los diseños industriales es a través de la figura depatentes de diseños (patent designs) y su duración será de 14 años a partir desu concesión. El solicitante extranjero podrá solicitar la protección de su diseñoreivindicando la fecha de presentación de la solicitud presentada en alguno delos países miembros del Convenio de Paris31 dentro de los seis mesessiguientes a la fecha de presentación32.31 Ver lista de países miembros en la página www.ompi.org32 Artículo 4 del Convenio de Paris

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La solicitud deberá realizarse en la USPTO y consta de: (i) una brevedescripción, la solicitud de protección como diseño industrial, dibujos que seannecesarios, la declaración juramentada y los derechos oficiales que podrán serconsultados en la página web www.uspto.gov.

i) La Unión Europea:

Se considera dibujo o modelo, la apariencia exterior de un producto o de unaparte del mismo que se deriva de las líneas, contornos, colores, forma, textura,materiales y/o su ornamentación.

En la Unión Europea se confiere protección tanto a los modelos y dibujosregistrados, como a los no registrados. El alcance de la protección en uno yotro caso es el mismo. Ambos (los registrados y los no registrados) tienencarácter unitario en toda la Unión Europea y comparten los mismos requisitosde protección (novedad y carácter singular).

Sin embargo, otorgan derechos diferentes:

Dibujos / modelos registrados Dibujos / modelos no registrados- Derecho exclusivo a utilizar - Derecho a prohibir la fabricación,oferta, puesta en el mercado,importación, exportación, uso, yalmacenamiento de los productos queincorporen el dibujo o modelo.

-Derecho a prohibir el uso comercialdel dibujo sólo si de dicho uso resultauna copia.

-Protección por cinco (5) añosrenovables hasta un máximo deveinticinco (25)

-Protección por tres (3) años desde laprimera divulgación en la Comunidad

El registro se efectúa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior(OAMI).

También existe la alternativa de acogerse a los sistemas de protecciónnacionales (por ejemplo, sólo en España, o sólo en Holanda).

Las ventajas de acogerse al sistema comunitario frente a los sistemasnacionales son las siguientes:

v Trámites más simples: presentación de una solicitud única, un único idiomade presentación, un único pago.

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v La posibilidad de presentar solicitudes múltiples: En ciertos casos es posibleincluir varios dibujos y modelos en una misma solicitud, por ejemplo cuandose trata de una serie completa de productos similares.

v La posibilidad de aplazar la publicación del dibujo o modelo hasta por treinta(30) meses para evitar que los competidores lo conozcan antes de tiempo.

Naturalmente, el sistema resulta favorable sólo si se requiere proteger envarios Estados de la Unión Europea, y no en uno o dos, pues de lo contrario elcosto no se justificaría.

Sistema de La Haya para el registro internacional de dibujos y modelosindustriales

Es un sistema que ofrece a los propietarios de dibujos y modelos industriales laposibilidad de obtener protección en los países miembro del Arreglo de laHaya, mediante la presentación de una única solicitud ante la OficinaInternacional de la OMPI.

El depósito internacional tiene los mismos efectos que la solicitud hecha paíspor país, siempre y cuando el país designado no haya rechazado la solicitud.

El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelosindustriales, data de 1925, entró en vigor en 1928, y ha sido revisado en variasocasiones, en especial en Londres (Acta de 1934) y en La Haya (Acta de1960). El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, lacual lleva el Registro Internacional

Los depósitos internacionales pueden ser efectuados por toda persona física oentidad jurídica que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo yreal en uno de los Estados parte en el Arreglo de La Haya, tenga un domicilioen uno de los mismos, o tenga la nacionalidad de uno de esos Estados.

Para una mayor información sobre este sistema, puede consultarse la páginawww.wipo.int/hague.

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.3 Signos Distintivos

.3.1. Marcas

.3.1.1. Concepto de Marca

La marca es todo signo que utiliza un empresario para identificar el productoque ofrece o el servicio que presta y distinguirlo de las demás alternativas quese ofrecen en el mercado.

El signo puede consistir en una palabra o en una combinación de palabras,letras, cifras, dibujos, símbolos, signos auditivos como la música o sonidosvocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas.

La Decisión 486 expedida por la Comunidad Andina, define en su Artículo 134las marcas, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercializados por una persona de losproductos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

El signo por sí solo no sirve como marca, debe relacionarse con el producto oservicio que se encuentre en el mercado, de tal manera que la marca sepredica como tal, únicamente en el momento en que ingrese al mercado, puessolo en este momento los consumidores pueden establecer la relaciónexistente entre el signo y el producto o servicio ofrecido por el empresario.

La marca es además un activo o bien intangible de una empresa, puesto quese constituye en un instrumento importante para la imagen que los clientesactuales y/o potenciales tienen de una empresa y la posición que dichaempresa ocupa en el mercado.

Tal y como lo ha manifestado el doctor Jorge Jaekel (actual SuperintendenteDelegado de la Protección al Consumidor) “Este activo puede convertirse en elprincipal activo para el empresario, siempre y cuando se creen marcasatractivas, con personalidad y esencia definidas, que no solo sirvan paraidentificar los productos sino que generen para el empresario un valoragregado, este es el poder de venta (“selling power”).”

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Imágenes tomadas de: http://www.bncdados.hpg.ig.com.br/entrada.htm

.3.1.2. Requisitos

Para que un signo sea considerado como marca es necesario que reúna lossiguientes requisitos:

a) Que sea perceptible: Significa que el signo pueda ser apreciado, percibidoo captado por cualquiera de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto ytacto), mediante su materialización o exteriorización.

b) Que sea distintivo: Significa que el signo por sí solo sirva para identificarlos productos o servicios de un empresario en el mercado y permita portanto a los consumidores diferenciarlo de los demás signos que distinganlos productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este requisito esconsiderado el primordial que debe reunir todo signo para ser susceptible deregistro como marca. La distintividad debe ser tanto intrínseca (que el signono sea genérico, ni descriptivo) como extrínseca (que no se asemeje asignos de terceros).

c) Que sea susceptible de representación gráfica: El signo tiene que serrepresentado en forma material, es decir a través de palabras, vocablos odenominaciones, gráficos, notas, colores, figuras, entre otros, de tal maneraque los elementos que lo integran puedan ser apreciados por losconsumidores. Al respecto, vale la pena, anotar que en relación a lasmarcas olfativas y gustativas, la doctrina ha dicho que estos signos para serdistinguidos como marcas deben reunir el requisito de que puedan serreproducidos siempre en forma idéntica.

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Marca es el signo que identifica y distingue todo producto o servicio que se ofrece en el mercado.

Signo Producto


d) Que no sea engañoso ni ilegal: El signo no puede ir en contra de lasbuenas costumbres, del orden público o de la ley, ni tampoco debe inducir aerror a los consumidores.

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co

.3.1.3. Tipos de Marcas

De acuerdo con su estructura las marcas se clasifican en:

a) Marcas nominativas o denominativas: Son las marcas que se componenúnicamente de palabras o combinación de palabras que pueden serpronunciadas y pueden o no poseer significado conceptual. Estas puedenser:

Ø De fantasía: Cuando son creadas por simple capricho de su inventor yno tienen significado propio. Ejemplo: KODAK para cámarasfotográficas, NETMO para distinguir a una empresa que se dedica a laplaneación, operación, gestión de fallas, desempeño y configuración enredes de telecomunicaciones.

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Corta y distintiva.

Fácil de escribir, pronunciar y recordar.

No debe tener una connotación negativa.

La marca debe usarse correctamente.

INCL UDEPICTURE "http://images.google.com.co/images?q=tbn:xAtMlkBwMwQJ:www.timautrey.com/images/exxon.gif" \* MERGEFORMATINET

Incorrecta Cor recta

Recomendaciones para escoger una

marcaJeringas desechables


Ø Arbitrarias: Cuando tiene un significado propio pero no tiene relación conel producto que identifican. Ejemplo: APPLE, para computadores;AZUCAR para prendar de vestir; PIELROJA para cigarrillos.

Ø Evocativas: Cuando se requiere un esfuerzo imaginativo por parte delconsumidor para asociar la marca con el producto o servicio. Ejemplo:WINDOWS para programas de computador, CRUNCH para papas fritascrujientes.

Ø En otros idiomas: puede utilizarse siempre y cuando no sean nombresgenéricos en su país de origen, y si lo son, su significado no seaconocido por los consumidores. Ejemplo: SMART CHIP, profesionalesen información portátil.

Ø Nombre de personas y seudónimos: Son registrables como marcas porsu titular, por sus causahabientes o con su consentimiento. Ejemplo:OSCAR DE LA RENTA, para prendas de vestir; VALENTINO paracorbatas.

Ø Nombres geográficos: En principios son registrables como marca, salvoque se trate de una denominación geográfica protegida (Ver Capitulo1.3.5.2.) o que sean susceptibles de inducir a confusión respecto a losproductos o servicios en que se aplique. Ejemplo: ALPINA paraproductos lácteos, MONT BLANC, para esferos.

b) Marcas gráficas o figurativas: Están constituidas por un signo visual(dibujos, formas geométricas, combinación de colores, color delimitado poruna forma específica), que se caracteriza por su configuración o formaexterna. Ejemplo:

Imagen tomada de: www.apple.com

c) Marcas mixtas: Están compuestas por un elemento denominativo (una ovarias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) existiendopor lo general un elemento predominante que puede ser el más llamativo.Ejemplo:

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Distingue servicios de consultaría e investigación, programación de ordenadores, diseño de software y paginas de Internet; servicios de identificación y autenticación de la identidad de personas.


Imagen tomada de. www.incubadora.org.co

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d) Marcas tridimensionales: Constituyen aquella forma particular o especialde un determinado producto que lo haga distintivo frente a los demás.Ejemplo:

El Tribunal Andino de Justicia ha explicado que “algo es tridimensionalcuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo),de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo queposee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado.Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que estácontenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrácalificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente enla representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, puesdicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo queocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso lagráfica (v gr. Papel.) En cambio, si el signo no se encuentra constituidopor la representación gráfica de la naranja sino v.gr., por una naranjaartificial, será tridimensional. Conforme a lo expuesto, puede afirmarseque las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos queademás de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentrode este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consistenen envoltorios, envases y relieves”.33

Adicionalmente existen otras clasificaciones de las marcas, entre las cualesvale la pena destacar las siguientes:

33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-98

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Imagen tomada de www.sic.gov.co

Vale la pena tomar en consideración, que las marcas mixtas pueden tenerun mayor poder publicitario entre los consumidores, puesto que una marcaque contiene tanto elementos denominativos como gráficos, es másllamativa y por lo tanto más fácil de recordar, retener y asociar con losproductos o servicios que distingue.


e) Marca Notoria: Aquella que goza de prestigio y reconocimiento entre losconsumidores. La notoriedad de una marca es entonces una característicaque adquiere la marca por la difusión y aceptación que ésta tenga en elmercado. Las marcas notorias son objeto de una protección especial, puesconstituyen una excepción a los principios de especialidad y territorialidadexplicados en la introducción de este capítulo

Ejemplo:

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido“... el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registroque se haya otorgado en contravención a las disposiciones delordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está la que prohíberegistrar una marca susceptible de producir confusión con una marcanotoriamente conocida.”34.

La Decisión 486 en su artículo 228, define algunos criterios paradeterminar si una marca es notoriamente conocida, a saber:

Ø El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinentedentro de cualquier País miembro.

Ø La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y supromoción, dentro o fuera de cualquier País miembro.

Ø El valor de toda inversión efectuado para su promoción.

34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5-IP-94

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Ø El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.

Ø La antigüedad de la marca y su uso constante;

Ø El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue lamarca".

f) Marca Colectiva: Es un signo que sirve para distinguir el origen común deproductos pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilizan bajo elcontrol de un mismo titular. Ejemplos: CORABASTOS y BAVARIA.

De acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 de la ComunidadAndina, “se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva paradistinguir el origen o cualquier otra característica común de productos oservicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo elcontrol de un titular.”35

Pueden ser titulares de una marca colectiva las asociaciones deproductores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones ogrupos de personas, legalmente establecidos.

Las marcas colectivas, a diferencia de las tradicionales, no indican elorigen empresarial de los productos o servicios, sino que indican que losproductos o servicios proceden de una asociación de productores,fabricantes o empresarios.

Además de los requisitos comunes a cualquier solicitud de registro demarca, la de una marca colectiva deberá ir acompañada de:

v Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personasque solicite el registro.

v La lista de los integrantes.v La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe

utilizarse en los productos o servicios

35 Decisión 486 de 2000, Artículo 180.

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Una marca colectiva tiene como principal ventaja el generar una economía deescala, ya que se traduce en tener una sola marca, muy conocida, donde centrarlos esfuerzos de publicidad, promoción y posicionamiento.


g) Marca de Certificación: Llamadas también “marcas de garantía”, deacuerdo con la Decisión 486 “son signos destinados a ser aplicados aproductos o servicios cuya calidad u otras características han sidocertificadas por el titular de la marca”36.

En otras palabras, una marca de certificación es una marca que implica underecho de control de calidad y de supervisión por parte de su titular.

Ejemplo:

Imagen tomada de www.sic.gov.co

Las marcas de certificación no cumplen ni una función indicadora de laprocedencia empresarial (como lo hacen las marcas comunes), ni unafunción indicadora de procedencia asociativa (como las marcascolectivas), sino una función de garantía.

Puede ser titular de una marca de certificación una empresa o institución,de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional ointernacional.

Además de los requisitos comunes a cualquier solicitud de registro demarca, la de una marca de certificación deberá ir acompañada delreglamento de uso de la marca.

Este reglamento deberá indicar:v Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su

titular.v Las características garantizadas por la presencia de la marca.v La manera como se ejercerá el control de tales características antes y

después de autorizarse el uso de la marca.

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias significativas entre lasmarcas colectivas y las marcas de certificación:


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Marcas Colectivas Marcas de CertificaciónTitular Asociaciones,

organizaciones o grupos depersonas legalmenteestablecidas.

Cualquier empresa o institución, dederecho privado o público, o unorganismo estatal, regional ointernacional.

Función Indican la procedenciaasociativa.

Garantizan

Personasautorizadas parausarla

Solamente pueden serutilizadas por un grupoespecífico de empresas quesean miembros de lacorrespondiente asociación,organización o grupo.

Pueden ser utilizadas por todo aquelque cumpla los requisitosestablecidos por el propietario de lamarca.

h) Marca Derivada: Es aquella marca que se fundamenta en variaciones nosustanciales o complementarios de una marca ya concedida, por lo cual seconsidera una derivación o aproximación de ésta marca, la cual sedenomina principal. Ejemplo: ALPINITO se deriva de la marca ALPINA.

i) Marca Defensiva: Aunque hoy en día no existe disposición expresa sobreella, se entiende por marca defensiva aquella marca que se registra con elfin de evitar o impedir el registro por terceros, de signos que imiten o seasemejen a la marca principal.

Se ha entendido por la Doctrina como “aquellas que se registran con elobjeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importanciapara sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca dedefensa es BRUNCH GRESH. De este modo, hay muchas menosposibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda seramparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmentedistinta a las dos marcas de defensa.”37

Actualmente, su concepto encuentra aplicación en las causales deirregistrabilidad consagradas en la Decisión 486, las cuales se verán másadelante.

37 CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima- Perú, 1992, p.71 y 72.

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Tipos de marca

Marcas nominativas

Marcas gráficas

Marcas mixtas

Marcastridimensionales.

Marca Notoria

Marca Derivada

Marca Defensiva

Marca Colectiva

Marca de Certificación oDe garantía

Descripción

v Palabras o combinación de palabras.

v Signo visual.

v Signo Nominativo + gráfico.

v Signo con volumen.

v Signo con prestigio y reconocimiento.

v Marca principal con variaciones.

v Impide imitación de marca registrada.

v Asocia productos o serviciospertenecientes a empresas diferentes.

v Marca colectiva que implica un derecho decontrol de calidad y de supervisión porparte de su titular.

.3.1.4. Funciones de la marca

La marca cumple las siguientes funciones fundamentales:

a) Función distintiva: El Tribunal de Justicia de a Comunidad Andina hadefinido esta función así: “que un signo sea distintivo significa que esindividual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es uncarácter que la marca le reconoce, además de la novedad y laespecialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretenderegistrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir"productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz dediferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados oproducidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.”38

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2000, y Proceso 12-IP-96

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b) Función individualizadora: La marca cumple esta función cuando permiteal consumidor diferenciar un producto o servicio distinguido con una marcadeterminada, de otro que se presente en el mercado, e igualmente permiteatribuirle a ese producto o servicio un origen empresarial determinado, estoes del fabricante o empresario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que “la marca,pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercadocompetidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entreproductos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es elelemento identificador que permite al empresario considerar suyo elproducto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicioque conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debeestar acompañada de elementos externos sensibles que permitandiferenciarla.”39

c) Función publicitaria: La marca debe informar al público la clase deproductos o servicios que se encuentran en el mercado, de tal manera quese crea una clientela fiel.

Al respecto, el Tribual de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido“La unión entre signo distintivo y la clase de producto o de servicio, es sóloel aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elementopsicológico que se presenta cuando los consumidores potencialesaprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria delos consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto,sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill,prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones ovivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base delas llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala lafunción de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la solamarca puede implicar.”40

d) Función competitiva: Esta función surge cuando la marca se presenta almercado, más aún toma importancia cuando el adquiriente se fija en ella,consiste en el hecho de que la marca suministra al consumidor lainformación necesaria para que se den las condiciones de mercado.

39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87.40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87.

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“De esta función se derivan también los instrumentos de protección contrala competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales comolas acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedirel aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado porel titular de la marca.”41

e) Función indicadora de la calidad: La marca “cumple un papel informativoen cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor,productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente delmismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades deaptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para elconsumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, dedeterminado producto o servicio.”42

f) Función de procedencia empresarial o indicación de origen: La marcadebe identificar el origen empresarial, es decir conocer cuál es el productoro comercializador de los bienes y servicios y la calidad de los mismos. Enpalabras del Tribunal Andino de la Comunidad Andina, “la indicación delorigen empresarial, garantiza al consumidor que la adquisición deproductos señalados con una marca, tengan el mismo origen de losproductos adquiridos anteriormente con esa misma marca.”43

Otras funciones que desempeña una marca son por ejemplo la de diversificar laestrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes y la decomercializar productos o servicios en el extranjero.

SIGNO

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-95.42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87.43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-95.

101

Que distingaQue sea individualQue prom.ueva o promocioneQue sea competitivoQue represente la calidad y característicasQue identifique el origen empresarial

MARCA


.3.1.5. Signos que no son registrables como marcas44

a) Los que carecen de distintividad: En concordancia con las funcionesanteriormente explicadas, un signo que carece de distintividad no puedeser registrado como marca. Al respecto, vale la pena anotar lomanifestado por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de abril de 1997,Proceso No. 3230, “lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa uobjeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos,naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a laotra. Y lo distinto por lo tanto, conduce a diferenciar dos personas yobjetos.”

En resumen un signo que carece de distintividad es aquel que seconsidera demasiado simple y común.

Ejemplo:

Signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que seencuentre delimitado por una forma específica45.

b) Los genéricos: Aquellos que designan el género o la especie delproducto o servicio que pretendan distinguir.

Ejemplo: PC para computadores. MUEBLES para sillas. ROPA para blusas.

c) Los descriptivos: Aquellos que describen una calidad o característica oen general suministran información del producto o servicio que sepretende distinguir.

Ejemplo:

CANALSATELLITE para distinguir un servicio de televisión por cable.BLANCA para leche.LIQUIDO para jugos.

44 Decisión 486 de 2000, Artículos 135 y 136.45 Decisión 486 de 2000, Artículo 135.

102


d) Las formas usuales y necesarias: Son aquellas que se usancorrientemente en el mercado por varios empresarios y no tienencaracterísticas especiales que permitan distinguirlas de las ya conocidas oque tienen una forma específica en razón de la función que debendesempeñar o son el resultado del sistema de fabricación a que estánsometidos los productos.

Ejemplo:

Una cápsula que se pretenda distinguir como marca para ampararproductos comprendidos en la clase 5 (productos farmacéuticos)

Imagen tomada de: http://imágenes.google.com.co

e) Las formas que impliquen una ventaja técnica o funcional: Lafuncionalidad debe derivar de una manera primaria o principal de la formaque se pretende proteger. Si la funcionalidad es una consecuenciaaccesoria o secundaria de la forma, se podría obtener la protecciónmarcaria.

Ejemplo:

La nueva forma triangular de un envase podría cumplir una funciónaccesoria, pero si permite que el contenido pueda vaciarse másfácilmente, sería una función nueva que se construiría en la primaria oprincipal y podría no ser registrable como marca.

f) Los signos expresamente prohibidos por la ley:

Ø Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenascostumbres, como por ejemplo aquellos que reproduzcan o imiten, sinpermiso de las autoridades competentes, como marcas o elementos delas referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados.

Ejemplo:

103

PROCESOSCOLOMBIANOS


Ø Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación deorigen protegida para los mismos productos o para productos diferentes,cuando su uso genere riesgo de confusión o de asociación; o impliquenun aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Ejemplo:

Ø Signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de unavariedad vegetal protegida en un País Miembro de la Comunidad Andinao en el extranjero, si el signo se destinara a productos o serviciosrelativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusióno asociación con la variedad.

Ejemplo:

CACIQUE INTA (que es una variedad vegetal de algodón protegida)o TARI (que es una variedad de arroz). Para una mayor ilustraciónvisite el Registro de Semillas Potegidas en la página de Internetwww.semillas.org.

g) Los signos cuyo uso afecte indebidamente un derecho de tercero46:

v Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para elregistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios opara productos o servicios respecto de los cuales pueda generar un riesgode confusión o de asociación.

Ejemplo:


104

CHAMPAGNECerveza

Marca Registradaen la Clase 30 Marca que se pretende

registrarpara la Clase 32

DRAGUS


v Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, rótulo oenseña, siempre y cuando pueda generar un riesgo de confusión o deasociación.

Ejemplo:

v Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,

siempre y cuando su uso pueda generar un riesgo de confusión o deasociación.

Ejemplo: Lema y marca registrada: Lema que se pretenderegistrar:

v Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siemprey cuando su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ejemplo:

Cualquiera de los ejemplos señalados anteriormente.

v Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personasjurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales (nombre, firma,apellido, título, seudónimo, imagen, retrato o caricatura) que sean

105

VSMarca que se pretende registrar:Nombre comercial en uso:

BANCO DE TIEMPO

MENSASERVEs su entrega segura


identificadas por el sector pertinente del público, salvo que se acredite elconsentimiento de esa persona o de sus herederos si hubiere fallecido.

Ejemplo:

EL PIBE, como marca que distinga productos de la Clase 25(vestuario, calzado, accesorios), pues El Pibe es el apodo de CarlosValderrama, famoso jugador profesional de fútbol.

v Consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o elderecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Ejemplo:

Registrar como marca “100 AÑOS DE SOLEDAD” para distinguiruna editorial, violaría los derechos de autor de Gabriel GarcíaMárquez.

v Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas olocales o sean expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud seapresentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Ejemplo:

v Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración otrascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocidocuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o serviciosa los que se aplique el signo, cuando su uso genere riesgo de confusión ode asociación con ese tercero o con sus productos o servicios.

Ejemplo:

106

Centro de CopiadoGuayu


SIGNO

.3.1.6. Titularidad sobre las marcas

La titularidad sobre una marca sólo se adquiere mediante el registro, por lotanto, podría decirse que el titular de la marca es aquel a quien el registro deuna marca fue concedido.

Así pues, el solicitante de un registro marcario, no adquiere el derecho al usoexclusivo de la marca, puesto que éste solo se adquiere cuando la solicitud hasido concedida, por eso puede decirse que el solicitante solo adquiere unamera expectativa frente al posible otorgamiento del derecho al uso exclusivo dela marca, sobre la cual podrá otorgar licencia, como se explica más adelante.

107

Que no distingaQue sea genéricoQue sea descriptivoQue consista en una forma usual y necesariaQue implique una ventaja técnica o funcionalQue este prohibido por la ley (Emblemas, escudos, banderas, reproduzca denominación origen o variedad vegetal, colores.)Que afecte el derecho de un tercero (Idénticos, semejantes, afecten identidad o prestigio, reproducciones de marcas notorias.)

MARCA


.3.1.7. Clasificación de Marcas

En virtud del principio de la especialidad, al solicitar el registro de una marca sedebe indicar los productos o servicios a los cuales se aplicará, de acuerdo con laClasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcaestablecida en el Arreglo de Niza de 195747, adoptada por Colombia en 1972,más conocida como la Clasificación de Niza.

Su utilización por parte de las oficinas nacionales que se encargan del registro delas marcas, permite la presentación de solicitudes de registro mediante un solosistema de clasificación, simplificando sustancialmente la presentación desolicitudes.

La clasificación, comprende 34 clases de productos y 8 de servicios, una listaalfabética de productos y servicios con indicación de la clase a la quepertenece cada uno y los criterios para ubicar un producto en la clasedeterminada en el caso de que el mismo no aparezca en la lista.

La Edición vigente de ésta Clasificación es la Octava Edición48, cuyosencabezados de clases se exponen a continuación:

PRODUCTOSCLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a

la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto,materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composicionesextintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productosquímicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes;adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre yel deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes;resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvopara pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lacolada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar yraspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceitesesenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

47 Tratado multilateral administrado por la OMPI48 Tomada de la página de internet: www.oepm.es. Cada una de las clases tiene unlink que lo llevará a la lista de las clases con sus notas explicativas dentro de lapágina de internet señalada.

108


CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos paraabsorber, regar y concentrar el polvo; combustibles(incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado;bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicospara la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos;material para empastar los dientes y para improntas dentales;desinfectantes; productos para la destrucción de animalesdañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales deconstrucción metálicos; construcciones transportablesmetálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables ehilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica;tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos nocomprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (exceptomotores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganosde transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres);instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras dehuevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsadosmanualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armasblancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida,de señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción,distribución, transformación, acumulación, regulación o controlde la electricidad; aparatos para el registro, transmisión,reproducción del sonido o imágenes; soportes de registromagnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos ymecanismos para aparatos de previo pago; cajasregistradoras, máquinas calculadoras, equipos para eltratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales yveterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículosortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción devapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación,de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

109


CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegosde artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estasmaterias o de chapado no comprendidos en otras clases;joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentoscronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos

en otras clases; productos de imprenta; artículos deencuadernación; fotografías; papelería; adhesivos(pegamentos) para la papelería o la casa; material paraartistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina(excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (nocomprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos deestas materias no comprendidos en otras clases; productos enmaterias plásticas semielaboradas; materias que sirven paracalafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles nometálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias nocomprendidos en otras clases; pieles de animales; baules ymaletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas yguarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos nometálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;construcciones transportables no metálicas; monumentos nometálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos enotras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno,hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar,sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que nosean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas;cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para lafabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio deconstrucción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidasen otras clases.

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CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos,velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias derelleno (con excepción del caucho o materias plásticas);materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases;

ropa de cama y de mesa.CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y

ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos

de suelos; tapicerías murales que no sean de materiastextiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte nocomprendidos en otras clases; decoraciones para árboles deNavidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas ylegumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasascomestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos delcafé; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe demelaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre,salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, nocomprendidos en otras clases; animales vivos; frutas ylegumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales;alimentos para los animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas noalcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otraspreparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOSCLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración

comercial; trabajos de oficina.CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios

inmobiliarios.CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

111


CLASE 38 Telecomunicaciones.CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías;

organización de viajes.CLASE 40 Tratamiento de materiales.CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y

culturales.CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de

investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis yde investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadoresy software; servicios jurídicos.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene

y de belleza para personas o animales; servicios deagricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por tercerosdestinados a satisfacer necesidades individuales; servicios deseguridad para la protección de bienes y de personas.


Toda solicitud de registro de marca, que se presenta ante la SIC, mediante el“Formulario Único de Signos Distintivos” (Anexo No.1) deberá contener lossiguientes requisitos de forma49:

i. El petitorio, el cual debe comprender:

§ El requerimiento de registro de la marca;

§ El nombre y la dirección del solicitante;

§ La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese unapersona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución.


112


§ De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal delsolicitante.

§ La indicación de la marca que se pretende registrar.;

§ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales sesolicita el registro de la marca;

§ La indicación de la clase a la cual corresponden los productos oservicios; y

§ La firma del solicitante, representante legal o apoderado.

ii. La reproducción de la marca (Marca figurativa, mixta o tridimensional cono sin color.)

iii. Cuando se decida actuar por intermedio de abogado, se deberá adjuntarel poder otorgado, esto es la autorización escrita dada por el solicitante alabogado, que puede ser para un asunto específico, o para todas lasactuaciones que tengan que ver con la marca, en el cual se deberáespecificar los datos de la marca con su respectiva clase de acuerdo conla Clasificación de Niza antes anotada. Dicho poder requiere presentaciónpersonal directamente ante cualquier Notaria o ante la Superintendenciade Industria y Comercio.

iv. El comprobante de pago de las tasas establecidas.

v. Las autorizaciones requeridas, por ejemplo cuando se quiera registrar lamarca EL PIBE para distinguir cualquier producto, se debe tener unaautorización otorgada por Carlos Valderrama, puesto que éste esconocido con dicho apodo y por tal razón le “pertenece”.

vi. De ser el caso, el certificado de registro del país de origen, esto es el titulopor el cual fue concedido el registro de la marca que se pretende hacerprevalecer en el cual figure la fecha desde la cual el registro fueconcedido. Este certificado debe ser expedido por la autoridad que lootorgó y el comprobante de pago de la tasa establecida, cuando elsolicitante deseara prevalerse del derecho de prioridad.

Adicionalmente, según el caso, se deberán anexar los siguientes documentos:

113


v Copia de la primera solicitud de marca y su traducción, si fuere necesario,cuando se reivindique prioridad, es decir, del certificado de registro de lamarca en el país de origen. Este documento debe ser presentado dentro delplazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

v Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídicapeticionaria, expedido por la Cámara de Comercio donde esté registrada lasociedad o empresa.

Todos los documentos reseñados anteriormente se deberán presentar en unacarpeta de color amarillo, tamaño oficio, debidamente foliada o numerada ymarcada con los siguientes datos como mínimo:

v Nombre y domicilio del solicitante;v Marca y la clase que la identifique. v Nombre del representante legal o apoderado.

El Procedimiento de registro de la marca se encuentra en el Capítulo 1.4.

.3.1.9. Vigencia de la marca

El registro de la marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de suconcesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales.

El registro pierde su vigencia en los siguientes casos:

v Cuando el titular renuncia voluntariamente al registro.

v Cuando no se renueva el registro a su vencimiento, dentro de los términoslegales.

114

Deben presentarse tantas solicitudes como clases en las cuales se pretendaregistrar una marca. Por ejemplo si se quiere registrar la marca DATAMOV en lasclases 38 y 42, se deberá hacer una solicitud para la clase 38 y otra para la clase42.


v Cuando existe orden de autoridad administrativa, como en los casos deacciones de cancelación por no uso, que se explican más adelante, o conbase en una marca notoriamente conocida.

v Cuando existe orden de autoridad judicial, como en los casos en que seresuelva que la Resolución que concede la marca es nula, por violacióndirecta de las normas de la Decisión 486, por irregularidades en el trámite opor cualquier causa que se establece en el Código ContenciosoAdministrativo.


Existe una diferencia entre el alcance que tiene la simple solicitud de registrode la marca y su concesión, por lo cual, vale la pena diferenciar entre losderechos que confiere la solicitud y los derechos que confiere su concesión.

El principal derecho que tiene el solicitante cuando realiza su solicitud es elderecho de prevalencia, es decir, que su solicitud por haber sido presentadacon anterioridad prevalece sobre otras posteriores. Como consecuencia de ello,el solicitante, puede presentar oposiciones a un signo solicitado posteriormente,que se asemeje o sea igual al suyo y que pueda llevar a error o confusión alpúblico consumidor. “Se deduce, entonces, que quien presenta primero unasolicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hacedespués.”50

Igualmente, el solicitante tendrá el derecho de reivindicar prioridad en laComunidad Andina y en todos los países miembros del Convenio de París51.

La reivindicación de prioridad es la facultad que tiene el solicitante que hapresentado una solicitud en un País Miembro de la Comunidad Andina (Bolívia,Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) o miembros del Convenio París, paraque dentro de un término de 6 meses contados a partir de la fecha depresentación de dicha solicitud, solicite el registro de la misma marca encualquier otro País Miembro y reciba para su segunda solicitud la fecha depresentación de la primera.

Ejemplo:

50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-94.51 Ver página web www.wipo.org.

115


Se presenta una solicitud de registro en Colombia el 4 de Mayo de 2004. Elsolicitante tiene hasta el 4 de Noviembre de 2004 para presentar la solicitud enlos Estados Unidos y que se le asigne como fecha de presentación el 4 deMayo de 2004.

Ahora bien, como se había dicho anteriormente, el titular de una marca, gozarádel derecho al uso exclusivo sobre la misma, al momento en que la marca esconcedida, lo cual lo faculta para:

a) Ejercer las acciones tendientes a impedir a terceros el registro de marcasidénticas o similares e incluso frente a aquellas que lo puedan perjudicarcomercialmente.

b) Usar, aplicar y comercializar la marca (denominar los productos o servicioscon la marca registrada y concedida).

c) Ceder la marca

d) Conceder licencia sobre la marca.

Frente al primer derecho enunciado anteriormente, el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina ha manifestado que el derecho al uso exclusivo se traduceen “la facultad que tiene el titular de actuar contra cualquier tercero que sin suconsentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productosutilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error oconfusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentarobservaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registrocomo en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte suinterés legítimo (...)”.52

52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 9-IP-98

116

ALCANCE DE LA MARCA

Ejercer acciones que protejan la marcar

Usar, aplicar y comercializar la marca

Conceder licencias

Ceder la marca


.3.1.11. Adquisición y pérdida del derecho

En el caso colombiano y en todos aquellos países que hacen parte del SistemaAndino de Propiedad Industrial, el derecho exclusivo sobre una marca sólo seadquiere con el registro de la marca ante la respectiva oficina nacionalcompetente.53

La pérdida de este derecho adquirido con el registro se da:

a) Por la no renovación de la marca.b) Cuando el titular de la marca permite que ésta se convierta en la

designación de uso común para el producto. Por ejemplo, “Termo” fueuna marca, pero se convirtió en una designación de uso común para losrecipientes que conservan la temperatura de las bebidas que almacenan.

c) Cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado y dicho sucesoha sido decidido a consecuencia de la solicitud de cancelación por no usoque un tercero realice, acción que se establece en el artículo 165 de laDecisión 486.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitudde persona interesada, en el evento que la misma no se hubiera utilizado, sinmotivo justificado en al menos uno de los países miembros, por su titular, porun licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres añosconsecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

53 Decisión 486 de 2000, Artículo 154 “ El derecho al uso exclusivo de una marca seadquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacionalcompetente”.

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SIGNO REGISTRO MARCA

No Uso CANCELACION

Uso



v Convenio de Paris de 1967 para la protección de la propiedad industrial,aprobado por Ley 178 de 1994.

v ADPICv Arreglo de Niza 1979: Clasificación internacional de productos o servicios

para el registro de las marcasv Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por la cual se establece el

Régimen común sobre Propiedad Industrial, Artículos 134 a 200.v Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión

486 de la Comunidad Andina.v Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de

Industria y Comercio y se dictan otras disposicionesv Circular Única, Título X, Propiedad Industrial, expedida por la

Superintendencia de Industria y Comercio.v Resolución No. 37323 del 30 de Diciembre de 2003, por la cual se fijan las

tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de Juliode 2001.


a) Registro de Marcas en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela:

La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia, es exactamente igualpara los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forman parte delRégimen Común sobre propiedad intelectual.

b) Registro de Marcas en los Estados Unidos:

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Como se anotó anteriormente, a diferencia de lo que sucede en el sistemacolombiano, el derecho sobre la marca no se adquiere por el registro (sistemaatributivo), sino por el uso (sistema declarativo). Sin embargo, el registro deuna marca en Estados Unidos tiene las siguientes ventajas: v Notifica al público que se está reivindicando titularidad sobre una marca.v

v Constituye una presunción legal de la titularidad de la marca y del derechoexclusivo a usar la marca a nivel nacional.

v

v Otorga la posibilidad de iniciar acciones legales en defensa de la marca.v Da la posibilidad de radicar el registro ante la Aduana, para impedir la

importación a los Estados Unidos de productos infractores.

Las causales de irregistrabilidad de un signo como marca en los EstadosUnidos, se resumen en las siguientes:

v Marcas genéricas.v Marcas similares a una previamente solicitada, usada o registrada por un

tercero, si la coexistencia de las marcas es susceptible de causar confusión,error o engaño.

v Marcas inmorales, engañosas o escandalosas.

vvv Marcas compuestas por la bandera o escudo de los Estados Unidos o de

cualquier nación extranjera.

vvv Marcas que incluyan el nombre, retrato o firma de una persona viva, salvo

que se cuente con la autorización de dicha persona; o la fotografía de unpresidente de los Estados Unidos, durante la vida del cónyuge de dichopresidente

.Ø Marcas puramente descriptivas, geográficamente descriptivas, o

conformadas básicamente por un apellido. Esta causal de

119


irregistrabilidad tiene una excepción importante: Estas marcas seránregistrables cuando hayan adquirido “significado secundario”, es decir,cuando han sido usadas en forma continua en el comercio por unmínimo de cinco (5) años, adquiriendo así distintividad. Por ejemplo:OFFICE DEPOT.

La solicitud de registro de una marca en los Estados Unidos, deberá hacerseante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) y deberá constarde lo siguiente:

Ø Nombre del solicitante : Puede ser persona natural o jurídica. Puede serun extranjero, pero si lo es, debe nombrar un “representante doméstico”,es decir, una persona o entidad domiciliada en los Estados Unidos. Si setrata de una persona jurídica, se debe indicar su clase, su país deconstitución y su domicilio. Si se trata de una persona natural, sunacionalidad y domicilio.

Ø Nombre y dirección de correspondencia : Para el caso de extranjeros,debe ser la del “representante doméstico”.

Ø Dibujo de la marca : Aún si es nominativa (solamente una palabra), lasolicitud deberá ir acompañada de un dibujo, que en ese caso consistiráen la palabra o palabras, en letras mayúsculas.

Ø P roductos y/o servicios : La solicitud deberá contener una enumeraciónde los productos y/o servicios que van a ser distinguidos con la marca.Esta enumeración debe hacerse en términos comerciales comunes. Enlos Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en Colombia, sepuede hacer una sola solicitud para varias Clases. De todas maneras,es necesario pagar Derechos Oficiales por cada clase solicitada

Ø Pago de Derechos Oficiales : Actualmente los derechos oficialesequivalen a US $385 por cada clase. Estos derechos puedenconsultarse en:http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004apr01.htm

Ø

La solicitud puede basarse en uno de los siguientes fundamentos: (i)

120


v Uso en el comercio; (ii) Intención de uso; (ii) Registro en el país de origen, y(iv) Solicitud de registro en otro país.

Estos fundamentos pueden combinarse, según las circunstancias. Porejemplo, una solicitud puede basarse en el uso de la marca para camisas yfaldas y en la intención de usarla para chaquetas y abrigos; o puede basarse enuna marca registrada en Colombia y la intención de usarla en los EstadosUnidos. De todas formas, cuando la solicitud se fundamenta total o parcialmente enuso, es necesario anexar una declaración juramentada de uso, así como unamuestra de la forma de uso, que puede ser una etiqueta, una fotografía (no elproducto mismo).

El trámite de registro en los Estados unidos se compone de las siguientesetapas:

i. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y asignación de número y fecha de radicación: Una vez presentada la solicitud de registro,la USPTO verifica que ésta cumpla los requisitos mínimos. Si los cumple,procede a asignarle una fecha y un número de radicación. Esto sedemora más o menos un (1) mes, a diferencia de lo que sucede enColombia, donde el examen de requisitos mínimos y la asignación defecha y número de radicación son inmediatas.

ii. Examen de fondo y de forma:

iii. Si la solicitud tiene defectos de forma y/o si existe algún impedimento defondo para su registro, la USPTO expide una Acción Oficial, otorgando untérmino de seis (6) meses para contestarla.

Si las objeciones no son resueltas satisfactoriamente a juicio de laUSPTO, ésta procede a rechazar la solicitud. Si no hay objeciones, o siéstas son satisfactoriamente resueltas, se aprueba la marca parapublicación.

Vale la penal recalcar, que en este aspecto, el procedimiento también esdiferente al Colombiano, donde se hace un estudio de forma, luego lapublicación y finalmente el estudio de fondo.

iv. Publicación y término para oposición : Una vez publicada la marca,empieza a correr un término de 30 días para que terceros presentenoposiciones.

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v. Concesión del Registro : Si no hay oposiciones, o si éstas son superadas,la USPTO expedirá dentro de las 12 semanas siguientes a la publicación.

v Un Certificado de Registro, para las solicitudes basadas en uso.

v Un Aviso de Concesión, para las solicitudes basadas en intención de uso.En cuyo caso e

v l solicitante dispondrá de seis (6) meses desde el Aviso de Concesión para:(i) usar la marca y radicar una Declaración de Uso, junto con elcorrespondiente espécimen; o (ii) Solicitar una prórroga de seis (6) mesespara empezar a usar la marca.

vi. Vigencia y renovación: a) El registro tiene una vigencia de diez (10) años y es renovable

indefinidamente por períodos iguales. b) La solicitud de renovación puede presentarse desde un (1) año antes del

vencimiento hasta seis (6) meses después del mismo.

c)

El no uso de la marca por tres (3) años consecutivos ocasiona la pérdida de lamarca.

Para mayor información sobre el procedimiento de registro de marcas en losEstados Unidos y los formularos a diligenciar, puede consultarse la páginawww.uspto.gov.

c) Registro de marcas en Europa:

En este momento existen tres maneras de registrar una marca en Europa:

v El registro de la marca bajo el sistema de marca comunitaria de laComunidad Europea.

v El registro de la marca bajo el sistema internacional de marcas establecidomediante “El Protocolo de Madrid.”

v El sistema tradicional de registro país por país.

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El registro de la marca bajo el sistema de marca comunitaria de laComunidad Europea:

La marca comunitaria ofrece la ventaja de otorgar una protección uniforme entodos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento de registroúnico ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). La solicitudpuede hacerse directamente ante la OAMI y puede ser presentada encualquiera de los once idiomas de la Unión Europea.

El procedimiento de registro se resume en las siguientes etapas:

iv. Presentación de la solicitud : Cualquier persona física o jurídica puedeobtener el solicitar el registro de una marca comunitaria. No obstante, lasempresas de países que no son miembros de la Unión Europea (porqueno tienen su domicilio, ni su sede, ni un establecimiento serio y efectivo enun país de la Unión Europea, como sería el caso de una sociedadcolombiana) deben ser representadas ante la OAMI por un representanteautorizado o por un abogado.

La solicitud de marca comunitaria puede ser redactada en cualquieridioma oficial de la Unión Europea.

El depósito directo de la solicitud puede efectuarse presentandopersonalmente el expediente en la sede de la OAMI, y también medianteel envío por correo, por fax o por correo electrónico.

Se deberá pagar la tasa básica dentro de las cuatro semanas siguientes ala presentación de la solicitud.

v. Admisión :

La solicitud de una marca debe efectuarse correctamente para que puedaatribuírsele una fecha de depósito. Por ello al radicarse la solicitud, unexaminador de la OAMI comprobará que la solicitud comprende todos loselementos necesarios y que las tasas han sido abonadas, si estáincompleta el solicitante podrá subsanar las irregularidades observadas.

vi. Búsqueda informativa de anteriores marcas :

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A partir del momento en que se otorga una fecha de depósito, la OAMI ylas oficinas nacionales de algunos Estados miembros de la Unión Europearealizarán informes de búsqueda sobre marcas anteriores ya existentes.

vii. Examen de formalidades, clasificación y causas absolutas:

La OAMI puede rechazar la solicitud por motivos «absolutos», que serefieren a las características del signo cuyo registro se solicita(genericidad, descriptividad, similitud con marcas de terceros), o porcaracterísticas particulares de la forma de un producto en el supuesto demarcas tridimensionales, así como su carácter engañoso o contrario alorden público o a las buenas costumbres.

El rechazo por una marca similar registrada en cualquiera de los países dela Comunidad supondrá el rechazo de la marca comunitaria

Contra el rechazo de la solicitud es posible, al igual que contra cualquierotra decisión de la OAMI, interponer un recurso.

viii. Publicación de la solicitud :

Si la solicitud no ha sido rechazada por un motivo absoluto de denegacióny si el solicitante no la ha retirado después de conocer los informes debúsqueda que le han sido comunicados, es publicada por la OAMI, entodos los idiomas oficiales de la Unión Europea, en su Boletín de marcascomunitarias.

ix. Periodo para interponer oposiciones:

Durante un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud,cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegación del registro.

Las oposiciones solo podrán ser presentadas en uno de los cinco idiomasque la OAMI reconoce para este procedimiento (Inglés, Francés, Español,Alemán e Italiano).

x. Registro :

Transcurrido el plazo, si no ha habido oposiciones o éstas no hanprogresado, se procede al pago del registro de la marca comunitaria y a suregistro.

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xi. Publicación del registro y entrega del certificado de registro .

El registro de una marca comunitaria confiere a su titular el derecho deimpedir a los terceros, en todo el territorio de la Unión Europea, lautilización sin su consentimiento de signos idénticos o similares a sumarca.

La violación de los derechos conferidos por la marca comunitaria serásancionada por los tribunales de marcas comunitarias designados en cadaEstado miembro de la Unión Europea a través de la correspondienteacción por violación.

El registro de la marca comunitaria puede ser renovado a petición de sutitular cada diez años a partir de la fecha de depósito. Una tasa derenovación es exigible.

xii. Recurso de Apelación

La apelación puede presentarse dentro de los dos meses de plazo siguientes alpronunciamiento de la decisión de conceder o negar el registro. Adicionalmentese tienen dos meses más para formular los motivos en los que se fundamentala apelación, es decir son dos meses para presentar la apelación más otros dospara fundamentarla. La apelación deberá presentarse por escrito y en el idiomaen que fue dada la decisión.

Para mayor información, formularios y tarifas puede consultarse la páginawww.oami.eu.in.

El registro de la marca bajo el sistema internacional de marcasestablecido mediante “El Protocolo de Madrid.”

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, más conocido como “Protocolode Madrid” es un tratado adoptado en 1989, que empezó a aplicarse el 1 deAbril de 1996, y cuyo objetivo es la creación de un sistema de registrointernacional de marcas. Es administrado por la Oficina Internacional de laOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, con sede en Ginebra,quien se encarga de mantener el Registro Internacional y de llevar a cabo laspublicaciones en la Gaceta OMPI.

Vale la pena anotar que a pesar de llamarse “Protocolo”, no se trata de uninstrumento para la interpretación o aplicación del Arreglo de Madrid, sino de unTratado independiente, con miembros diferentes y condiciones de aplicacióndiferentes

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El sistema creado por el Protocolo de Madrid funciona de la siguiente manera:

v Los nacionales de un país miembro, es decir un país parte en el Arreglo deMadrid o en el Protocolo de Madrid, o las personas naturales o jurídicasque estén domiciliadas en él, o que tengan en su territorio unestablecimiento industrial o comercial real y efectivo, y que hayan solicitadoun registro de marca en dicho país miembro, podrán presentar, ante laOficina de Marcas de su país, una solicitud internacional. En esta solicitud,se designan los países miembros en los que se quiera proteger la marca.

v Cada País Contratante tiene derecho a rechazar el registro de la marca, ytodas las actuaciones posteriores a ese rechazo, tales como recursos ydemandas, se tramitan directamente entre el solicitante y la Oficina del paísdonde la marca fue rechazada. Si la Oficina correspondiente no notifica elrechazo dentro de un plazo determinado, se entiende que la marca ha sidoconcedida.

El efecto del registro internacional es el de obtener la protección de la marca encada uno de los países designados, es decir, un registro internacional equivalea un conjunto de registros nacionales, pero puede manejarse en formaindependiente en cada uno de ellos: puede renovarse, transferirse a otrotitular, modificarse, cancelarse o invalidarse en sólo algunos de los países, sinque ello afecte el registro en los demás países.

Esta independencia tiene una excepción: durante un período de 5 años, elregistro internacional sigue dependiendo de la marca solicitada en el país deorigen. Si, dentro del período indicado, el registro de base deja de tener efectopor cualquier razón, el registro internacional dejará de estar protegido.

El sistema tiene unas ventajas para el titular de la marca: la reducción en lostrámites y costos asociados con la obtención del registro en varios países, asícomo con sus renovaciones y cambios posteriores; pero puede conllevargrandes desventajas para los titulares “locales”, entendiendo por tales a lossolicitantes nacionales que no están interesados en registrar sus marcas enotros países

Es preciso indicar que el 2 de Noviembre de 2003 entró en vigor en los EstadosUnidos de América (EE.UU.) pero que Colombia a la fecha no lo ha suscrito,simplemente ha servido como herramienta en la negociación del ALCA o de untratado bilateral de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos.

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.3.2. Nombres y enseñas comerciales

Teniendo en cuenta que el artículo 200 de la Decisión 486 establece que “Laprotección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposicionesrelativas al nombre comercial...”, consideramos conveniente tratar los aspectosque regulan este tema en un solo capítulo.

.3.2.1. Concepto

Nombre comercial: es el signo que sirve para identificar a una persona naturalo jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue dichaactividad de otras similares o idénticas.

La Decisión 486 en su artículo 190 lo define como “Se entenderá por nombrecomercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a unaempresa o a un establecimiento de mercantil. ”

La razón social y el nombre comercial son conceptos diferentes, aunque aveces sean coincidentes.

La denominación o razón social es aquella que identifica al comerciante(persona natural o jurídica), a quien son imputables las consecuencias de lasrelaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualizacomo sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registromercantil. En otras palabras, es el nombre de la sociedad, tal como aparece enel Certificado de Cámara de Comercio.

El nombre comercial distingue a la persona en el ejercicio de su negocio oactividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares quedesarrollan sus competidores. Es decir, es la forma como clientes yproveedores conocen al empresario.

Ejemplo: Razón Social: GRANDES ALMACENES DE CADENACADENALCO S.A.

Nombre comercial: CADENALCO

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Ahora bien el Tribunal ha establecido la diferencia entre el nombre comercial yla marca, en los siguientes términos: “Si bien el nombre comercial sirve paraidentificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividadeconómica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciaren el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos oservicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexióncompetitiva entre las actividades económicas que identifica el nombrecomercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así lacoexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidorrespecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos oservicios de que se trate”. 54

En consecuencia, el nombre comercial identifica al empresario, en tanto que lamarca identifica al producto o servicio. Enseña Comercial: Es el signo que utiliza una empresa para identificar suestablecimiento55.

Ejemplo:

.3.2.2. Requisitos

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que unnombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla con lossiguientes requisitos:

“ DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, comoextrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial osocial, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombrecomercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para54 Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 45-IP-98.

55 Código de Comercio, Artículo 583.

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individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir defundamento para una observación.”

“...la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signosprohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; nitampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar unriesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, niatentar contra el derecho de terceros "ni implicar alguna práctica desleal oparasitaria.”56

.3.2.3. Tipos de nombres o enseñas comerciales

De acuerdo con la Decisión 486 el nombre comercial y la enseña comercialpodrán estar constituidos por cualquier signo.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “Elnombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, unacombinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, unseudónimo, un nombre geográfico, etc., y así mismo estará impedido de serutilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y seráoponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso denecesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombrecomercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos seangenéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulanestos campos.” 57

.3.2.4. Funciones

La principal función de los nombres y enseñas comerciales es identificar undeterminado establecimiento de comercio, empresario o actividad económica,por lo tanto, estos no podrán ir en contra de las buenas costumbres, ni serilegales y deberán ser capaces de distinguir o individualizar frente a otronombre o enseña comercial.

56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-IP-98.57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-IP-98.

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.3.2.5. Signos que no pueden ser protegidos como nombres y enseñas comerciales

Al respecto el artículo 194 de la Decisión 486 de 2000 establece los casosfrente a los cuales no podrá registrarse un signo como nombre comercial, loscuales son bastante claros y por ello nos permitimos trascribirlos textualmente:

v Cuando consista total o parcialmente en un signo contrario a la moral o alorden público.

v Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medioscomerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades,el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa, o establecimientodesignado con ese nombre.

v Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medioscomerciales o en el público sobre la procedencia empresarial oestablecimiento designado con ese nombre.

v Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

.3.2.6. Titulares de los nombres y enseñas comerciales

Es titular de un nombre o de una enseña comercial cualquier persona natural ojurídica que use un signo para distinguir la actividad empresarial a la que sededica. Por lo tanto los derechos de los titulares sobre el nombre o la enseñacomercial se adquieren por su primer uso en el mercado.

El determinar el uso es más fácil cuando el nombre o enseña ha sidodepositado, lo cual no es esencial para su protección, pero constituye unapresunción de que el signo ha sido usado desde la fecha de depósito y de quelos terceros conocen ese uso. La cesión del nombre y enseña comercial solamente puede hacerseconjuntamente con la trasferencia que se haga del establecimiento mercantil,con el fin de conservar la clientela. Ahora bien, si el nombre o la enseña se

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encuentran depositados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sucesión deberá inscribirse en la Superintendencia para el conocimiento deterceros.

.3.2.7. Identificación del nombre y enseña comercial

Para la identificación del nombre y de la enseña se utiliza la ClasificaciónInternacional de Niza descrita anteriormente.

.3.2.8. Trámite de depósito de nombre comercial y enseña comercial

De acuerdo con la definición dada por la Superintendencia de Industria yComercio el depósito de nombre o enseña comercial es una inscripción que elcomerciante o empresario hace en el registro público de la Propiedad Industrial,mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha a partirde la cual se entiende que empezó a usar el nombre.

a) Requisitos de forma:

La solicitud de depósito de un nombre o enseña comercial deberá contener:

v Nombres, apellidos completos y domicilio del solicitante y su apoderado,cuando se actúe por intermedio de éste.

v Completa y clara descripción del Nombre o de la Enseña Comercial adepositar.

v La actividad que desarrolla el empresario o que se lleva a cabo en elestablecimiento de comercio, según el caso, señalando la(s) clases(s) a quepertenece(n) conforme a la Clasificación Internacional de Niza, atendiendolos productos o servicios que son comercializados o prestados por elempresario o en el establecimiento (puede citarse más de una clase). Porejemplo, si en el establecimiento de comercio se vende ropa, la Clase que lecorresponderá será la 25.

v Anexarse copia del comprobante de pago.v Igualmente deberá anexarse a la solicitud el poder otorgado a un abogado,

si ha decidido actuar por intermedio de éste, los documentos atinentes apersona jurídica si es el caso, cuando se trate de una enseña comercial o

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nombre comercial mixto, se deberá anexar el arte final en 2 ejemplares enun tamaño 12 x 12 cms, (nítidas) preferiblemente a color.

La solicitud y los documentos anexos deberá presentarse en una carpeta colorrosado, tamaño oficio, con su respectivo gancho y marcada con los siguientesdatos como mínimo: nombre y domicilio del solicitante, enseña comercial odepósito de nombre, clase de producto o servicio según la ClasificaciónInternacional de Niza y el nombre y domicilio del representante legal oapoderado. La carpeta de color rosado puede adquirirse de manera gratuita enlas oficinas de la entidad. b) Procedimiento de depósito:

El trámite del depósito del nombre o de la enseña comercial tiene las siguientesetapas:

v Radicación de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio,mediante el diligenciamiento del Formulario gratuito correspondiente.

v Revisión formal de documentos: Se revisa que los documentos anterioresse encuentren completos, de lo contrario se envía requerimiento alsolicitante para que los complete. Si la documentación no es allegada seordenará el archivo de la solicitud.

v Orden de depósito: Cuando los documentos se encuentren completos seprocederá a ordenar el depósito del nombre o enseña comercial solicitado,mediante resolución debidamente motivada expedida por el Jefe de laDivisión de Signos Distintivos;

.3.2.9. Vigencia

La vigencia del derecho que se adquierecon el uso sólo cesará cuando no seuse el nombre o la enseña comercial o cesen las actividades de la empresa o elestablecimiento de comercio.

En relación con el depósito que se haga este tendrá una duración de 10 añoslos cuales podrán ser prorrogables por términos iguales.

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De acuerdo con el artículo 192 de la Decisión 486, al nombre comercial, se leaplican en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de tal Decisión, por lotanto, el titular de un derecho comercial tendrá derecho al uso exclusivo delmismo, pudiendo iniciar las acciones del caso contra quienes utilicen nombre,enseña, lema o marca idéntica o similar que, distingan los mismos productos oservicios, o productos o servicios relacionados.

En concordancia con ello, el artículo 607 del Código de Comercio, prohíbe aterceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos oservicios, que sea similar o igual a otra ya usada para el mismo ramo denegocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a unapersona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten todaconfusión que a primera vista pudiera presentarse.

Lo anterior, se dispone con mayor claridad en la primera parte del artículo 192de la Decisión 486: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquiertercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ellopudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular ocon sus productos o servicios. En el caso de nombres comercialesnotoriamente conocidos, cuando así mismo pudiera causarle un dañoeconómico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto delprestigio del nombre o de la empresa del titular.”

.3.2.11. Adquisición y pérdida del derecho al uso del nombre o enseña comercial

El derecho a la protección del nombre o de la enseña comercial deriva de su uso. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “Demanera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentrasupeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a laactividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que seconsolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisaradicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre

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registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Laspruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir paraacreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividadeseconómicas para las cuales se pretende el registro”.58

Por lo tanto, el derecho al uso exclusivo del nombre comercial y a las accionesque se deriven del mismo, será dado con el uso del mismo y no con sudepósito como sucede en las marcas.

Así como el derecho al nombre y a la enseña se adquiere por el uso, talderecho se pierde por el no uso.

.3.3. Lemas comerciales

.3.3.1. Concepto

Es la palabra o leyenda utilizada como complemento de la marca. El lema esconocido también como “Slogan”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “el lemacomercial va íntimamente ligado a la marca, de tal forma que no es posiblepensar en su existencia sin que exista previamente una marca registrada osolicitada. Por lo tanto, todos los aspectos relativos a la marca como vigencia,titularidad, clases de productos o servicios se hacen aplicables al lema que leacompaña.”59

58 (Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 45-IP-98.

59 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 44 – IP- 99.

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JUST DO IT

Lema Marca


.3.3.2. Requisitos

Los lemas para obtener su registro deberán:

v Especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará, pues ellema esta sujeto a la marca.

v Cumplir con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con elelemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar unproducto o servicio.

v No limitarse a describir el producto o servicio a que se refiere.

.3.3.3. Clases de lemas

Los lemas comerciales únicamente pueden ser nominativos, en ningún casopueden ser mixtos.

.3.3.4. Función del lema

La principal función del lema es ser un complemento a la marca, sobre ello elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“ La función de complementariedad encomendada al lema comercial implicaque éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida paracumplir dicha función.”

“... La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debereunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, ellema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en elmercado.”

... el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema.”

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“ Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simplestrivialidades o descripciones del producto o de función”60

.3.3.5. Lemas no registrables

No se pueden registrar lemas comerciales que contengan alusiones aproductos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichosproductos o marcas.

.3.3.6. Titularidad sobre los lemas comerciales

Al depender el lema de la marca, podemos decir que la titularidad de un lemaserá la misma que se predica para la marca registrada a la cual esta sujeto ellema.

.3.3.7. Identificación de los lemas

Los lemas igualmente se identifican con la Clasificación Internacional de Niza.


El petitorio deberá contener lo siguiente:

v Nombre y domicilio del solicitante. v Expresión que se usará como lema. v Marca o solicitante con la cual se usará el lema comercial v Búsqueda preliminar, preferiblemente, más no obligatoria. v Poder firmado por el representante legal de la sociedad solicitante

60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 74-IP-2001.

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v Derechos oficiales por cada solicitud de registro, de conformidad con lastarifas vigentes al momento de la solicitud.

El procedimiento de registro de un lema es el mismo que el procedimiento deregistro de una marca, el cual se explica en el capítulo 1.4. de este documento.

.3.3.9. Vigencia de los lemas

El lema tendrá la misma vigencia que tiene la marca de la cual depende, esdecir tiene una vigencia de diez años contados a partir de su concesión Asípues si la vigencia de la marca se agota y su titular no solicita la renovación entiempo, la caducidad opera no sólo para la marca sino también para los lemasque se le asocien.


Ahora bien si el titular de una marca goza del derecho al uso exclusivosobre la marca cuando esta ha sido concedida, el titular del lema quedepende exclusivamente de la marca tendrá el mismo derecho de usoexclusivo sobre el lema registrado, de tal manera que el titular tendrálas mismas facultades que el titular de la marca.

.3.3.11.

.3.3.12. Adquisición y pérdida

Teniendo en cuenta que la solicitud de registro de lema está fundamentada enuna solicitud previa de marca, su concesión o negación dependen de ladecisión que se tome en relación con el registro marcario. Por lo tanto, lavigencia del lema se sujeta al término de vigencia concedido para la marca, aligual que sus renovaciones, licencias de uso y cesiones.

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.3.4. Nombres de Dominio

Con el advenimiento del Comercio Electrónico, es usual que muchosempresarios deseen comercializar sus productos o por lo menos publicitarlos através de la red mundial de información que denominamos la Internet. Para elloes necesario contar con un sitio web, donde los consumidores pueden tenercontacto directo con los productos o servicios.

La manera ordinaria de acceder a un sitio en la red, es escribiendo elcorrespondiente Nombre de Dominio o dirección en la red, la cual nos lleva demanera directa a la Internet protocol (IP) o protocolo de Internet donde seencuentra hospedada o alojada en un servidor. Por lo tanto, podemos decir queun Nombre de Dominio es una transliteración de una dirección IP.

Los nombres de dominio se han constituido en el comercio actual, enverdaderos signos distintivos virtuales, facilitando la identificación de productosy servicios en la red. Sin embargo, surgen una serie de conflictos entre losderechos tradicionales de propiedad Intelectual, particularmente frente aderechos de propiedad industrial como las marcas.

Vemos hoy como el sistema tradicional de protección marcario, puede versevulnerado a través del registro de nombres de dominio, bien sean estos de nivelgeneral (gTLD), o de nivel local o nacional (ccTLD).

Los nombres de dominio de nivel general(gTLD) están enmarcados pordenominaciones que buscan identificar la actividad que desarrolla la persona oempresa que pretenda registrar un nombre de dominio. Los más populares, porser los primeros en surgir son:

.com (Para actividades comerciales)

.net (Para actividades y servicios en red)

.org (Para organizaciones sin animo de lucro)

.int (Para entidades de origen internacional)

.edu (Para actividades educativas)

.gov (Para entidades Gubernamentales)

.mil (Para entidades cuya actividad sea militar)

Más tarde el 16 de Noviembre de 2000, en la reunión de marina del rey enCalifornia, la ICANN, aprobó e incluyo otras siete denominaciones especificaspara ampliar e identificar actividades en la red.

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.aero (Industria de transporte aéreo)

.biz (Businees - negocios)

.coop (Cooperativas sin animo de lucro)

.info (para uso no restringido – general)

.museum (Museos)

.name (Para persona natural e individuos)

.prof (Contadores, abogados, físicos, médicos)

En el ámbito local o de País, se utilizo la norma ISO 3166 para identificar a losdistintos países del mundo y asignarles un identificador en la red; así porejemplo existen:

.co (Colombia)

.fr (Francia)

.us (Estados Unidos de Norteamérica)

.jp (Japón)

.tv (Tuvalu)

.cc (Islas Cocos)

.ar (Argentina)

Actualmente la autoridad internacional que maneja y rige los destinos de lasdirecciones o nombres de dominio en la red es la Internet Corporation forAssignend Names and Numbers –ICANN- (www.icann.org). Esta entidaddesarrolla tres actividades básicas:

v Administración de los nombres de dominio de Internetv Administración de los números y direcciones IPv Administración de protocolos y parámetros y de los números de puerto

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En ejercicio de estas funciones la ICANN ha autorizado a más de cientocincuenta entidades alrededor del mundo para obrar como registradores denombres de dominio de nivel general (gTLD); y a otras ciento cuarenta y trespara obrar como registradores locales de nombres de dominio (ccTLD).

Los registradores de nivel general son:

Los registradores de nivel local (CTLD) son:

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En Colombia, el Registrador de Nombres de dominio es la Universidad de losAndes, la cual fue designada por la IANA, y aprobada y ratificada por la ICANNpara efectos de obrar como NIC Colombia, y obtener el registro de un nombrede dominio de nivel local bajo el .co.

Para efectos de registrar un nombre de dominio de nivel local ante elregistrador colombiano, basta con acceder al sitio www.nic.co y allí se puedehacer todo el tramite, desde realizar la búsqueda inicial para establecer si unnombre de dominio esta disponible, hasta diligenciar los formularios respectivosy previa la designación de un contacto administrativo, un contacto técnico y uncontacto de pago, obtener el registro totalmente en línea.

El contacto administrativo, ordinariamente es la persona solicitante o elrepresentante legal de la misma. El contacto técnico es la persona queproporciona la información técnica, como por ejemplo el nombre y direccionesde los servidores donde el sitio estará alojado. En muchas ocasiones enInternet Service Provider a través del cual se obtiene la conexión a la red,presta el servicio de tramitar y obtener el registro del nombre de dominio; y enese caso generalmente aparece como contacto técnico ante el registrador. Elcontacto de pago es la persona designada para realizar el pago tanto inicial porlos derechos de registro, como por las renovaciones y actualizacionesrespectivas.

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El registro de nombre de dominio que se puede obtener ante el NIC Colombia(Network Information Center), tendrá una duración de dos (2) años, y un costopor tasa de administración de Ciento Cincuenta Mil pesos M/Cte($150.000.000M/CtE).

Vale decir que en materia de registro de nombres de dominio tanto de nivelgeneral como de nivel local, impera el principio first come, first served (Primeroen solicitar, primero en obtener), y por lo tanto los registradores de nombres dedominio otorgan el registro a la primera persona que eleve solicitud sobre unnombre de dominio que se encuentre disponible. Los nombres de dominiopueden ser solicitados por personas naturales o jurídicas, nacionales oextranjeras que tengan NIT (Número de Identificación Tributaria). Los demásrequisitos para el tramite respectivo se encuentran en el ítem denominadoPolíticas, donde entre otras cosas se le advierte al solicitante de un nombre dedominio, que con el mismo puede entrar a violar derechos de propiedadintelectual tales como marcas registradas de productos o de servicios.

Por lo tanto se recomienda antes de entrar a registrar una expresión comonombre de dominio, verificar y asegurarse de que con tal expresión no se vayana vulnerar derechos de propiedad intelectual de un tercero.

Hoy es usual que un empresario que tenga unos derechos marcarioslegítimamente adquiridos, se encuentre con que un tercero ha registrado conantelación tal denominación como nombre de dominio, impidiéndole en primer

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momento reflejar su marca en la Internet y comercializar sus productos oservicios a través de este medio.,

Cuando esto sucede y se configuran las causales de ciberocupación, registroabusivo y de mala fe, establecidas en al Política Uniforme de Resolución deDisputas aprobada por la ICANN (http://www.icann.org/udrp/#udrp) , el legitimotitular de un derecho marcario, puede acudir e iniciar una acción antecualquiera de los Paneles autorizados; y tras un proceso sumario bastanterápido (Máximo 45 días) y que se surte totalmente ene línea, entrar a recuperarsu nombre de dominio.

Actualmente existen cuatro Paneles autorizados por la ICANN, a los cuales sepuede acudir para efectos de someter a su consideración cualquiercontroversia que surja entre el titular de un nombre de dominio, y el titular de underecho marcario. Los paneles autorizados son los siguientes:

v Panel-Centro de Solución de Controversias de la OMPI – 1º de Diciembrede 1999.

v National Arbitration Forum (Foro Nacional de Arbitramento) - 1º deDiciembre de 1999.

v E-Resolutions (Resoluciones electrónicas) – 1º de enero de 2000 (Ya nofunciona)

v Institute for Dispute Resolutions (Instituto para la Resolución de Disputas) -22 de Mayo de 2000.

v Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, 28 de febrero de 2002 –Hong Kong y Beijing.

.3.5. Signos Distitivos Notorialmente Conocidos

El artículo 224 de la Decisión 486 define los signos distintivos notoriamenteconocidos así:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuesereconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiesen hechoconocido”

143


Lo indicado anteriormente para marca notoria aplica para todo signo distintivo.

La notoriedad es una excepción al principio de la territorialidad marcaria, puesla protección adquiere un carácter universal, ya que el titular de un signodistintitvo notoriamente conocido podrá hacer valer su derecho sin importar ellugar en que el signo notorio sea registrado, siempre que el país conceda untrato recíproco.

Por lo tanto para obtener la protección de un signo distintivo notoriamenteconocido en Colombia, si bien no sería necesario tenerla registrada, sí seríanecesario probar, conforme a lo previsto en Decisión 486, la existencia de dichacondición de notoriedad.

Teniendo en cuenta que el artículo 200 de la Decisión 486 establece que “Laprotección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposicionesrelativas al nombre comercial...”, consideramos conveniente tratar los aspectosque regulan este tema en un solo capítulo..3.6.

.3.7. Indicaciones Geográficas

Chablis

Champagne

Chianti

.3.7.1. Aspectos Generales

144


a) Concepto:

Las indicaciones geográficas hacen parte de los signos distintivos y en general,son signos que se utilizan en el comercio para distinguir productos que tienenun origen geográfico específico. Las características del suelo del medio, el arteaplicado en esa región y la destreza de los habitantes y su cultura le comunicana los signos una reputación, calidad y fabricación específica que hace que lossignos se vuelvan distintivos de un producto. Tal es el caso del aceite de oliva“Toscana”, el queso “Roquefort”.

b) Funciones de las indicaciones geográficas:

La función de las indicaciones geográficas es: (i) la de tutelar los signos queprovienen de determinada región y evitar que terceros hagan un uso indebidode estos signos al distinguir cierto producto como proveniente de determinadaregión cuando no lo es ; (ii) transmitir al público la idea de su lugar de origencuando ingresa y ubica los productos en los mercados; (iii) comunicar al públicoconsumidor sobre el lugar de producción que determina las cualidadesespecíficas del producto y de la cual derivan cierta reputación; (iv) promocionarlas exportaciones, (v) convertir a los signos en denominaciones de calidad yconfianza para el público adquiriente redundando en beneficio de la economíadel país.

145

Signos que se utilizan para distinguir productos que tienen un origen geográficoespecífico y del cual derivan su reputación y ciertas características.

Funciones de las indicaciones de

origen

Promocionar las exportaciones Convertir los signos en denominaciones que comunican calidad y confianzaProteger los signos que provienen de determinada zona o medio geográficoConvertir los signos en denominaciones que comunican calidad y confianza


c) Clases

Las indicaciones geográficas es el género y según la legislación andina sedividen en dos clases:

Indicaciones Geográficas

Denominaciones de Origen Indicaciones deProcedencia

.3.7.2. Denominaciones de Origen

a) Concepto

Es un tipo especial de indicación geográfica y que se define como la indicacióngeográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de unlugar determinado utilizada para designar un producto originario de ellos.Denominaciones de origen son por ejemplo “Champagne” y “Porto”

b) Características de las denominaciones de origen

v Es la denominación del producto mismo ( Por ejemplo Champagne).v Se aplica sólo a productos que contienen ciertas características y derivan su

reputación de la zona geográfica donde se elaboran o se extraen.v Sólo la constituye el nombre geográfico de determinada región. (Por

ejemplo Habana, Jerez).v Toda denominación de origen es una indicación de procedencia.v La protección se obtiene mediante el registro.

c) Requisitos61

Ø Área geográfica: El área geográfica puede ser vasta como todo un país(Habana) o región (Toscana), o más reducida cuando es una zona

61 Las Denominaciones de Origen y Su relación con Otros Signos Distintivos.GUILLERMO TAMAYO MUÑOZ. Revista No. 5 Segundo Semestre 2002. UniversidadExternado de Colombia.

146


geográfica determinada . El medio geográfico debe gozar de ciertascaracterísticas que le comunican al producto ciertas calidades que le danreputación.

Ø Productos: Generalmente se aplica a productos agrícolas. Sin embargo,la OMPI reconoce que las indicaciones geográficas pueden servir paradestacar las cualidades de un producto que se derivan de factoreshumanos propios del lugar de origen, tales como conocimientos ytradiciones de fabricación. Tal sería el caso de “Swiss” para distinguirproductos suizos (relojería, chocolates).62

Ø Vínculo entre el producto su calidad, características o reputación delproducto y la zona geográfica: Debe existir una relación de causalidadentre el producto su calidad y características y la región de dondeproviene.

d) Denominaciones no protegidas

Ø Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.Ø Las que puedan inducir al público a error sobre la procedencia

geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputaciónu otras características.

Ø Las que no se ajusten a las definiciones de denominaciones de origen oindicaciones de procedencia

Titulares de la indicaciones geográficas

El titular de las indicaciones geográficas es el Estado. Sin embargo el beneficioes para todas las personas naturales o jurídicas y asociaciones de productoresque directamente se dediquen a la extracción, producción elaboración delproducto y que se encuentran establecidos en la zona geográfica determinada.

e) Obtención del derecho

La protección de las denominaciones de origen se obtiene a través de ladeclaración de protección de una denominación de origen que se solicita antela Superintendencia de Industria y Comercio, la puede solicitar cualquierproductor, una asociación o el mismo estado.

Preparación de la solicitud o petitorio

62 www.ompi.org

147


Se deberá diligenciar el “Formulario Unico de Registro de Signos Distintivos” yse deberá incluir una x en la casilla de denominaciones de origen. (Anexo No.1)

¿Quiénes pueden solicitar su protección?:

v Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a la extracción directadel producto o la producción en determinada zona geográfica.

v Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipalescuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivascircunscripciones.

v Las asociaciones de determinada región

La solicitud deberá contener: 63

v Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así comola demostración de su legítimo interés;

v La denominación de origen objeto de la declaración;v La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del

producto que se designa con la denominación de origen;v Los productos designados por la denominación de origen; y,v Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales

de los productos designados por la denominación de origen.


148


Ejemplo:

Un ejemplo puede ser el siguiente: El señor Pedro Vélez tiene una pequeñaempresa que fabrica bocadillos veleños, y quiere que la denominación veleñospueda ser declarada como una denominación de origen para acreditar quesólo se podrán denominar “bocadillos veleños” aquellos que provienen deVélez, Santander y que el consumidor los distingue por su hoja amarilla, sucalidad y sabor. Así las cosas, deberá acudir a la SIC y diligenciar el formularioen mención y deberá incluir los siguientes datos:

-Pedro Vélez, domiciliado en Vélez, Santander en la Calle 9 No. 50-30 denacionalidad Colombiana, productor de bocadillos veleños.-Denominación a proteger “Veleño”

-Zona geográfica delimitada Vélez, Santander

-Productos designados bocadillos

-Suavidad, dulzura, etc.

-Acreditar la suma de los derechos oficiales

Con relación al trámite para el registro de una denominación de origen ver elcapitulo 1.4. de este documento.

A su vez, vale la pena anotar que una vez realizada la revisión de fondo la SICentrará a decidir. Una vez la denominación sea concedida, cualquier otroproductor del mismo producto y que esté ubicado en la misma región o zonageográfica podrá solicitar la autorización ante la Superintendencia de Industria yComercio para poder utilizar tal denominación en sus productos para lo cualdeberá diligenciar el mismo formulario expuesto anteriormente y que se anexapara este efecto, con el único particular que en vez de señalar con una x lacasilla de denominaciones de origen se señale la autorización de uso.

f) Vigencia64

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen,estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, ajuicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el términode su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, losinteresados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han


149


restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursosadministrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

.3.7.3. Indicaciones de Procedencia

a) Concepto

Es un tipo especial de indicación geográfica, y se entiende por indicaciones deprocedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque unpaís, región, localidad o un lugar determinado. Un ejemplo claro sería el signode “Café de Colombia”.

Made in Colombia

Características de las indicaciones de procedencia

v Esta formada por cualquier signo no sólo por el nombre geográfico,incluyendo imágenes (Torre Eiffel) o figuras (banderas) que indiquen(bandera) o evoquen (Estatua de la Libertad) una región.

v No comunican la calidad del producto o su reputación por lo anterior sepuede aplicar por ejemplo al software.

v Se aplica tanto a productos como a servicios, y es por esto que se podríaaplicar a servicios de asistencia técnica.

v No toda indicación de procedencia es una denominación de origen.v Su protección no se obtiene por el registro, por cuanto las indicaciones de

procedencia le pertenecen a la colectividad en general que producenproductos en determinado país o región.

b) Requisitos

150


v Área geográfica determinada: La indicación de procedencia puede evocar oindicar un lugar determinado (Ejemplo: Colombia).

v Productos o servicios: Las indicaciones de procedencia se aplican tanto aproductos como a servicios sin importar sus características o calidades.

v Relación de causalidad entre los productos y servicios y el área geográficadeterminada: Indican de manera fidedigna de donde provienen losproductos o servicios y puede ser utilizada libremente por cualquierindividuo para indicar su origen geográfico. (Ejemplo: Software Made inColombia)

c) Usos y prohibiciones para las indicaciones de procedencia65

v La indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio cuando seafalsa o engañosa. Ejemplo decir que el soporte lógico proviene de India,cuando proviene de Colombia.

v Cuando su uso en el comercio pueda inducir a confusión al públicoconsumidor.

v Toda persona podrá indicar su nombre y domicilio sobre los productos quecomercialice, no obstante estos provengan de otro país, siempre y cuandose indique de forma específica y concreta el país o lugar de fabricación queevite cualquier error sobre el origen de los productos.

d) Titulares de las indicaciones de procedencia

Es la colectividad en general, y por lo anterior, las empresas de basetecnológica están incluidas.

e) Marco Legal Colombiano

v Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectualrelacionados con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994.

v Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial aprobadopor Ley 178 de 1994.

v Capítulo II, Artículos 201 a 223 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.v Artículo 15 de la Ley 256 de 1996.v Resolución 210 de enero 15 del 2001.v Decreto 2591 del 13 de diciembre del 2000.v Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ver en:

http://www.sic.gov.co/general.php?modulo=Normatividad/Circular%20unica/TituloI

65 Artículos 222 y 223 de la Decisión 486 de 2000

151


Derecho Comparado

v Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela


v Estados Unidos:

En los Estados Unidos se protegen las indicaciones geográficas a través de lasmarcas de certificación. Sin embargo cuando un signo se vuelve genérico, nopuede ser protegido como indicación geográfica, tal es el caso de CHABLISque puede ser utilizado para denominar cualquier vino blanco y CHAMPAGNEque puede ser utilizado para denominar cualquier vino que haga burbujas. Porlo anterior, es importante evitar que las indicaciones geográficas pierdan supoder distintivo y por lo anterior se sugiere hacer su registro. En EstadosUnidos existen actualmente las siguientes denominaciones que han obtenido elregistro; ROQUEFORT, para queso francés, DARJEELING para té hindú.

Para obtener más información de cómo solicitar las marcas de certificación porInternet y los requisitos para solicitar una marca se podrá accederwww.uspto.gov/main/trademarks.htm y hacer doble click en el link Basic Factsabout Trademarks.

v Unión Europea:

Las disposiciones legales que regulan la materia son el Reglamento 2081/92,modificado por el Reglamento 535/97.

El Reglamento 2081 es aplicable a algunos productos alimenticios y adeterminados productos agrícolas, transformados o sin transformar (seexcluyen los vinos y las bebidas espirituosas).

El Reglamento establece una distinción entre ambas categorías deindicaciones:

v Indicación Geográfica Protegida ("IGP"): nombre de una región, un lugardeterminado o un país, utilizado para designar un producto originario de esazona geográfica, una de cuyas cualidades o cuya reputación puedaatribuirse a su entorno geográfico, lo que incluye factores tanto naturalescomo humanos;

152


v Denominación de Origen Protegida ("DOP"): nombre de una región, un lugardeterminado o un país, utilizado para designar un producto originario de esazona geográfica, cuya calidad o características sean esencial oexclusivamente atribuibles a un entorno geográfico determinado.

Las condiciones para ostentar una denominación IGP o DOP son lassiguientes: nombre, descripción del producto, delimitación geográfica, métodosde protección, elementos vinculados al entorno geográfico, organismos decontrol, etiquetado y disposiciones normativas de eventual cumplimiento. Lanaturaleza del vínculo entre el producto y el lugar geográfico es más estricta enel caso de la denominación "DOP", en el que la calidad o las características sedeben esencial o exclusivamente al medio geográfico.

La solicitud de registro de una "IGP" o una "DOP" puede ser presentada porcualquier agrupación de productores, independientemente de su forma jurídicao su composición, o, de forma excepcional, por una persona física o jurídica.

La solicitud debe dirigirse al Estado miembro en el que se encuentra la zonageográfica de la que sea originario el producto. A continuación, el Estadomiembro comprueba la veracidad de la demanda y la remite a los demásEstados miembros y a la Comisión. Ésta, tras examinar la solicitud, la publicaen el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Si no se formula oposiciónalguna en un plazo de tres meses, la '"IGP" o "DOP" queda inscrita en unregistro llevado por la Comisión.

En caso de oposición, la Comisión procede al examen de los motivos alegadosy adopta una decisión al respecto.

Un organismo de control que ofrezca garantías suficientes de objetividad eimparcialidad comprueba si el producto cumple las condiciones establecidas enel pliego de condiciones, y retira el derecho a utilizar la "IGP" o la "DOP" alproductor o al transformador del producto que no respete el pliego decondiciones. Cualquier Estado miembro puede demostrar que un producto hadejado de satisfacer las condiciones establecidas en el pliego de condiciones,en cuyo caso la Comisión puede decidir la suspensión o la retirada de la "IGP"o la "DOP".

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos ybebidas espirituosas

153


Todos los países miembros de la OMC están obligados a cumplir con lossiguientes estándares de protección, contemplados en ADPIC:

1. Impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos paraproductos de ese género que no sean originarios del lugar designado por laindicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosaspara productos de ese género que no sean originarios del lugar designado porla indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdaderoorigen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida oacompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" uotras análogas.

2. Denegar el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos quecontenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o parabebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica queidentifique bebidas espirituosas, para los vinos o las bebidas espirituosas queno tengan ese origen.

.4 Procedimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

.4.1. Solicitud de registro o concesión

El trámite o procedimiento de solicitud de un derecho de propiedad industrial enColombia se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio, (Divisiónde Nuevas Creaciones: Solicitudes de patentes y diseños industriales; Divisiónde Signos Distintivos: Solicitud de registro de Marcas, Lemas y Depósitos deNombre Comerciales y Enseñas) y consta de las siguientes etapas:

v Presentación de la solicitud;

v Admisión de la solicitud y examen de forma;

v Publicación de la solicitud;

154


v Oposiciones de terceros;

v Solicitud examen de fondo.

v Examen de fondo.

v Término para responder

v Examen definitivo

v Concesión o negación.

v Recursos

Con anterioridad a este trámite, existe la posibilidad, sin que sea un requisitoobligatorio ni haga parte del trámite legal establecido, de realizar una búsquedade antecedentes que consiste en consultar una base de datos y determinar siexisten marcas registradas similares o idénticas que impidan el registro de unanueva marca que se pretenda. Esta búsqueda aplica para el caso de signosdistintivos y patentes.

Este servicio es ofrecido tanto por la Superintendencia de Industria y Comerciocomo un servicio adicional, como por las oficinas de abogados. El informesolicitado a la Superintendencia tiene un costo de $19.000, de acuerdo con lastarifas vigentes para el año 2004 y es un listado enunciativo de las marcas quetengan un parecido fonético con la marca pretendida. La búsqueda realizadapor una oficina de abogados, proporciona un concepto adicional en el cual seexplican las razones por las cuales la marca podría o no ser registrada, ademásde ofrecer las soluciones para la defensa de la misma ante posiblesoposiciones.

Igualmente la búsqueda de patentes es realizada por la SIC, y tiene un costode $ 133.000 en el caso de una búsqueda de patente nacional y de $ 200.000en el caso de búsqueda de patente internacional (no incluido Colombia).

155


.4.1.1. Presentación o radicación de la solicitud

El solicitante debe presentar su solicitud mediante el diligenciamiento delformulario respectivo, el cual no tiene costo alguno y puede ser solicitadodirectamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o su páginaweb www.sic.gov.co, éste debe ser presentado en original y copia. La copia conel sello de radicado debe quedar en poder del solicitante. .

“Formulario Único de solicitud de de patentes” (Anexo No. 8).“Formulario Único de registro de Diseño Industrial” (Anexo No. 10).“Formulario Único de registro de signos distintivos” (Anexo No. 1).

En este momento la Superintendencia de Industria y Comercio adjudica unnúmero de radicado, con el cual se archivarán todos los documentos queconformen la solicitud de registro, en otras palabras, es el número deidentificación del expediente, el cual se compone de la siguiente manera:

Los dos primeros dígitos corresponden al año en el cual se radico la solicitud ylos seis dígitos siguientes corresponden al consecutivo interno que tiene laSuperintendencia de Industria y Comercio para el recibo de los documentosque se radican ante esa entidad.

Para los efectos legales se considerará como fecha de presentación de lasolicitud, la de su recepción por parte de la Superintendencia, siempre ycuando la solicitud contenga unos requisitos mínimos:

a) Para patentes de invención y modelo de utilidad:

v La indicación de que se solicita la concesión de una patente.v Los datos de identificación del solicitante.v La descripción de la invención.v Los dibujos v El comprobante de pago de la tasa respectiva.

156

04 000701

Año Consecutivo interno


b) Para diseños industriales:

v La indicación de que se solicita u diseño industrial.

v Los datos de identificación del solicitante.

v La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial

v El comprobante de pago.

c) Para marcas, lemas y denominaciones de origen:

v La indicación que se solicita el registro de una marca;

v Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta lasolicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse conesa persona;

v La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marcatratándose de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

v La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales deseaproteger la marca; y,

v El comprobante de pago de las tasas establecidas.

Ninguna solicitud recibirá número de radicación sin el pago de la tasa única,debe ser cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuentanacional No. 05000 110-6, código rentístico 01, a nombre de la DTN –Superintendencia de Industria y Comercio. La copia del recibo de consignaciónserá reemplazada en el Mezanine de la ésta Entidad por un recibo oficial quedebe ir anexo a la solicitud.

157


.4.1.2. Admisión de la Solicitud y examen de forma

Una vez presentada la solicitud, la División respectiva, procederá a realizar unexamen de forma, en el cual se revisa si la documentación se encuentracompleta y cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Si no es así, requiere al solicitante para que la complete, indicándole quédocumentos e informaciones faltaron y concediéndole un plazo para ello:

a) En patentes de invención: El término es de 2 meses prorrogables por elmismo término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasacorrespondiente.

b) En patentes de modelo de utilidad: El término es de 1 mes prorrogablepor el mismo término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasacorrespondiente.

c) En diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por elmismo término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasacorrespondiente.

d) En marcas, lemas y denominaciones de origen: El solicitante tendrá untérmino de 60 días para ello, los cuales son improrrogables.

Los requerimientos son notificados mediante Oficios que se fijan en la SIC yque también pueden ser consultados en la página Web de esa entidad(www.sic.gov.co), ingresando a los “Servicios en línea”.

158


.4.1.3. Publicación de la solicitud

Si la solicitud reúne los requisitos de forma, se publicará en la Gaceta dePropiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio,que es publicada una vez al mes. Para conocer las fechas de publicación de laGaceta, puede consultarse la página Web de la Superintendencia de Industria yComercio (www.sic.gov.co).

Se pretende con esta publicación que cualquier persona que tenga legítimointerés pueda presentar oposición a la solicitud realizada.

v La publicación de patentes: tiene lugar a los 18 meses contados desde lapresentación de la solicitud, o antes si así se ha solicitado. Es importanterecordar que, una vez publicada, el contenido de la solicitud entra al estadode la técnica y que puede ser consultada por cualquier persona. Enconsecuencia, debe evaluarse cuidadosamente para cuándo pedir lapublicación.

En todo caso, el expediente podrá ser consultado a los dieciocho (18)meses de presentada la solicitud, publicada o no.

v La publicación de diseños industriales, marcas, lemas ydenominaciones de origen: Usualmente la publicación tiene lugar dentrode los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud.

.4.1.4. Oposiciones de terceros

159

Para tener en cuenta:

El solicitante debe estar atento a los requerimientos, ya que no se losvan a enviar por correo, ni lo van a llamar.

Para las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad ylos diseños industriales, si se quiere obtener una prórroga, esnecesario solicitarla expresamente y pagar los correspondientesderechos oficiales.

Si la respuesta no es completa y oportuna, la solicitud se consideraráabandonada.


El término para que terceros interpongan oposiciones será:

a) Para patentes de invención: El término es de 60 días contados desde lapublicación y podrán prorrogarse por otros 60 días para sustentar laoposición por una sola vez.

b) Para patentes de modelo utilidad: El término es de 30 días prorrogablespor una sola vez.

c) Para diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por unasola vez.

d) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: El término es de 30días, con la posibilidad de pedir una prórroga de 30 días para presentarpruebas.

En caso de oposiciones, la SIC notifica al solicitante (de la misma forma en quese notifican los requerimientos) y pone a su disposición una copia de laoposición y de sus anexos.

La oposición se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comerciomediante el solicitud escrita, la cual debe contener lo siguiente:

v El número de expediente asignado al trámite al cual se le formula oposición.v El nombre del solicitante del trámite al cual se le formula la oposición.v El nombre del apoderado en caso de que el solicitante del trámite al que se

le formula la oposición actúe por intermedio de éste.v En caso de ser un trámite de registro de signo deberá indicar la

denominación del mismo.v El número de publicación correspondiente en donde aparece el signo, el

titulo de la patentes o el diseño industrial frente al cual se va interponer laoposición.

v Los datos de la persona que presente la oposición y de su representante oapoderado, anexando el poder otorgado.

v Los causas legales en que se basa la oposición, indicando expresamente ladisposición normativa.

v Los fundamentos de la oposición, es decir los motivos de hecho yargumentación en que se soporta la oposición.

160


Igualmente, deberá anexarse el comprobante de pago de acuerdo con las tasasvigentes.

El pago se realiza en igual forma que el descrito anteriormente para laradicación de una solicitud .Las pruebas que el opositor tenga en su poder deberán ir adjuntas. Si elopositor solicita un plazo para presentar pruebas, la Superintendencia leotorgará un término adicional de 30 días por una sola vez en forma automática,es decir no requiere pronunciamiento.

La oposición debe ser presentada mediante el “Formulario Único de Oposición”,(Anexo No. 2) , el cual tampoco tiene costo alguno.

Si durante el término de la publicación se presentan y admiten las oposiciones,se notificará al solicitante para que de respuesta a la oposición y presente susalegatos dentro del término siguiente:

a) Para patentes de invención: El término es de 60 días desde supublicación, prorrogables por una sola vez.

b) Para patentes de modelo utilidad: El término es de 30 días prorrogablespor una sola vez.

c) Para diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por unasola vez.

d) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: dentro de los 30 díashábiles siguientes a la notificación de la oposición.

.4.1.5. Solicitud de Examen de fondo

Sólo aplica para patentes. Dentro de los 6 meses (para las patentes deinvención) o 3 meses (para las patentes de modelo de utilidad) siguientes a la

161

Para la correcta presentación de una oposición se requiere conocer muy bien laregulación jurídica en la materia, con el fin de otorgar argumentos claros ycontundentes que fundamenten la oposición.


publicación de la solicitud, el solicitante deberá pedir que se efectúe el examende fondo, es decir, si su invención es patentable o no, y deberá pagar losderechos correspondientes.

.4.1.6. Examen de fondo:

a) Para Patentes: El examen de fondo es realizado por parte de la Divisiónde Nuevas Creaciones de la SIC.

En esta etapa, la SIC entra a examinar si la solicitud cumple con losrequisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo ysusceptibilidad de aplicación industrial) y elabora un “informe técnico”, conla motivación del concepto técnico-legal.

Si encuentra que no cumple con alguno o algunos de los requisitos,notifica al solicitante para que éste pueda proceder a dar respuesta.

b) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: El examen de fondoconsiste en la revisión que hace la División de Signos Distintivos tanto delas solicitudes con oposición como las que no tengan oposición, paradeterminar si se concede o niega el registro66, en el cual se verifica que elsigno solicitado cumpla con los requisitos que debe reunir todo signo parapoder ser considerado como marca, enunciados anteriormente67 y se haceuna revisión detallada de los supuestos de irregistrabilidad del signo, esdecir las causales de contempladas en la Decisión 486.

66 Proceso 2-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “La funciónconferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registromarcario. La existencia de ‘observaciones’ compromete al funcionario en larealización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera dela obligación legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la norma, es que elexamen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación

67 Ver punto 1.3.1.2.

162

De incumplir esta obligación, la solicitud se considerará abandonada, con el agravante de que ya ha sido publicada y su contenido ha pasado a ser público.


.4.1.7. Término para responder a las observaciones de fondo.

Para patentes de invención es de 60 días contados desde la notificación,prorrogables por otros 30 días. Para patentes de modelo de utilidad es de 30días, prorrogables por otros 15 días.

.4.1.8. Examen definitivo

En el caso de las patentes, con fundamento en las respuestas dadas por elsolicitante, se efectúa un examen definitivo.

.4.1.9. Concesión o Negación de la Solicitud

La Superintendencia decide conceder o negar la solicitud realizada, medianteresolución administrativa debidamente motivada, la cual es notificadapersonalmente o por Edicto al solicitante.Si la solicitud fue concedida se deberá asignar un número de certificado delcorrespondiente derecho, este certificado es conocido como título.

.4.1.10. Recursos

Contra la Resolución en que se concede o niega la solicitud, los solicitante uopositores podrán, si es del caso, interponer recursos de reposición (ante elJefe de División) y/o de apelación (ante el Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial) como único medio para objetar la decisión tomada por laSuperintendencia.

El solicitante deberá interponer el recurso de reposición y en subsidio el deapelación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la

163


Resolución.68 Este recurso puede obtener que se revoque o confirme ladecisión tomada.

68 Código Contencioso Administrativo, Artículo 50

164


165

Registro de Marcas, lemas y denominaciones de origen

Búsqueda de antecedentes

Presentación de la solicitud.

Admisión y examen de

forma

# Radicado

Requisitos incompletos

Requisitos completos

Se requiere al solicitante para que complete

Publicación en Gaceta.

30 días hábilesOposiciones de

terceros

Respuesta a las oposiciones por

solicitante

30 días hábiles

Presentación de Pruebas

30 días

Examen de Fondo

Concesión10 años

Negación

RecursosRenovación


166

Solicitud de Patentes.

Concesión20/10 años

Negación

Recursos

Búsqueda de antecedentes

Presentación de la solicitud.

Admisión y examen de

forma

# Radicado

Requisitos incompletos

Requisitos completos

Se requiere al solicitante para que complete

Publicación en Gaceta.

60/30 días Oposiciones de terceros

Respuesta a las oposiciones por

solicitante

60/30 días hábiles

Presentación de Pruebas

60/30 días

Solicitud Examen de Fondo

2 meses / 1mes

Examen Definitivo

Examen de Fondo

Respuesta examen de fondo


.4.2. Solicitud de renovación de una marca

La renovación de la marca debe realizarse mediante la presentación de unasolicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura dePropiedad Industrial, mediante el “Formulario Único de Renovación” (Anexo No.3).

La renovación podrá realizarse dentro de los seis meses anteriores a la fechade vencimiento del registro y en un plazo máximo de seis meses siguientescontados a partir de la fecha de vencimiento del registro, caso en el cual sedeberá hacer un pago adicional.

La solicitud de renovación deberá contener:

v Plena identificación y domicilio del solicitante y de su apoderado, en caso deque haya decidido actuar por intermedio de un abogado

v Indicación de la marca o lema que se pretende renovar. v Número del certificado de registro correspondiente. v Datos respectivos de la última renovación, si anteriormente se hizo. v Indicación si existen solicitudes de registro de cesión, cambio de nombre,

domicilios o traspasos.

Adicionalmente se deberá anexar lo siguiente:

v Comprobante de pago de la tasa única.v Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. v Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica

peticionaria, o documentos equivalentes con su respectivo Apostille, si sonexpedidos en el extranjero.

La renovación es decidida mediante resolución administrativa expedida por laDelegatura de Propiedad Industrial.

.4.3. Modificaciones a la solicitudes

a) Para patentes

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El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique su solicitud encualquier momento, siempre y cuando dicha modificación no implique unaampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en lasolicitud inicial.

La corrección de cualquier error material, como por ejemplo una imprecisiónmecanográfica, es permitida en cualquier momento.

Por otro lado el solicitante de una patente de invención podrá pedir que susolicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad, siemprey cuando la naturaleza de la invención lo permita.

Por otro lado el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más, o fusionarlacon otra solicitud, sin que ninguno de estos casos implique ampliación de laprotección.

Estos dos últimos trámites se realizan mediante el diligenciamiento del“Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes” (Anexo No.11).

b) Para Marcas, Lemas e indicaciones geográficas:

El solicitante podrá modificarlo en cualquier momento del trámite del registro,siempre y cuando la modificación no signifique un cambio sustancial osignificativo en relación con el signo o la ampliación de los productos o serviciosenumerados al momento de la solicitud,69 es decir, esta prohibido realizarcualquier cambio que constituya una nueva solicitud.

Algunos de los cambios que son permitidos son la corrección de cualquier tipode error material, como tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, asícomo cambios en relación con el domicilio del solicitante-

69 Decisión 486, Artículo 143.

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Para solicitar una modificación el solicitante deberá diligenciar y radicar el“Formulario Único de Modificaciones” (Anexo No. 4), previo el pago de la tasalegal previamente establecida para tal fin

.4.4. Afectaciones

En los casos en que el titular de un derecho de propiedad intelectual requierainscribir actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y dedomicilio, relacionados con los derechos de propiedad deberá presentar antela Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud correspondiente porcada inscripción, diligenciando para tal fin, el “Formulario Único de inscripciónde Afectaciones” (Anexo No. 5 ) previa la cancelación de la tasa legalcorrespondiente y anexando los documentos a que haya lugar.70

.5 Derechos de Autor

.5.1. Objeto

El objeto de protección por el Derecho de Autor es toda clase de obra, artística,científica o literaria, la cual se encuentra protegida desde el momento mismo desu creación, sin que se requiera registro, deposito o formalidad alguna; y sinque se entre a valorar su merito, destinación, o calidad.

Es preciso indicar que el listado de obras protegidas que trae la legislaciónvigente, es meramente ejemplificativo y en general se protege toda clase deobra que pueda reproducirse o definirse por cualquier medio conocido o porconocer, tales como los escritos, los libros, los folletos, las compilaciones, las

70 Decreto 2591 de 2000, Artículo 2: “ La inscripción de actos, tales como cesiones,transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con losderechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva laSuperintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá losrequisitos que para ello disponga la Entidad, la cual a fin de facilitarla, diseñara unformulario único para todo tipo de inscripciones”.

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Las ideas por si solas no son protegidas por el derecho de autor, el objeto deprotección por el Derecho de Autor es la concreción y materialización que se hacede las mismas, plasmándolas en una obra artística, científica o literaria.


obras plásticas tanto de pintura o escultura, los planos, mapas, coreografías,obras musicales con o sin letra, las coreografías, el soporte lógico (Software),las bases o bancos de datos, las creaciones multimedia etc.

Ejemplo:

Darío y Daniel tienen una idea brillante para poner un negocio. Una tardedeciden ir al cafecito de la zona rosa a discutirlo. En el cafecito se encuentrancon su amigo Juan, y deciden convidarlo a su mesa, mientras ellos discutensobre esa idea. Juan oye toda la conversación y posteriormente decide utilizaresa idea para poner un negocio con similares características. Darío y Danielalegan que tienen derechos de autor sobre la idea y deciden contratar a unabogado. Para su sorpresa aprenden que sobre las ideas no hay derechos deautor y que en el futuro, cuando tengan una idea como ésta, la deberán discutiren privado, y si la quieren divulgar a un tercero lo deberán hacer bajo uncontrato de confidencialidad, ya que los derechos de autor: (i) no recaen sobrelas ideas, sino sobre la forma como se fijan en cualquier medio; y (ii) la formade proteger las ideas es a través de la figura del secreto empresarial, y no através de los derechos de autor.

.5.2. Función

Personal

Función Económica

Protección

El Derechos de Autor atiende a: (i) la necesidad que existe para el autor de quesu obra obtenga un reconocimiento; (ii) criterios de índole económicos, con elfin de que se le reconozca al autor el esfuerzo del ingenio humano; y (iii)garantizar a los titulares del derecho de autor o autores de la obra, que suscreaciones no vayan a ser reproducidas sin su debida autorización.

.5.3. Contenido.

El contenido del Derecho de Autor, es dual y se traduce en prerrogativas deorden Patrimonial y Moral; siendo las primeras las que permiten que el autor selucre con el producido de su intelecto, y las segundas las que reportan unsentido social y de orden público que le permiten ente otras cosas reivindicar la

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paternidad sobre su obra, inclusive luego de desprenderse de los derechospatrimoniales.

Derecho de Autor

Derechos Morales Derechos Patrimoniales

a) Los derechos morales de autor: Son aquellos derechos perennes quetiene el autor para (i) reivindicar la paternidad de la obra en cualquiermomento (que su nombre aparezca cada vez que se use o utilice la obra);(ii) integridad, es decir oponerse a toda deformación, mutilación omodificación que atente contra el buen nombre o la reputación del autor; yde meriten la obra y (iii) publicar o divulgar su obra o conservarla inédita;(iv) arrepentimiento o retracto, es decir a retirar la obra de circulación, aúndespués de publicada; caso en el cual deberá indemnizar los daños yperjuicios causados. Estos derechos son de orden eminentementepersonal e intransferibles, y se reputan como de orden público, por lotanto cualquier disposición sobre los mismos se tendrá como no escrita.

Estos derechos son:

§ Perpetuos (por siempre).§ Imprescriptibles (no se pierden ni se adquieren con el paso del

tiempo)§ Irrenunciables (no se puede renunciar a ellos).§ Inalienables (no se pueden vender).§ Inembargables (no se pueden dar como garantía).

Ejemplo:

Es el derecho que tiene el creador de un soporte lógico a que su nombreaparezca en el paquete del soporte lógico. A este derecho jamás podrárenunciar su autor.

b) Los derechos patrimoniales: Es una facultad exclusiva y temporal, quele asiste a su autor para autorizar o prohibir cualquier utilización que sequiera hacer de la obra. Estos derechos son transferiblescontractualmente, por efecto de la ley y por sucesión o legado.

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Los derechos patrimoniales incluyen las siguientes facultades:

v Reproducción (por cualquier medio)v Comunicación Pública (ejecución, exhibición, transmisión etc.) v Transformación (adaptación, traducción, cambio de genero) v Distribución (alquiler, préstamo público, e importación).

Algunas definiciones importantes:

vAutor: Persona natural o física que realiza la creación. Razón por la cualsólo se puede predicar tal calidad de las personas humanas y no de lasjurídicas. Sin embargo, la titularidad de los derechos de autor puedepredicarse de una persona natural o jurídica en virtud de alguna de lasfiguras jurídicas que existen y que más adelante se expondrán.

vObra: Creación intelectual original de naturaleza artística, científica oliteraria, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medioconocido o por conocer.

vRequisitos para que la obra sea protegida por los Derechos de Autor:La creación debe: (i) Provenir del ingenio humano; (ii) Ser original, noentendida como novedad, sino como esfuerzo intelectual y (ii) Perceptiblede cualquier forma, esté o no fijada en un soporte material, magnético,óptico o similar.

.5.4. Clases de obras protegidas por el derecho de autor

v Libros, folletos y otros escritos; (ejemplo Manuales, instructivos)v Conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; v Obras dramáticas o dramático-musicales; v Obras coreográficas y pantomimas; v Composiciones musicales con letra o sin ella; v Obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; v Obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; v Obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento

análogo a la fotografía; v Obras de arte aplicadas; v Ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía,

a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y,

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v Soporte lógico (Software);v Bases o bancos de datos;v Creaciones Multimediav Toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda

reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción,por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

.5.5. Titulares del Derecho de Autor

Los titulares del derecho de autor se clasifican en:

v Originarios .v Derivados o secundarios. v Por efectos de la ley.

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Originarios:

v Autorv Coautores (varios

autores)- Obras encolaboración(realizada por doso más personascuyos aportespuedenidentificarse, peroal separarlos sedesnaturaliza laobra.),- Obras colectivas(realizada por ungrupo de personasbajo la dirección ycoordinación deuna personanatural o jurídicaquien detentarálos derechospatrimonialessobre la misma)

Derivados:

v Personas jurídicas§ Por contrato

de cesión.§ Por contrato

deprestaciónde servicios.

v Persona natural§ Herederos§ Cesionarios

Por ley:

v Asalariadosv Empleados Públicos

Ejemplos:

Coautoría:

Obras en colaboración: La obra musical donde una persona es el autor de lalírica o letra, y otro es el compositor de la música, es un ejemplo de una obra encolaboración, en donde cada uno de los aportes se puede identificar, pero alsepararse se desnaturaliza la obra.

Obras colectivas: La empresa SOFTPOP está dedicada a desarrollar software.SOFTPOP ha decidido vincular a través de un contrato de prestación deservicios, a cinco desarrolladores para que bajo su directriz atiendan a unnuevo proyecto, consistente en un soporte lógico para pago de nómina. La obracolectiva es el soporte lógico que ha sido desarrollado por un grupo depersonas bajo la dirección y mando de SOFT POP. Para este caso la ley

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presume que los derechos patrimoniales de autor son de la persona jurídicaque los contrató.71 Es decir SOFT POP.

Los titulares derivados de los derechos patrimoniales de autor podrán ser:

a) Una persona natural: un tercero persona natural que ha adquirido estederecho a través de un contrato de cesión de derechos patrimoniales deautor, o los herederos y legatarios del autor.

b) Una persona jurídica que los ha adquirido en virtud de:

(i) Un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor : El contrato decesión de derechos patrimoniales de autor es aquel por medio del cual elautor o titular cede en todo o en parte, a un tercero (persona natural ojurídica) sus derechos patrimoniales de autor sobre alguna obra, porejemplo un soporte lógico (Software). De acuerdo a la legislaciónnacional72 todo acto de este tipo debe constar en escritura pública o endocumento privado reconocido ante Notario, documentos que paraefectos de su publicidad y oponibilidad frente a terceros deberá serregistrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

(ii) Un contrato de prestación de servicios o elaboración de obra por encargo: En muchas empresas, por ejemplo, en las empresasdesarrolladoras de software, lo que generalmente sucede es que secontrata, a través de contratos de prestación de servicios, a personasnaturales para que desarrollen un soporte lógico. Si la empresa quiereconservar los derechos patrimoniales de autor será necesario que, almomento de la elaboración del contrato, se consignen en el contrato almenos las siguientes cláusulas:

§ Identificación de las partes: El contratante (empresa o personanatural) y el contratista (quien realizará la obra)

§ El objeto del contrato. Es decir que se deberá dejar en claro quemediante el contrato de servicios el Contratista elabora una obrasegún un plan señalado por una persona natural o jurídica(Contratante) por cuenta y riesgo de ésta.

71 Artículo 20. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaborenuna obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo deésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en elrespectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfierenlos derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en elartículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b).

72 Artículo 183 de la Ley 23 de 1982

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§ La titularidad de los derechos de autor. Es decir hay que especificar aquién le pertenecerán en última los derechos patrimoniales de autor.

§ Vigencia: Se deberá consignar la vigencia.§ Finalmente, como formalidad el contrato deberá constar en escritura

pública o en documento privado reconocido (no autenticado) anteNotario público y registrarse ante la Dirección Nacional de Derechosde Autor para darle publicidad ante terceros, es decir, para que elcontrato se pueda hacer frente a terceros.

Los titulares del derecho de autor por efecto de ley son:

a) Un trabajador que haya sido contratado específicamente para crearuna obra:

i. Un contrato laboral : Es quien realiza su labor de creación intelectualmediante una relación laboral.73 Este caso se da cuando el empleadorcontrata a una persona para la realización de la obra y por esta labor eltrabajador recibe una remuneración

73 Artículo 91 y 92 de la Ley 23 de 1982

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Titulares Derivados

Persona Natural Persona Jurídica

Herederos Cesionarios Por cesión Por prestación servicios o obra.


b) Una entidad pública74:

Los derechos de autor sobre las obras creadas por servidorespúblicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales ylegales de su cargo, serán de propiedad de la entidad públicacorrespondiente.

.5.6. Adquisición del derecho

Como ya se mencionó, el derecho de autor sobre una obra se obtiene desde elmismo momento de su creación sin necesidad de registro, depósito oformalidad.75 Sin embargo, se recomienda registrar la obra ante la DirecciónNacional de Derecho de Autor (DNDA) para efectos de mayor seguridad

74 Artículo 91 de la Ley 23 de 198275 Artículo 10 de la Ley 23 de 1982

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Sin embargo, hemos notado que muchas veces investigadoresson contratados por empresas para diversas funciones, dentrode las cuales puede llegar a darse la de la creación de una obra,sin embargo esto no se especifica y el objeto del contrato esmuy amplio. Para estos casos en donde generalmente seutilizan contratos donde existe una cláusula de propiedadintelectual por medio de la cual los derechos de autor deltrabajador que se generen durante el ejercicio de sus funcionesle pertenecerán al empleador, hay que tener en cuenta lossiguientes comentarios:

v Que en este tipo de cláusulas se deben especificar demanera clara y precisa las eventuales creaciones protegidasque puedan surgir de la relación, pues vale recordar que noson válidas las estipulaciones en virtud de la cual el autorcomprometa en forma general o indeterminada suproducción futura.

Por lo anterior, en estos casos si el empleador no haespecificado en el contrato de manera clara tal situación, severá en la obligación de suscribir un contrato de cesiónadicional para detentar los derechos patrimoniales de autorsobre la obra.


jurídica y de obtener un medio de prueba más fehaciente, que permitirá a quienlo obtiene crear la presunción de autoría y titularidad sobre la obra.

- Publicidad y oponibilidad frente aterceros, tanto de la obra, como de losactos o contratos por medio de los cualesse transfiere ese derecho, con el fin deque terceros conozcan quién es el autorde la obra.

Ventajas de tener una obra registrada

- Prueba ante un tribunal de justicia sobrela titularidad de la obra.

- Identificación y distinción de los títulos delas obras.

- Garantía de autenticidad y seguridadjurídica de los derechos de propiedadintelectual.

.5.7. Término de Protección.

a) Para personas naturales: El término de protección del derecho de autorpara las personas naturales es la vida del autor y ochenta años másdespués de su muerte.76.

b) Para personas jurídicas: Cuando la titularidad está en cabeza de unapersona jurídica, entidad oficial o institución de derecho público, el plazo deprotección es de 50 años77 contados a partir de la realización,comercialización, divulgación o publicación de la obra.

.5.8. Trámite

El registro de las obras se realiza ante la oficina nacional competente, que eneste caso es la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de76 Artículo 21 de la Ley 23 de 198277 Artículo 18 de la Decisión 351 de 1993

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Derechos de Autor (Cra 13 No. 27-00 Oficina 617 en la ciudad de Bogotá)entidad adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. La solicitud no tieneningún costo por concepto de tasas administrativas y para realizarla se deberádiligenciar el formulario de registro correspondiente, el cual se puede obteneren sus dependencias o en la página web www.derautor.gov.co. Finalmente,cabe anotar que la solicitud se podrá hacer personalmente o a través deapoderado, pudiéndose remitir inclusive por correo normal o certificado.

Para el registro de la obra se deberá primero que todo verificar qué clase deobra es (literaria, artística y musical, audiovisual, soporte lógico, fonogramas),con el fin de diligenciar el formulario correspondiente. Cada formulario locomponen dos hojas: (i) la de registro; (ii) la del certificado. Ambas deberán serdiligenciadas.

Obra literaria: Son las obras expresadas por escrito, es decir, los libros,folletos, los manuales y cualquier tipo de obra expresada mediante letras,signos o convenciones78, incluido el soporte lógico (software).

Obras artísticas: Como ejemplos podemos mencionar las composicionesmusicales con letra o sin ella; las obras dramáticas y dramático - musicales; lasobras coreográficas y las pantomimas; las obras de bellas artes, incluidos losdibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; las obras de arquitectura;las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a lafotografía; las obras de arte aplicado; las ilustraciones, mapas, croquis, planos,bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía y la topografía.79

Adicionalmente, si la titularidad sobre la obra se adquirió en virtud de uncontrato de cesión de derechos patrimoniales de autor, se deberá diligenciar elformulario de Actos y contratos.

Procedimiento general para cualquier obra:

v Diligenciar el formato de registro y certificado especificando los datos allírequeridos en letra clara y legible, preferiblemente a máquina, sinenmiendas o correcciones y firmarse ambas hojas en original.

v Remitir el formulario de registro y de certificado en conjunto a la DirecciónNacional de Derecho de Autor.

78 www.derautor.gov.co79 www.derautor.gov.co

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Datos que se deberán consignar en el formulario:

v Con respecto al autor se deberá indicar el nombre, nacionalidad,identificación, dirección completa y ciudad.

v Con respecto a la obra se deberá consignar el título de la obra y su país deorigen, el año de la creación si es inédita (no ha sido dada a conocer alpúblico) o la fecha de la primera publicación en caso de ser editada. Para elcaso de los registros del soporte lógico (Software) se deberá incluir unabreve descripción de las funciones del soporte lógico. Se podrá anexar elsoftware bien sea en forma de código fuente o código objeto, la descripcióndel programa, o inclusive el material auxiliar y los manuales del usuario.Vale decir que con uno solo de estos tres elementos basta, pero serecomienda en lo posible anexar los tres, para efectos de individualizar yparticularizar la obra.

v Carácter de la obra: Es decir se deberá especificar si es una obra individual(producida por una sola persona), en colaboración (producida por dos o máspersonas cuyos aportes no pueden ser separados), colectiva (producida porun grupo de personas por iniciativa o bajo la dirección de una personanatural o jurídica que la coordina y publica bajo su nombre), por encargo (laproducida en desarrollo de un contrato de prestación de servicios), originaria(no se basa en una obra preexistente), derivada (cuya creación se basa enuna obra preexistente, por ejemplo una traducción), anónima (aquella obraen donde no se menciona el nombre del autor), seudónima (aquella obracuyo autor se identifica bajo otro nombre, por ejemplo D’Artagnan), póstuma(aquella obra que se ha dado a conocer al público sólo después de lamuerte de su autor).

v Si se trata de una obra por encargo o colectiva se deberá tambiéndiligenciar la casilla de transferencias y anexar los contratos respectivosdonde los autores ceden los derechos patrimoniales a quien encomendó larealización de la obra.

v En el evento que se piense registrar un soporte lógico (Software), se deberáallegar el programa de computador o software bien sea en forma de códigofuente o código objeto, la descripción del programa, o inclusive el materialauxiliar y los manuales del usuario. Vale decir que en el caso del software,éste se presume inédito a menos que el solicitante manifieste lo contrario.Así mismo deberá indicarse su título y año de creación.

v Datos del productor para el caso de soporte lógico. Es decir se deberáincluir los datos correspondientes a la persona jurídica o natural bajo cuya

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iniciativa, coordinación y responsabilidad se realizó el software, y que eseconómicamente responsable del mismo.

v Datos del solicitante: El nombre de la persona natural que hace la solicitud odel titular de los derechos patrimoniales de autor (para lo cual se deberáadjuntar un certificado de existencia y representación), así como sudocumento de identificación, nacionalidad, dirección y teléfono, o delapoderado cuando se haga a través de un tercero, para lo cual se deberáadjuntar el poder correspondiente.

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Ejemplo:

Una empresa de software quiere registrar un software para poder participar enuna licitación pública, para lo cual decide acudir a sus abogados.

El abogado le preguntará al gerente de la empresa quiénes participaron en eldesarrollo del software y a qué título. Es decir, si los desarrolladores delsoporte lógico participaron como empleados de la empresa o comocontratistas. El gerente le contesta que participaron varias personas, él creeque unas cinco, de las cuales una de ellas ya no labora con ellos, y que lohicieron a título de contratistas. El abogado para empezar le solicitará algerente que remita los contratos de cada uno de los desarrolladores y le envíecopia del programa y del material de auxiliar que tenga.

Una vez recibe el abogado lo solicitado, puede verificar que en los contratosde prestación de servicios se ceden los derechos patrimoniales de autor peroque éstos no están firmados ante Notario. Adicionalmente, el soporte lógico nolo envían plenamente identificado ni con la descripción necesaria.

¿Qué hay que hacer entonces?

1. Conseguir que los contratos los firmen ante Notario. Con la personaque ya se retiró de la empresa tratar de localizarla para poder obtenersu firma. De ahí la importancia que estos contratos queden bienelaborados desde un principio y con todas las formalidades del caso.

2. Obtener la descripción breve del soporte lógico e identificarlo con eltítulo, la fecha de creación el titular y el autor.

3. Señalar que se trata de una obra por encargo.

.5.9. Marco legal Colombiano

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v Convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticasde1971.(Ley 33 de 1987)

v Convenio Universal sobre los Derechos de Autor de 1971v Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994.v Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina.v Constitución Nacional, Art. 61.v Ley 23 de 1982.v Ley 44 de 1993.v Ley 603 de 2000.v Ley 599 de 2000, Artículos 270 a 272.v Decreto 1360 de 1989.v Decreto 460 de 1995.v Decreto 162 de 1996.

.5.10. Derecho Comparado

.5.10.1. Derecho de Autor en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela

Los Países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), incluida Colombia,tenemos un régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos,consagrado en la Decisión Andina 351 de 1993. Por lo tanto la gran mayoría deconsideraciones y referencias hechas son aplicables a los demás países de lasubregión.

.5.10.2. Convenio de Berna

En este punto lo que analizaremos es si la obra de un nacional colombianoprotegida por el derecho de autor en Colombia, goza o no de los mismosderechos conferidos por nuestra legislación en el extranjero.

Para responder al interrogante planteado en el párrafo precedente seránecesario acudir al Convenio de Berna, el cual extiende la protección de losderechos de autor, teniendo en cuenta que la protección que le brinda el país

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de origen al autor de la obra, es insuficiente cuando ésta se pretendecomercializar en otros países.

El Convenio de Berna, como principal instrumento internacional aplicable, tienecomo base el principio del Trato Nacional, en virtud del cual la obra de un autornacional de un País miembro de la Unión de Berna, o cuya obra haya sidopublicada en un país miembro, será protegido como si fuere un nacional delPaís donde se reclame la protección.

Ejemplo:

Si el maestro Fernando Botero, reclama protección en Francia, o en cualquierotro estado miembro del convenio de la Berna, frente a una eventual violaciónde sus derechos en esos territorios, él podrá reclamar protección sin necesidadde registro, deposito o formalidad, y será tratado como si fuere un nacional delpaís donde reclame protección o inicie acciones.

En virtud de la Convención80, los autores nacionales de alguno de los países dela Unión, por sus obras publicadas o no, gozarán de la protección de los derechos de autor que le otorga dichaConvención.

Por lo anterior, el autor de la obra publicada en Colombia, gozará de losderechos de que trata esta Convención, los cuales se extienden a los otrospaíses de la Unión, que se podrán encontrar en la página www.ompi.org

El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ningunaformalidad, y ambos son independientes de la existencia de protección en elpaís de origen de la obra.

La protección concedida por el Convenio se extiende durante la vida del autor ycincuenta años más.81 80 Artículo 3 literal b) de la Convención81 Artículo 7 numeral 1 de la Convención

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Los programas de ordenador serán protegidos bien sean expresados en formade código fuente o código objeto, y tal protección se extiende a los sistemasoperativos y aplicativos.


De conformidad con el Convenio, los países de la Unión tienen la facultad deconceder plazos de protección más extensos que los previstos en elConvenio.82 Teniendo en cuenta que la legislación colombiana concede una protecciónmayor,83 la obra en cuestión gozaría de protección por la vida del autor más ochentaaños más.

Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Conveniogozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción y/o lareproducción, bajo cualquier forma o procedimiento, de sus obras, mientrasduren sus derechos sobre la obra original.84 Por lo tanto, cualquier disposiciónque se quiera hacer sobre la obra deberá ser autorizada por su autor.

Ejemplo:

Juan tiene una publicación tecnológica sobre el cultivo de embriones de truchay piensa comercializar dicha obra tanto en un País de habla hispana(Colombia), como en Los Estados Unidos, Europa o en Africa, tanto en ingléscomo en español, para lo cual decide asesorarse de un abogado que leindique cuáles son sus derechos en esos países antes de exportar su obra. Elabogado en su concepto le informa lo siguiente:

1. India, los países de Africa, los países de Europa,. Estados Unidos yColombia, son miembros del Convenio de Berna, por lo anterior, Juangozará de los mismos derechos de que goza un nacional de esaslatitudes en su país.

2. Juan será el titular de los derechos de autor sobre la obra literaria enespañol y el traductor el autor de su propia versión.

.5.10.3. Los tratados WCT y WPPT de 1996.

Bajo el auspicio de la OMPI surgieron en la ciudad de Ginebra el 20 dediciembre de 1996, los tratados WCT y WPPT, en su orden ´´Tratado OMPIsobre Derecho de Autor (WCT)´´y el segundo conocido como ´´ Tratado sobreInterpretaciones o ejecuciones y Fonogramas (WPPT)´´.

82 Artículo 7 numeral 6 del Convención83 Artículo 11 de la Ley 23 de 198284 Artículos 8 y 9 de la Convención

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Estos instrumentos buscan de manera particular poner a tono al Convenio deBerna, con las circunstancias que imponen actualmente el entorno digital y lasnuevas tecnologías de comunicación, transmisión y puesta a disposición de lasdistintas creaciones (Internet -Red Mundial de información) .

Colombia suscribió los mencionados Convenios, que fueron adoptados pornuestro País a través de la Ley 545 de 1999 (Tratado Sobre Interpretaciones oejecuciones y Fonogramas) y la Ley 565 del 2.000 (Tratado sobre Derecho deAutor).

El tratado sobre Derecho de Autor (WCT), luego de cumplirse los requisitospara su aplicación (adhesión de 30 Estados), ha empezado a aplicarse desdeel 6 de marzo de 2002.

.5.10.4. Convenio de roma para la protección de los artistas interpretes o ejecutantes,los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Este convenio fue suscrito en la ciudad de Roma en 1961, y se constituye en elprincipal instrumento en el ámbito internacional de protección para los titularesde los denominados Derechos Conexos. Los derechos conexos o vecinos sonaquellas prerrogativas radicadas en cabeza de una serie de personas quesirven como soporte y apoyo en la comunicación y difusión de distintos tipos deobras (Artistas Interpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas yOrganismos de Radiodifusión).

Los derechos que se otorgan en favor de los titulares de derechos conexos sondados de manera independiente a los que detenta el autor, pero se haestablecido que en caso de controversia primarán los derechos del autor sobrelos derechos conexos, debido al carácter de principal de estos y subsidiario deaquellos, teniendo en cuenta que en caso de controversia se aplicara demanera preferente lo que más favorezca al autor.

A partir de 1975, Colombia se hace miembro del Convenio de Roma a travésde la Ley 48 de ese año.

.5.10.5. Estados Unidos

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Los Derechos de Autor en Estados Unidos recaen sobre obras que esténfijadas en cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando seanoriginales.

La adquisición de los derechos de autor, se da desde el momento de sucreación cuando por primera vez son fijados en cualquier medio

Las obras no publicadas estarán protegidas por las leyes norteamericanas sinimportar la nacionalidad del autor.

Las obras publicadas estarán protegidas por las leyes norteamericanas dederechos de autor si: (i) el autor está o estuvo domiciliado en los EstadosUnidos al momento de la primera publicación; (ii) cuando la obra haya sidopublicada en el extranjero y ese país es miembro de un tratado internacionalcon los Estados Unidos; o (iii) cuando tal protección deba darse porproclamación presidencial.

Duración: Los derechos de autor tendrán vigencia por la vida del autor, mássetenta más.

El término de las obras por encargo será de 95 años desde su publicación o120 años desde su creación, cualquiera que expire primero.

El software está protegido por los derechos de autor como obras literarias. Lasbases o bancos de datos obtienen protección como compilaciones, siempre ycuando involucren esfuerzo intelectual en la organización y selección de lasmaterias respectivas85.

Si el interesado quiere registrar su obra lo podrá hacer para lo cual podrá acudira la página web www.copyright.gov/help/faq. Así mismo en este sitio podráconsultar las normas vigentes, en particular la legislación que busca protegerlos derechos de autor en el entorno digital, contenida en la Digital MilleniumCopyright Act (DMCA) de 1998

85 En U.S.A., el registro de las obras no es obligatorio para los autores extranjeroscuyos países de origen sean miembros de la Unión de Berna, sin embargo para losnacionales Norteamericanos, el registro si es requisito indispensable para poderreclamar costas procesales y gastos de abogado.

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.5.10.6. La Unión Europea

Como ya lo mencionamos, los países Europeos hacen parte de la Unión deBerna y han expedido adicionalmente una serie de Directivas para proteger losDerechos de Autor:

v Directiva 250 de 1991 para la protección de los programas de ordenador,

v Directiva 83 de 1993 Derechos de Autor y Derechos Conexos en laradiodifusión por satélite y retransmisión por cable

v Directiva 09 de 1996 para la protección a través de un derecho Sui Generisde los contenidos de las bases o bancos de datos,

v Directiva 29 de 2001 para la armonización de algunos aspectos del Derechode Autor y Derechos Conexos en la sociedad de la información (ComercioElectrónico).

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.6 Check List Propiedad Intelectual

Para finalizar hemos querido hacer un CHECK LIST con el cual las empresaspuedan hacer un diagnóstico inicial sobre el estado de sus derechos depropiedad intelectual

Marcas:

v Las marcas que se usan están solicitadas y/o registradas.v Vigencia (próximas renovaciones) de las marcas registradas.v Estado de las solicitudesv Marcas registradas que tienen riesgo de una cancelación por no uso.v Si las marcas están a nombre de un tercero (generalmente, casa matriz),

existencia de licencias de uso debidamente registradas.v Si hay utilización de marcas ajenas.v Si se está permitiendo que alguna de las marcas se convierta en un signo

común o genérico.v Si hay contratos de licencia de uso de las marcas, están debidamente

registrados.

Lemas comerciales:

v Los lemas comerciales que se usan están solicitados y/o registrados.v Vigencia (próximas renovaciones) de los lemas comerciales registrados.v Estado de las lemas comerciales solicitados.v Los lemas comerciales se están usando junto con la marca asociada.v Lemas comerciales registrados que tienen riesgo de una cancelación por no

uso.v Si los lemas comerciales están a nombre de un tercero (generalmente, casa

matriz), existencia de licencias de uso debidamente registradas.

Patentes de invención y/o patentes de modelo de utilidad:

v Existencia de solicitudes y/o patentes para los inventos de producto y/oprocedimiento.

v Si las patentes están siendo explotadas.v Pago de anualidades de las patentes concedidas.v Estado de las patentes solicitadas.v Si se usa tecnología licenciada o si la tecnología se licencia, existencia de

licencias de uso debidamente registradas.

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v Los contratos con los empleados contienen cláusulas adecuadas sobreinvenciones hechas bajo vinculación laboral.

Nombre comercial:

v El nombre comercial está o no depositado.v El nombre comercial depositado coincide con el nombre comercial usado.v Ante una infracción o la necesidad de una oposición, existen elementos

suficientes para probar el uso continuo, público y ostensible.

Diseños industriales:

v Existencia de solicitudes y/o registros para diseños industriales.v Si se utilizan diseños licenciados o se licencian diseños propios, existencia

de licencias de uso debidamente registradas.

Derecho de autor:

v Legalidad sobre el uso de software y bases de datos.v Existencia de registros para obras protegidas.v Registro de los actos y contratos que impliquen transferencia total o parcial

de derecho de autor, para efectos de publicidad y oponibilidad frente aterceros.

v Los contratos con los empleados o contratistas contienen cláusulasadecuadas sobre obras bajo vinculación laboral o contractual.

v Tener en cuenta las formalidades que implican las transferencias de losderechos de autor (Hacerlos por escritura pública o en documento privadoreconocido ante notario público).

v Tener en cuenta lo referente a los derechos de propiedad intelectual en losinformes de gestión.

Nombres de Dominio

v Revisar si es necesario registrar un nombre de dominio para comercializarlos productos o servicios del empresario en la red, teniendo en cuenta quela Internet es un medio masivo y expedito de difusión y publicidad

v Verificar la existencia de registros de nombre de dominio previos idénticos osimilares al que se desea registrar

v Revisar que con la solicitud de registro del nombre de dominio que sepretenda obtener, no se violan derechos de propiedad intelectual de untercero. Por ejemplo, verificar que el dominio a solicitar no es idéntico asimilar a una marca registrada.

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v Registrar el nombre de dominio tanto en el nivel general (gTLD) como en elnivel local (ccTLD). ejemplo.com y ejemplo.com.co

v Revisar si sus marcas de productos o de servicios no han sido registradascomo nombre de dominio por un tercero, tanto en el nivel general (gTLD),como en el local (ccTLD).

v Una vez registrado un nombre de dominio, tener en cuenta que tal registrotiene una vigencia en el tiempo, por ejemplo para el caso Colombiano elregistro tiene una vigencia de dos (2) años, al cabo de los cuales hay querenovarlo.

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