Virtuelle Fortbildung Patente an Hochschulen€¦ · möglichen Schutz zu erlangen. Eine professionelle Beratung kann Ihnen in nicht unerheblichem Umfang Zeit und Kosten ersparen

Patentführerschein

Virtuelle FortbildungPatente an Hochschulen

Autoren: Andreas Möller & Silke Naus

ein Projekt von: &

Institut für Informations-,Telekommunikations- und Medienrecht

patentfuehrerschein.de - 2 -

Patente an Hochschulen - Inhaltsverzeichnis

PräambelÜber Uns - PROvendis ............................................................................................5Über Uns - ITM ......................................................................................................6Einleitung ..............................................................................................................7Kursaufbau ...........................................................................................................8

1. KapitelÜbersicht ..............................................................................................................9Zitierweise Gesetze ..............................................................................................10Zitierweise Gerichtsentscheidungen .......................................................................10Definition Patent ...................................................................................................11Definition patentierbare Erfindung I ........................................................................12Definition patentierbare Erfindung II .......................................................................12Patentkategorien..................................................................................................13Ausschluss patentierbare Erfindung I .....................................................................14Ausschluss patentierbare Erfindung II ....................................................................15Ausschluss patentierbare Erfindung III....................................................................15Ausschluss patentierbare Erfindung IV ...................................................................16Zusammenfassung...............................................................................................18

2. KapitelÜbersicht .............................................................................................................19Voraussetzungen für eine Erfindung/Wiederholung von Kapitel 1..............................20Stand der Technik / Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit .................................20Beispiele für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit .......................................21Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit/irgendwie, irgendwo, irgendwann .................21Missbräuchliche Vorveröffentlichung .....................................................................22Stand der Technik / Patentanmeldungen älteren Zeitranges ...................................23Neuheitsprüfung..................................................................................................23Besonderheiten bei Arzneimitteln .........................................................................24Erfinderische Tätigkeit / Erfindungshöhe ................................................................24Zeitpunkt für die Prüfung der Neuheit...................................................................25Gewerbliche Anwendbarkeit ..................................................................................25Zusammenfassung..............................................................................................28

3. KapitelÜbersicht ............................................................................................................29Grundfragen des 3. Kapitels .................................................................................30Erfinder / Miterfinder / Doppelerfindung .................................................................30Erfinderpersönlichkeitsrecht...................................................................................31Recht auf das Patent / auf Erteilung des Patents ..................................................31Erschöpfung des Patents.....................................................................................32Sachlicher Schutz / Erzeugnispatent / Verfahrenspatent.........................................33Zeitlicher und räumlicher Schutz...........................................................................34Schutzbereich des Patents ..................................................................................34Schranken des Patentrechts ................................................................................35Ansprüche bei Patentverletzungen .......................................................................35Abgrenzung zu anderen Schutzrechten ................................................................36



Zusammenfassung..............................................................................................38

4. KapitelÜbersicht ............................................................................................................39Einführung Kapitel 4 ............................................................................................40Überblick über den Schutz im Ausland ..................................................................40Darstellung Schutzmöglichkeiten Europa ................................................................41Funktion des Patenterteilungsverfahrens..............................................................42Patentanmeldung................................................................................................42Offensichtlichkeitsprüfung und Offenlegung ..........................................................43Patentantrag ......................................................................................................44Rechtsmittel und Jahresgebühr ...........................................................................45Zusammenfassung..............................................................................................46

5. KapitelÜbersicht ............................................................................................................47Einführung Kapitel 5 ............................................................................................48Zeitlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG ......................................................48Begriff der Hochschule.........................................................................................49Hochschulbeschäftigte.........................................................................................50Hochschulwissenschaftler I ..................................................................................50Hochschulwissenschaftler II...................................................................................51Begriff der Diensterfindung ..................................................................................52Aufgabenerfindung allgemein ...............................................................................52Aufgabenerfindung Sonderfragen .........................................................................53Erfahrungserfindung ............................................................................................54Geltung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ......................................................54Zusammenfassung..............................................................................................56

6. KapitelÜbersicht ............................................................................................................57Einführung Kapitel 6 ............................................................................................58Freie und frei gewordene Erfindungen ...................................................................58Freie Erfindungen.................................................................................................59Grundzüge der Mitteilungspflicht ..........................................................................59Anforderungen an die Mitteilungspflicht ................................................................60Ausnahmen von der Mitteilungspflicht ..................................................................60Übersicht Mitteilungspflicht ...................................................................................61Bestreiten der freien Erfindung..............................................................................61Freigabe der Erfindung .........................................................................................62Benutzungsrecht des Arbeitgebers.......................................................................62Schutzrechtsanmeldung I ....................................................................................62Schutzrechtsanmeldung II ....................................................................................63Schutzrechtsanmeldung III ...................................................................................64Unbeschränkte Inanspruchnahme.........................................................................64Anderweitige Verfügungen des Erfinders ...............................................................65Beschränkte Inanspruchnahme ............................................................................65Zusammenfassung..............................................................................................67



7. KapitelÜbersicht ............................................................................................................68Einführung Kapitel 4 ............................................................................................69Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 1 ArbEG) .................................................................69Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 1 ArbEG).................................................................70Negative Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 2 ArbEG)....................................................71Negative Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 2 ArbEG)...................................................71Nutzungsrechte 1 (§ 42 Nr. 3 ArbEG) .....................................................................72Nutzungsrechte 2 (§ 42 Nr. 3 ArbEG) ....................................................................72Vergütung 1 (§ 42 Nr. 4 ArbEG) .............................................................................73Vergütung 2 (§ 42 Nr. 4 ArbEG - Vergleich mit § 9 Abs. 2 ArbEG) ............................73Zusammenfassung..............................................................................................75

8. KapitelÜbersicht ............................................................................................................76Einführung Kapitel 5.............................................................................................77Verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten ..................................................................77Verträge zwischen Hochschule und Beschäftigen...................................................79§ 22 ArbEG..........................................................................................................79§ 40 Nr. 1 ArbEG: Ausnahme zu § 22 ArbEG ..........................................................80Veräußerung und Lizenzvergabe...........................................................................80Einfache Lizenz ....................................................................................................81Ausschließliche Lizenz..........................................................................................82Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG ...................................................................82Üblicher Inhalt von Lizenzverträgen ......................................................................83Zusammenfassung..............................................................................................84


Patente an Hochschulen - Präambel (Über Uns)

PROvendis

Die PROvendis GmbH wurde am 24.10.2001 gegründet als 100-prozentige Tochtergesellschaftder ZENIT GmbH, einer Unternehmungsberatung mit Beteiligung des Landes NRW. Sitz desUnternehmens ist Mülheim an der Ruhr.Seit Januar 2002 arbeitet die PROvendis als Dienstleister für die Hochschulen des Landes Nord-rhein-Westfalen. PROvendis identifiziert und verwertet marktrelevante Erfindungen aus den Hoch-schulen des Landes. Das Innovationspotenzial der Hochschulen soll stärker wirtschaftlich ausge-schöpft werden als bisher. Dazu gehört, Erlöse aus der Verwertung der Hochschulerfindungen zuerzielen. Ferner zählt dazu, die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern.Unternehmen eröffnen wir einen Zugang zu dem umfangreichen Patentportfolio nordrhein-westfä-lischer Hochschulen.

"PROvendis" setzt sich aus den lateinischen Wörtern "pro" (für) und "vendere" (verkaufen, veräu-ßern) zusammen. Der Name beschreibt die Kernaufgabe des Unternehmens: die internationaleVerwertung der Erfindungen von der Identifizierung eines potenziellen Lizenznehmers bis zurVertragsüberwachung.

Die Aufgaben von PROvendis beginnen mit der Beratung der Hochschulerfinder über die schutz-rechtliche Sicherung und Verwertung von Hochschulerfindungen. Über die Innovationsbewertungund Patentierung gehen sie bis zur eigentlichen Vermarktung. Zentrale Aufgabe unsererInnovationsmanager ist es, patentfähige und wirtschaftlich verwertbare Erfindungen zu selektierenund zu vermarkten.

Ziel der PROvendis GmbH ist es, den Prozess von der Idee zum Produkt beschleunigen. DurchKompetenz, Engagement und ergebnisorientiertes Arbeiten wollen wir uns international etablierenund finanziell selbst tragen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

http://www.provendis.info


Patente an Hochschulen - Präambel (Über Uns)

Institut für Informations-, Kommunikations- und Medienrecht

Das Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der Universität Münsterist eine Forschungseinrichtung, an der sowohl die zivilrechtlichen, als auch die öffentlichrecht-lichen Aspekte des Rechts der "neuen Medien" wissenschaftlich und praktisch untersucht werden.

Unsere Abteilung dieses Institutes beschäftigt sich mit dem ITM-Recht unter zivilrechtlichenGesichtspunkten. Information als neuer Gegen-stand des Rechtsverkehrs ist in seiner juristischenZuordnung noch un-geklärt. Ansatzpunkte sind hier

- Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz - Datenverarbeitungs-Vertragsrecht - Rechtsfragen des elektronischen Handels - Marken- und Patentrecht - Fragen des Internationalen Privatrechts und des Internationalen Zivilverfahrensrechts - Wettbewerbs- und Kartellrecht

Eine wesentliche Komponente von Forschung und Lehre im Bereich des gewerblichenRechtsschutzes ist dabei die Forschungsstelle "Ge-werblicher Rechtsschutz", welche an das ITMangegliedert ist. In diesem Rahmen bieten wir eine universitäre Zusatzausbildung "GewerblicherRechtsschutz" an, die sich ausdrücklich auch an Nicht-Juristen richtet.

Auf dem Sektor des Telekommunikationsrechts beschäftigen wir uns insbesondere mit demVerbraucherschutz von Tk-Unternehmen und der Ausformung des Wettbewerbs- undKartellrechts; im Bereich des Medienrechts stehen urheberrechtliche Aspekte undRechtsprobleme des Film- und Musikvertriebs im Vordergrund.

Weiterführende Informationen, insbesondere auch zu Voraussetzungen und Inhalten derZusatzausbildung "Gewerblicher Rechtsschutz", finden sich auf unserer Homepage:

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/


Patente an Hochschulen - Präambel (Einleitung)

Herzlich Willkommen an alle Patentrechtsinteressierten,

hiermit möchten wir Sie als Teilnehmer unserer virtuellen Fortbildung "Patente an Hochschulen"begrüßen und uns für Ihr Interesse am Patentrecht bedanken.

Immer noch werden viel zu wenige Erfindungen, die an Instituten getätigt werden, zum Patentangemeldet. Ein Grund hierfür ist unter anderem in der fehlenden Kenntnis der Institutsmitarbeiterüber Möglichkeiten und Grenzen der Patente an Hochschulen zu sehen. Nur wer zumindest dieGrundzüge des Patentrechts kennt, kann in der Forschung so agieren, dass am Ende eine durchein Patent schutzfähige Erfindung steht.

Dem Patentschutz kommt eine große wirtschaftliche Bedeutung sowohl für die Hochschulen alsauch für die Hochschulbeschäftigten zu. Durch die wirtschaftliche Nutzung der Patente derHochschulbeschäftigten können teilweise beträchtliche Einnahmen erzielt werden. DieseEinnahmen stehen zwar grundsätzlich der Hochschule zu, der Hochschulbeschäftigte erhält aber30% der Bruttoeinnahmen. Sowohl die Hochschule als auch der Hochschuldbeschäftigte habendamit ein finanzielles Interesse an der bestmöglichen Verwertung der Erfindung. Daneben sindPatentanmeldungen und erteilte Patente ein wichtiger Faktor bei der Akquise von Drittmitteln undein guter Indikator für eine praxisnahe und erfolgreiche Forschung des Lehrstuhls.

Mit dieser Ausbildung soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Voraussetzungen füreine Patentanmeldung vorliegen müssen, wie eine solche Anmeldung praktisch vollzogen wird undwelche Vorteile dem Erfinder aus ihr erwachsen. Auch werden wir die wichtigsten Problembereicheaufzeigen und helfen, einige "Fallstricke" bei der Patentanmeldung zu erkennen und zu vermeiden.

Den Gang zu einem Patentanwalt soll und kann dieser Kurs als letzte Konsequenz nicht ersetzen,da eine persönliche, fallbezogene und juristisch abgesicherte Beratung unerlässlich ist, um best-möglichen Schutz zu erlangen. Eine professionelle Beratung kann Ihnen in nicht unerheblichemUmfang Zeit und Kosten ersparen und Sie vor späteren unangenehmen Folgen bewahren. Zudemkönnen Sie bei einer Individualberatung - im Falle eines Falles - den beauftragten Anwalt inRegress nehmen. Teilweise können durch einfache Handlungen irreversible Folgen entstehen undso der Patentschutz auf Dauer vereitelt werden. Die Gewissheit, zumindest die grundlegendenFragen zum Patentrecht beantworten zu können und einen guten Gesamtüberblick über dieMaterie zu haben, hilft jedoch, solche Fehler zu vermeiden. Die Begleitung einer Patentanmeldungdurch einen Profi wird zudem durch ein solides Grundwissen der einzelnen Erfinder erleichtert. Siesparen in jedem Fall Zeit und Mühe und verringern hierdurch Ihre eigenen Kosten.

Durch die Teilnahme an diesem Kurs sollen Sie in Ihrem Arbeitskreis als erster Ansprechpartner inPatentrechtsfragen fungieren können. Dabei verfolgen wir das Ziel, das Thema für die Praxis auf-zuarbeiten und rein wissenschaftliche Probleme und Diskussionen weitgehend zu vermeiden.Allerdings sind theoretische Aufbereitungen einiger Problempunkte des Patentrechts an manchenStellen unvermeidbar.

An erster Stelle soll jedoch die Freude an der Arbeit mit Patenten im Hochschulalltag stehen. Wirhoffen, Ihnen diese mit unserem Kurs vermitteln zu können.

Silke Naus, wissenschaftliche Mitarbeiterin, ITM, Universität Münster Andreas Möller, Richter im Hochschuldienst, ITM, Universität Münster Alfred Schillert, Geschäftsführer der PROvendis GmbH


Patente an Hochschulen - Präambel (Kursaufbau)

Was erwartet die Teilnehmer dieses Kurses?

An dieser Stelle wollen wir Sie kurz mit der Vorgehensweise dieses Kurses vertraut machen undden Ablauf der abschließenden Prüfung erläutern.

Eine Gebühr wird für den Kurs nicht erhoben. Eine Anmeldung ist für die Durchsicht der einzelnenKapitel ebenfalls nicht erforderlich.

Die virtuelle Fortbildung "Patente an Hochschulen" ist in acht Kapitel unterteilt. Es besteht dieMöglichkeit, die Kursunterlagen zeitlich unbegrenzt abzurufen. Alle acht Kapitel stehen von Anfangan im Netz. Sie können die Kapitel entweder online bearbeiten oder ausdrucken und dann offlinelesen.

An jedes Kapitel schließen sich kurze Zwischenfragen an, die zur Wiederholung des Kursinhaltesund zur eigenständigen Lernkontrolle dienen. Für das Absolvieren der Zwischenfragen ist einekurze Anmeldung in Form der Erstellung eines Benutzernamens und eines Passwortes erforder-lich. Weitere persönliche Daten sind an dieser Stelle noch nicht notwendig, können aber schonfreiwillig angegeben werden.

Im Anschluss an diese Kurseinheiten können die Teilnehmer einen Online-Test ablegen, in denendie vermittelten Inhalte des Kurses zugrunde gelegt werden. Erst für diesen Abschlusstest ist einevollständige Anmeldung erforderlich. In diesem Zusammenhang müssen personengebundeneDaten eingegeben werden, die hier registriert werden. Die vorangegangene korrekte Beantwortungder oben erwähnten Zwischenfragen ist für die "Zulassung" zum Abschlusstest erforderlich.

Für den Online-Test werden aus einem umfangreichen Fragen-Pool nach dem Zufallsprinzip ins-gesamt 20 Fragen zu den einzelnen Kapiteln ausgewählt. Sofern von diesen 20 Fragen 16 richtigbeantwortet wurden, gilt der Kurs als bestanden. Der Teilnehmer erhält die Möglichkeit, sich einZertifikat, ausgestellt von PROvendis und dem Institut für Informations-, Telekommunikations- undMedienrecht der Universität Münster, auszudrucken. Eine zeitliche Frist, zu der Sie die Prüfungabgelegt haben sollten, existiert nicht.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Gültigkeit eines erworbenen Zertifikatesim Bedarfsfall über das Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht derUniversität Münster nachgeprüft werden kann.


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Übersicht)

Übersicht

Nach einer kurzen Einführung zu dem allgemeinen Umgang mit juristischen Textquellen und derZitierweise in diesem Kurs werden wir im Rahmen des ersten Kapitels auf folgende Fragen einge-hen:

Was ist ein Patent?Was ist eine patentierbare Erfindung?Welches sind nicht patentierbare Erfindungen?

Kapitelübersicht:

1. Zitierweise Gesetze..................................................................................................................92. Zitierweise Gerichtsentscheidungen........................................................................................93. Definition Patent.....................................................................................................................104. Definition patentierbare Erfindung I .......................................................................................115. Definition patentierbare Erfindung II ......................................................................................116. Patentkategorien ....................................................................................................................127. Ausschluss patentierbare Erfindung I ....................................................................................138. Ausschluss patentierbare Erfindung II ...................................................................................149. Ausschluss patentierbare Erfindung III ..................................................................................14

10. Ausschluss patentierbare Erfindung IV ..................................................................................1511. Zusammenfassung.................................................................................................................17


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Ziterweise Gesetze)

Zitierweise Gesetze

VorbemerkungBevor wir mit den ersten inhaltlichen Schritten beginnen, wollen wirIhnen an dieser Stelle ein paar rechtliche Grundlagen, die Sie für diesenKurs benötigen, näher bringen.

ZitierweiseBei dem Durcharbeiten der einzelnen Kapitel ist es unerlässlich, dassSie die zitierten Gesetzesstellen nachschlagen und durchlesen (auchwenn juristische Paragraphen nicht immer leicht verständlich sind). Dieswerden überwiegend Normen aus dem Patentgesetz (PatG) oder demArbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) sein. Dabei ist es besonderswichtig, dass Sie die jeweils gültige Fassung des Gesetzes vorliegenhaben.

Das Patentgesetz können Sie online einsehen unter: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/patg/index.html

Die aktuelle Fassung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes finden Sieüber folgenden link:http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbnerfg/index.html

Sofern Normen zitiert werden, erfolgt dies immer nach dem gleichenSchema: Zunächst wird der einschlägige Paragraph mit dem jeweiligenGesetz genannt, beispielsweise § 2 PatG. Danach ist der Absatz aufge-führt, auf den sich die Fundstelle bezieht, z.B. § 1 Abs. 1 PatG. Als letz-tes kann noch ein besonderer Verweis auf einen ganz bestimmten Satzoder eine Nummer in diesem Absatz erfolgen, z.B. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 2PatG oder § 3 Abs. 1 S. 2 PatG.

Sollte der entsprechende Absatz aus nur einem Satz bestehen, erübrigtsich ein expliziter Hinweis auf "S. 1".

Zitierweise Gerichtsentscheidungen

GerichtsentscheidungenIm Verlauf der einzelnen Kapitel finden Sie auf der rechten Seite ineinem Kasten Gerichtsentscheidungen oder Vertiefungshinweise. Diesesollen zur Nacharbeitung bzw. Vertiefung des in dem jeweiligen Kapitelbehandelten Stoffes dienen. Für die abschließende Prüfung ist derInhalt dieses "Kastens" jedoch nicht relevant. In diesenVertiefungshinweisen meint "BGH" dabei Entscheidungen desBundesgerichtshofes. Die folgende Abkürzung bezeichnet dieZeitschrift, in der die Entscheidung abgedruckt ist. Die Zahl danachbezeichnet das Erscheinungsjahr dieser Zeitschrift, die nachfolgendeZahl wiederum die Seitenangabe. Beispiel: BGH GRUR 80, 849, 850.


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Zitierweise Gerichtsentscheidungen)

Zu der Kollision derAusschließlichkeitsrechte mit den Eigentums-rechten an dem körper-lichen Gegenstand:RGZ 79, 397 - Felseneiland mit Sirenen;

BGH NJW 95, 1556 -Mauer-Bilder

Es handelt sich in diesem Fall um eine Entscheidung desBundesgerichtshofes, welche in der GRUR (Zeitschrift für GewerblichenRechtsschutz und Urheberrecht) aus dem Jahr 1980 abgedruckt ist. Die Entscheidung beginnt auf Seite 849, die für den besprochenen Stoffrelevanten Stellen finden sich auf Seite 850.

Sofern hinter dem entscheidenden Gericht keine Zeitschrift genannt ist,handelt es sich um die "Entscheidungen des Bundesgerichtshofs inZivilsachen", welche in eigenständigen fortlaufenden Sammelbändenabgedruckt sind. Die erste Ziffer gibt dabei die Nummer des Bands an,die nachfolgenden die jeweilig einschlägige Seitenzahl.

Teilweise haben sich für die einzelnen Entscheidungen Namen heraus-gebildet, welche wir dann auch angeben.

Nach diesem Einstieg können wir uns nun dem Thema "Patentrecht andeutschen Hochschulen" widmen. Dazu soll zunächst ein Einblick inden Regelungsgehalt des allgemeinen Patentrechtes erfolgen.

Definition Patent

1. Kapitel: Grundbegriffe zum PatentrechtZentraler Anknüpfungspunkt des Patentrechts ist die praxisrelevanteErteilung des Patents. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbeinatürlich der Wille, eine Schutzmöglichkeit für Erfindungen zu erhalten.Welche Anforderungen muss aber eine solche Erfindung erfüllen, umüberhaupt patentiert werden zu können? Wo kann ich als Erfinder einPatent beantragen? Welche verfahrensrechtlichen Voraussetzungenmüssen dabei beachtet werden? Auf dem Weg zur Beantwortung die-ser Fragen sollen in diesem Kapitel zunächst einige grundlegendenBegriffe erläutert werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden wiruns dann vortasten zu einzelnen Voraussetzungen und denRechtsfolgen der Patenterteilung.

1.1 Was ist ein Patent?In einem Satz lässt sich das Patent folgendermaßen zusammenfassen:Ein Patent ist ein technisches Schutzrecht, das für eine Erfindung zurSicherung bestimmter Monopolrechte an einer technischen Lehre ver-liehen wird.Beispiel:

Schutzfähig

Vorher nicht nach dem Stand derTechnik bekannte chemischeFormel zur Herstellung eines ver-besserten Wirkstoffes

Nicht schutzfähig

Bloße wissenschaftliche Theorie


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Definition Patent)

Der Schutz, den ein erteiltes Patent bietet, ist dabei als staatlichesAusschließlichkeitsrecht ausgestaltet. Dem Berechtigten wird demzu-folge eine Monopolstellung eingeräumt. Nur ihm ist es gestattet, dasPatent herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu gebrau-chen. Allen anderen kann er die Möglichkeit des Gebrauchs untersa-gen.

Definition patentierbare Erfindung I

Das Patentgesetz verlangt als Voraussetzung für die Gewährung desPatentschutzes zunächst, dass eine Erfindung vorliegt. Wann eine sol-che angenommen werden kann, soll im Folgenden näher betrachtetwerden.

1.2 Was ist eine patentierbare Erfindung?Gemäß § 1 Abs. 1 PatG werden Patente für Erfindungen erteilt, die neusind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblichanwendbar sind. Diese gesetzliche Definition (Legaldefinition) führtunweigerlich zu der Frage, was denn wiederum eine Erfindung im Sinnevon § 1 Abs. 1 PatG ist. Hier hilft das Patentgesetz leider nicht weiter.Hinweise finden sich aber in der Rechtsprechung desBundesgerichtshofes (BGH). Der BGH war aufgrund der fehlendengesetzlichen Definition gezwungen, den unbestimmten Rechtsbegriff"Erfindung" konkreter auszufüllen.

Der BGH stellt so in seinen Entscheidungen fest, dass eine Erfindungals "Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrsch-barer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbarenErfolges" zu verstehen ist.

Es muss also für eine Erfindung ein Handeln vorliegen, das einer gewis-sen Gesetz- und Regelmäßigkeit unterliegt und somit eineWiederholbarkeit gewährleistet (planmäßiges Handeln). Es muss zudemder Bereich der Naturkräfte betroffen sein, welcher sowohl technischeals auch biologische Naturkräfte umfasst. Weiter muss die Lehreunmittelbar an einem bestimmten Erfolg ausgerichtet sein und so zueinem definierten technischen Ziel führen.

Definition patentierbare Erfindung II

Diese Erfindung (nach dem BGH: Lehre zum technischenHandeln) muss nach § 1 Abs. 1 PatG:

- absolut neu sein, darf also nicht- vorveröffentlicht oder auch nur - mündlich bereits bekannt gemacht worden sein,

- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und

Zur Definition der Erfin-dung:BGHZ 52, 74 - Rote Taube;

BGHZ 67, 22, 26 -Dispositionsprogramm;

BGH GRUR 80, 849,850 -Antiblockiersystem;

BGH GRUR 81, 39 -Walzstabteilung;

BGH CR 86, 325, 327 -Flugkostenminimierung

Zum vorliegen einer fer-tigen Erfindung:RG GRUR 37, 621, 623RG GRUR 38, 256, 261BGH GRUR 71, 210,212 -Wildverbißverhinderung


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Definition patentierbare Erfindung II)

- gewerblich anwendbar seinEine genaue Erläuterung dieser Begriffe wird in Kapitel 2 erfolgen.

Eine Erfindung ist erst dann patentierbar, wenn sie fertig ist. Das heißtnicht, dass sämtliche naturgesetzlichen Zusammenhänge vollständigerklärt werden müssen. Es genügt, dass eine Lösung mit solcherKlarheit feststeht, dass ein Durchschnittsfachmann die Erfindung aus-führen kann, d.h. das gestellte technische Problem mit den angegebe-nen Mitteln lösen kann. Eine wissenschaftliche Erklärung, warum dieErfindung funktioniert, braucht nicht mitgeliefert zu werden. Dies ist inder Praxis insbesondere dann problematisch, wenn der Erfinderbestimmte Wirkungszusammenhänge vermutet und Laborversuchezum Auffinden der Lösung anstellt. Grundsätzlich gilt eine Erfindungerst dann als fertig, wenn sie aus dem reinen Versuchsstadium heraus-getreten ist und nicht mehr auf ihre Funktionstüchtigkeit hin erprobtwerden muss.

Patentkategorien

1.3 Kategorien des PatentschutzesPatentschutz kann angestrebt werden für technische Lehren, die ent-weder ein Erzeugnis oder ein Verfahren betreffen. Welche der beidenKategorien als Schutzform in Frage kommt, bestimmt sich sowohl nachdem Inhalt der Erfindung als auch nach dem Gegenstand derAnmeldung.

Zu der Verwendungeines Stoffes auf einebisher unbekannteWeise:BGH GRUR 87, 231 -Tollwutvirus

Verfahrenspatent

Lehre erschöpft sich in derDarstellung einer Vorgehens-weise

"Verfahren ist unabhäängig voneinem bestimmten Erzeugnis"

Schutz erstreckt sich aber auchauf die unmittelbar durch dasVerfahren hergestellten Erzeug-nisse, § 9 S.2 Nr. 3 PatG

Erzeugnispatent:

Lehre beschreibt Gestaltung,Konstruktion oder Zusammen-setzung eines Gegenstandes

"technische Lehre ist also ineinem bestimmten Erzeugnis ver-körpert"

Gegenstand des Patentes ist diein einem Erzeugnis verkörperteLehre (Merkmale und Eigen-schaften), nicht der körperlicheGegenstand selbst.


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Patentkategorien)

BPatG GRUR 2003, 413ff - Satzanalyseverfahren

Unterkategorien:Herstellungsverfahren = beziehensich auf die Beschreibungbestimmter Maßnahmen, etwader Wahl bestimmter Ausgangs-stoffe, die Art der Einwirkung aufdiese Stoffe zur Herstellung einesProdukts oder die Herstellungeiner besonderen äußeren Ge-staltung oder inneren Beschaffen-heit des ProduktsArbeitsverfahren = beziehen sichauf bestimmte Tätigkeiten, wieTransportmethoden, Registrie-rungen oder Untersuchungs- undAnalysemethodenAnwendungs- oder Verwen-dungspatente = beziehen sich aufdie bestimmte Verwendung einerSache, unabhängig davon, ob dieSache schon bekannt ist oderselbst Gegenstand einer Erfin-dung ist (Bsp.: Zahnpasta)

Unterkategorien:Vorrichtungspatente = beziehensich auf Maschinen oder Geräte,d.h. auf Arbeitsmittel (diese wer-den in der Regel im Rahmen vonHerstellungsverfahren eingesetzt,die ihrerseits patentfähig seinkönnen)Stoffpatente = beziehen sich aufeinen bestimmten Stoff (derSchutz erstreckt sich in diesemFall grundsätzlich auf jedwedeVerwendung des Stoffes unab-hängig davon, ob eine bestimmteVerwendung vom Erfinder erkanntwurde)

Ausschluss patentierbare Erfindung I

1.4 Nicht patentierbare ErfindungenFür das Bejahen einer patentierbaren Erfindung ist - wie eben darge-stellt - eine technische Lehre erforderlich. Wann diese vorliegt, ist nichtimmer einfach zu beurteilen. Abgrenzungskriterien hierzu ergeben sichaus dem Negativkatalog des § 1 Abs. 2 PatG. Die hier aufgeführtenFälle sind untechnisch und daher nicht patentfähig. Allerdings bedeutetdie Aufzählung nicht, dass die Handlungsbereiche, die nicht in § 1 Abs.2 PatG erwähnt sind, automatisch als patentierbare Erfindung gelten.Diese Negativliste ist nur beispielhaft und nicht abschließend.

Beispiele:

- Geschäftliche Methoden (z.B. Methoden zur Marktforschung oderUnternehmenskommunikation) fallen nicht unter einen derAusschlussgründe des § 1 Abs. 2 PatG. Geschäftliche Methoden sind aber keine technische Lehre und damit nach deutschem Recht nicht schutzfähig.

- Ein computerimplementiertes Verfahren zur Satzanalyse nachgrammatikalischen Gesichtspunkten liegt nicht auf technischem Gebiet.


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Ausschluss patentierbare erfindungen I)

Außerdem sind chirurgische, therapeutische sowie diagnostische Ver-fahren nicht patentfähig. Diesen Verfahren fehlt die erforderliche ge-werbliche Anwendbarkeit, § 5 Abs.2 PatG. Hierzu ausführlich Kapitel 2.

Ausschluss patentierbare Erfindung II

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG:Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathema-tische Methoden

- bei Entdeckungen wird lediglich etwas Vorhandenes aufgefunden,das bisher noch unbekannt war. Entdeckung ist also Erkenntnis.Beispiel: Aufstellung eines Naturgesetzes, Auffinden eines chemi-schen Stoffes in der NaturPatentierbar sind aber weiterhin: Verfahren zur Gewinnung eines bereits in der Natur bekannten Stoffes sowie Verfahren, die sich dieneuen Entdeckungen zunutze machen, indem sie ein technischesProblem lösen (angewandte Entdeckung).Beispiel: Die mit einem Nobelpreis belohnte "Entdeckung", dass spezielle Yttrium - Barium - Kupfer - Oxid - Verbindungen bei tiefen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand mehr aufweisen, kann als technische Lehre formuliert werden:Verwende die Yttrium-Barium-Kupfer-Oxid-Verbindung bei geeig-net tiefen Temperaturen als Stromleiter, um Leistungsverluste zu vermeiden. Bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ist damit für eine solche "Entdeckung" Patentschutz möglich.

- Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methodenerschöpfen sich in der Erklärung eines Phänomens bzw. der Lö- sung eines abstrakten Problems.Beispiel: Satz des Pythagoras a2 + b2 = c2

Wissenschaftliche Theorien können allerdings der erfinderischen Erkenntnis eines kausalen Zusammenhangs sevorausgehen. Sieunterscheiden sich von der Erfindung durch das Fehlen konkreterAnweisungen, mit welchen technischen Mitteln ein bestimmterErfolg zu erreichen ist.

Ausschluss patentierbare Erfindung III

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG:ästhetische FormschöpfungenÄsthetische Wirkungen eines Erzeugnisses können allenfalls nach demGeschmacksmustergesetz oder dem Urhebergesetz geschützt werden.Allerdings ist eine Erfindung nicht schon allein dadurch vomPatentschutz ausgeschlossen, dass sie einen ästhetischen Effekterzielt.


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Ausschluss patentierbare erfindungen III)

Das so genannte "Edin-burgh Patent", welchesbei dem EuropäischenPatentamt angemeldetund auch eingetragenwurde, betraf dem Wort-laut nach zunächst auchgenetisch verändertemenschliche Stammzel-len. Das Patent umfasstnunmehr - nach diversenWidersprüchen - aus-drücklich nur noch gene-tisch veränderte men-schliche bzw. tierischeStammzellen, die keineembryonalen Stamm-zellen sind.

BGH GRUR 80, 849,851 -Antiblockiersystem;

BGHZ 67, 22, 29 -Dispositionsprogramm;

EPA ABl. 88, 19, 22 -Röntgeneinrichtungen/KOCH & STERZEL

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG: Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, fürSpiele oder für geschäftliche TätigkeitenHier liegt kein Beherrschen von Naturkräften, sondern lediglich von gei-stigen Methoden vor.

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG:Programme für DatenverarbeitungsanlagenComputerprogramme können aufgrund dieser gesetzlichen Anordnunggrundsätzlich nicht patentiert werden. Programmbezogene Erfindungenkönnen dagegen aufgrund ihrer Einbettung in technische Prozesseselbst technischen Charakter haben.

Technische Programme sind beispielsweise verwirklicht bei: - Anordnungen im Bereich der Regeltechnik durch eine Aufein-

anderfolge technischer Einzelmaßnahmen -Antiblockiersystem-

- Einer Datenverarbeitungsanlage, die zum Betrieb eines bestimmten Rechenprogramms einen neuen und erfinderischen Aufbau erfor-dert -Dispositionsprogramm -

- Einer Röntgeneinrichtung, die eine nach einem Ablaufprogrammarbeitende Datenverarbeitungseinheit enthält und von dieser so ge-steuert wird, dass eine optimale Belichtung bei hinreichender Über-lastungssicherheit der Röntgenröhren erzielt wird.- Röntgeneinrichtungen/KOCH & STERZEL -

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG:Wiedergabe von InformationenInformationen sind Mitteilungen von Tatsachen und Begebenheiten. Esist z.B. keine Erfindung, wenn lediglich eine Einwirkung auf die mensch-liche Vorstellung mit Hilfe der Sprache oder von optischen oder akusti-schen Zeichen erfolgt.

Ausschluss patentierbare Erfindung IV

Nicht patentierbar sind außerdem nach § 2 PatG:

Erfindungen die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sit-ten verstoßen, § 2 Nr. 1 PatG

- z.B. Erfindungen, die die Veränderung menschlichen Erbgutszum Gegenstand haben

Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologischeVerfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, § 2 Nr. 2 PatG

- Tierarten sind nach geltendem Recht nicht schutzfähig. Der Schutz von neuen Pflanzensorten hingegen beurteilt sich nach


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Ausschluss patentierbare erfindungen IV)

dem speziellen Sortenschutzgesetz. Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse sind nach § 2 Nr. 2 S.2 PatG sind als Aus-nahme von § 2 Nr. 2 S. 1 PatG wiederum patentierbar..


Patente an Hochschulen - Kapitel 1 (Zusammenfassung)

Zusammenfassung Kapitel 1

Merksätze Kapitel 1

I. Ein Patent ist ein technisches Schutzrecht, das für eine Erfin-dungzur Sicherung bestimmter Monopolrechte an einer techni-schen Lehre verliehen wird.

II. Ein erteiltes Patent gewährt ein staatliches Ausschließlich-keitsrecht für eine Erfindung.

III. Eine Erfindung ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unterEinsatz beherschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kau-sal übersehbaren Erfolges.

IV. Nicht patentierbare Fälle sind im Negativkatalog des § 1 Abs. 2PatG aufgelistet.

V. Es sind jeweils mit Unterkategorien Verfahrens- und Erzeugnis-patente zu unterscheiden



Übersicht

In Kapitel zwei bekommen wir die Gelegenheit, die Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindunggenauer zu untersuchen und Problem-punkte der einzelnen Merkmale herauszuarbeiten:

Merkmal der NeuheitMerkmal der erfinderischen TätigkeitZeitpunkt der PrüfungGewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung

Kapitelübersicht:

1. Voraussetzungen für eine Erfindung/Wiederholung von Kapitel 1 ........................................192. Stand der Technik / Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit.............................................193. Beispiele für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit ..................................................204. Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit/irgendwie, irgendwo, irgendwann .........................205. Missbräuchliche Vorveröffentlichung .....................................................................................216. Stand der Technik / Patentanmeldungen älteren Zeitranges ................................................227. Neuheitsprüfung.....................................................................................................................228. Besonderheiten bei Arzneimitteln ..........................................................................................239. Erfinderische Tätigkeit / Erfindungshöhe ...............................................................................23

10. Zeitpunkt für die Prüfung der Neuheit ...................................................................................2411. Gewerbliche Anwendbarkeit ..................................................................................................2412. Zusammenfassung.................................................................................................................27


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Voraussetzungen für eine Erfindung)

2. Kapitel2.1 Wiederholung der Voraussetzung für eine ErfindungIn Kapitel 1 haben wir den Begriff der Erfindung als Grundlage für einePatenterteilung behandelt. Ferner haben wir den Ausschluss von derPatentierung insbesondere nach § 1 Abs. 2 PatG erörtert.Eine Erfindung muss, um patentierbar zu sein, nach § 1 Abs. 1 PatG:

- absolut neu sein- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und- gewerblich anwendbar sein

Diese drei Merkmale werden wir in diesem Kapitel näher beleuchten.Dabei beginnen wir mit der ersten Voraussetzung, dem Merkmal derNeuheit.

2.1 Merkmal der NeuheitZunächst ist festzustellen, dass nur neue Erfindungen geschützt wer-den können. Eine Erfindung gilt gem. § 3 Abs. 1 PatG als neu, wenn sienicht zum Stand der Technik gehört.

2.1.1 Stand der TechnikAuch der Stand der Technik ist gesetzlich näher umschrieben. Diesersetzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Kriterien,

- den vorher veröffentlichten Kenntnissen einerseits undden noch nicht veröffentlichten, aber bereits angemeldeten Paten-

ten andererseits.

2.1.1.1 Der Öffentlichkeit zugänglich gemachtDer Stand der Technik umfasst zunächst nach § 3 Abs. 1 S. 2 PatG alleKenntnisse, die durch

- schriftliche oder- mündliche Beschreibung, - durch Benutzung oder- in sonstiger Weise

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Man spricht in die-sem Zusammenhang von dem absoluten Neuheitsbegriff des Patent-rechts, da jegliche mündliche oder schriftliche Vorveröffentlichungbereits schädlich ist. Eine große Gefahr für den angestrebtenPatentschutz ist damit die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnissedurch den Erfinder selbst.

Voraussetzungen für eine Erfindung/Wiederholung von Kapitel 1

Stand der Technik / Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Stand der Technik / Zugänglichmachung)

Hier ein paar Beispiele für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit:

Schriftliche BeschreibungVeröffentlichungen in

- Büchern- Zeitschriften- Katalogen- Manuskripten- Werbepublikationen Erzeugnisse- der Druckerpresse,- in Blindenschrift,- in Handschrift,- soweit sie objektiv zur Weiterverbreitung geeignet sind auch: veröf-

fentlichte Patentanmeldungen

Mündliche BeschreibungVerbreitung in Form von

- Vorlesungen- Reden- Vorträgen- Gesprächen- Erläuterungen (z.B. bei Werksbesichtigungen, Messen, Führungen)

Offenkundige Vorbenutzung/ In sonstiger Weise- Herstellung- Anbieten- Inverkehrbringen- Ausstellung- Gebrauch- Einfuhr- Besitz- Aufzeichnung auf Bild- oder Tonträger eines Erzeugnisses- Anwendung eines Verfahrens sofern hierbei jeweils die nicht zu ent-

fernte Möglichkeit eröffnet wird, dass beliebige Dritte Kenntnis von dem vor benutzten Gegenstand und seinen Eigenschaften erhalten

Die Beurteilung, ob eine Erfindung bereits veröffentlicht ist, erfolgtobjektiv. Auf das Wissen des Erfinders kommt es hierbei nicht an.Wichtig ist auch, dass die Informationen der Allgemeinheit nicht tat-sächlich bekannt sein müssen. Neuheitsschädlich ist schon bereits dieMöglichkeit der Kenntnisnahme durch einen nicht überschaubarenPersonenkreis

Zur Vorbenutzung:BGH GRUR 86, 372,373 - Thrombozyten-Zählung;

BGH GRUR 96, 747,752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem;

BGH GRUR 99, 976 -Anschraubscharnier;

Zur Offenbarung durchGeschmacksmusterhinterlegung:BGH GRUR 98, 382 -Schere ;

Beispiele für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit

Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit/irgendwie, irgendwo, irgendwann


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit)

- irgendwie,- irgendwo,- irgendwann auf der Welt.

Die Regelung des § 3 Abs. 1 PatG zwingt den Erfinder dazu, seineErfindung auch schnellstmöglich zum Patent anzumelden. Wer mit derAnmeldung unnötige Zeit wartet, riskiert den Verlust seinesPatentanspruchs:

- Ein anderer Erfinder kann eine inhaltsgleiche Erfindung machenund diese zum Patent anmelden (vgl. hierzu ausführlich die Dar-stellung auf der übernächsten Seite);

- Ein anderer Erfinder kann seine inhaltsgleiche Erfindung neuheits-schädlich veröffentlichen, z.B. im Rahmen eines Beitrages in einer Zeitschrift, durch einen Vortrag etc.

Missbräuchliche Vorveröffentlichung

Durch die besondere Vereinbarung von Vertraulichkeit zwischenPersonen kann das "öffentlich werden" der Erfindung ausgeschlossenwerden. Eine solche Geheimhaltungsverpflichtung kann beruhen auf

- einer ausdrücklichen Vereinbarung (Vertrag) oder- auf einer stillschweigenden Vereinbarung (wenn auf Grund eines

Treue- oder Vertrauensverhältnisses eine Verschwiegenheit erwar-tet werden konnte).

So ist z.B. bei einer technischen Entwicklung, zu der mehrere Beteiligtebeitragen, aufgrund des gemeinsamen Interesses eine vertraulicheBehandlung zu erwarten. Dies gilt auch, wenn für bestimmte Herstel-lungsschritte Dritte mit der Weiterentwicklung betraut werden. Die be-sondere Vereinbarung der Vertraulichkeit kann zwei Wirkungen haben:

- Die Mitteilung (nur) an den Geheimhaltungsverpflichteten ist keine neuheitsschädliche Offenbarung.

- Sofern unter Missbrauch der Geheimhaltungsverpflichtung eine Veröffentlichung erfolgt, gilt diese sechs Monate lang nicht als Stand der Technik (§ 3 Abs. 4 Nr. 1 PatG).

Das Risiko, dass die vereinbarte Vertraulichkeit nicht eingehalten wird,liegt aber ausschließlich bei dem Erfinder. Es ist also sehr genau zuüberlegen, wem seine Erfindung mitgeteilt wird und wer an derForschung für eine neue Erfindung beteiligt wird. Bei einer missbräuch-lichen Vorveröffentlichung durch den Geheimhal-tungsverpflichtetenstehen dem Erfinder gegebenenfalls Schadens-ersatzansprüche gegenden Verletzer und die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung ineinem Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren zu. Diese Folgeprozesse


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Missbräuchliche Vorveröffentlichung)

sind aber in der Praxis schwierig zu führen und haben eine entspre-chend lange Zeitdauer. Die tatsächliche Höhe derSchadensersatzansprüche ist zudem kaum zuverlässig zu beziffern.

Allgemein gilt: Es sollte genau überlegt werden, wem Forschungser-gebnisse zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Weitergabe sollte ins-besondere mit Dritten eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarunggeschlossen werden, die der Vertragspartner unterschreiben muss. DieSchriftform ist wichtig, damit die Geheimhaltungsverpflichtung imStreitfall bewiesen werden kann.

2.1.1.2 Patentanmeldungen älteren ZeitrangesWeiterhin zählen nach § 3 Abs. 2 PatG zum Stand der TechnikPatentanmeldungen älteren Zeitranges, die berechtigterweise veröf-fentlicht worden sind und die Wirkung in Deutschland haben. Eineberechtigte Veröffentlichung liegt vor, wenn die ältere Patentanmeldungzum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung noch anhängig war.

Beispiel:Die Patentanmeldung "Patent X" wird eingereicht am 02.01.2002, siewird jedoch erst offen gelegt nach 18 Monaten, z.B. am 15.07.2003. DiePatentanmeldung "Patent Y" wird eingereicht am 02.05.2003. In diesemFall ist "Patent X" mit seinem gesamten Inhalt Stand der Technik auchschon für "Patent Y".

Neuheitsprüfung

2.1.2 NeuheitsprüfungIm Rahmen der Neuheitsprüfung wird der Inhalt der Erfindung jeweilsmit allen einzelnen Veröffentlichungen, die in ihrer Gesamtheit denStand der Technik bilden, abgeglichen.

Stand der Technik / Patentanmeldungen älteren Zeitranges


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Neuheitsprüfung)

Diese Veröffentlichungen nennt man in der Praxis Entgegenhaltungen.Dabei gilt, dass eine Erfindung dann nicht mehr neu ist, wenn sämtlicheMerkmale der Erfindung in auch nur einem einzelnen zum Stand derTechnik gehörenden Dokument vorveröffentlicht oder in anderer Formals vollständige Einheit offenbart sind.

Besonderheiten bei Arzneimitteln

2.1.3 ArzneimittelFür Erzeugnisse im pharmazeutischen Bereich besteht nach § 3 Abs. 3PatG eine Ausnahme: Hier kann eine neu entdeckte Verwendungsweiseals neue Erfindung gelten, obwohl der Stoff an sich vorher schonbekannt war. Zur Erklärung: In § 5 Abs. 2 PatG werden Verfahren zurchirurgischen oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierver-fahren vom Patentschutz ausgenommen. Stoffe oder Stoffgemi-sche, die in einem dieser Verfahren zur Anwendung kommen, sind aberpatentierbar, § 5 Abs. 2 Satz 2 PatG. Gehört ein Stoff zum Stand derTechnik, ist eine neue Anwendung in den genannten Verfahren dennochpatentierbar. § 3 Abs. 3 PatG führt damit ausnahmsweise den Stoff alsArzneimittel in seiner neuen Verwendung dem Erzeugnisschutz zu. DieNeuheit des Mittels beruht dann auf der erstmaligen neuen medizini-schen Anwendung.

Erfinderische Tätigkeit / Erfindungshöhe

2.2 Merkmal der erfinderischen TätigkeitEine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sichfür den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand derTechnik ergibt, § 4 S. 1 PatG. Erforderlich ist daher eine gewisse Erfin-dungshöhe. Maßstab für die Beurteilung ist der Durchschnittsfach-mann, der auf dem Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung greift. JedeLösung des Problems, die der Durchschnittsfachmann mit seinemWissen finden kann, ist nicht patentfähig. Ausgangspunkt ist der ge-samte Stand der Technik, im Unterschied zur Neuheitsprüfung musskein Einzelvergleich durchgeführt werden, sondern es ist dieKombination aller bekannten Erfindungen entscheidend. Wenn dieErfindung dem Durchschnittsfachmann nach dem gesamten Stand derTechnik nahe lag, fehlt entsprechend die Patentfähigkeit. In der Praxisist eine Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, oftmalsnicht einfach. Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang diver-se so genannte Beweiszeichen entwickelt, die bei der Bewertung her-angezogen werden können.

Die wichtigsten Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischenTätigkeit sind:

Zu derNeuheitsprüfung:BGH GRUR 00, 296 -Schmierfettzusammensetzung;

BGH GRUR 95, 330 -ElektrischeSteckverbindung

Zu § 3 Abs. 3 PatG:BGHZ 88, 209, 217 -Hydropyridin;

EPA (GBK) ABl. 85, 60,62 f. - Zweite medizini-sche Indikation/BAYER;

BGHZ 58, 280, 290 -Imidazoline;

GRUR 82, 549 -Sitosterylglykoside


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Erfinderische Tätigkeit/Neuheitsprüfung)

- wenn das Problem über eine längere Zeitspanne in der Fachwelt bekannt war und ein Bedürfnis für seine Lösung bestand,

- wenn durch die Erfindung eine technische Fehlvorstellung über-wunden wird,

- wenn die neue Lehre ein Überraschungsmoment hat.

Gegen eine erfinderische Tätigkeit spricht:

- wenn dasselbe Problem innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehr-fach gelöst worden ist

Es ist nicht in jedem Fall eine "große = revolutionäre" Erfindung erfor-derlich. Alles was nicht nahe liegt ist patentfähig! Eine "große"Erfindung kann damit aus diversen kleinen Erfindungen bestehen.

Zeitpunkt für die Prüfung der Neuheit

2.3 ZeitpunktIn einigen Fällen kann es von großer Bedeutung sein, auf welchenZeitpunkt bezogen die Prüfung der Merkmale der Neuheit und der erfin-derischen Tätigkeit erfolgt.

Abzustellen ist auf den Tag, der über den Zeitrang des angemeldetenPatents entscheidet, § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG. Dies ist grundsätzlich derTag der Anmeldung. Wichtig ist also, dass vor der Anmeldung liegendeVeröffentlichungen oder sonstige Mitteilungen den späterenPatentschutz vereiteln. Dies gilt auch für Veröffentlichungen durch denErfinder selbst. Eine Veröffentlichung von wissenschaftlichen Gedankendurch den Erfinder selbst kann dazu führen, dass die technischeLösung dann nahe liegt. Dann liegt keine erfinderische Tätigkeit mehrvor und die Erfindung ist nicht mehr patentierbar.

Sollen bereits vor der Anmeldung - etwa im Rahmen des wissenschaft-lichen Austauschs oder der Einwerbung von Forschungsmitteln - Dritteinformiert werden, so müssen Geheimhaltungspflichten vereinbart wer-den (vgl. insoweit die Probleme mit Geheimhaltungspflichten).

Darüber hinaus sind Anmeldungen älteren Zeitrangs neuheitsschädlich,da sie zum Stand der Technik gehören, auch wenn ihr Inhalt der Öffent-lichkeit noch nicht zugänglich geworden ist, § 3 Abs. 2 PatG.

Gewerbliche Anwendbarkeit

2.4 Erfindung gewerblich anwendbar § 5 Abs. 1 PatGEine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn sie auf irgendeinemgewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Gewerbliche Anwendbarkeit)

benutzt werden kann.Der Begriff "Gewerbe" entspricht der üblichenDefinition der Rechtsprechung, ist also:

- eine fortgesetzte, - selbständige, - erlaubte, - auf Gewinn ausgerichtete Tätigkeit- einschließlich der Urproduktion- mit Ausnahme der freien Berufe.

Eine Einschränkung ergibt sich durch dieses Merkmal in der Praxiskaum. Erzeugnisse und Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissensind in den meisten Fällen gewerblich anwendbar. Es kommt nicht dar-auf an, ob sie auch wirtschaftlich verwertbar oder sinnvoll sind.Ausgenommen vom Patentschutz aufgrund des Fehlens gewerblicherAnwendbarkeit sind nur diejenigen Erfindungen, die allein theoretischeBedeutung haben und in einem Gewerbebetrieb nicht praktisch ver-wertbar sind.

Als gewerblich nicht anwendbar gelten gem. § 5 Abs. 2 PatG

- Verfahren zur chirurgischen Behandlung,- Verfahren zur therapeutischen Behandlung und- Diagnostizierverfahren,

sofern die Verfahren den menschlichen oder tierischen Körper betref-fen.

Die Abgrenzung, wann eine nicht patentierbare chirurgische oder thera-peutische Behandlung bzw. ein Diagnostizierverfahren vorliegen, istnicht immer einfach.

Die Abgrenzung, wann eine nicht patentierbare chirurgische oder thera-peutische Behandlung bzw. ein Diagnostizierverfahren vorliegen, istnicht immer einfach.

Nicht patentierbar

Eine chirurgische Behandlungumfasst nicht nur den blutigenEingriff mittels Skalpell, sondernauch die modernen Behand-lungsmethoden mittels Laser etc.

Patentierbar

Nicht dazu zählen aber "alltägli-che" Maßnahmen wie Haareschneiden, Tätowieren oder Ohr-lochstechen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ein Beispiel, in demeine Erfindung nichtgewerblich anwendbarwar:BGHZ 57, 1, 8 - Trioxan

Verfahren zur chirurgi-schen Behandlung:BGH GRUR 01, 321 -Endoprotheseeinsatz


Patente an Hochschulen - Kapitel 2 (Gewerbliche Anwendbarkeit)

Wie oben bereits erwähnt, gelten allerdings Erzeugnisse, insbesondereStoffe und Stoffgemische, die in Anwendung eines derartigen Verfah-rens gewonnen werden, als gewerblich anwendbar.

Ein Beispiel, in demeine Erfindung nichtgewerblich anwendbarwar:BGHZ 57, 1, 8 - Trioxan

Verfahren zur chirurgi-schen Behandlung:BGH GRUR 01, 321 -Endoprotheseeinsatz

Nicht patentierbar

Therapeutische Behandlungenhaben zum Ziel, pathologischeZustände zu heilen oder diesenvorzubeugen. Nicht patentierbarist damit z.B. ein Verfahren zumEntfernen von Zahnbelag.

Ein nicht patentierbares Diagno-stizierverfahren setzt voraus,dass durch das Verfahren

- erkannt wird, dass eine Ab-weichung von einem gesun-den Organismus vorliegt und

- auf welcher Ursache diese Abweichung beruht.

Patentierbar

Patentierbar sind dagegen Ver-fahren, die nicht therapeutischenZielen dienen, z.B. Haarfärbever-fahren, Verfahren zur künstlichenBefruchtung bei Tieren etc.

Patentierbar sind dagegenVerfahren, die nur Zwischen-ergebnisse liefern, selbst wennsie bei der Diagnose zu verwertensind.



Zusammenfassung


I. Eine Erfindung muss, um patentierbar zu sein: - absolut neu sein, - auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und- gewerblich anwendbar sein

II. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technikgehört.

III. Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die Erfindung muss eine gewisse Erfin-dungshöhe aufweisen.

IV. Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn sie auf ir-gendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.



Übersicht

In Kapitel drei wenden wir uns der Frage zu, welche Personen welche konkreten Rechte aus derErfindung herleiten können.

Wer ist Erfinder?

- Miterfinder- Doppelerfindung

Wer hat einen Anspruch auf das Patent?Welche Rechte gewährt die Erfindung?Welche Rechte gewährt das Patent?

Kapitelübersicht:

1. Grundfragen des 3. Kapitels ..................................................................................................302. Erfinder / Miterfinder / Doppelerfindung ................................................................................303. Erfinderpersönlichkeitsrecht...................................................................................................314. Recht auf das Patent / auf Erteilung des Patents .................................................................315. Erschöpfung des Patents.......................................................................................................326. Sachlicher Schutz / Erzeugnispatent / Verfahrenspatent ......................................................337. Zeitlicher und räumlicher Schutz ...........................................................................................348. Schutzbereich des Patents ....................................................................................................349. Schranken des Patentrechts..................................................................................................35

10. Ansprüche bei Patentverletzungen ........................................................................................3511. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten.................................................................................3612. Zusammenfassung.................................................................................................................38


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Grundfragen des 3. Kapitels)

Grundfragen des 3. Kapitels

3. KapitelGegenstand des dritten Kapitels sollen folgende Fragen sein:

- Wer ist Erfinder?- Wer hat ein Recht auf ein Patent?- Welche Rechte gibt ein Patent seinem Inhaber- Welche Rechte stehen dem Patentinhaber bei Verletzungen des

Patents zu?- Gibt es andere Rechte, die einen ähnlichen Schutz gewähren?

Erfinder / Miterfinder / Doppelerfindung

3.1 Wer ist Erfinder?

3.1.1 ErfinderEine technische Erfindung ist eine geistige Leistung. Deswegen kanneine solche Erfindung nur von einer natürlichen Person, also einemMenschen, gemacht werden. Erfinder können deswegen nie juristischePersonen (z.B. Unternehmen) oder Forschungseinrichtungen (z.B.Universitäten/Universitätsinstitute) sein.

3.1.2 MiterfinderEs ist auch möglich, dass mehrere Personen gemeinsam die Erfindungals so genannte Miterfinder machen.Als Miterfinder gilt nur, wer

- durch selbständige geistige Mitarbeit- mit einem schöpferischen Anteil

zur Erfindung beigetragen hat.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Personen keine Miterfindersind, die

- nur völlig nebensächliche Beiträge wie z.B. das Beifügen eines Ausführungsbeispiels nach Abschluss der Erfindung beisteuern,

- nur die Forschung finanzieren,- als weisungsabhängige Hilfspersonen (z.B. Handwerker, Labor-

gehilfen) tätig sind,- nur auf Grund von Vereinbarungen an der Erfindung beteiligt sind.

3.1.3 DoppelerfindungEine Doppelerfindung liegt vor, wenn mehre Erfinder unabhängig voneinander dieselbe Erfindung gemacht haben. Diese Erfinder haben eingleich starkes Recht auf das Patent. Nach § 6 S. 3 PatG steht das

Zur Frage derErfindereigenschaft:BGH GRUR 66, 558,560 - Spanplatten LGNürnberg-Fürth;

GRUR 68, 252, 254


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Erfinder / Miterfinder / Doppelerfindung)

Patent in diesen Fällen dem Erfinder zu, der die Erfindung zuerst beimPatentamt angemeldet hat. (vgl. hierzu auch oben Kapitel 2.1.1.2 undunten).

Erfinderpersönlichkeitsrecht

3.2 Wer hat einen Anspruch auf das Patent?Der (Mit-)Erfinder wird nicht automatisch Inhaber des Patentes.

Insoweit sind zwei Bereiche zu trennen,

- ein persönlichkeitsrechtlicher undein vermögensrechtlicher Bereich.

3.2.1 Persönlichkeitsrechtlicher Schutz des Erfinders:Durch das Erfinden erwirbt der (Mit-) Erfinder ein so genanntes Erfin-derpersönlichkeitsrecht. Dieses Recht hat ausschließlich dieWirkung, dass der Erfinder im Falle einer Patentanmeldung und/oderPatentver-öffentlichung benannt werden muss, §§ 37 Abs. 1, 63 Abs. 1PatG. Sofern mehrere Erfinder gemeinschaftlich tätig waren, hat jederder Er-finder einen Anspruch auf Nennung. DiesesErfinderpersönlichkeits-recht ist nicht übertragbar, weil es Teil des allge-meinen Persönlichkeitsrechts ist. Der Erfinder kann hierauf auch nichtverzichten.

Recht auf das Patent / auf Erteilung des Patents

3.2.2 Vermögensrechtlicher Schutz des Erfinders3.2.2.1 Recht auf das PatentVon der Frage des Erfindungspersönlichkeitsrechts ist die Frage dervermögensrechtlichen Verwertung der Erfindung zu trennen. DieVerwertung einer Erfindung erfolgt im Wesentlichen durch ein Patent(oder ein anderes Schutzrecht). Der Erfinder (oder seinRechtsnachfolger z.B. Erbe) hat nach § 6 S. 1 PatG auf Grund seinerEigenschaft als Erfinder ein Recht auf das Patent.Dieses Recht auf das Patent ist im Unterschied zu demErfinderpersönlichkeitsrecht übertragbar (§ 15 PatG) und zwar auchschon vor Beginn der Forschung. Auf Grund von vertraglichen Abredenkann das Patent einem anderen als dem Erfinder zustehen, insbeson-dere auf Grund von

- Kooperationsverträgen- Finanzierungsverträgen

Vor Abschluss solcher Verträge müssen diese genau geprüft werden: Istder Inhalt wirklich so gewollt? Sollen Dritten Rechte zugestanden wer-

BGH GRUR 78, 583,585 LG Nürnberg-Fürth;

GRUR 68, 252, 253;


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Recht auf das Patent/auf Erteilung des Patents)

den? Wenn ja welche, mit welcher Gegenleistung? Sofern der Erfinderin solchen Verträgen sein Recht auf das Patent einem anderen übertra-gen hat, sind diese Verträge grundsätzlich wirksam und können regel-mäßig nicht rückgängig gemacht werden.Wie der Lateiner sagt: "pacta sunt servanda", Verträge müssen einge-halten werden.

3.2.2.2 Das Recht auf Erteilung des PatentsWie schon einige Male angesprochen, ist für die Patenterteilung eineAnmeldung erforderlich. Diese Anmeldung hat für den Zeitrang ent-scheidende Bedeutung. Ein Patent anmelden kann jeder, nicht nur derErfinder, § 7 PatG! Sofern ein Nichterfinder ein Patent missbräuchlichanmeldet, kann der berechtigte Erfinder allerdings hiergegen vorgehen.Die einzelnen Möglichkeiten sollen hier aus Zeitgründen nicht behandeltwerden. Allgemein gilt: Solche Prozesse kosten viel Zeit, Geld undNerven.Dies bedeutet im Ergebnis, dass die Geheimhaltung nicht nur für dieFrage der Neuheit der Erfindung eine entscheidende Bedeutung hat.Nach der alten Volksweisheit: "Reden ist Silber und Schweigen istGold".

Erschöpfung des Patents

3.3 Das Recht aus dem PatentEin Patent gewährt seinem Inhaber ein ausschließliches Bestimmungs-recht hinsichtlich der Erfindung. Das bedeutet: Der Patentinhaber unter-liegt hinsichtlich des Patents keinen Einschränkungen, insbesondere

- darf er die Erfindung selbst benutzen,- hat er das Recht, für eine Gegenleistung (zgebühr) dieses Recht

einer anderen Person zu verschaffen oder auf mehrere andere Per-sonen zu verteilen (§ 15 PatG) und

- darf er das Patent veräußern.

Der Schutz ist aber erschöpft (Erschöpfung des Patentrechts), wenn derPatentinhaber oder - mit seiner Zustimmung - ein anderer den Patent-gegenstand in Verkehr gebracht hat. Der Patentinhaber hat nach demersten berechtigten Inverkehrbringen keine Rechte mehr gegenüberdem Erwerber hinsichtlich des Patentgegenstandes. Der Erwerber kannüber den Patentgegenstand in jeder Hinsicht frei verfügen und diesennach Belieben gebrauchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass derPatentinhaber beim ersten Inverkehrbringen seinen "Lohn" schon erhal-ten hat.

Beispiel: Mit einem Patent wird ein neuer revolutionärer Computer her-gestellt. Dieser Computer wird verkauft. Dieser Käufer hat dann dasRecht, ohne Zustimmung des Patentinhabers den Computer weiterzu-verkaufen.

Zur Erschöpfung desPatentrechts:BGH GRUR 73, 518,520 - Spielautomat II;

BGH GRUR 59, 232,233 - Förderrinne


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Erschöpfung des Patents)

Der Schutz eines Patentes gilt außerdem nicht unbegrenzt, sondern hat

- sachliche = inhaltliche, - zeitliche und- räumliche

Grenzen.

Sachlicher Schutz / Erzeugnispatent / Verfahrenspatent

3.3.1 Sachlicher SchutzDer sachliche Schutz eines Patentes bestimmt sich nach den §§ 9 (und10) PatG.

Der sachliche Schutz bei einem Verfahrenspatent und einemErzeugnispatent ist, wie schon oben in Kapitel 1.3 erörtert, unterschied-lich. Deswegen ist bei der Patentanmeldung genau zu überlegen, wasfür ein Patent angestrebt wird oder ob gegebenenfalls jeweils ein Patentnach jeder der beiden Patentkategorien gewollt ist.

3.3.1.1 ErzeugnispatentEin Patentinhaber eines Erzeugnispatentes kann nach § 9 S. 2 Nr. 1PatG jedem Dritten verbieten, das Erzeugnis

- herzustellen,- in Verkehr zu bringen,- zu gebrauchen,

sowie es zu solchen Zwecken

- einzuführen oder- zu besitzen.

Der Patentinhaber kann also alle denkbaren Nutzungen des nach deräußeren Gestalt oder stofflicher Zusammensetzung beschriebenenGegenstandes verbieten.

3.3.1.2 VerfahrenspatentDer Patentinhaber eines Verfahrenspatentes kann nach § 9 S. 2 Nr. 2und 3 PatG Dritten Folgendes verbieten:

- das Verfahren anzuwenden oder anzubieten (§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG),- nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG durch Anwendung des geschützten Ver-

fahrens gewonnene Erzeugnisse- anzubieten,- in Verkehr zu bringen oder- es zu solchen Zwecken einzuführen oder zu besitzen.


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Sachlicher Schutz/Erzeugnis-/Verfahrenspatent)

Der Patentinhaber ist also nur im Hinblick auf die Anwendung genaudes patentierten Verfahrens geschützt. Gerade durch den Vergleich von§ 9 S. 2 Nr. 1 und Nr. 3 PatG wird die unterschiedliche Reichweite desSchutzes eines Verfahrenspatentes im Vergleich zu dem einesErzeugnispatentes deutlich. Die Verbietungsrechte des Erfinders sindinsoweit identisch allerdings mit dem Unterschied, dass bei demVerfahrenspatent das Erzeugnis durch Anwendung des geschütztenVerfahrens hergestellt worden sein muss. Bei dem Erzeugnispatent gibtes diese Einschränkung nicht.

Zeitlicher und räumlicher Schutz

3.3.2 Zeitlicher SchutzDer Schutz eines Patentes beginnt mit der Erteilung des Patentes, § 58PatG. Die Erteilung des Patentes erfolgt aber regelmäßig erst Jahrenach der Anmeldung. Deswegen hat der Erfinder von der Zeit ab derVeröffentlichung der Anmeldeunterlagen einen Entschädigungs-anspruch gem. § 33 Abs. 1 PatG.Der Schutz eines Patentes endet mit dessen Erlöschen. Als wichtigsteErlöschungsgründe sind zu nennen:

- Ablauf der maximalen Schutzdauer von 20 Jahren, § 16 PatG,- Verzicht des Berechtigten, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG,- Nichtbezahlen der Jahresgebühr, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

3.3.3. Räumlicher SchutzEin nationales deutsches Patent entfaltet nur in Deutschland Wirkung.Der Erfinder hat auf Grund eines deutschen Patentes keine Rechte imAusland. Er kann die Benutzung der Erfindung im Ausland nicht verhin-dern. Er kann nur den Import der im Ausland hergestellten Produktenach Deutschland verbieten. Sofern ein internationaler Schutz ange-strebt wird, muss die Erfindung auch international geschützt werden.Der internationale Schutz kostet aber mehr als der nationale.Grundsätzlich müssen in jedem Land für die Laufzeit Gebühren entrich-tet werden.

Schutzbereich des Patents

3.3.2 PatentverletzungSofern ein Patent verletzt wird, stehen dem Inhaber diverse Rechte zu.

Bevor wir diese Rechte im Einzelnen erörtern, wollen wir uns - erneut -mit dem Schutzbereich des Patents befassen. Zentrale Norm istinsoweit § 14 S. 1 PatG. Hiernach wird die Reichweite des Patentsdurch die Patentansprüche bei der Patentanmeldung bestimmt. Durchdie Formulierung der Patentansprüche erfolgt nicht nur die Einteilung in


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Schutzbereich des Patents)

ein Erzeugnis- oder Verfahrenspatent. Es wird auch genau festgelegt,was die Erfindung im Detail ausmacht. Nur was in den Patentansprü-chen Ausdruck gefunden hat, ist geschützt, was in den Patentansprü-chen nicht erwähnt ist, ist dementsprechend auch nicht geschützt.

Daneben sind natürlich noch die oben dargestellten zeitlichen undräumlichen Grenzen zu berücksichtigen.

Schranken des Patentrechts

3.4.1 Schranken des PatentrechtsEine Patentverletzung liegt nicht vor, wenn die betroffene Handlung vonden §§ 11-13 PatG gedeckt ist, den so genannten Schranken desPatentrechts. Die wichtigsten Schranken sind:

- Handlungen, die im privaten zu nichtgewerblichen Zwecken vorge-nommen werden (§ 11 Nr. 1 PatG),

- Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen (§ 11 Nr. 2 PatG),

- Benutzungen, die vom Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG ge-deckt sind. Das bedeutet, dass der Patentinhaber gegenüber dem-jenigen, der vor der Patenterteilung die Erfindung in Benutzung genommen hatte, keine Rechte hat.

Ansprüche bei Patentverletzungen

3.4.2 Ansprüche bei PatentverletzungenSofern eine Verletzung eines Patents festgestellt wurde, die auch nichtvon den Schranken des Patentrechts gedeckt ist, hat der Patentinhaberim Wesentlichen folgende Rechte:

- Anspruch auf Unterlassung der Verletzung des Patentrechts, § 139Abs. 1 PatG,

- Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über den Umfang der Patentverletzung. Dieser Anspruch ist verschuldensunabhängig und gewohnheitsrechtlich anerkannt.

- Anspruch auf Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG. Hierbei muss allerdings ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) des Verlet-zers festgestellt werden.

Der Patentinhaber hat bei seinem Schadensersatzanspruch dreiMöglichkeiten, den Schaden zu berechnen:

- Er kann den entgangenen Gewinn geltend machen;- Er kann die Herausgabe des von dem Verletzer gemachten Ge-

winns verlangen oder- Er kann den Betrag geltend machen, den er durch die Erteilung

einer Lizenz hätte einnehmen können (Lizenzanalogie).

Zur Benutzung zuVersuchszwecken:BGH Mitt. 97, 253 f. -Klinische Versuche II;

Zur Vorbenutzung:BGH GRUR 65, 411,413 -Lacktränkeeinrichtung

Zum Anspruch aufRechnungslegung:BGH GRUR 57, 535,536 - Rechnungslegung;

Zu den drei Berechnun-gsmöglichkeiten desSchadensersatzes:BGHZ 77, 16 18 ff. -Tolbutamid zum entgan-genen Gewinn;

BGH GRUR 62, 401 -Kreuzbodenventildeckezur Herausgabe desVerletzergewinns;

BGH GRUR 66, 375,375 - Messmer Tee II zurLizenzanalogie

Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

3.5 Abgrenzung zu anderen SchutzrechtenAbschließend soll das Patentrecht von anderen Schutzrechten abge-grenzt werden.

3.5.1. GebrauchsmusterDas Gebrauchsmuster ist "der kleine Bruder des Patentrechts". DieseBezeichnung ist passend, weil die Anforderungen, die an dasSchutzrecht gestellt werden, geringer sind als bei dem Patenterwerb.

Der sachliche Schutz eines Gebrauchsmusters ist im Wesentlichenidentisch mit dem sachlichen Schutz eines Erzeugnispatentes, § 11Gebrauchsmustergesetz (GebrMG).

Die Hauptunterschiede zum Patentrecht sind:

- der Schutz endet spätestens nach 10 Jahren (§ 23 Abs. 1 GebrMG, beim Patent 20 Jahre)

- durch die Eintragung wird nicht festgestellt, dass das Recht tat-sächlich besteht, es handelt sich um ein ungeprüftes Schutzrecht.Jeder kann gegen das Recht vorgehen (§ 13 GebrMG). Ein einge-tragenes Patentrecht ist dagegen ein geprüftes Schutzrecht, das nur sehr schwer zu Fall gebracht werden kann.

- Verfahren sind nicht gebrauchsmusterfähig, § 2 Nr. 3 GebrMG

3.5.2. HalbleiterschutzNach § 1 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz werden die dreidimensionalenStrukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen(Topographien), sowie deren Herstellung geschützt. Auch für denHalbleiterschutz ist eine Anmeldung beim Patentamt erforderlich.

Schutz Erfindungen

Voraussetzungen - Neuheit (hier ist das GebrMG großzügiger als das PatG, vgl. § 3 Abs. 1 GebrMG)

- erfinderischer Schritt (die Erfindung muss über das rein handwerkliche Können hinausgehen, eine Erfindungs-höhe wie beim Patentrecht ist aber nicht erforderlich)

- gewerblich anwendbar

Materielle Prüfung Nein

Schutzdauer Maximal 10 Jahre


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Abgrenzung zu anderen Schutzrechten)


Patente an Hochschulen - Kapitel 3 (Abgrenzung zu anderen Schutzrechten)

3.5.3. SortenschutzrechtZüchtungstätigkeit im Hinblick auf neue Pflanzenarten wird durch dasSortenschutzgesetz geschützt. Im Unterschied zum Patentrecht wer-den dort auch reine Entdeckungen z.B. von Mutanten geschützt. Fernerist es unerheblich, ob die Züchtung wiederholbar ist.

3.5.4. Geschmacksmusterrecht/MarkenrechtDurch das Geschmacksmusterrecht wird die äußere Gestaltung desProduktes geschützt. Die äußere Gestaltung und der Name desProduktes können zudem nach dem Markengesetz schutzfähig sein.Durch das Geschmacksmusterrecht und das Markenrecht wird alsonicht eine technische Erfindung geschützt. Es geht um die ästhetischeForm und nicht um die Lösung eines technischen Problems. Bei demMarkenrecht geht es zudem primär um die Kennzeichnung einesProduktes (z.B. "Persil" für Waschmittel oder "Fön" für Haartrockner).



Zusammenfassung


I. Eine technische Erfindung ist eine geistige Leistung. Daher kann sie nur von einer natürlichen Person (Mensch) gemacht werden.Er-finder können deswegen nie juristische Personen (z.B. Unterneh-men) oder Forschungseinrichtungen (z.B. Universitäten/Univer-sitätsinstitute) sein.

II. Mehrere Personen können bei einer Erfindung als Miterfinder mit-wirken. Der Miterfinder muss durch selbstständige geistige Mit-arbeit mit einem schöpferischen Anteil zur Erfindung beigetragenhaben.

III. Doppelerfinder sind Personen, die unabhängig voneinander das-selbe erfinden.

IV. Das nicht übertragbare Erfinderpersönlichkeitsrecht gewährt dem Erfinder das Recht, im Falle einer Patentanmeldung und/oder Patentveröffentlichung benannt zu werden.

V. Von dem Erfindungspersönlichkeitsrecht ist die vermögensrecht-liche Verwertung der Erfindung zu trennen. Die Verwertung einer Erfindung erfolgt im Wesentlichen durch ein Patent (oder ein ande-res Schutzrecht).

VI. Der Erfinder hat nach auf Grund seiner Eigenschaft als Erfinder ein Recht auf das Patent. Dieses Recht auf das Patent ist im Unter-schied zu dem Erfinderpersönlichkeitsrecht übertragbar und zwar auch schon vor Beginn der Forschung.

VII. Beim Schutz eines Patentes sind die sachlichen, zeitlichen und räumlichen Grenzen zu beachten.

VIII. Ansprüche des Patentinhabers bei Verletzung seines Patent-rechts:- verschuldensunabhängig: Unterlassung der Verletzung des Pa-

tentrechts, - verschuldensunabhängig: Auskunft und Rechnungslegung

über den Umfang der Patentverletzung. - Verschuldensabhängig: Schadensersatz



Übersicht

Im vierten Kapitel werden zunächst kurz die internationalen Schutzmöglichkeiten dargestellt.Sodann wollen wir uns etwas ausführlicher dem nationalen Verfahren einer Patenterteilung wid-men.

Möglichkeiten des Schutzes im Ausland

- ausländisches nationales Patent - europäisches Patent- internationale Anmeldung

Nationales Patenterteilungsverfahren

Kapitelübersicht:

1. Einführung Kapitel 4...............................................................................................................402. Überblick über den Schutz im Ausland .................................................................................403. Darstellung Schutzmöglichkeiten Europa ..............................................................................414. Funktion des Patenterteilungsverfahrens...............................................................................425. Patentanmeldung ...................................................................................................................426. Offensichtlichkeitsprüfung und Offenlegung..........................................................................437. Patentantrag...........................................................................................................................448. Rechtsmittel und Jahresgebühr .............................................................................................459. Zusammenfassung.................................................................................................................46


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Einführung Kapitel 4)

Eiführung Kapitel 4

4. KapitelNachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit denGrundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für dieErteilung eines Patents beschäftigt haben, wollen wir nun dasPatenterteilungsverfahren besprechen.Wie bereits in Kapitel 3.3.3 angesprochen, gilt es hinsichtlich des räum-lichen Schutzes zwischen

- Deutschland und- dem Ausland

zu differenzieren. Ein nationales deutsches Patent entfaltet nur inDeutschland Wirkung, sofern auch ein internationaler Schutz ange-strebt wird, muss die Erfindung auch international geschützt werden.

Gegenstand dieses Kurses ist im Wesentlichen das nationale (deutsche)Patentrecht. Dennoch wollen wir zunächst kurz die internationalenSchutzmöglichkeiten darstellen, bevor wir das nationale Verfahrenbesprechen.

Überblick über den Schutz im Ausland

4.1 Möglichkeiten des Schutzes im AuslandEin nationales Patent wirkt nur innerhalb des jeweiligen Staates (verglei-che insoweit Kapitel 3.3.3). Deswegen muss gegebenenfalls auch imAusland ein Schutz herbeigeführt werden.

Im Wesentlichen gibt es folgende Möglichkeiten:

- ausländisches nationales Patent (hierzu 4.1.1)- europäisches Patent (hierzu 4.1.2)- internationales Patent (hierzu 4.1.3)

4.1.1 Ausländisches nationales PatentEs besteht die Möglichkeit, ein nationales ausländisches Patent ent-sprechend den jeweiligen Vorschriften des Landes, in dem patentrecht-licher Schutz begehrt wird, zu erwerben. Dazu wird die Erfindung beiden Patentämtern derjenigen Staaten angemeldet, in denen der Schutzgewünscht wird. Dieses ausländische Patent wirkt dann ausschließlichin diesem Staat. Die Prüfung der sachlichen Patentvoraussetzungenerfolgt meist wie in Deutschland (dazu gleich unten) auf einengesonderten Antrag hin. Unterschiedlich ist dabei allerdings diePrüfungshöhe der einzelnen Voraussetzungen.

4.1.2 Europäisches PatentGrundlage eines europäischen Patentes ist das "Übereinkommen überdie Erteilung europäischer Patente" (EPÜ). Ein europäisches Patent hat


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Überblick über den Schutz im Ausland)

den Vorteil, dass nur eine Patentanmeldung erforderlich ist, derAnmelder aber ein Patent in allen wichtigen europäischen Staatenerhält. Die Schutzwirkungen in den einzelnen Ländern richten sich dannwiederum nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen. Das europä-ische Patent hat also in den Vertragsstaaten dieselbe Wirkung wie einnational erteiltes Patent. Insoweit ist der Begriff "europäisches Patent"missverständlich. Es zerfällt in einzelne nationale Patente (Art. 64 Abs.1 EPÜ). Es wird in jedem der entsprechenden Staaten wie ein nationa-les Patent behandelt. Die Anmeldung kann in deutscher Sprache beimEuropäischen Patentamt in München erfolgen. Die Kosten eines euro-päischen Patentes sind allerdings in der Regel deutlich höher als dieKosten eines nationalen Patentes.

4.1.3 Internationale AnmeldungRechtsgrundlage einer internationalen Anmeldung ist derPatentzusammenarbeitsvertrag (PCT), den alle wichtigen Industrie-nationen unterzeichnet haben. Auch bei diesem Verfahren erfolgtzunächst eine einheitliche Anmeldung für alle die Staaten, in denen vor-aussichtlich Schutz begehrt wird. Eine Anmeldung nach dem PCTerfolgt bei deutschen Anmeldern grundsätzlich beim Deutschen Patentund Markenamt (DPMA). Auch ein Patent nach dem PCT wirkt nur wieein nationales Patent.

Darstellung Schutzmöglichkeiten Europa

Darstellung ausländische nationale Patente und europäisches Patent:


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Funktion des Patenterteilungsverfahrens)

Funktion des Patenterteilungsverfahrens

4.2 Nationales PatenterteilungsverfahrenNach diesem kurzen Überblick über die Möglichkeiten eines internatio-nalen Schutzes wollen wir uns jetzt dem nationalen Patenterteilungs-verfahren zuwenden.

Am Ende dieses Verfahrens steht ein (geprüftes) Patent. Dies bedeutet,dass sich der Patentinhaber in einem Verletzungsprozess auf seinPatent berufen kann. Der Verletzer kann sich in diesemVerletzungsprozess nicht darauf berufen, dass das Patent zu Unrechterteilt worden sei (z.B. dass nicht die erforderlich Erfindungshöhe vor-gelegen habe oder dass die Erfindung nicht gewerblich anwendbar sei).Solche Einwendungen gegen das Patent als solches können nur ineiner gesonderten Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden (§ 22 inVerbindung mit § 21 PatG).

In einem Verletzungsprozess kann sich der Verletzer also nur nochdamit verteidigen, dass keine Patentverletzung vorliegt, d.h. dass derSchutzbereich des Patentes nicht verletzt wurde. Wenn von demVerletzer eine Nichtigkeitsklage eingereicht wird, setzt das Gericht denVerletzungsprozess grundsätzlich aus, d.h. der Prozess wird erst nachAbschluss der Nichtigkeitsklage weitergeführt. Ein Verletzungsprozessist deswegen bei Patenten grundsätzlich viel einfacher zu führen als einVerletzungsprozess bei einem Gebrauchsmuster. Ein Gebrauchsmusterist kein geprüftes Schutzrecht, so dass sich der Verletzer im Prozessdarauf berufen kann, es läge kein rechtsbeständiges Gebrauchsmustervor. Dies muss dann direkt im Verletzungsprozess und nicht in einemgesonderten Verfahren geprüft werden. Es ist also viel einfacher, einenEinwand gegen das Gebrauchsmuster als gegen das Patent vor Gerichtgeltend zu machen.

Wegen dieser absoluten Wirkung des Patentes dient dasPatenterteilungsverfahren dazu, abschließend die Patentfähigkeit derErfindung zu überprüfen.

Patentanmeldung

Das Patenterteilungsverfahren kann grob in

- die Anmeldung und- die Prüfung

unterteilt werden.


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Patentanmeldung)

4.2.1 AnmeldungDas Patenterteilungsverfahren beginnt mit der Anmeldung beimDeutschen Patent und Markenamt (DPMA), § 34 PatG. Die Anmeldungkann jeder vornehmen, nicht nur der Erfinder selbst, § 7 PatG. Insofernwird noch einmal auf das Bedürfnis der Geheimhaltung hingewiesen.

Bei der Anmeldung ist die Erfindung genau zu bezeichnen. DieFormulierung der Patentansprüche hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen,da die in der Anmeldung aufgeführten Patentansprüche die Reichweitedes zukünftigen Patentes bestimmen.

Bei der Anmeldung ist ferner Folgendes zu beachten:

- Die unbedingt notwendigen Angaben ergeben sich aus § 34 Abs. 3PatG. - Name des Anmelders- Antrag auf Erteilung eines Patentes- Einen oder mehrere Patentansprüche in denen angegeben wird,

was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll- Eine Beschreibung der Erfindung- Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche beziehen

- Bei den formellen Anforderungen einer Patentanmeldung ist dievon DPMA erlassene Patentverordnung (PatV, gültig ab 15.10.2003) zu beachten. Die Anmeldung muss nicht ausschließlich aus einer schriftlichen Darstellung der Erfindung bestehen. (Ergänzend) können auch Zeichnungen eingereicht werden.

- Die Erfindung muss in der Anmeldung so- deutlich und- vollständig offenbart werden,dass ein Fachmann sie ausführen kann, § 34 Abs. 4 PatG. Der Fachmann muss mit zumutbarem Aufwand die Erfindung ausführen können. Hierbei ist es ausreichend, wenn die Auswertung anfäng-licher Fehlschläge den Fachmann auf den richtigen Weg bringt. Zu viele Fehlversuche sind aber auch schädlich.

- Es ist bei der Anmeldung die Anmeldegebühr zu zahlen. Die aktuel-len Gebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz (http://transpatent.com/gesetze/pkosteng.html). Sofern diese Ge-bühr auch einen Monat nach Aufforderung durch das DPMG nicht gezahlt wird, gilt der Antrag als zurückgenommen, § 34 Abs. 6 PatG.

Offensichtlichkeitsprüfung und Offenlegung

4.2.2 Prüfung des PatentanspruchsDie Prüfung des Patentanspruchs erfolgt zweistufig.

- Zunächst erfolgt eine Offensichtlichkeitsprüfung (hierzu 4.2.2.1).- Sodann erfolgt die eigentliche sachliche Prüfung (hierzu 4.2.2.3).

Zum DPMA und denbei einer Anmeldung zubenutzenden Formula-ren:http://www.dpma.de/index.htm;

Der Text der Patentver-ordnung:http://transpatent.com/gesetze/patv.html;

Zum zumutbarenAufwand für denFachmann:BGH GRUR 76, 213,214 - rSp Brillengestelle


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Offensichtlichkeitsprüfung und Offenlegung)

4.2.2.1 OffensichtlichkeitsprüfungNach Eingang der Anmeldung wird diese zunächst durch das DPMA

- auf Einhaltung der Formvorschriften und- auf offensichtliche Mängel

überprüft, § 42 Abs. 2 PatG.

Die Prüfung gem. § 42 Abs. 2 PatG erstreckt sich also nicht auf dieFrage, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeitberuht. Es wird im Wesentlichen überprüft,

- ob seinem Wesen nach keine Erfindung vorliegt,- ob die Erfindung gewerblich anwendbar ist,- ob ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt.

Werden Formmängel oder offensichtliche sachliche Mängel festgestellt,wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist dieseMängel zu beseitigen, § 42 Abs.1 PatG. Sofern das DPMA der Meinungist, dass es sich um eine nicht patentfähige Erfindung handelt, gibt esdem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme, § 42 Abs.2 PatG.

4.2.2.2 OffenlegungUnabhängig von dem Verfahrensstand wird nach 18 Monaten (bezogenauf den Anmelde- oder Prioritätstag) die Patentanmeldung offen gelegt,§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG. Von diesem Zeitpunkt der Offenlegung an kanndie Benutzung der Erfindung durch Dritte Entschädigungsansprüchezugunsten des Anmelders auslösen. Die Offenlegung geschieht durchVeröffentlichung des Offenlegungshinweises im Patentblatt (§ 32 Abs. 5PatG) und Herausgabe der Anmeldungsunterlagen als Offenlegungs-schrift (§ 32 Abs.2 PatG). Der Patentanmelder kann sich mit einerVorziehung der Offenlegung einverstanden erklären. Hierdurch kann ererreichen, dass die Offenlegungsschrift als Sperrveröffentlichung allenspäteren Veröffentlichungen entgegensteht. Andererseits hat durch dieOffenlegung jedermann die Möglichkeit einer Kenntnisnahme der Erfin-dung.

Patentantrag

4.2.2.3 Sachliche PrüfungEine sachliche Prüfung durch das DPMA setzt einen entsprechendenPrüfungsantrag voraus, § 44 Abs.1 PatG.

Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Art "Vorschaltprüfung". In die-sem Fall wird nach § 43 Abs. 1 S. 1 PatG ein Rechercheantrag gestellt.Die Recherche ermöglicht einen recht zuverlässigen Überblick über deneinschlägigen Stand der Technik. Das Ergebnis ist ein Recherchebe-


Patente an Hochschulen - Kapitel 4 (Patentantrag)

bericht, in dem eine Liste von Druckschriften dem Antragsteller mitge-teilt wird, die sich auf den Anmeldegegenstand beziehen und der Pa-tentfähigkeit entgegenstehen könnten. Es findet aber noch keine sach-liche Prüfung durch das DPMA statt. Der Anmelder muss dieBewertung der Druckschriften selbst vornehmen. Er erhält aber die Mö-glichkeit, relativ sicher abzuschätzen, ob die Erfindung patentfähig ist.Diese Vorgehensweise hat ferner den Vorteil, dass die Gebühr niedrigerist, als die Gebühr des Prüfungsantrages selbst und der Aufwand eineskomplexen Prüfungsantrages vermieden wird. (Die Gebühren bestim-men sich nach dem Patentkostengesetz http://transpatent.com/geset-ze/pkosteng.html).

Die eigentliche Prüfung der Patentfähigkeit erfolgt nur auf besonderenAntrag, § 44 Abs. 1 PatG. Dieser Antrag muss spätestens sieben Jahrenach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Andernfalls gilt dieAnmeldung als zurückgenommen, § 58 Abs. 3 PatG.

Gegenstand der Prüfung stellen die Fragen dar, ob

- die Formalitäten der Anmeldung beachtet sind- die sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind (insbesondere Neuheit

und Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit)

Für den Antrag ist eine Gebühr zu entrichten, die sich vermindert, wennvorher ein Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt wurde. (DieGebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz http://trans-patent.com/gesetze/pkosteng.html). Der unmittelbare Prüfungsantraghat den Vorteil, dass der Anmelder sehr bald Klarheit über diePatentfähigkeit des Anmeldegegenstandes hat. Eine direkteAnmeldung ohne vorhergehenden Rechercheantrag ist z.B. dann zuempfehlen, wenn die Erfindung schon genutzt wird. Im Erfolgsfall wirddas Patent erteilt, § 49 Abs. 1 PatG.

Rechtsmittel und Jahresgebühr

4.2.2.4 Beschwerde- und EinspruchsverfahrenGegen die Ablehnung der Patenterteilung kann der AntragstellerBeschwerde, Dritte können gegen die Erteilung des Patentes Einsprucheinlegen. Das Beschwerde- und Einspruchsverfahren wollen wir ausZeitgründen nicht nüher erläutern. Es spielt für den Laien auch keinepraktische Rolle, da hierfür in jedem Fall professionelle Hilfe inAnspruch genommen werden sollte.

4.2.2.5 JahresgebührFür die Aufrechterhaltung des Patentes ist für das dritte Jahr und jedesfolgende Jahr gerechnet vom Anmeldetag eine Gebühr zu entrichten.Die Gebühr steigt mit zunehmender Schutzdauer an.



Zusammenfassung


I. Das Patenterteilungsverfahren beginnt mit der Anmeldungbeim Deutschen Patentamt (DPMA).

II. Bei der Patentanmeldung sind die §§ 34 ff. PatG und die Patent-verordnung zu beachten. Die Anmeldung kann jeder vornehmen, nicht nur der Erfinder selbst, § 7 PatG.

III. Nach der Anmeldung erfolgt eine zweistufige Prüfung (Offen-sichtlichkeitsprüfung § 42 Abs. 2 und sachliche Prüfung nach § 44 Abs. 1)

IV. Für ein ausländisches nationales Patent wird die Erfindung bei den Patentämtern in den einzelnen Staaten angemeldet. Das aus-ländische Patent wirkt dann ausschließlich in dem jeweiligen Staat.

V. Für ein europäisches Patent auf Grundlage des "Übereinkom-mens über die Erteilung europäischer Patente" (EPÜ) ist nur eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt in München erforder-lich. Es wird in jedem der entsprechenden Staaten wie ein nationa-les Patent behandelt.



Übersicht

In Kapitel fünf wenden wir uns den besonderen Reglungen für Erfindungen an Hochschulen zu.Hier werden wir zunächst einige Begrifflichkeiten näher definieren.

Was ist eine "Hochschule"? Wer sind Hochschulbeschäftigte? Was ist ein Hochschulwissenschaftler?

Kapitelübersicht:

1. Einführung Kapitel 5...............................................................................................................482. Zeitlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG....................................................................483. Begriff der Hochschule ..........................................................................................................494. Hochschulbeschäftigte ..........................................................................................................505. Hochschulwissenschaftler I ...................................................................................................506. Hochschulwissenschaftler II ..................................................................................................517. Begriff der Diensterfindung ....................................................................................................528. Aufgabenerfindung allgemein ................................................................................................529. Aufgabenerfindung Sonderfragen..........................................................................................53

10. Erfahrungserfindung...............................................................................................................5411. Geltung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes......................................................................5412. Zusammenfassung.................................................................................................................56



Einführung Kapitel 5

5. Kapitel

In Kapitel 5 soll der erste Teil der speziellen Regelungen für Erfindungenan Hochschulen dargestellt werden. In den nächsten Kapiteln werdenwir dann auf die Grundlagen dieses Kapitels zurückgreifen.

Wieso brauchen wir besondere Regelungen für Erfindungen, die anHochschulen gemacht werden? Das Arbeitnehmererfindungsgesetz(ArbEG) ist für alle Arbeitnehmer im privaten und öffentlichen Dienst,Beamte und Soldaten anwendbar (§ 1 ArbEG). Arbeitsergebnisse(Erfindungen) eines Arbeitnehmers oder Beamten stehen danachgrundsätzlich dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn zu. Dieser arbeits- unddienstrechtliche Grundsatz steht dabei im Widerspruch zum bereitsdargestellten Erfinderprinzip (nach dem Erfinderprinzip steht dieErfindung dem Erfinder selbst zu).

Zentrale Norm für Hochschulangehörige ist der § 42 ArbEG, welcher dieBesonderheiten für Erfindungen an Hochschulen regelt. Ziel dieserRegelung ist es, das Patentaufkommen an den Hochschulen zu stei-gern sowie die wirtschaftliche Verwertung der Patente zu fördern. DenHochschulen wird dabei direkt die Möglichkeit der Inanspruchnahmevon Patenten gegeben, d.h. die Hochschulen können Erfindungen ihrerMitarbeiter zum Patent anmelden und ihre wirtschaftliche Verwertungbetreiben. Zum Ausgleich erhält der Erfinder eine 30 %ige Vergütungder Verwertungserlöse.

Zeitlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG

5.1 Zeitlicher AnwendungsbereichWenn eine Erfindung an einer Hochschule gemacht wurde, solltezunächst ein kurzer Blick auf die Frage geworfen werden, ob § 42ArbEG für diesen konkreten Fall überhaupt zeitlich anwendbar ist.

Hier hilft § 43 ArbEG weiter:

§ 42 ArbEG ist grundsätzlich auf alle nach dem 06.02.2002 gemachtenErfindungen anwendbar, wobei "gemacht" im Sinne von "fertig stellen"gemeint ist.

Auf Erfindungen, die vor dem 07.02.2002 gemacht wurden, ist § 42 a.F.(alte Fassung) weiterhin anwendbar, § 43 Abs. 2 S. 1 ArbEG. SolcheErfindungen sind damit freie Erfindungen, für die das ArbEG nur teil-weise gilt (dazu später, Kaptitel 6.1). § 43 Abs. 2 S. 2 ArbEG eröffnetden geschützten Personen jedoch die Möglichkeit, diese Erfindungender Hochschule anzubieten. Diese Option ist insbesondere dann inter-


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Zeitlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG)

essant, wenn bereits Förder- und Unterstützungsprogramme an derHochschule bestehen, welche dem Erfinder die Risiken und Kosteneiner Schutzrechtsanmeldung gegen Übertragung der Erfindungabnehmen wollen.

Ausnahme zu dem Grundsatz, dass § 42 ArbEG auf alle nach dem06.02.2002 gemachten Erfindungen anwendbar ist:Ausnahme nach § 43 Abs. 1 S. 2 ArbEG:

- Sofern sich Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Assis-tenten (dies sind die Personen, die vom Anwendungsbereich des § 42 ArbEG a.F. erfasst werden ) an einer wissenschaftlichen Hochschule

- vor dem 18.07.2001 (dies ist der Tag, an dem der Kabinettsbe-schluss über das Änderungsgesetz zu § 42 ArbEG gefasst wurde,daher leitet man nur bis zu diesem Tag Vertrauensschutz der Ver-tragsparteien auf eine unveränderte Rechtslage ab

- einem Dritten gegenüber vertraglich verpflichtet haben, Rechte an ihrer Erfindung zu übertragen.

In diesem Fall findet § 42 ArbEG a.F. noch für die Zeit bis zum07.02.2003 Anwendung, um so die Abwicklung und Anpassung dieserKooperationsverträge zu ermöglichen. Sofern die Parteien bis zu die-sem Datum keine Anpassung vorgenommen haben, so gilt für ab dem07.02.2003 fertig gestellte Diensterfindungen, dass eventuelleVerfügungen gem. § 7 Abs. 3 ArbEG gegenüber dem Dienstherrnunwirksam sind, soweit dessen Recht dadurch beeinträchtigt wird. AlsFolge könnte eine Schadensersatzpflicht des Erfinders gegenüber sei-nem Vertragspartner unter den Voraussetzungen der §§ 311a Abs. 2,275 Abs. 1 BGB entstehen.

Begriff der Hochschule

5.2 Geltungsbereich des § 42 ArbEG§ 42 ArbEG bietet den Hochschulen die Möglichkeit, die Verwertung fürDiensterfindungen der an der Hochschule Beschäftigten zu betreiben.Unter den persönlichen Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fällt dahergrundsätzlich das gesamte Hochschulpersonal, eine Unterscheidungim Hinblick auf den Status der Beschäftigung erfolgt nicht. Der Erfindererhält als Ausgleich eine Vergütung in Höhe von 30% der durch dieVerwertung erzielten Einnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbEG).

Auf diese Folgen werden wir ausführlich in Kapitel 7 eingehen.

Betrachten wir an dieser Stelle aber zunächst die einzelnenVoraussetzungen des § 42 ArbEG:

Klarstellung, dass nun-mehr auch Fachhoch-schulen in § 42 ArbEGeinbezogen sind, in deramtlichen Begründung:- BT-Drs. 14/5975 vom09.05.2001, S. 6


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Begriff der Hochschule)

5.2.1 Begriff der Hochschule§ 42 ArbEG gilt generell für Hochschulen. Dieser Begriff bestimmt sichnach § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG). Nach dieser Norm sind nebenden Universitäten auch Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulensowie Kunsthochschulen und die sonstigen Einrichtungen des Bil-dungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind, inden Geltungsbereich einbezogen.

Hochschulbeschäftigte

5.2.2 Hochschulbeschäftigte§ 42 ArbEG gilt für alle Beschäftigte an Hochschulen. Dieser Begriffumfasst alle in weisungsgebundener, persönlich abhängiger StellungTätigen. Dabei muss es sich um eine Beschäftigung im öffentlichenDienst handeln. Darauf, ob die Hochschule selbst, oder eine andereAnstellungskörperschaft der Arbeitgeber ist, kommt es nicht an.Einbezogen ist das gesamte Personal, auch beispielsweise die in derallgemeinen Verwaltung tätigen Arbeitnehmer und Beamten sowie dieAuszubildenden.Von § 42 ArbEG erfasst sind somit:

- Hochschullehrer- Wissenschaftliche Mitarbeiter- Dozenten- Wissenschaftliche Hilfskräfte- Studentische Hilfskräfte- Das gesamte technische Personal- Verwaltungsangestellte

Ausgeschlossen sind diejenigen, bei denen ein Beschäftigungsverhält-nis zur Hochschule fehlt:

- Gastdozenten- Studenten- Doktoranden- Mitarbeiter von außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Hochschulwissenschaftler I

5.2.3 HochschulwissenschaftlerDie Privilegien des § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG kommen allerdings nur solchenPersonen mit einer Lehr- und Forschungstätigkeit zugute. Diese Privi-legien umfassen:

- § 42 Nr. 1 ArbEG: Offenbarungsrecht im Rahmen der Lehr- und For-schungstätigkeit (nach Anzeige)

Zu den Trägern desGrundrechts der Wis-senschaftsfreiheit, Art. 5Abs. 3:BVerfGE 35, 79, 112BVerfGE 55, 37, 67 f.


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Hochschulwissenschaftler I)

- § 42 Nr. 2 ArbEG: Verschweigungsrecht gegenüber jedermann- § 42 Nr. 3 ArbEG: nichtausschließliches Benutzungsrecht im Rah-

men der Lehr- und Forschungstätigkeit

Hochschulwissenschaftler genießen den Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG(Grundgesetz). Wegen dieses besonderen grundgesetzlichen Schutzeswerden sie auch durch § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG gegenüber den anderenBeschäftigten privilegiert. Art. 5 Abs. 3 GG beinhaltet ganz allgemeindie Freiheit der Forschung und Lehre. "Wissenschaft" stellt dabei denOberbegriff dar, der sich aus Forschung und Lehre zusammensetzt.Träger dieses Grundrechts sind alle Personen, die eigenverantwortlichin wissenschaftlicher Weise tätig sind oder tätig werden wollen.

Die Bestimmungen in § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG betreffen daher Personen,die kraft ihrer Dienststellung weisungsfrei über die Veröffentlichung vonForschungsergebnissen entscheiden können.

Hochschulwissenschaftler II

Ausgeschlossen von § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG sind also diejenigen, diekeine Lehrveranstaltungen halten dürfen:

- Laborhilfen- Korrekturassistenten- wissenschaftliche Hilfskräfte- Studentische Hilfskräfte- Das technische Personal- Sonstige Verwaltungsangestellte

Zum Begriff der wissenschaftlichen Lehre gehört aber auch die wissen-schaftliche Eigenverantwortung, so dass auch Personen, die weisungs-mäßig abhängig, ebenfalls von den Privilegien des § 42 Nr. 1 - 3 ArbEGausgeschlossen sind:

- Tutoren- Wissenschaftliche Mitarbeiter, sofern sie nicht eigenständig in For-

schung und Lehre tätig sind

Diese Personen sind grundsätzlich zur Meldung einer Diensterfindunggem. § 5 ArbEG verpflichtet, ohne besondere Rechte aus § 42 ArbEGherleiten zu können.

Personen, die auf der Grundlage ihrer Forschung eigenverantwortlichlehren, können Rechte aus § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG herleiten:

- Hochschullehrer (Professoren und Juniorprofessoren)- Dozenten- Wissenschaftliche Mitarbeiter, soweit sie selbständig Aufgaben in

Forschung und Lehre wahrnehmen


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Begriff der Diensterfindung)

Begriff der Diensterfindung

5.2.4 Erfindung im Sinne des § 2 ArbEGVoraussetzungen für eine Anwendung des § 42 ArbEG sind:

- das Vorliegen einer Erfindung nach § 2 ArbEG und- dass die Erfindung eine Diensterfindung i. S. v. § 4 Abs. 2 ArbEG

ist.

Erfindungen von Hochschulwissenschaftlern sind dementsprechend(nur) dann frei, wenn sie keine Diensterfindung darstellen, vgl. § 4 Abs.3 ArbEG. Voraussetzung für eine Diensterfindung i.S.v. § 4 Abs. 2ArbEG ist zweierlei:

- Diensterfindungen sind nur Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurden. Ausreichend ist, dass die Diensterfindung während des Anstellungszeitraums fertig ge-worden ist. Die Dauer des Arbeitsverhältnisses meint nicht "inner-halb der Arbeitszeit", so dass auch Freizeiterfindungen erfasst sein können. Auch Urlaub oder Freistellungen im Rahmen eines For-schungs- bzw. Entwicklungsauftrages oder Kooperationsverhält-nisses heben das Dienstverhältnis nicht auf. Ebenso ist die Finan-zierung der Erfindungsentwicklung unerheblich, es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung aus Haushaltsmitteln des Dienstherrn oder aus einem durch Drittmittel finanzierten Forschungsvorhaben stammt.

- die Diensterfindung muss ferner- entweder aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden

sein (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG), so genannte Aufgabenerfindungoder- maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder

der öffentlichen Verwaltung beruhen (§ 4 Abs.2 Nr. 2ArbEG), so genannte Erfahrungserfindung

jede Diensterfindung ist alsoentweder Aufgabenerfindung § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG = aus der dienst-lich obliegenden Tätigkeit entstanden

oder Erfahrungserfindung § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG = beruht maßgeblichauf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes

Aufgabenerfindung allgemein

Aufgabenerfindung(aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden, § 4 Abs. 2 Nr. 1ArbEG):Dies setzt eine Erfindung voraus, die der Arbeitnehmer im ausdrük-

Auch Vereinbarungenüber die Rechte anpotentiellen Forsch-ungsergebnissen sindfür eine Beurteilung alsDiensterfindung uner-heblich:LG Düsseldorf vom26.06.1990; GRUR 94,53, 55 -Photoplethysmograph


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Aufgabenerfindung allgemein)

klichen oder stillschweigenden Auftrage des Arbeitgebers gemacht hat.Die entsprechende Verpflichtung bestimmt sich, abgesehen von der all-gemeinen Umschreibung im Arbeitsvertrag, durch den tatsächlichzugewiesenen Arbeits- und Pflichtenkreis des Arbeitnehmers. Ob imRahmen dieses Arbeitsgebietes die Aufgabe der Erarbeitung neuertechnischer Lösungen besteht, ist im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen.

Kriterien für eine Aufgabenerfindung:

- Erfindung- im Auftrag des Arbeitgebers

Dies bestimmt sich nach den tatsächlichen Aufgaben desArbeitnehmers

Aufgabenerfindung Sonderfragen

Für die Frage, ob eine Aufgabenerfindung vorliegt oder nicht, ist dieFinanzierung ohne Belang. Nach § 25 HRG (Hochschulrahmengesetz)umfasst die dienstliche Tätigkeit bei Wissenschaftlern

- Forschungen mit Mitteln der Hochschule- Forschungsarbeiten mit öffentlichen oder privaten Drittmitteln- Forschungsaufträge von Unternehmen.

Zu beachten ist bei der Einordnung, dass die Tätigkeit eines jedenBeschäftigten klar herausgearbeitet werden muss. Viele der an derUniversität Beschäftigten nehmen eine Doppelrolle ein. So sind wissen-schaftliche Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Hochschulangestellte,soweit sie allerdings außerdem ein Promotionsvorhaben verfolgen, sindsie lediglich studentische Mitglieder der Hochschule. Sofern in derSphäre der letztgenannten Tätigkeit eine Erfindung gemacht wird, unterfällt diese nicht dem Anwendungsbereich des § 42 ArbEG. Dies giltselbst dann, wenn der wissenschaftliche Mitarbeiter in seinemArbeitsvertrag die Option erhält, die Promotion "im Rahmen seinerDienstaufgaben" vorzubereiten.

Abgrenzungsschwierigkeiten werden sich insbesondere im Hinblick aufErfindungen studentischer Hilfskräfte und wissenschaftlicherMitarbeiter ergeben. Ihre arbeitsvertragliche Aufgabenbeschreibungwird sich zuweilen auf die Erbringung von wissenschaftlichenLeistungen in Forschung und Lehre beschränken. Zu einer genauenBeurteilung, ob diesen Personen Erfindungen obliegen, ist hier dasAugenmerk besonders auf die konkrete Aufgabenzuweisung desVorgesetzten zu richten.

Amtliche Begründungzu § 4 Abs. 2 Nr. 1ArbEG:BT-Drs. II/1648, S. 19


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Erfahrungserfindung)

Erfahrungserfindung

Erfahrungserfindung (Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungenoder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen,§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG):Auch die Erfindungen im Rahmen einer Nebentätigkeit eines Wissen-schaftlers sind Diensterfindungen, sofern er bei diesen Forschungenauf Erfahrungen aus seinem Hauptamt zurückgreift (Erfahrungserfin-dung).

Es geht also um sein technisches Know-how. Darunter fallen auchnegative Erfahrungen, wie etwa Fehlentwicklungen, Reklamationenoder Erkenntnisse über spezifische technische Probleme. Allerdings giltdies nicht uneingeschränkt. Da Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG (Grundgesetz) dieWissenschaftsfreiheit schützt, ist § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG nur dann ein-schlägig, wenn die Erfindung maßgeblich auf Arbeiten und Erfahrungender Hochschule beruht. Die bloße Tatsache, dass der Hochschul-beschäftigte technische Hilfsmittel (z.B. ein Elektronenmikroskop, eineHochleistungszentrifuge etc.) seines Arbeitgebers benutzt hat, begrün-det keine Erfindung im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG. (Ein unerlaub-tes Benutzen von solchen technischen Hilfsmitteln kann aber dienst-rechtliche Konsequenzen haben.) Erforderlich ist, dass der Stand derTechnik an der Hochschule in erheblichem Maße zu der Erfindung bei-getragen hat.

Wenn an der Erfindung mehrere Erfinder beteiligt sind, reicht es bereitsaus, wenn die für die Erfindung maßgeblichen betrieblichenErfahrungen oder Arbeiten von nur einem Hochschulerfinder genutztwurden. Bereits in diesem Fall ist § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG einschlägig.

Geltung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes

5.2.5 Geltung des ArbeitnehmererfindungsgesetzesNeben dem § 42 ArbEG sind die allgemeinen Regelungen des ArbEGgrundsätzlich weiter anwendbar. § 42 ArbEG stellt dazu lediglichSonderregelungen auf. Das ArbEG gilt folglich für alle Erfindungen,auch für die Hochschulerfindungen.

Änderungen zum Nachteil des HochschulbeschäftigtenDie Vorschriften des ArbEG können gem. § 22 S. 1 ArbEG nicht zuUngunsten des Arbeitnehmers abbedungen werden.

- Damit hat der Hochschulbeschäftigte keine Möglichkeit, durch ver-tragliche Vereinbarungen über künftige Erfindungen nach eigenen Vorstellungen von den gesetzlichen Vorschriften abzuweichen, so-fern ihm dadurch - wenn auch nur teilweise - Nachteile entstehen.


Patente an Hochschulen - Kapitel 5 (Geltung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes)

- Zulässig sind jedoch nach § 22 S. 2 ArbEG Vereinbarungen über bereits gemeldete Diensterfindungen oder bereits mitgeteilte freie Erfindungen.

Im öffentlichen Dienst kann grundsätzlich im Voraus vereinbart werden,dass der Arbeitgebers an Stelle der Inanspruchnahme derDiensterfindung eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag derDiensterfindung in Anspruch nehmen kann, § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG. § 42Nr. 5 ArbEG schließt die Anwendung dieser Nr. 1 jedoch für denHochschulbereich aus. Die Freigabe der Diensterfindung gegenErtragsbeteiligung würde im Gegensatz zu der Absicht desGesetzgebers stehen, die Rahmenbedingungen für eine Verwertungdurch die Hochschule zu fördern. Eine solche Vereinbarung ist mit demHochschulbeschäftigten daher nicht möglich. Aus dem Ausschluss des§ 42 Nr. 5 ArbEG folgt weiterhin, dass die anderen Regelungen des § 40ArbEG auch für den Hochschulbereich gelten.

Änderungen zugunsten des HochschulbeschäftigtenVereinbarungen, die von den Vorschriften des Gesetzes in einem fürden Beschäftigten ausschließlich günstigen Sinne abweichen, sindjedoch zulässig und wirksam. Rechte, die sich für die Hochschule ausdem ArbEG ergeben, können also zugunsten des Hochschullehrersausgeschlossen oder eingeschränkt werden.



Zusammenfassung


I. Zentrale Norm für Hochschulangehörige ist der § 42 ArbEG, wel-cher die Besonderheiten für Erfindungen an Hochschulen re-gelt.

II. Ziel des § 42 ArbEG ist es, das Patentaufkommen an den Hoch-schulen zu steigern sowie die wirtschaftliche Verwertung der Patente zu fördern.

III. § 42 ArbEG bietet den Hochschulen die Möglichkeit, die Verwer-tung für Diensterfindungen der an der Hochschule Beschäftig-ten zu betreiben.

IV. Unter den persönlichen Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fällt das gesamte Hochschulpersonal, eine Unterscheidung im Hinblick auf den Status der Beschäftigung erfolgt nicht.

V. Bei Verwertung durch die Hochschule erhält der Erfinder als Aus-gleich eine Vergütung in Höhe von 30% der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbEG).

VI. Voraussetzungen für eine Anwendung des § 42 ArbEG:- Erfindung nach § 2 ArbEG - Diensterfindung i. S. v. § 4 Abs. 2 ArbEG

VII. Eine Diensterfindung ist entweder eine Aufgabenerfindung, oder eine Erfahrungserfindung.

VIII. Eine Aufgabenerfindung liegt vor, wenn sie aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist, § 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG.

IX. Eine Erfahrungserfindung beruht maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG.



Übersicht

Kapitel sechs erläutert die Reaktionsmöglichkeiten der Hochschule bezogen auf die Erfindungeines Beschäftigten.

Freie Erfindungen und Freigabe der ErfindungenSchutzrechtsanmeldung durch die HochschuleInanspruchnahme der Erfindung durch die Hochschule

- Unbeschränkte Inanspruchnahme- Beschränkte Inanspruchnahme

Kapitelübersicht:

1. Einführung Kapitel 6...............................................................................................................582. Freie und frei gewordene Erfindungen...................................................................................583. Freie Erfindungen ...................................................................................................................594. Grundzüge der Mitteilungspflicht...........................................................................................595. Anforderungen an die Mitteilungspflicht ................................................................................606. Ausnahmen von der Mitteilungspflicht ..................................................................................607. Übersicht Mitteilungspflicht ...................................................................................................618. Bestreiten der freien Erfindung ..............................................................................................619. Freigabe der Erfindung...........................................................................................................62

10. Benutzungsrecht des Arbeitgebers........................................................................................6211. Schutzrechtsanmeldung I ......................................................................................................6212. Schutzrechtsanmeldung II .....................................................................................................6313. Schutzrechtsanmeldung III.....................................................................................................6414. Unbeschränkte Inanspruchnahme .........................................................................................6415. Anderweitige Verfügungen des Erfinders...............................................................................6516. Beschränkte Inanspruchnahme .............................................................................................6517. Zusammenfassung.................................................................................................................67


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Einführung in Kapitel 6)

Einführung in Kapitel 6

6. KapitelDas 6. Kapitel behandelt sowohl die besonderen Regelungen für Erfin-dungen an Hochschulen als auch die allgemeinen Reglungen, die auf-grund der parallelen Anwendbarkeit des gesamten ArbEG gelten.

Aus dem vorherigen Kapitel wissen wir bereits, wann § 42 ArbEG zeit-lich anwendbar ist. Wir haben außerdem die Begriffe der Hochschule,des Hochschulbeschäftigtern und des Hochschulwissenschaftlers erör-tert.

Ebenso sind wir in die Thematik der Diensterfindung i.S.v. § 4 Abs. 2ArbEG eingestiegen und kennen nun die Voraussetzungen, die für eineDiensterfindung gegeben sein müssen.

In Kapitel 6 werden wir zunächst die Frage untersuchen, wie freieErfindungen zu behandeln sind und wie genau diese überhaupt zustan-de kommen. Danach gehen wir auf die Rechte und Pflichten ein, die fürdie Hochschule bei Vorliegen einer Diensterfindung entstehen.

Freie und frei gewordene Erfindungen

6.1 Freie Erfindungen und Freigabe der ErfindungenIn Kapitel 5 haben wir schon kurz die freie Erfindung angesprochen. Mitden Folgen und Voraussetzungen einer freien Erfindung wollen wir unsnun näher beschäftigen.

Zunächst sollte man sich bewusst machen, welches die Konsequenzenfür den Hochschulerfinder bei einer freien bzw. frei gewordenenErfindung sind: Sofern eine freie oder frei gewordene Erfindungvorliegt, ist der Hochschulerfinder im Grunde so zu behandeln,als stünde er in keinem Beschäftigungsverhältnis.

Der Hochschulerfinder kann also

- selbst als Inhaber der Erfindungsrechte die Diensterfindung zum Schutzrecht anmelden

- bzw. die Schutzrechtsanmeldung fortsetzen und- über die Erfindung bzw. die Schutzrechtspositionen im Grundsatz

frei verfügen.

Welche Kriterien müssen aber erfüllt sein, um von einer freien oder freigewordenen Erfindung zu sprechen?


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Freie Erfindungen)

Freie Erfindungen

6.1.1 Freie ErfindungenNach § 4 Abs. 3 ArbEG sind alle diejenigen Erfindungen freieErfindungen, die der Erfinder während der Beschäftigung an derHochschule gemacht hat und die keine Aufgabenerfindungen oderErfahrungserfindungen darstellen.

Freie Erfindungen sind also kein betriebliches Arbeitsergebnis, sondernsind dem außerbetrieblichen Lebensbereich des Arbeitnehmers zuzu-rechnen.

Folgende Erfindungen sind demnach freie Erfindungen:

- Erfindungen, die ein Hochschulwissenschaftler im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit entwickelt, sofern nicht eine Erfah-rungserfindung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG vorliegt

- Erfindungen, die außerhalb des Aufgabenbereichs des Hochschul-lehrers liegen und maßgeblich auf seinen eigenen Erkenntnissen und Arbeiten aufbauen

Grundzüge der Mitteilungspflicht

6.1.1.1 MitteilungspflichtDie Tatsache, dass eine Erfindung frei ist, heißt aber nicht, dass für denErfinder überhaupt keine Pflichten entstehen:

Auch alle freien Erfindungen muss der Erfinder dem Arbeitgebers (derHochschule) mitteilen, § 18 Abs. 1 ArbEG. Auch nachträgliche Änderun-gen oder Erweiterungen einer bereits mitgeteilten Erfindung sind anzu-geben. Hintergrund dieser Pflicht ist es, dass es der Hochschuleermöglicht werden soll, zu überprüfen, ob es sich um eine freieErfindung oder um eine Diensterfindung handelt.

Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Erfindung, die er wäh-rend eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses mit ihm gemachthat, meldet, gibt es zwei Möglichkeiten:

Zum außerbetrieblichenLebensbereich des Ar-beitnehmers:BGH NJW 85, 1031,1032 - Fahrzeugsitz

Der Arbeitgeber bestreitet inner-halb von drei Monaten ab Mittei-lung (§ 18 Abs. 2 ArbEG) nicht,dass eine freie Erfindung vorliegt

Die Erfindung gilt als frei

Der Arbeitgeber bestreitet inner-halb von drei Monaten, abMitteilung (§ 18 Abs. 2 ArbEG),dass eine freie Erfindung vorliegt

Die Erfindung gilt nicht auto-matisch als frei. Über die Ein-ordnung wird zwischen Ar-beitnehmer und Hochschule"gestritten"


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Grundzüge der Mitteilungspflicht)

Die Mitteilung ist auch im Sinne des Erfinders. Diesem wirdRechtssicherheit verschafft, ob die Erfindung frei ist und er seineErfindung verwerten darf, oder nicht. Wenn keine freie Erfindung vor-liegt und er die Erfindung dennoch selbst verwertet, geht er das Risikoein, sich gegenüber der Hochschule schadensersatzpflichtig zumachen.

Hinweis:Der Hochschulerfinder hat vor der Anmeldung des Schutzrechtes dieErfindung der Hochschule zu melden. Sofern eine Diensterfindung vor-liegt, ist die Hochschule dann zur Schutzrechtsanmeldung verpflichtet(vgl. unten Kapitel 6.2.). Wenn ein nicht ausreichend qualifizierterHochschulerfinder selbst ein Patent anmeldet, ist diese Anmeldunghäufig so schlecht, dass im Ergebnis kein Patent erteilt wird. Dies hatnicht nur zur Folge, dass die Erfindung nicht geschützt wird. Für denHochschulerfinder kann ein solches Verhalten auch dienstrechtlicheKonsequenzen haben und zu Schadensersatzpflichten führen.

Anforderungen an die Mitteilungspflicht

Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen. Ihr Umfang richtet sich danach,welche Informationen der Arbeitgebers für eine zuverlässigeBeurteilung benötigt, ob es sich um eine freie oder gebundeneErfindung handelt. Dies richtet sich jeweils nach den Umständen desEinzelfalls. Üblicherweise wird eine summarische Darstellung der tech-nischen Aufgabe und ihrer Lösung genügen. Aufgabe desArbeitnehmers ist es also, die Erfindung technisch zu charakterisierenund Einzelheiten über ihr Zustandekommen zu beschreiben. SolltenAngaben über die Erfindung und ihre Entstehung fehlen, wird die Fristdes § 18 Abs. 2 ArbEG nicht in Gang gesetzt.

Zu beachten ist, dass der Erfinder ein Unterlassen der Mitteilung nichtdamit rechtfertigen kann, dass er irrtümlich der Meinung war, es hand-le sich um eine freie Erfindung. Denn die gesetzliche Regelung in § 18ArbEG will gerade verhindern, dass der Erfinder die Frage alleine ent-scheidet.

Ausnahmen von der Mitteilungspflicht

6.1.1.2 Ausnahmen von der MitteilungspflichtEine Mitteilungsverpflichtung entfällt nur in folgenden Fällen:

- wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule offensicht-lich nicht verwertbar ist, z.B. der Gegenstand dort überhaupt nicht genutzt werden kann, § 18 Abs. 3 ArbEG. Ausgangspunkt einer sol-chen Beurteilung ist immer eine wirtschaftliche Betrachtungsweise.


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Ausnahmen von der Mitteilungspflicht)

- wenn auch bei einer Diensterfindung von der Meldepflicht nach § 42 Nr. 2 ArbEG abgesehen würde. Sofern also der Erfinder auf-grund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ablehnt, scheidet auch eine Mitteilungspflicht "erst recht" bei einer freien Erfindung aus.

Es ist den Beschäftigten an Hochschulen zu empfehlen,Erfindungen in jedem Fall der Hochschule mitzuteilen.Ansonsten tragen sie das Risiko, sich schadensersatzpflichtigzu machen.

Übersicht Mitteilungspflicht

Zusammenfassung zur Mitteilung nach § 18 ArbEG:

- nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen einer bereits mitge-teilten Erfindung sind anzugeben

- Eine Erfindung gilt nach § 18 Abs. 2 ArbEG als frei, sofern der Ar-beitgebers nicht innerhalb von 3 Monaten die "Freiheit der Erfin-dung" bestreitet (Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Arbeitgeber zu laufen)

- Schriftformerfordernis- summarische Darstellung der technischen Aufgabe und ihrer Lö-

sung- Mitteilungsverpflichtung entfällt nach § 18 Abs. 3 ArbEG dann,

wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule offensicht-lich nicht verwertbar ist (wirtschaftliche und objektive Betrachtung)

Bestreiten der freien Erfindung

6.1.1.3 Bestreiten der freien ErfindungDem Arbeitgebers ist nach § 18 Abs. 2 ArbEG die Möglichkeit einge-räumt, innerhalb von drei Monaten zu bestreiten, dass die Erfindung freiist. Die Erklärung muss dem Hochschulbeschäftigten zugehen. Aus ihrmuss sich zweifelsfrei ergeben, warum der Dienstherr die Erfindung alsDiensterfindung ansieht.

Das Bestreiten nach § 18 Abs. 2 ArbEG kann auf zwei Arten erfolgen:

- Ausdrücklich durch schriftliches Bestreiten- Konkludent durch (schriftliche) Inanspruchnahme der Erfindung

Scheitert zwischen den beiden Arbeitsvertragsparteien eine Einigungüber die Einordnung der Erfindung, ist der Streit vor der Schiedsstelleund ggf. anschließend vor den ordentlichen Gerichten zu klären.


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Freigabe der Erfindung)

Freigabe der Erfindung

6.1.2 Freigabe der ErfindungEine zunächst gebundene Diensterfindung kann zudem gem. § 8 Abs.1 ArbEG frei werden. Mit einer Freigabe bringt der Arbeitgebers zumAusdruck, eine Diensterfindung nicht verwerten zu wollen oder zu kön-nen. In diesem Fall bestehen nach § 8 Abs. 2 ArbEG die Pflichten aus§§ 18, 19 ArbEG nicht. Frei wird die Erfindung durch den Dienstherrn.

Dies geschieht entweder:

- durch ausdrückliche schriftliche Erklärung, § 8 I Nr. 1ArbEG, oder- durch Verstreichen lassen der Inanspruchnahmefrist ohne Erklä-

rung, § 8 I Nr. 3 ArbEG. Auf eine Kenntnis der Parteien von dem Ab-lauf der Frist kommt es dabei nicht an.

Bei der schriftlichen Freigabe durch die Hochschule ist die Verwendungvon Begriffen wie "freigeben" oder "aufgeben" nicht erforderlich, einentsprechender Wille muss lediglich zweifelsfrei aus der Erklärung her-vorgehen.

Eine Freigabe kann nicht unter einer Bedingung oder Auflage erfolgen,da der Arbeitnehmer als Empfänger über die Rechtslage endgültig imKlaren sein muss. Hieraus können sich für ihn immerhin weitereMaßnahmen (Schutzrechtsanmeldung, Fristen, Gebühren) ergeben.Nach Meldung der Erfindung sind gem. § 22 S. 2 ArbEG allerdings dieVerwertung einschränkende Vereinbarungen zulässig.

Benutzungsrecht des Arbeitgebers

6.1.3 Benutzungsrecht des ArbeitgebersDer Arbeitnehmer hat dem Arbeitgebers gem. § 19 ArbEG in jedem Fallmindestens ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung derErfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten,

- bevor er eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsver-hältnisses anderweitig verwertet,

- sofern die Erfindung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhande-nen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitge-bers fällt.

Schutzrechtsanmeldung I

6.2 SchutzrechtsanmeldungDie Hochschule ist gem. § 13 Abs. 1 ArbEG zur Schutzrechtsanmel-dung verpflichtet. Besondere Mitwirkungs- oder Mitspracherechte des


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Schutzrechtsanmeldung I)

Arbeitnehmers bestehen nicht. Ihn trifft aber die Pflicht, den Dienstherrnbei der Ausarbeitung der Anmeldung zu unterstützen.

Die Anmeldung hat unverzüglich nach Erfindungsmeldung durch denHochschulbeschäftigten zu erfolgen. "Unverzüglich" bedeutet in derjuristischen Terminologie "ohne schuldhaftes Zögern". Es darf alsonicht solange gewartet werden, bis der Ablauf der Viermonatsfrist fürdie Inanspruchnahme naht. Andererseits ist dem Arbeitgebers eingewisser Zeitraum für eine Prüfung zu gewähren, ob es sich bei dergemeldeten Erfindung um eine schutzfähige Erfindung handelt.Außerdem sind Maßnahmen, die der Arbeitgeber treffen muss, um dieErfindung anmeldungsreif zu machen, zu berücksichtigen. Hierzugehört eine Neuheitsrecherche ebenso wie die Einschaltung außenste-hender Berater (z.B. Patent- oder Rechtsanwälte), soweit dies erforder-lich scheint. Mängel in der betrieblichen Organisation begründen aller-dings grundsätzlich den Vorwurf schuldhafter Verzögerung.

Schutzrechtsanmeldung II

Die Anmeldung durch die Hochschule hat den Sinn, dass auch imInteresse des Hochschulbeschäftigten eine Vereitelung derSchutzrechtserteilung durch neuheitsschädliche Veröffentlichungenoder offenkundige Vorbenutzung verhindert wird. Die Prioritätsrechte,die mit der ersten Hinterlegung einer Schutzrechtsanmeldung entste-hen, sollen frühestmöglich gesichert werden. Besondere Umstände,wie etwa Anhaltspunke für einen drohenden Prioritätsverlust, könnendaher eine beschleunigte Handhabung gebieten.

Für die Praxis wichtig wird die Frage sein, wer die Kosten derSchutzrechtsanmeldung zu tragen hat. Als "Herr desErteilungsverfahrens" muss der Arbeitgebers zunächst alle Kosten, diemit der Anmeldung in Verbindung stehen, leisten. Eine Vereinbarungzwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verfahrenskosten istjedoch nach Meldung möglich, vgl. § 22 S. 2 ArbEG.

Sollte die Hochschule ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, kann derErfinder wie folgt vorgehen, § 13 Abs. 3 ArbEG:

- Er kann eine angemessene Nachfrist setzen, innerhalb derer die Anmeldung getätigt werden muss.

- Wenn die Hochschule innerhalb dieser Frist immer noch nicht tätig wird, kann der Hochschulerfinder die Anmeldung der Erfindung- im Namen der Hochschule und- auf deren Kosten bewirken.


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Schutzrechtsanmeldung III)

Schutzrechtsanmeldung III

Die Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung besteht auch, wenn dieHochschule noch nicht über die Inanspruchnahme entschieden hat.Lediglich in den Fällen des § 13 Abs. 2 ArbEG, insbesondere, wenn dieHochschule die Erfindung freigibt, entfällt die Anmeldepflicht. Dann istnur noch der Arbeitnehmer zur Schutzrechtsanmeldung berechtigt.Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ist der Arbeitgebers von seinerAnmeldepflicht enthoben, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldungzustimmt. Hier ist zu beachten, dass durch das Gesetz keine bestimm-te Form für diese Abrede vorgeschrieben ist. Eine Zustimmung kanndaher grundsätzlich auch durch schlüssiges Verhalten (konkludent)angenommen werden. Im Hinblick auf die weitgreifenden Rechtsfolgensind hieran jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Dennoch solltesich der Hochschulbeschäftigte über die Folgen im Klaren sein und dieKonsequenzen

- Prioritätsverlust,- Wegfall eines Vergütungsanspruches aus § 9 sowie- eventueller Verlust des eigenen Verfügungsrechts gem. §§ 8 Abs. 2,

14 Abs. 2, 16 ArbEG)

im Blick haben.

Unbeschränkte Inanspruchnahme

6.3 InanspruchnahmeDie Hochschule kann die Erfindung grundsätzlich

- beschränkt oder- unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Beide Möglichkeiten setzen dabei nach § 6 Abs. 2 S. 1 ArbEG denZugang der schriftlichen Erklärung beim Arbeitnehmer voraus. EinerZustimmung seitens des Arbeitnehmers bedarf es dabei aber nicht.

6.3.1 Unbeschränkte InanspruchnahmeSofern die Hochschule die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruchnimmt, gehen alle Rechte (mit Ausnahme des Benutzungsrechts desErfinders, vgl. Kapitel 7.1) auf sie über, § 7 Abs. 1 ArbEG. DerArbeitgebers wird Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers hinsichtlichaller übertragbaren vermögenswerten Rechte an der Erfindung. Hierzuzählen auch die vom Arbeitnehmer eventuell bereits erworbenenSchutzrechtspositionen. Durch die unbeschränkte Inanspruchnahmekann die Hochschule die Verwertung bestmöglich betreiben, da sie indiesem Zusammenhang die weitestgehenden Rechte erwirbt.


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Unbeschränkte Inanspruchnahme)

Als nunmehr alleiniger Berechtigter kann der Arbeitgeber die Rechte derErfindung selbst nutzen, so z.B. Nutzungsrechte vergeben, dieErfindung als ganzes Dritten übertragen oder Auslandsanmeldungenvornehmen. Er ist auch nicht gezwungen, die Hochschulerfindung wirt-schaftlich zu verwerten, dies steht vielmehr in seinem Belieben.Unterlässt der Arbeitgeber die Verwertung der Erfindung, kann derErfinder eine solche nicht erzwingen oder auch nur eine Begründung fürdiese Entscheidung verlangen. Als Ausgleich für den Verlust seinerRechtspositionen erhält der Hochschulbeschäftigte gem. § 42 Nr. 4ArbEG 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Hierzujedoch später in Kapitel 7 mehr.

Anderweitige Verfügungen des Erfinders

Das Dargestellte gilt ungeachtet anderweitiger Verfügungen desErfinders, § 7 Abs. 3 ArbEG. Von § 7 Abs. 3 ArbEG erfasst werden alleVerfügungen, die unmittelbar darauf gerichtet sind, auf die vermögens-werten Rechte an der Erfindung Einfluss zu nehmen. Verfügungen stel-len demnach

- die Übertragung,- Belastung,- Aufhebung oder- Änderungder Rechte an der Erfindung dar.

Sinn dieser Regelung ist es, den Arbeitgebers vor Verfügungen desArbeitnehmers über die Diensterfindung zu schützen.

Beispiele:Abtretung der Erfinderrechte, einfache oder ausschließlicheLizenzvergabe, Verpfändungen

nicht aber: die tatsächliche Eigennutzung durch den Erfinder

Beschränkte Inanspruchnahme

6.3.2 Beschränkte InanspruchnahmeEine beschränkte Inanspruchnahme ist nach § 42 ArbEG zwar nichtgeregelt, jedoch gelten insoweit die allgemeinen Regeln der §§ 6 Abs.1, 7 Abs. 2 ArbEG. Bei der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt dieHochschule für das Land ein nichtausschließliches Benutzungsrecht.Das Land kann die Erfindung dann nur für eigene Zwecke, d.h. zurErfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nutzen. Das nichtausschließlicheNutzungsrecht ist zudem nur mit dem Betrieb der Hochschule, oderzumindest mit dem entsprechenden Fachbereich, übertragbar. EineVerwertung des nichtausschließlichen Benutzungsrechts durch die


Patente an Hochschulen - Kapitel 6 (Beschränkte Inanspruchnahme)

Hochschule ist daher nur schwer vorstellbar und wird damit aufgrundder Ineffizienz in der Praxis nicht vorkommen. Wir werden daher in die-sem Rahmen nicht näher auf die beschränkte Inanspruchnahme einge-hen.



Zusammenfassung


I. Sofern eine freie oder frei gewordene Erfindung vorliegt, ist der Hochschulerfinder im Grunde so zu behandeln, als stünde er in keinem Beschäftigungsverhältnis.

II. Alle freien Erfindungen muss der Erfinder dem Arbeitgebers (der Hochschule) mitteilen, § 18 Abs. 1 ArbEG (Mitteilungspflicht).

III. Eine Mitteilungsverpflichtung entfällt nach § 18 Abs. 3 ArbEG dann, wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule of-fensichtlich nicht verwertbar ist (wirtschaftliche und objektive Betrachtung)

IV. Eine zunächst gebundene Diensterfindung kann gem. § 8 Abs. 1 ArbEG frei werden.

V. Mit einer Freigabe bringt der Arbeitgeber zum Ausdruck, eine Diensterfindung nicht verwerten zu wollen oder zu können.

VI. Bei Freigabe bestehen nach § 8 Abs. 2 ArbEG die Pflichten aus §§ 18, 19 ArbEG (Benutzungsrecht des Arbeitgebers) nicht.

VII. Die Hochschule ist gem. § 13 Abs. 1 ArbEG zur Schutzrechtsan-meldung verpflichtet. Diesbezüglich keine Mitwirkungs- oder Mitspracherechte des Arbeitnehmers , ihn trifft aber die Pflicht,den Dienstherrn bei der Ausarbeitung der Anmeldung zu unter-stützen.

VIII. Sollte die Hochschule ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, kann der Erfinder nach § 13 Abs. 3 ArbEG vorgehen.

IX. Die Hochschule kann die Erfindung beschränkt oder unbeschränkt in Anspruch nehmen.

X. Bei der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen alle Rechte auf sie über, § 7 Abs. 1 ArbEG.

XI. Bei der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt die Hoch-schule für das Land ein nichtausschließliches Benutzungsrecht. Das Land kann die Erfindung dann nur für eigene Zwecke, d.h. zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nutzen §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 2 ArbEG.



Übersicht

In Kapitel 7 werden die besonderen Privilegien für Hochschulwissenschaftler erläutert:

Publikationsfreiheit des HochschulwissenschaftlersNegative Publikationsfreiheit des HochschulwissenschaftlersNutzungsrechte des Hochschulwissenschaftlers Vergütung bei Erfindungsverwertung

Kapitelübersicht:

1. Einführung Kapitel 7...............................................................................................................692. Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 1 ArbEG) ...............................................................................693. Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 1 ArbEG) ...............................................................................704. Negative Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 2 ArbEG) ................................................................715. Negative Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 2 ArbEG) ................................................................716. Nutzungsrechte 1 (§ 42 Nr. 3 ArbEG).....................................................................................727. Nutzungsrechte 2 (§ 42 Nr. 3 ArbEG).....................................................................................728. Vergütung 1 (§ 42 Nr. 4 ArbEG)..............................................................................................739. Vergütung 2 (§ 42 Nr. 4 ArbEG - Vergleich mit § 9 Abs. 2 ArbEG) ........................................73

10. Zusammenfassung.................................................................................................................75



Einführung Kapitel 7

7. KapitelIn Kapitel 7 werden die besonderen Privilegien für Hochschulwissen-schaftler erläutert. Diesbezüglich sollten wir uns noch mal in Erinnerungrufen, dass die Bestimmungen in § 42 Nr. 1 - 3 ArbEG nurPersonen betreffen, die kraft ihrer Dienststellung weisungsfreiüber die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ent-scheiden können. Welche Personen das konkret sind, wurde bereitsin Kapitel 5 dargestellt.

Am Schluss von Kapitel 7 werden wir dann auf die Vergütungspflicht beiErfindungsverwertung durch die Hochschule eingehen. Diese Pflichtbesteht wiederum gegenüber allen Hochschulbeschäftigten, nicht nurgegenüber Hochschulwissenschaftlern.

Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 1 ArbEG)

7.1 Publikationsfreiheit des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 1)Die Regelungen des § 42 Nr. 1 und 2 ArbEG gehören inhaltlich zusam-men. § 42 Nr. 1 ArbEG behandelt dabei die positive Publikationsfreiheitund § 42 Nr. 2 ArbEG die negative Publikationsfreiheit des Hochschul-wissenschaftlers. Diese beiden Rechte ergeben sich aus der in Art. 5Abs. 3 Grundgesetz (GG) verankerten Wissenschaftsfreiheit.

Ziel des § 42 Nr. 1ArbEG ist es,

- Dem Hochschulwissenschaftler eine Veröffentlichung seiner Diensterfindung nicht erst nach deren Freiwerden bzw. bei Offen-kundigkeit der erfinderischen Lehre oder nach Offenlegung der Schutzrechtsanmeldung zu ermöglichen,

- dabei aber eine Neuheitsschädlichkeit zu vermeiden undso den Dienstherrn zu einer beschleunigten Schutzrechtsanmel-

dung zu veranlassen

Sollte die Erfindung schon bereits zum Schutzrecht angemeldet wordensein, kann der Hochschulwissenschaftler die Erfindung ohne Anzeigeoffenbaren. Er muss auch nicht die Offenlegung der Patentanmeldungabwarten.

Sofern der Hochschulwissenschaftler sich entschließt, die Diensterfin-dung vor der Schutzrechtsanmeldung zu offenbaren, greift § 42 Nr. 1ArbEG, er muss also die beabsichtigte Offenbarung (Veröffentlichung)seinem Dienstherrn anzeigen.


Patente an Hochschulen - Kapitel 7 (Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 1 ArbEG))

Offenbarung (Veröffentlichung) bedeutet, die Erfindung

- durch schriftliche oder mündliche Beschreibung,- durch Benutzung oder- in sonstiger Weise

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vgl. § 3 Abs. 1 S. 2 PatG,Kapitel 2.1.1.1.

Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 1 ArbEG)

Die beabsichtigte Offenbarung muss im Rahmen der Lehr- undForschungstätigkeit erfolgen. Davon umfasst sind lediglich nicht-kom-merzielle Nutzungen der Erfindung im wissenschaftlichen Bereich.Nicht zur Lehr- und Forschungstätigkeit gehören daher Offenbarungenim Rahmen privater Nebentätigkeit, auch soweit es sich um entgeltlicheaußeruniversitäre Auftragsforschung, Gutachten usw. handelt. Soweites sich nicht um Lehr- und Forschungstätigkeit handelt, existiert für denHochschulerfinder kein Offenbarungsrecht auf Grund von § 42 Nr. 1ArbEG. Eine bestehende Geheimhaltungspflicht gilt also fort.

Die Anzeige an den Dienstherrn bedarf keiner besonderen Form, kanndaher

- mündlich,- fernmündlich,- schriftlich,- per E-Mail, oder- per Fax

erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch aus Beweiszwecken - der Hoch-schulwissenschaftler trägt die Beweislast für den Zugang der Anzeigebeim Dienstherrn - die Schriftform. Der Zugang (und nicht nur die Ab-sendung) kann z.B. durch ein Empfangsbekenntnis, durch ein Ein-schreiben mit Rückschein oder durch Übergabe eines Schriftstücksunter Zeugen nachgewiesen werden.

Die Anzeige muss für den Empfänger erkennen lassen, zu welchemZeitpunkt der Erfinder eine Veröffentlichung plant, damit zuvor nocheine Schutzrechtsanmeldung nach § 13 ArbEG durch die Hochschuleerfolgen kann. "Rechtzeitig" nach § 42 Nr. 1 ArbEG heißt daher auch,dass dem Dienstherrn eine Schutzrechtsanmeldung zeitlich noch mög-lich sein muss, wobei das Gesetz von einer regelmäßigen Frist von zweiMonaten ausgeht.

Eine vorzeitige Offen-barung unter Verletzungder Anzeigepflicht be-gründet Schadenser-satzansprüche nach:§ 280 Abs. 1 BGB(Bürgerliches Gesetz-buch)

§ 823 Abs. 2 BGB wegenVerstoßes gegen die Ge-heimhaltungspflicht aus§ 24 Abs. 2 ArbEG

Bei zu erwartenderunzulässiger Offenba-rung hat der Dienstherreinen Unterlassungs-anspruch gem. § 1004Abs. 1 BGB, der ent-sprechend anzuwendenist. Zudem ist die vor-zeitige Offenbarungeine Dienstpflichtver-letzung und ggf. Kün-digungsgrund.


Patente an Hochschulen - Kapitel 7 (Negative Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 2 ArbEG))

Negative Publikationsfreiheit 1 (§ 42 Nr. 2 ArbEG)

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer gem. § 5 ArbEG verpflichtet, seinemDienstherrn unverzüglich die Erfindung zu melden. Dies gilt grundsätz-lich auch für Beschäftigte an Hochschulen.

Ausfluss der in Art. 5 Abs. 3 GG geregelten Wissenschaftsfreiheit istjedoch die Publikationsfreiheit des Wissenschaftlers. Davon umfasst istauch die negative Publikationsfreiheit, also die Möglichkeit, eineVeröffentlichung der Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten abzuleh-nen. Das hat der Gesetzgeber für die Diensterfindung in § 42 Nr. 2 S. 1ArbEG berücksichtigt.

Der Hochschulwissenschaftler (vgl. hierzu Kapitel 5.2.3) kann seineErfindung auf Dauer geheim halten. In diesem Fall erfährt dieHochschule von der Erfindung gar nichts. Der Erfinder trifft dieEntscheidung, eine Offenbarung zu unterlassen, in eigenerVerantwortung. Es bedarf keiner Anzeige oder sonstigen Erklärung desErfinders, von seiner negativen Publikationsfreiheit Gebrauch zumachen. Ebenso steht dem Dienstherrn kein Anspruch auf Darlegungder Beweggründe zu.

Negative Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 2 ArbEG)

Die Konsequenz hieraus ist allerdings ein Verbot von folgendenMaßnahmen:

- eine eigene Veröffentlichung der Diensterfindung (wissenschaftli-che Publikationen, Vorträge etc.),

- eine eigene Schutzrechtsanmeldung und- eine sonstige Verwertung

Will der Forscher seine Erfindung allerdings zu einem späteren Zeit-punkt doch noch offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindungwiederum unverzüglich zu melden (§ 42 Nr. 2 S. 2 ArbEG). "Unverzüg-lich" bedeutet auch hier "ohne schuldhaftes Zögern". Auch die Anzei-gepflicht für Publikationen nach § 42 Nr. 1 ArbEG greift dann wieder.

Schwierigkeiten bei der Ausübung der negativen Publikationsfreiheitergeben sich, wenn an einer Erfindung mehrere Personen beteiligt sind,von denen ein Teil möglichst schnell, der andere dagegen erst späteroder überhaupt nicht veröffentlichen will. Wenn sich in diesem Fall Teiledes gemeinsam erarbeiteten Wissens selbständig abtrennen lassenund eindeutig bestimmten Personen zugeordnet werden können, dür-fen diese für den von ihnen stammenden Teil auch jeweils entscheiden.Oft wird eine Aufspaltung der Erfindung in einzelne Teile jedoch nicht

7.2 Negative Publikationsfreiheit des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 2)


Patente an Hochschulen - Kapitel 7 (Negative Publikationsfreiheit 2 (§ 42 Nr. 2 ArbEG))

sinnvoll möglich sein. Die Beteiligten, die nicht publikationswillig sind,können dann eine Veröffentlichung oder Anmeldung ganz verhindern.Dies gilt jedoch nur, sofern sie sich selbst auf ihre eigene Lehr- undForschungsfreiheit berufen können.

Nutzungsrechte 1 (§ 42 Nr. 3 ArbEG)

7.3 Nutzungsrechte des Hochschulwissenschaftlers (Nr. 3)Auch § 42 Nr. 3 ArbEG dient dem Schutz von Forschung und Lehre.Hiernach bleibt dem Hochschulerfinder im Fall der Inanspruchnahmeseiner Erfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung im Rah-men seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. Die wirtschaftliche Verwer-tung des Forschungsergebnisses durch die Hochschule wird durch die-ses personengebundene, nicht übertragbare Benutzungsrecht nichtbeeinträchtigt, da der Erfinder nur zu einer nicht-kommerziellen Ver-wendung berechtigt ist. § 42 Nr. 3 ArbEG kommt nur zur Anwendung imFall der unbeschränkten Inanspruchnahme, vgl. insoweit Kapitel 6.3.1.Im Fall der beschränkten Inanspruchnahme erwirbt der Dienstherr nurein nichtausschließliches Benutzungsrecht, der Erfinder bleibt aberRechtsinhaber. Bei der (in der Praxis nicht oft genutzten) beschränktenInanspruchnahme durch die Hochschule ist § 42 Nr. 3 ArbEG daher garnicht notwendig, weil der Hochschulwissenschaftler immer noch In-haber des Benutzungsrechts ist. Das Nutzungsrecht des Hochschul-wissenschaftlers entsteht kraft Gesetzes mit Zugang der unbeschränk-ten Inanspruchnahmeerklärung beim Erfinder. Auf den Willen oder dasBewusstsein der Beteiligten kommt es nicht an.

Nutzungsrechte 2 (§ 42 Nr. 3 ArbEG)

Das nichtausschließliche Nutzungsrecht des Hochschulwissenschaft-lers

- ist nicht auf Dritte übertragbar (ansonsten stünde dem Erfinder eine gesetzlich nicht vorgesehene weitere Vergütungsmöglichkeit für seine Erfindung zu und die wirtschaftliche Verwertung der Erfin-dung durch den Dienstherrn würde beeinträchtigt),

- darf nicht von einem Angestellten des Hochschulwissenschaftlers genutzt werden.

- ist nicht in der Zwangsvollstreckung pfändbar, § 851 Abs. 1 Zivil-prozessordnung (ZPO).

Das Nutzungsrecht besteht auch weiter, wenn die Erfindung bzw. dashierauf erteilte Patent oder Gebrauchsmuster an Dritte übertragen odereine ausschließliche Lizenz erteilt wird. Dies folgt aus § 15 Abs. 3 PatGund § 22 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), die analog anzu-wenden sind, da eine Ungleichbehandlung von gesetzlichem und

Das Nutzungsrechtnach § 42 Nr. 3 ArbEGist weiter als das Ver-suchsprivileg des § 11Nr. 2 PatG. Dieser er-laubt nur die freie For-schung an geschütztenErfindungen, nicht aberdie nach dem ArbEGauch erfasste Nutzungder Erfindung als Ar-beitsmittel;BVerfG, NJW 01, 1783 ff.- Anwendung eines pa-tentierten Arzneimittelszu Versuchszwecken -Klinische Versuche;

BGHZ 130, 259;

NJW 96, 782 ff. -Anwendung eines paten-tierten Arzneimittels zuVersuchszwecken - Klini-sche Versuche

BGHZ 135, 217 -Klinische Versuche II


Patente an Hochschulen - Kapitel 7 (Nutzungsrechte 1 (§ 42 Nr. 3 ArbEG))

rechtsgeschäftlich eingeräumtem Nutzungsrecht sachlich nichtgerechtfertigt wäre.

Vergütung 1 (§ 42 Nr. 4 ArbEG)

7.4 Vergütung bei Erfindungsverwertung (Nr. 4)Die allgemeinen Regeln der §§ 9 - 12 ArbEG über die Höhe der Ver-gütung, die dem Arbeitnehmer bei einer Diensterfindung zustehen, sindfür Hochschulerfindungen nicht anwendbar. Hier gilt die Sonderrege-lung des § 42 Nr. 4 ArbEG. Diese Norm ist - im Gegensatz zu den Nr.1 bis 3 - gültig für alle Beschäftigten an Hochschulen.Sofern eine unbeschränkte Inanspruchnahme vorliegt, steht dem Erfin-der nach § 42 Nr. 4 ArbEG ein Anspruch in Höhe von 30% der durch dieVerwertung erzielten Einnahmen (ohne Abzug von der der Hochschuledurch die Verwertung entstandenen Kosten) zu. Durch diese Regelungsoll der Anreiz der Hochschulwissenschaftler erhöht werden, Erfindun-gen zu tätigen und diese Diensterfindungen der Hochschule zu melden.Verwertung ist in einem weiten Sinne zu verstehen und umfasst

- sowohl die innerbetriebliche Nutzung beim Dienstherrn- als auch die außerbetriebliche Nutzung z.B.

- durch Erfindungsverkauf,- Lizenzaustausch oder- Lizenzvergabe.

Vergleich Vergütung für Arbeitnehmer - Vergütung fürHochschul-beschäftigte

§ 9 Abs. 2 ArbEG:- Mit der Erfindungsverwertung einhergehende Kosten werden be-

rücksichtigt (Bsp.: Schutzrechtserwirkung, -aufrechterhaltung, -ver-teidigung und -verwertung), der Arbeitnehmer hat Anspruch aufeine angemessene Vergütung

- es wird abgestellt auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, also auf eine abstrakte Größe

§ 42 Nr. 4 ArbEG:- Kosten für Erfindungsverwertung werden nicht abgezogen. Der Er-

finder erhält 30 % des Verwertungserlöses. - abzustellen ist auf den konkret erzielten Verwertungserlös. Proble-

matisch, wenn kein adäquater Erfolg erzielt wird; wenn die Hoch-schule keine Geldzahlung, sondern ebenfalls eine Lizenz erhält; wenn die Hochschule die Erfindung ohne Gegenleistung überträgt (etwa im Rahmen von Kooperationsverträgen mit der Privatwirt-schaft)

Amtliche Begründungzu § 42 Nr. 4 ArbEG:BT-Drs. 14/5975 v.05.09.2001, S. 7

Vergütung 2 (§ 42 Nr. 4 ArbEG - Vergleich mit § 9 Abs. 2 ArbEG)


Patente an Hochschulen - Kapitel 7 (Vergütung 2 (§ 42 Nr. 4 ArbEG))

Die Formulierung in § 42 Nr. 4 ArbEG zeigt, dass die Anteile auf Basisder Bruttoeinnahmen (nach Abzug von Steuern, insbesondere Umsatz-steuer, aber ohne Ertragssteuer, wie Einkommenssteuer) ermittelt wer-den. Die Universität kann also Patentierungs- und Verwertungskostennicht vorher abziehen. Das wirtschaftliche Risiko, eine schlechte Ver-wertung mit nur geringen Einkünften zu erzielen, trägt somit derDienstherr.

Bei Miterfinderschaft von Hochschulbeschäftigten ist der 30 % -Anteilunter den Miterfindern aufzuteilen. Die Quotelung erfolgt nach denjeweiligen Miterfinderanteilen.



Zusammenfassung

Merksätze Kapitel 7I. Vergütungspflicht bei Erfindungsverwertung durch die Hoch-

schule: diese Pflicht besteht gegenüber allen Hochschulbeschäf-tigten, nicht nur gegenüber Hochschulwissenschaftlern.

II. Besondere Privilegien für Hochschulwissenschaftler:1. § 42 Nr. 1 ArbEG positive Publikationsfreiheit2. § 42 Nr. 2 S. 1 ArbEG negative Publikationsfreiheit

III. Ziel der positiven Publikationsfreiheit ist es,- dem Hochschulwissenschaftler eine Veröffentlichung seiner

Diensterfindung nicht erst nach deren Freiwerden bzw. bei Offen-kundigkeit der erfinderischen Lehre oder nach Offenlegung der Schutzrechtsanmeldung zu ermöglichen,

- dabei aber eine Neuheitsschädlichkeit zu vermeiden und - so den Dienstherrn zu einer beschleunigten Schutzrechtsan-

meldung zu veranlassen

IV. Die beabsichtigte Offenbarung muss im Rahmen der Lehr- und Forschungstätigkeit erfolgen. Hierunter fallen lediglich nicht-kommerzielle Nutzungen der Erfindung im wissenschaftlichen Bereich.

V. Konsequenzen bei Ausübung der negativen Publikationsfrei-heit:- eigene Veröffentlichung der Diensterfindung (wissentschaftliche

Publikationen, Vorträge etc),- eigene Schutzrechtsanmeldung und- sonstige Verwertung

VI. Nach § 42 Nr. 3 ArbEG bleibt dem Hochschulerfinder im Fall der In-anspruchnahme seiner Erfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung im Rahmen seiner Lehr- und For-schungstätigkeit.

VII. Vergütung bei der Erfindungsverwertung: Es gilt die Sonder-regelung des § 42 Nr. 4 ArbEG: Bei unbeschränkter Inanspruch-nahme steht dem Erfinder ein Anspruch in Höhe von 30% der durch die Verwertung erzielten Einnahmen zu.

VIII. Die durch die Verwertung erzielten Einnahmen werden ohne Ab-zug der Kosten, die der Hochschule durch die Verwertungentstandenen sind, berechnet.



Übersicht

In Kapitel acht werden wir schließlich auf Möglichkeiten und Grenzen vertraglicher Gestaltungenim Rahmen von Verträgen mit der Hochschule eingehen. Hier sollen beispielhaft einigeRegelungen, auch bezüglich der Einwerbung von Drittmitteln, erwähnt und bewertet werden.

Vertragliche GestaltungsmöglichkeitenVerwertung durch Veräußerung der LizenzvergabeAufbau und üblicher Inhalt eines Lizenzvertrages

Kapitelübersicht:

1. Einführung Kapitel 8...............................................................................................................772. Verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten..................................................................................773. Verträge zwischen Hochschule und Beschäftigen ................................................................794. § 22 ArbEG.............................................................................................................................795. § 40 Nr. 1 ArbEG: Ausnahme zu § 22 ArbEG ........................................................................806. Veräußerung und Lizenzvergabe............................................................................................807. Einfache Lizenz ......................................................................................................................818. Ausschließliche Lizenz ...........................................................................................................829. Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG...................................................................................82

10. Üblicher Inhalt von Lizenzverträgen.......................................................................................8311. Zusammenfassung.................................................................................................................84



Einführung in Kapitel 8

8. KapitelNachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln theoretisch mit demPatentrecht und den Grundzügen des ArbEG beschäftigt haben, kom-men wir nun zu einigen praktischen Problemen.

Zunächst wollen wir einige Grundzüge von vertraglichen Gestaltungs-möglichkeiten bei Verträgen im Zusammenhang mit Erfindungen anHochschulen erörtern.

Sodann wenden wir uns der Patentverwertung zu.

Die hier erörterten Grundzüge können nur holzschnittartig einigeProblemfelder aufzeigen. Es kann hier keine Lösung für den Einzelfallangeboten werden. Gerade Vertragsgestaltung und Lizenzverträge sindstets maßgeblich von den jeweiligen Umständen abhängig. Es sollte imFalle eines Falles fachkundige Hilfe durch Rechtsanwälte, Patent-anwälte etc. in Anspruch genommen werden.

Denn es gilt der Grundsatz: "pacta sunt servanda!", "Verträge sind ein-zuhalten".

Verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten

8.1 Vertragliche GestaltungsmöglichkeitenBei Verträgen an Hochschulen im Zusammenhang mit Erfindungen sindzwei verschiedene Konstellationen auseinander zu halten:

- Verträge die von der Hochschule im Zuge der Einwerbung von Drittmitteln mit einem Dritten abgeschlossen werden, hierzu unter 8.1.1,

- Verträge der Hochschule mit den Arbeitnehmern (Hochschulbe-schäftigten), hierzu unter 8.1.2.

Bei den Verträgen zur Einwerbung von Drittmitteln mit einem Drittengibt es sehr viele verschiedene Konstellationen z.B.:

- Kooperationsverträge,- Auftragsforschung für Unternehmen

- mit Einbringung von (Alt-)Erfindungen von der Hochschule oder des Unternehmens

- ohne Einbringung von (Alt-)Erfindungen von der Hochschule oder des Unternehmens

- öffentliche Förderungen, etc.

8.1.1. Verträge bei der Einwerbung von Drittmitteln mit einem Dritten


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (Verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten)

Auf diese Gestaltungen kann nicht im Einzelnen eingegangen werden.Im Folgenden sollen einige allgemeine Punkte angesprochen werden,die bei abzuschließenden Verträgen bedacht werden sollten.

- Bei drittmittelfinanzierten Forschungsaufträgen/Kooperationsver-trägen mit privaten Unternehmen sind die Verträge daraufhin zu prüfen, ob sie genau das wiedergeben was beiderseits gewollt ist. Es ist genau zu prüfen z.B.:- Ob und in welchem Umfang gewollt ist, dass die Verwertungs-

rechte auf den Dritten übergehen.- Wenn Alterfindungen eingebracht werden, ob dem Dritten über

die Forschungsphase hinaus Benutzungsrechte zustehen sollen.- Wie es mit der Geheimhaltung bei allen Beteiligten steht. Inso-

weit sollte stets eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen werden, in der sich alle Beteiligte zur Geheimhaltung verpflich-ten.

- Ob die Gegenleistung (in Geld) angemessen ist etc

Solche Verträge sind grundsätzlich bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit(wucherische Ausbeutung) wirksam.

Merke: Vorher prüfen ist besser als nachher streiten.

- Bei Verträgen, in denen sich auch ein privilegierter Hochschulerfin-der zur Forschung verpflichtet, ist die negative Publikationsfreiheitgem. § 42 Nr. 2 ArbEG zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass durch einen Vertrag nur zwischen der Universität und einem Dritten nicht sichergestellt werden kann, dass eine Erfindung auch verwer-tet werden kann. Beteiligte privilegierte Hochschulerfinder sind nicht verpflichtet, Erfin-dungen zu offenbaren. Deswegen muss der privilegierte Hochschulerfinder (Professor, etc.) an dem Vertrag be-teiligt werden.

- Bei den Drittmittelprojekten ist jeweils zu berücksichtigen, dass die Hochschulerfinder nach dem ArbEG eine Mitteilungspflicht gegen-über der Hochschule haben. Diese Mitteilungspflicht kann durch vereinbarte Geheimhaltungspflichten nicht ausgehebelt werden.

- Seitens der Hochschule gibt es ein Recht zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung (vorbehaltlich einer Regelung gem. § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG, dazu unten unter 8.1.2.1.). Dies führt zu Schadenser-satzrisiken für den Erfinder, wenn er sich gegenüber dem Dritten zur unbeschränkten Übertragung der Verwertungsrechte der (Dienst-) Erfindung verpflichtet.

Beispiel: Der Erfinder macht eine Diensterfindung. Die Hochschule nimmt die Diensterfindung für sich in Anspruch. Deswegen kann der Erfinder die Verwertungsrechte nicht mehr vollständig an den Dritten übertragen. Er ist dem Dritten zum Ersatz des ihm entstan-denen Schadens verpflichtet!


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (Verträge zwischen Hochschule und Beschäftigen)

Verträge zwischen Hochschule und Beschäftigen

8.1.2 Verträge zwischen der Hochschule und den BeschäftigtenEs ist zunächst zu prüfen, ob der Erfinder tatsächlich in einemBeschäftigungsverhältnis zu der Hochschule steht. Studenten oderDoktoranden stehen normalerweise nicht in einem Beschäftigungsver-hältnis zur Hochschule. Trotzdem arbeiten diese teilweise an (drittmit-telfinanzierten) Forschungsprojekten mit. Machen diese alleine oder inZusammenarbeit mit Anderen eine Erfindung, kann die Hochschulenicht auf die Erfindung zugreifen. Insbesondere bei der selbstständigenMitarbeit von Studenten oder Doktoranden in (drittmittelfinanzierten)Forschungsprojekten ist insoweit eine Regelung erforderlich. Dies vorallem, da sich die Hochschule/das Institut bei solchen Forschungspro-jekten normalerweise zu einer Übertragung von Rechten verpflichtet.Hierzu ist die Hochschule/das Institut nur dann in der Lage, wenn sievon den Studenten/Doktoranden die Rechte erhält. Bei der Schutz-rechtsüberlassung ist aber zu berücksichtigen, dass derartige Verein-barungen zwischen der Hochschule und dem Studenten/Doktorandenbesonderen öffentlich-rechtlichen Bindungen unterliegen. Dies bedeu-tet, dass eine Schutzrechtsüberlassung nur dann verlangt werden kann,wenn legitime Hochschul- oder Lehrstuhlbelange dies erfordern. Diesist aber grundsätzlich bei drittmittelfinanzierten Forschungsprojektender Fall.

§ 22 ArbEG

8.1.2.1 § 22 ArbEGBei Verträgen zwischen der Hochschule und den Beschäftigten ist ins-besondere § 22 S. 1 ArbEG zu beachten. Dieser bestimmt, dass vor derMeldung einer Diensterfindung von den Vorschriften desArbeitnehmererfindungsgesetzes nicht zum Nachteil desArbeitnehmers abgewichen werden darf.Unzulässig sind z.B. folgendeVereinbarungen vor der Meldung einer Diensterfindung:

- "dem Arbeitnehmer stehen auf Grund von Erfindungen keinerlei Ansprüche gegen den Arbeitgebers zu",

- "der Arbeitnehmer erhält pauschal pro Monat zusätzlich €100,00 Gehalt. Weitere Ansprüche wegen Erfindungen stehen ihm nicht zu."

- "jede Erfindung außerhalb der Arbeitszeit gilt - unabhängig davon ob eine Erfahrungserfindung vorliegt oder nicht - als Diensterfin-dung"

Zulässig sind aber vertragliche Vereinbarungen, dass der Arbeitnehmerauf technische Neuerungen hinzuarbeiten hat (mit der Folge, dassAufgabenerfindungen vorliegen).

Zu unzulässigen Klau-seln:BGH GRUR 1963, 315,316 -Pauschalabfindung;

Zum Verzicht des Ar-beitgebers auf Inan-spruchnahme einerDiensterfindung:BGH GRUR 1962, 305,307 -Federspannvorrichtung


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (§ 22 ArbEG)

Zulässig sind ferner Vereinbarungen vor Meldung einer Diensterfindung,die den Arbeitnehmer besser stellen, wie beispielsweise:

- Verzicht auf die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber- Verzicht auf Meldung einer Diensterfindung (hierin liegt dann grund-

sätzlich auch der Verzicht auf die Inanspruchnahme)- Vereinbarung einer höheren Vergütung für die Erfindung.

Nach der Meldung einer Diensterfindung sind vertragliche Re-gelungen über eine Diensterfindung zulässig, § 22 S.2ArbEG.Ebenso ist eine Vereinbarung über freie Erfindungen jederzeitmöglich Die Grenze der Zulässigkeit für solche Vereinbarungen ist nachder Meldung nur die Sittenwidrigkeit.

§ 40 Nr. 1 ArbEG: Ausnahme zu § 22 ArbEG

8.1.2.1 § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEGPraktisch wichtig ist die Möglichkeit des § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG. Vor Mel-dung einer Erfindung (z.B. bei Abschluss des Arbeitvertrages, im Zugeder Einwerbung von Forschungsmitteln etc.) können der Arbeitgeberund der Arbeitnehmer vereinbaren, dass

- der Arbeitgeber auf eine unbeschränkte oder beschränkte Inan-spruchnahme verzichtet

- der Arbeitgeber dafür eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfindung erhält.

In diesem Vertrag kann, muss aber nicht, die Höhe der angemessenenBeteiligung festgelegt werden. Wenn eine solche vertragliche Vereinba-rung unterbleibt, kann der Arbeitgeber die Höhe der Ertragsbeteiligungfestsetzen.

Veräußerung und Lizenzvergabe

8.2 Verwertung durch Veräußerung oder LizenzvergabeBei der Verwertung einer Erfindung gibt es grundsätzlich zwei Möglich-keiten

- Veräußerung und- Lizenzvergabe

Der Unterschied zwischen einer Veräußerung und Lizenzvergabe ist fol-gender: Bei einer Veräußerung verbleibt bei dem Erfinder nur das obenin Kapitel 3 schon angesprochene Erfinderpersönlichkeitsrecht. DasPatentrecht als solches geht an den Käufer über. Dieser kann das Pa-tentrecht ohne Einschränkungen verwerten, d.h. zum Beispiel auch wei-terverkaufen.

Sofern der Arbeitneh-mer mit der festgesetz-ten Höhe der Ertrags-beteiligung nicht einver-standen ist, kann er eineSchiedsstelle anrufen.Die Schiedsstelle setztdann eine angemesse-ne Beteiligung fest, aus-gehend vom Brutto-ertrag und zieht die auf-gewandten Kosten desArbeitnehmers ab.


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (Veräußerung und Lizenzvergabe)

Dagegen verbleibt bei einer Lizenzvergabe auch das Patentrecht beidem Erfinder. Die Lizenzvergabe ist die praktisch wichtigste Form derbeschränkten Rechtsübertragung. Dem Lizenznehmer wird "nur" einAusübungsrecht hinsichtlich der Erfindung übertragen. Der Lizenzneh-mer ist im Rahmen der ihm übertragenen Rechte befugt, das Patent zunutzen. Zu einem Verkauf des Patentrechts ist er auf Grund einesLizenzvertrages nicht berechtigt.

Veräußerung und Lizenzvergabe sind auch für noch zukünftige Erfin-dungen möglich. So kann z.B. im Rahmen eines Kooperationsvertragesoder einer Auftragsforschung, dem Partner ein Benutzungsrecht (Li-zenz) oder die Verwertung der Erfindung übertragen werden.Bei der Lizenz gibt es grundsätzlich zwei Arten,

- eine einfache (dazu unter 8.2.1) und- eine ausschließliche (dazu unter 8.2.2.).

Bei der genauen Ausgestaltung einer Lizenz sind der Vertragsfreiheit(fast) keine Grenzen gesetzt. Wenn aber etwas vereinbart wird, wasnicht eingehalten wird (und/oder werden kann), begründet diesSchadensersatzansprüche des anderen Vertragspartners.

Einfache Lizenz

8.2.1 Einfache LizenzBei einer einfachen Lizenz erwirbt der Lizenznehmer nur ein Benut-zungsrecht. Der Lizenzgeber ist nicht gehindert, weiteren Personenebenfalls Lizenzen zu erteilen. Der Lizenzgeber darf das Recht auchselbst nutzen. Der Lizenznehmer hat insofern keinen Konkurrenzschutz.Der Lizenznehmer ist zur Zahlung der Lizenzgebühr verpflichtet, der Li-zenzgeber zur Aufrechterhaltung des Patentes (z.B. zur Zahlung derJahresgebühren beim Patentamt)."Schwächen" der einfachen Lizenz:

- Der Lizenznehmer darf keine Verbietungsrechte gegen Dritte gel-tend machen.

- Die einfache Lizenz ist grundsätzlich nicht übertragbar.- Der Lizenznehmer ist zur Erteilung von Unterlizenzen nur befugt,

wenn ihm dies besonders gestattet ist.

Hinsichtlich der weiteren Rechte und Pflichten kommt es auf den Inhaltdes abgeschlossenen Lizenzvertrages ab.


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (Ausschließliche Lizenz)

Ausschließliche Lizenz

8.2.2 Ausschließliche LizenzBei einer ausschließlichen Lizenz gewährt der Lizenzgeber demLizenznehmer für die Lizenzzeit das alleinige Recht zur Verwertung.Dies bedeutet, dass der Lizenzgeber keine konkurrierenden Lizenzenvergeben darf. Wenn der Lizenzgeber vorher eine (oder mehrere) einfa-che Lizenz(en) vergeben hat, kann er immer noch eine ausschließlicheLizenz erteilen. Diese hat dann allerdings zur Folge, dass er keine wei-teren Lizenzen mehr erteilen darf. Der Lizenzgeber muss denLizenznehmer aber auf diese Konstellation hinweisen. Die vorherigeneinfachen Lizenzen genießen Bestandsschutz.

Den Lizenznehmer treffen normalerweise folgende Pflichten:

- Zahlung der Lizenzgebühr- Benutzung des Schutzrechtes, d.h. des Patentes. Diese Benut-

zungspflicht hängt teilweise mit der Lizenzgebühr zusammen. Die Höhe der Lizenzgebühr bestimmt sich häufig nach dem Umfang der Benutzung (z.B. pro produziertes Teil ist ... zu zahlen).

Der Lizenznehmer hat grundsätzlich folgende Rechte:

- Benutzung des Rechtes- Geltendmachung sämtlicher Verbietungsrechte im Hinblick auf das

Recht- Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen- Übertragung seiner Lizenz

Den Lizenzgeber treffen normalerweise folgende Pflichten:

- Aufrechterhaltung des Patentes- Verbot der Selbstnutzung- Duldung der Nutzung durch den Lizenznehmer

Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG

8.2.3 § 15 Abs. 3 PatGDurch die Regelung des § 15 Abs. 3 PatG wird der Lizenznehmergeschützt. Hierdurch wird sichergestellt, dass erteilte Lizenzen (einfa-che oder ausschließliche) nicht durch Verfügungen des Berechtigtenvernichtet werden (sog. Sukzessionsschutz).

§ 15 Abs. 3 PatG regelt insofern drei Fälle:Fall: Folge:

1. Übertragung des Patents Ausschließliche und einfache Li-zenzen gehen nicht unter

Zur Geltendmachungvon Verbietungsrech-ten:BGH GRUR 1995, 338,340 - Kleiderbügel

Zur Erteilung vonUnterlizenzen:BGH GRUR 1955, 338,340

Fortsetzung auf der nächsten Seite


Patente an Hochschulen - Kapitel 8 (Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG)

Fall: Folge: 2. Übertragung einer ausschließ- Vergebene Unterlizenzen gehen

lichen Lizenz durch den (erst- nicht unteren) Lizenznehmer

3. Vergabe einer ausschließlichen Vorherige einfache Lizenzen Lizenz durch den Patentinhaber gehen nicht unter.

Die Regelungen des § 15 Abs. 3 PatG können im Lizenzvertrag modifi-ziert/abbedungen werden.

Üblicher Inhalt von Lizenzverträgen

8.2.4 Übliche Inhalte von LizenzverträgenLizenzverträge enthalten üblicherweise folgende Regelungen:

- genaue Bezeichnung des Gegenstandes des Lizenzvertrages- genaue Regelung der eingeräumten Benutzungsbefugnisse, insbe-

sondere der Grenzen, z.B.- Beschränkung des Benutzungsrechtes auf ein bestimmtes Ge-

biet- Zeitdauer der Nutzungsbefugnis- Die zur Nutzung berechtigten Personen (etwa nicht der gesamte

Konzern des Lizenznehmers, sondern nur Teile)- Begrenzung der Menge

- Regelung, ob eine einfache oder ausschließliche Lizenz vorliegt.- Hinweis, wenn andere Lizenzen schon erteilt wurden.- Geheimhaltungspflichten- Höhe der Lizenzgebühren- Ggf. Vereinbarung von Ausübungspflichten- Ggf. Vereinbarung von Erfahrungsaustausch

Zu Lizenzverträgen all-gemein:Papenberg/Geissler "Li-zenzverträge", 5. Aufla-ge, Köln 2003

Zu typischen Lizenzge-bühren:Hellebrand/Kaube "Li-zenzsätze für technischeErfindungen", 2. Auflage,Köln 2001




I. Bei Verträgen an Hochschulen im Zusammenhang mit Erfindungen sind zwei verschiedene Konstellationen auseinander zu halten: - Verträge die von der Hochschule im Zuge der Einwerbung von

Drittmitteln mit einem Dritten abgeschlossen werden (z.B. Kooperationsverträge, Auftragsforschung für Unternehmen)

- Verträge der Hochschule mit den Arbeitnehmern (Hochschulbe-schäftigten).

II. Bei Verträgen zwischen der Hochschule und den Beschäftigten be-stimmt § 22 S. 1 ArbEG, dass vor der Meldung einer Dienst-erfindung von den Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsge-setzes nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abgewichen werden darf.

III. Nach der Meldung einer Diensterfindung sind vertragliche Regelungen über eine Diensterfindung bis zur Grenze der Sitten-widrigkeit zulässig, § 22 S.2 ArbEG. Eine Vereinbarung über freie Erfindungen ist jederzeit möglich.

IV. Vor Meldung einer Erfindung können der Arbeitgeber und der Ar-beitnehmer gem. § 40 Nr. 1 S. 1 ArbEG vereinbaren, dass der Ar-beitgeber auf eine unbeschränkte oder beschränkte Inanspruch-nahme verzichtet und der Arbeitgeber dafür eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfindung erhält.

V. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Verwertung einer Erfindung: Veräußerung und (einfache oder ausschließliche) Lizenzvegabe.

VI. Bei einer Veräußerung verbleibt dem Erfinder nur das Erfinderper-sönlichkeitsrecht. Das Patentrecht als solches geht an den Käufer über.

VII. Bei einer Lizenzvergabe verbleibt auch das Patentrecht bei dem Erfinder.

VIII. Durch § 15 Abs. 3 PatG wird sichergestellt, dass erteilte Lizenzen (einfache oder ausschließliche) nicht durch Verfügungen des Be-rechtigten vernichtet werden (sog. Sukzessionsschutz). Der Li-zenznehmer wird somit geschützt.

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